FOJA : 403 .-
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 5º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-17965-2006
CARATULADO : ELI LILLY AND COMPA/ALPES CHEM
Santiago, trece de Abril de dos mil doce
A fojas 30, rectificada a fojas 38, comparece don Sergio Amenábar Villaseca, abogado, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova 5151, 8° piso, comuna de Las Condes, en representación de Eli Lilly And Company, persona jurídica del giro industrial farmacéutico, domiciliada en Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, Estados Unidos; y de Eli Lilly Interamericana, INC. y Compañía Limitada, cuyo nombre de fantasía es Eli Lilly de Chile Ltda., sociedad farmacéutica chilena, domiciliada en Carmencita 25, comuna de Las Condes, pero ambas para estos efectos de su mismo domicilio, deduce demanda en juicio sumario en contra de Alpes Chemie S.A., sociedad del giro farmacéutico, representada por don Jaime Ramírez Kattan, Gerente General, y a él mismo en cuanto persona natural, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea 3162, oficina 803, comuna de Las Condes.
Funda su demanda que con fecha 15 de marzo de 2005, por medio de ordinario N° 1777 emitido por el Instituto de Salud Pública de Chile, tomó conocimiento que la demandada había obtenido registros sanitarios para Olanzapina, comprimidos recubiertos de 10 y 5 mg., individualizados con los números F-14433/04 y F-14434/04, los que fueron ingresados como productos "similares" al producto de propiedad de su parte marca Zyprexa, registrado con anterioridad bajo los números 226/02, 227/02 y 228/02, de manera que la demandada utilizó los estudios de seguridad y eficacia.
Agrega, que de los antecedentes aportados por la propia demandada, Olivin corresponde a Olanzapina grado técnico, sustancia que sólo puede ser obtenida a través del procedimiento patentado a favor de las demandantes, paso necesario para llegar al producto final comercializado por la demandada. Así, el procedimiento registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, bajo la patente de invención N° 41.878 es un paso necesario para obtener el producto de nombre comercial Olivin, por lo que se está ante una violación del privilegio industrial.
En cuanto al derecho, cita los artículos 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República, 48 y 49 de la Ley 19.039, de manera que Alpes Chemie S.A., con la concomitancia de su representante legal, ha iniciado una actividad de fabricación, explotación, comercialización y venta de olanzapina grado técnico polimorfo I-III, producto necesariamente resultante del procedimiento descrito en la patente de invención N° 41.878.
Señala que la responsabilidad del gerente general de Alpes Chemie S.A. fluye de lo prescrito en el artículo 2317 del Código Civil, en relación al artículo 133 de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas.
Por consiguiente, solicita se acoja la presente demanda y se declare que: -los demandados han infringido los derechos de los demandantes emanados de la patente de invención N° 41.878, titulada "Solvato Cristalino Monometanólico, Monoetanólico y Mono-1-Propanólico de Olanzapina, que comprende un determinado patrón de difracción de Rayos X, y Procedimiento de Preparación Útil para el tratamiento de pacientes Psicóticos", al fabricar y comercializar olanzapina obtenida utilizando el procedimiento contenido en la patente citada.
- se condene a los demandados a la prestación de no hacer consistente en la prohibición de fabricar, explotar y/o comercializar en cualquier forma el producto Olivin por transgredir la patente de invención 41878.
- se condene a los demandados al pago de las costas.
A fojas 47, en el segundo otrosí, la demandada contesta la demanda solicitando su rechazo, por cuanto su parte no han infringido con la comercialización del producto Olivin la patente de las demandantes.
Señala que en la obtención de los registros sanitarios, F-14.433/04 y F-14.434/04, ante el Instituto de Salud Pública, su parte presentó sendas solicitudes para los productos Olivin 5mg y 10 mg, como similares de los productos farmacéuticos Zyprexa 5mg y Zyprexa 10 mg, de propiedad de la demandante , por contener el producto Olivin el principio activo "olanzapina"-en forma cristalina I- que es el mismo del producto Zyprexa- que usa la forma cristalina II-en igual cantidad por forma farmacéutica y la misma vía de administración oral, y nunca señaló que se trataba de productos idénticos.
Para lo anterior se baso en lo dispuesto en el artículo 42 del DS N° 1876 de 1995, de Salud, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 literal d.1) y en los artículos 37 y siguientes, del mismo cuerpo normativo.
Así fue como el Instituto de Salud Pública, dentro del marco de la ley, les otorgó a sus productos los registros sanitarios F-14.433/04 y F-14.434/04, como productos similares y de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, DS N° 1876 de 1995, no fue necesario acompañar estudios clínicos ni utilizar estudios de propiedad de las actoras.
Por consiguiente, no es efectivo que su parte haya empleado información de propiedad de las demandantes para obtener los registros sanitarios, ni ha infringido la patente de procedimiento N° 41.878, ya que no se trata de productos idénticos en los términos que señala el artículo 31 bis de la Ley de Propiedad Industrial, sino de productos similares en el vocablo del DS N° 1876 de 1995, en atención a que la olanzapina que usa sus productos tiene la forma cristalina I, en cambio la patente de invención de las actoras protege la olanzapina en su forma cristalina II.
Por último menciona que la demanda debe ser rechazada por cuanto la demandante no señaló cuales serían los perjuicios sufridos, ni señaló las bases que deben servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia y no se reservó su determinación para el cumplimiento incidental de la sentencia.
A fojas 89, se efectuó el llamado a conciliación, la que no se produce.
A fojas 113, se recibió la causa a prueba.
A fojas 369, se citó a las partes a oír sentencia.
EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DILATORIAS:
PRIMERO: Que en lo principal de fojas 47, la parte demandada opone la excepción de litis pendencia del N° 3 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, fundado en que los hechos que dieron origen a la demanda de juicio ordinario seguida ante el mismo tribunal, rol N° 3966-2005, en que se solicita la cancelación de los registros F-14.433/04 y F-14.434/04 e indemnización de perjuicios, son los mismos que se expusieron en este libelo.
SEGUNDO: Que a lo principal de fojas 79, la parte demandante evacua el traslado, solicitando su rechazo con costas.
Señala que en primer lugar no existe identidad de partes, porque en el juicio Rol 3966-2005, no es la misma parte demandada, porque además de Alpes Chemie S.A. y su representante, se demando al Instituto de Salud Pública y su directora.
En segundo lugar, el objeto pedido no es el mismo, por cuanto en la causa Rol 3966-2005 se pide la cancelación de los registros sanitarios F-14.433/04 y F-14.434/04 y la indemnización de perjuicios ocasionados por el uso de estudios de su propiedad y la comercialización de un producto que jamás debió haber obtenido registro sanitario. En cambio, en este juicio se pide se condene al demandado a la prestación de no hacer consistente en la prohibición de fabricar, explotar y comercializar Olivin por transgredir la patente N°41.878.
En tercer término, tampoco coincide la causa de pedir, que en esta causa es la infracción de la patente 41.878, en cambio el otro juicio tiene como fundamento el haberse otorgado los registros sanitarios de Olivin con infracción a la legislación sanitaria vigente.
TERCERO: Que se tiene a la vista la causa Rol 3.966-2005 de este tribunal, de cuya lectura se constata que dicho juicio se encuentra terminado por sentencia definitiva ejecutoriada.
Por consiguiente, no concurriendo el primer presupuesto de la litis pendencia, esto es la existencia de otro juicio que se encuentre pendiente, se debe rechazar la excepción opuesta.
EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS:
CUARTO: Que a fojas 123, la parte demandante objeta los documentos acompañados por la demandada a fojas 115 por no constar su autenticidad e integridad, señalando que el instrumento singularizado en el número 1, es una copia fotostática, sin existir constancia notarial de su integridad. En cuanto al informe técnico, señala que no existe constancia notarial que certifique las firmas de los doctores que lo suscriben.
Que a fojas 305, la parte demandada evacua el traslado y solicita su rechazo por no haber alegado causal de objeción.
QUINTO: Que en el primer y segundo otrosí de fojas 301, la parte demandada objeta el documento ofrecido en el N° 2 del escrito de fojas 267 y los acompañados en la presentación de fojas 268 que se encuentran en custodia 3872-08, por falta de autenticidad y por no haber participado en su elaboración.
Que a fojas 312, la parte demandante evacuando el traslado señala que el documento acompañado en el N° 2 de fojas 267 es auténtico.
SEXTO: Que en el otrosí de fojas 309, la parte demandante objeta los documentos acompañados a fojas 128, 184, 234 y 246 por ser copias fotostáticas y no constarle su autenticidad e integridad.
SÉPTIMO: Que analizada las objeciones se desprende que las causales invocadas no corresponden para esta objeción, en razón que la forma como se tuvieron por acompañados los documentos, esto es, con citación, se encuentra regulada en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil y no en el artículo 346 N°3 del mismo cuerpo legal.
Que a mayor abundamiento, los argumentos esgrimidos para sustentarlas corresponden más bien el valor probatorio que éstos tienen, cuestión que corresponde efectuar al Tribunal al momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que se rechazarán las objeciones deducidas a fojas 123, primer y segundo otrosí de fojas 301 y otrosí de fojas 309.
EN CUANTO AL FONDO:
OCTAVO: Que mediante la presente acción la parte demandante solicita se declare que el producto Olivin comercializado por la demandada infringe sus derechos emanados de la patente de invención N° 41878 de su propiedad.
NOVENO: Que la parte demandante acompañó los siguientes documentos:
1.- A fojas 1, copia de carta enviada por el gerente general de Royal Pharma al gerente general de Eli Lilly de Chile, con fecha 4 de marzo de 2005.
2.- A fojas 13, ordinario 1777 de 15 de marzo de 2005 de la directora del ISP al estudio Federico Villaseca Abogados, dando cuenta de los registros sanitarios concedidos a la demandada.
3.- A fojas 15, copia del registro 41.478
4.- A fojas 256, acta de análisis de los productos Zyprexa y Olivin suscrita por la notario Gloria Acharan.
5.- A fojas 257, copia de informe emitido por la doctora Teresa Garland.
6.- A fojas 268, guardada en custodia 3872-08, copias certificadas y legalizadas de cinco resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual de 28 de septiembre de 2007.
7.- A fojas 270, copia autorizada del registro 41.878.
8.- A fojas 279, copia del informe emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Buenos Aires Argentina, que en su mayoría se encuentra en idioma extranjero, por lo que no se le dará valor probatorio, por cuanto no fueron traducidos por perito designado por el tribunal, según lo dispone el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil.
DÉCIMO: Que la parte demandada acompañó los siguientes instrumentos:
1.- A fojas 115, guardado en custodia N° 3676-08, copia de solicitud de patente en Chile N° 1050-2005 presentada por Matrix Laboratories LTD para el registro de "Proceso para reparar la forma I de Olanzapina"
2.- A fojas 115, guardado en custodia N° 3676-08, informe técnico de análisis de patentabilidad elaborado por Centro de Investigaciones Farmacológicas y toxicológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
3.- A fojas 124, fichas de los productos farmacéuticos Olivin comprimidos recubiertos 5 y 10 mg, proporcionados por el ISP a través de la web Red Giocona.
4.- A fojas 130, acuerdo de abastecimiento y confidencialidad de fecha 18 de agosto de 2004, entre Matriz y Alpes Chemie S.A.
5.- A fojas 151, copia de estudio realizado por Milena Alcayaga, ingeniero departamento de patentes de Silava &Cia.
6.- De fojas 162 a 167, 241 a 245, rolan documentos en idioma extranjero a los que no se les dará valor probatorio, por cuanto no fueron traducidos por perito designado por el tribunal, según lo dispone el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil.
7.- A fojas 168, informe sobre Olanzapina Matrix elaborado por Dr. Químico Farmacéutico Santiago Morales.
8.- A fojas 169, copia de informe técnico olanzapina elaborado por la bioquímica Nora Fanta Ivanovic.
9.- A fojas 179, copia de acta elaborada por Notario señalando que recepcionó informe emitido por la doctora Teresa Garland, que se acompaña a fojas 178.
10.- A fojas 180 y 181, resoluciones N° 2867 y 2868 de 14 de abril de 2005 del ISP.
11.- A fojas 182 y 183, certificados de ISP
12.- A fojas 184, guardado en custodia N° 3871-08, que contiene dos certificados del Director Técnico de Alpes Chemie S.A. y dos certificados del Gerente control calidad de Instituto Farmacéutico Labomed S.A.
13.- De fojas 187 a 221, copias de actas de audiencias de prueba testimonial en la causa Rol N° 3966-05.
14.- De fojas 222 a 233, copia de acta audiencia de absolución de posiciones en causa Rol N° 3966-05.
15.- A fojas 239 y 240, copia certificado extendido por Matrix Laboratories LTD.
16.- A fojas 247, copia autorizada de informe elaborado por el decano de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en la causa Rol 3966-05.
17.- A fojas 255, guardado en custodia N° 3809-08, dos cajas del producto Olivin.
DÉCIMO PRIMERO: Que a fojas 341, rola informe pericial de Departamento de Laboratorios, Unidad de Toxicología, que concluye que químicamente, ambos medicamentos corresponden al mismo principio activo.
DÉCIMO SEGUNDO: Que del mérito de la prueba rendida se encuentra acreditado que la parte demandante es dueña de la Patente de invención N° 41.878.
DÉCIMO TERCERO: Que, se fijó como punto de prueba N° 5 "si el procedimiento empleado en la elaboración del producto Olivin ha infringido el ámbito de protección de la patente de invención de procedimiento N° 41.878", siendo tal hecho el fundamento de la demanda, el cual no se encuentra acreditado con la prueba rendida en autos.
Además, al versar la controversia objeto de este juicio sobre una materia eminentemente técnica, de acuerdo al artículo 411 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, se debió haber oído sobre dicho punto de prueba, a uno o varios peritos, lo que no ocurrió.
Que al no existir un informe pericial que aclare a este tribunal si el producto Olivin es el resultado del procedimiento protegido por la patente Nº 41.878 de propiedad de las actoras, no es posible acoger la demanda, pues la prueba rendida en autos por las partes apreciada según las reglas de la sana crítica es insuficiente.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo razonado y dispuesto en los artículos 44, 1698 del Código Civil; 144, 170, 411 del Código de Procedimiento Civil y Ley de Propiedad Industrial, se declara:
I.- Que se rechaza la excepción de litis pendencia opuesta en lo principal de fojas 47.
II.- Que se rechazan las objeciones de documentos deducidas a fojas 123, primer y segundo otrosí de fojas 301 y otrosí de fojas 309.
III.- Que se rechaza, con costas la demanda deducida a fojas 30.
Notifíquese y regístrese.
Pronunciado por María Soledad Jorquera Binner, Juez Titular.
Autorizada por don Gabriel Patricio Aguilera Sazo, Secretario Titular.
Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, trece de Abril de dos mil doce.