شيلي

Santiago, trece de abril de dos mil once.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 8007-08, recaídos en juicio sumario sobre demanda de cesación de los actos atentatorios contra el derecho de propiedad, basada en el artículo 106 de la Ley N° 19.039, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Iquique, entre Hanyong Deng y la Sociedad Comercial Tresocho Limitada, representada por doña Yan Huang y don Chen Chi Shieh, la parte demandante recurre de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique de dieciocho de noviembre de dos mil ocho, escrita de fojas 315 a 319, que desestimó el recurso de casación en la forma intentado contra el fallo de primer grado, de veintidós de mayo de dos mil ocho, escrito de fojas 254 a 264 y procedió a confirmar su decisión de rechazar en todas sus partes la demanda de fojas 4, sin costas. Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación según resolución de fojas 338.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente arbitrio se funda, en primer término, en la falsa aplicación del artículo 14 de la Ley 19.039, que exige que los actos jurídicos que versen sobre los derechos de propiedad industrial deben constar al menos por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo, por cuanto en la especie el demandante no ha otorgado una autorización expresa a la sociedad demandada para usar la marca registrada de su propiedad, sin que el consentimiento pueda presumirse y por tanto, no resulta procedente fundar el rechazo en una autorización tácita, pues la solemnidad exigida por la ley no puede ser obviada. En segundo término, se reclama el quebrantamiento del artículo 19 bis D de la ley del ramo, por cuanto no se respetó el derecho que la marca confiere a su titular para utilizarla de manera exclusiva y excluyente en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido, para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, ni tampoco el derecho de impedir que cualquier tercero la utilice sin su consentimiento, con lo cual se infringe a su vez el artículo 106 de la ley en comento, que permite demandar civilmente la cesación de los actos que violen el derecho protegido. Añade que también es un error sustentar el rechazo en el hecho de haberse fallado el juicio criminal seguido contra los demandados por infracción al artículo 28 letras a) y c) de la Ley 19.039, por cuanto dicho proceso lo fue sólo respecto de personas naturales y por lo demás, sus efectos son diversos, ya que si bien se les absolvió de la acusación, ello fue porque el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique estimó no acreditado el dolo, sin que para ejercer las acciones civiles del artículo 106 letras b), c) y d) de la Ley de Propiedad Industrial sea necesario probar el dolo, precisando además que en este procedimiento no se acciona para obtener una indemnización de perjuicios. En tercer lugar, se reclama error de derecho por falsa aplicación de los artículos 2053 y 2056 del Código Civil, en relación con el artículo 19 del mismo Código, por cuanto el tribunal de alzada, al sostener que en el presente juicio se produce en la práctica el absurdo jurídico que don Hanyong Deng tiene la doble calidad de demandante y demandado, prescinde de lo dispuesto en el artículo 2053 del Código de Bello, en cuanto prescribe que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, lo que debe relacionarse con lo señalado en el artículo 2056 del referido compendio de normas, que prohíbe las sociedades a titulo universal, lo que se traduce en que la responsabilidad del demandante sólo se extiende a su aporte que, en este caso, consistió en una suma de dinero y no en su marca comercial. De este modo, en concepto del recurrente, resulta evidente que la sociedad demandada no se encuentra autorizada para comercializar zapatillas con la marca Ranco, de su propiedad, constatándose así una clara infracción de ley por parte del fallo censurado. Por último, se alega una errónea interpretación de la ley en el rechazo de la casación en la forma, por cuanto tal decisión se funda en que de los antecedentes del proceso aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, sin embargo, ha de precisarse que lo planteado en la apelación es diverso de lo expuesto en el arbitrio de invalidación formal, ya que este último se sustenta en que la sentencia de primer grado se dictó con omisión de los requisitos establecidos en los números 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en particular por falta de decisión del asunto controvertido, en cambio, la apelación postula una errónea aplicación del derecho sustantivo y en la apreciación de los medios de prueba, al entender que los demandados era dos personas naturales y no una persona jurídica. En definitiva, se solicita que se acoja el presente recurso, se invalide el fallo impugnado y se dicte una sentencia de reemplazo que revoque el laudo de primera instancia, acogiéndose la demanda, con costas.

SEGUNDO: Que para una adecuada solución del presente recurso, conviene consignar que en este juicio Hanyong Deng dedujo demanda civil en juicio sumario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 19.039, contra la Sociedad Comercial Tresocho Limitada, representada por doña Yan Huang y don Chen Chi Shieh, impetrando la cesación de los actos que violen el derecho protegido, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y la publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en el Diario La Estrella de Iquique, en base a que el 9 de mayo de 2006 la Policía de Investigación constató que la empresa demandada Tresocho Limitada, en el local ubicado en la Manzana 3, galpón 2-A de la Zona Franca de Iquique, tenía a la venta en vitrinas y repisas del lugar, zapatillas deportivas de diferentes modelos con la marca Ranco, registrada a nombre del demandante y asimismo, mantenía almacenadas en la Manzana N° 9 sitio N° 40, piso 4° del reciento amurallado de la Zona Franca, la cantidad de 1.544 cajas de las mismas mercaderías, especies que previamente -el 6 de marzo de 2006- la demandada adquirió de parte de la sociedad que las importó - el 23 de enero de 2006-, denominada Importadora y Exportadora Conmi go Corporación Limitada, formada por los señores Yan Huang y Chen Chi Shieh. De igual modo, conviene precisar que el fallo impugnado confirmó la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Iquique que rechazó la demanda, sin costas, pero tras eliminar ésta el fundamento séptimo del laudo del juez a quo, la confirmación se basó en lo sustancial- en los fundamentos expresados por el tribunal de alzada en sus motivos décimo a duodécimo que al efecto resulta útil reproducir: DECIMO: Que, en estas circunstancias, resulta que el demandante, don Hanyong Deng, acciona civilmente en contra de la Sociedad Comercial Tresocho Limitada, sociedad de la cual él tiene facultades de administración, representación y uso de la razón social; y conforme al artículo 370 del Código de Comercio, los socios colectivos son responsables solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social, lo que implica que deben responder por las negocios efectuados por la sociedad de que forman parte. En este orden de ideas en el presente juicio, en la práctica, se produce el absurdo jurídico que don Hanyong Deng tiene la doble calidad de demandante y demandado, razón por la cual su demanda no puede prosperar; UNDECIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, hay que dejar constancia que la abundante prueba aportada por el actor es ineficaz para justificar su acción, por cuanto hay un hecho irredargüible, que es la existencia de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique en la referida causa RUC N° 0600286647-K, en la cual el demandante de autos, don Hanyong Deng, se querelló en contra de don Chen Chi Shieh y doña Yan Huang como representantes legales de la empresa Tresocho Limitada, acusándolos de infracción de la ley de Propiedad Industrial, art. 28, letra a) y c), y accionando, igualmente por los perjuicios que le habrían provocado la comercialización de las zapatillas Ranco; pues bien, como consta de la copia de sentencia agregada a fojas 136 del cuaderno de medidas prejudiciales, con fecha 4 de diciembre de 2006, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, absolvió a ambos acusados y rechazó la demanda civil de indemnización de perjuicios. DUODECIMO: Que, en consecuencia, tratándose en la especie de una acción judicial dirigida por una persona natural en contra de una persona jurídica de la cual él forma parte y es su representante legal, y además, tratándose de una cuestión fáctica en la que existió pronunciamiento judicial, procede rechazar la demanda de autos.

TERCERO: Que de acuerdo a los fundamentos del fallo impugnado, antes señalados, resulta impertinente sustentar el recurso de casación en el fondo en la infracción del artículo 14 de la Ley N° 19.039, pues esta norma se ha invocado por el recurrente en el entendido que la sentencia ha dado por establecida la existencia de una autorización tácita de parte del actor para que la sociedad demandada utilice la marca comercial supuestamente lesionada, sin embargo, dicha afirmación no es el soporte de la decisión objetada.

CUARTO: Que en consecuencia y de lo antes reseñado, se desprende con claridad que la esencia del problema radica en determinar si un socio puede accionar civilmente en contra de la sociedad de que forma parte, para lo cual resulta necesario consignar que son hechos de la causa que con fecha 22 de julio de 2003, ante el Notario Público de Santiago, don Fernando Opazo Larraín, el demandante, don Hanyong Deng, junto a doña Yan Huang y don Chen Chi Shieh, constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es Comercial Tresocho Limitada, siendo esta misma la sociedad contra la cual se dedujo la demanda de autos. Asimismo, resultó acreditado, según se expresa en la cláusula quinta del contrato de sociedad referido precedentemente, que se estipuló que la administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá a todos los socios, quienes actuarán en forma conjunta, separada e indistintamente. Al respecto, útil resulta recordar lo dispuesto en el artículo 2053 del Código Civil -norma invocada como infringida por el recurrente- en cuanto señala: La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. Ahora bien, respecto a la persona jurídica, tradicionalmente se ha entendido en nuestro derecho, siguiendo la teoría de la ficción o clásica, popularizada por Savigny, que aquella importa el reconocimiento a un ente ficticio de su calidad de sujeto de derecho, capaz de contraer derechos y obligaciones y por ende, de poder contar con un patrimonio propio (Puelma Accorsi, Álvaro; Sociedades, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Tercera edición actualizada y aumentada, año 2001, pág.95). Es por esto que el legislador considera a estas entidades como personas y les otorga una tutela legal, diferenciándolas de los socios que la componen. De este modo, no cabe duda que constituye una infracción a la norma antes transcrita, sostener, como lo hace el fallo impugnado, que la demanda no pueda prosperar al producirse el absurdo jurídico que don Hanyong Deng tenga la doble calidad de demandante y demandado, en razón de ser socio y representante legal de la sociedad demandada, pues, de acuerdo a lo antes razonado, Comercial Tresocho Limitada es una persona jurídica distinta de los socios que la componen. Por lo demás, cabe recordar que según se expresa en la clausula quinta del contrato de sociedad, en este caso la administración, representación y uso de la razón social corresponde a todos los socios, quienes pueden actuar en forma conjunta, separada e indistintamente, de modo tal que no resulta indispensable que la entidad demandada sea representada por sus tres asociados, sino que basta que sea emplazada a través de uno de ellos y por tanto, no hay inconveniente jurídico alguno para que el demandante accione en su contra, individualizando como sus representantes legales a los otros dos socios, los señores Yan Huang y Chen Chi Shieh, de conformidad con el artículo 398 del Código de Comercio, ya que -como se dijo- en este caso todos los asociados tiene la administración social y pueden actuar a nombre de la sociedad separada e indistintamente.

QUINTO: Que también se infringe la norma del inciso 2° del artículo 2053 del Código Civil, al fundar el rechazo de la demanda en que la pretensión sostenida por el actor sería una cuestión fáctica en la que existió pronunciamiento judicial, pues el proceso en que se ampara dicha afirmación corresponde al juicio penal seguido contra Chen Chi Shieh y Yan Huang, RUC N° 0600286647-K del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, por infrac ción al artículo 28 letras a) y c) de la Ley de Propiedad Industrial, en el que lógicamente se persiguió la responsabilidad penal de los nombrados, la que desde luego es estrictamente personal, de modo tal que la absolución y el rechazo de la demanda civil que favoreció a dichos acusados, no puede determinar, por sí sola, la falta de la responsabilidad civil que se reclama en este juicio sumario contra la Comercial Tresocho Limitada, procedimiento en el que, en todo caso, no se busca obtener una indemnización de perjuicios, sino exclusivamente las acciones reguladas en las letras a), c) y d) del artículo 106 de la Ley N° 19.039.

SEXTO: Que en mérito de lo expuesto precedentemente, procede acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante, en razón de que los errores de derecho constatados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo censurado, en cuanto la falsa aplicación de la ley afecta el conjunto de su fundamentación y por tanto, su errada decisión, la que por cierto debe ser enmendada por esta vía, sin que resulte necesario analizar los demás argumentos en que el recurrente sustentó el presente arbitrio. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 320 contra la sentencia de segunda instancia de dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, escrita de fojas 315 a 319, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese. Redactó el Ministro señor Dolmestch. Rol N° 8007 – 08 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y los abogados integrantes Sres. Luis Bates H. y Jorge Medina C. No firma el Ministro Sr. Ballesteros, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios. 4680Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema. En Santiago, a trece de abril de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Santiago, trece de abril de dos mil once. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTOS:

Se reproducen los motivos primero a cuarto del fallo que se invalida. Asimismo se reproduce la sentencia en alzada, salvo el párrafo final del considerando sexto y su motivo séptimo, que se eliminan. De igual modo, se reproduce lo razonado en los motivos tercero a séptimo de la sentencia de casación que antecede.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que de la prueba documental acompañada por el actor a fojas 107 del cuaderno de medidas prejudiciales y a fojas 131 y 132 del expediente principal, apreciada conforme a la reglas de la sana crítica, según lo faculta el artículo 111 de la Ley N° 19.039, es posible dar por establecido que el demandante de autos, Hanyong Deng, es el dueño de dos registros de la marca comercial Ranco, correspondiente al N° 735.643, otorgado a partir del 11 de octubre de 2005, que ampara un signo mixto que distingue todos los productos de la clase 25 y al N° 540.623, que protege una marca denominativa, que también identifica todos los productos de la clase 25, obtenido originalmente por la Sociedad Importadora y Exportadora AMOY LTDA., compuesta por Hang Yong Deng y Caroline Saavedra Saavedra, según escritura de constitución de fojas 107 y siguientes, registro que dicha entidad traspasó a Hanyong Deng, el 26 de abril de 2005, siendo registrado el pago de dicha transferencia el 29 de junio de 2005.

SEGUNDO: Que, a su vez, del mérito de las facturas de traspaso que rolan de fojas 41 a 53 del cuaderno de medidas perjudiciales y del Informe N° 2082 de 10 de mayo de 2006, elaborado por la Policía de Investigaciones de Chile, que se lee a fojas 22 y siguientes del referido cuaderno, es posible dar por establecido como hechos de la causa que, el día 9 de mayo de 2006 funcionarios de la referida policía constataron que la empresa demandada Tresocho Limitada, en el local ubicado en la Manzana 3, galpón 2-A de la Zona Franca de Iquique, tenía a la venta en vitrinas y repisas del lugar, zapatillas deportivas de diferentes modelos con la marca Ranco, registrada a nombre del demandante y que, asimismo, mantenía almacenadas en la Manzana N° 9 sitio N° 40, piso 4° del reciento amurallado de la Zona Franca, la cantidad de 1.544 cajas de las mismas mercaderías, especies que previamente -el 6 de marzo de 2006- la demandada había adquirido de parte de la sociedad que las importó -el 23 de enero de 2006-, denominada Importadora y Exportadora Conmigo Corporación Limitada, formada por los señores Yan Huang y Chen Chi Shieh.

TERCERO: Que la demandada no acreditó que la utilización realizada por su parte de la marca comercial Ranco haya sido autorizada por el actor, propietario de la misma con antelación al año 2006 en que se verifica el uso denunciado, siendo pertinente recordar al efecto lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 19.039 en orden a que Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo, texto del cual surge la necesidad de que la eventual autorización conste de manera expresa, a través de la forma que exige la ley para dejar constancia de todos los actos jurídicos que versen sobre los privilegios industriales, cuestión que la demandada no ha probado en autos.

CUARTO: Que, en consecuencia, sin perjuicio de las relaciones comerciales existentes entre el demandante y la sociedad demandada, resulta palmario que Comercial Tresocho Limitada utilizó la marca de propiedad del actor sin su consentimiento expreso, lo que desde luego habilita a éste para accionar en su contra, pues el artículo 19 bis D de la ley del ramo dispone que La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, tras lo cual el inciso segundo señala que: Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

QUINTO: Que, conforme a lo razonado, no cabe duda alguna que ha existido una lesión al derecho de propiedad industrial del actor, pues la demandada ha procedido a utilizar en el curso de operaciones comerciales, la marca comercial de propiedad del primero, en términos idénticos al registrado, lo que hace presumir la existencia de error o confusión en los consumidores sobre la procedencia empresarial de los bienes comercializados, todo lo cual justifica acoger la demanda en los términos como se dirá en lo resolutivo.

SEXTO: Que el resto de las probanzas rendidas en este proceso en nada alteran las conclusiones precedentes, por cuanto la documental antes valorada resulta suficiente para acreditar los presupuestos legales de la acción interpuesta y no ha sido desvirtuada por la testimonial y confesional rendida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 19, 19 bis D, 106 y 111 de la Ley N° 19.039, se declara que:

I.- Se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante en lo principal del escrito de fojas 265 contra el fallo de primer grado de veintiséis de mayo de dos mil ocho, que se lee de fojas 254 a 264.

II.- Se revoca la sentencia apelada en cuanto rechaza la tacha deducida a fojas 176 en contra del testigo Pedro Torrejón Torrejón y, en su lugar, se resuelve que se acoge dicha tacha.

III.- Asimismo, se revoca la sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda de fojas 4 y, en su lugar, se decide que se acoge la acción del artículo 106 de la Ley N° 19.039 impetrada por Hanyong Deng contra la Sociedad Comercial Tresocho Limitada, representada por doña Yan Huang y don Chen Chi Shieh, declarándose: 1°.- La cesación de los actos de la demandada que importen comercializar productos de la clase 25 que lleven impresa la marca comercial Ranco, sea en su versión denominativa como mixta; 2°.- El retiro de la marca comercial Ranco de las especies que se encuentran bajo la medida de secuestro y prohibición de celebrar actos y contratos, como condición indispensable para que la demandada pueda proceder a la comercialización de las mismas y 3.- La publicación de esta sentencia a costa de la empresa condenada, mediante anuncios en el Diario La Estrella de Iquique.

IV.- Se confirma en lo demás, la aludida sentencia.

Regístrese y devuélvanse, con sus agregados. Redactó el Ministro señor Dolmestch. Rol N° 8.007 – 08 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y los abogados integrantes Sres. Luis Bates H. y Jorge Medina C. No firma el Ministro Sr. Ballesteros, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios. Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema. J En Santiago, a trece de abril de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.