المكسيك

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1686/17-EPI-01-2

ACTOR: ****** **** ***** *******

TERCERO INTERESADO: ***** ******** ******** ** ****

Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil dieciocho.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados que la componen, Licenciados RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN como Instructor del juicio y Presidente de la Sala, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, ante el C. Secretario de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciado MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ MENDOZA, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad No. 1686/17-EPI-01-2, promovido por la actora citada al rubro, en los términos siguientes:

R E S U L T A N D O

1°.- Por escrito presentado en este Tribunal el 19 de septiembre de 2017, compareció la representante legal de ****** **** ***** *******, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con código de barras 20170427181, emitida por el Coordinador Departamental de Examen de Marcas “C” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la cual se resolvió la oposición planteada por la actora respecto al registro de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * *******

2°.- Por acuerdo de fecha 19 de octubre de 2017 se admitió a trámite la demanda ordenándose que con las copias simples de la misma y de los anexos exhibidos se corriera traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado, para que en el término de Ley formularan su contestación y apersonamiento respectivos.

3°.- Mediante acuerdo de 1 de maro de 2017 se tuvo por apersonado al tercero interesado en el presente juicio.

4°.- Por oficio presentado en este Tribunal el 19 de enero de 2018, la representación de la autoridad demandada formuló su contestación; por lo que por auto de fecha 2 de marzo del mismo año, se tuvo por contestada la demanda y se concedió a las partes un término de cinco días hábiles para que formularan sus alegatos.

5°.- Una vez cerrada la instrucción del presente juicio, se ordenó turnar los autos a la Sala a efecto de que se emitiera la sentencia correspondiente, lo cual se hace en los siguientes términos:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- La competencia por materia y territorio de esta Sala se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 3, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vigente, así como 23, fracción I del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en lo que no se oponga a la Ley citada.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que la actora exhibió dicho documento, el cual fue plenamente reconocido por las autoridades al formular su contestación de demanda.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA FORMULADAS POR LA AUTORIDAD DEMANDADA Y EL TERCERO INTERESADO.- Al tratarse de una cuestión de estudio preferente, esta Sala se pronunciara con respecto a las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada en su oficio de contestación de demanda y el tercero interesado.

Primeramente, la autoridad demandada hace valer las siguientes causales:

a) Que se actualiza la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo toda vez que la actora no tiene interés jurídico, ello debido a que no es tercero ni parte en la tramitación de la solicitud de la marca ahora registrada 1757100, además de que el escrito de oposición de la actora y sus manifestaciones no son vinculatorias para la autoridad demandada pues el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que tales manifestaciones podrán ser consideradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el examen de fondo de la solicitud de marca.

b) Que se actualiza la fracción II del artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que este Tribunal carece de competencia originariamente por materia para declarar la nulidad de in título de marca, ya que ello competen única y exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de que el sistema de oposición es un trámite administrativo simple que no tiene carácter de resolución por lo que su impugnación no debe hacerse mediante juicio de nulidad, sino que la Ley de la Propiedad Industrial establece específicamente en su artículo 151 el procedimiento administrativo de nulidad el cual debe seguirse en este caso.

c) Que se actualiza la fracción V del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , ya que en el caso existe un cambio de situación jurídica pues la finalidad del sistema de oposición es que un particular manifieste lo que a su derecho corresponda con respecto a la procedencia de una solicitud de registro marcario, sin embargo, en la especie ya se concedió el título de registro de la marca por lo que el presente asunto quedó sin materia, por lo que en el caso se está ante actos consumados de manera irreparable y de acceder a las pretensiones de la actora sele causaría un perjuicio inminente al titular de la marca registrada revocando un derecho que la autoridad demandada otorgó.

Por su parte el tercero interesado hizo valer la siguiente causal:

● Que se actualiza la fracción V del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la resolución impugnada versa sobre la improcedencia de la solicitud de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ******, sin embargo, dicha solicitud resultó procedente y constituye actualmente el registro marcario 1757100, por lo que en ese sentido el estudio sobre la improcedencia de la solicitud deviene complemente ocioso e improcedente ya que la situación jurídica de esta se ha modificado de una expectativa de derecho a un derecho legalmente adquirido y por ello el juicio se ha quedado sin materia.

Establecido lo anterior, a juicio de esta Sala resulta improcedente el análisis de las causales de referencia , toda vez los argumentos que sustentan a dichas causales, ya fueron objeto de pronunciamiento por esta Sala mediante sentencia interlocutoria de fecha 2 de marzo de 2018 dictada en el juicio de nulidad 916/17-EPI-01-2 al resolver el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, en donde medularmente se resolvió lo siguiente:

● Que los artículos 15-A fracción IV y 16, fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación directa a los actos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establecen la posibilidad de admitir la intervención de un tercero interesado en los procedimientos administrativos, ya que si bien de conformidad con el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial, la oposición a la solicitud de registro de marca no atribuye a la persona que la presente el carácter de interesado, tercero o parte; por otro lado, de la interpretación relacionada de los artículos 15-A fracción VI y 16, fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte la posibilidad de que exista un tercero en los procedimientos administrativos, aunado a que al resolverse los procedimientos deberán tomarse en consideración todas las peticiones formuladas por las partes, entonces el opositor habría tenido el carácter de tercero en el procedimiento , ello en oposición al esquema previsto por el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial que lo inadmite.

● En este sentido, a partir de la contradicción de estas disposiciones de igual jerarquía, esta Sala debe ponderar la que da mayor protección al particular, hoy actor, es decir la que sí reconoce carácter de tercero interesado y con ello, atribuir el interés jurídico necesario para inconformarse con la resolución de oposición que invariablemente le afecta, lo que además, atendió a la interpretación de la ley que da acceso a la justicia efectiva en términos del artículo 17 Constitucional.

● Que el procedimiento de oposición no deja de ser una instancia abierta a cualquier particular que permite a la autoridad allegarse de elementos que le permitan evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo, siendo que para el caso de titulares de registros previos, busca evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho previamente concedido.

● En ese sentido, dicha resolución de oposición sí es un acto administrativo que constituye la manifestación de voluntad definitiva de la autoridad administrativa en torno a una instancia prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la resolución que recae a la oposición iniciada por la actora sí es un acto definitivo, respecto del cual no se contempla algún medio legal para su impugnación, por lo que por sí solo, es impugnable mediante el juicio de nulidad.

● Que si bien es cierto, que en contra de un registro marcario se encuentra previsto el procedimiento de declaración administrativa de nulidad referido en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ciertamente, en este caso, también se encuentra impugnada la resolución al procedimiento de oposición que precede a dicho registro de marca, que al anteceder al título de registro de marca, es válidamente impugnable mediante este juicio, pues al ser concedido el título, significa que la resolución que resolvió la oposición es desfavorable, por lo que inevitablemente una incide sobre la otra.

Ahora bien, no procede sobreseer el presente juicio con fundamento en el artículo 9, fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial, pues si bien como lo refiere la autoridad demandada y el tercero interesado, con la expedición del título de registro de la marca en comento, cambio la situación jurídica planteada al principio de la presentación del escrito de oposición, lo cierto es que con ello no desaparece la materia de este juicio, pues si podría beneficiarle a la actora el eventual resultado de la controversia planteada en esta vía, a través de la sentencia de nulidad que se llegare a emitir, por lo que solo en el caso de que la autoridad demandada haya revocado la resolución impugnada o declarado la nulidad del título de registro de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ******, se podría considerar que ya no habría materia en el juicio, pues sería imposible realzar el análisis de actos que dejaron de surtir sus efectos jurídicos; de tal suerte que al subsistir estos y estar impugnados en la presente vía ellos son la materia sobre la que versara el fallo que se emita en el presente asunto.

CUARTO.- ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO. Con la finalidad de contextualizar esta resolución, se estima oportuna la cita de los siguientes antecedentes:

1. Con fecha 29 de noviembre de 2016, el hoy tercero interesado presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solicitud de registro de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ******, para amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

2. En consecuencia de lo anterior, la actora presentó con fecha 10 de enero de 2017, escrito de oposición en contra de la solicitud de marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ******, argumentando que no debía concederse al actualizarse la prohibición prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3. No obstante lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2017, la autoridad demandada resolvió negar la oposición referida bajo el argumento de que las marcas en conflicto no son semejantes en grado de confusión, manifestando que por diversa resolución ya se había otorgado la marca solicitada bajo el registro 1757100.

QUINTO.- SÍNTESIS DE ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS. En contra del acto antes señalado, la parte actora manifiesta en su escrito de demanda medularmente los siguientes argumentos:

● Manifiesta que la resolución impugnada es ilegal, ya que la autoridad demandada determinó incorrectamente que la entonces solicitud de marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ****** no es similar en grado de confusión a la marca ****** ****** * ******, sin que se haya citado ésta última como impedimento oponible, concediendo el registro correspondiente.

● En efecto, refiere que la marca del hoy tercero interesado provoca un riesgo de confusión con el signo ****** * ******, debido a que la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ****** reproduce íntegramente el elemento dominante de la marca ****** * ****** sin que la frase adicional *********** * ********** ***** ********** sea lo suficientemente relevante , trascendente o distintiva para evitar un riesgo de confusión, ya que se reitera el elemento dominante en la marca de la demandante es la palabra ****** y al estar incluido en la marca del tercero ello puede llevar al público consumidor a pensar que se tratan de servicios ofertados y comercializados por la misma persona o que existe una relación comercial entre los ofertantes de dichos servicios, lo cual no acontece en el caso.

● Señala que al realizar el análisis de confusión a partir de sus semejanzas y no de las diferencias se puede apreciar que las marcas en conflicto contienen un fonema idéntico como es la palabra ******, siendo la coincidencia de dicho elemento suficiente para determinar que existe semejanza en grado de confusión, pues para llevar a cabo en análisis de las marcas debe entenderse al elemento dominante en las mismas, situación que la autoridad demandada paso por alto, pues si se aprecian los diseños de las marcas que os ocupan se puede advertir claramente que es la palabra ****** la que domina la imagen de dichas marcas.

● Por otro lado, esgrime que la similitud o identidad de los servicios amparados por las marcas en controversia también se actualiza pues éstas amparan servicios de la clase 35 internacional siendo algunos de ellos iguales o similares, como el caso de los servicios de publicidad, negocios y gestión de negocios comerciales, lo cual acentúa la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Al excepcionarse de lo anterior, tanto la autoridad demandada como el tercero interesado sostuvieron la validez y legalidad de la resolución impugnada.

SEXTO.- DETERMINACIÓN DE LA LITIS Y ESTUDIO DEL CASO. Los antecedentes previamente expuestos, el acto impugnado y los argumentos de las partes, permiten fijar la litis de este juicio, que consiste en dilucidar la legalidad de la resolución impugnada, mediante la cual se negó la oposición de la actora en contra de la solicitud de registro de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ****** y se le informó sobre el otorgamiento del título de registro de ésta última al tercero interesado.

Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:

● El original de la resolución de 23 de mayo de 2017 y copia del título de registro 1757100, los cuales constituyen los actos impugnados.

● Título de registro de la marca ****** ****** * *******

● Oficio de renovación de 28 de mayo de 2015 del registro de marca 539813.

● Constancias del expediente administrativo que dio origen al acto impugnado.

A juicio de los suscritos Magistrados, los conceptos de impugnación en estudio resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las consideraciones legales siguientes:

Primeramente, cabe precisar que de lectura practicada a la resolución impugnada se advierte que el motivo por el cual la autoridad demandada determinó negar la oposición efectuada por la actora con respecto al registro de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ******, fue porque a su juicio no se actualizó la prohibición contenida en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que con la finalidad de resolver el fondo del presente asunto, resulta necesario transcribir el contenido de dicho precepto legal, que es del tenor literal siguiente:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

[…]

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios . Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

[…]”

Del precepto anterior, se infieren tres requisitos para considerar no registrable una marca, los cuales son:

1. Que la marca propuesta a registro sea semejante en grado de confusión a otra denominada antecedente.

2. Que dicho antecedente marcario, tenga una fecha legal de presentación, anterior a la marca propuesta y semejante, que esté registrado y vigente.

3. Que la aplicación de ambos signos marcarios sea respecto a los mismos o similares productos o servicios.

Ahora bien, como la Ley de la materia no fija los lineamientos para efectuar el examen de semejanza entre marcas, esta Sala recurre a los criterios jurisprudenciales que al efecto ha emitido el Poder Judicial de la Federación.

Uno de dichos criterios se encuentra en la tesis de jurisprudencia I.4o.A.613, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, página 2793, de rubro “ MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN”, conforme a la cual LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS PUEDE SER DE TRES TIPOS: a) FONÉTICA, b) GRÁFICA y c) CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA.

Tal criterio jurisprudencial también refiere que la confusión fonética se actualiza cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar; la confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación obedeciendo ese tipo de confusión a la manera en que se percibe la marca y no cómo se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual; y por último, el contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca; por ello, cuando el recuerdo es el mismo por ser el mismo contenido conceptual la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia la jurisprudencia I.3o.AJ/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, correspondiente al mes de enero de 1999, página 686, de rubro “ MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.” ha fijado que, para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse, bajo la óptica de un consumidor promedio, a las semejanzas y no a las diferencias entre las marcas que se comparan; así como que la imitación de marcas debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

Por su parte, la jurisprudencia en materia Administrativa de la Novena Época con número de registro: 163387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXII, Diciembre de 2010; Tesis: I.4o.A. J/89 Página: 1606, de rubro: “ CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.” apoya lo sostenido con anterioridad, respecto a que la similitud entre marcas debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio que preste la atención común y ordinaria.

En suma, para determinar si las marcas son semejantes en grado de confusión es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:

a).- La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;

b).- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

c) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla un consumidor usual, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.

Adicionalmente, los últimos criterios judiciales, como el sostenido en la jurisprudencia I.15o.A. J/14 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 5, correspondiente al mes de enero de 2012, página 4103, bajo el rubro: “ PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.” refieren que, cuando las marcas en conflicto son mixtas, debe atenderse al isotipo de las mismas, es decir, a su componente fundamental, y éste último es el que determinará el punto de partida del cotejo marcario, de manera que si lo que más resalta es el conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito.

Establecido lo anterior, se advierte que la marca registrada del tercero interesado ****** *********** * ********** ***** ********** * ****** y la marca registrada de la hoy actora, que a su juicio debe ser oponible a la primera, ****** * ******, contienen un componente gráfico que se reproduce a continuación:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

De la reproducción de los diseños que antecede, claramente se puede apreciar que el elemento isotipico en las marcas en comento lo es su parte fonética, en específico la palabra ******* ya que ésta es la que destaca de manera más significativa en su diseños al encontrarse en un tamaño mucho mayor que los otros elementos fonéticos y posicionada en la parte central de los diseños, lo cual le da un carácter principal.

Derivado de lo anterior, el estudio de dichas marcas debe llevarse a cabo desde el aspecto fonético, tal y como fue realizado por la autoridad demandada, por lo que al analizarse dichas marcas en su conjunto, se advierte que existe una similitud en su parte nominativa, lo cual no permite diferenciarlas, generándose con ello confusión en el consumidor, ya que no debe pasarse por alto que la confusión fonética tiene lugar cuando dos palabras se pronuncian de modo similar, lo cual en materia de registros de marcas tiene una importancia relevante ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito, lo que en la especie se actualiza, en virtud de que al analizar conjuntamente las marcas en conflicto, resulta indudable que existe una similitud que conlleva a confusión, toda vez que dichas marcas comparten el elemento común ******, que resulta ser el que tiene mayor fuerza distintiva en las marcas en conflicto.

En efecto, podemos determinar que sí existe similitud fonética en grado de confusión entre las marcas en controversia, toda vez que prevalece la similitud en cuanto a su pronunciación, pues no obstante que las marcas en controversia no son coincidentes en número de golpes, sílabas, vocales y consonantes, lo cierto es que ambas marcas contienen el elemento ******* lo cual implica que su pronunciación sea semejante por lo que hace al elemento dominante, por lo que la adición de las palabras *********** * ********** ***** ********** en la marca del tercero interesado, al tener un rol secundario no evitaran que los consumidores confundan dichas marcas y crean que una es derivación de la otra y provienen del mismo titular, por lo que en este sentido la similitud subsiste.

Asimismo, el diseño que contienen las marcas en comento tampoco genera la distinción necesaria puesto que dichos diseños en ambas marcas representan a un ******, lo cual hace remite de manera directa a la palabra común en dichas marcas (******) y refuerza su carácter dominante; por lo que en ese sentido, fonéticamente no existe una distinción pues al momento de contraponer ambas marcas no se aprecia una notable diferenciación.

Apoya la determinación anterior, la tesis emitida por esta Sala que a la letra señalan:

“VI-TASR-EPI-4

SIMILITUD FONÉTICA DE MARCAS.- SUBSISTE AUN CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS, SI HAY ELEMENTOS CONSECUTIVOS COINCIDENTES.- Si bien es cierto que ha sido interpretado por los criterios jurisdiccionales que para que subsista similitud fonética de marcas, debe atenderse en términos generales, a semejanzas ortográficas, influyendo la misma secuencia de vocales, la misma longitud de vocales y cantidades de sílabas o terminaciones comunes; lo cierto también es que dicha semejanza fonética también se puede actualizar, aun cuando los elementos ortográficos no sean similares, en el supuesto en que ambas denominaciones tengan elementos consecutivos coincidentes, que al pronunciarse, formen una palabra, que en ambos casos se repita. Lo anterior, a modo de ejemplo implica que si existieran dos marcas en pugna: “XXX” y “XXX YYY”, de su simple observación se advertiría que se componen por una diversa integración ortográfica, pues en el primer caso, “XXX” se integra de 1 golpe, 1 sílaba, y 3 consonantes, con una longitud de letras corta y, en el segundo caso, “XXX YYY” se integra de 2 golpes, 2 sílabas y 6 consonantes, con una longitud de letras largas; no obstante, lo cierto es que no por ello se puede afirmar que no existe similitud fonética, habida cuenta que ambas denominaciones tienen elementos consecutivos coincidentes, en este caso, X-X-X, que al relacionarse forman “XXX”; en consecuencia, resulta evidente la similitud fonética entre ambas denominaciones, pues si bien no existe propiamente una semejanza ortográfica, lo cierto es que comparten elementos consecutivos coincidentes, como lo son las 3 letras consecutivas antes anunciadas (X-X-X), lo que genera similitud fonética; ello con independencia de que se determine si dicha similitud genera o no grado de confusión, pues para ello debe atenderse además, a los elementos que se desprenden del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, consistentes en 1) que las denominaciones similares o idénticas se apliquen a los mismos o similares productos o servicios, y 2) que dicha similitud o identidad genere la convicción que de concederse la marca solicitada, pueda ocasionar confusión entre el público consumidor, el cual identificaría dicha marca con la previamente registrada. (24)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1286/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de enero de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 308.

VI-TASR-EPI-96

MARCAS.- SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN AQUELLAS QUE COMPARTEN UN ELEMENTO COMÚN QUE EN LAS DENOMINACIONES RESULTA SER EL DOMINANTE Y DE MAYOR SIGNIFICACIÓN.- El Poder Judicial de la Federación ha establecido que la similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino primordialmente del conjunto de elementos semejantes que constituyen dichas marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente; sin embargo, si la autoridad administrativa llega a la conclusión de negar el registro de una marca por existir una semejanza parcial en uno de los elementos que conforman a la misma con otra previamente registrada, ello resulta válido siempre y cuando dicho elemento sea el dominante en ambas denominaciones y de mayor significación, pues de lo contrario se estaría ante la posibilidad de que el público consumidor pudiera creer que ambas marcas provienen del mismo titular o que una es derivación de la otra. (80)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 607/08-EPI-01-2.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretario: Lic. Mauricio Alberto Ramírez Mendoza.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 284”.

No es óbice para considerar lo anterior, el que el tercero interesado refiera que de una búsqueda fonética en la clase 35 internacional se puede advertir que existen diversos registros marcarios con la palabra ****** como componente ortográfico y figurativo, los cuales coexisten en el mercado y han provocado inevitablemente su dilución, colocándolo como un elemento de poca fuerza que no puede causar confusión entre las marcas que la incorporan como accesorio.

Lo anterior es así, ya que si bien en el escrito de apersonamiento del tercero interesado se advierte un listado de marcas que contienen en su denominación la palabra ******, ello no incide de manera relevante en el análisis efectuado en este fallo, ya que ello no implica que indefectiblemente por esa razón, sea justificable el otorgamiento de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ******, pues el estudio que se efectúa de las marcas es individual e independiente al otorgamiento de otros registros marcarios, y en los que se estudian las características particulares del caso; sin que exista una vinculación o imperativo legal que obligue a la autoridad a ceñirse en todos los casos a un determinado criterio.

Lo anterior no implica que se estén vulnerando los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y congruencia, toda vez que cada marca se analiza de forma individual por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en las facultades previstas en los artículos 119 y 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en este caso el tercero interesado no acredita que la coexistencia de las marcas que enlista en su escrito de apersonamiento sea precisamente por los demás elementos de diseño o nominativos que se agregaron a la palabra ****** pues también existe la posibilidad de que en el caso de que dichos elementos adicionales no sean lo suficientemente distintos, la autoridad ponderó su coincidencia debido a que los servicios que protegen aun y cuando sean de la misma clase no son coincidentes o no existe riesgo de interferencia comercial.

Ahora bien, la semejanza fonética antes establecida resulta en grado de confusión si se toma en consideración que con la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ****** se amparan pretenden amparar servicios de la clase ** internacional, consisten en “*********** ******* ** ******** ************ ************** ********** ******** ** *******.”; mientras que la marca de la actora ****** * ****** protege también servicios de la clase ** internacional consistentes en: “ ********* ** ********** * ********* ************** ********* ** *********** ************* *** ** ********** ************* ****** ** ********* *** ****** * **********; *********** * *********** ** ********* *** ****** * ********** ************ ** ********* ************* ** ********* ********* ** *********** ************ *** ** ************ ** ********* ************* ** *********.” de donde es dable concluir que con las marcas en comento se amparan en algunos casos servicios iguales, situación que implica que el margen de error sea aún mayor en el público consumidor.

Lo anterior es así, ya que en el caso con las marcas en controversia se distinguen ********* ** **********, por lo que ello implica que los mismos serán ofertados en los mismos canales de distribución y para un público afín, teniendo aplicación la tesis V-TASS-109, emitida por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal visible en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año IV, Tomo II, número 40, de abril de 2004, página 473, cuyo texto a continuación s e transcribe:

“MARCAS.- CUANDO SE PRESUME QUE DOS MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN AMPARAN PRODUCTOS SIMILARES.- El artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial contiene la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley, que se materializa en 42 clases, que agrupan a los productos y servicios según su naturaleza. De este modo, cuando dos marcas semejantes en grado de confusión amparan productos, que aun cuando no son iguales, se ubican dentro de una misma clase de las previstas en la norma reglamentaria referida, debe presumirse que son productos semejantes, puesto que precisamente su agrupación en la misma clase se verifica en virtud de que se les atribuye una naturaleza, composición, función o esencia semejante.

Juicio No. 14691/01-17-01-1/56/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 27 de octubre de 2003, por mayoría de 6 votos a favor y 5 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Ricardo Arteaga Magallón.

(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2003)”

En este sentido, al ser el título de registro impugnado, una consecuencia legal del análisis de semejanza que la autoridad demandada llevó a cabo de manera errónea, el mismo también deviene de ilegal.

SÉPTIMO.- RESOLUCIÓN. En las relatadas consideraciones, se actualiza en el presente caso la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues los hechos en que se sustentó la resolución impugnada se apreciaron en forma equivocada, siendo procedente declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio con código de barras 20170427181, en la cual se resolvió la oposición planteada por la actora respecto al registro de la marca ****** *********** * ********** ***** ********** * ******, para el efecto de que la autoridad administrativa, considere procedentes y fundados los argumentos de oposición formulados por la actora con respecto a la semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto y hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho procedarespecto al título de registro de marca ******** tomando en consideración que el mismo fue expedido en contravención del artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial; en el entendido de que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Siendo aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente que a la letra dicen:

“ SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que las Salas del Tribunal deben examinar todos los puntos controvertidos de la resolución impugnada, de la demanda y de la contestación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que deben abstenerse de estudiar todas las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de anulación fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada; pues siendo así resultaría innecesario analizar las demás argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que cualquiera que fuera el resultado de este estudio, en nada se variaría la anterior conclusión”

Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente el juicio de nulidad promovido por la parte actora.

II. La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia,

III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última parte considerativa de este fallo.

IV.- NOTIFÍQUESE .

El presente fallo fue aprobado por mayoría de votos y firmado a favor por los Magistrados RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN como Instructor del juicio y LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y en contra por el Magistrado y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, quien se reserva su derecho a expresar su voto particular, los cuales integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Secretario de Acuerdos que da fe.

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la actora y del tercero interesado, así como los datos relativos a las marcas involucradas y los productos a los que se aplican por considerarse información comercial confidencial, al actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”