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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 422/09-EPI-01-327300/08-17-06-1).

ACTOR: ******* ****** *****

DEMANDADA:

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS “B” DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD

MAGISTRADA INSTRUCTORA:

LIC. MARIA TERESA OLMOS JASSO.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL.

México, Distrito Federal, a veintitrés de junio del dos mil nueve.- V I S T O S para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por las CC. Magistradas: LIC. MARÍA TERESA OLMOS JASSO en su carácter de Instructora en el presente juicio, LIC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala y LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO, ante el Secretario de Acuerdos LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL, con fundamento en el artículo 14, fracción, XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en relación con el artículo 24 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, así como los diversos 2, primer párrafo, 22, 49 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia definitiva.

R E S U L T A N D O

1º. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 03 de octubre de 2008, la C. *** ********* *****, en representación legal de ******* ****** ****, compareció a demandar la nulidad de la resolución de fecha 30 de junio de 2008, contenida en el oficio MA/M/1985/*******, emitida por la Coordinación Departamental de Examen de Marcas “B” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la cual se negó el registro marcario ****** *********.

2º. Por acuerdo de 6 de octubre de 2008, se admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose correr traslado a la autoridad, para que produjera su contestación a la demanda, asimismo, se requirió al promovente la prueba marcada con el numeral IV, del capítulo respectivo del escrito inicial de demanda, consistente en: el acuse original del escrito de contestación del oficio de anterioridades de fecha 17 de octubre de 2006.

3º. Mediante oficio JNTF.2008.6816 ingresado en la Oficialía de Partes de este H. Tribunal, el día 07 de enero de 2009, la Subdirección Divisional de Representación Legal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda.

4°. Por auto de fecha 03 de marzo de 2009, con fundamento en lo dispuesto en los artículos segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, esta Sala aceptó la competencia para conocer del presente juicio, quedando radicando con el número citado al rubro.

5º. Mediante auto de 01 de abril de 2009, se tuvo por no cumplimentado el requerimiento formulado a la actora mediante diverso proveído de 06 de octubre de 2008, en consecuencia se tuvo por no ofrecida la prueba marcada con el numeral IV, del capítulo respectivo del escrito inicial de demanda; asimismo, se tuvo por contestada la demanda; finalmente con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concedió a las partes plazo común para que formularan sus alegatos, derecho que fue ejercido por la autoridad mediante oficio ingresado el 18 de mayo de 2009.

6º. Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, con fecha 21 de mayo de 2009, quedó cerrada la instrucción del juicio; por lo que por acuerdo de 22 de junio de 2009, se declaró cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala es competente para emitir la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 fracción, XI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De igual forma, con fundamento en el artículo 24 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este órgano jurisdiccional es competente territorialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008.

SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada, ha quedado debidamente acreditada a fojas 07 a 10, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como, por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación. TERCERO. En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan los argumentos que la parte actora expone en su único concepto de impugnación del escrito inicial de demanda.

Aduce la actora que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que la autoridad demandada aplica incorrectamente lo dispuesto en los artículos 125 segundo párrafo y 90 fracción XVI de la Ley Federal de la Propiedad Industrial.

Asimismo, continúa argumentado la enjuiciante, que si bien es cierto que el artículo 90 fracción XVI establece que no será registrable como marca, aquella que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente aplicada a los mismos o similares productos o servicios, también lo es que dicho precepto legal establece como excepción para obtener un registro marcario, que dicha solicitud sea planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

De igual manera se puede desprender que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley de la Propiedad Industrial, una vez que sea registrada una marca no podrá aumentarse el número de productos que protege y para la protección de un producto o servicio es necesario obtener un nuevo registro.

Continúa argumentando la actora que la solicitud del registro propuesto a registro ****** ********* pretende amparar productos que no están comprendidos en el registro ****** *********, mismo que también es de su propiedad.

Lo anterior en virtud de que el registro marcario ****** *********, se solicitó en la clase * Internacional vigente, para proteger “********** ********* ********** **** ********* ****** * ********** **** ****** ******”.

Asimismo señala que la autoridad en la resolución que niega el registro marcario, afirma erróneamente que los productos que se pretenden amparar son idénticos por lo que no se actualiza la excepción contemplada en el precepto antes mencionado, sin embargo, la autoridad al hacer el análisis, no considera la lista completa de productos, pues de así proceder concluiría que no se trata de los mismos productos.

Continúa señalando que los productos que se pretenden distinguir con la solicitud de registro de marca ******, si bien se tratan de productos para uso ******, también lo es que no fueron mencionados en la lista de productos del registro marcario ******, pues en el caso concreto no se trata de suponer si son los mismos materiales ********, sino de especificar a qué productos se aplica la marca ******, siendo que además de los materiales ******** que se protegen con el registro marcario previamente obtenido, debe utilizar la marca específicamente para materiales de *********** ********* ******** **** ******** *******, tratándose entonces de una ampliación de la protección previamente obtenida.

La anterior situación se encuentra prevista en el artículo 94 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro; en tal virtud, la solicitud de registro ****** ********* cumple con los supuestos contenidos en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece la excepción que permite que un mismo titular registre una marca idéntica a otra ya registrada, por lo que debe aplicarse la excepción contenida en dicho precepto y dicha marca debe ser registrada.

Por su parte, la autoridad en su oficio de contestación, sostiene la legalidad de la resolución impugnada, aduciendo que contrario a lo aducido por la actora, realizó un estudio integral de todos los elementos y se consideraron estos globalmente, concluyendo que no se actualiza la excepción prevista en el artículo 90, fracción XVI, párrafo segundo de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que en el caso en concreto los productos que la actora pretende proteger no son similares, sino idénticos a los ya protegidos por el registro marcario ****** *********, toda vez que tanto el signo propuesto a registro como la marca citada como anterioridad comprenden materiales de ********* **** *******, aunado a que en el rubro general de “********** ********” que ya distingue la marca ****** se encuentra contemplado el material para ******** *******.

De igual manera señala que la Ley de la Propiedad Industrial consagra el principio rector de la materia, consistente en que una misma empresa o persona no puede ser titular de registros para marcar idénticas, cuando están destinados a distinguir los mismos productos o servicios, ya que ello daría lugar a una grave distorsión del sistema contraria a los intereses de la colectividad.

Asimismo, la autoridad en su oficio de alegatos solicitó, se tuviera por reproducida la contestación a la demanda de nulidad.

Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento, éste órgano jurisdiccional advierte lo siguiente:

Teniendo a la vista las constancias que integran el expediente en que se actúa, a foja 1 del acto impugnado se aprecia que el hoy enjuiciante es titular del registro marcario ****** *********, que ampara productos de la clase ** Internacional a saber: ********** ********* ********** **** ********* ****** * ********** **** ****** ******.

Asimismo, con fecha 20 de junio de 2007, el demandante solicitó el registro marcario respecto del signo ****** *********, para proteger productos de la clase ** Internacional a saber: ********** **** *********** ********* ******** **** ******** ******* (foja 12 de autos).

Al respecto, resulta conveniente transcribir el fundamento legal en que la autoridad se sustenta para negar el registro marcario solicitado, a saber:

Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 90. No serán registrables como marca:

…

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

…”

De lo anterior en primer lugar se desprende que existe impedimento expreso para registrar una marca semejante o idéntica en grado de confusión a otra marca registrada ya vigente o que esté en trámite, que se aplique a productos o servicios similares.

Por lo que cuando se advierta que dos marcas son semejantes en grado de confusión y que además se aplican a productos o servicios de la misma especie, es claro que no pueden coexistir en el mercado, sin embargo, dicho precepto legal establece como excepción a lo anterior, que si la solicitud de marca es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, entonces es dable otorgar el registro.

Ahora bien, en el caso en concreto, la actora solicitó el registro de marca ********* para amparar productos dentro de la clase ** Internacional a saber: “********** **** *********** ********* ******** **** ******** *******”, con la finalidad de obtener la ampliación de la protección previamente obtenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Teniendo a las vista la resolución impugnada, se advierte que la autoridad demandada, resolvió negar el registro marcario aduciendo que en el caso en concreto no se actualiza la excepción prevista en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que el signo propuesto a registro pretende amparar “********** **** ********* ** ********”, denominación que ya se encuentra protegida por la marca registrada ****** *********, por lo cual resulta improcedente su solicitud, en virtud de que se advierte que se pretende obtener un registro para amparar productos idénticos, respecto de los cuales ya se obtuvo un registro previo.

Asimismo, cabe destacar lo que establece el artículo 94 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún y cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

De lo anterior, para este órgano jurisdiccional es evidente que una marca registrada deberá utilizarse tal y como fue solicitada por su titular, esto es, únicamente para los productos o servicios para los cuales se otorgó el título comprendido, por lo que si se pretende proteger de manera posterior un producto o servicio diverso, aún y cuando, pertenezca a la misma clase, deberá tramitarse un nuevo registro, toda vez que no es posible aumentar el número de productos o servicios protegidos por el registro previamente logrado.

En este orden de ideas, es dable concluir que la determinación de la autoridad resulta correcta, toda vez que efectivamente, se pretende el registro de marcas idénticas.

Lo anterior es así, toda vez que como se advierte de autos el registro marcario ****** ********* fue otorgado para amparar: “********** ********* ********** **** ********* ****** * ********** **** ****** ******”, mientras que el signo ****** ********* pretende proteger ********** **** *********** ********* ******** **** ******** *******.

En primer lugar cabe precisar que los productos para *********** ******** que pretende proteger el signo propuesto a registro, ya se encuentran comprendidos dentro de los productos que ampara la marca ****** *********.

En segundo término, resulta conveniente señalar que la clase * Internacional, en su nota aclarativa, indica que los productos ******** que abarca son los siguientes: ********* **** ********* ******** ********** ** ******* ********* **** *** ******* ****** **** *** ******* ******* ******* ****** ******* ********* ********* ********* **** ******** ********* ********* ********* ***** ********* ********** **** *********** ********* ********* **** ******** ********* ********* ******** ** *** * ********** **** ********* ** *********.

Por lo tanto, es dable concluir que los materiales para ******** *******, como lo pudieran ser las ******* y las ********* ********, se encuentran comprendidos dentro del rubro materiales ********, mismo que se encuentra protegido por la marca ****** *********, por lo que resulta claro que no se actualiza la excepción contemplada en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior es así, toda vez que el signo propuesto a registro pretende proteger materiales para *********** ******** * ******** **** ******** *******, mismos que se encuentran comprendidos en el rubro materiales ********, que son los productos que efectivamente protege la marca ****** *********, por lo que resulta claro que se pretende el registro de marcas idénticas.

En tal virtud, es de concluir que cuando un particular obtiene el registro marcario para una denominación genérica de productos o servicios, y posteriormente pretende obtener un registro marcario para un producto o servicio en particular comprendido dentro de la misma denominación, el signo propuesto a registro no será susceptible de registrarse puesto que de concederse se estarían otorgando dos diversos registros marcarios respeto del mismo producto o servicio.

Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reconoce la validez de la resolución impugnada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo ordenado por los artículos 49, 50, y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;

II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, al tenor de los motivos y fundamentos lógico jurídicos expuestos en esta sentencia;

III. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora y mediante oficio a la autoridad.- Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos, quien da fe.--------------------------

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“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la actora y su representante legal, así como los datos relativos a las marcas, clase y productos a los que se aplican, por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.