كوستاريكا

EXP: 92-001037-181-CIPRIVADO RES: 000764-F-01

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del año dos mil uno.

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Segundo Civil de San José, por “ACABADOS SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA” y “FABRICACIONES BAALBEK SOCIEDAD ANONIMA”, ambas sociedades, representadas por su Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma, señora Kathia Berdugo Ulate, soltera, administradora de empresas; contra “ROMARA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA” representada por su Apoderado Generalísimo sin Limite de Suma, señor Carlos Alberto Camacho Araya, comerciante , “MICHELLE TRADING CORPORATION” representada por su apoderado, Alberto Víctor Btesh Toussieh, comerciante, de nacionalidad panameña, con pasaporte número 8-191-879 y “PEPE U. K. LIMITED” representada por su Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma, licenciado Oscar Gallegos Borbón, bínubo. Figura, además, como apoderados especiales judiciales de las partes, por su orden, los licenciados Roberto Suñol Prego y Carl Wilhelm Jensen Pennigton. Todas las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades dichas casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO:

1º.-

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora plantea demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en la sesenta millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: "a) El pago por parte de las demandadas de la suma de ¢ 54.569.545.80 (cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco colones con ochenta céntimos) en concepto de daños y perjuicios ocasionados a la fecha de hoy, verbigracia las actuaciones de las mismas que han generado la responsabilidad civil extracontractual esclarecidamente establecida en el artículo 1045 del Código Civil. b) El pago por parte de las demandadas de la suma de ¢ 25.000.000.00 (veinticinco millones de colones) en concepto de resarcimiento al daño moral ocasionado a las personas jurídicas que representamos con ocasión de los atropellos cometidos y las (sic) expresa violaciones al Ordenamiento Jurídico vigente. c) La incautación de la totalidad de las prendas de vestir marca Pepe propiedad de las sociedades demandadas, para lo que solicitamos se ordené a las dependencias pertinentes del Organismo de Investigación Judicial O. I. J. , lo respectivo en los domicilios que oportunamente señalaremos de conformidad con el artículo 241 del Código Procesal Civil. d) La prohibición de la importación e internación de las prendas de vestir marca Pepe de las demandadas de conformidad con lo establecido en el artículo 26 inciso ”c” del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, para lo que solicitamos se comunique mediante oficio expedido al efecto a las autoridades correspondientes de Ministerio de Hacienda y su respectiva Dirección General de Aduanas. e) Solicitamos se declare la cancelación en el Registro Público de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas, de la solicitud del diseño-marca en clase 25 de Pepe efectuado por la sociedad PEPE U.K. LIMITED. f) El cese de anuncios publicitarios por los diferentes medios de comunicación del país, así como la prohibición de la utilización de vallas publicitarias como las ubicadas en las diferentes carreteras del mismo, o todo otro elemento de carácter publicitario que nos genere el daño y perjuicio, como el que con aquellos se nos ha causado hasta la fecha. g) El pago de ambas costas de esta acción."

2º.-

Se dio traslado de la demanda, las sociedades Michelle Tradinge Corporation y Pepe U.K. Limited, contestaron en forma negativa y opusieron las excepciones falta de derecho, falta de acción, falta de legitimación ad causam pasiva y activa y la genérica de sine actione agit. Por su parte, la accionada Romara de Centroamérica S. A., fue declarada rebelde y se le tuvo por contestada la demanda afirmativamente en cuanto a los hechos que le dieron fundamento.

3º.-

La sociedad Pepe U. K. Limited, contrademandó a las sociedades actoras y solicitó que en sentencia se declare: “a) Que la empresa PEPE U. K. LIMITED resulta la única propietaria de la marca de comercio conocida como Pepe y, por ende la única con autorización para su uso y comercialización en sus productos de vestimenta con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. b) Que la empresa PEPE U. K. LIMITED tiene registrado a su nombre el DISEÑO ESPECIAL visible en nuestro Registro de la Propiedad Industrial al número 78.882, Tomo 209, Folio 141 de la Clase 25, y como consecuencia resulta la única con autorización legal para distinguir sus productos. c) Se ordene la anulación de registro de la marca PEPE BASELIN, haciendo la comunicación que corresponde al Registro de la Propiedad Industrial. Subsidiariamente solicito se ordene a las empresas contrademandadas hacer cesar el uso o imitación del vocablo PEPE en sus productos o bienes que comercializan. d) Se condene a las contrademandadas al pago en concepto de indemnización por concepto de daño moral ocasionado a mi representada, la suma de veinticinco millones de colones. e) Se condene a las contrademandas al pago de ambas costas de este proceso.”.

4º.-

Las sociedades actoras reconvenidas, contestaron la reconvención negativamente e interpusieron las excepciones de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés actual y la genérica de sine actione agit.

5º.-

La Jueza, Licda. Alejandra Vargas Montero, Juez Segundo Civil de San José, en sentencia número 72-2000, dictada a las 8:00 horas del 28 de enero del 2000, resolvió: "De conformidad con lo expuesto se acogen los incidentes de hechos nuevos interpuestos por la parte actora, y por la demandada. Asimismo, se tiene por confeso a Carlos Camacho Araya, y por reconocidas las facturas número 0167, 158, 978 con el membrete de “World PEPE Service, ROMARA DE CENTROAMERICA S. A.”. (sic), de los clientes Shappiros, Boutique Línea Q y Oro Sólido Joyería y Tienda S. A., respectivamente. Se acoge la excepción de falta de derecho y falta de interés actual, por lo que se acoge parcialmente la excepción genérica de sine actione agit. Se rechazan las excepciones de falta de acción y falta de legitimación activa y pasiva. Se declara SIN LUGAR la presente demanda ordinaria establecida por FABRICACIONES BAALBEK S. A., y ACABADOS SANTA ROSA S. A., contra ROMARA DE CENTRO AMERICA; MICHELLE TRADING CORPORATION y PEPE (U K) LIMITED, y por lo tanto se levantan las medidas cautelares dictadas en su contra, y se procederá a hacerles efectiva entrega del depósito de garantía efectuado por las actoras con ese fin, como indemnización fija por los daños y perjuicios causados, sin que ello coarte su derecho a exigir el saldo que se le adeude por los daños y perjuicios ocasionados con las medidas. Se declara CON LUGAR la contrademanda establecida por PEPE (U K) LIMITED contra FABRICACIONES BAALBEK S. A. , y ACABADOS SANTA ROSA S. A., por lo cual se declara que PEPE (U K) LIMITED, es la única propietaria de la marca de comercio PEPE, y por lo tanto es la única autorizada para su uso y comercialización, así como para utilizar el diseño especial inscrito al número 78.882. Se ordena la anulación de la inscripción de la marca “Pepe Baselín” en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de acabados Santa Rosa S. A., y como consecuencia de esta nulidad, se anula también el registro de la marca “pepe”. Se condena a FABRICACIONES BAALBEK S. A., y ACABADOS SANTA ROSA S. A., al pago de veinticinco millones de colones a favor de PEPE (U K) LIMITED por concepto de daño moral. Con relación a la contrademanda, se rechazan las excepciones de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés actual y la genérica de sine actione agit. Son las costas personales y procesales, tanto de la demanda como de la contrademanda a cargo de Fabricaciones Baalbek S. A., y Acabados Santa Rosa S. A."

6º.-

El licenciado Roberto Suñol Prego, inconforme con el fallo de instancia, apeló y, el Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, integrado por los Jueces Juan Ramón Coronado Huertas, Ana Eugenia Rodríguez Alvarado y Alvaro Hernández Aguilar, en resolución número 011 de las 14:00 horas del 19 de enero del 2001, dispuso:.”Se rechaza la nulidad concomitante alegada. Se revoca parcialmente la sentencia recurrida en cuanto acogió la reconvención en su totalidad, para en su lugar acogerla únicamente en cuanto a los siguientes extremos petitorios: a.- Se declara que la contrademandante PEPE (U K) LIMITED es la única propietaria de la marca de comercio “PEPE”. b.-

Que la empresa PEPE (U K) LIMITED tiene registrado a su nombre el Diseño Especial visible en nuestro Registro de la Propiedad Industrial al número 78.882, Tomo 209, Folio 141 de la Clase 25, y como consecuencia resulta la única con autorización legal para distinguir sus productos. Con respecto a esas pretensiones se rechazan las excepciones opuestas por las reconvenidas de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés actual y la genérica de sine actione agit. Se acogen las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho opuestas por las reconvenidas con respecto la pretensión de la contrademanda de que se declare que la reconventora es la única con autorización para el uso y comercialización de la marca “PEPE” en sus productos de vestimenta, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, y por ende se declara sin lugar ese extremo petitorio de la reconvención. Se acoge la excepción de prescripción opuesta a la contrademanda en cuanto en ella se pide ordenar la anulación en el Registro de la Propiedad Industrial del registro de la marca “PEPE BASELIN”, y por ello se declara sin lugar ese extremo petitorio de la reconvención. Acogiendo las excepciones de falta de derecho y la falta de legitimación activa, se rechazan los extremos petitorios de la contrademanda relativos a que se ordene a las empresas contrademandadas a hacer cesar el uso o imitación del vocablo “PEPE” en sus productos o bienes que comercializan (solicitado en forma subsidiaria) y a pagarle a la reconventora una indemnización de veinticinco millones de colones por daño moral. Respecto a la reconvención se revoca el fallo apelado en cuanto condenó a las actoras veconvenidas al pago de ambas costas de ella, y en su lugar se resuelve la misma sin especial condenatoria en ese extremo. En todo lo demás que fue objeto de impugnación se confirma la sentencia venida en alzada.”.

7º.-

 Don Roberto Suñol Prego, en su expresado carácter, estableció recurso de casación por razones de fondo. Plantea siete reproches. En el primero, acusa que el Tribunal no tomó en cuenta la prueba constante en el expediente sobre la comercialización de los productos con denominación “PEPE” realizada por Acabados Santa Rosa S. A. y Fabricaciones Baalbek S.A. entre 1987 y 1990, pues si dicha denominación hubiera sido una marca famosa el Registro Público lo habría advertido, pero no lo hizo, además, la demandada no probó la notoriedad de la marca “PEPE” en el territorio centroamericano entre 1987 y 1990. Considera a Acabados Santa Rosa S.A., acreedora de toda la protección brindada por el Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, según lo establecido por los numerales 17 y 18 de ese Convenio, pues quedó demostrada su propiedad sobre la marca “PEPE BASELIN”. En el segundo motivo de casación, las coactoras, aducen ser las legítimas propietarias en Costa Rica de la marca “PEPE”, por ello, de conformidad con los artículos 14 y 94 del Convenio Centroamericano citado, son las únicas facultadas para utilizar el vocablo en las prendas de vestir producidas en nuestro país, por esto no se puede referir a competencia desleal porque tiempo antes de introducir las prendas marca “PEPE” de la empresa extranjera en Costa Rica y darse a conocer, las actoras ya colocaban sus prendas bajo la denominación “PEPE BASELIN”, según arguyen haber demostrado y ratificado por el Tribunal, además dicha marca no era conocida en el país, por esta razón consideran incorrecta la figura aplicada por el Tribunal a los hechos denunciados, donde la marca “PEPE” era producida, comercializada y desarrollada por Fabricaciones Baalbek según la testimonial evacuada, contrastando con la marca PEPE U.K., la cual no era agente económico en este mercado, porque no corresponde a los hechos denunciados. En el tercer motivo arguye haber demostrado el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca PEPE U.K. en nuestro país por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, debido a su mejor derecho, el cual data de 1987, así al momento de la interposición de la demanda, Fabricaciones Baalbek S.A., tenía derechos subjetivos debidamente consolidados y de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, las acciones ya iniciadas se resolverán de conformidad con la normativa bajo la cual se iniciaron, consecuentemente, si se mantiene el criterio de instancia se violentaría el artículo 34 de la Constitución Política. En el cuarto agravio manifiesta haber demostrado, de conformidad con el artículo 17 del Convenio Centroamericano mencionado y la certificación del Registro debidamente extendida, la inscripción de la marca “PEPE” en clase 25 internacional a nombre de Acabados Santa Rosa S.A., restándole así valor al dicho de las demandadas, quienes argumentaron ser los propietarios de la marca en cuestión pero sin aportar prueba alguna de su dicho. En el quinto motivo endilga violación del artículo 98 del Código Procesal Civil porque el Tribunal se atribuyó facultades para desapegarse a lo establecido en la ley y otorgó interpretaciones subjetivas y descartó lo estipulado en el numeral 18 del Convenio citado, pues confirió a un Estado no contratante los derechos correspondientes a las actoras, por haber registrado la marca conforme a derecho en un país adscrito a ese instrumento internacional. En el sexto reproche alega prescripción de cualquier acción civil posible contra la marca en litigio, de conformidad con el numeral 227 del Convenio Centroamericano mencionado, también alega falta de resolución de dicha excepción por parte del Juzgado, violentándose los artículos 153, 155, 194, 196, 197, 198, 199 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil, viciando de nulidad dicha sentencia, con esa situación se llevaría al Tribunal a condenarla al pago de ¢25.000.000 por daño moral, suma fijada sin parámetro pericial ni sustento alguno, violentado el numeral 17 inciso 3) del Código Procesal Civil. En el sétimo agravio argumenta haber litigado de buena fe, por ello considera contrario al artículo 222 del Código Procesal Civil su condena en costas.

8º.-

Para efectuar la vista se señalaron las 14:00 horas del 23 de mayo del 2001, presentándose únicamente el apoderado especial judicial de la parte actora, quien hizo uso de la palabra. A las 14:23 horas se dio por terminada la diligencia.

9º.-

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Zeledón Zeledón; y,

CONSIDERANDO:

I.-

Las actoras solicitaron condenar a la parte demandada al pago de ¢54.569.545,80 por daños y perjuicios, ¢25.000.000 por daño moral. También pidieron la incautación total de las prendas de vestir marca “PEPE” distribuidas en Costa Rica por las compañías demandadas, prohibirles la importación e internamiento al país de prendas de vestir de dicha marca producidas por Pepe U.K. Limited y la cancelación en el Registro Público de la solicitud del diseño-marca en clase 25 de “PEPE”, el cese de anuncios publicitarios y el pago de ambas costas del proceso. La empresa Pepe U.K. Limited contrademandó a Fabricaciones Baalbek S.A. y Acabados Santa Rosa S.A. para declarársele como exclusiva propietaria de la marca de comercio “PEPE” y por ello la única autorizada para su uso y comercialización en productos de vestimenta, incluyendo zapatos, botas y zapatillas. Pidió también la declaración de haber registrado a su nombre el diseño especial N° 78.882, y consecuentemente, sólo ella tiene autorización legal para distinguir sus productos, ordenar al Registro Público de la Propiedad Industrial anular la inscripción de la marca “Pepe Baselín”, obligar a las empresas contrademandadas a cesar el uso de la imitación del vocablo “PEPE” en sus productos o bienes comercializables y el pago del daño moral por la suma de ¢25.000.000.

II.-

El Juzgado acogió los incidentes de hechos nuevos interpuestos por ambas partes. Tuvo por confeso a Carlos Camacho Araya y por reconocidas las facturas N° 0167, 158, 978 con el membrete de World PEPE service, Romara de Centroamérica S.A., de los clientes Shappiros, Boutique Línea Q y Oro Sólido Joyería y Tienda S.A., respectivamente. Acogió la excepción de falta de derecho y falta de interés actual, y parcialmente la genérica sine actione agit. Rechazó las excepciones de falta de acción y falta de legitimación activa y pasiva. Declaró sin lugar la demanda y levantó las medidas cautelares, por lo cual procederá a hacer efectiva la entrega del depósito de garantía efectuado por las actoras con ese fin, como indemnización fija de daños y perjuicios causados sin coartarse su derecho a pedir el saldo adeudado por los daños y perjuicios ocasionados con las medidas. Declaró con lugar la contrademanda. Declaró a Pepe U.K. Limited como única propietaria de la marca de comercio “PEPE” y por ello es la única autorizada para su uso y comercialización, así como para usar el diseño especial inscrito al N° 78.862. Ordenó anular la inscripción de la marca “Pepe Baselín” en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de Acabados Santa Rosa S.A. y como consecuencia de esa nulidad, anuló también el registro de la marca “PEPE”. Condenó a Fabricaciones Baalbek S.A. y Acabados Santa Rosa S.A. a pagarle ¢25.000.000 a Pepe U.K. Limited por daño moral. En relación a la contrademanda rechazó las excepciones de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés actual y la genérica sine actione agit. Son las costas procesales y personales, tanto de la demanda como de la contrademanda, a cargo de Fabricaciones Baalbek S.A. y Acabados Santa Rosa S.A.

III.-

El Tribunal rechazó el recurso de nulidad concomitante. Revocó parcialmente la sentencia recurrida en cuanto acogió la reconvención en su totalidad y la acogió parcialmente, condenando solo en cuanto a lo siguiente: a) Declaró a Pepe (U.K.) Limited como única propietaria de la marca de comercio “PEPE”, b) La empresa Pepe (U.K.) Limited tiene registrado a su nombre el Diseño Especial en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, visible al número 78.882, tomo 209, folio 141 de la clase 25, consecuentemente es la única autorizada legalmente para distinguir sus productos. Rechazó las excepciones de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés actual y la genérica sine actione agit contra las mencionadas pretensiones y acogió las de falta de legitimación activa y falta de derecho opuestas por las reconvenidas con respecto a la petitoria de declarar a la reconventora como única entidad con autorización para el uso y comercialización de la marca “PEPE” en sus productos de vestimenta y declaró sin lugar ese extremo petitorio de la reconvención. Acogió la excepción de prescripción opuesta a la contrademanda en cuanto solicitó ordenar la anulación en el Registro de la Propiedad Industrial la marca “PEPE BASELIN”, consecuentemente declaró sin lugar ese extremo petitorio de la reconvención. Acogió las excepciones de falta de derecho y de falta de legitimación activa, rechazó los extremos petitorios de la contrademanda referidos a ordenar a las reconvenidas a hacer cesar el uso o imitación del vocablo “PEPE” en sus productos o bienes comercializables y las condenó a pagarle a la reconventora una indemnización de ¢25.000.000 por daño moral. Respecto a la reconvención revocó el fallo apelado en cuanto condenó a las actoras al pago de ambas costas de ella y resolvió sin especial condenatoria en costas en cuanto a ese extremo. En lo demás, objeto de impugnación, la confirmó.

IV.-

El recurso de casación lo plantea la parte actora y es por el fondo. Plantea siete reproches. En el primero, acusa que el Tribunal no tomó en cuenta la prueba constante en el expediente sobre la comercialización de los productos con denominación “PEPE” realizada por Acabados Santa Rosa S. A. y Fabricaciones Baalbek S.A. entre 1987 y 1990, pues si dicha denominación hubiera sido una marca famosa el Registro Público lo habría advertido, pero no lo hizo, además, la demandada no probó la notoriedad de la marca “PEPE” en el territorio centroamericano entre 1987 y 1990. Considera a Acabados Santa Rosa S.A. acreedora de toda la protección brindada por el Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, según lo establecido por los numerales 17 y 18 de ese Convenio, pues quedó demostrada su propiedad sobre la marca “PEPE BASELIN”. En el segundo motivo de casación, las coactoras, aducen ser las legítimas propietarias en Costa Rica de la marca “PEPE”, por ello, de conformidad con los artículos 14 y 94 del Convenio Centroamericano citado, son las únicas facultadas para utilizar el vocablo en las prendas de vestir producidas en nuestro país, por esto no se puede referir a competencia desleal porque tiempo antes de introducir las prendas marca “PEPE” de la empresa extranjera en Costa Rica y darse a conocer, las actoras ya colocaban sus prendas bajo la denominación “PEPE BASELIN”, según arguyen haber demostrado y ratificado por el Tribunal, además dicha marca no era conocida en el país, por esta razón consideran incorrecta la figura aplicada por el Tribunal a los hechos denunciados, donde la marca “PEPE” era producida, comercializada y desarrollada por Fabricaciones Baalbek según la testimonial evacuada, contrastando con la marca PEPE U.K., la cual no era agente económico en este mercado, porque no corresponde a los hechos denunciados. En el tercero de los motivos arguye haber demostrado el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca PEPE U.K. en nuestro país por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, debido a su mejor derecho, el cual data de 1987, así al momento de la interposición de la demanda, Fabricaciones Baalbek S.A. tenía derechos subjetivos debidamente consolidados y de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, las acciones ya iniciadas se resolverán de conformidad con la normativa bajo la cual se iniciaron, consecuentemente, si se mantiene el criterio de instancia se violentaría el artículo 34 de la Constitución Política. En el cuarto agravio manifiesta haber demostrado, de conformidad con el artículo 17 del Convenio Centroamericano mencionado y la certificación del Registro debidamente extendida, la inscripción de la marca “PEPE” en clase 25 internacional a nombre de Acabados Santa Rosa S.A., restándole así valor al dicho de las demandadas, quienes argumentaron ser los propietarios de la marca en cuestión pero sin aportar prueba alguna de su dicho. En el quinto motivo endilga violación del artículo 98 del Código Procesal Civil porque el Tribunal se atribuyó facultades para desapegarse a lo establecido en la ley y otorgó interpretaciones subjetivas y descartó lo estipulado en el numeral 18 del Convenio citado, pues confirió a un Estado no contratante los derechos correspondientes a las actoras, por haber registrado la marca conforme a derecho en un país adscrito a ese instrumento internacional. En el sexto reproche alega prescripción de cualquier acción civil posible contra la marca en litigio, de conformidad con el numeral 227 del Convenio Centroamericano mencionado, también alega falta de resolución de dicha excepción por parte del Juzgado, violentándose los artículos 153, 155, 194, 196, 197, 198, 199 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil, viciando de nulidad dicha sentencia, con esa situación se llevaría al Tribunal a condenarla al pago de ¢25.000.000 por daño moral, suma fijada sin parámetro pericial ni sustento alguno, violentado el numeral 17 inciso 3) del Código Procesal Civil. En el sétimo agravio argumenta haber litigado de buena fe, por ello considera contrario al artículo 222 del Código Procesal Civil su condena en costas.

V.-

La sentencia recurrida tiene como fundamento para el dictado del fallo un determinado cuadro fáctico, constituido por los hechos probados y no probados, el cual debería ser combatido por el recurrente si no está de acuerdo con él para procurar la aplicación del ordenamiento jurídico en forma distinta, y en esa forma, pretender la quiebra de la sentencia por parte de la Sala para la obtención de un resultado distinto y favorable. Esto está consagrado en el inciso 3) del artículo 595 del Código Procesal Civil, y se denomina como violación indirecta de las normas de fondo. Pero en modo alguno el recurrente podría argumentar la existencia de hechos distintos, derivados de sus pruebas o bien de sus alegatos, pues ese no es el cuadro fáctico jurídico base de la sentencia. Esto es así porque la Casación no es una instancia sino un recurso extraordinario definido por un conjunto normativo, técnico, donde los recurrentes combaten las sentencias y la Sala analiza si el combate se ajusta al mérito de lo combatido. Por esa razón el recurrente no sigue la técnica de casación sino argumenta en relación con la prueba como si se tratara de un alegato de bien probado, o una expresión de agravios, gestión propia de las instancias y no de casación. Porque si debía combatir el cuadro fáctico debió alegar la existencia de errores de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas concretas y también combatir con claridad y precisión la violación de las normas de fondo, explicándolas técnicamente, pero como ello se extraña en el recurso debe considerársele informal en cuanto a la violación indirecta de las normas de fondo. Al efecto esta Sala ha reiterado, y se recuerda para efectos didácticos, hay violación indirecta, al tenor del numeral 595 del Código Procesal Civil y la jurisprudencia de esta Sala, cuando el fallo ha incurrido en errores de hecho o de derecho en la valoración de la prueba. En estos casos el casacionista debe expresar con claridad y precisión el error acusado y cumplir con las exigencias técnicas del ordenamiento para combatirlo. Primero debe identificarlo. Opera el error de hecho cuando los Tribunales incurren en equivocaciones materiales al apreciar la prueba (el caso típico consiste en deducir de la declaración de un testigo un hecho no manifestado por éste, o de un perito poner como expresada una calificación no indicada por él, o bien extraer de un documento un contenido inexistente). En esta eventualidad de error de hecho el recurrente no está obligado a señalar las normas probatorias infringidas, pues por tratarse de un error material del juzgador, o los juzgadores, al apreciar el elemento probatorio no infringen normas de prueba sino, por el contrario, se equivocan leyendo mal o dándole un sentido contrario de cuanto consta en esas pruebas. La expresa acusación del yerro o su constatación debidamente acusada le basta a la Sala para tener competencia para el estudio o análisis, para determinar si en la especie se encuentra o no el reproche probatorio planteado. El error de derecho, por el contrario, consiste en otorgarle a las pruebas un valor distinto al otorgado por el ordenamiento jurídico, o dejar de concederles el valor atribuido a ellas por las mismas leyes. Con el error de derecho el recurrente deberá indicar en forma clara la prueba específica conculcada, como también acontece con el error de hecho, y explicar técnicamente el yerro, pero además deberá señalar las normas legales infringidas sobre el valor de los elementos probatorios apreciados erróneamente. Pero aparte de lo común de ser precisos con la prueba cuya valoración ha sido errónea, y calificar técnicamente el error acusado, y con la única salvedad del error de hecho, deberá citar las normas procesales conculcadas. También resulta común en las dos clases de errores la obligación de expresar en forma clara y precisa las leyes de fondo infringidas, sus argumentos técnicos y jurídicos, como consecuencia de la equivocada apreciación reclamada.

VI.-

A mayor abundamiento, sobre el vicio de incongruencia por la falta de pronunciamiento sobre la prescripción, queda claro a esta Sala que tal omisión no se ha dado, pues tanto en la sentencia de primera instancia (folios 1503 y 1504) cuanto en la del Tribunal (folio 1549) hay pronuciamiento expreso sobre el particular, el cual, caso de no haberse dado, obligaba al recurrente, a efectos de la procedencia del recurso de casación a solicitar la respectiva adición. Por otra parte, en cuanto al daño moral, es clara la sentencia del Tribunal al rechazar la pretensión que en ese sentido formulara la reconventora, por lo que no comprende esta Sala cual puede ser la inconformidad del recurrente.

VII.-

Como se mantiene incólume el cuadro fáctico, conviene recordarlo para todo cuanto más adelante se resolverá. En efecto la empresa Pepe U.K. Limited, domiciliada en Gran Bretaña, inscribó en ese país desde el 22 febrero de 1984 la marca “Pepe” a su nombre en clase 25 y se encuentra vigente hasta el 22 de febrero del 2005. La mencionada clase comprende artículos de ropa y para uso de los pies. El 25 de setiembre de 1986, Pepe U.K. Limited celebró un contrato de distribución y licencia de marca registrada con la empresa Michelle Trading Corporation de Panamá, el cual le otorgó a esa compañía el derecho exclusivo para venta de los productos en Panamá, Costa Rica, Colombia y Venezuela. Mari Quintero Durán, propietaria de la compañía “Quintero y Durán”, intentó inscribir en Costa Rica la marca “POLO” a finales de 1988, pero como no contaba con el permiso del propietario de la marca, desistió de esa solicitud. Luego viajó a Estados Unidos y trajo pantalones marca “PEPE” originales, de marca notoria y conocida tanto nacional como internacionalmente, y le pidió a las personas de producción desbaratarlas con el fin de ser reproducidas. Posteriormente, la misma señora, solicitó en Costa Rica a favor de Acabados Santa Rosa S.A., el registro de la marca “PEPE”, pero al no ser posible, logró la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Pepe Baselín” el 6 de agosto de 1987, en clase 25 internacional, siendo idéntica a la inscrita en Gran Bretaña a favor de Pepe U.K. Limited. No obstante, amparándose en dicha inscripción, el 12 de agosto de 1996, Acabados Santa Rosa S.A., inscribió en el Registro Público de la Propiedad Industrial de Costa Rica, la marca de fábrica y de comercio PEPE, en clase 25 internacional, para distinguir y proteger textiles y zapatos. La Compañía “Quintero y Durán” desapareció y fue sustituida por “Fabricaciones Baalbek S.A.”, cuya representación estuvo a cargo de Kattia Berdugo Ulate, no obstante, la señora Quintero Durán siguió vinculada a la empresa. En nuestro país, quien ha explotado la marca “Pepe Baselín” ha sido Fabricaciones Baalbek S.A., basando su derecho en la inscripción a favor de Acabados Santa Rosa S.A., en las diferentes prendas de su producción, básicamente, jeans, camisetas, jackets, sweters y otros, así como para publicidad, utilización de diseños, señales propagandísticas. Posteriormente, el 26 de diciembre de 1991, Acabados Santa Rosa S.A., dio en arrendamiento la marca “Pepe Baselín” a Fabricaciones Baalbek S.A., mediante un contrato privado de arrendamiento, uso, industrialización, y mercadeo de marca. El 23 de octubre de 1991, la sociedad Pepe U.K. Limited, la cual está organizada bajo las leyes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, domiciliada en Pepe House, 449/451 High Real, Londres NW10 2JJ, Inglaterra, con establecimiento manufacturero en esa dirección, solicitó la inscripción de la marca “PEPE” en clase 25 internacional ante el Registro Público de la Propiedad Intelectual. La marca fue inscrita como Diseño Especial al tomo 209, folio 141, asiento 78.882 el 25 de marzo de 1992, pero se le negó la inscripción de la marca “PEPE” como marca de fábrica, por existir la marca “Pepe Baselín” a nombre de Acabados Santa Rosa S.A. Ante la Agencia Fiscal de Cañas, el 7 de marzo de 1992, Kattia Berdugo Ulate, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de Fabricaciones Baalbek S.A., interpuso denuncia penal contra José Antonio Angulo por el delito de propaganda desleal. El Juzgado Penal de la zona dictó sobreseimiento del imputado mediante resolución de las 10 horas del 23 de junio de 1992, porque la denunciante no probó la representación de la marca “PEPE”. El 4 de mayo de 1992, Fabricaciones Baalbek S.A., publicó en el periódico La Nación una “Cápsula Informativa”, donde consta el diseño registrado por Pepe U.K. Limited desde marzo de ese año, luego el 9 de julio de 1992 publicó en ese mismo diario un aviso donde promociona la marca “PEPE”. El 30 de julio de ese mismo año, Pepe U.K. Limited denunció penalmente a Kattia Berdugo Ulate, en su calidad de representante de Fabricaciones Baalbek S.A., por el delito de competencia desleal. Ese expediente fue desestimado y archivado mediante resolución de las 7 horas 30 minutos del 4 de febrero de 1993 dictada por el Juzgado Penal de Heredia por tratarse de un delito sólo perseguible a instancia privada. El 27 de agosto de 1992, la empresa Michelle Trading Corporation le otorgó la distribución de los productos Pepe en Costa Rica a la compañía Romara de Centroamérica S. A. Por otra parte, en Colombia, Wadith Nader Escruceria, tiene inscrita bajo su nombre la marca “PEPE” en clase 25 la cual comprende artículos de zapatería. El 22 de marzo de 1993, Fabricaciones Baalbek S.A., publicó en el periódico La Nación lo siguiente: “Nuestra compañía es licenciataria de la marca de fábrica y comercio denominada PEPE BASELÍN, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad… (…) “La compañía inglesa llamada PEPE U.K. LIMITED pretendiendo mejor derecho sobre la marca en cuestión, denunció a Fabricaciones Baalbek S.A., por la presunta comisión del delito de competencia desleal…”. El Licenciado Carl Jensen Pennington, en su condición de representante de Pepe U.K. Limited, publicó el 1° de abril de 1993 en los periódicos La Nación y La República, un campo pagado indicando la voluntad de algunas empresas nacionales de apropiarse de la marca PEPE y el uso indebido de la misma, como el caso de la empresa Fabricaciones Baalbek S.A. En virtud de ello, las actoras interpusieron una querella penal contra el Lic. Carl Jensen, quien figuró además como demandado civil junto con Pepe U.K. Limited, por el delito de difamación de persona jurídica. Mediante sentencia de las 16 horas 30 minutos del 5 de octubre de 1995, el Juzgado Cuarto Penal de San José acogió la excepción de prueba de la verdad incoada por el imputado y lo absolvió de toda pena y responsabilidad, además, declaró sin lugar la acción civil resarcitoria.

VIII.-

No se logró acreditar en autos la propiedad por parte de distintas personas de la marca PEPE. Tampoco se acreditó la amenaza de la empresa Romara de Centroamérica S.A., a los clientes de las actoras ni la pertenencia de la compañía Pepe Internacional de Colombia a favor de Wadith Nader Escruceria. No fue demostrada la campaña publicitaria de desprestigio de las sociedades demandadas contra las actoras y, consecuentemente, se hayan menoscabado sus ingresos. La sociedad Acabados Santa Rosa S. A., no acreditó ser la propietaria registral de la marca “PEPE” al momento de presentación de la demanda, 30 de octubre de 1992, pues la inscripción de dicha marca no fue sino hasta el 12 de agosto de 1996. 

IX.-

Resulta común al error de hecho y de derecho la obligación de expresar en forma clara y precisa las leyes de fondo infringidas, sus argumentos técnicos y jurídicos, como consecuencia de la equivocada apreciación reclamada. Esto implica señalar técnicamente la violación infringida al ordenamiento jurídico en las normas de fondo con la errónea apreciación, y no solo citar los artículos o transcribirlos. La normativa procesal y la misma jurisprudencia de la Sala se apartan del criterio de calificar al recurso de casación como un recurso formalista, pero ello no excluye la necesidad de cumplir con la técnica propia del sistema procesal. Lo contrario implicaría darle a la Sala de Casación una competencia amplísima en perjuicio de las sentencias y del vencedor en instancia. Como se trata de un recurso otorgado en favor de la ley hay interés público en entrar a conocerlo, pero ese interés lo determina la forma de combatir la sentencia. Porque la función de la casación es juzgar sentencias y no casos concretos. Y solo cuando se infringe el ordenamiento jurídico se le otorga competencia a la Sala para entrar a quebrar el fallo y corregir la infracción en interés de la parte. Si el casacionista no observa los requisitos señalados por el mismo ordenamiento procesal el recurso deberá ser declarado sin lugar. En concreto, entonces, las normas de fondo cuya infracción se acusa son las siguientes: 34 de la Constitución Política, 14, 17, 18, 94, 227, 230 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. La tesis del recurrente consiste en considerar atributivo el sistema de inscripción de marcas en Costa Rica, sea una vez inscrita la marca a nombre de una persona, esta pasa a ser de su propiedad, constituyéndose en su legítima acreedora de la protección otorgada por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Pero el recurso en cuanto a la violación directa parece carecer de la técnica de casación, porque no se explica con claridad y precisión la forma como resultaron conculcadas las normas sobre las cuales alega su inaplicación. En efecto, el recurrente no expone técnicamente las razones por las cuales considera erróneamente aplicados los fundamentos jurídicos del Tribunal para arribar a su decisión ni los motivos por los cuales aduce errado dicho pronunciamiento. Por el contrario esta Sala se ha pronunciado respecto del sistema marcario en Costa Rica, calificándolo de atributivo atenuado por respeto a los Estados extranjeros en los cuales se sigue el sistema declarativo. También la Sala declaró contrario a la buena fe, al normal y honrado desarrollo del comercio adueñarse de una marca poseída durante años por otra persona, originándose así la doctrina de la “marca notoria”. “

VI.-

La marca "SAMARA" que pretende inscribir Motores Internacionales S. A., es una marca de renombre, posee la característica de la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un país industrializado, que produce vehículos con ese nombre de fábrica que hoy día son exportadas a muchos países. En sentencias números 46 de las 14,00 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,00 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: "...que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano "tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor,...así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como 'de las marcas de renombre' o 'de las marcas notorias', que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina 'actividades parasitarias' o 'actos parasitarios'. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...-

Aun cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria".- Sentencia N° 181 de las 9 horas 47 minutos del 20 de junio de 1990.

X.-

En todo caso no parecen violadas las normas de fondo citadas porque esta Sala ya se pronunció sobre la atenuación del sistema atributivo constante en el Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, vigente al momento de ocurrir los hechos en cuestión, para la protección de las marcas. En consecuencia, si “PEPE” se trataba de una marca notoria, no era necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, para otorgarle protección de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Por ese sólo hecho, ser una marca de renombre, está sujeta a la protección otorgada por nuestra legislación. No obstante, ello, la marca “PEPE” quedó inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial Costarricense a nombre de la sociedad Pepe U.K. Limited, en clase 25, como diseño especial el 25 de marzo de 1992. Por ello, la empresa Acabados Santa Rosa S.A., no puede ahora pretender, bajo un argumento formalista y en contraposición a la doctrina, la inscripción y por ende utilización de una marca, previamente utilizada y comercializada por otra entidad, pues lo anterior atentaría contra la buena fe comercial y llevaría a la confusión del consumidor.

XI.-

El reproche de costas no es de recibo porque en este caso se impone la condenatoria a la actora por haberse acogido parcialmente la contrademanda. En efecto sobre el tema de costas la jurisprudencia de esta Sala, ampliamente reiterada, ha sido contundente. Antes de la reforma al Código de Procedimientos Civiles, hoy derogado, que se produce en el año 1937, imperaba la regla de que al vencido, en principio, solo se le condenaba a pagar las costas procesales, pues tocante a las personales su pago solo se imponía cuando mediara temeridad en la conducta del litigante. Por virtud de esa reforma, varió el criterio, disponiéndose que la condenatoria, tanto en costas procesales como personales, se impondría al vencido por el hecho de serlo, es decir por perder el litigio, sin requerir demostración de temeridad o mala fe. La exoneración, conforme a ese mismo criterio, resultaba excepcional, para el caso de que el litigante hubiere actuado con evidente buena fe. El Código Procesal Civil que hoy nos rige, en sus artículos 221 y 222, dice lo propio.

XII.-

En razón de todo lo anterior, no existiendo las violaciones acusadas, procede declarar sin lugar el recurso y condenar en costas a quien lo interpuso.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso.

Rodrigo Montenegro Trejos

Ricardo Zeledón Zeledón Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya Anabelle León Feoli

J**

Recurso: 199-01