RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232 - SP (2015/0053558-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : SS INDUSTRIAL SA
RECORRENTE : SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
ADVOGADOS : ELIANE YACHOUH ABRÃO - SP028250
PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO E OUTRO(S) - SP275935 RECORRENTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS
NATURA LTDA ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) - DF045472
RECORRIDO : OS MESMOS
INTERES. : FREEDOM COSMETICOS LTDA
INTERES. : ABPI
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
- RJ046214 INTERES. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES E OUTRO(S) - DF020016A INTERES. : INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF -
PR000000F
EMENTA
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM.
ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL.
REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA
DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO
USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.
A tese a ser firmada, para
efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte:
As questões acerca do trade dress
(conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins,
por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares,
é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse
institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação
de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a
abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.
2.
No caso concreto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos
e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se
no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura
Ltda. e Natura Cosméticos S.A.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas,
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelas recorrentes
SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Para os fins do art. 1.036, do CPC/2015, foi fixada a seguinte tese repetitiva:
"As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência
desleal, e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI, e cuidando
de demanda entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual,
já que não afetam interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete
à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação
do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.
Quanto ao recurso interposto pelas recorrentes Indústria e Comércio de Cosméticos
Natura Ltda e Natura Cosméticos S.A., a Seção, por unanimidade, decidiu pela remessa
dos autos à Quarta Turma (Juízo Natural), por não haver matéria afetada ao rito
dos recursos repetitivos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco
Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Lázaro Guimarães (Desembargador convocado
do TRF 5ª Região) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Sustentaram oralmente a Dra. Teresa Arruda Alvim, pelas recorrentes Natura
Cosméticos S.A. e Outra, e a Advogada da União, Dra. Indira Ernesto Silva, pelo
interessado Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
Brasília (DF), 13 de dezembro de 2017(Data do Julgamento)
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator