جماعة دول الأنديز

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

 

Proceso:                                             251-IP-2019

Asunto:                                                Interpretación Prejudicial

Consultante:                                       Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen:                       SP-S 200009-2013

Expediente interno

del consultante:                                 32/2017-CA

Referencia:                                          Patente de invención “USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO”

Magistrado Ponente:                          Hugo R. Gómez Apac

 

                                                                                                                                             

VISTOS

El Oficio Nº 193/2019 del 4 de junio de 2019, recibido vía courier el 25 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial sin mencionar la normativa comunitaria pertinente, a fin de resolver el proceso interno N° 32/2017-CA; y,

El Auto del 25 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.        ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandantes:          Adrián A. Sainz Gutiérrez

                                    Valeria Lucía Sainz Prestel

Demandado:             Servicio Nacional de Propiedad Intelectual   —SENAPI— del Estado Plurinacional de Bolivia           

B.        ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1.         Si la solicitud de patente de invención “USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO” solicitada por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, cumpliría con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el requisito de novedad.

2.         Si la patente de invención “USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO” solicitada ante el SENAPI el 22 de agosto de 2013 por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, sería o no una divulgación inocua, al haberse publicado en España otra patente con el mismo objeto de invención y por los mismos solicitantes, cuya fecha de publicación es 12 de septiembre de 2012.

C.        NORMAS A SER INTERPRETADAS

1.         La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial sin mencionar la normativa comunitaria pertinente.

2.         De los asuntos controvertidos se desprende que las normas involucradas son los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], los cuales se interpretarán de oficio por cuanto la patente fue denegada por presuntamente no cumplir con los requisitos de patentabilidad, específicamente el requisito de novedad.

3.         Asimismo, de oficio se realizará la interpretación del Artículo 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,[2] a fin de desarrollar el tema sobre las divulgaciones inocuas, por ser objeto de controversia en el proceso interno.

D.        TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.

2.         La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad.

3.         Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente.

E.      ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

1.1.    En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

1.2.    Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

1.3.    Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial[3].

1.4.    Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

2.         La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad

2.1.     Dado que en el presente caso se discute los alcances del estado de la técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una solicitud de patente que reivindica prioridad, corresponde desarrollar el tema propuesto.

2.2.     Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486[4], los países miembros otorgarán patentes para las invenciones[5] (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

2.3.     En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486[6] dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.

2.4.     El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:

“…el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.”[7]

2.5.     En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial[8].

2.6.     En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención[9].

2.7.     La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.

2.8.     Adicionalmente, la fecha de presentación de la solicitud de patente no solo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el Artículo 9 de la Decisión 486. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente.

2.9.     El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de presentarse este supuesto, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes.

3.         Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente

3.1.     Dado que en el presente caso se discute si la publicación de la solicitud extranjera —realizada por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel— es o no una divulgación inocua comprendida dentro de las excepciones contempladas en el Artículo 17 de la Decisión 486, corresponde desarrollar el tema propuesto.

3.2.     Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486[10], los países miembros otorgarán patentes para las invenciones[11] (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

3.3.     En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486[12] dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.

3.4.     El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:

“…el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.”[13]

3.5.     En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial[14].

3.6.     En consecuencia, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, presentada ante cualquier oficina nacional competente —en cualquier lugar o idioma—. En efecto, en virtud del carácter absoluto o universal de la novedad requerida, se debe tener en cuenta toda divulgación realizada con anterioridad a la solicitud objeto de examen[15].

3.7.     Sin embargo, el Artículo 17 de la Decisión 486 establece las siguientes tres excepciones o también denominadas “divulgaciones inocuas”:

(i)         Cuando la divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente;

(ii)        Cuando la divulgación se efectúe mediante la publicación, por parte de una oficina nacional competente, en contravención de la norma que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

(iii)      Cuando la divulgación provenga de un tercero que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

3.8.     La primera excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido directamente de inventor o su causahabiente y la tercera excepción a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros (directa o indirectamente).

3.9.     Por su parte, la segunda excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en contravención de la norma que rige la materia[16].

3.10.  La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación inocua únicamente si se efectuó “en contravención de la norma que rige la materia”[17].

3.11.  A contrario sensu, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que se pretende patentar.

3.12.  A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de Estados Unidos de América que de manera expresa incluye como divulgación inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas por las oficinas de patentes de otros países, la legislación andina se adhiere a la posición que descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que provengan de un error o contravención de la norma, posición que es compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras[18].

3.13.  El texto del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales[19], incluyendo la publicación de su solicitud de patente pero en la medida que esta se haya realizado en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro —en el extranjero— de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable; es decir, que sean accidentales.

3.14.  De otro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina (Artículo 9 de la Decisión 486), de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, consagra el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la solicitud prioritaria[20].

3.15.  En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención del legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodo de gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales” —incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en “contravención de la norma que rige la materia”—.

3.16.  La redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales”, incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones inocuas son publicaciones accidentales.[21]

3.17.  Es así como debe considerarse que los supuestos previstos en los Literales a), b) y c) del Artículo 17 de la Decisión 486 son “divulgaciones accidentales”. El inventor o su causahabiente debe haber divulgado la patente por accidente (supuesto del Literal a); la publicación proviene del trámite de una solicitud de patente en el que la oficina nacional competente ha contravenido la norma que rige la materia (supuesto del Literal b); y una divulgación efectuada por accidente por parte de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente (supuesto del Literal c).[22]

3.18.  Como se ha señalado anteriormente, las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro (en el extranjero) de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable. Si no hay contravención alguna, no hay “divulgación accidental”; y si no hay divulgación accidental, no hay divulgación inocua.[23]

3.19.  Por tanto, si se trata de la publicación de la patente efectuada en el marco del trámite normal de una solicitud de patente, e independientemente de si es la oficina nacional competente, o el solicitante previa autorización de la oficina nacional competente, el que entrega la publicación al diario o gaceta oficial, no estamos ante la presencia de una publicación inocua, pues no es una “divulgación accidental” y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 17 de la Decisión 486.[24]

3.20.  Toda publicación efectuada en el marco de un procedimiento de solicitud de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue iniciado de manera voluntaria por el solicitante de la patente. Pero esto no significa que se trate del supuesto a) del Artículo 17 de la Decisión 486, como tampoco del supuesto c) de dicho Artículo. No se puede argumentar que como el solicitante inició el trámite, la divulgación la hizo el inventor o su causahabiente; como tampoco se puede alegar que como el diario o gaceta oficial efectuó la publicación, la divulgación la hizo un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.[25]

3.21.  Para estar en el ámbito del supuesto b) del Artículo 17, son dos los requisitos:[26]

a)      Que la publicación se efectúe en el marco del procedimiento de solicitud de obtención de patente, e independientemente de si quien envía la publicación al diario o gaceta oficial es el solicitante o la oficina nacional competente.

b)      Que haya una contravención a la norma que rige la materia.

3.22.  En ese sentido, si la publicación se efectúa en marco del trámite de una solicitud de patente, y no hay contravención a la norma que rige la materia, no estamos ante la presencia de una divulgación inocua.[27]

3.23.  Por lo expuesto, en el proceso interno, la autoridad consultante deberá determinar si la publicación efectuada como parte del procedimiento de registro de la patente de invención (solicitud extranjera) se efectuó en contravención o no de la norma a efectos de determinar si constituye o no una divulgación inocua. Para ello, deberá aplicar el Literal b) del Artículo 17 de la Decisión 486, de conformidad con los criterios indicados en la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 32/2017-CA, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

 

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA	Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO
Hernán Rodrigo Romero Zambrano MAGISTRADO	Hugo R. Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

 

Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE (E) Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.