SENTENCIA
ES: APB:2019:4828
ANTECEDENTES DE HECHO:
La demandante Schibsted Classified Media Spain S.L. (“Schibsted”)
es una sociedad española perteneciente al grupo internacional noruego
"Schibsted" desde el año 2014, fecha en la que el citado grupo
adquirió la antes conocida como Antunis Segundamano España, S.L. y se dedica a
la creación, gestión y explotación de portales web de anuncios clasificados en
lengua española, a través de los cuales los usuarios, ya sean particulares o
profesionales, pueden publicar anuncios de sus productos o servicios, e incluso
ofertas de empleo.
Schibsted gestiona más de 15 portales de Internet a nivel
internacional, los cuales abarcan ámbitos tan diversos como el empleo, la
educación, el motor, o el sector inmobiliario, además de portales generalistas
de anuncios clasificados y es titular de diversas marcas nacionales, entre
otras, la marca nacional mixta "COCHES.NET" solicitada el 5 de julio
de 2012 y registrada el 15 de octubre de 2012 para los servicios de las clases
38, 41 y 42.
Schibsted explota el portal de contenidos Coches.net, accesible a
través del nombre de dominio www.coches.net, mediante el cual se ofrece la
posibilidad a usuarios -tanto profesionales de la compraventa de vehículos como
particulares que buscan vender sus propios vehículos- de publicar anuncios de
compraventa de automóviles nuevos y de ocasión, así como otros vehículos de
motor. Mientras los usuarios particulares no deben abonar ningún importe por la
publicación de los anuncios en el Portal, los usuarios profesionales sí están
sujetos al pago de una contraprestación económica, en atención al ánimo de
lucro perseguido por dichos usuarios profesionales.
La demandada Autodescuento, S.L. (“Autodescuento”) es la operadora
del portal web "Coches.com" accesible a través del nombre de dominio
www.coches.com, se dedica también a ofrecer a sus usuarios, ya sea a título
particular o a título profesional, la posibilidad de publicar anuncios y
fotografías de automóviles para su venta.
La demandada Autodescuento está participada en un 17,48% por la
entidad Idealista S.A.U., competidor directo de la actora en el mercado de los
clasificados on-line y ha llevado a cabo la reproducción no autorizada de
anuncios de la web de la actora coches.net en su web Coches.com.
Por ello, Schibsted formuló demanda ante el Juzgado de lo
Mercantil nº8 de Barcelona en la que alegaba que la demandada Autodescuento
había llevado a cabo actos de infracción de sus derechos de propiedad
intelectual, marcarios y había incurrido en actos de competencia desleal. Se
imputaba a la demandada haber procedido a reproducir, transformar y comunicar
públicamente (a través de la modalidad de puesta a disposición del público) una
serie de anuncios, sin contar con la debida autorización del titular (la propia
actora) de la obra colectiva "Coches.net". Consideraba que esos
hechos constituían una infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad
de la actora. Entendía que la demandada había estado copiando y parasitando,
sin autorización alguna, los anuncios de compraventa de vehículos que
integraban la base de datos de la actora, captando sus contenidos y
reproduciéndolos en su web en beneficio propio, lo que suponía un
aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno. Asimismo, indicaba que la copia de
los referidos anuncios afectaba no sólo al texto del anuncio, en el que se
incluía información básica del vehículo de motor en venta, sino también a las fotografías
que los acompañaban. Respecto de éstas, se afirmaba que Autodescuento había
suprimido las marcas de agua que Schibsted había insertado en las citadas
fotografías con la finalidad de evitar su copia y reproducción no autorizada,
siendo ello constitutivo de un ilícito contra la propiedad intelectual
(supresión de la información para la gestión de derechos) y contra la propiedad
industrial (supresión de la marca registrada de Schibsted
"Coches.net", en tanto que la misma se incluía en la referida marca
de agua).
La demandada se allanó parcialmente a la demanda, reconociendo que
desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2016 había replicado anuncios de la
web de la actora correspondientes a vendedores profesionales de vehículos de
ocasión (segunda mano) y haber suprimido algunas (no todas) marcas de agua de
la actora con carácter previo a la publicación en su web, si bien no en las
cantidades ni en las proporciones manifestadas en el escrito de demanda. Aducía
que tales copias de anuncios se habían llevado a cabo por algunos de sus
empleados del equipo comercial de la compañía por iniciativa propia y sin el
conocimiento de los administradores. Se aceptaba, asimismo, que dicha conducta
suponía una infracción
del derecho de propiedad intelectual sui generis sobre las bases
de datos y un ilícito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, con
las consecuencias que les correspondían. Sin embargo, se oponía a la existencia
de infracción marcaria y a la violación de derechos de propiedad intelectual
por estar ante una obra colectiva. Se indicaba que tras la notificación de la
demanda se había procedido a la inmediata retirada de los anuncios copiados y
que a partir del 18 de octubre de 2016 ya no existían anuncios duplicados en la
web www.coches.com. Por ello, negaba que se hubiera generado daño alguno a la
actora por lo que se oponía a las pretensiones indemnizatorias de ésta.
El Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona dictó sentencia
estimando las pretensiones de la parte demandante por las razones siguientes:
1º) porque se había allanado el demandado apreciándose la existencia de una
infracción de los derechos sui generis de protección de la base de datos; 2º)
porque la obra no era colectiva; 3º) porque el citado allanamiento comportaba
el reconocimiento de la comisión de un ilícito concurrencial por
aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajena; 4º) porque el reconocimiento
de la supresión por la demandada de las marcas de agua de los anuncios, con
carácter previo a su publicación en la web, comportaba una infracción de los
derechos de propiedad intelectual del art. 162 (actual art. 198) del Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando
las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI) y una infracción
marcaria de los artículos 41 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas (LM).
A la hora de fijar la indemnización, la sentencia cifra el daño
emergente en 2.650 euros, derivados de los gastos de investigación. Y en
relación con el lucro cesante, considera que la demandada se dedica a la venta
de coches nuevos o de ocasión y también de coches usados; que el volumen de
anuncios copiados por la demandada ha sido masivo; que el periodo temporal en
que se copiaron dichos anuncios fue desde el 28/7/2012 a 31/12/2016; que el
porcentaje de anuncios copiados es del 38,24% y que se aplica sobre los
beneficios obtenidos por Autodescuento por toda la actividad de su sitio web; y
que la determinación del montante exacto se hará en ejecución de sentencia.
Finalmente, desestima la publicación de la sentencia.
Recurre en apelación la demandada y los motivos del recurso son:
a) error en la interpretación del derecho aplicable; y b) error en la
valoración de la prueba practicada.
Autodescuento considera que la sentencia recurrida ha incurrido en
una errónea aplicación de los arts. 138.1 y 140.1 del TRLPI, en primer lugar,
porque dicha resolución no declara que se hayan producido daños en la actora,
sino que los da por hecho y pasa directamente a calcularlos; en segundo lugar,
porque Autodescuento no ha obtenido beneficios directos por la réplica de
anuncios realizada; y en tercer lugar, porque tampoco ha obtenido beneficios
indirectos por la citada replica, sin que se haya acreditado por la actora la
existencia ni la relación de causalidad de dichos beneficios indirectos.
Schibsted insiste en que la conducta infractora de la demandada le
ha generado unos daños a la actora y ha reportado unos beneficios a
Autodescuento, entre otros el ahorro de costes asociado a la generación de
contenido. Finaliza invocando la aplicación de la doctrina ex re ipsa al
presente caso.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza
afirmando que el recurso de apelación pone en tela de juicio la propia
existencia de los daños, lo cual contrasta con las aseveraciones realizadas en
la contestación a la demanda. El hecho de que el demandado reconociese en su
contestación a la demanda que había copiado parte de los anuncios existentes en
la base de datos del actor, da lugar a que el tribunal tenga acreditada, al
menos, la existencia de una infracción de los derechos sui generis de
protección de base de datos de su titular y un acto de competencia desleal por
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Ello comporta que el actor pueda
reclamar el lucro cesante derivado de dichas infracciones.
El tribunal considera que la actividad replicante de base de datos
llevada a cabo por el demandado difícilmente podría entenderse que no ha
causado ningún perjuicio a la actividad económica del actor. Dicha actividad
infractora, al menos, habría provocado que el actor recibiese menos visitas en
su portal web, afectando de esta manera a su modelo de negocio. Raramente podrá
producirse una infracción que ningún beneficio reporte al infractor o ningún
perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene
en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente
vinculados a actividades empresariales y que nos encontramos ante entidades
competidoras. Por ello, entiende que la vulneración de los derechos de
propiedad intelectual y los actos de competencia desleal acaecidos en este caso
conllevan un lucro cesante.
En consecuencia, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
15ª) desestima el motivo y acoge la petición de existencia de un lucro cesante,
procediendo en el fundamento siguiente a entrar a conocer la apelación sobre
las partidas concretas que han sido impugnadas.
En cuanto a la determinación del lucro cesante, la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección 15ª) señala que la discusión en torno al día
inicial del cómputo se centra en la aplicación de las reglas de la carga de la
prueba del artículo 217.7 de la LEC, en concreto, en la facilidad y cercanía a
las fuentes de prueba. No se ha puesto en duda por las partes que el portal web
de la actora, coches.net, lleve abierto al público varios años, habiéndose
convertido en un referente en el sector del automóvil.
En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
15ª) considera que el modelo de negocio que ha creado la demandada replicando
los anuncios publicados en la web coches.net no es algo ocasional, sino que
forma parte de su modo de actuar, ya que ha llevado a cabo una actividad
depredadora y parasitaria duplicando anuncios de una entidad competidora. Ello
conlleva que no sea creíble que la actividad infractora de Autodescuento
comenzara el día 9 de septiembre de 2015 cuando fue descubierta por la entidad
Götz Auto, S.A.
A estos efectos, señala que una vez que la demandada ha reconocido
la infracción, allanándose a la misma, si pretende que se limite el plazo
indemnizatorio, le correspondería a ella probar el dies a quo en que comenzó
dicha infracción al contar con la facilidad probatoria del art 217.7 de la LEC.
Máxime en un caso como este en el que la demandada aduce que la actividad de
replicar anuncios fue llevada a cabo por un empleado que fue, posteriormente,
despedido por estos hechos.
La sentencia de instancia, ante la falta de prueba concreta de
ambas partes sobre la fecha de cómputo inicial (diez a quo) y la fecha de
cómputo final (dies ad quem), considera que la infracción continuó durante todo
el año 2016, considerando como fecha de cese el final de dicho año, ya que
durante el año 2017 no hubo prueba de la infracción.
Por otro lado, sobre el porcentaje de anuncios replicados,
Autodescuento comienza su recurso realizando una serie de alegaciones sobre la
no exclusividad de los anunciantes y sobre el informe pericial aportado por la
demandante en concreto, sobre tres de los pasos seguidos por dicho perito para
detectar
el volumen de negocios copiados y sobre la falta de certificación
digital o falta en la cadena de custodia de los datos informáticos de dicha
pericial. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) matiza que el
recurso de apelación no puede servir de cauce para la introducción en el
proceso de cuestiones nuevas. Lo prohíbe no sólo el art. 412 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) sino también el art. 456.1 de la
LEC, conforme al cual, el ámbito del recurso queda circunscrito al de las
cuestiones que se hubieran planteado durante la primera instancia. La
contestación a la demanda no indica las citadas alegaciones. Por tanto, tales
alegaciones constituyen cuestión nueva en la apelación, razón por la que no
merecen respuesta alguna.
Considera, también, Autodescuento que no procede extrapolar las
comprobaciones de dos días aislados realizadas por el perito de la demandante a
todo el periodo de cinco años, pues reconoce que no puede saber con exactitud
el volumen de anuncios indebidamente replicados al carecer del histórico de las
duplicaciones.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)
considera que el informe del perito de la demandante es serio, fiable y
sistemático, lo que permite dar por válidas sus conclusiones, máxime al no
quedar desvirtuadas ni por las meras alegaciones del perito de la demandada y
ni por las de la demandada que no tiene datos fiables, ni el histórico de las
duplicaciones, sino meras hipótesis. Ello comporta que se mantenga en el 38,24%
el porcentaje de anuncios replicados.
Finalmente, queda por analizar a qué beneficios se les deberá
aplicar el mencionado porcentaje, pues la apelante entiende que el porcentaje
de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita debería afectar
únicamente a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos
de ocasión. Considera que la sentencia comete el error de declarar que todos
los beneficios de la empresa, por todas las ramas del negocio, se deben ver
afectados por la citada duplicación de anuncios, cuando la sección de anuncios
de vehículos de ocasión constituye solamente un 9% de la total facturación de
Autodescuento.
Por el contrario, la actora entiende que dicho porcentaje debe
aplicarse a toda la actividad del sitio web, dado que los beneficios que se han
obtenido por la réplica del portal transcienden y repercuten en toda la
actividad llevada a cabo por la demandada. Basa su petición en el siguiente
argumento: el principal interés que persiguen plataformas como la de la
demandada es generar contenido (anuncios), ese contenido permite obtener
visibilidad en los buscadores de internet, produciendo dicha visibilidad un
mayor tráfico de visitas, lo cual es condición para captar la atención de
anunciantes, clientes y usuarios y que éstos pueden acceder al resto de
servicios y secciones de la web, en concreto, publicidad, seguros,
financiación, coches nuevos, etc.
Esto podría comportar que un usuario que entre en la web
coches.com, atraído por uno de los anuncios copiados sin autorización, pueda
acceder a los servicios que ofrece dicha web. Sin embargo, la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que no se ha aportado ningún dato
que permita acreditar empíricamente la proporción en que se han visto
incrementadas o beneficiadas las otras ramas del negocio de Autodescuento por
las infracciones cometidas. Ello comporta que la indemnización que debe pagar
Autodescuento no deba extenderse a la totalidad de los beneficios obtenidos con
dicha web, sino que deba limitarse a los beneficios obtenidos con la sección de
anuncios de vehículos de ocasión, ya que es el único dato objetivable (el 9% de
la total facturación de Autodescuento).
Por tanto, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)
estima el recurso de apelación en el extremo de fijar que la indemnización se
determinará aplicando el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización
ilícita (38,24%) a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de
vehículos de ocasión de la página web coches.com (9%).
Autodescuento insiste en que las fotografías de las que se
suprimieron las marcas de agua no tienen protección por derechos de autor del
art. 162.2 del TRLPI y, aunque fueran una obra protegida, la entidad Schibsted
no sería su titular (sino que sería el anunciante, que es el que las facilita)
ni tendría la condición de licenciatario exclusivo según exige el art. 146 de
la mencionada norma.
Schibsted indica que procede la desestimación del recurso en este
punto, ya que el precepto 162.2 del TRLPI diferencia entre "obra" y
"prestación protegida", lo que conlleva que las marcas de agua puedan
identificarse no solamente como obras protegidas por derecho de autor, sino por
cualquier otra prestación protegida. Opina que, en este caso, la base de datos
es una obra protegida ya sea por derecho sui generis o por mera fotografía, por
lo que le es aplicable el artículo 162.2 del TRLPI.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que lo
que se discute en este punto es si la conducta realizada por la demandada y
admitida expresamente por ella consistente en suprimir las marcas de agua de
las fotografías de los vehículos supone una infracción del artículo 162 del
TRLPI, que establece las normas de protección de la información suministrada
por los titulares para identificar sus obras o prestaciones y gestionar sus
derechos.
Según la doctrina científica, la protección que dispensa sólo se
extiende sobre la información suministrada por los titulares sobre obras y
prestaciones en formato digital. El apartado segundo del artículo da el
concepto de información para la gestión de los derechos. Dicha información
permite identificar una obra o prestación, los titulares de sus derechos y
conocer las condiciones de uso de la obra o prestación. La información deberá
ir asociada al ejemplar tangible que contiene la obra o bien incorporada en la
licencia de uso establecida en red por el titular de los derechos, si las obras
o prestaciones se ponen a disposición del público en Internet.
En relación con los actos ilícitos contra la información para la
gestión de los derechos, los titulares de derechos de propiedad intelectual
podrán ejercitar las acciones previstas en los arts. 138 a 143 del TRLPI contra
quienes, a sabiendas y sin autorización, lleven a cabo alguno de los siguientes
actos: a) supresión o alteración de toda información para la gestión
electrónica de derechos; b) distribución, importación para distribución,
emisión por radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público de
obras o prestaciones protegidas en las que se haya suprimido o alterado sin
autorización la información para la gestión electrónica de derechos.
Finalmente, el precepto exige que los titulares de derechos podrán
emprender estas acciones siempre que quienes efectúan dichos actos "sepan
o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen, permiten,
facilitan o encubren la infracción de los derechos de propiedad intelectual
".
En estas actuaciones, la obra o prestación protegida (a la que se
refiere el art. 198 actual del TRPLI) no son las fotografías aisladamente, sino
que es la base de datos de la entidad actora. Autodescuento cuando replicaba
los anuncios no copiaba únicamente las fotografías, sino también los textos y
el resto de elementos de los anuncios. A la vez que duplicaba los anuncios
alteraba parte del contenido de los mismos, en este caso, eliminaba las marcas
de aguas de las fotografías.
La transposición de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996,
sobre la protección jurídica de las bases de datos, en nuestro TRLPI dio lugar
a la doble protección de las bases de datos. En base a ello, las bases de datos
pueden ser protegidas por derechos de autor, si son obras originales (art. 10
TRLPI), quedando sujetas a las normas contenidas en el Libro I del TRLPI.
Independientemente de la protección por derechos de autor, las bases de datos
pueden ser, también, protegidas mediante el derecho sui generis, siéndoles de
aplicación los artículos 133 a 137 del TRLPI.
La sentencia de instancia declara "que la protección a la
actividad del actor es por la vía de la base de datos del art. 12 y 133
TRLPI" y que la actividad de la demandada copiando los anuncios de la
actora supone una infracción de los derechos sui generis de protección de la
base de datos del art 133 del TRPLI. Las partes no han recurrido este extremo
de la sentencia, sino que, desde el inicio han estado de acuerdo.
Esto supone que la protección jurídica dada en esta causa a la
base de datos es por los derechos sui generis del art. 133 del TRLPI y no por
derechos de autor del art. 10 TRLPI, lo que comporta que no estemos ante una
obra o prestación protegida por derechos de autor como exige el art. 162 del
TRPLI (actual 198).
Si consideráramos que la obra o prestación protegida fueran las
fotografías, los titulares de las mismas son los anunciantes, pues son las
personas que las proporcionan, como así han reconocido las partes (ex art.
281.3 LEC). La entidad actora no sería la titular de tales fotografías, por lo
que no puede solicitar la aplicación de la protección dispensada por el art.
162 del TRLPI.
Por tanto, procede estimar, también, en este punto el recurso de
apelación, por lo que se desestima la acción de infracción del art. 162 del
TRLPI ejercitada en la demandada.
En cuanto a la infracción marcaria del artículo 34.4 de la LM, la
Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) analiza la jurisprudencia
relevante dictada por el TJUE sobre infracción de marca y afirma que la
conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella consiste
en suprimir las marcas de agua de las fotografías de los vehículos. A su vez,
dicha marca de agua era el signo distintivo de la actora.
La citada conducta afecta a todo el anuncio, que es duplicado por
la demandada, eliminando el elemento distintivo del origen empresarial de dicho
anuncio, que es su marca que está inserta, como marca de agua, en las
fotografías que llevan los citados anuncios. Al replicar el anuncio,
Autodescuento suprime la marca de agua coches.net, eliminando sin su
consentimiento y de este modo, la marca que identifica el servicio que presta
la actora y el correcto origen empresarial de los servicios de anuncios.
Además, la demandada cuando replica los anuncios inserta en las fotografías
copiadas su marca, como marca de agua en las fotografías, ocupando el lugar que
ocupaba el signo distintivo de la actora.
Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)
entiende que dicha conducta supone una vulneración del art. 34.4 de la LM, ya
que priva a los consumidores de conocer la verdadera la procedencia de los
servicios prestados por la actora, la calidad de dichos servicios y le impide
adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores,
ganándose una clientela fiel.
Por último, afirma que el elemento distintivo de la marca es
precisamente la expresión "coches.net" y no la frase "el portal
de motor líder en España". El hecho de que no se use en las marcas de agua
de las fotografías el inciso "el portal de motor líder en España" no
afecta en nada a la marca.
Por todo ello, rechaza el motivo y, dado que se ha producido una
estimación parcial del recurso, no procede la imposición de costas en
aplicación del artículo 398 de la LEC.
COMENTARIO:
La sentencia resulta novedosa y relevante ya que analiza las
repercusiones que puede tener la copia de anuncios de un portal web con
supresión de su marca de aguas tanto desde la perspectiva de la propiedad
intelectual, de la protección sui generis de las bases de datos y del derecho
de marcas.