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TERCER
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA.
Panamá, cinco (05) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
V I S T
O S:
Procedente del Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer
Distrito Judicial de Panamá, en grado de apelación ingresa a este Tribunal
Superior, el expediente contentivo del PROCESO DE OPOSICIÓN al registro
de la marca “LORD
CLUB Y DISEÑO” con solicitud de registro No.290696-01,
en la clase 24 internacional, promovido por THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y PRL USA HOLDINGS, INC en
contra de SHEM
TOV, GROUP, S.A.
Mediante la Sentencia No.61 de veintinueve (29) de septiembre de dos
mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito de lo
Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, se resolvió la primera
instancia; no obstante, dicha resolución fue impugnada mediante recurso de
apelación anunciado por el apoderado judicial de la parte demandante, tal y
como consta al Secuencial 141; Código del Evento 30000 del expediente
electrónico.
El medio impugnativo fue concedido por el Juez A-quo en el efecto
suspensivo, tal y como se aprecia en la providencia fechada veinte (20) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023) (Secuencial 149; Código del Evento 7831), todo
lo cual motivó a que el presente expediente ingresara a esta Superioridad.
SANEAMIENTO
En virtud a lo preceptuado en
el artículo 1151 del Código Judicial, es deber del Tribunal de segunda
instancia, decretar el saneamiento de aquellas actuaciones realizadas por
el Juzgador de primera instancia que puedan implicar contravenciones a la
normativa procesal y que tengan el efecto de causar nulidades procesales.
En lo que respecta al presente proceso, no se advierten actividades
procesales de la operadora judicial de la actuación primaria o de las
partes que den lugar a la activación de esta figura.
Observa esta Magistratura que se ha garantizado la oportuna
defensa de las partes, no se han desconocido normas imperativas de
competencia y se cumplió con el traslado de la demanda, todo con apego a
los parámetros establecidos por el principio procesal del contradictorio.
Surtida la fase del saneamiento en la apelación, mediante
providencia de fecha veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés
(2023), de conformidad al artículo 193 de la Ley No.35 de 10 de mayo de
1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012, se le concedió
al recurrente el término de cinco (5) días para que sustentara su alegato
y, cinco (5) días a la contraparte para que se opusiera (vf.6); dicho
término fue aprovechado por ambas partes, tal y como se observa en los
escritos que reposan de foja 9 a 23 y de foja 34 a 42 del infolio.
DECISIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sentencia No.61 de veintinueve (29) de septiembre de dos
mil veintitrés (2023) (Secuencial 129; Código de Evento 7817), proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de
lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió lo siguiente:
“En
mérito de lo expuesto, quien suscribe, JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la pretensión de la demandante en este Proceso de
Oposición a la Solicitud de Registro No.290696-01 de la marca “LORD CLUB Y
DISEÑO” para amparar productos en la clase 24 internacional interpuesto por
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y PRL USA HOLDINGS, INC., en contra de SHEM
TOV GROUP, S.A.
SEGUNDO: ORDENAR que se continúe con el trámite de registro de la
marca “LORD CLUB Y DISEÑO” intentado por SHEM TOV GROUP, S.A., mediante Solicitud de
Registro No. 290696-01 de fecha 26 de agosto de 2021.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante las cuales se
fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00). Los gastos
serán liquidados por Secretaría.
CUARTO: CONCEDER el término de un (1) mes a las partes que
retiren las pruebas presentadas durante el proceso, con la advertencia que,
de no retirarse, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley N°75 de 2015.
QUINTO: Una vez ejecutoriada la sentencia COMUNICAR lo resuelto
a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHIVAR
el expediente previa anotación de su salida en el registro
correspondiente...”.
La
sentencia de primera instancia realiza un recuento de los antecedentes y la
pretensión del proceso, así como de los hechos que fundamentan la
demanda, la actuación de la parte demandada y las pruebas aportadas por las
partes, estableciendo primeramente en la parte motiva de la decisión que,
quedó demostrado el intento de registro de la marca “LORD CLUB Y DISEÑO” en
la clase 24 internacional, por parte de la sociedad demandada, conforme
consta en la solicitud de registro No.290696-01 de 26 de agosto de 2021, al
igual que su publicación en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias No.389 de 16 de
diciembre de 2021.
Agrega la sentencia impugnada que, la marca “RALPH LAUREN Y DISEÑO” y “DISEÑO”, propiedad
de la actora, conforme al material probatorio que fue aportado al
expediente, permiten acreditar que la misma es ofrecida al mercado, aunado
a que del conjunto marcario entre las marcas se observa que son
conceptualmente iguales, mismas que tienen en común un elemento, cual es,
la figura del jinete sobre el caballo, sólo que en forma distinta en cuanto
al jinete y la forma en que lleva el brazo; sin embargo, la impresión del
conjunto del signo refiere una procedencia empresarial diferente, y por
ende, distintividad generada por la expresión “RALPH LAUREN” en
el caso del demandante y “LORD
CLUB Y DISEÑO”, en el caso de la demandada.
Concluye la
sentencia impugnada citando lo dispuesto en los artículos 90 y 91, numeral
9 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012; e,
igualmente, cita al tratadista argentino Jorge Otamendi en su obra Derecho
de marcas, indicando que la confusión indirecta también engaña al
consumidor, aunque en forma diferente, por lo que estimó que la marca de la
demandada no cumple con la condición establecida en la disposición como una
proscripción relativa al registro de un signo distintivo; por
consiguiente, negó la pretensión de la parte demandante y ordenó que
se continuará con el trámite de registro de la marca “LORD CLUB Y DISEÑO” por
parte de la demandada, mediante la solicitud de registro No.290696-01 de 26
de agosto de 2021.
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN
La firma forense FABREGA
MOLINO, apoderada judicial de las sociedades demandantes,
señaló su disconformidad con el fallo dictado por el Juez A-quo, ya que a
su juicio este incurrió en una serie de omisiones dentro de la referida
resolución, puesto que no debe perderse de vista que la génesis del proceso
radica en la solicitud de registro de la marca LORD CLUB Y DISEÑO,
a fin de amparar “tejido
y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de
mesa” en la clase 24 internacional.
Agrega
la parte recurrente que, THE
POLO/LAUREN COMPANY L.P. y PRL USA HOLDINGS, INC.,
han demostrado ser las propietarias de las marcas POLO (denominativa), DISEÑO (DISEÑO
DE UN JUGADOR DE POLO), LAUREN
HOME (denominativa) y RALPH LAUREN HOME (denominativa)
en Panamá y otros países del mundo, tales como, Uruguay, Chile y Francia,
con el propósito de amparar productos dentro de la clase 24 internacional,
con anterioridad al 26 de agosto de 2021, fecha en que se presentó la
solicitud de registro No.290696-01 por parte de la sociedad demandada, lo
cual puede constatarse mediante las copias auténticas y legalizadas que
constan dentro del expediente.
Señala la parte recurrente en su memorial que, en cuanto al uso de
las marcas POLO, LAUREN HOME, RALPH LAUREN HOME y DISEÑO (DISEÑO
DE UN JUGADOR DE POLO) en la clase 24 internacional, constan de igual
forma, pruebas en el dossier que permiten acreditar el uso de manera
individual, icónica y mundialmente reconocida de DISEÑO DE UN JUGADOR DE POLO,
siendo este uso distinto al que se acostumbra hacer en el resto de las
clases internacionales; e, igualmente, señala que no es un secreto que la
marca DISEÑO (DISEÑO
DE UN JUGADOR DE POLO), la cual fue creada por Ralph Lifshitz, más conocido
como Ralph Lauren, propiedad de sus representadas, forma parte del grupo de
marcas reconocidas y consumidas en el mundo gracias a su novedad,
distintividad, originalidad, exclusividad, calidad y estatus a lo largo de
sus más de 50 años de existencia.
Añade la parte recurrente que, de las pruebas aportadas por la
sociedad demandada se limitó a aportar copia íntegra autenticada del
expediente del proceso de oposición promovida en contra de la marca LORD CLUB Y DISEÑO,
con solicitud No.267079-01, en la clase 25 internacional, clase a la que no
le aplican ninguno de los argumentos vertidos por la demandada con relación
a la clase 24 internacional, en adición a que tampoco constan pruebas, las
cuales demuestren el registro de marcas que utilicen el DISEÑO DEL JUGADOR DE POLO,
o el signo POLO, por
parte de terceros ante la DIGERPI y mucho menos el uso de marcas similares
o iguales, que permitan concluir que las marcas DISEÑO DE UN JUGADOR DE POLO y POLO, coexisten con
varias marcas similares en la clase 24 internacional.
Culmina la parte recurrente su memorial señalando que, a su
juicio el Juzgado A-quo erró en su cotejo intermarcario, toda vez que
escogió la marca “RALPH
LAUREN Y DISEÑO” para realizar el cotejo, la cual no
se encuentra registrada para amparar productos en la clase 24
internacional, debiendo elegir las marcas DISEÑO DE UN JUGADOR DE POLO, POLO, LAUREN HOME y RALPH LAUREN HOME, las
cuales si se encuentran registradas en la clase 24 internacional, a fin de
realizar el referido cotejo intermarcario, en adición a que, la familia de
marcas POLO,
posee notoriedad en nuestro país, tal como se dejó sentado por este
Tribunal Superior a través de resolución de fecha 23 de septiembre de 1999,
por lo que conforme a las reglas y sugerencias citadas, se debe concluir
que es indiscutible el parecido existente entre la marca DISEÑO (DIBUJO DE UN JUGADOR DE
POLO) y la marca LORD CLUB Y DISEÑO, situadas en
conflicto en los aspectos gráfico, visuales y conceptuales;
específicamente, en cuanto al DISEÑO
DE UN JINETE MONTADO EN UN CABALLO, siendo este un elemento
preponderante de la marca opuesta, lo cual encuentra sustento en los
informes periciales rendidos por peritos, los cuales fueron debidamente
ratificados, aunado a que al versar sobre la misma clase (24
internacional), incurrirían en serias confusiones en el público consumidor,
por lo que solicita se revoque la Sentencia No.61 de 29 de septiembre de
2023, proferida por el Juzgado A-quo.
OPOSICIÓN A LA APELACIÓN
La Licenciada ISIS
M. MIRANDA CANDANEDO, apoderada judicial de la parte
demandada, presenta su oposición al recurso de apelación instaurado por la
parte demandante, indicando que la marca mixta denominada “LORD CLUB Y DISEÑO” No.290696-01
en clase 24 internacional, se caracteriza con elementos de originalidad,
individualidad y distintividad, tanto en los aspectos denominativo,
gráfico, visual y conceptual. Señala lo anterior, dado que en el aspecto
denominativo, la marca solicitada a registro es un imagotipo, que utiliza
la tipografía Bookman Old Style y no se ha de modificar en su uso
publicitario o para identificar su marca en los empaques, etiquetas,
letreros y el conjunto gramatical esta compuesto de dos partes: 1. LORD y 2. CLUB.
Añade
la parte opositora que, en cuanto al conjunto gramatical, el cual incluso
fonéticamente es distinto al de la parte demandante y no incluye la
palabra POLO,
y en cuanto al elemento visual, es el de un caballero que porta una bandera
o estandarte medieval, simbolizando a los caballeros nobles, que participan
en las justas o torneos, y de ahí, el uso de la palabra Lord dentro del
imagotipo de la marca; e, igualmente, cuentan con diferencias visuales,
conceptuales, denominativos y gramaticales.
Continúa la parte opositora su memorial señalando que, en
cuanto a que ambas marcas van dirigidas a la clase 24 internacional, no
milita material probatorio tendiente a acreditar que los logos y/o
productos identificados con la marca del actor, sean dirigidos al mismo
grupo de consumidores que los productos identificados por la contraparte,
muy por el contrario, la marca demandada se ubica en su segmento de consumo
de la clase media en locales comerciales de venta popular masiva, mientras
que la marca de la parte actora se ubica en su segmento de consumo de la
clase alta, en tiendas comerciales propias o corners en almacenes de venta
exclusiva, y que de igual forma, puede diferenciarse dado que existen
grandes diferencias en cuanto al material, calidad y precio de ambas
marcas, por lo que mal pudiese decirse que existiría riesgo de confusión
entre ambas marcas.
Concluye la parte opositora su memorial señalando que, la
marca que pretende registrar, es un signo mixto, con elementos que le
confieren individualidad, tales como color y tipo de letra, ubicación
espacial del diseño y significado etimológico del mismo, por lo cual no
presenta similitud alguna en cuanto al uso del vocablo o concepto del juego
de Polo, ni en cuanto al uso de la figura de un jugador de polo montado a
caballo, ya que su diseño versa sobre un caballo medieval, que porta un
estandarte, lo cual obedece a la concordancia entre la parte denominativa y
la figurativa de la marca, y en cuanto a la alegada notoriedad de la marcas
de las demandantes, la misma se desvirtúa con el hecho de que tanto en la
DIGERPI como en el mercado de consumo, coexisten varias marcas en la clase
18 y 25 internacional que incluyen la palabra Polo y la imagen inequívoca
del jugador de este deporte ecuestre; y por consiguiente, solicita se
confirme la resolución de primera instancia en todas sus partes.
DECISIÓN DE TRIBUNAL DE ALZADA
Corresponde a este Tribunal Colegiado la tarea de determinar si
estuvo conforme a derecho la decisión de primera instancia, en el presente
proceso de Propiedad Industrial, mediante el cual se negó la pretensión solicitada por las sociedades demandantes dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de
Registro No.290696-01 de la
marca “LORD CLUB
Y DISEÑO”, en la clase 24 internacional, promovido
por THE
POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y PRL USA HOLDINGS, INC. en contra de SHEM
TOV GROUP, S.A.
Como primer punto, debemos establecer que las normas jurídicas
aplicables a la solución de la presente controversia están conformadas por
la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de
octubre de 2012, por la cual se regula lo relativo a la Propiedad
Industrial en nuestro país, reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo
No.85 de 4 de julio de 2017, y la Ley No.41 de 13 de julio de 1995, por
medio del cual Panamá se adopta como Estado contratante del Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial.
En ese orden de ideas, los artículos 96, 97 y 98 de la Ley No.35 de
1996 establecen que: “Artículo 96: El derecho al registro de una marca
se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su
registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el
registro, están determinados por la presente Ley. Artículo 97: La prelación
en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las
siguientes normas: 1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la
persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua;
2. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la
persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque,
en caso, la fecha de prioridad más antigua. Artículo 98: Para oponerse al
uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha
marca...”, y el artículo 124 del Decreto Ejecutivo No.85 de 2017,
establece que: “Para oponerse a la
solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o
cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la
marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas
acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contravienen alguna
de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley.”
El conjunto de normas señaladas son de aplicación al presente
proceso en virtud de las circunstancias fácticas acreditadas en el mismo;
esto es, la Solicitud de Registro No.290696-01 de 26 de agosto de 2021
de la marca “LORD
CLUB Y DISEÑO” en la clase 24 internacional,
presentada en la República de Panamá por la sociedad SHEM TOV GROUP, S.A., debidamente
publicada en la página 174 del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad
Industrial (BORPI) N°389 de 16 de diciembre de 2021, hechos que fueron
aceptados por la sociedad demandada en su libelo de contestación a la
demanda (Código del
Evento 95; Secuencial 30000; Observación: PODER Y CONTESTACION DE
DEMANDA.pdf), lo cual quedó plenamente constatado conforme a lo
dispuesto en los artículos 784 y 786 del Código Judicial, mismos que
indican que: “...No
requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la
contraria...”; “Toda ley, decreto ley, decreto de gabinete, acuerdo,
ordenanza, reglamento, resolución, dictamen, informe, fallo, documento o
acto de cualquier género, emanado de alguna autoridad o funcionario de
cualquier Órgano del Estado o de un municipio de cualquier entidad
autónoma, semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del
Órgano Legislativo, en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en el
Registro de la Propiedad Industrial, en cualquier recopilación o edición de
carácter oficial o de la Universidad Nacional, hará plena prueba en cuanto
a la existencia y contenido del documento. Se presumirá que los jueces tienen
conocimiento de los actos o documentos oficiales así publicados y valdrán
en demandas, peticiones, alegatos y otras afirmaciones de las partes, sin
necesidad de que consten en el proceso.”. También, de
acuerdo a la respuesta de fecha 5 de abril de 2023, proferida por
parte del Ministerio de Comercio e Industrias (Código del Evento 120; Secuencial
30000; Observación: RESPUESTA A OFICIO NO.383 de 13-03-2023),
se comprueba la existencia de los siguientes Certificados de Registro
bajo la titularidad de la sociedad demandante THE POLO LAUREN COMPANY, L.P.,
mismos a saber: Certificado de Registro No.208485-01 de 26 de enero de
2012, de la marca denominativa “DISEÑO”,
en la clase 24 internacional, a favor de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., la
cual se mantiene vigente conforme consta en el Resuelto No.22796 de 14 de
diciembre de 2023; Certificado de Registro No.208455-01 de 25 de enero de
2012, de la marca “RALPH
LAUREN HOME”, en la clase 24 internacional, a favor de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
vigente conforme consta en el Resuelto No.22686 de 13 de diciembre de 2021;
Certificado de Registro No.208452-01 de 25 de enero de 2012, de la marca “LAUREN HOME”, en la
clase 24 internacional, a favor de la sociedad THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
la cual se mantiene vigente conforme consta en el Resuelto No.22679 de 13
de diciembre de 2021; Certificado de Registro No.282715-01 de 28 de agosto
de 2020.
Igualmente, constan sendas pruebas, dentro de las que podemos
mencionar: la Inspección Notarial de fecha 6 de marzo de 2023 de la Notaría
Duodécima del Circuito de Panamá y el Acta Notarial de fecha 16 de
noviembre de 2020 por parte de la Notaría Octava del Circuito de Panamá,
las cuales nos permiten acreditar el uso, comercialización, publicidad y
noticias de actualidad de las marcas de la demandante, en sitios webs
de internet.
La legitimación que posee la parte actora para demandar
la oposición al registro de la marca “LORD CLUB Y DISEÑO” está
sustentada en todos los Certificados de Registro de sus marcas “LAUREN HOME” y “RALPH LAUREN HOME”, y en específico, en cuanto a su marca “DISEÑO” (DISEÑO DE UN JUGADOR DE POLO), las cuales
fueron citadas a párrafo anterior, mismas que son de fecha
anterior a la solicitud de registro impugnada, lo que indudablemente nos permite arribar a la conclusión del
derecho preferente que poseen las sociedades demandantes a fin de
interponer la demanda de oposición conforme a los artículos 96, 97, 98
y 107 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012.
El
punto medular de la presente controversia, conforme a los argumentos de la
parte recurrente es lo referente a la similitud, identidad o parecido en el
aspecto ortográfico, gráfico, fonético y visual entre las marcas “DISEÑO” (DISEÑO
DE UN JUGADOR DE POLO) (signo registrado por la parte
demandante) y “LORD CLUB Y DISEÑO” (signo que pretende registrar la parte demandada). Al
respecto, observa esta Superioridad que la discusión radica en que ambas
marcas comparten en común, la figura de un jinete o jugador de polo montado
a caballo. Ahora bien, en cuanto a la marca “DISEÑO” (registrada
por la sociedad demandante THE
POLO LAUREN COMPANY, L.P.), la cual como bien indicó la
parte recurrente es a la que le corresponde realizar el cotejo
intermarcario, se desprende que la misma es una marca gráfica, también
conocida como figurativa o innominada, misma que es definida como: “...aquellos signos distintivos que
están integrado por imágenes, figuras y símbolos. Este tipo de marcas puede
reconocerse visualmente, pero no fonéticamente. Y es importante señalar que
el diseño de dichas imágenes, figuras o símbolos debe ser independiente del
producto o servicio que va a amparar.” (Derecho de Marcas, Zereth Torres
Méndez, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Primera Edición, Junio 2002,
pág.65), la cual se trata
de un jugador de polo montado a caballo, mismo que levanta un palo de polo
hacia arriba y que mantiene una posición inclinada; en cambio, en cuanto al
signo que pretende registrar la sociedad demandada “LORD CLUB Y DISEÑO”; si
bien es cierto, a prima facie podríamos decir que se aprecia igualmente a
un jinete de polo sobre su caballo, que no porta un palo de polo, sino una
bandera, por lo que los signos son similares, pero no idénticos.
Decimos lo anterior, puesto que el signo impugnado se trata de
un signo mixto, el cual puede ser definido de acuerdo a la autora Zereth
Torres Méndez como: “...aquellos
signos distintivos que se forman de la combinación de elementos propios de
las marcas denominativas, gráficas, colores, letras y números y
tridimensionales.” (Derecho de Marcas, Zereth Torres Méndez, Editorial
Mizrachi & Pujol, S.A., Primera Edición, Junio 2002, pág.68);
e, igualmente, de su diseño se desprende que es un caballero de la época
medieval sobre un caballo, el cual lleva un portaestandarte, sin ningún
tipo de inclinación, aunado a que al tratarse de una marca mixta, no sólo
lleva la imagen a la que hemos hecho referencia, sino que de la misma
manera, lleva los términos “LORD” y “CLUB”. Al
respecto, esta Superioridad ya ha realizado un cotejo intermarcario entre
los signos “LORD
CLUB Y DISEÑO” y “DISEÑO” (DE UN JUGADOR DE POLO),
dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.267079-01 de
la marca “LORD
CLUB Y DISEÑO” en la clase 25 internacional, propuesto
por las sociedades THE
POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y PRL USA HOLDING, INC. en
contra de la empresa SHEM
TOV. GROUP, S.A., indicando lo siguiente:
“...En
tanto al factor figurativo o gráfico del signo, observa esta Magistratura que el signo de la
demandada LORD CLUB Y DISEÑO, está formado por un rectángulo y que, dentro del mismo,
aparece escrita en letra mayúscula cursiva, las palabras <> y <>, y en medio de estas dos (2) expresiones, la figura de
un caballero erguido de los tiempos medievales portando en su mano derecha
un banderín o estandarte montando un caballo cuyas patas delanteras se
observan galopantes, con una pequeña cola. En el otro extremo se advierte que la marca de la
actora POLO RALPH LAUREN Y DISEÑO,
POLO DISEÑO (jinete jugando
polo) RALPH LAUREN Y DISEÑO, el primer signo, contiene un diseño de las expresiones POLO RALPH LAUREN haciendo un círculo y dentro del mismo, la figura de
un jinete o jugador de polo inclinado hacia la derecha y portando un bastón
o mazo de polo, montando un caballo cuyas patas delanteras se observan
galopantes, con una pequeña cola; y POLO DISEÑO (jinete
Jugando polo) RALPH LAUREN, está presentada horizontalmente, con el mismo dibujo del
jinete montando el caballo y jugando polo, solo que el jinete y el caballo
se encuentran colocados entre los términos POLO Y RALPH LAUREN; la
tercera, el DISEÑO, la figura de un jinete o jugador de polo inclinado hacia
la derecha y portando un bastón mazo de polo, montando un caballo cuyas
patas delanteras se observan
galopantes, con una pequeña cola.”
(Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.267079-01 de la
marca “LORD CLUB Y DISEÑO”, en clase 25, propuesto por las sociedades THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y PRL USA
HOLDING, INC. en contra de la
empresa SHEM TOV. GROUP, S.A. Panamá, 1 de octubre de 2020. Magistrada Ponente:
Aidelena Pereira) (Lo subrayado es nuestro)
Lo anterior, le permite a este Tribunal Colegiado, arribar a la
conclusión de que la marca “DISEÑO” (figurativa)
de la parte demandante y el signo “LORD CLUB Y DISEÑO” (mixta) de la
parte demandada, cuentan con suficientes elementos diferenciadores, mismos
que dotan de fuerza distintiva y diferenciadora a la marca impugnada, de
modo que no se configura el contenido del artículo 91, numeral 9 de la Ley
No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, que prohíbe el registro
de marcas que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto
ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada,
conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para
distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a
los que se desea amparar con la nueva marca.
Ahora bien, en cuanto a lo argumentado por la parte recurrente,
referente a que su marca “DISEÑO” (DISEÑO
DE UN JUGADOR DE POLO) es una marca notoria, con más de 50 años de
existencia, debe este Tribunal Colegiado citar lo establecido dentro del
Proceso de Oposición a la solicitud de registro de la marca “SANTA FE POLO Y DISEÑO” en
la clase 25 internacional, propuesto por THE POLO/RALPH LAUREN L.P. en
contra de FABIAN
OLEMBERG, en el cual se señaló lo siguiente:
“Visto el signo impugnado, se observa
que, si bien el gráfico en el presente guarda una similitud conceptual con
las marcas gráficas y mixtas de la actora que también presentan el diseño
de un jugador de polo sobre un caballo, este elemento, a juicio de esta
Corporación de Justicia, no es el llamado a informar la primera impresión
que de la marca tendrá el consumidor, que tomando en cuenta el tipo de
producto – prenda de vestir – acudirá en primer término al elemento
denominativo o verbal para identificarlo en el tráfico mercantil. Este
elemento, integrado en el caso de la marca solicitada a registro por las
palabras SANTA
FE,
considera este Tribunal Colegiado que, por ubicarse en primer término le
ofrece distintividad auditiva, visual y sostenida al señalar que todo aquel
que pretenda le sea reconocida la notoriedad y fama de su signo debe
desplegar un esfuerzo probatorio dirigido a acreditar ese uso intensivo en
el mercado y en la publicidad del signo – sin perder su fuerza distintiva –
y su conocimiento por el grupo de consumidores a que se dirige, en el caso
de una marca notoria, o, por el público en general, tratándose de una marca
famosa.”. (Sentencia de tres (3) de febrero de dos mil catorce (2014)
dentro del proceso de Oposición a la solicitud de registro de la
marca SANTA
FE POLO Y DISEÑO en
clase 25 propuesto por THE POLO/RALPH LAUREN L.P. en contra de FABIAN OLEMBERG. Mgda. Ponente: María Eugenia
López Arias).
Igualmente, esta Superioridad dentro del Proceso de Oposición al
registro de las solicitudes de la marca “CAMBRIDGE POLO CLUB” con
solicitud No.240894-01, de la marca “CAMBRIDGE POLO CLUB Y DISEÑO” con
solicitud No.240895-01 y de la marca “DISEÑO” con
solicitudes No.240896-01, No.240897-01 y No.240899-01, todas en
clase 25 internacional, propuesto por THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y PRL USA HOLDINGS, INC. en contra de IMPORTADORA
DINASTÍA, S.A., indicó lo siguiente:
“...Por
ello, en lo que respecta a la aplicación del numeral 10 de la Ley No.35 de
1996, que prohíbe el registro de marcas iguales o semejantes a una marca
famosa o a una marca notoria en Panamá, considera el Tribunal que las
pruebas presentadas por la parte actora resultan insuficientes para
acreditar el grado de fama, renombre o notoriedad de sus marcas, ya que si
bien se han presentado diferentes certificados de registros de la familia
de marcas de las demandantes, tal condición resulta insuficiente para
acreditar esos supuestos, es decir, el elevado grado de divulgación de
dichos signos marcarios, de modo que tengan esa condición para productos de
la misma clase, clases conexas o cualquier clase, razón que justifica que
se compruebe la amplia difusión, divulgación y conocimiento que tiene el
público consumidor por su elevada comercialización dentro de los
mercados.” (Proceso de Oposición al registro de las solicitudes de la
marca “CAMBRIDGE POLO CLUB” con solicitud No.240894-01, de la marca “CAMBRIDGE POLO CLUB Y DISEÑO” con solicitud No.240895-01 y de la marca “DISEÑO” con
solicitudes No.240896-01, No.240897-01 y No.240899-01, todas
en clase 25 internacional, propuesto por THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y PRL USA
HOLDINGS, INC. en contra
de IMPORTADORA DINASTÍA,
S.A. Panamá, 26 de junio de 2018.
Magistrado Ponente: Luis A. Camargo V.)
En el presente caso, este Tribunal convalida el argumento de la
parte recurrente, concerniente a que la marca “DISEÑO” previamente
registrada por la parte demandante y la marca que la demandada pretende
registrar “LORD
CLUB Y DISEÑO”, pese a ambas estar contenidas en misma
clase, cual es, la 24 internacional, no representan riesgo de
confusión, ni de asociación, por lo que pueden coexistir pacíficamente
en el mercado.
Con base a las consideraciones previamente expuestas, este Tribunal
Superior considera que el signo “DISEÑO” previamente
registrado por la parte demandante y el signo “LORD CLUB Y DISEÑO” el
cual pretende registrar la sociedad demandada, poseen suficientes elementos
a fin de coexistir en el mercado, por esta razón no se cumplen los
presupuestos que exige el artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de
1996, modificada por la Ley No.61 de 2012; y, por ende, se procederá a
confirmar la sentencia de primera instancia y se impondrán las costas de
rigor a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley
No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, las cuales serán
fijadas en la parte resolutiva de esta resolución.
En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia No.61 de veintinueve (29) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado Octavo de
Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro
del Proceso de Oposición al registro de la marca “LORD CLUB Y DISEÑO” con
solicitud de registro No.290696-01, en la clase 24 internacional, promovido por THE POLO/LAUREN COMPANY,
L.P. y PRL USA HOLDINGS, INC en
contra de SHEM
TOV, GROUP, S.A.
SE
CONDENA en costas a la recurrente, por
el trámite de la segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).
NOTIFÍQUESE
Y CÚMPLASE,
MGDO.
LUIS A. CAMARGO V. MGDO.
JORGE
LUIS GARCÍA GARCÍA
SUPLENTE
ESPECIAL
LCDA.
LLOVANA O. DE ALONSO
SECRETARIA
JUDICIAL III
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