بيرو

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN N° 351-2019/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 748442-2018

 

ACCIONANTE: BARRETO SANCHEZ, HILDA MARGARITA

 

EMPLAZADO : GARCIA SILVESTRE, ALCIDES

 

MATERIA: NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

 

Lima, 25 de enero de 2019

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 04 de mayo de 2018, BARRETO SANCHEZ, HILDA MARGARITA, de Perú, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación AMY y caja-empaque (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir rizadores y encrespadores de pestañas, de la clase 08 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 259847, a favor de GARCIA SILVESTRE, ALCIDES, de Perú.

 

La accionante, BARRETO SANCHEZ, HILDA MARGARITA, sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:

 

- El registro de la marca de producto AMY inscrita bajo certificado N° 259847 que distingue productos de la clase 08, deviene en nulo ipso facto, por cuanto la titularidad del registro de marco de producto AMY (certificado N° 124664) para la clase 08, AMY y logotipo (certificado N° 149028) para la clase 08 y el registro de la marca AMY y logotipo (127270) para la clase 03; es materia de Litis, toda vez que existe resoluciones contradictorias de decisión sobre la titularidad de la marca AMY, y como podrá apreciarse mientras exista un proceso judicial en discusión sobre la titularidad de la marca, la Autoridad Administrativa debe abstenerse de tomar decisiones sobre el registro; por lo que de oficio y bajo responsabilidad civil y penal, el Indecopi debe declarar nula la Resolución N° 000388-2018/DSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2018 y consecuentemente el certificado N° 259847.

 

- Existe mala fe por parte de Indecopi y Alcides García  Silvestre en otorgar el beneficio de registro de marca, porque ambos conocían del proceso administrativo signados con expedientes N° 454459-2011, 455906-2011 acumulados al expediente N° 454458-2011 que tuvo como resultado la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI, por el cual declaraba la nulidad del registro de marca de producto AMY a mi nombre; la mala fe procesal y tráfico de influencias se revela por el solo hecho de que al día de la presentación de la solicitud del registro de marca, esto es el 04 de agosto de 2014, la titular del registro de marca de producto AMY (clase 08) era Hilda Margarita Barreto Sanchez y por tanto dicha marca tenía propietaria, no estaba libre para proceder a registrar a favor de Alcides García Silvestre. Esto demuestra plenamente que existen funcionarios que direccionan la nulidad y entrega de certificado de registro de marcas en favor de terceros y en perjuicio de otros, lo que evidencia actos de corrupción. Por lo que debe declarar la nulidad de la marca AMY (certificado N° 259847) bajo responsabilidad funcional de iniciar una denuncia por fraude procesal. 

 

Adjuntó copia de la resolución N° 01, recaída en el expediente N° 14190-2017-0-1801-JR-CA-17 expedida por el décimo séptimo juzgado civil permanente.

 

Amparó la presente acción de nulidad en el artículo 172 de la Decisión 486. Citó los artículos 136 y 137 de la Decisión 486.

 

Mediante providencia de fecha 15 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica recordó al accionante que los actos procedimentales que se realizan en un procedimiento administrativo, deben estar guiados por el respeto mutuo, colaboración y buena fe, de conformidad con el principio de buena fe procedimental, señalado en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

 

Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2018, al absolver el traslado de la acción de nulidad, el emplazado argumentó lo siguiente:

 

- El trámite de registro de marca fue iniciado el 04 de agosto de 2014 por cuenta de la señora Juana Magaly Zavaleta Acosta quien simultáneamente solicitó la cancelación por falta de uso de las marcas AMY inscritas bajo certificados N° 124664 (expediente N° 584477-2017) y N° 149028 (expediente N° 584474-2017) quien pretendió el registro de la marca tras la declaratoria de cancelación total de los registros cuestionados.

 

- Siendo que los registros de marca sobre los cuales solicitó cancelación por falta de uso fueron declarados nulos, se desistió de los expedientes y además por encontrarse en su derecho nos transfirió el trámite de registro de marca N° 584481-2014, trámite que culminaría en concesión del registro solicitado al no existir impedimento registral toda vez que los antecedentes fueron declarados nulos.

 

- En ningún momento la solicitante prioritaria Zavaleta ni el señor García, actual titular del registro, han actuado coludidos con Indecopi en el trámite ni otorgamiento del registro de la marca materia de nulidad, las partes civiles han acudido a la autoridad administrativa iniciando los trámites respectivos y cumpliendo los requisitos para tales fines.

 

- Si bien los registros descritos por la accionante se encontraban vigentes durante la tramitación del registro de nuestra marca AMY, inscrita actualmente con certificado N° 259847, los mismos fueron declarados nulos previamente a la resolución de concesión, por lo que no se ha infringido el derecho de propiedad que alega la accionante.

 

- Si bien existe un proceso judicial iniciado el 20 de noviembre de 2017 ante Juzgado Contencioso Administrativo, el mismo no fue admitido por causal de incompetencia del juzgado que lo recibió ya que el demandante interpuso la demanda ante juzgado distinto al que correspondía tramitar su demanda.

 

- La interposición de una demanda contra las resoluciones que declararon la nulidad de sus marcas no suspende por si misma la tramitación de otros expedientes tomando en cuenta además que la accionante no interpuso oposición al trámite de registro de nuestra marca.

 

- La mala fe y el supuesto tráfico de influencias al que hace referencia la accionante no tiene sustento legal ni probatorio, el hecho que la señora Zavaleta haya ingresado el expediente de solicitud de registro durante la vigencia de los signos AMY, no constituye un acto de mala fe, ya que, conforme se ha señalado, simultáneamente solicitó la cancelación por falta de uso de las citadas marcas.

 

- Solicitase se sirva requerir a la accionante a fin de que acredite su afirmación respecto al inicio y admisión de la demanda contenciosa administrativa así como su solicitud de medida cautelar de no innovar admitida por el juzgado, toda vez que de los documentos adjuntados se ha pedido constatar que la misma no ha sido admitida a trámite por causal de incompetencia, asimismo se debe tomar en cuenta que la demanda declarada improcedente fue iniciada el 20 de noviembre de 2017 y la resolución final que declaró la nulidad de sus registros.

 

Mediante providencia de fecha 24 de setiembre de 2018 la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos indico lo siguiente:

 

(i) Con fecha 04 de mayo de 2018, la señora HILDA MARGARITA BARRETO SANCHEZ, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto “AMY y logotipo” (Certificado N° 259847), alegando, entre otros fundamentos, lo siguiente:

 

“El registro de marca de producto AMY clase 8 de la Nomenclatura oficial, es MATERIA DE LITIGIO vía PROCESO JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017 por ante el Décimo Séptimo Juzgado Civil Permanente, signado con el expediente Nº 14190-2017-0-1801-JR-CA-17, conforme se acredita de la Resolución N° 01 de fecha 11 de diciembre de 2017, la misma que adjunto en calidad de prueba de parte.”

 

(ii) De la revisión de la Resolución N° 1 de fecha 11 de diciembre de 2017, se advierte que el Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente dispuso lo siguiente:

 

“1. Declarar LA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA de este Despacho Judicial para continuar el proceso iniciado por HILDA MARGARITA BARRETO SANCHEZ contra el INDECOPI, sobre Nulidad de Resolución o Acto Administrativo.

2. REMITIR los actuados a la Mesa de Partes de los Juzgados Especializados en materias Tributario, Aduanero e INDECOPI a fin de asignarle el Juzgado que deberá darle trámite a los de la materia, oficiándose para tal fin. Consentida que sea la presente resolución.”

 

(iii) Asimismo, de la información del expediente Nº 14190-2017-0-1801-JR-CA-17, obtenida a través de la página web de Consultas de Expedientes Judiciales del Poder Judicial se advierte que mediante resolución N° 2 de fecha 02 de mayo de 2018, se dispuso lo siguiente:

 

 

(iv) Del mismo modo, de la revisión del referido expediente judicial, se advierte el oficio de fecha 02 de mayo de 2018, el cual señala lo siguiente:

 

 

(v) De igual modo, de la consulta realizada en la página web de Consultas de Expedientes Judiciales del Poder Judicial, se advierte el siguiente estado del expediente:

 

 

(vi) Al respecto, mediante escrito de fecha 15 de junio de 2018, el señor ALCIDES GARCIA SILVESTRE, señaló lo siguiente:

 

“La accionante, pretende que se declare la NULIDAD del registro marcario concedido en nuestro favor en mérito al proceso contencioso administrativo que habría iniciado ante el Poder Judicial, al respecto solicitamos a su instancia se sirva requerir a la accionante a fin que acredite su afirmación respecto al inicio y admisión de la demanda contencioso administrativa (…) toda vez que de los elementos adjuntados por esa parte se ha podido constatar que la misma no ha sido admitida a trámite por causal de INCOMPETENCIA, asimismo se debe tomar en cuenta que la demanda declarada IMPROCEDENTE fue iniciada el 20 de noviembre de 2017 y la resolución final que declaro la NULIDAD de sus registros fue emitida el 24 de abril de 2017.”

 

En ese sentido, a fin de no vulnerar el Principio del Debido Procedimiento, se pone en conocimiento a la señora, HILDA MARGARITA BARRETO SANCHEZ de lo señalado en los numerales (ii), (iii), (iv), (v) y (vi) de la presente providencia, así como lo señalado por el accionante a  través del escrito de fecha 15 de junio de 2018, por el plazo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 141.4 del artículo 141 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin de que señale lo que considere pertinente respecto al estado actual del expediente judicial N° expediente Nº 14190-2017-0-1801-JR-CA-17, conforme a ley.

 

Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2018, la accionante adjunta la Resolución N° 02 de fecha 28 de setiembre de 2018, que admite la demanda de nulidad de Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI. Asimismo, señala que el proceso judicial contencioso administrativo se sigue ante el vigésimo tercer juzgado contencioso administrativo, signado con el expediente N° 14190-2017-0-1801-JR-CA-17.

 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto AMY y caja-empaque, inscrita con certificado Nº 259847, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momento.

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

3.1. Cuestión previa

 

Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad 

 

La accionante, citó el artículo 137 de la Decisión 486.

 

Al respecto, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causales de nulidad del registro de una marca, las cuales se encuentran debidamente establecidas por el artículo 172 de la Decisión 486. 

 

Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal del emplazado corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.

 

3.2. Informe de antecedentes

 

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

 

a) GARCIA SILVESTRE ALCIDES, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación AMY y caja-empaque (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 05 de enero de 2018 con certificado Nº 259847, vigente hasta el 05 de enero de 2028, para distinguir rizadores y encrespadores de pestañas, de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

Dicho registro fue solicitado el 04 de agosto de 2014 y otorgado por mandato de la Resolución Nº 0388-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 05 de enero de 2018.

 

Cabe precisar que en el trámite del registro de la marca señalada, mediante Resolución Nº 24314-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 12 de diciembre de 2016, se suspendió la tramitación del expediente N° 584481-2014, hasta que se resolvieran de forma definitiva en la vía administrativa los expedientes N° 454459-2011, N° 455906-2011 y N° 454458-2011, correspondientes a la acción de nulidad del registro de las marcas AMY y logotipo (certificado N° 149028), AMY y logotipo (certificado N° 127270) y AMY (certificado N° 124664).

 

Suspensión que fue levantada mediante Resolución Nº 0388-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 05 de enero de 2018 en la cual se inscribió el registro de la marca de producto AMY y caja-empaque para distinguir productos de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

b) HILDA MARGARITA BARRETO SANCHEZ, de Perú, fue titular de las marcas de producto constituidas por:

 

- La denominación AMY, inscrita el 14 de febrero de 2007 con certificado Nº 124664, vigente hasta el 14 de febrero de 2017, para distinguir rizadores y encrespadores de pestañas, de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante expediente N° 454458-2011 de fecha 04 de mayo de 2011, DEQUIVAL S.A.C., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la referida marca al haber sido solicitada mediando mala fe.

 

Mediante expediente N° 584477-2014 de fecha 04 de agosto de 2014, ZAVALETA ACOSTA, JUANA MAGALY, de Perú inició una acción de cancelación al registro antes mencionado; acción de la cual se desistió.

 

- El empaque dividido en cuatro sectores, conformado por la denominación AMY escrita en letras características, al lado derecho se aprecian tres rectángulos conteniendo el primero de ellos una mano sosteniendo un rizador de pestañas; el segundo, el rostro estilizado de una mujer rizándose las pestañas; y el tercero, el rostro de una mujer; todo en los colores rosado, blanco, negro y dorado; conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 24 de febrero de 2009 con certificado Nº 149028, vigente hasta el 24 de febrero de 2019, para distinguir rizadores y encrespadores de pestañas, de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante expediente N° 454459-2011 de fecha 04 de mayo de 2011, DEQUIVAL S.A.C., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la referida marca al haber sido solicitada mediando mala fe.

 

Mediante expediente N° 584474-2017 de fecha 04 de agosto de 2014, ZAVALETA ACOSTA, JUANA MAGALY, de Perú inició una acción de cancelación al registro antes mencionado; acción de la cual se desistió.

 

- El logotipo conformado por la denominación AMY escrita en letras características y en la parte superior se aprecian dos ojos, pestañas y dos cejas; sin reivindicar colores; conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 30 de marzo de 2007 con certificado Nº 127270, vigente hasta el 30 de marzo de 2017, para distinguir cosméticos, delineadores de ojos, delineadores de cejas, delineadores de labios, brillo labial, lápiz de ojos, lápiz de labios, rubores, sombras para ojos, de la clase 03 de la Clasificación Internacional. 

 

Mediante expediente N° 455906-2011 de fecha 18 de mayo de 2011, DEQUIVAL S.A.C., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la referida marca al haber sido solicitada mediando mala fe.

 

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso acumular los expedientes N° 455459-2011 y N° 455906-2011 al expediente N° 454458-2011, dada la conexión existente entre ellos.

 

Mediante Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, declaró fundada las acciones de nulidad interpuesta por Dequival S.A.C., y en consecuencia declaró nulo los registros de las marcas de producto AMY (certificado N° 124664), AMY y logotipo (certificado N° 149028) y AMY y logotipo (certificado N° 127270)^[1].

 

3.3. Determinación de la norma aplicable

 

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley^[2].   

 

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

 

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

 

El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución Nº 0388-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 05 de enero de 2018, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

 

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo Nº 1075^[3].

 

3.4. Análisis de la causal de nulidad

 

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

 

De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que la presente acción de nulidad se sustenta en el hecho que la marca AMY y caja-empaque habría sido obtenida mediando mala fe.

 

3.5. Mala fe

 

La accionante manifestó que el registro de la marca de producto AMY inscrita bajo certificado N° 259847 que distingue productos de la clase 08, deviene en nulo ipso facto, por cuanto la titularidad del registro de marco de producto AMY (certificado N° 124664) para la clase 08, AMY y logotipo (certificado N° 149028) para la clase 08 y el registro de la marca AMY y logotipo (certificado N° 127270) para la clase 03; es materia de Litis, toda vez que existe resoluciones contradictorias de decisión sobre la titularidad de la marca AMY, y como podrá apreciarse mientras exista un proceso judicial en discusión sobre la titularidad de la marca, la Autoridad Administrativa debe abstenerse de tomar decisiones sobre el registro; por lo que de oficio y bajo responsabilidad civil y penal, el Indecopi debe declarar nula la Resolución N° 000388-2018/DSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2018 y consecuentemente el certificado N° 259847.

 

Existe mala fe por parte de Indecopi y Alcides García  Silvestre en otorgar el beneficio de registro de marca, porque ambos conocían del proceso administrativo signados con expedientes N° 454459-2011, 455906-2011 acumulados al expediente N° 454458-2011 que tuvo como resultado la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI, por el cual declaraba la nulidad del registro de marca de producto AMY a mi nombre; la mala fe procesal y tráfico de influencias se revela por el solo hecho de que al día de la presentación de la solicitud del registro de marca, esto es el 04 de agosto de 2014, la titular del registro de marca de producto AMY (clase 08) era Hilda Margarita Barreto Sanchez y por tanto dicha marca tenía propietaria, no estaba libre para proceder a registrar a favor de Alcides García Silvestre.

 

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (…)”^[4].

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

 

Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

 

Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la trasgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico^[5].

 

Al respecto, resulta pertinente tomar en consideración los actuados en los expedientes N° 454459-2011 y 455906-2011 acumulados al expediente N° 454458-2011, relativos a la acción de nulidad del registro de las marcas AMY y logotipo (certificado N° 149028), AMY y logotipo (certificado N° 127270) y AMY (certificado N° 124664), en el cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, a través de la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017 (la cual es referida por la accionante), determinó anular los certificados señalados al considerar que:

 

“existen indicios que hacen presumir razonablemente que al solicitarse el registro de las marcas AMY y AMY y logotipo, Importaciones Kunsan S.R.L. conocía de la existencia previa del signo que identificaba a los productos importados por German Percy Apaza Chilo, ya que el hecho de que la haya reproducido en forma idéntica para identificar los mismos productos en el caso de las marcas materia de nulidad en la clase 8 y vinculados en el caso de la marca materia de nulidad en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial –aun cuando la haya acompañado de elementos gráficos adicionales –, no puede  atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, de lo que se infiere una intención por parte de la emplazada de perjudicar la actividad concurrencial de la accionante y de sus demás competidores, en el mercado peruano”

 

Asimismo, en dicha Resolución la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señaló lo siguiente:

 

“De la consulta RUC e información histórica de Importaciones Kunsan S.R.L., se advierte que esta es una empresa dedicada a la venta mayorista de productos, así como a la importación, que declaró como fecha de inicio de actividades el 11 de julio de 2001, señalando como domicilios fiscales los ubicados en Galería Mina de Oro II Jr. Cuzco 740, Int 101, Lima, Lima, el mismo que fue dado de baja el 22 de abril de 2002 y Jr. Cuzco 752, Int 217, Lima, Lima, Lima, el mismo que fue dado de baja el 17 de octubre de 2002.

 

De la consulta RUC de Alfonso Apaza Idme, se advierte que esta persona se dedica a la venta minorista de productos, así como a la importación, que declaró como fecha de inicio de actividades el 13 de abril de 2005, señalando como domicilio fiscal el ubicado en Jr. Inambari N° 739, Int 210 (Galería Real 2 piso), Lima, Lima.

 

De la consulta RUC e información histórica de German Percy Apaza Chilo, se advierte que por lo menos al 18 de noviembre de 1999, esta persona realizaba actividades comerciales, habiendo tenido como domicilios fiscales los ubicados en Galería Mina de Oro, Jr. Mesa Redonda 953, Int. T232, Lima, Lima, el mismo que fue dado de baja el 10 de agosto de 2001, siendo su domicilio fiscal actual el ubicado en Jr. Inambari N° 739, Int 325, Galería Real (Tda 325 entre Ayacucho y Andahuaylas), Lima, Lima.

 

De la relación de los procedimientos de denuncias por infracción señalado en el numeral 13), se advierte que Importaciones Kunsan S.R.L. inició diversos procedimientos de infracción contra diversas personas al considerar afectados sus derechos de Propiedad Intelectual.

 

De las pruebas analizadas, se advierte que con anterioridad a la solicitud y registro de las marcas materia de nulidad, diversas personas, entre ellos German Percy Apaza Chilo, importaron rizadores identificados con la marca AMY (esta última persona importó rizadores el 2 de abril e de 2002).

 

Asimismo, se ha podido verificar que German Percy Apaza Chilo ha tenido como domicilios fiscales los ubicados en (i) Galería Mina de Oro, Jr. Mesa Redonda 953, Int. T232, Lima, Lima y (ii) Jr. Inambari N° 739, Int 325, Galería Real (Tda 325 entre Ayacucho y Andahuaylas), locaciones muy cercanas a los domicilios fiscales que en el año 2002 (año en el que German Percy Apaza Chilo importó rizadores con la marca AMY) tenía Importaciones Kunsan S.R.L. –Galería Mina de Oro II Jr. Cuzco 740, Int 101, Lima, Lima y Jr. Cuzco 752, Int 217, Lima, Lima, Lima, conforme se ha verificado en la información histórica de la Sunat–, lo que haría presumir que ambas empresas conocían de la existencia de la otra, así como el rubro al que se dedicaban y los productos que ambos comercializaban”

 

En tal sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual concluyó que: “los Certificados N° 124664 y N° 149028, correspondientes a las marcas de producto AMY y AMY y logotipo, registrada actualmente a favor de Hilda Margarita Barreto Sánchez, para productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, y el Certificado N° 127270 correspondiente a la marca de producto AMY y logotipo, registrada a favor de Importaciones Kunsan S.R.L., para productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial se encuentran incursos en el supuesto contenido en el artículo 172 de la Decisión 486”, ya que se infiere una intención por parte de la emplazada de perjudicar la actividad concurrencial de la accionante y de sus demás competidores, en el mercado peruano.

 

Asimismo, se ha verificado que GARCIA SILVESTRE ALCIDES ha señalado en el expediente de vista y en el expediente N° 584481-2014 (donde tramitó el registro de la marca objeto de la presente acción de nulidad) como domicilio el ubicado en sito: Jirón Inambari 731, interior 16 – Cercado de Lima.

 

Así, en atención a lo establecido en la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017 y al domicilio del emplazado, se concluye que GARCIA SILVESTRE ALCIDES al momento que se le cede los derechos expectaticios sobre la solicitud de registro tramitada en el expediente N° 584481-2014, estuvo en aptitud de conocer que la denominación AMY era utilizada en el mercado por terceros debido a la cercanía de los domicilios (estos se encuentran ubicados en la misma zona comercial del cercado de lima) con personas que importan productos con el signo AMY para distinguir productos de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

En ese sentido, en opinión de esta Comisión ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara al emplazado, razón por la cual corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por BARRETO SANCHEZ, HILDA MARGARITA, de Perú.

 

3.6. Conclusión

 

En tal sentido, el registro de la marca de producto AMY y caja-empaque, inscrita con certificado Nº 259847 fue solicitado mediando mala fe, razón por la cual el referido registro se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la nulidad solicitada por BARRETO SANCHEZ, HILDA MARGARITA, de Perú.

 

Consideración final

 

En el presente caso, BARRETO SANCHEZ HILDA MARGARITA, mediante su escrito de fecha 04 de mayo de 2018 manifestó lo siguiente: “existe mala fe por parte de Indecopi y Alcides García  Silvestre en otorgar el beneficio de registro de marca, porque ambos conocían del proceso administrativo signados con expedientes N° 454459-2011, 455906-2011 acumulados al expediente N° 454458-2011 que tuvo como resultado la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI, por el cual declaraba la nulidad del registro de marca de producto AMY a mi nombre; la mala fe procesal y tráfico de influencias se revela por el solo hecho de que al día de la presentación de la solicitud del registro de marca, esto es el 04 de agosto de 2014, la titular del registro de marca de producto AMY (clase 08) era Hilda Margarita Barreto Sanchez y por tanto dicha marca tenía propietaria, no estaba libre para proceder a registrar a favor de Alcides García Silvestre. Esto demuestra plenamente que existen funcionarios que direccionan la nulidad y entrega de certificado de registro de marcas en favor de terceros y en perjuicio de otros, lo que evidencia actos de corrupción”.

 

Igualmente, y a pesar de que mediante providencia de fecha 15 de mayo de 2018 la Secretaría Técnica le recordó que los actos procedimentales deben estar guiados por el respeto mutuo, mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2018 la accionante manifiesta lo siguiente: “cumplo con presentar la Resolución N° 02 de fecha 28 de setiembre de 20188, que admite la demanda de nulidad de la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017 (…) la que pone en vuestro conocimiento para abstenerse de continuar con trámites irregulares, que violentan el derecho de los administrados, bajo responsabilidad funcional, ya que se viene causando daños y perjuicios de manera premeditada, violando el principio de seguridad jurídica consagrado en la constitución. (…) Adjuntamos al presente recurso para su conocimiento, e efecto de cautelar la seguridad jurídica de las partes en un estado de derecho y evitar abusos de apresuramiento de registros en favor de terceros”.

 

Al respecto, la Comisión considera precisar que los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento deben realizar los respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, conforme lo dispone el principio de conducta procedimental al que se refiere el Artículo IV del Título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General^[6]. Asimismo, resulta conveniente recordar lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 56 de la referida norma, en el cual se deja constancia que constituye un deber de los administrados abstenerse de afectar el principio de conducta procedimental. En tal sentido, las actuaciones de las partes dentro de los procedimientos administrativos deben ser guiadas por el respeto mutuo, el cual no sólo debe referirse al respeto entre las partes sino también de las partes hacia la Autoridad.

 

Por lo expuesto, a fin de preservar el principio de conducta procedimental, esta Comisión considera conveniente la aplicación supletoria^[7] del numeral 1 del artículo 52 del Código Procesal Civil, que establece que “(…) A fin de conservar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, los Jueces deben: 1. Ordenar que se suprima la frase o palabra expresada o redactada en términos ofensivos o vejatorios (…)”.

 

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que resulta aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el artículo VIII de la Ley del Procedimiento Administrativo General ha precisado aquellas medidas a ser adoptadas en relación con la conducta de las partes durante el procedimiento, señalando lo siguiente:

 

“Artículo 9.- Los magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con apercibimientos, multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fé, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y, en general, cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, así como cuando incumplan sus mandatos”

 

En virtud a lo anterior, se advierte que la llamada de atención constituye una medida permitida por el ordenamiento legal, que puede ser adoptada frente a administrados que dentro de un procedimiento administrativo, vulneren el principio de conducta procedimental.

 

En el presente caso, la accionante ha cuestionado la actuación de los funcionarios del INDECOPI, señalando que direccionan la nulidad y entrega de certificado de registro de marcas en favor de terceros y en perjuicio de otros, lo que evidencia actos de corrupción; asimismo, manifestó que el Indecopi actuó de mala fe al otorgar el registro de la marca materia de nulidad. Finalmente, indicó que la mala fe procesal y tráfico de influencias se revela por el solo hecho de que al día de la presentación de la solicitud del registro de marca, esto es el 04 de agosto de 2014, la titular del registro de marca de producto AMY (clase 08) era Hilda Margarita Barreto Sanchez y por tanto dicha marca tenía propietaria, no estaba libre para proceder a registrar a favor de Alcides García Silvestre.

 

Estas afirmaciones resultan ofensivas e inexactas, y no se encuentran acordes al principio de respeto mutuo contemplado en las normas de conducta procedimental que deben regir entre las partes, así como entre las partes y la autoridad en un procedimiento.

 

En tal sentido, corresponde llamar la atención a la accionante por las afirmaciones ofensivas y exhortarla a conducirse de manera apropiada y abstenerse en el futuro de realizar afirmaciones como las señaladas que, sin sustento alguno, imputa conductas indebidas a la Autoridad Administrativa, las cuales no corresponden a la realidad y carecen totalmente de fundamento, razón por la cual esta Comisión expresa su más enérgico rechazo.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Primero - Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por BARRETO SANCHEZ, HILDA MARGARITA, de Perú y; en consecuencia, declarar NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación AMY y caja-empaque (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, que distingue rizadores y encrespadores de pestañas, de la clase 08 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 259847, a favor de GARCIA SILVESTRE, ALCIDES, de Perú.

 

Segundo - EXHORTAR a BARRETO SANCHEZ HILDA MARGARITA, de Perú a abstenerse de realizar afirmaciones ofensivas e inexactas que atentan contra el principio de conducta procedimental que debe regir entre las partes y la Autoridad, debiendo ceñir su comportamiento a las reglas del respeto mutuo, colaboración y buena fe que orientan el procedimiento administrativo.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

 

Regístrese y comuníquese.

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos