بيرو

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 1959-2009/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 261466-2005

 

SOLICITANTE: SEQUOITA CAPITAL MANAGEMENT LTD.

 

OPOSITORA: THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION

 

Signos engañosos: Inexistencia – Examen de registrabilidad del signo solicitado

 

Lima, siete de agosto de dos mil nueve.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 24 de noviembre de 2005, Sequoita Capital Management Ltd. (Bahamas) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación W. MACIRON escrita en letras características; conforme al modelo, para distinguir whisky, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 3 de marzo de 2006, The Scotch Whisky Association (Reino Unido) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

(i)         Asocia y representa a una serie de productores escoceses de whisky escocés, por lo que custodia los intereses de los productores y comercializadores del legítimo y verdadero “whisky escocés”, a nivel mundial. Actualmente tiene múltiples negocios con el Perú, país en el que se importan una serie de auténticos whiskies escoceses, muchos de ellos representados por esta asociación.

(ii)        El signo solicitado constituye una denominación evidentemente engañosa, que definitivamente da a entender al consumidor peruano que el producto a distinguirse es un producto escocés, particularmente, un whisky escocés.

(iii)       El signo solicitado está constituido fundamentalmente por la expresión MAC que conforma el término principal MACIRON, por cuanto la W inicial en el signo pedido resulta totalmente irrelevante en su estructura gramatical y pasará totalmente desapercibida ante el público consumidor peruano.

(iv)      La expresión MACIRON por sí sola constituye un signo engañoso respecto a la procedencia del whisky que pretende distinguir, es decir, Escocia, Gran Bretaña, el lugar más conocido y famoso del mundo, por la elaboración de la popular bebida, el whisky, debiendo agregarse que en Escocia se comercializan los whiskies de más alta calidad en el mundo.

(v)       Las autoridades marcarias del Perú han establecido que el prefijo MAC/MC es de origen escocés y que la adopción de tal prefijo en un nuevo signo de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, por personas que no tienen origen escocés o actividad económica en Escocia, puede llevar a confusión al público consumidor sobre el origen de los productos a identificarse.

(vi)      La presente solicitud de registro infringe los artículos 4, 5, 15 y 16 del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor; así como los artículos 6, 7, 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

(vii)     Invoca como fundamentos legales los artículos 221, 222, 135 incisos e) e i) de la Decisión 486; así como el artículo 6quinquies, sección B y 10ter del Convenio de París.

 

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Adjuntó medios probatorios.

 

Con fecha 14 de marzo de 2006, Sequoita Capital Management Ltd. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

 

(i)         El signo solicitado no constituye un signo descriptivo o engañoso de los productos que distingue.

(ii)        Si bien la opositora ha citado el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, no desarrolla ni explica por qué el signo solicitado estaría incurso en la prohibición contenida en dicha norma, limitándose a alegar que el signo solicitado sería engañoso, prohibición de registro que está contemplada en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. Por ello, no se analizará si el signo solicitado está incurso o no en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, sino más bien la del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.

(iii)       El signo solicitado no tiene alguna acepción en el idioma español ni es un término identificado por el público consumidor peruano como un signo descriptivo de alguna cualidad, calidad, origen o característica del producto que distingue, por lo que no puede atribuírsele un carácter engañoso al mismo.

(iv)      En la industria de licores es muy común que los productos sean distinguidos con marcas que hagan alguna referencia al idioma del país de donde la especie de un licor determinado es oriunda. Así, por ejemplo, el vodka suele ser distinguido con términos que provienen del idioma ruso, la cerveza con términos germanos, el champagne o brandy con términos franceses y el whisky con términos que simulan provenir del idioma inglés. Ello no implica que dichos licores sean necesariamente rusos, alemanes, franceses o ingleses, ni que el consumidor se vea inducido a error por dicha utilización.

(v)       La opositora descompone caprichosamente el signo solicitado para indicar que “lo que resalta” del mismo es la partícula MAC, que constituye un término utilizado en apellidos escoceses.

(vi)      El signo solicitado no es MAC sino W.MacIron, no existiendo posibilidad alguna que el mismo pueda ser considerado como un signo engañoso a los ojos de un consumidor peruano.

(vii)     El artículo 6 quinquies sección B del Convenio de París no es aplicable, puesto que, tal como lo ha señalado la Sala de Propiedad Intelectual en diferentes oportunidades, el sentido del mismo es que una marca registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes sea admitida a registro en los demás países de la Unión, salvo que se encuentre incursa en uno de los supuestos de excepción contenidos en ese artículo (Sección B), en cuyo caso se procederá a denegar la solicitud de registro o a invalidar el registro si éste ya se hubiese otorgado. En el presente caso, la opositora no pretende proteger alguna marca registrada a su favor en otro Estado Contratante, sino que se opone al registro del signo solicitado.

(viii)    Los artículos 221 y 222 de la Decisión 486 no son aplicables en tanto el signo solicitado no es una indicación de procedencia. En efecto, tal como lo define el artículo 221 de la Decisión 486, una indicación de procedencia la constituye un nombre, expresión, imagen o signo que designe un país, región, localidad o lugar determinado.

 

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

 

Con fecha 26 de abril de 2006, The Scotch Whisky Association señaló que, de acuerdo a la opinión del Comité Permanente sobre la Ley de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un nombre no geográfico o incluso un elemento figurativo caería bajo la definición de indicación geográfica establecida en el artículo 22.1 del ADPIC, según consta en el documento “Posibles Soluciones para Conflictos entre Marcas e Indicaciones Geográficas y para Conflictos entre Indicaciones Geográficas Homónimas”. Indicó que el hecho de que la Oficina no aprecie que el término MAC es entendido por el consumidor peruano como una indicación de origen resulta irrelevante, si se ha podido demostrar que sí califica como una indicación de origen en términos del WTO TRIPS. Adjuntó medios probatorios.

 

Mediante Resolución Nº 16158-2008/OSD-INDECOPI, de fecha 8 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

 

Respecto del legítimo interés de la opositora

(i)         La opositora tiene legítimo interés para formular oposición a la presente solicitud de registro, puesto que constituye una asociación que promueve, protege y representa los intereses de la industria del whisky en Escocia y alrededor de todo el mundo.

 

Respecto de los signos descriptivos

(ii)       Si bien la opositora invocó la aplicación del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, la Oficina considera que dicha norma no es aplicable, toda vez que del escrito de oposición se desprende que el argumento central está referido al carácter engañoso del signo solicitado, con respecto a la procedencia geográfica del producto que pretende distinguir, supuesto que está contemplado en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.

 

Respecto de los signos engañosos

(iii)      A criterio de la Oficina, la letra W y la denominación MacIron son igualmente relevantes, en la medida que el punto ubicado entre ambas se limita a separarlas, y debido a que dicha letra y denominación tienen la misma importancia dentro del signo solicitado, por la ubicación inicial de la letra W y el carácter de fantasía de la denominación MacIron.

(iv)      La partícula Mac / Mc forma parte de apellidos escoceses y de marcas de whisky escocés, tal como acreditan los medios probatorios presentados por la opositora. Sin embargo, dicha partícula forma parte también de apellidos norteamericanos como por ejemplo McDonald’s, apellido reconocido como norteamericano en nuestro medio por la existencia de la marca MCDONALD’S, reconocida como notoria con relación a servicios de restaurante de comida rápida

(v)       Debe tenerse en cuenta que existe una relación entre Escocia y el whisky, la cual radica en que el whisky que proviene de Escocia tiene fama mundial, lo cual determinará que al momento de comprar whisky sea relevante para el consumidor el hecho de que éste provenga de Escocia.

(vi)      Considerando lo señalado, la Oficina considera que el signo W.MacIron, solicitado para distinguir whisky, no resulta engañoso sobre la procedencia geográfica del mismo, toda vez que, si bien la partícula MAC que lo compone, forma parte de apellidos escoceses, tal hecho no es conocido por los consumidores de whisky en nuestro país y, además, la partícula Mc - que será percibida como la partícula Mac - también forma parte de un apellido norteamericano y ello es conocido por el público consumidor, con lo cual la presencia de la partícula MAC en el signo solicitado no podría indicar al consumidor que el whisky que el mismo pretende distinguir proviene de Escocia.

(vii)    Por los motivos expuestos, el signo solicitado no incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.

 

Respecto al Decreto Ley Nº 26122

(viii)   En cuanto al argumento de la opositora, referido a que el signo solicitado infringe los artículos 6, 7, 9 y 10 del Decreto Ley Nº 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en opinión de esta Oficina, el análisis de dichos argumentos se ha realizado cuando se evaluó el argumento referido a la aplicación del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 - prohibición de registrar como marca signos engañosos -, norma de propiedad industrial especial con respecto al Decreto Ley Nº 26122, norma general sobre competencia desleal.

 

Respecto a los artículos 221 y 222 de la Decisión 486

(ix)      No resultan aplicables los mencionados artículos, por cuanto el signo solicitado no constituye un nombre ni una expresión que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

 

Respecto del artículo 6quinquies sección B y 10ter del Convenio de París

(x)       En el presente caso, el artículo 6quinquies sección B del Convenio de París no es aplicable, en la medida que regula el supuesto en que una marca registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes sea admitida a registro en los demás países de la Unión, salvo que incurra en uno de los supuestos de excepción contenidos en ese artículo (sección B). En el presente caso, la opositora no pretende inscribir marca alguna registrada a su favor en otro Estado Contratante del Convenio de París, sino que se opone al registro como marca de un signo solicitado por otra persona.

(xi)      Por su lado, el artículo 10ter del Convenio de París no es aplicable, ya que regula el compromiso de los países miembros de la Unión de asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis, así como prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder ante las autoridades judiciales y administrativas, para la represión de los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis del Convenio referido; y, en este caso, lo que se discute es si el signo solicitado cumple los requisitos para ser registrado como marca.

 

Respecto a la infracción a la Ley de Protección al Consumidor

(xii)    Esta Oficina no es competente para conocer la alegada violación de los artículos 5, 15 y 16 del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor, ni del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor; sin perjuicio de lo cual, queda a salvo el derecho de la opositora de hacer valer sus argumentos sobre la supuesta infracción de dichas normas en la vía correspondiente.

 

Respecto del examen de registrabilidad

(xiii)   Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486.

 

Con fecha 21 de setiembre de 2008, The Scoth Whisky Association interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que el signo solicitado W. MACIRON y escritura es un signo engañoso. Agregó lo siguiente:

 

(i)         La solicitante no sólo se ha apropiado del prefijo escocés MAC, sino que ha dividido el signo solicitado en dos partículas “Mac” e “Iron”; en consecuencia, el peligro de engaño de la marca proviene de su propia conformación.

(ii)        Al consumidor peruano y extranjero de whisky no le es desconocido que la partícula Mac/Mc es usada en las marcas de origen de escocés.

(iii)       En el Perú se han comercializado durante los últimos diez años, los whiskies escoceses CLAN MACGREGOR, MACNAIR´S, MCKINLAY, MACARTHUR, SANDY MACDONALD.

 

Con fecha 17 de octubre de 2008, The Scoth Whisky Association señaló que la solicitante reconoce que el signo solicitado evoca un origen escocés y este argumento se desprende de la contestación a la oposición formulada.

 

Con fecha 5 de diciembre de 2008, Sequoita Capital Management Ltd. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a que el signo solicitado no constituye un signo engañoso.

 

II. cuestiÓn en discusiÓn

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado constituye un signo engañoso.

 

iii. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, diversas marcas que incluyen el término MAC o MC en su conformación, para distinguir productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial

 

-    Con MAC: MACKINLAY (Escocia), MACANDEAN (Perú), MACNAIRS (Inglaterra), SANDY MAC (Reino de los Países Bajos), GRAND MACNISH (Escocia), CLAN MC GREGOR (Escocia), MAC DONALD GREENLESS (Reino de los Países Bajos), MACORIX (República Dominicana).

 

-    Con MC: MCIVOR y logotipo (Inglaterra), MCMURDO (Inglaterra), ANGUS MCKAY (Holanda), MCWILLIAMS HANWOOD ESTATE (Gran Caimán).

 

2. Signos engañosos

 

The Scotch Whisky Association formuló oposición a la presente solicitud de registro alegando que el signo solicitado es engañoso además de ser descriptivo. Dado que en su recurso de apelación, la opositora sólo ha reiterado lo expuesto respecto al carácter engañoso del signo solicitado, a la Sala de Propiedad Intelectual sólo le corresponde analizar el supuesto carácter engañoso del signo solicitado, habiendo quedado consentidos los demás extremos de la resolución apelada.

 

2.1 Contenido de la prohibición

 

El artículo 135 inciso i) de la Decisión 486[1], establece como una prohibición absoluta para constituirse como marca el caso de los signos engañosos. Así, determina que no podrán registrarse como marcas los signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

 

Cabe referirse a la interpretación prejudicial de esta norma, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 12-IP-96[2], en la cual señala que "esta causal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor, frente al engaño que puede sufrir por el registro de una marca, sea sobre la calidad, característica o aptitud del producto, o sobre la fabricación del mismo."

 

Precisa que, conforme lo indica la norma mencionada, se encuentran dentro de esta prohibición las denominaciones capaces de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como ocurre por ejemplo con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana o ALGOCAM para distinguir camisas fabricadas con material sintético. Esta circunstancia determina que estos signos no deben ser admitidos, dado que el signo engañoso proporciona una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores[3].

 

Asimismo, en el Proceso N° 33-IP-99[4], el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que "el engaño para el público radica en la inconformidad, desfiguración o alteración de las características, actitudes o composición del producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar".

 

En tal sentido, no sólo se requiere que el signo o la indicación que contiene sea errónea, sino que el signo o la indicación sea capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por ejemplo, no sería engañosa la denominación ORO para chocolates, en la medida que nadie podría pensar que un chocolate es de metal.

 

En este punto, es importante tener en cuenta dos aspectos:

 

-      Cuantitativo: En relación con el porcentaje del público que se va a ver engañado. Esto varía en cada caso según se considere que el público es poco atento, no crítico o si es un consumidor cuidadoso, crítico, que está en condiciones de tomar decisiones libres en el mercado.

-      Cualitativo: Con relación a si la indicación es importante económicamente, es decir, relevante para tomar una decisión de compra. Por ejemplo, será determinante en la decisión de compra de un rallador de queso que éste no se oxide y se caerá en engaño si se distingue un rallador de latón con la marca INOXIDAL.

 

De lo anterior se colige que los signos engañosos atentan contra la veracidad y honestidad que exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una función determinante, en tanto elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Así, lejos de contribuir a la transparencia en el mercado, una indicación engañosa puede producir descontento y desorientación entre los consumidores al procurar información equivocada de los productos o servicios que se ofrecen.

 

2.2 Irrelevancia de la intención del solicitante

 

Es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido. Basta que exista una falta de veracidad en la información y que exista el riesgo o la aptitud de engaño. Por lo tanto, al hablar de engaño, se debe tener en cuenta dos aspectos:

 

a)    La no veracidad de la información.

b)    La aptitud de engaño.

 

Cabe precisar que analizar si un signo es engañoso no es una cuestión de hecho sino de derecho, es decir, el análisis deberá realizarse conforme el signo es solicitado a registro con relación a los productos o servicios que pretende distinguir y no como será utilizado en el mercado. En tal sentido, la forma como se comercialicen los productos o como se preste el servicio no es relevante a efectos de determinar el engaño. Por lo anterior, no se exige la prueba que realmente se haya producido el engaño, ya que basta con el riesgo abstracto de engaño, con independencia de los efectos que la utilización de la marca haya surtido en un determinado grupo de consumidores. Para que pueda considerarse que la utilización de una marca puede inducir a engaño a las personas a las que va destinada, debe demostrarse – respecto de la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados – la existencia de un riesgo real de que el comportamiento económico de éstos resulte afectado.

 

2.3 El engaño debe provenir de la marca misma

 

El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o expresión de la marca debe ser engañosa. No son relevantes las modalidades en que la marca va a ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que del uso del mismo se pueda esperar un engaño. Por ejemplo, la denominación OROBEL sería engañosa si se solicita para distinguir bisutería, pero no para productos fabricados de metal, aun cuando pueda suponerse que al utilizarse la marca en el mercado los productos serían fabricados con cobre y no con oro.

 

Por lo anterior, debe diferenciarse entre los signos que por esencia son engañosos y los que al ser usados pueden provocar un engaño.

 

2.4    Relación del signo engañoso con los productos o servicios para los que se solicita

 

En todos los casos, el carácter engañoso de un signo se juzgará con relación a los productos o servicios que distingue y por la opinión que tendrían los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios).

 

Una denominación puede ser engañosa para determinados productos o servicios y arbitraria en relación con otros productos o servicios. Por ejemplo, la denominación INOXIDAL sería engañosa para distinguir artículos de latón y arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería engañosa para distinguir aceite compuesto elaborado en base a una mezcla de aceite vegetal y aceite semi-refinado de pescado y arbitraria para distinguir aparatos de reproducción de sonido.

 

Ahora bien, sólo será engañoso el signo si en cualquier caso imaginable de uso contiene una indicación incorrecta acerca de los productos o servicios a que se refiere.

 

"El carácter engañoso de una denominación no puede, en efecto, determinarse in vacuum: la denominación deberá considerarse engañosa tan sólo cuando proporcione información errónea con respecto al origen geográfico o la naturaleza y características del correspondiente producto o servicio"[5].

 

2.5 Evidencia del engaño

 

Para que una indicación constituya un signo engañoso, el engaño debe ser evidente. No en el sentido de que no sea necesario un examen o una investigación sino que para la Autoridad con experiencia, ayudada de sus conocimientos técnicos, material de investigación e informaciones de otras fuentes usuales de información, sea evidente. No se requiere de investigaciones extensas y costosas en tiempo (por ejemplo encuestas de opinión del público).

 

2.6 Momento en que se determina el engaño

 

Para determinar si un signo es engañoso es importante el momento del registro – no el de la solicitud – ya que si durante el procedimiento del registro se subsana el engaño, el signo no debe ser rechazado.

 

2.7 Indicaciones susceptibles de producir engaño

 

La Sala considera que por excelencia son susceptibles de constituir signos engañosos los que dan la impresión de indicar características concretas o la procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se aplican.

 

En el primer caso, el signo será engañoso cuando las verdaderas características del producto o servicio no correspondan con la imagen. A este respecto, debe determinarse primero – como ya se señaló – si las falsas características de los productos son capaces de llevar al engaño.

 

En el segundo caso, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde.

 

Así, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico. Así como se dejó establecido en el punto 3 de la presente resolución, en el Perú, existen registradas diversas marcas constituidas por nombres de lugares geográficos que el público no identifica como lugares típicos de producción de los productos que distinguen, tales como: FLORIDA[6] para distinguir conservas de pescado, ALICANTE[7] para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES[8] para distinguir cerveza o ALASKA[9] para helados. Dichas marcas no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican, constituyendo típicos casos de denominaciones geográficas aparentes.

 

De otro lado, indicaciones que no son geográficas pero son percibidas por el público como tales también caen bajo esta prohibición (por ejemplo expresiones que dan a entender que los productos provienen de un viñedo determinado, y éste en realidad no existe). En cambio, no hay engaño cuando las indicaciones geográficas se han convertido en denominaciones genéricas o descriptivas.

 

2.8. Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, el signo solicitado está constituido por la denominación W. MACIRON escrita en letras características; conforme al modelo, y pretende distinguir whisky, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Conforme se ha señalado, el engaño opera en la medida en que de las propias características del signo y del propio contenido de la solicitud - no de una forma o posibilidad de uso del signo - aflore una indicación susceptible de inducir a engaño al consumidor, al punto de creer que está adquiriendo un producto que ofrece determinadas características que en realidad no tiene, o hacer creer que los productos provienen de un origen geográfico que no corresponde; sin que para eso se requiera de una mayor demostración ni investigación. Tal sería el caso de pretender registrar como marca un término que aluda al algodón para distinguir medias de nylon, ya que el signo tendría una característica que no corresponde a la realidad del producto produciéndose un engaño[10].

 

Tal circunstancia no se verifica en el presente caso, puesto que el signo solicitado W. MACIRON y escritura (que será pronunciado por el público consumidor como W. MACIRON o W. MAC AIRON), será percibido como un signo de fantasía respecto al producto que pretende distinguir (whisky), no conteniendo en sí mismo alguna información errónea respecto al producto, ni aflorando del propio signo una indicación incorrecta acerca del producto que pretende distinguir (como sería el caso que se pretendiera distinguir con la marca PARIS perfumes o cosméticos provenientes de China, de Roma o de otro país o ciudad)[11].

 

Si bien los medios probatorios presentados por la opositora acreditan que la partícula MAC/MC forma parte de apellidos escoceses y marcas de whisky procedentes de Escocia, ello no permite concluir que dichas partículas sean vinculadas por el público consumidor necesariamente con dicho país o con alguna idea o concepto relacionado a dicho país.

 

Ello por cuanto, si bien el apellido MAC/ MC puede tener un origen escocés (además de irlandés), su uso se ha extendido hacia todo el mundo, no sólo como apellido, sino como signo distintivo, de manera que dicha palabra actualmente forma parte no sólo de apellidos y marcas procedentes de Escocia, sino procedentes de distintos países del mundo. Es más, en el Perú, conforme se desprende del Informe de Antecedentes, se encuentran registradas a favor de distintos titulares, para distinguir productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial (entre ellos, whisky), marcas que incluyen las partículas MAC o MC, procedentes de distintos países (como Inglaterra, Reino de los Países Bajos, Perú, República Dominicana), no sólo de Escocia.

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la partícula MAC aplicada a whisky no genera alguna connotación particular en el público consumidor, mucho menos alude a una determina procedencia geográfica. Por lo tanto, el uso de dicha partícula en el signo solicitado no inducirá a engaño al público consumidor, respecto a la procedencia geográfica de los productos. En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.

 

3. Examen de registrabilidad del signo solicitado

 

Realizado el examen de registrabilidad, la Sala concluye que el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.

 

Sin perjuicio de lo expresado, la Sala conviene en precisar que, dado que la partícula MAC es de uso frecuente en marcas que distinguen productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, la solicitante debe tolerar la coexistencia del signo solicitado con marcas de terceros que incluyan dicha partícula, siempre que contengan elementos adicionales que le otorguen distintividad a dichas marcas.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 16158-2008/OSD-INDECOPI de fecha 8 de agosto de 2008, que OTORGÓ el registro de la marca de producto constituida por la denominación W. MACIRON escrita en letras características; conforme al modelo, solicitado por Sequoita Capital Management Ltd., para distinguir whisky, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

 

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/rl.