إسبانيا

SENTENCIA ES:APGR:2016:1047

ANTECEDENTES DE HECHO:

Aromas Selective S.L. es titular de las marcas españolas nº. 2253980 “Aromas” (mixta) en la clase 39 y nº 3030867 “Aromas” (denominativa), en la clase 35. Perfumes y Aromas Artesanales S.L. es titular de las marcas nº 3066480 “Aromas Artesanales” (mixta) en la clase 3, marca nº 3523739 (denominativa), en las clases 3 y 5 en tramitación, y de la marca comunitaria nº 12215018 “Aromas Artesanales”, (mixta) en las clases 3, 35 y 39. Perfumes y Aromas Artesanales S.L. presta servicios de venta al por menor de perfumes, utilizando el distintivo “Aromas Artesanales” tanto para distinguir productos de perfumería como el servicio de venta de los mismos, en tiendas físicas abierta al público y a través de Internet.

Aromas Selective S.L. presenta demanda contra Perfumes y Aromas Artesanales S.L. por infracción de sus derechos marcarios al utilizar en su distintivo la palabra “Aromas” para distinguir no solo productos de perfumería y cosmética sino su almacenaje y distribución (actividades clasificadas en clase 35) entrando en colisión con su marca nº 3030867 “Aromas” (denominativa) que tiene registrada con anterioridad a la demandada en esa misma clase 35.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada estima la demanda al entender que existe riesgo de confusión entre las marcas de las partes pues deduce que del signo distintivo “Aromas Artesanales” utilizado por Perfumes y Aromas Artesanales S.L., prevalece el elemento denominativo “aromas” y no la palabra “artesanales”, entendiendo que el consumidor medio, normalmente informado, asociará las marcas de las partes a la hora de recibir los servicios o productos comercializados por una y otra parte. Contra dicha sentencia ambas partes presentan recurso de apelación. Perfumes y Aromas Artesanales S.L., en su apelación argumenta que la marca de Aromas Selective S.L. carece de fuerza distintiva por ser un elemento genérico y que únicamente puede crear confusión en cuanto a la grafía, cuestión que, según su apreciación, no se da. En segundo lugar, argumenta que en la tienda de Aromas Selective S.L. se venden marcas conocidas del sector de la perfumería y cosmética mientras que en sus tiendas se venden exclusivamente productos de la marca “aromas artesanales” por lo cual la actividad real de ambas empresas es distinta puesto que ella elabora sus propios productos y los vende a través de sus tiendas de franquicias a terceros. Por su parte, Aromas Selective S.L. en su apelación se basa en la afirmación de que su marca “Aromas” es notoria en la venta de productos de perfumería y esa notoriedad le da la posibilidad de ampliar su ámbito de protección a servicios y productos conexos. A la vista de los argumentos de ambas partes, la Sala se plantea en primer lugar, si se han infringido las marcas de Aromas Selective S.L. independientemente de las marcas titularidad de Perfumes y Aromas Artesanales S.L. (puesto que éstas son registradas con posterioridad e incluso algunas han sido denegadas para algunas de las clases de servicios solicitados).

RESUMEN:

La Sala analiza, por tanto, el ”riesgo de confusión” y, basándose en lo establecido en jurisprudencia del Tribunal Supremo, el “juicio de confundibilidad reposa en juicio valorativos impregnados de subjetividad” por lo que se han intentado doctrinalmente establecer unos criterios de comparación para, de forma conjunta, considerar cuál es el elementos dominante en una marca mixta y, aunque  suele entenderse como tal el elemento denominativo, cuando éste carece de distintividad por el uso de elementos con poca fuerza distintiva, la regla general queda atenuada. Así concluye que no existe tal riesgo de confusión en este caso, ya que el distintivo “Aromas” es un término genérico usado en el ámbito de la perfumería y que, sin añadirle otros elementos gráficos, carece de sustantividad propia para distinguir en el ámbito empresarial sus productos o servicios. Según la misma jurisprudencia y lo establecido en la LM, la sustantividad es un requisito indispensable para la “tarea de instrumento de identificación del origen empresarial” y sin este requisito la marca carece de fuerza distintiva. Además, la introducción del término “artesanales” en la marca de Perfumes y Aromas Artesanales S.L. sí permite otorgarle una distintividad frente al signo que excluye el riesgo de confusión o asociación. En segundo lugar, la Sala analiza la actividad comercial desarrollada por ambas empresas viendo de forma clara que es distinta puesto que, mientras que la de Aromas Selective S.L. consiste en la utilización de  su marca “Aromas” para la venta en sus tiendas de multitud de marcas  afamadas del sector perfumes registradas a favor de terceros y ninguna propia o identificada con su propia marca, la de Perfumes y Aromas Artesanales S.L. es la elaboración de perfumes según su propio diseño para distintas fragancias, las envasa con su propia marca y las vende a través de sus tiendas franquiciadas a terceros. Por todo lo anteriormente expuesto, estima el recurso interpuesto por Perfumes y Aromas Artesanales S.L. En tercer lugar, la Sala entra a valorar el argumento de la demandante en cuanto a la notoriedad de su marca y lo hace entendiendo, según lo previsto en la LM, como marca notoria aquella que por cualquier motivo es conocida en el sector al que van dirigidos los servicios y productos y, atendiendo a criterios jurisprudenciales, dicha notoriedad ha de probarla aquel que la alega teniendo en cuenta factores como el tiempo de uso, la publicidad realizada, e incluso los resultados obtenidos de sondeos y encuestas por ser la excepción  al derecho de protección de la marca como tal que no es sino su nacimiento a través del registro válidamente efectuado en España; y, en el presente caso, no se ha probado dicha existencia de notoriedad de forma fehaciente. Otra cuestión se genera en cuanto a la posible existencia de aprovechamiento ilícito de la marca de Aromas Selective S.L. pero al ir ligada necesariamente a la buena reputación de una marca notoria y al no ser probada dicha notoriedad debidamente no puede estimar la Sala dicho aprovechamiento ilícito, por lo cual, desestima en su totalidad el recurso de Aromas Selective S.L.

COMENTARIO:

Esta sentencia pone de manifiesto la posibilidad de convivencia de dos marcas semejantes en el mercado siempre y cuando su actividad sea claramente diferente y haya entre ellas connotaciones que las hagan distintas en cuanto a sus elementos denominativos suficientes para no dar lugar a confusión en el mercado y no se dé por ninguna de las partes un aprovechamiento ilícito del buen nombre de sus titulares.