كوستاريكا

Sentencia 764/01 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno en el proceso 92-001037-181-CI. Corresponde a un proceso ordinario establecido por ACABADOS SANTA ROSA S.A y otros, contra PEPE U. K. LIMITED y otras. Las actoras discuten la propiedad sobre la marca clase internacional 25 denominada “Pepe”. Por su parte, las demandadas contrademandaron, alegando la nulidad de la marca “PEPE BASELIN”. La juzgadora de primera instancia declaro sin lugar la demanda, y respecto a la reconvención ordenó cancelación de la marca “PEPE BASELIN”. El Tribunal de apelación, confirmó la cancelación de la marca “PEPE BASELIN”, siendo los reconventores los únicos autorizados para el uso de la marca “PEPE”. El vencido interpone recurso de casación y alega que entre 1987 y 1990 comercializaban productos marca “PEPE” y que dicha marca no era famosa; además de que en Costa Rica son los únicos propietarios de dicha marca, estando sus derechos protegidos por el Convenio Centroamericano de Propiedad Intelectual. Ahora bien, manifiesta la Sala que desde el 22 de febrero de 1982 la empresa PEP U.K Limited inscribió en Gran Bretaña la marca “PEPE” a su nombre en clase 25, y se encuentra vigente hasta el 22 de febrero del 2005.  Por otro lado, se tiene que ACABADOS SANTA ROSA S.A.‚ reprodujo los pantalones marca PEPE, intentando inscribir en el país dicha marca sin tener éxito, por lo que después inscribió la marca “PEPE BASELÍN” el 06 de agosto de 1987 en clase 25 internacional. Posteriormente esa misma sociedad, el 12 de agosto de 1996 logró inscribir la marca de fábrica y comercio PEPE. Por su parte la empresa británica procedió el 23 de octubre de 1991 a solicitar en Costa Rica la inscripción de la marca PEPE, siendo inscrita la marca como diseño especial, pero se rechazó su inscripción como marca de fábrica por existir PEPE BASELÍN. La Sala manifiesta que el sistema de marcas en Costa Rica es atributivo, y no declarativo como otros países, sin embargo, también declaró contrario a la buena fe, al normal y honrado desarrollo del comercio adueñarse de una marca poseída por años por otra persona, originándose la doctrina de la marca notoria, las cuales si bien no están inscritas, esto no implica que carezcan de valor o protección, de ahí que se hayan reconocido las marcas que pueden calificarse de hecho frente a una competencia desleal, de lo que la doctrina denomina “actividades parasitarias”. Por eso aunque la Ley de Marcas y el Convenio citado, estipulen que la marca y nombre comercial se adquieren con el registro, no se concibe que ese registro se obtenga por persona que carezca de derecho. Por ende la marca PEPE al ser marca notoria tiene protección sin requerir inscripción en el Registro, por lo que Acabados Santa Rosa S.A. no puede utilizarla, pues iría en contra de la buena fe comercial y provocaría confusión del consumidor. Por todo lo anterior se declara sin lugar el recurso.