Panama

RESOLUCIÓN

Entrada N°08-08-01-10-3-116810-2023

Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de registro N°293611 01 de 11 de enero de 2022, de la marca "DISEÑO", en Clase 25, propuesto por las sociedades NIKE, INC. y NIKE INNOVATE C.V. en contra de la empresa HIT BRANDS, S.A.

Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz

Sentencia apelada

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS:

    Procede del Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil, en GRADO DE APELACIÓN, el expediente que contiene el PROCESO DE NULIDAD Y CANCELACIÓN del Certificado de registro N°293611 01 de 11 de enero de 2022 de la marca DISEÑO, Clase 25, propuesto por las sociedades NIKE, INC., y NIKE INNOVATE C.V., en contra de la empresa HIT BRANDS, S.A. El recurso fue presentado por la Licenciada DANISKA CASTILLO GONZÁLEZ de MACÍAS, actuando en representación de la firma forense MACIAS, CASTILLO & CO., apoderados judiciales de la demandada (Sec.222) en contra de la Sentencia N°81-24 de 26 de agosto de 2024 que ACCEDIÓ a la pretensión de la actora; DECLARÓ la nulidad y ORDENÓ la cancelación del Certificado de Registro y CONDENÓ en costas a la demandada en la suma de B/.2,500.00 (Sec.207).

     Ingresado el negocio a este nivel jurisdiccional, se le imprimió el trámite legal pautado en el artículo 193 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012, ordenándose a las partes la presentación de sus alegatos dentro del término de diez (10) días hábiles (fs.4), fase procesal que fue aprovechada por ambas, de sustentación (fs.6-10) y de oposición (fs.12-26). Evacuada la etapa de segunda instancia, y como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que pudiesen causar la nulidad de lo actuado, procede este Tribunal a dictaminar el fallo de fondo, adelantando las siguientes consideraciones:

ARGUMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA

    Expresa la Juzgadora que ha sido demostrada la existencia y representación legal de las demandantes, NIKE INC., mediante Certificación emitida por autoridad competente del Estado de Oregón de los Estados Unidos de América, y NIKE INNOVATE C.V., a través de la certificación de mandato mercantil expedida por el Registro Público de Panamá. Y la existencia de la demandada HIT BRANDS, S.A., a través del certificado de persona jurídica expedido por el Registro Público de Panamá.

    En tanto a la normativa aplicable a la presente causa, está reservada en la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012 - Artículos 91 (numerales 9 y 10), 95, 98, 139 y 142 (numeral 1) - y el Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017 – Artículo 124 -, que la reglamenta como Lex Marcatoria, la cual remite al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de 1995) - Artículo 2 recoge el denominado "Principio del Trato Nacional" y Artículo 6 quinquies -; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en la República de Panamá - Ley N°23 de 15 de julio de 1997, G.O.23,340 de 26 de julio de 1997 (Artículo 15, Sección 2, relativo a las "Marcas de Fábrica o de Comercio") – y Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington en 1929, adoptada por la República de Panamá - Ley N°64 de 28 de diciembre de 1934 -, así como a los principios que regulan la materia. Además, la parte actora no solo solicitó protección judicial, sino que también demostró la titularidad en la República de Panamá de NIKE, INC. y NIKE INNOVATE C.V., sobre las marcas en las que funda la presente acción, y en atención a que nuestra nación es signataria de los convenios internacionales, el Tribunal en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá, considerará los mismos al momento de emitir su pronunciamiento.

   Se afirma que NIKE INNOVATE C.V., es propietaria en nuestro país, de diversos Certificados de Registros, en Clase 25, a saber: Certificado de Registro N°23467 de 20 de junio de 1979 (solicitud N°23477) de la marca DISEÑO DE ALA (WING Y DISEÑO) donde se visualiza la forma característica de la marca NIKE - diseño en forma de anzuelo o gancho, grueso en su extremo izquierdo y angosto en su lado derecho, simulando un gran trazo de izquierda a derecha -. Y se agrega que la demandante aportó copias debidamente cotejadas y autenticadas de distintas sentencias y fallos en los que se resuelve a su favor y reconoce notoriedad de las marcas NIKE Y DISEÑO y sus demás variedades; mismos que fueron objetados por la apoderada judicial de la demandada y admitida la objeción ya que los signos marcarios de la contraparte son distintos, en concordancia a lo estipulado en el artículo 781 del Código Judicial.

   Asimismo, se constata un sin número de copias de documentos (publicados) cotejadas por Notario Público, que contienen información de la marca NIKE: Actas Notariales con contenido de diversas páginas de internet sobre la marca NIKE que comprenden desde el año 2017 hasta el año 2022; Actas Notariales que certifican el contenido de información relacionada con la historia y trayectoria de NIKE, la publicidad de la marca NIKE en distintos sitios de Internet y redes sociales; y actividades desarrolladas por la marca NIKE, como patrocinios de atletas y equipos deportivos. Se allegaron copias cotejadas y autenticadas de la distinta publicidad, anuncios, artículos, reportes, desplegados por la marca NIKE, por distintos medios descritos: revistas y originales de recortes de periódicos de circulación nacional, donde se muestran los productos fabricados y comercializados bajo la marca DISEÑO (DE ALA). Se anota que, pese a que fue objetadas, cumplieron las formalidades de Ley, por lo que son admisibles; reservando su valor probatorio para la decisión de fondo.

    En cuanto a pruebas provenientes de otros países, se incorporaron al proceso copias (vigentes) de Certificados de Registro de Estados Unidos de América: N°1,284,385; N°2,026,133; N°2,068,075; N°1,284,386; N°1,284,385; N°2,104,329 y N°1,325,938; República Oriental del Uruguay: N°508605; Japón: N°1976560 y N°226133 y Alemania: N°1014901, registros internacionales orientados a demostrar el uso mundial de las marcas de la actora.

   La prueba pericial en diseño gráfico del perito de la demandada, Licenciado Francisco Cedeño González, denominó las marcas en su forma gráfica como: Isotipo A - una forma curva y fluida que sugiere movimiento y velocidad; en lo visual, es más simplista y puede ser identificado fácilmente a distancia o en tamaños pequeños -. En lo conceptual, la asocia con la elegancia, velocidad y simplicidad debido a su diseño curvo y fluido. Expresa que el signo tiene una trayectoria histórica de más de cincuenta (50) años en el mercado internacional, fue conceptualizada y creada en base a requerimientos del dueño de la marca en su momento (refiriéndose a la marca DISEÑO de la demandante). El Isotipo B - líneas rectas y ángulos, dando una sensación de estabilidad y fuerza; en lo visual, tiene un diseño más complejo con elementos adicionales que podrían no ser tan distinguibles a distancia o en tamaños pequeños -. En lo conceptual, no tiene aún ninguna trayectoria como marca y podría transmitir: robustez, estabilidad o solidez debido a sus líneas rectas y ángulos definidos (refiriéndose a la marca DISEÑO de la demandada), ambas sin ningún tipo de textos o sonidos. Concluye que las similitudes entre ambos isotipos son relativamente menores en comparación con las diferencias. Y que el isotipo A y el isotipo B pueden considerarse conflictivas que al sobreponer una marca con la otra en una gráfica, sus estructuras no tienen ninguna coincidencia.

    El perito de la demandante, el Licenciado Sergio Manuel Arosemena Zárate indicó que el Certificado de Registro N°293611 de la marca de la empresa HIT BRANDS, S.A., da una impresión de ser sustancialmente similar o parecida a la marca DISEÑO (Registro 118620), a la marca WING Y DISEÑO (Registro 23467), a la marca DISEÑO (Registro 98244), a la marca NIKE AIR y figurativa estilizada de ala (Registro 49233) y la marca NIKE y figura estilizada de ala (Registro 48828). De los documentos revisados y de las muestras concluyó que, DISEÑO se usa en diversas posiciones, colores, orientaciones, por lo que son muy altas las probabilidades que un consumidor se confunda cuando vea la marca con Registro N°293611 y piense que es una nueva variedad del amplio catálogo de los productos que llevan las marcas propiedad de las demandantes NIKE, INC., y NIKE INNOVATE C.V. Concluyendo que no pueden coexistir la marca DISEÑO en clase 25 internacional, Certificado N°293611, propiedad de HIT BRANDS, S.A., y las marcas figurativas, propiedad de HIT BRANDS, S.A., ya que son altamente confundibles y la superposición entre las marcas demuestra una alta probabilidad de confusión.

   El perito del Tribunal, Licenciado Carlos Alberto Camarena expresó que, las comparaciones intermarcarias arrojan la posibilidad de que los isotipos A y B coexistan en la Clase 25 sin causar confusión entre los consumidores, dadas sus significativas diferencias gráficas y conceptuales. Ambos logotipos son visualmente distintos y apelan a sensaciones y valores diferentes, su capacidad para coexistir sin riesgo de confusión dependerá de como la marca se posiciona en el mercado, se comunican con su audiencia y mantienen la coherencia en su imagen de marca. La gestión efectiva de la marca y la comunicación estratégica serán clave para asegurar que cada logotipo mantenga una identidad única y claramente diferenciada en la mente de los consumidores.

   Acreditada la legitimación activa para solicitar la nulidad del registro de la contraparte por considerar similar a sus marcas (denominación y diseño) y demostrar derecho preferente en virtud de sus registros previos - marcas DISEÑO (conocida como DISEÑO DE ALA, SWOOSH DESIGN, WING Y DISEÑO O WING DESIGN); DISEÑO DE ALA (WING DESIGN); DISEÑO; NIKE Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA, y NIKE AIR Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA -, permite también ejercer las acciones de nulidad a fin de obtener su protección. Igualmente reconoce la legitimación pasiva del demandado, con la copia debidamente autenticada del Certificado de Registro N°293611 de 11 de enero de 2022 de la marca DISEÑO, en Clase 25 otorgada a favor de HIT BRANDS, S.A., tal como lo dispone el Artículo 142 (num. 1) de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012.

   En lo que respecta a la causal de prohibición invocada por la demandante, el cotejo marcario debe hacerse de forma integral y en conjunto, a objeto de verificar si se produce la similitud y posibilidad de confusión entre las mismas, tomando en consideración los aspectos sobresalientes que puedan asemejarlas; sea lo verbal y/o diseño, o cualesquiera otro que le impriman novedad, originalidad y distinción, de forma tal que pueda separarse del resto de las marcas.

   Ahora bien; los signos confrontados DISEÑO (conocida como DISEÑO DE ALA, SWOOSH DESIGN, WING Y DISEÑO O WING DESIGN); DISEÑO DE ALA (WING DESIGN); DISEÑO; NIKE Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA y NIKE AIR Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA, todos mantienen, sin excepción, en su logotipo el DISEÑO - forma de anzuelo o gancho, grueso en su extremo izquierdo y angosto en su lado derecho, simulando un trazo de izquierda a derecha -. Por otro lado, el demandado mantiene el registro de la marca DISEÑO - figura que inicia con un trazo delgado horizontal (recto) que concluye hacia arriba agrandado de manera más gruesa, con inclinación a la izquierda, luego encuentra un espacio muerto acompañado de una forma rectangular inclinada también a la izquierda, del mismo grosor -. Agrega la Jueza que de los elementos incluidos por la actora se puede observar claramente que ésta utiliza su DISEÑO según el producto; al derecho y revés.

   Concluye la funcionaria judicial expresando que fruto de la comparación de los signos marcarios, existe coincidencia en que ambas llevan la forma de un gancho en sus DISEÑOS, forma que resulta tan común en el diario de las personas. Que tal símbolo es de conocimiento universal, dado que es usado desde el inicio del aprendizaje de cada persona y está asociado con aprobación, por tanto el riesgo de confusión siempre existirá. Agrega que la variedad de las marcas de las empresas NIKE INC., y NIKE INNOVATE C.V., cuenta con una trayectoria en el mercado y que el diseño está inspirado en las alas de la diosa Níke, conocida en la mitología griega como la Diosa de la Victoria (presidía las competencias atléticas, las disputas militares ...https://es.wikipedia.org/wiki/Nike_(mitolog%C3%ADa)#:~:text=En%20la %20mitolog%C3%ADa%20griega%2C%20Nike,atl%C3%A9ticas%20y%20las%20disputas20militares), siendo sus alas las protagonistas del signo figurativo de la parte actora, pues al DISEÑO se le nombró Swoosh y así fue adoptado el 30 de mayo de 1971.

   Se anota que la marca NIKE se destaca por patrocinar a diferentes estrellas del deporte y equipos deportivos de diversas disciplinas. Respecto al tema de la notoriedad señalada, el Tercer Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá ha señalado que esta condición no conlleva una acreditación probatoria especial, más si debe ser efectivamente demostrada en la causa invocada, extremo que no ha sucedido en este proceso (cfr. CAMARGO, Luis. Guía de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial, 1997-2005, pp. 298-299). Por su parte, la marca DISEÑO de la demandada no goza de una trayectoria histórica; enfatizando la Juzgadora que el perito del Tribunal estimó que podría asociarse a otras formas de representación de DISEÑO de la marca de la actora.

   Asimismo se profundiza la confusión habida cuenta que comparten ambas los productos de la Clase 25. El grado de confusión es latente, y se acredita de la manera como se utiliza la marca demandada en el mercado que profundiza el acercamiento indebido entre los signos. No percibe la Jueza la coexistencia de las marcas en el mercado sin que se vean afectados los intereses y derechos previamente adquiridos por la demandante.

   Concluye la funcionaria judicial expresando que, al comparar las marcas en conflicto (los isotipos A Y B), y estando registradas en la misma Clase 25 internacional, la marca disputada no goza de las diferencia en su DISEÑO respecto a las de la prioritaria. Visualmente sus elementos no son lo suficientemente distinguibles la una para con la otra, por lo que las demandantes, probada su trayectoria, puede obtener la protección marcaria debida. Siendo las marcas una herramienta eficaz de competencia en el mercado respecto a los consumidores, su tutela beneficia directamente el derecho del público a elegir, sin ser objeto de engaño al momento de escoger el producto o artículo de su predilección; función que se cumple accediendo a la pretensión de las demandantes NIKE, INC., y NIKE INNOVATE C.V., en contra de HIT BRANDS, S.A., ordenando la nulidad y cancelación del signo DISEÑO de su propiedad.

POSICIÓN DE LA DEMANDADA - RECURRENTE

    La Licenciada DANISKA CASTILLO GONZÁLEZ de MACÍAS, actuando en representación de la firma forense MACIAS, CASTILLO & CO. (MACAST & CO.), apoderados judiciales de la empresa HIT BRANDS, S.A., al sustentar el recurso de alzada (fs.6-11), solicitó que se revoque la sentencia impugnada, teniendo como fundamentó lo siguiente: 1) Que se acreditó la suficiente carga diferenciadora y mínimo o nulo riesgo confusionista entre las marcas DISEÑO de la parte demandada y demandante; 2) Que los resultados de las pruebas periciales en materia gráfica practicadas por los peritos Francisco Luis Cedeño y Carlos Camarena detallan lo siguiente: a) Que los isotipos A y B, son diferentes y estas diferencias son realmente significativas, razón por la cual, es improbable que el isotipo A y el isotipo B se consideren marcas conflictivas; b) Que el contexto en el que se utilizan los logotipos podría influir en la forma en que los consumidores los perciben y que ambas marcas y sus respectivos isotipos pueden coexistir perfectamente en el mercado; c) Que el isotipo A (parte actora) es un elemento gráfico con forma de gancho alargado, con una curva fluida y lisa, sin interrupciones que evoca como fue conceptualizado, velocidad, movimiento y rapidez, como también, podría asociarse con concepto de éxito, movimiento hacia adelante y superación de objetivos, comúnmente encontrados en las industrias de deportes y logros personales. Empero, el isotipo B (parte demandada) es más cuadrado con esquinas afiladas rectas, horizontal, uno con forma de ele (L) alargada a la inversa y que le da balance paralelo, ambos inclinados a la izquierda. También, tiene una estructura, más rígida y pesada por su composición y su diseño puede transmitir ideas de conexión, dualidad y fortaleza, al alinearse posiblemente con valores corporativos de estabilidad y confianza; d) Que a los logotipos ofrecen conceptos y emociones distintas a los consumidores; 3) Que los dictámenes periciales y en el acto de ratificación, los expertos explicaron la metodología que utilizaron para rendir sus dictámenes y las técnicas y parámetros científicos que utilizaron para llegar a una conclusión, por lo que las pruebas periciales deben ser evaluadas conforme a la sana critica y otorgarse la suficiencia probatoria para demostrar que entre los logotipos de las marcas confrontadas existen suficientes cargas diferenciadoras que posibilitan su coexistencia.

CRITERIO DE LA DEMANDANTE - OPOSITORA

      La Licenciada DIANA C. LEANDRO, quien actúa en representación de la firma forense ESTUDIO BENEDETTI, apoderados judiciales de las demandantes NIKE, INC. y NIKE INNOVATE, C.V., al presentar su escrito de oposición al recurso de apelación (fs.12-34), solicitó que se confirme la sentencia recurrida, bajo los siguientes argumentos: 1) Que en cuanto a que los isotipos A y B son diferentes e improbable que se consideren marcas conflictivas, se desconoce la fuente de esa información. Que resulta obvio que el Perito de la demandada concluya que las marcas confrontadas no son semejantes. Que el Perito del juzgado se limitó a responder la pregunta planteada que le pedía detallar las diferencias entre los signos; análisis que no cumple los parámetros que la jurisprudencia y doctrina exigen para el cotejo intermarcario. 2) Que no consta en autos prueba alguna que demuestre uso de la marca impugnada y que permita a los peritos concluir que hay un “contexto” que influya en la percepción de los consumidores que implique una diferenciación entre los signos. Que las pruebas demuestran que la demandada tiene la intención de usar el signo en cualquier color y tamaño, y deja en evidencia que la demandada pretende usarlo no solamente como aparece en la representación gráfica aportada en la solicitud y es la única que tuvieron en consideración los Peritos; 3) Que la conclusión del Perito, en cuanto a que ambas marcas pueden coexistir perfectamente en el mercado, excede a sus conocimientos y áreas de especialidad; además que obvia que la marca debe analizarse en todos sus aspectos e incidencias en relación al consumidor y 4) Que los enfoques de los Peritos CAMARENA y CEDEÑO en cuanto a la descripción de la forma de los signos confrontados y los conceptos asociados a los mismos están dirigidos a buscar diferencias y justificarlas, omitiendo intencionalmente cualquier posible similitud encontrada al momento del cotejo intersignos.

ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA

    La lectura del expediente presenta la demanda de NULIDAD Y CANCELACIÓN del Certificado de Registro N°293611 01 de 11 de enero de 2022, de la marca DISEÑO – el Diseño se registra en todos los colores y tamaños -, en Clase 25 – Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería -, de propiedad de la empresa demandada HIT BRANDS, S.A., por estimar las demandantes, NIKE, INC. y NIKE INNOVATE, C.V., que el signo en disputa ampara productos idénticos, similares e íntimamente relacionados y comprendidos en la mis clase internacional y en clases conexas, en un diseño que es engañosamente similar a las marcas DISEÑO - conocida como DISEÑO DE ALA, SWOOSH DESIGN, WING Y DISEÑO O WING DESIGN); DISEÑO DE ALA (WING DESIGN); DISEÑO; NIKE Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA y NIKE AIR Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA -. Explica la sentencia de mérito que el DISEÑO de la demandada es suficientemente idóneo para confundir al consumidor, en su aspecto visual y/o conceptual al momento de hacer su elección. Pese a la conclusión de los Peritajes respecto a que las marcas no son similares ni gráfica ni conceptualmente, estima necesario profundizar el tema asistida con la doctrina y la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996; modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012, en relación a los artículos 138 y 140 de la citada Ley que prohibe el registro de marcas similares a prioritarias; hecho este que encuentra probado y que le permite aplicar la ley marcaria y declarar nulo y cancelar el registro por haber sido obtenido en transgresión de los derechos de la actora.

Enunciadas las normas nacionales aplicables al caso, igualmente, por efecto del trato nacional que consagra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de 1995), por ser tanto la actora como el demandado nacionales de Estados miembros de la Convención, le son aplicables.

Artículo 138. El derecho de propiedad sobre una marca registrada termina por la cancelación del registro respectivo, la cual se dará en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;

2. Falta de uso de la marca por más de cinco años consecutivos;

3. Vencimiento del término de registro, sin que se hubiere solicitado la renovación en su oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;

4. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro.

Artículo 139. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho podrá solicitar la cancelación o la nulidad, o ambas, del registro de una marca, conforme al procedimiento establecido para las demandas de oposición.

Artículo 140. La acción para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad con el artículo anterior, prescribirá en el término de diez años, contados a partir de la fecha de registro, salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia.

Artículo 142: El registro de una marca es nulo cuando:

1. Se concede en contravención al artículo 91 de esta Ley;

2. Se otorga con base en datos esenciales falsos o inexactos contenidos en su solicitud, o en los documentos que la acompañan. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe;

3. El apoderado legal, representante legal, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra similar en grado de confusión, en su nombre

o en el de tercero, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:

1. ...;

9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre si, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base a lo indicado en este numeral;Las que constituyan la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, que puedan inducir al público a errores, confusión o engaño, de un nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca; …

10. Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan causar dilución de una marca famosa o notoria; ...

     El epicentro de la controversia en esta segunda instancia, se centra en el señalamiento esgrimido por la apoderada judicial de la demandada a la resolución de primera instancia, sustentados en los resultados de las pruebas periciales en materia gráfica practicadas por los peritos FRANCISCO LUIS CEDEÑO y CARLOS CAMARENA.

    No es tema de discusión en esta segunda instancia, los derechos de las demandantes, NIKE, INC. y NIKE INNOVATE, C.V., a reclamar que sus derechos marcarios están siendo transgredidos por la demandada pues demostró contar en Panamá, por lo menos desde 1979, con Certificados de registro (vigentes) N°23467 de 20 de junio de 1979 de la marca WING Y DISEÑO; N°48828 de 10 de julio de 1989 de la marca NIKE y figura estilizada de ala; N°49233 de 17 de octubre de 1990 de la marca NIKE AIR y figurativa estilizada de ala y N°118621 de 13 de diciembre de 2001 de la marca DISEÑO. Además, copias (vigentes) de varios Certificados de registro de diversas marcas y diseños relacionados entre sí en los Estados Unidos de América desde 1984; así como en la República Oriental del Uruguay, Japón, Alemania; todos con fechas anteriores a la de la sociedad demandada HIT BRANDS, S.A., que aportó al dossier, Certificado de registro N°293611 01 de 11 de enero de 2022 de la marca DISEÑO, en la Clase 25 – Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería – y Resuelto N°18054 de 14 de septiembre de 2022 que renueva la marca por el término de diez (10) años, de propiedad de la empresa demandada HIT BRANDS, S.A., y en la misma Clase que la de la actora.

    Conocida es la disconformidad que formulan los apoderados judiciales de la demandada HIT BRANDS, S.A., respecto a la resolución impugnada, ya que, según su criterio los resultados de las pruebas periciales en materia gráfica que practicaron los peritos CARLOS Alberto CAMARENA González (Perito del Tribunal) – Sec.166 - y FRANCISCO LUIS CEDEÑO González (Perito de la parte demandada) – Sec.167 - y sus ratificaciones – Sec.172 y 173 – dan cuenta de las diferencias habidas entre las marcas tanto en su aspecto gráfico como en el concepto que subyace en ambas; lo que les permite coexistir en el marcado sin riesgo de confusión.

     Dicha prueba pericial en materia gráfica fue aducida al proceso por la parte demandada y admitida por la Juzgadora de Circuito en el acto de Audiencia Ordinaria de 16 de noviembre de 2023 – Sec.109 -, basada en dos aspectos puntuales: 1) Las diferencias gráficas y/o conceptuales entre las marcas DISEÑO, en Clase 25, entre el Certificado de registro N°293611 01 de 11 de enero de 2022, de la marca DISEÑO, en Clase 25, expedido a favor de HIT BRANDS, S.A. y las marcas figurativas propiedad de las demandantes NIKE, INC. y NIKE INNOVATE, C.V. 2) Si la marca DISEÑO, en Clase 25 de la demandada y las marcas figurativas de la demandantes pueden coexistir en el mercado, sin riesgo de confusión.

    En lo que respecta a las diferencias gráficas y/o conceptuales entre las marcas DISEÑO, en Clase 25, de la demandada y las marcas figurativas de la demandantes, se cuenta con el Informe Pericial en diseño gráfico, Licenciado Francisco Luis Cedeño González (Perito de la demandada) – Sec.167 y 173 -, el cual dejó sentado en su informe:

“Ortográfico:

Ambos isotipos no contienen texto, por lo que no se puede hacer un análisisn ortográfico.

Gráfico:

Isotipo A: Es una forma curva y fluida que sugiere movimiento y velocidad.

Isotipo B: Consiste en líneas rectas y ángulos, dando una sensación de estabilidad y fuerza.

Fonético: No aplicable ya que ambos isotipos son imágenes sin texto o sonidos asociados.

Visual:

Isotipo A: Es más simplista y puede ser identificado fácilmente a distancia o en tamaños pequeños.

Isotipo B: Tiene un diseño más complejo con elementos adicionales que podrían no ser tan distinguibles a distancia o en tamaños pequeños.

Conceptual:

Isotipo A: Podría estar asociado con la elegancia, la velocidad y la simplicidad debido a su diseño curvo y fluido. Tiene una trayectoria histórica de más de 50 años en el mercado internacional, fue conceptualizada y creado a base a requerimientos del dueño de la marca en su momento.

Isotipo B: No tiene aún ninguna traectoria como marca. Podría transmitir robustez, estabilidad debido a sus líneas rectas y ángulos definidos.

Es poco probable que el isotipo Nike (isotipo A) y el isotipo Diseño (isotipo B), se consideren marcas conflictivas.

Similitudes

. Ambos isotipos son formas geométricas simples.

. Ambos isotipos están formadas por líneas rectas.

. Ambos isotipos utilizan el mismo color, negro.

Diferencias

. El isotipo A es un elemento gráfico con forma de gancho alargado enmarcado dentro de un rectángulo con dos (2) esquinas redondeadas y muy puntiagudas, con una curva fluida y lisa, sin interrupciones que evoca, como fue conceptualizado, velocidad, movimiento y rapidez.

. El isotipo B es más cuadrado con esquinas afiladas rectas, más horizontal, compuesto por dos (2) elementos estructurales, uno con forma de ele (L) alargada a la inversa y otro elemento paralelo que le da balance, ambos inclinados a la izquierda.

. El isotipo A tiene un espacio negativo más grande que el isotipo B.

. El isotipo B solo tiene (sic) solo una sección curva en el centro del elemento ele (L). Adicionalmente, el isotipo B es sumamente geométrico en su estructura, más rigido y pesado por su composición.

. Los ángulos de inclinación, altura y espacio negativo y positivo en ambos isotipos son totalmente diferentes.

Análisis adicional

Además de las similitudes y diferencias mencionadas anteriormente, es importante tener en cuenta el contexto en el que se utiliza los logotipos. El isotipo A se utiliza para una empresa de ropa deportyiva, mientras que el isotipo B se utiliza para una empresa que también puede ser de ropa, pero no necesariamente la misma línea depoortiva que el isotipo A, incluso puede ser usada en productos de tecnología o para una línea de productos de vestir, por ejemplo, ropa y accesorios para senderismo entre otro.”

Por otro lado, el perito del Tribunal, Licenciado Carlos Alberto Camarena, en el Informe Pericial en diseño gráfico – Sec.166 y 172 -, expresó que:

“Las diferencias y Similitudes gráficas

Diferencias Gráficas:

Isotipo “A”

. Utiliza una curva fluida que se asemeja a un “swoosh”.

. La línea del diseño es continua y no tiene interrupciones.

. Representa un estilo dinámico que implica movimiento y rapidez.

Isotipo “B”

. Muestra un diseño más estático y geométrico.

. Consiste en dos formas trapezoidales paralelas con un espacio negativo entre ellas.

. El diseño es más angular y estructurado.

Similitudes Gráficas: 

. Ambos logotipos son monocromáticos, lo que indica una preferencia por la simplicidad y la fuerza del diseño sin la influencia del color.

. Los dos diseños son abstractos y no representan un objeto específico, lo que los hace aplicables a una variedad de contextos.

. Utilizan formas y líneas claras sin adornos ni detalles adicionales, lo que les otorga una alta legibilidad y reconocimiento a diferentes tamaños y distancias.

Smilitudes (sic) conceptuales

Ambos podrían ser interpretados como representativos de marcas modernas, orientadas al futuro y con un enfoque en el progreso y la innovación. 

El Swoosh de Nike y el isotipo B comparten una similitud conceptual en su apelación a la modernidad y la innovación. El Swoosh, con su diseño fluido y dinámico, refleja una sensación de movimiento y progreso

Por otro lado, el logotipo B, con su enfoique en las formas geométricas y el equilibrio, transmite una visión de precisión y vanguardia, alineada con la tecnología y el diseño contemporáneo.

Ambos se sitúan como símbolo de marcas que miran hacia el futuro, buscando constantemente innovar y liderar en sus respectivos campos.

Es posible que ambos logotipos estén diseñados para apelar a un público que valora la sofisticación y la simplicidad en el diseño.

Valoración de la Sofisticación y la Simplicidad:

Tanto el Swoosh como el logotipo B pueden ser vistos como emblemas de sofisticación a través de su simplicidad. Estos logotipos reflejan una prefencia cultural por lo que es directo y sin complicaciones, pero que al mismo tiempo comunica calidad y atención al detalle.”

     De lo transcrito, en párrafo precedentes, se puede establecer que la marca demandada, DISEÑO - figura que inicia con un trazo delgado horizontal (recto) que concluye hacia arriba agrandado de manera más gruesa, con inclinación a la izquierda, luego encuentra un espacio muerto acompañado de una forma rectangular inclinada también a la izquierda, del mismo grosor – confrontada con la de la prioritaria, DISEÑO - conocida como DISEÑO DE ALA, SWOOSH DESIGN, WING Y DISEÑO O WING DESIGN); DISEÑO DE ALA (WING DESIGN); DISEÑO; NIKE Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA y NIKE AIR Y FIGURA ESTILIZADA DE ALA – COMPARTEN, sin excepción, en su isotipos, logotipo e imagotipos la figura gráfica muy similar en el concepto visual con la marca DISEÑO - forma de anzuelo o gancho, grueso en su extremo izquierdo y angosto en su lado derecho, simulando un trazo de izquierda a derecha – que representa o es el símbolo marcario que tienen las empresas demandantes NIKE, INC., y NIKE INNOVATE C.V., por lo que al ser visto el signo de la demandada, sí tiende a relacionarse o asociase directamente con los de las empresas actoras.

DEMANDADA DEMANDANTES

   Es criterio de este Tribunal Colegiado que sí existen semejanzas en el diseño, ya que el signo impugnado puede ser estimado por el consumidor promedio dentro de los productos que también coinciden, como una nueva línea de marca NIKE, pero a la inversa. Los detalles de si son trazados rectangulares no merman el impacto integral y sucesivo de las dos gráficas. Y ello podría hacer surgir, en la mente del consumidor que el signo cuestionado forma parte de la familia de las demandantes. El detalle del trazo rectangular vertical paralelo, adicionado con posterioridad al signo DISEÑO de la demandada, no resulta suficientemente significativo y ni eficaz como para distanciar las marcas y enervar la confusión que se propicia por compartir ambas diseños muy aproximados y conceptos visuales semejantes. Así pues, el consumidor recordará con mayor facilidad los trazos contenidos en la marca DISEÑO impugnada, por el recuerdo del diseño de la marca de las demandantes; asociación que no respeta las normas marcarias vigentes. Comparte, por tanto, la Sala el juicio ofrecido por la Jueza dentro de la resolución impugnada.

    Sin soslayar las semejanzas graves habidas entre la marca de diseño registrada de la demandada y las de las actoras, habría que agregar que ambos signos amparan productos de la Clase 25 internacional, por lo que el riesgo de confusión es latente, ya que sus productos serán exhibidos y comercializados por los mismos canales de distribución al por menor.

   En cuanto a la alegada coexistencia pacífica de la marca de la demandada con la de las actoras, sin propiciar en el consumidor errores, confusiones o engaño, partiendo de la opinión de los Peritos en Diseño Gráfico, habría que puntualizar que los dictámenes periciales, por su propia naturaleza y función, permiten al Tribunal conocer sobre materias que no están al alcance de su área de estudios. Es conocido dentro de esta jurisdicción especializada que los Tribunales han expresado, en muchísimas ocasiones, que el cotejo entre marcas puede ser efectuado por el juzgador sin tener que contar con pruebas adicionales de expertos. Siguiendo las reglas que la doctrina reconoce y que han sido acogidas por estos Tribunales respecto a las confrontaciones entre marcas - el cotejo debe observar las semejanzas habidas entre la marca demandada y las de la demandante y no las diferencias; el cotejo debe ser integral y sucesivo, sin disectar o fragmentar la marca pues pierde el sentido de unidad, tal y como lo observa el consumidor promedio – puede el Juzgador arribar a conclusiones respecto a si son semejantes o no los signos en disputa; tomando en cuenta también, los productos amparados por las marcas y el público consumidor, sujeto de derecho que tiene el derecho de elegir sin ser confundido o errado en su selección.

    En cuanto al tema de los informes periciales, advierte la Sala que los mismos, como ya lo expresamos en el párrafo anterior, no responden a las reglas que los expertos en la doctrina marcaria han emitido como los lineamientos consensuados a nivel internacional cuando de marcas se trata. No solo fueron detalladamente segmentados los signos, sino también la confrontación intermarcaria fue dispensada desde la marca de la demandante hacia la marca de la demandada, en la búsqueda de las diferencias entre ambas y no centrando el estudio en las semejanzas. Si bien no se cuestionan los conocimientos en diseño gráfico de los Peritos, el Derecho de Marcas tiene componentes especiales y obedece a principios distintos que dentro de un análisis general en diseño gráfico puede no apegarse a las reglas que se conocen y han sido concertadas por la generalidad de la comunidad marcaria. Estos aspectos también inciden en la ineficacia de la opinión de los Peritos cuando el Juzgador se enfrenta a las marcas y las coteja siguiendo las reglas establecidas en el foro marcario y aceptadas por la jurisprudencia de los tribunales locales. (Fallo 9 de julio de 1998, Proceso de Oposición al registro de marca "BONJOURNO Y DISEÑO" propuesto por BON JOUR INTERNATIONAL, LTD. en contra BENCO INTERNATIONAL, S.A.; Fallo de 9 de enero de 1998, Proceso de Oposición al registro de marca "BABY ROSS" propuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. en contra PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A.; Fallo de 30 de octubre de 1997, Proceso de Oposición al registro de la Marca "ZANA DI" propuesto por R.D. SIMPSON INC. en contra BOSTON INVESTMENT ENTERPRISES CORP.)

    Demostrado que las demandantes poseen un <> que la contraparte y que son confundibles por las semejanzas que exhiben, resulta poco razonable entrar a discutir la posibilidad de coexistencia de dichos signos en el mercado y su pacífica o no convivencia. Por ende, a juicio de esta Sala de Decisión, no es dable imponer a las sociedades actoras la carga de soportar en el comercio un signo que no debe ser registrado, por infringir las disposiciones legales que rigen la materia en Panamá (Cfr. numeral 9 del artículo 91 de la Ley Nº35 de 1996) cuando las semejanzas priman sobre las diferencias entre los signos y cuando ambos contendientes amparan sus marcas en la misma Clase 25 internacional y estarán utilizando los mismos canales de distribución.

   Visto lo anterior y confrontadas las normas pertinentes, es criterio de esta Judicatura que el fallo recurrido fue emitido conforme a derecho. Por tanto, esta Sala de Decisión procederá a confirmar la resolución atacada, por no encontrar elementos de hecho ni de derecho suficientes para revocarla, como también a condenar en costas a la parte recurrente, en virtud de lo establecido en el artículo 196 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012.

   En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia N°81-24 de 26 de agosto de 2024, dictada por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial, dentro del PROCESO DE NULIDAD Y CANCELACIÓN del Certificado de registro N°293611 01 de 11 de enero de 2022, de la marca DISEÑO, en Clase 25, propuesto por las sociedades NIKE, INC. y NIKE INNOVATE C.V. en contra de la empresa HIT BRANDS, S.A.

   Se CONDENA en costas a la recurrente en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00) a favor de la contraparte.

   NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MGDO. MELQUIADES ADAMES GÓMEZ

SUPLENTE ESPECIAL

MGDO. LUIS A. CAMARGO V.

LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO

Secretaria Judicial III