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TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
VISTOS:
Procedente del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del
Primer Circuito Judicial de Panamá, ha ingresado, en grado de apelación a
este Tribunal Colegiado, el presente expediente contentivo del proceso de
oposición a la Solicitud de Registro No.291418-01, de la marca “TERAMIN
VITQ10”, en clase 5 Internacional propuesto por LABORATORIOS
MALLEN, S.A. en contra de LABORATORIOS FARSIMAN, S.A.
El Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito
Judicial de Panamá, resolvió la primera instancia, mediante la Sentencia
No.81-23 de treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023) pero
dicha resolución fue impugnada mediante recurso de apelación anunciado por
el apoderado judicial de la parte demandante, tal y como consta
a (Secuencial 172; Código de Evento 30000) del expediente
digital.
El medio impugnativo fue concedido por la Juez A-Quo en el efecto
suspensivo, tal y como se aprecia en la providencia de treinta (30) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023), que reposa a (Secuencial 178;
Código de Evento 7831) del expediente electrónico, todo lo cual motivó
que el presente expediente ingresara a esta Superioridad.
SANEAMIENTO
En virtud a lo preceptuado en el artículo 1151 del Código
Judicial, es deber del Tribunal de segunda instancia, decretar el
saneamiento de aquellas actuaciones realizadas por el Juzgador de primera
instancia que puedan implicar contravenciones a la normativa procesal y que
tengan el efecto de causar nulidades procesales. En lo que respecta al
presente proceso, no se advierten actividades procesales del operador
judicial de la actuación primaria o de las partes que den lugar a la activación
de esta figura.
Observa esta Magistratura que se ha garantizado la oportuna
defensa de las partes, no se han desconocido normas imperativas de
competencia y se cumplió con el traslado de la demanda, todo ello con apego
a los parámetros establecidos por el principio procesal del contradictorio.
Surtida la fase del saneamiento en la apelación, mediante
providencia de ocho (8) de enero de dos mil veinticuatro (2024),
fundamentada en el artículo 193 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, se
concedió al recurrente el término de cinco (5) días para que sustentara su
alegato y, cinco (5) días a la contraparte para que se opusiera (fs.5);
dicho término fue aprovechado por ambas partes tal y como se observa en los
escritos que reposan de foja 8 a 24 y de fojas 25 a 34 del infolio.
DECISIÓN DEL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA
La Sentencia No.81-23 de treinta y uno (31) de octubre de dos
mil veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo
Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió:
“En mérito de
lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley, dentro del
Proceso de Oposición al registro de la solicitud No.291418-01,
correspondiente a la marca TERAMÍN VITQ10, en clase 5 internacional,
instaurado por LABORATORIOS MALLEN, S.A., contra LABORATORIOS FARSIMAN,
S.A., NIEGA la pretensión de la parte actora.
En consecuencia, SE ORDENA continuar con el registro de la solicitud
No.291418-01, concerniente a la marca TERAMÍN VITQ10, en clase 5
internacional, presentada por LABORATORIOS FARSIMAN, S.A._ante la Dirección
General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio
e Industrias de la República de Panamá, por las razones expuestas en la
parte motiva.
OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial
(DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá
para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Judicial, SE
CONDENA en costas a la parte demandante LABORATORIOS MALLEN, S.A., las
cuales son fijadas en la suma de MIL QUINIENTOS BALBOAS
(B/.1,500.00).
CONCEDE el término de un (1) mes a la parte actora, a objeto de que retire
las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá
con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.
REGÚLESE por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del
presente proceso.
Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del
expediente judicial electrónico, previa anotación de su salida en el
libro respectivo.”.
La sentencia de primera instancia señala que, la
sociedad LABORATORIOS MALLEN, S.A., es titular del certificado
de registro de la marca TRIAMIN en la República de Panamá,
desde el año 2018, en la clase 5 internacional, y en su país de origen
República Dominicana desde el año 2017 y en el Salvador desde el año 2019;
por lo que, se encuentra acreditada la legitimación de la actora para
oponerse al registro de la marca impugnada la cual considera similar a la
marca de su representada, mientras que la legitimación pasiva de la
demandada ha sido debidamente acreditada a través de la copia autenticada
de la solicitud
de registro No.291418-01 de la marca TERAMÍN VITQ10, en la
clase 5 internacional y su publicación en el Boletín Oficial del Registro
de la Propiedad Industrial de Panamá y otros certificados de registro de
marcas similares en la misma clase internacional.
Agrega la sentencia que, la legislación aplicable a la
presente causa es la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley 61
de 5 de octubre de 2012 y el Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de 2017
que la reglamenta, como lex marcatoria a la cual remiten los Convenios
Internacionales, la Convención Interamericana, el Convenio de París, y el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, ya que, la demandante posee la titularidad
de su marca en varios países, incluyendo Panamá; por lo que, se destaca la
importancia del "Principio del Trato Nacional" en el Convenio de
París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, así como las excepciones
establecidas en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria
y Comercial como disposiciones de la Ley No.35 de 1996, modificada por la
Ley 61 de 2012 y el Decreto Ejecutivo No.85 de 2017, que regulan el
registro y uso de marcas, incluyendo el derecho adquirido por uso o
registro, la cual señalan que, las marcas similares no pueden coexistir, y
se hace referencia a criterios fonéticos, visuales, ortográficos y
conceptuales para determinar su similitud.
Concluye la sentencia apelada que, el hecho de que los
productos de la clase 5, como suplementos y vitaminas, pueden ser vendidos
sin necesidad de prescripción médica, aunque estén regulados por el
gobierno para garantizar la salud pública, podría aumentar el riesgo de
confusión; sin embargo, la marca TRIAMIN se refiere al
tratamiento o profilaxis de la deficiencia de vitamina D, su venta debe ser
controlada y dirigida a satisfacer una necesidad específica, por tanto, la
nueva marca a registrar no puede ser asociada con la marca de la
demandante, ya que su uso debe ser consultado con un especialista de la
salud y está dirigida a tratar una deficiencia específica; por lo que, las marcas TRIAMIN y TERAMÍN
VITQ10 son completamente diferentes y no existe riesgo de
confusión o asociación para los consumidores, ya que, los productos que
representan estas marcas son distintos y su comercialización se realiza en
diferentes canales, lo que impide que los consumidores confundan su origen
empresarial o la naturaleza de los productos; por consiguiente, se negó la
pretensión de la parte demandante y se procede a continuar con el registro
de la marca TERAMÍN VITQ10 presentada por LABORATORIOS
FARSIMAN, S.A., conforme a la legislación marcaria y a los convenios
internacionales suscritos por Panamá.
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN
La firma forense CEDEÑO & MENDEZ apoderados
judiciales de la parte actora, sustentan su apelación señalando que, la marca "TERAMIN
VITQ10" es muy similar a la marca de su representada "TRIAMIN" en
los aspectos ortográficos, gráficos, fonéticos y conceptuales, toda vez
que, las marcas "TERAMIN VITQ10" y "TRIAMIN" comparten
similitudes significativas en su estructura, especialmente la
terminación "AMIN" y las letras iniciales "T" y "R",
lo que podría causar confusión en los consumidores, tal y como lo establece
el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 modificada por la Ley 61 de 2012,
que prohíbe el registro de marcas que violen derechos adquiridos
previamente por otra sociedad, puesto que las marcas en cuestión comparten
similitudes significativas en esos aspectos y el agregado "VITQ10" en
la marca de la demanda no otorga distinción suficiente para que la marca de
la demandada no provoque confusión al consumidor.
Adiciona la recurrente que, la ley exige que las marcas sean
lo suficientemente distintivas para diferenciarse, lo cual no se cumple en
este caso; además, se presentaron pruebas de que la marca "TRIAMIN" ha
sido registrada y utilizada previamente por su representada, lo que
constituye un mejor derecho adquirido y de permitirse el registro de la
marca "TERAMIN VITQ10" sería una violación a los
derechos adquiridos por su representada y generaría perjuicio, lo que ha
sido ignorado por la juzgadora de primera instancia al no haber valorado
adecuadamente las pruebas presentadas.
Agrega la recurrente que, su representada posee los derechos
de la marca "TRIAMIN" en República Dominicana
desde 2017 y en El Salvador desde 2019, y conceder el registro a la
solicitud de la demandada sería una violación tanto a la normativa local
como internacional adoptada por Panamá, ya que, la similitud entre las
marcas puede causar confusión en los consumidores respecto a los productos
y su origen, pues, se evidencia que ambas marcas fueron solicitadas en la
misma clase y cubren productos idénticos o similares, lo que podría inducir
a una falsa asociación entre las empresas, puesto que, ambas marcas ofrecen
vitaminas para aumentar las defensas, están en el mismo mercado y dirigidas
al mismo público consumidor, restándole mérito y trabajo a la sociedad
demandante.
También señala la recurrente que, se presentaron pruebas que
respaldan el uso, difusión publicitaria, comercialización, reconocimiento,
trayectoria y distinción de la marca "TRIAMIN" de
su representada con anterioridad a la marca impugnada, así como también
demuestran que ambos medicamentos tienen usos idénticos y altamente
relacionados, lo que aumenta el riesgo de confusión entre los consumidores;
además, la contraparte no ha proporcionado evidencia de cómo los
consumidores no caerían en confusión, a pesar de utilizar los mismos
canales de comercialización, pues, los productos vitamínicos se venden sin
necesidad de receta médica, lo que podría llevar a los consumidores a
pensar que ambos productos provienen de la misma empresa o están asociados
para comercializar lo mismo y para negar una marca no se requiere una
confusión actual o comprobada, basta con que exista un riesgo de confusión
o engaño para proteger los derechos de los titulares de marcas registradas
previamente.
Señala la recurrente que, ambos productos son vitaminas de venta
libre, lo que puede llevar a los consumidores a confundirlos o creer que
las empresas están asociadas y que la solicitud de registro de la demandada
abarca productos de manera general en la clase 5, lo que permitiría que en
el futuro comercialice productos similares a los de su representada ya que,
la marca "TERAMIN VITQ10" carece de
distintividad, dado que, la parte principal es "TERAMIN",
lo que podría inducir a confusiones debido a las similitudes fonéticas,
conceptuales y ortográficas con la marca de su representada, por tanto, no
puede haber coexistencia entre ambos registros debido a estas similitudes y
al riesgo de confusión para los consumidores.
Por último señala la recurrente que, las pruebas presentadas
por la demandada no son relevantes, ya que incluyen registros y titulares
no relacionados con el proceso en cuestión y de permitir el registro de la
marca solicitada sería inconsistente y violatorio del artículo 91, numeral
9, debido a la alta similitud con la marca de su representada, que está en
uso desde 2017, toda vez que ambos productos son vitaminas que cumplen
funciones similares y la demandada busca beneficiarse del reconocimiento de
la marca de su representada; por consiguiente, solicita respetuosamente a
los Magistrados que, basándose en las pruebas presentadas, se revoque la
sentencia y se niegue el registro de la marca solicitada.
OPOSICIÓN A LA APELACIÓN
La firma forense JIMENEZ, MOLINO Y MORENO, presenta
su oposición al recurso de apelación, no existe una similitud conceptual
entre las marcas TRIAMIN de la demandante y TERAMIN
VITQ10 de su representada, ya que "TRI" evoca
"TRES" mientras que "TERA" evoca "CUARTO" o
"CUATRO" y "AMIN" proviene de "VITAMIN" en
inglés, lo cual no es apropiable por ningún agente económico; además, la
partícula VITQ10 aporta distintividad a la marca TERAMIN
VITQ10, de su representada, evitando la asociación con otras marcas que
contienen la desinencia AMIN, también, la marca TERAMIN
VITQ10 tiene tres sílabas y el elemento VITQ10, lo que
la diferencia de TRIAMIN de la demandante; además, la
letra T como inicial no puede ser exclusiva de la demandante y la
desinencia AMIN es débil y de uso común en productos
farmacéuticos y se proporciona evidencia de otras marcas que contienen esta
desinencia, tales como: TRAMIN, HEBERMIN, DIAMIN, XEOMIN, KEMIN Y DISEÑO,
GLAMIN, entre otras; además, el uso de partes de principios activos de
medicamentos en marcas es común en la clase 5 y permite asociar la marca
con el producto sin necesidad de describirlo.
Adiciona la opositora que, la sociedad demandante no puede
pretender ser la única titular de la desinencia AMIN, ya que
coexisten en el mercado otras marcas con esta desinencia sin causar
confusión en el público consumidor; además, la marca no es notoria ni
famosa; por lo que, no puede recibir protección especial; la doctrina en
materia marcaria y la jurisprudencia patria e internacional, señalan que la
semejanza deben ser capaces de crear en la mente del público consumidor,
errores, equivocaciones, confusiones o engaños, esto es lo que se conoce
como la Teoría Confusionista, por tanto, las marcas TRIAMIN y TERAMIN
VITQ10 son capaces de distinguirse entre sí, evitando errores o
confusiones en la mente del consumidor.
También señala la opositora que, la afirmación de que la juez
no valoró los certificados de registro aportados por la demandante, pero sí
se consideraron, ya que se concluyó que no hay similitud confusionista
entre las marcas, porque la valoración intermarcaria llevó a la conclusión
de que las marcas no son similares y, por lo tanto, no hay necesidad de
discutir un posible mejor derecho, ya que cuando no hay similitud
confusionista entre las marcas, no importa quién las haya usado o
registrado primero, ya que no tienen derecho al uso exclusivo.
Concluye la opositora señalando que, la marca TRIAMIN se
utiliza para productos destinados a tratar la deficiencia de vitamina D,
como lo demuestran el Certificado de Registro de Panamá y la inspección
ocular al sitio web de la demandante-recurrente; por lo que, se hace
hincapié en la responsabilidad del Estado de regular todo lo relacionado
con la salud, incluyendo los productos que se introducen en el cuerpo
humano, por tanto, la Resolución 550 de 29 de mayo de 2019 regula los
Suplementos Dietéticos y/o Nutricionales con Propiedades Terapéuticas, los
cuales se indican para condiciones clínicas específicas, y la importancia
del asesoramiento del farmacéutico al dispensar estos productos de venta
libre debido a sus posibles consecuencias para la salud, como la
hipercalcemia y problemas renales; por lo que, es crucial que los
farmacéuticos informen y orienten adecuadamente a los pacientes sobre el
uso de estos suplementos vitamínicos, y que no se debe tomar vitamina D sin
un diagnóstico médico basado en exámenes de laboratorio y aunque no se
requiera receta médica para obtener un producto vitamínico, es deber del
farmaceuta guiar al consumidor, especialmente en el caso de la vitamina D,
cuya deficiencia solo puede diagnosticarse mediante exámenes de laboratorio
específicos; por consiguiente, las marcas TRIAMIN y TERAMIN
VITQ10 presentan suficientes diferencias para coexistir
pacíficamente, por tanto, se solicita que se confirme en todas sus partes
la Sentencia No.81-23 de 31 de octubre de 2023.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA
El análisis de los cargos y descargos que se formulan en la
sentencia de primera instancia revelan que el debate procesal se
circunscribe a la similitud confusionista que alega la parte demandante se
produce entre la marca de su propiedad TRIAMIN y el
signo marcario que pretende registrar la sociedad demandada TERAMÍN
VITQ10.
Como bien se señala en la sentencia apelada, la legitimación
de la parte actora queda debidamente acreditada a través del Certificado de
Registro No.265950-01 de la marca TRIAMIN expedido por la
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial en favor de la
sociedad LABORATORIOS MALLEN, S.A., desde el 4 de mayo de 2018,
lo cual se encuentra visible a Secuencial 23; Código de Evento 30002 del
expediente electrónico, de fecha anterior a la solicitud de registro a la
marca TERAMIN VITQ10 impugnada en este proceso, con lo
cual da cumplimiento a la exigencia del artículo 98 de la Ley 35 de 1996 y
el artículo 124 del Decreto Ejecutivo No.85 de 2017.
El tema central sometido a la consideración de este Tribunal,
lo constituye la posibilidad o no de que las marcas en conflicto puedan
coexistir amparando productos pertenecientes a la misma clase de la
nomenclatura internacional, esto es la clase 5 internacional (productos farmacéuticos y veterinarios); productos
higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para
empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos
para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.).
Dentro de la normativa aplicable al caso, la regla jurídica
aplicable, está constituida esencialmente por el artículo 91 numeral 9 de
la Ley 35 de 1996 que consagra las excepciones al registro de marca o
elementos de ellas impidiendo el registro de aquellas idénticas,
semejantes, o parecidas en los planos ortográficos, gráficos, fonéticos,
visuales o conceptuales a otra marca usada, conocida, registrada o en
trámite de registro si la nueva marca pretende distinguir productos o servicios
iguales.
El estudio del riesgo de confusión entre dos signos
marcarios, implica comparar las marcas en su conjunto, esto es, que como
bien lo señala Fernández Novoa, “...debe evitarse por todos los medios
la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos
integrantes. Esto es, las denominaciones correspondientes no deben ser
fraccionadas en sus partes componentes a fin de comparar cada componente de
una marca denominativa con cada componente de la otra marca denominativa
confrontada...” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamento de Derecho de
Marcas. Madrid, 1984, Pág.215).
El riesgo de confusión, exige la previa comprobación entre los
signos a efectos de determinar su confundibilidad, aspectos necesarios y de
obligatoria comprobación, para acceder al análisis de los otros elementos
(la relación signo producto), la clase de producto y la conclusión de la
posibilidad de equivocaciones, errores o engaños para los consumidores,
para lo cual, lo primero es la confrontación entre los signos, es decir, el
cotejo entre las marcas, sobre lo cual, queda claro que ambos signos TRIAMIN y TERAMIN
VITQ10, comparten las letras “MIN” y ambas inician con
la letra “T”, por ello, la sentencia de primera instancia,
criterio que comparte este tribunal indica que, existen similitudes en el
aspecto ortográfico; sin embargo, se descartan otros aspectos de los signos
como criterio de confundibilidad.
Así tenemos, que resulta importante que la marca demandada
incorpora la palabra “VITQ10”, que se observa forma parte del
signo en la solicitud de registro; por lo que, se reivindica en la
solicitud de registro esa frase, que a juicio del Tribunal disminuye
grandemente la posibilidad de confusión, aun cuando se trate de marcas que
van a amparar productos en la clase 5 internacional.
El uso del sufijo “MIN”, disminuye la posibilidad
de confusión entre los signos, sobre lo cual hay precedentes de este
Tribunal en lo que se ha señalado que:
“Como vemos en el
análisis de las marcas AMISTAR y el signo que aspira registrarse BANASTAR
la confusión debe surgir de comparar las dos marcas en su conjunto,
evitando su fraccionamiento y sólo se debe considerar las similitudes que
ellas puedan contener y que son las que en un momento determinado puedan
inducir a error al consumidor medio. Entre las dos marcas sólo existe
coincidencia fonética u ortográfica en las últimas cuatro letras STAR, por
lo que si en el análisis se descarta la sílaba STAR las cuales son de uso
común y frecuente dentro de los productos amparados en la Clase 5
Internacional (fs.70 y 71), debemos concluir que no existe posibilidad de
confusión entre ambas marcas”. (Proceso de Oposición al Registro de la
Marca “Banastar”, propuesto por Zeneca Limited -Vs- Basf Aktiengelschaft.
Magdo. Ponente: Luis A. Camargo V. Panamá, 3 de abril de 2002).
(…)
“Si en el análisis se
descarta los sufijos MOTYL y MOTIL, los cuales son de uso común y frecuente
dentro de los productos amparados en la clase 5 internacional, (por ejemplo
LOMOTIL, SPASMOCTYL, PRAMOTIL y etc.), debemos concluir que no existe de
posibilidad de confusión entre ambas marcas”. (Proceso de Oposición al
Registro de la Marca “Pramotil” propuesto por la Sociedad A. Menarini
Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. -Vs- La Sociedazd Laboratorios Pisa,
S.A. De C.V. Mgdo. Ponente: Luis A. Camargo. Panamá. 8 de marzo de 2002.)”
(Luis Camargo Vergara. Guía de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial
1997-2005. Primera edición. Panamá. 2006. Pág.530).
El otro aspecto que guarda relación con la posibilidad de
confusión en los consumidores, revela conforme a las pruebas aportadas, que
a pesar de que ambas marcas denominativas pertenecen a categoría de
suplementos vitamínicos y aunque están regulados por la Dirección Nacional
de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud de Panamá, la marca TRIAMIN está
asociada con productos farmacéuticos destinados al tratamiento y prevención
de la deficiencia de vitamina D en humanos y la determinación de esta deficiencia
requiere un examen de sangre específico, generalmente ordenado por un
médico debido a una condición médica, por tanto, no puede concluirse que se
trate de signos idénticos o similares, ya que, la clase 5 que protege
productos farmacéutico, no requiere necesariamente prescripción médica para
su venta, aunque el Estado regula estos productos por razones de salud
pública; sin embargo, el signo TRIAMIN, a pesar de ser un
tratamiento de deficiencia de vitamina D, se recomienda consultar a un
médico antes de usarlo, lo que podría implicar cierto nivel de supervisión
médica.
Este Tribunal ha señalado sobre la disminución del riesgo de
confusión en materia de medicamentos lo siguiente:
“Si bien en el presente
caso, ambas marcas amparan productos dentro de la misma clase, se trata de
una clase muy particular dentro de la cual se amparan los productos
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, lo cual es un aspecto de
significativa importancia para vedar la coexistencia de marcas similares o
parecidas, que si bien consideramos no lo son en este caso, si amerita la
siguiente reflexión.
Se ha comprobado que la
marca ATACAND es un medicamento dirigido al tratamiento de la hipertensión
(fs.95-101), lo que nos indica que es un medicamento que para su expendio,
requiere de una previa receta médica y en el caso de la marca ATAFLASH, no
se ha comprobado si será utilizada para amparar productos que se venderán
bajo receta médica, o de libre venta. Sin embargo, la característica del
medicamento amparado bajo la marca de la demandante, nos lleva a señalar
que para el expendio del mismo, se requiere la intervención de personal
especializado, esto es el médico que receta y el farmacéutico que deberá
expender el producto en el establecimiento correspondiente.
Esta situación desvirtúa
grandemente cualquier posible riesgo de confusión, ya que aunque el
producto amparado bajo la marca ATAFLASH requiera receta médica, en la
venta del mismo intervendrá personal idóneo conocedor de los otros
productos con un carácter especial y profesional, y de ser un producto que
no requiera receta médica mucho menos pudiera el consumidor incurrir en
algún tipo de equivocación o confusión al momento de adquirirlo, ya que su
canal de distribución o la forma en que se oferta en el mercado, es
diferente al que utiliza la marca ATACAND de la demandante”. (Proceso de
Oposición al Registro de la Marca “Ataflash”, propuesto por Astrazeneca Ab
(Antes Astra Aktiebolag -vs- Healthco Limited. Mgdo. Ponente: Luis A.
Camargo. Panamá, 31 de enero de 2002)”. ((Luis Camargo Vergara. Guía de
Jurisprudencia de la Propiedad Industrial 1997-2005. Op.Cit. Pág.143).
Por lo anterior, le asiste razón a la sociedad demandada
cuando sostiene que, la marca TRIAMIN, ampara un producto
vitamínico diseñado para prevenir la deficiencia de vitamina D, condición
clínica específica, por lo tanto, el consumo de este producto debe ser
supervisado por un médico y los farmacéuticos tienen la obligación legal de
informar a los clientes sobre sus propiedades y efectos antes de
adquirirlo, esto implica que el producto está destinado a un uso clínico y
requiere una atención especializada; sin las similitudes decae el análisis
del riesgo confusionista, ya que, concluye el Tribunal que la aplicación
del artículo 91, numeral 9 exige que el cotejo intermarcario arroje
resultados que acrediten identidad, similitudes o parecidos entre los
signos, situación que no puede concluirse entre los signos TRIAMIN y TERAMÍN
VITQ10; por lo que, no existirá la posibilidad de confusión entre
los signos confrontados.
La doctrina es clara cuando se refiere a las pautas o reglas
para decidir la confusión entre los signos, partiendo del supuesto del
cotejo marcario para luego adentrarse en los elementos referentes a los
productos a distinguir y el público consumidor, y en la confrontación
marcaria no se acredita a juicio del Tribunal la primera de las reglas.
Como lo señala Jorge Otamendi, "El juez debe obligadamente colocarse
en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de
confusión. Si bien tal decisión encierra una valoración altamente objetiva,
el juzgador, más que preguntarse si él personalmente se confundiría, debe
preguntarse si el público consumidor ha de confundirse". (Derecho de
Marcas. Cuarta Edición Actualizada y Ampliada. Lexis Nexis. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires - Argentina. Pág.182)
Es por ello, que en el presente caso no es de aplicación lo
normado en el artículo 91 de la Ley 35 de 1996 en su numeral 9, ya que, a
juicio del Tribunal no se ha cumplido con la prueba de todos los
presupuestos que exige la norma, para impedir un registro marcario. En
consecuencia, no encuentra esta Sala de Decisión, que se hayan comprobado
los extremos que exige la Ley de Propiedad Industrial para vetar el
registro de la marca impugnada, por ende, lo procedente es confirmar la sentencia
de primera instancia, con la imperativa imposición de costas que establece
el artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial.
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la
Sentencia No.81-23 de treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés
(2023), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer
Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso de oposición al registro de
la marca “TERAMIN VITQ10”, solicitud de Registro No.291418-01,
en la Clase 5 Internacional, propuesta por LABORATORIOS
MALLEN, S.A. en contra de la sociedad LABORATORIOS
FARSIMAN, S.A.
SE CONDENA en costas a la parte recurrente, por el trámite de la
segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de DOSCIENTOS
BALBOAS (B/.200.00).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDO. LUIS A. CAMARGO V.
MGDO. FERNANDO J. BUSTOS GUEVARA
SUPLENTE ESPECIAL
LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL III
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