AGUSTÍN CUAUHTÉMOC JANDETE MOSQUEDA,

SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - -

 

QUE CONCLUIDA LA SESIÓN CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS SE FIJÓ LA LISTA CON EL RESULTADO DEL FALLO DICTADO EN ESTE EXPEDIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE AMPARO. CONSTE.

 

- - - AGUSTÍN CUAUHTÉMOC JANDETE MOSQUEDA

 

DA-339/2016

AMPARO DIRECTO

 

QUEJOSA:*

 

MAGISTRADO RELATOR: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA

 

SECRETARIO: AGUSTÍN CUAUHTÉMOC JANDETE MOSQUEDA

 

Ciudad de México. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

 

V I S T O S;

Y,

R E S U L T A N D O:

 

PRIMERO. Por escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el representante de ** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia de uno del propio mes y año, pronunciada por dicho órgano jurisdiccional en el expediente relativo al juicio de nulidad **.

 

SEGUNDO. Se tuvieron como terceras interesadas a la Subdirectora Divisional de Marcas Notorias, Investigación, Control y Procesamiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y a **, **, quienes fueron emplazadas por conducto de la autoridad responsable.

 

TERCERO. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil dieciséis, el magistrado presidente de este tribunal colegiado, al que correspondió conocer del asunto, lo admitió y ordenó su registro con el número de expediente DA-339/2016.

 

CUARTO. De la admisión de la demanda se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

 

QUINTO. Por acuerdo de diez de junio de dos mil dieciséis, se turnó el asunto al magistrado Joel Carranco Zúñiga para la elaboración del proyecto de resolución.

 

C O N S I D E R A N D O :

 

PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del juicio de amparo directo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que se impugna una sentencia definitiva pronunciada en un juicio de nulidad por un tribunal administrativo que reside en la jurisdicción de este órgano judicial.

 

SEGUNDO. La demanda de amparo fue presentada dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que el plazo para promoverla contra la sentencia reclamada inició a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución recaída a la solicitud de aclaración hecha valer en el juicio de origen.

 

Por tanto, si esa actuación fue notificada a la quejosa el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y la demanda de amparo se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el veintiocho de abril del propio año, esto es, previo a que le fuera comunicada dicha aclaración, es claro que la constitucional resulta oportuna.

 

Sirve apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la tesis jurisprudencial P./J. 9/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

 

ACLARACIÓN DE SENTENCIA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA SUJETA A ESA INSTITUCIÓN PROCESAL, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

 

TERCERO. El acto reclamado es cierto, según las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe justificado.

 

CUARTO. La sentencia que constituye el acto reclamado, en su parte resolutiva, expresa:

 

I. La parte actora probó su acción en el presente juicio; en consecuencia,

 

II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto precisado en la parte final del considerando séptimo de este fallo.

 

III. En vía de informe, con atento oficio que al efecto se gire, remítase coppor duplicado de la presente sentencia al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relacionada con el D.A. 575/2015, para los efectos que haya lugar.

 

Por resolución de tres de mayo de dos mil dieciséis, la sala responsable se pronunció en relación con la aclaración de sentencia que formuló la empresa actora en los términos siguientes:

 

I. Ha resultado improcedente la aclaración de sentencia planteada por la parte actora; en consecuencia,

 

II. No se aclara la sentencia dictada por esta sala el 1 de abril de 2016.

 

III. Se corrige el error mecanográfico en los términos indicados en el texto de la presente resolución.

 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe considerarse que esa corrección “mecanográfica” forma parte del fallo combatido.

 

QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer referencia de algunos antecedentes que dieron origen a la sentencia reclamada, los cuales se desprenden de las constancias que obran en autos del expediente de nulidad:

 

1. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil once en la Oficina de Partes de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, * solicitó la declaración administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, contra **, por comercializar el producto farmacéutico Femulan (F. F. GRAGEAS), el cual reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691, intitulada “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”, sin autorización de su titular.

 

2. Una vez substanciado el procedimiento administrativo, la Subdirectora Divisional de Marcas Notorias, Investigación, Control y Procesamiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por resolución de trece de febrero de dos mil trece, dictada en el expediente * ** (**) **, declaró procedente la solicitud de infracción en los términos solicitados e impuso a la empresa infractora una multa equivalente a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

 

3. En contra de esa decisión, * promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

La demanda quedó registrada con el número *, del índice de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de dicho órgano jurisdiccional.

 

4. Por sentencia de veintiséis de mayo de dos mil quince, la juzgadora decretó la nulidad de la resolución combatida.

 

5. Contra tal decisión, * promovió juicio de amparo, del que correspondió conocer a este tribunal con el expediente DA-575/2015 y, por sentencia de catorce de enero de dos mil dieciséis, se concedió la protección constitucional solicitada, cuyo efecto inmediato y directo se tradujo en la ineficacia jurídica del fallo reclamado, debiendo la responsable emitir otra en que:

 

1) Reitere las consideraciones que, en ejercicio de control de la constitucionalidad, le sirvieron de apoyo para inaplicar el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial en favor de la tercera interesada **, por cuanto hace a la inadmisibilidad de las pruebas confesional (por posiciones) y testimonial que fueron ofrecidas durante el procedimiento administrativo de infracción * * * **.

 

2) Con base en las razones expuestas en la sentencia, declare fundado el argumento de la quejosa en el sentido de que la recepción de tales elementos de convicción no cumplen las exigencias previstas en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial.

 

3) Con libertad de jurisdicción, resuelva los tópicos contenidos en los conceptos de invalidez pendientes de estudio [tercero (eficacia de los alegatos dirigidos a cuestionar las pruebas ofrecidas por * en el procedimiento de origen), cuarto (inobservancia principios de congruencia y exhaustividad en la resolución impugnada), quinto (variación de la controversia efectivamente planteada) y sexto (ilegalidad de la opinión técnica en que sustenta la declaratoria de infracción)].

 

6. Merced a ese fallo, la sala pronunció sentencia el uno de abril de dos mil dieciséis, en que, con libertad de jurisdicción, se ocupó de los planteamientos de la demanda de nulidad pendientes de estudio. Esa resolución constituye el acto reclamado en este juicio de amparo.

 

En el considerando sexto, luego de reiterar los aspectos que no fueron materia de la protección constitucional y haciendo suyas las explicaciones dadas en la ejecutoria de amparo, declaró fundado el argumento de la actora en cuanto a que la recepción de las pruebas confesional (por posiciones) y testimonial, que fueron ofrecidas en el procedimiento de infracción * **, no satisfacen los requisitos previstos en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial.

 

A su vez, en el considerando séptimo, y por razón de método, la sala estudió y desestimó el sexto concepto de invalidez en que la parte actora adujo que la opinión técnica rendida por el personal de la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad auxilió a la autoridad administrativa para emitir la declaratoria de infracción, adolece de ilegalidad al no haber citado su autor los preceptos que sustenten tal actuación.

 

Lo anterior, expuso, pues una opinión técnica no representa un acto de autoridad que cree, modifique o extinga derechos y obligaciones de los particulares, sino simplemente constituye un documento cuya elaboración es requerida por el órgano jurisdiccional con el propósito de servir de apoyo para resolver el asunto que se ponga a su consideración; por tanto, es innecesario el requisito que exige la enjuiciante.

 

Desde diverso aspecto, estudió en forma conjunta los conceptos de anulación tercero, cuarto y quinto tendentes a evidenciar la ilegalidad de la resolución administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, contra **.

 

Asimismo, luego de efectuar un análisis de lo que prevén, entre otros, los preceptos en cita, definió que, para que se configuren las dos hipótesis de infracción, es necesario que:

 

1) Exista una patente a favor del solicitante de la declaratoria de infracción;

 

2) El presunto infractor ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente; y

 

3) Dicha conducta se realice a sabiendas de que los productos fueron fabricados o elaborados sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

 

Después de dar noticia de la definición legal de “reivindicación” de una patente, explicó la diferencia entre una reivindicación independiente y dependiente, así como las características “generales” de tal exclusividad, las cuales se encuentran consignadas en las identificadas como 1 y 2.

 

A su vez, confrontó los elementos que, en su opinión, conforman la materia inventiva de la patente con los del producto que comercializa la empresa interesada, al margen del “principio de unidad inventiva,” contenido en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Derivado de tal examen, estableció que si bien * demostró que el producto farmacéutico que comercializa su contraparte invade las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 del mencionado título, lo cierto es que ese aspecto es insuficiente para tener por actualizada la comisión de las infracciones solicitadas, toda vez que, conforme al mencionado principio, también era necesario que acreditara que el insumo:

 

a) Contiene otro elemento adicional a la materia protegida por las reivindicaciones de la patente 214,691.

 

b) Reproduce el recubrimiento entérico trimelitato y ftalato acetato de celulosa o copolímeros de ácido metacrílico, que contienen por lo menos un cuarenta por ciento de ácido metracrílico o ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa y que debe ser utilizado con un inmunosupresor adicional que comprende una ciclosporina, FK506 o rapamicina, como se detalla en las reivindicaciones 3 y 4.

 

c) Tiene (su tableta) una dureza de 10 a 70 N, como se describe en la reivindicación 6. En ese contexto, resolvió que, para tener por actualizadas las infracciones solicitadas, no basta que algún producto farmacéutico reproduzca las reivindicaciones independientes 1 y 2, que constituyen las características generales de la patente, sino que, además, es necesario la irrupción de las reivindicaciones dependientes que especifican aquéllas, pues, de lo contrario, podrían ser invadidas por cualquier otro producto con peculiaridades similares.

 

Finalmente, destacó que no modifica la conclusión alcanzada que en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Medicamentos Alopáticos con Patentes Vigentes se haya difundido que las reivindicaciones 1 y 9 de la patente 214,691 se encuentran contenidas en el producto Femulan.

 

Lo anterior, explicó, porque “la protección de la patente no la da dicha publicación, que tiene por objeto poner a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente respectiva; empero, la protección que alcanza la patente de referencia está marcada y delimitada por las diecinueve reivindicaciones ya precisadas”.

 

Con base en lo expuesto, la sala decretó la nulidad de la resolución administrativa impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita otra en que determine que en las infracciones establecidas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Precisado lo anterior, se procede al examen de los argumentos formulados por la quejosa en sus conceptos de violación, de cuya lectura se desprende que se encuentran encaminados a evidenciar que el fallo anulatorio es ilegal a partir     de siete razones fundamentales, a saber:

 

1. La juzgadora, al examinar el primer requisito que establecen las hipótesis de infracción solicitadas, efectuó un incorrecto estudio de la materia inventiva que protege la patente ******* a la luz del “principio de unidad inventiva”, previsto en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

2. Es inexacto que, adicionalmente a la invasión de las reivindicaciones 1, 2, 9, 11, 15 y 16, que conforman dicho título, tenga que acreditar la incursión de las dependientes 3, 4, 6, 10, 12, 13 y 14.

 

3. La irrupción de las reivindicaciones 3, 4, 6, 10, 12, 13 y 14 (relativas a las características de la capa entérica) no en el procedimiento de infracción y, por ende, escapa de la controversia planteada en el juicio anulatorio.

 

4. La sala no tomó en cuenta diversos hechos notorios (jurisdiccionales y administrativos) que se encuentran relacionados con la litis y que hacen evidente que el producto farmacéutico Femulan invade las reivindicaciones 1, 2, 9, 11, 15 y 16 de la patente en mención, entre ellos:

 

● Sentencia de dieciséis de abril de dos mil quince, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en apoyo del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo DA-890/2014.

 

● Resolución de treinta de junio de dos mil diez, emitida por la Subdirectora Divisional de Marcas Notorias, Investigación, Control y Procesamiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento administrativo **, en el que * solicitó la declaración administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, contra **, por comercializar el producto farmacéutico Femulan, el cual reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691, denominado “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”, sin autorización de su titular.

 

● Sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil trece en el juicio de nulidad **.

 

5. La resolutora examinó incorrectamente las reivindicaciones independientes y dependientes, así como sus características.

 

6. Contrario a lo decidido por la sala, el producto Femulan invade la materia inventiva contenida en las reivindicaciones 1 y 2 de la patente 214,691.

 

7. La responsable no tomó en cuenta que las pruebas técnicas ofrecidas en el procedimiento de origen revelan que dicho fármaco irrumpe las reivindicaciones independientes.

 

Por razón de método, se abordará en primer lugar el argumento reseñado en el punto 1, pues sólo en caso de que se compartiera el criterio que sirvió de apoyo a la sala para estudiar el primer requisito que establecen las hipótesis de infracción invocadas durante el procedimiento administrativo, tendrá sentido pronunciarse respecto de los restantes argumentos al estar sustentados sobre esa directriz, es decir, a partir del “principio de unidad inventiva”, previsto en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

SEXTO. Como se adelantó, la promovente sostiene que la resolutora, al analizar el primer requisito que establecen las hipótesis de infracción solicitadas, examinó equivocadamente la materia inventiva que protege la patente 214,691 a la luz del “principio de unidad inventiva”, consagrado en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Explica que tal principio debe ser observado durante el trámite de una solicitud de patente, y no para esclarecer si un tercero ha invadido en perjuicio del propietario de la invención los derechos exclusivos que derivan de ese título.

 

Alega que la sala no justificó la aplicación del “principio de unidad inventiva” para dar solución a la controversia puesta a su consideración, sino simplemente se limitó a citar el precepto que lo establece.

 

Expone que dicha máxima es inaplicable en el caso, toda vez que la litis no se circunscribe en verificar si la solicitud que dio origen a la concesión de la patente 214,691, y que, en su oportunidad, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cumple la exigencia prevista en el citado precepto, debido a que las diecinueve reivindicaciones que conforman esa exclusividad ya fueron aprobadas, y no han sido declaradas nulas.

 

Con base en lo expuesto, concluye que la sentencia reclamada es ilegal, pues la sala introdujo un elemento que no es idóneo para determinar la materia inventiva que protege su patente en confronta con la que posee el producto que comercializa la empresa tercera interesada.

 

De acuerdo con los argumentos propuestos y con lo resuelto por la sala responsable, la litis se centra en definir si lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial -que algunos especialistas en la materia lo denominan “principio de unidad inventiva”- puede servir de parámetro para decidir si un particular ha invadido en perjuicio del propietario de la invención los derechos exclusivos que derivan de ese título.

 

Para dar solución a la problemática que nos ocupa, se estima necesario conocer brevemente el trámite que el interesado debe realizar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para obtener una patente.

 

Para tal efecto, a continuación se reproduce el contenido de los artículos 4, 38, 39, 43 a 45, 50, 52, 52 bis, 53 y 57, que integran, entre otros, el capítulo V de la ley de la materia, “De la Tramitación de Patentes”, además de los artículos 42 y 43 de su reglamento:

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

Artículo 4. No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

 

Capítulo V De la Tramitación de Patentes

 

Artículo 38. Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo. (…)

 

Artículo 39. La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes.

 

Artículo 43. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

 

Artículo 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud. (…)

 

Artículo 45. Una misma solicitud de patente podrá contener:

 

I. Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;

 

II. Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio

 

especialmente concebido para su aplicación, y III. Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.

 

Artículo 50. Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

 

Artículo 52. La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

 

Artículo 52 bis. Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley. El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. (…)

 

Artículo 53. Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

 

Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.

 

Artículo 57. Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud.

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

Artículo 42. El examen de fondo tendrá como objeto, además del señalado en el artículo 53 de la Ley, determinar si la invención cumple los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 4o. y 43 de la Ley.

 

Al efectuar el Instituto el examen de fondo de la solicitud, sólo cconsiderará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos. (…)

 

Artículo 43. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley, se entenderán como oficinas examinadoras extranjeras, las que tengan el carácter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

 

El informe que el Instituto acepte o requiera del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras extranjeras, podrá ser el que efectúen tratándose de solicitudes de patente presentadas con arreglo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o el informe que realicen de solicitudes presentadas, conforme a sus respectivas legislaciones.

 

De las normas reproducidas se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:

 

Para obtener una patente, el inventor, o bien, su representante o causahabiente, deberán presentar la solicitud correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como allegar la información y los elementos que prevé la normatividad aplicable.

 

Asimismo, una vez presentada la petición, el instituto realizará un examen administrativo de forma, el cual tiene por objeto revisar la documentación aportada por el interesado.

 

Durante esta etapa, dicha autoridad podrá requerir al precise o aclare en lo que considere necesario, o subsane las omisiones relativas. De no cumplir el particular con ese requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

 

Satisfechos los requisitos formales, el organismo descentralizado divulgará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de dieciocho meses, contado a partir de la fecha de la presentación; sin embargo, tal publicidad puede ser anticipada si el interesado así lo pide y cubre el pago de los derechos por ese concepto.

 

Hecha la publicación, el instituto llevará a cabo el examen de fondo en dos fases: técnica y de novedad. La primera tiene por objeto determinar si:

 

1) La descripción, las reivindicaciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales.

 

2) La invención reúne las condiciones positivas de altura inventiva y factibilidad.

 

3) El invento no es contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

 

4. La solicitud cumple con el “principio de unidad inventiva” o si se refiere a un grupo de invenciones.

 

Sobre este último punto, conviene aclarar que si la petición no cumple esa exigencia, el instituto lo comunicará por escrito al interesado para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes. Su contravención trae como consecuencia que se tenga por abandonada la solicitud.

 

Por su parte, la segunda etapa tiene como finalidad establecer si la invención que se pretende patentar satisface el requisito positivo de la novedad.

 

En relación con los aspectos de análisis de fondo, el instituto puede aceptar o requerir el resultado de un examen equivalente realizado por oficinas examinadoras extranjeras encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

 

El trámite para obtener una patente puede culminar a través de tres formas: a) abandono de la solicitud por incumplir con algún requerimiento formulado por la autoridad examen de forma; b) la negativa a su concesión por no satisfacer alguna de las condiciones exigidas por la legislación de la materia; y, c) otorgamiento de la patente y expedición del título que la ampare.

 

Lo hasta aquí reseñado conduce a cuatro conclusiones; la primera, el comúnmente denominado “principio de unidad inventiva”, contenido en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, constituye, en realidad, un requisito que debe ser observado durante el trámite de una solicitud de una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

La segunda, su exigencia tiene como propósito que la solicitud contenga una sola invención o, en su caso, un grupo de invenciones relacionadas entre sí conformando un único concepto inventivo, evitando de esta manera solicitudes de patente complejas.

 

La tercera, si la petición del particular incumple con esa condicionante legal, o el particular no la divide en varias en el plazo concedido para tal efecto, implicará que se tenga por abandonada la solicitud.

 

Basta lo explicado para demostrar que, contrario a lo resuelto por la sala, el “principio de unidad inventiva”, artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien establece los lineamientos o directrices para determinar la materia inventiva que protege una patente, lo objetivamente cierto es que no establece los elementos que deben tomarse en cuenta para definir si un particular ha invadido en perjuicio del titular los derechos que derivan de esa exclusividad en un procedimiento de infracción.

 

Esto es así, pues, como se dijo, dicho precepto únicamente prevé una exigencia cuya observancia debe cumplir el interesado para obtener una patente y su inobservancia trae como consecuencia que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenga por abandonada la solicitud respectiva.

 

En consecuencia, resulta esencialmente fundado el argumento propuesto por la parte quejosa, ya que, contrario a lo sostenido por la sala responsable, el tema relativo a si el producto denominado Femulan reproduce la materia protegida por dicha patente no puede ser examinado a la luz de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de la Propiedad Industrial al no establecer las bases que permitan efectuar el estudio técnico-jurídico correspondiente.

 

En este orden de ideas, si se parte de la premisa de que las razones para decretar la nulidad de la resolución administrativa impugnada descansan a partir de un inexacto análisis emprendido por la sala responsable, es dable concluir que las restantes que sostienen la última parte del fallo reclamado, y que dieron solución a los conceptos de invalidez (tercero, cuarto y quinto), son incorrectas.

 

Aun cuando la falta en que incurrió la responsable es suficiente para conceder el amparo, en respeto a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada en los artículos 17 constitucional y 189 de la Ley de Amparo, y con el propósito de no retardar la total solución del asunto en perjuicio de los justiciables, este tribunal se ocupará de estudiar la litis en su integridad y en definitiva.

 

Para tal efecto, es conveniente puntualizar que deberán ponerse a la vista las razones que rigen la resolución administrativa impugnada y que constituyen la materia de controversia planteada, en confrontación con los argumentos que expuso la parte actora en el juicio de nulidad para combatirlas.

 

SÉPTIMO. Como se adelantó, por escrito recibido el veinticinco de enero de dos mil once ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la quejosa solicitó la declaración administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, contra *.

 

Tales conductas irregulares consisten en que dicha empresa distribuye y pone en circulación el medicamento denominado Femulan (F. F. GRAGEAS), el cual reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691, denominada “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”, sin autorización de su titular.

 

Concluida la etapa de instrucción del procedimiento, la autoridad, por resolución de trece de febrero de dos mil trece, dictada en el expediente * * (**, declaró procedente la pretensión de la quejosa e impuso a la empresa infractora una multa equivalente a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

 

Para arribar a tal conclusión, explicó que, para que se configuren las dos hipótesis de infracción, es necesario, respectivamente, que: a) exista un título de exclusividad a favor del solicitante de la declaratoria de infracción; b) infractor ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente; y, c) esa conducta se ejecute a sabiendas de que los productos fueron fabricados sin la autorización del titular o sin la licencia correspondiente.

 

Para tener por acreditado el primer elemento, precisó que la solicitante de las infracciones ofreció como prueba el título de la patente 214,691, denominada “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”, de cuyo contenido se desprende su titularidad y vigencia (hasta el diez de abril de dos mil diecisiete).

 

A partir de lo anterior, concluyó que la quejosa cuenta con un derecho vigente que la autoriza para explotar esa exclusividad e impedir que un tercero la invada.

Asimismo, para decidir respecto del segundo requisito, nuevamente tuvo en cuenta dicho título de patente, así como las pruebas técnicas y documentales ofrecidas por la solicitante de las infracciones, destacando las siguientes:

 

1. Dictamen pericial en materia química, emitido por el experto ** en el diverso procedimiento **, en el que * administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, contra *, por comercializar el producto farmacéutico Femulan, el cual reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691, denominado “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”, sin autorización de su titular.

 

2. Gaceta de la Propiedad Industrial de junio de 2003, de la que se desprende que el diez de ese mes y año, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó a ** la patente ******.

 

3. Foja 5 del “ADDENDUM” del ejemplar extraordinario número 046-B de la Gaceta de la Propiedad Industrial, así como 10 del ejemplar de la Gaceta de Medicamentos Alopáticos con Patentes Vigentes, correspondientes al mes de agosto de 2010, de las que se observa que:

 

▪ La quejosa es titular de la patente ** y que *, tiene una licencia de explotación.

 

▪Dicha patente protege, acorde a sus reivindicaciones 1 y 9: Una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato, la composición está adaptable para evitar la liberación de la sal de micofenolato en el estómago y para liberar la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal, y una composición de conformidad con cualquier reivindicación precedente en donde la sal es la sal de monosodio.

 

▪La existencia de un apartado denominado observaciones, en el que se lee: “No es principio activo, composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato (sal monosódica). La Composición está adaptada para evitar la liberación de la sal de micofenolato en el estado para liberar la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal”.

 

www. compranet.gob.mx e imponerse de su contenido, concretamente en el área virtual de “fallos”, “licitaciones” y “fallos de adquisiciones”, *, **, participó en la licitación pública mixta internacional número 00637051-012-10, convocada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resultando proveedora del medicamento con número de clave 5303, relativo al “ácido micofenólico gragea con capa entérica, cada gragea con capa entérica contiene micofenolato sódico equivalente a 360 mg, de ácido micofenólico, envase con 120 grageas”.

 

6. Dictamen emitido por la perito tercero en discordia en el procedimiento ** (**) **, *, quien, después de examinar el artículo denominado:

 

“Comparison of Disolution Properties of 2 Enteric Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, cuya traducción al español es: “Comparativo de las Propiedades de Disolución de 2 Formulaciones con Recubriminento Entérico que contienen Micofenolato de Sodio: Myfortic vs Femulan”, concluyó:

 

[…] tanto Myfortic vs Femulan son composiciones farmacéuticas en forma de tabletas que cuentan con un recubrimiento entérico, ambas contienen 360 miligramos de micofenolato de sodio como principio activo de acuerdo con lo expresado en la etiqueta; que ambas están adaptadas por medio de un recubrimiento entérico para impedir la composición de micofenolato de sodio en el estómago y para permitirla en la parte superior del tracto gastrointestinal; que Myfortic es una composición farmacéutica protegida por la patente 214691 y que Femulan cuenta con las características que exigen las reivindicaciones 1, 2, 5 y 9 de la patente 214691.

 

7. Opinión técnica rendida por el personal de la Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Biotecnológica, Farmacéutica y Química de la Dirección Divisional de Patentes en el expediente *, cuyo contenido pone de manifiesto que el producto Femulan, con presentación de grageas, fue asegurado a la empresa Silodisa Servicio Integral de Logística y Distribución, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y que dicho fármaco posee micofenolato sódico equivalente a 360 miligramos de ácido micofenólico y reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 9, 11, 15 y 16 de la patente 214,691, denominado “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”.

 

8. Opinión técnica solicitada a la Dirección Divisional de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el expediente * ******, de la que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:

 

■ **., fue proveedor del medicamento marcado con la clave 5303 en la licitación número *, en donde la descripción e indicación terapéutica para dicha clave, de acuerdo con la edición 2008 del cuadro básico y catálogo de medicamentos del Sector Salud, coinciden con la materia de las reivindicaciones 2, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691.

 

■ **., le fue solicitado abstenerse de comercializar, distribuir, almacenar y poner en circulación el producto denominado Femulan (F. F. GRAGEAS).

 

■ El producto Femulan en presentación de grageas contiene 360 mg. de ácido micofenólico y está formulado de forma que impide la liberación del principio activo en el estómago y la permite en la parte superior del tracto intestinal utilizando un revestimiento entérico, dicho medicamento está indicado para la profilaxis del rechazo del transplante por las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691.

 

■ (…)

 

A partir del análisis conjunto de las probanzas reseñadas, la Subdirectora Divisional de Marcas Notorias, Investigación, Control y Procesamiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluyó que el producto Femulan contiene micofenolato equivalente a 360 miligramos de ácido micofenólico y “está formulado de tal que (sic) impide la liberación del principio activo en el estómago y la permite en la parte superior del tracto intestinal utilizando un revestimiento entérico, con lo que este producto reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691”.

 

Con base en lo expuesto, estableció que se encuentra colmada la segunda exigencia para tener por configuradas las infracciones solicitadas.

 

De igual manera, estableció que el último requisito exigido queda acreditado con las dos probanzas ofrecidas por la parte quejosa, y que obran agregadas en el expediente relativo al procedimiento * (**) *, consistentes en el aviso de uno de abril de dos mil nueve, publicado en el periódico “El Universal” y del acta de fe de hechos número *, de quince de diciembre de dos mil diez, emitida por **, Corredor Público número 55 del Distrito Federal.

 

Lo anterior, explicó, pues su contenido revela que la ahora tercera interesada conocía de la existencia de la patente 214,691, denominada “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico” y de que estaba comercializando un producto que reproduce su invención, “a sabiendas” de que su elaboración se realizó sin consentimiento de su titular o sin la licencia correspondiente.

 

Contra tales consideraciones, *, propuso tres conceptos de invalidez en el juicio de nulidad, identificados como tercero, cuarto y quinto, de cuyo contenido se desprende que se encuentran encaminados a evidenciar que la resolución impugnada es ilegal, pues la autoridad administrativa omitió:

 

1. Examinar los argumentos expuestos en sus escritos de contestación a la solicitud de infracción y de alegatos.

 

2. Tomar en cuenta las objeciones hechas valer contra las pruebas ofrecidas por su contraparte.

 

3. Estudiar en forma correcta la materia de la invención, así como todas las reivindicaciones que conforman la patente.

 

Asimismo, que no tomó en consideración que:

 

4. El alcance de las reivindicaciones de la patente o su interpretación no puede prohibir el uso de sustancias activas que ya se encuentran dentro del dominio público.

 

5. El y los recubrimientos entéricos forman parte del estado de la técnica previo a la emisión de la patente 214,691.

 

6. La patente no protege una sal de micofenolato con recubrimiento entérico, o bien, un medicamento con tal composición para elaborar un inmunosupresor.

 

7. Es incorrecto que el alcance de los derechos conferidos de la patente se hubiera basado únicamente en las reivindicaciones (1, 2, 5, 9, 11 y 15).

 

8. El derecho de exclusividad de la invención debe ajustarse a lo que establecen todas sus reivindicaciones (diecinueve), y no a lo que describen algunas de ellas.

 

9. La empresa demandante no demostró que el producto Femulan invada la materia que protege la patente 214,691.

 

10. Las pruebas que sirvieron de sustento para infraccionarla no revelan tal extremo.

 

11. El fármaco que comercializa tiene diferentes características y excipientes a aquellos contenidos en la fórmula de la patente.

 

12. La quejosa no acreditó la irrupción de todas las reivindicaciones contenidas en su título de exclusividad.

 

13. La imposición de la sanción es ilegal al no haber incurrido en las irregularidades que se le atribuyen.

 

Antes de hacer mayor pronunciamiento en el asunto, es necesario precisar que los planteamientos contenidos en los puntos 4 y 5 constituyen temas que no pueden formar parte de la controversia.

 

Tal conclusión obedece a que, en el juicio de amparo DA-575/2015, este órgano colegiado, al examinar si la recepción de las pruebas confesional (por posiciones) y     testimonial, ofrecidas durante el procedimiento de origen, cumplían los principios de pertinencia e idoneidad de la prueba, estableció que si la empresa tercera interesada, al dar contestación a la solicitud de infracción de la quejosa, estimaba que la patente 214,691 no cumplía con las condiciones de patentabilidad porque, en su opinión, los ingredientes farmacéuticos que la integran ya son “tecnología del dominio público”, debió proponer su nulidad, vía reconvención.

 

Lo anterior, explicó porque:

 

[…] atendiendo a su naturaleza y alcances jurídicos, tal institución jurídica permite que, aprovechando la relación procesal establecida (actor y demandado), la parte enjuiciada esté en posibilidad de hacer valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al procedimiento, exponiendo los motivos y el material probatorio que sustenten su pretensión. Además de que, por virtud de la reconvención, el demandado tiende no sólo a combatir la acción deducida en su contra a través de las excepciones que pudieran oponerse, sino que persigue en su favor una determinada prestación, declaración o condena, independientes a las que el actor hubiera propuesto; de ahí que la reconvención esté sujeta a los plazos y condiciones que para el ejercicio de cualquier acción fija la ley, sin que pueda considerarse como un acto meramente accesorio de la demanda principal.

 

Esto último se destaca porque de la revisión al expediente relativo al juicio de nulidad * (folio 78 vuelta) se desprende que la presunta infractora únicamente propuso “la invalidez de la invención” a título de excepción, y no en forma reconvencional, en su escrito de contestación, tal como se corrobora del resultando segundo de la resolución administrativa impugnada.

 

Ante esa omisión, este tribunal concluyó que el tema relativo a “si las sales de micofenolato y los revestimientos entéricos son tecnología del dominio público” se tratan de dos aspectos que no forman parte del debate y, por tanto, a nada práctico conduciría admitir y ordenar la preparación de dichos elementos de prueba en el procedimiento de origen.

 

En consecuencia, los argumentos propuestos en los puntos 4 y 5 deben declararse inatendibles.

 

Hecha la aclaración que precede, se colige que, de la confronta entre lo resuelto por la autoridad administrativa y lo alegado por la promovente del juicio de nulidad, la litis se centra en determinar si las conductas atribuidas a **, actualizan las hipótesis de infracción previstas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el diverso 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Con el propósito de tener presente los elementos que permitan llegar a la conclusión que finalmente se adopte en esta ejecutoria, se estima conveniente, por razones de claridad en la exposición, primeramente imponerse de los aspectos siguientes.

 

OCTAVO. Una patente constituye aquel derecho exclusivo de naturaleza intangible e inmaterial que el Estado reconoce a una persona (física o moral) durante un determinado período (veinte años) para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.

 

A fin de que esa creación sea protegida a través de un título, es necesario que la invención cumpla con las condiciones que la legislación de cada país impone, las cuales pueden ser de dos tipos: positivas y negativas de patentabilidad.

 

En el sistema mexicano, las tres condiciones positivas para poder sostener la existencia de una invención jurídicamente protegible son: el estado de la técnica, la actividad inventiva y la aplicación industrial, los cuales son definidos en el artículo 12, fracciones II, III y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

 

Artículo 12. […]

(…)

II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;

 

III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;

 

IV. Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;

 

(…)

Por su parte, las condiciones negativas de patentabilidad obedecen a razones de carácter económico o éstas pueden variar a partir de las ideologías o doctrinas filosóficas de los gobiernos de cada país e, incluso, por ciertos períodos, como sucedió en México cuando durante la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas de mil novecientos setenta y cinco se prohibió el otorgamiento de patentes a las invenciones relacionadas con la producción de medicamentos, alimentos y bebidas para uso humano y animal, mientras que la actual legislación no lo restringe.

 

La importancia de determinar el alcance de los derechos de exclusividad en el actual sistema de economía de mercado mundial y de libre competencia resulta decisiva en la actuación de los agentes económicos.

 

La protección a la innovación constituye un importante papel como incentivo e impedimento al propio desarrollo industrial. Por esta razón, resulta necesario contar con elementos de interpretación adaptados a la realidad del mercado y a la voluntad del legislador.

 

En México, al igual que en otros países de América y Europa, el alcance del derecho de patente se determina según el contenido de sus reivindicaciones; lo anterior se corrobora con los artículos 12, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial y 29 de su reglamento.

 

La reivindicación define el objeto de la protección sobre el que se extiende el derecho de patente. En ella se detallan los elementos que constituyen la invención tal como el solicitante del derecho pretende hacerla exclusiva.

 

La claridad y la concisión exigidas en el texto de las reivindicaciones se complementan con el carácter explicativo de la patente que, en su caso, podrá verse perfeccionada por dibujos.

 

Si bien estos elementos no constituyen el objeto del derecho, ayudan a interpretar el contenido de las reivindicaciones, pues en su descripción y en los dibujos se encuentran las explicaciones necesarias para hacer inteligible el significado de las expresiones que se pudieran utilizar.

 

Cabe destacar que las reivindicaciones se componen de dos partes. La primera, es un preámbulo que indica cuál es el objeto de la invención, así como las características técnicas necesarias para definir los elementos reivindicados.

 

Su peculiaridades técnicas no conforman propiamente el objeto de protección que el solicitante reivindica para sí, sino que son complementadas con la segunda parte, la caracterizante de la invención.

 

Ambas partes se hallan unidas por medio de un componente de transición formado por determinadas expresiones, por ejemplo, “caracterizado en” o “caracterizado por”.

 

Tan importante será la reproducción de un elemento incluido en el preámbulo como de uno que se contenga en la parte caracterizadora al definir el alcance y la infracción de la patente.

 

Las reivindicaciones que son suficientes por sí mismas y que su texto no remite a anteriores se denominan principales o independientes.

 

Por su parte, las contenidas en una patente que hacen referencia en su preámbulo a aquellas que las preceden en el propio documento y añaden en su parte caracterizadora limitaciones adicionales que restringen el ámbito de protección en cuanto al objeto que se reivindica son conocidas como dependientes.

 

Estas si bien dependen para su interpretación de otra u otras, son autónomas. La nulidad de la o de las que derivan no implica su invalidez.

 

Estados Unidos de América e Inglaterra son países que tradicionalmente han basado su sistema de protección de invenciones sobre una definición periférica, por virtud de la cual la patente se apoya sobre la reivindicación.

 

Alemania, por el contrario, hasta mil novecientos ochenta y uno, constituyó un ejemplo de sistema de protección central, en el que la idea inventiva sobre la que se fundamentaba la patente era el eje central sobre el cual se construía el ámbito de protección del derecho.

 

No obstante, los regímenes descritos no siempre han sido aplicados de forma uniforme en los países a los que se ha hecho referencia. La opción por parte de los Estados se ha configurado como una elección de oportunidad histórica.

 

En la actualidad, las circunstancias de globalización y tendencias homogeneizantes del lex mercatoria obligan a elegir un sistema sobre el cual sentar las bases de un patrón común a todas las naciones.

 

Así, el método de interpretación periférica, en el que las reivindicaciones se configuran como el elemento esencial y referente básico del sistema de patentes, es hoy el estándar aplicable al común de los Estados.

 

La graduación de un posible acto infractor se decretará en función de la identificación con el ámbito de protección de las reivindicaciones que determinará la existencia de una eventual infracción por identidad o por equivalencia.

 

Para interpretar el objeto de una patente, por cuanto hace a la primera modalidad, el juzgador debe analizar a la luz de la opinión de un experto en la materia.

 

Dicho perito debe interpretar el vocabulario del invento y extraer su significado en función del contexto técnico de las reivindicaciones, y no según el sentido filológico de las locuciones con las que son expresadas.

 

De esta manera, si se llega a la conclusión de que la actividad impugnada incluye todos los elementos de las reivindicaciones de una patente previamente otorgada, se entenderá que su realización constituye una explotación idéntica a la que ampara esta última y, por tanto, lo procedente es declarar la infracción prevista en la ley.

 

Es decir, la violación de la patente con el nombre de infracción por identidad o literal hace referencia a su reproducción por parte de un tercero que no cuenta con el consentimiento de su titular de todos los elementos reivindicados en ella, obteniendo el mismo resultado.

 

Sin embargo, la forma más usual de una irrupción de un invento se produce a través de la modificación de algunos de sus elementos.

 

Es habitual que, en un procedimiento por infracción se advierta que la actividad realizada por el presunto transgresor incorpore modificaciones o variaciones en la invención, añada elementos de carácter técnico, elimine particularidades del procedimiento patentado o difiera en cuanto a las condiciones técnicas señaladas para su correcta ejecución.

 

En ese sentido, si el especialista concluye que, tras haber analizado el contenido de las reivindicaciones, la actividad acusada no puede ser considerada idéntica a la patentada, entonces deberá efectuar el análisis de la invención desde la equivalencia de los medios utilizados.

 

Dicho método de interpretación representa la aportación por parte de la jurisprudencia estadounidense con el propósito de flexibilizar la rigidez de las palabras utilizadas en la redacción de las reivindicaciones, así como el alcance y afectación de su contenido a la realidad del caso en concreto.

 

No está por demás decir que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América se refiere por primera vez a la llamada doctrina de los equivalentes (conocida como Doctrine of Equivalents DOE) en mil ochocientos cincuenta y tres en el asunto Winans vs Denmead. Un siglo después de tal pronunciamiento se reafirma y desarrolla en el caso Graver vs Linde Air Products. En mil novecientos noventa y siete, se aborda en el seno de la sentencia emitida en el juicio Warner Jenkinson vs Hilton Davis Es importante destacar que el punto de partida

 

de este análisis será la comparación entre el objeto de la patente con aquella que se denuncia.

 

Durante ese ejercicio de intelección, el perito deberá tomar en cuenta:

 

1) Los elementos contenidos en las reivindicaciones de la patente.

 

2) La evidencia de la sustitución, basándose en sus propios conocimientos y en los elementos que conformen el estado de la técnica.

 

3) La fecha en que se examina la posible existencia de la infracción.

 

4) Utilización de modos de realización o elementos que, a pesar de ser sustitutivos de la invención y que se puedan interpretar como comprendidos en el ámbito de la reivindicación de la patente, se hallen excluidos por estar comprendidos dentro del estado de la técnica.

 

5) Innovaciones y desarrollos posteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la patente presuntamente invadida.

 

Si el medio o los medios empleados por el presunto infractor difieren de los patentados y el especialista, a partir de su reflexión y sus conocimientos, y sin que desarrolle una actividad inventiva a la luz del contenido de las reivindicaciones, llega a la conclusión de que con las modificaciones introducidas se alcanza el mismo resultado, entonces se estará ante la presencia de una irrupción de una patente.

 

Es decir, para considerar que existe la infracción por equivalencia resulta necesario que el infractor utilice medios diferentes para resolver el mismo problema de la invención.

 

Criterio que este órgano colegiado comparte por dos razones; la primera, porque, de acuerdo a la normatividad mexicana, resulta clara la voluntad del legislador de conferir a la reivindicación un papel fundamental en la definición del objeto de la patente y, la segunda, en virtud de que esta regla permite que el Estado proteja con mayor amplitud la propiedad industrial, así como prevenir actos que atenten contra tal exclusividad o que constituyan competencia desleal y, en su caso, erradicar esa práctica a través de la imposición de las sanciones correspondientes.

 

NOVENO. Hecha la exposición que antecede y con el propósito de dar solución a la problemática reseñada, resulta conveniente tener presente el contenido de los artículos 213, fracciones XII y XXVII, y 25, fracción

 

I, de la Ley Industrial, vigentes al momento de presentarse la solicitud de declaración administrativa de infracciones:

 

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

 

(…)

 

XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

 

(…)

 

XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos. (…)

 

Artículo 25. El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

 

I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y (…)

 

De las normas reproducidas se desprende que, para que se actualice la primera hipótesis de infracción, es indispensable que se colmen tres condiciones, a saber:

■ La existencia de una patente a favor del solicitante de la declaratoria de infracción.

 

■ El presunto infractor ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente.

 

■ Dicha conducta se realice a sabiendas de que los productos fueron fabricados o elaborados sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

 

Por su parte, para que se configure el segundo supuesto normativo, es necesario que se cumplan dos requisitos:

 

■ La existencia de una patente a favor del solicitante de la declaratoria de infracción.

 

■ El probable transgresor ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por esa exclusividad otorgada por el Estado.

 

Sólo la concomitancia de los requisitos consignados en los mencionados preceptos genera que la persona (física o moral) que los actualice se haga acreedora a alguna de las sanciones contenidas en el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Es importante puntualizar que los dos primeros requisitos consignados en dichas hipótesis normativas guardan una gran similitud, por lo que, por razón de método, se examinarán en forma conjunta y en el orden propuesto.

 

I. Para acreditar la primera condición, la quejosa ofreció en el procedimiento administrativo de origen el documento siguiente [folios 378 a 402 de la copia certificada del expediente * (**) **]:

 

TÍTULO DE PATENTE NO. *

Titular: **.

(…)

Denominación: Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico.

(…)

Inventores: * (sic).

 

SOLICITUD

Número: Fecha de presentación internacional: * 10 de abril de 1997

 

Esta patente concede a su titular el derecho exclusivo de explotación del invento reclamado en el capítulo reivindicatorio y tiene una vigencia improrrogable de veinte años contados a partir de la fecha de presentación internacional de la solicitud.

 

Fecha de expedición: de 10 de junio de 2003.

(…)

 

De la transcirpción que precede se desprende que Novartis AG es titular de la patente 214,691, denominada “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”, con una vigencia improrrogable de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación internacional de la solicitud, lo que tuvo el lugar el diez de abril de mil novecientos noventa y siete.

 

Basta lo expuesto para concluir que el primer requisito se encuentra debidamente colmado, al contar la quejosa con una patente actualmente vigente que la faculta para usar exclusivamente y explotar los derechos que derivan de esa invención.

Establecido lo anterior, corresponde verificar si, como sostiene la solicitante de amparo, está demostrado en autos que la tercera interesada ofrece en venta o pone en circulación el producto amparado por la mencionada exclusividad.

 

II. Para decidir tal aspecto, en principio, conviene recordar que, en sus conceptos de invalidez, *, aduce, esencialmente, que el fármaco que comercializa tiene ciertas características que lo diferencian de aquellas contenidas en la fórmula de la patente, y que las pruebas allegadas al procedimiento no demuestran la irrupción de todas las reivindicaciones contenidas en su título de exclusividad.

 

Para dar solución a la problemática reseñada, este tribunal estima que, para poder conocer realmente la materia inventiva que protege la patente 214,691, es necesario imponerse, entre otros aspectos, de las razones que dieron origen a la invención, su especificidad científica y sus generalidades, así como algunas definiciones de conceptos técnicos que después quedaron reflejados en las reivindicaciones de la patente.

 

Al respecto, de la lectura al documento en que consta el título de exclusividad se advierte que el “problema” o motivo que dio pauta a la invención consiste en:

 

(…)

Esta invención se refiere a ácido micofenólico. El ácido micofenólico, también referido en la presente como MPA se aisló primeramente en 1896, y se ha investigado extensamente como un producto farmacéutico de interés comercial potencial. Se sabe que tiene actividad antitumoral, antiviral, inmunosupresora, antipsoriática y anti-inflamatoria […]. Han aparecido publicaciones sobre el ácido micofenólico como un agente contra el cáncer, de científicos de Lilly […] se informa que se han hecho intentos por incrementar la biodisponibilidad o la especificidad del ácido micofenólico, haciendo derivados. Se pensaba que la mala biodisponibilidad del ácido era ocasionada por factores indeterminados, tales como la complejacion del fármaco en el lumen gastrointestinal, una ventaja de absorción estrecha, antes de la absorción, etcétera.

 

Ante ese panorama, y luego de una investigación en la materia, sus inventores descubrieron:

 

(…)

 

[…], que las sales de micofenolato, cuando tienen recubrimiento entérico o cuando se adaptan para liberarse en la parte superior de los intestinos, por ejemplo, en el duodeno, en el yeyuno y/o en el íleo, son productos farmacéuticos efectivos bien tolerados, particularmente para las indicaciones de inmunosupresión, especialmente para el tratamiento o la prevención de rechazo aloinjerto o xenoinjerto de órganos, tejidos o células, por ejemplo, después del transplante o el tratamiento o la prevención de enfermedades inmuno-mediadas (enfermedades autoinmunes) y tienen características interesantes de biodisponibilidad y estabilidad. Mas aun, se requiere administrar menor número de formas de dosificación unitaria que para el micofenolato mofetil, lo cual conduce a una administración más fácil.

 

La presente invención proporciona, en un aspecto, una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato, adaptándose la composición para liberar el micofenolato en la parte superior del tracto intestinal (referida en la presente como una composición de la invención). La composición se puede adaptar de cualquier manera convencional, de preferencia con medios adecuados para prevenir la liberación del micofenolato en el estómago y para asegurar la liberación en la parte superior del tracto intestinal. En un aspecto adicional, la invención proporciona una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable, recubierta.

 

Estas sales catiónicas, por ejemplo de metales alcalinos, especialmente las sales de sodio. Las sales de micofenolato de sodio se conocen, por ejemplo, en la patente sudafricana 68/4959. Preferimos utilizar la sal monosódica, esta se puede obtener en forma cristalina mediante recristalización a partir de acetona/etanol, si es necesario con agua; p.f. 189-191 °C.

 

De una manera más específica, la invención proporciona una composición sólida con recubrimiento entérico en una forma de dosificación unitaria para aplicación oral, conteniendo el núcleo de la composición micofenolato de sodio en forma sólida o liquida.

 

(…)

 

Hemos descubierto que las sales de micofenolato, particularmente la sal sódica son particularmente interesantes para la producción de tabletas. Cuando se utilizan núcleos de tabletas, de preferencia tienen una dureza de aproximadamente 10 a 70 N.

 

(…)

 

El término “recubrimiento entérico” comprende cualquier recubrimiento farmacéuticamente aceptable que impida la liberación del agente activo en el estómago y se desintegre suficientemente en el tracto intestinal (mediante su contacto con los jugos intestinales aproximadamente neutros o alcalinos) para permitir la resorción del agente activo a través de las paredes del tracto intestinal […]

 

De una manera más específica, el término “recubrimiento entérico”, como se utiliza en la presente, se refiere a un recubrimiento que permanece intacto durante cuando menos 2 horas, en contacto con jugos gástricos artificiales, tales como HCl de un pH de 1, de 36 °C a 38 °C, y de preferencia se desintegra posteriormente dentro de 30 minutos en jugos intestinales artificiales, tales como una solución regulada de KH2PO4 de un pH de 6.8.

 

El espesor del recubrimiento puede variar y depende, entre otras cosas, de una permeabilidad de agua y en ácidos. Un recubrimnto típico puede ser de aproximadamente 16 a 30, por ejemplo de 16 a 20, ó a 25 miligramos, sobre una cápsula de gelatina tamaño 1 […].

 

En general, resultados satisfactorios con un recubrimiento de 5 a 100 micras, de preferencia de 20 a 80 micras de espesor. El recubrimiento se selecciona adecuadamente a partir de polímeros macromoleculares […]. Los polímeros […] comprenden, por ejemplo, derivados de éster de celulosa, éteres de celulosa, resinas acrílicas, tales como copolímeros de acrilato de metilo y copolímeros de derivados de ácido maleico y ácido ftálico.

 

Las películas preferidas se hacen de ftalato y trimelitato de acetato de celulosa; copolímeros de ácido metacrílico, por ejemplo, copolímeros derivados a partir de ácido metacrílico y ésteres de los mismos que contengan menos el 40 por ciento de ácido metilacrílico y especialmente ftalato de celulosa hidroxipropilmetílica.

 

(…)

 

Las composiciones de la invención son útiles como inmunosupresores, como se indica mediante las pruebas convencionales. (…)

 

En opinión de sus creadores, las composiciones de la invención son particularmente útiles, entre otras, para:

 

(…)

 

a) El tratamiento y la prevención de rechazo de transplante de aloinjerto o xenoinjerto transgénico de órganos, tejido o células, por ejemplo, para el tratamiento de receptores de, por ejemplo, corazón, pulmón, corazón-pulmón combinados, hígado, riñón, páncreas, piel, cédulas de islotes pancreáticos, celulosas neurales, transplante corneo, incluyendo el tratamiento y la prevención de rechazo agudo […].

 

Las dosificaciones apropiadas de las composiciones de invención, por supuesto varían, por ejemplo, dependiendo de la condición que se vaya a tratar (por ejemplo, el tipo de enfermedad de la resistencia), la sal de ácido micofenólico utilizada, el efecto deseado y el modo de administración).

 

Las formas de dosificación unitaria representativas contienen de aproximadamente 50 miligramos, por ejemplo, 100 miligramos, a aproximadamente 1.5 gramos de la sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable. (…)

 

Naturalmente, las características de biodisponibilidad convenientes de las presentes composiciones se pueden aseverar en ensayos de biodisponibilidad clínicos convencionales […].

 

Las composiciones de la presente invención son sorprendentemente mejor toleradas que el micofenolato mofetil, induciendo menos efectos gastrointestinales secundarios, tales como diarrea y quemadura. Muestran menos efectos secundarios a largo plazo, por ejemplo, el colón. Las composiciones de la invención se pueden administrar con el único ingrediente activo, o con otro inmunosupresor, por ejemplo, junto con la administración simultanea o separada de otros inmunosupresores, tales como la prevención y el tratamiento de enfermedad del injerto contra el huésped, rechazo de transplante o enfermedad inmuno-mediada, y las condiciones de la invención se pueden utilizar en combinación con ciclosporinas o ascomicinas o sus análogos inmunosupresores, por ejemplo ciclosporina A, FK506 (tacrolimus, etcétera, rapamicina; […].

 

Cuando las composiciones de la invención se coadministran con esos otros inmunosupresores se pueden reducir las dosificaciones de los otros inmunosupresores, por ejemplo, hasta la mitad o hasta una tercera parte de sus dosificaciones cuando se utilizan solos.

 

Las dosis representativas para ciclosporina que se van a utilizar, por ejemplo, de 1 a 10, por ejemplo de 1 a 2 miligramos/kilogramo/día.

 

La presente invención proporciona, entre otro aspecto, el uso, el método, y las composiciones se definen posteriormente presente, en las reivindicaciones. (…)

 

Las consideraciones expuestas quedaron reflejadas en diecinueve reivindicaciones y en el resumen de la patente de la manera siguiente:

 

1. Una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato, la composición está adaptable para evitar la liberación de la sal de micofenolato en el estómago y para liberar la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal.

 

 

2. Una composición farmacéutica     que comprende una sal de micofenolato farmacéuticamente             aceptable       con revestimiento entérico.

 

3. Una composición de conformidad con la reivindicación 2, en donde el recubrimiento comprende trimelitato y ftalato acetato de celulosa, o copolímeros de ácido metacrílico que contienen por los menos 40% de ácido metacrílico o ftalato de hidroxipropilmetilicelulosa.

 

4. Una composición de conformidad con la reivindicación 3, en donde el recubrimiento comprende copolímeros de ácido metacrílico que contienen por lo menos 40% de ácido metacrilico.

 

5. Una composición de conformidad con cualquier reivindicación precedente en la forma de una tableta.

 

6. Una composición de conformidad con la reivindicación 5, en donde el núcleo de la tableta tiene una dureza de 10 a 70 N.

 

7. Una composición de conformidad con cualquiera de una de las reivindicaciones 1 a 5 en la forma de pellets o gránulos.

 

8. Una composición de conformidad con la reivindicaciones 7, en donde las pellets o gránulos están dentro de las cápsulas.

 

9. Una composición de conformidad con cualquier reivindicación precedente en donde la sal es la sal de monosodio.

 

10. Una composición de conformidad con la reivindicaciones 9, en donde la sal de monosodio está en forma cristalina.

 

11. Una composición de conformidad con cualquier reivindicación precedente que contiene de aproximadamente 50 mg. a 1.5 g. de la sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable.

 

12. Una composición de conformidad con cualquier reivindicación precedente para usarse en combinación con un inmunosupresor adicional.

 

13. Una composición de conformidad con la reivindicación 12, en donde el inmunosupresor adicional comprende una ciclosporina, FK506 o repamicina.

 

14. Una composición de conformidad con la reivindicación 12, en donde el inmunosupresor adicional comprende una ciclosporina.

 

15. El uso de una composición o sal de micofenolato, farmacéuticamente aceptable recubierta entéricamente de cualquiera de sus reivindicaciones precedentes en la preparación de un medicamento para la inmunosupresión, particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata.

 

16. El uso de conformidad con la reivindicación 15, con la administración por separado o simultánea de otro inmunosupresor.

 

17. El uso de conformidad con la reivindicación 16, en donde el otro inmunosupresor es una ciclosporina, FK506 o repamicina.

 

18. El uso de conformidad con la reivindicación 17, en donde el otro inmunosupresor es ciclosporina.

 

19. El uso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18 en donde la sal es la sal de mono-sodio.

 

RESUMEN

 

Esta invención proporciona una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato adaptándose la composición para liberar micofenolato en la parte interior del tracto intestinal.

 

No está por demás decir que el capítulo reivindicatorio reseñado, en su oportunidad, fue aprobado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin que este tribunal tenga noticia de la anulación de algunas de ellas.

 

Lo hasta aquí explicado permite concluir que el análisis conjunto de las reivindicaciones antes detalladas revelan que la materia protegida por la patente 214,691 consiste en: una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato (sal monosódica) aceptable con revestimiento entérico, la cual está adaptada para no liberar dicha sal en el estómago sino en la parte superior del tracto intestinal y cuyo uso sirve particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata.

 

Tal conclusión obedece a que, como se dijo, tan importante será la reproducción de un elemento incluido en el preámbulo como de uno que se contenga en la parte caracterizadora al definir el alcance y la infracción de la patente.

 

Definido lo anterior, a continuación   se examinará si, como aduce *, la materia protegida por la patente 214,691 es diferente a la que posee la composición del producto denominado Femulan.

 

Para tal efecto, este tribunal estima necesario traer a colación el método de interpretación periférica de una patente como se adelantó, tiene lugar cuando las reivindicaciones se configuran como el elemento esencial y referente básico del sistema de patentes, tal como ocurre en la especie.

 

Como punto de partida se tiene presente que, en concepto de este tribunal, los dictámenes periciales en materia química emitidos por los especialistas de las partes y la tercera en discordia, así como el que rindió el personal de la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del procedimiento *(*) **, no son aptos para verificar si el producto que comercializa la empresa tercera interesada irrumpe la invención desde el ámbito de su identidad o equivalencia.

 

Lo anterior es así, pues, en primer lugar, la revisión exhaustiva de la foja 1924 del expediente relativo a tal procedimiento revela que si bien, para demostrar el aspecto técnico que nos ocupa, el apoderado de la quejosa inicialmente ofreció la prueba pericial en materia química, lo cierto es que, por escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil once, expuso su desistimiento, lo cual fue acordado de conformidad en proveído de treinta del propio mes y año.

 

En conclusiones técnicas alcanzadas por el perito de *, la experta tercera en discordia y la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no permiten efectuar el método de interpretación periférica.

 

Tal aspecto obedece a que las preguntas que conforman el cuestionario y su ampliación sobre el que se desarrolló la prueba pericial revelan que, en realidad, dichos especialistas únicamente se ocuparon de emitir su opinión de una diversa contenida en un documento en el que se examinó comparativamente la composición química del producto Femulan con otro denominado Myfortic y si ambos invaden ciertas reivindicaciones de la patente 214,691; aspectos que, en su conjunto, originaron que no estuvieran en aptitud de hacer una propia a partir de determinadas pruebas científicas, tal como se muestra a continuación [folios 1612 a 1616 y 1983 a 1989 del expediente * ** (**) **]:

 

Cuestionario

 

PRIMERA. ¿Que diga el perito si del análisis del documento denominado “Comparison of Disolution Properties of 2 Enteric Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, cuya traducción al español es: Comparativo de las Propiedades de Disolución de 2 Formulaciones con Recubrimiento Entérico que contienen Micofenolato de Sodio: Myfortic vs Femulan”, se advierte que el producto farmacéutico una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato, donde la composición está adaptada para evitar la liberación de la sal de micofenolato en el estómago y para liberar la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal?

 

SEGUNDA. ¿Que diga el perito si del análisis del documento denominado “Comparison of Disolution Properties of 2 Enteric Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, cuya traducción al español es: Comparativo de las Propiedades de Disolución de 2 Formulaciones con Recubrimiento Entérico que contienen Micofenolato de Sodio: Myfortic vs Femulan”, se advierte que el producto farmacéutico Femulan es una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable con revestimiento entérico?

 

TERCERA. Del análisis del documento denominado “Comparison of Disolution Properties of 2 Enteric Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, que diga el perito si el producto farmacéutico Femulan es un medicamento adecuado o no para el uso clínico en trasplantes de órganos.

 

CUARTA. Del análisis del documento denominado “Comparison of Disolution Properties of 2 Enteric Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, que diga el perito si el producto farmacéutico Femulan cumple o no con las composiciones farmacéuticas actuales y con las recomendaciones para medicamentos con índice terapéutico estrecho.

 

Ampliación del cuestionario Pregunta 1. Previo estudio del artículo denominado of Disolution Properties Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, cuya traducción al español es: Comparativo de las Propiedades de Disolución de 2 Formulaciones con Recubrimiento Entérico que contienen Micofenolato de Sodio: Myfortic vs Femulan”, que diga el perito si el producto ahí nombrado como Myfortic se encuentra protegido por la patente 214,691.

 

Pregunta 2. En caso de que la pregunta anterior sea negativa, qué diga el perito si pueden existir composiciones farmacéuticas, medicamentos, que contengan micofenolato de sodio con recubrimiento entérico, de liberación controlada, útiles en el tratamiento de prevención de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido aloinjerto o para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediada, diferentes a las reivindicadas en la patente 214,691.

 

Pregunta 3. En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea positiva, que diga el perito:

 

a) Si en el artículo “Comparison of Disolution Properties of 2 Enteric Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, cuya traducción al español es: Comparativo de las Propiedades de Disolución de 2 Formulaciones con Recubrimiento Entérico que contienen Micofenolato de Sodio: Myfortic vs Femulan”, se están comparando las composiciones amparadas por la patente 214,691 y de Femulan.

 

b) Si el perfil de disolución mostrada en la Tabla 1 del artículo “Comparison of Disolution Properties of 2 Enteric Coated Formulations Containing Myconphenolate Sodium Myfortic vs Femulan”, cuya traducción al español es: Comparativo de las Propiedades de Disolución de 2 Formulaciones con Recubrimiento Entérico que contienen Micofenolato de Soo: Myfortic vs Femulan”, demuestra que la formulación de Femulan es diferente a las composiciones amparadas por la patente representadas por el producto

Myfortic.

 

c) Si de acuerdo a las respuestas de las preguntas de los incisos a) y b) puede concluirse que Femulan no se encuentra ni descrito ni amparado por la patente 214,691, y por qué.

 

Pregunta 4. Que diga el perito sus conclusiones y la razón de su dicho.

 

En adición a lo expuesto, dichos especialistas no   tuvieron a su alcance muestras físicas del medicamento Femulan a partir de las cuales se pudiera definir, luego de ser sometidas a las pruebas científicas correspondientes, si tal fármaco irrumpe la patente de la quejosa.

 

No obstante lo anterior, este órgano colegiado estima que, como lo expuso la quejosa en el juicio de nulidad y ahora en la demanda de amparo, existen otras pruebas técnicas que permiten verificar si el producto Femulan invade la patente 214,691.

 

Tal es el caso de los dictámenes que fueron rendidos en el diverso expediente **(**) * y que sirvieron de apoyo para emitir la declaratoria de infracciones en el procedimiento ** (*) *, al ser ofrecidos por la solicitante de amparo (folios 661 a 744).

 

Se estima que dichas conclusiones técnicas son útiles para dirimir la cuestión en el asunto, si se toma en cuenta lo siguiente:

 

1) Sirvieron de auxilio para resolver un aspecto técnico en un procedimiento similar al que nos ocupa (solicitud de declaración administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial).

 

2) Las irregularidades acusadas consistieron en que la empresa **, ofrecía en venta y ponía en circulación el producto farmacéutico denominado Femulan, que reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente 214,691, “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico”, sin autorización de su titular, *.

 

Es decir, las pruebas técnicas rendidas en ese procedimiento sirvieron de apoyo para resolver si el medicamento Femulan, ofrecido en venta al público por dicha compañía, distinta a la ahora tercera interesada, irrumpía la invención en cita.

 

A partir de las explicaciones dadas, este tribunal se encuentra en aptitud de analizar los dictámenes emitidos en el procedimiento * (**)*, a la luz del método de interpretación periférica, por identidad o equivalencia, máxime que no existen razones o impedimento legal para restarle su eficacia probatoria.

 

Una vez hecha la precisión que antecede, es necesario imponerse de tales medios de prueba, los cuales aparecen reflejados en la resolución administrativa impugnada [fojas 700 a 707 y 710 a 731 del expediente ***** *].

 

De dichos dictámenes técnicos se observa que los especialistas tuvieron a su alcance algunas muestras físicas del medicamento * (lo que no ocurrió en el procedimiento ****** **), las cuales fueron sometidas a ciertas pruebas científicas para esclarecer si tal fármaco irrumpe la patente de la quejosa.

 

Del dictamen pericial del experto de la quejosa, al tenor del cuestionario sobre el cual se desarrolló la prueba, y de la opinión técnica del personal de la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que fueron rendidas en el expediente ***** **, se observa, en lo que interesa, lo siguiente:

 

Dictamen rendido por el perito de *.

 

(…)

 

Para realizar los análisis me fue entregado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial […] una caja grageas del producto farmacéutico Femulan (F.F. Grageas) de la empresa *. Se especifica en la caja que cada gragea contiene micofenolato sódico equivalente a 360 mg. de ácido micofenólico y excipiente c.b.p. (cuanto baste) para una gragea. Con base en sus conocimientos técnicos y en los análisis de laboratorio que estime necesarios respecto a las muestras del producto Femulan (F.F. grageas).

 

Pregunta 1. Aislar e identificar el principio activo del producto Femulan mediante pruebas de resonancia magnética nuclear, espectro de infrarrojo y espectro de masas.

(…)

Pregunta 2. Cuantificar la cantidad en miligramos del principio activo en una formulación farmacéutica del producto Femulan.

(…)

Pregunta 3. Realizar pruebas de disolución del producto Femulan a pH estomacal y a pH de la parte superior del tracto intestinal a efecto de señalar si Femulan es una composición farmacéutica con revestimiento entérico para evitar la liberación de la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal.

 

Respuesta 3. Los estudios sobre los perfiles de disolución realizados por **., demostraron que la formulación de grageas del Femulan no se disuelve a pH estomacal simulado de ácido clorhídrico 1N posterior a las 2 horas de agitación a 50 rpm en el aparato II de paletas. Sin embargo, posterior a la disolución amortiguadora de fosfato monobásico de sodio 0.2 M, pH de 6.8, se apreció la desintegración de las grageas.

Estos datos confirman que Femulan es una composición farmacéutica con revestimiento entérico para evitar la liberación de la sal de micofenolato en el estómago y para libera la sal de parte superior del tracto intestinal.

 

De acuerdo a los análisis de laboratorio y resultados de la pregunta II de paletas. Sin embargo, posterior a la edición 1, 2 y 3 del producto Femulan, a la bibliografía existente y a la patente no. 214,691, el perito diga lo siguiente:

 

Pregunta 4. Si el producto Femulan es una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato y la composición está adaptada para evitar la liberación de la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal.

 

Respuesta 4. La respuesta a esta pregunta está dada y sustentada con los datos de la respuesta 3 […].

 

Pregunta 5. Si el producto Femulan es una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable con revestimiento entérico.

 

Respuesta 5. El producto Femulan es una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable con revestimiento entérico. La prueba de disolución demuestra que las grageas tienen capa entérica. Estos datos caen dentro de los alcances de la reivindicación 2 de la patente mexicana 214,691.

 

Pregunta 6. Si el producto Femulan es una composición farmacéutica con revestimiento entérico donde la sal es la sal de monosodio.

 

Respuesta 6. El producto Femulan es una composición farmacéutica con revestimiento entérico explicado en las respuestas anteriores, la valoración de sodio es coincidente con la concentración encontrada de ácido micofenólico, por lo que la sal farmacéuticamente aceptable concuerda con el micofenolato de sodio, tal como se indica en las especificaciones del producto Femulan. Estos datos caen dentro de los alcances de la reivindicación de la patente mexicana 214,691.

 

Pregunta 7. Si el producto Femulan es una composición que contiene de aproximadamente 50 mg a 1.5 g. de sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable.

 

Respuesta 7. […]. Esto se demuestra por la cantidad de ácido micofenólico encontrado durante el aislamiento (338 mg.) y por la valoración reportada por **., (380.8 mg.) en ambos casos, la cantidad de sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable o su equivalente como ácido micofenólico están dentro de los límites especificados en las reivindicación II (sic) de la patente mexicana no. 214,691.

 

Pregunta 8. Si del instructivo, características y bibliografía del producto Femulan se puede concluir que el uso indicado es como inmunosupresor, particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata.

 

Respuesta 8. No existe literatura disponible sobre el uso de la composición farmacéutica Femulan; sin embargo, si el uso indicado es como inmunosupresor, en asociación con otro inmunosupresor como ciclosporina FK 500 o rapamicina para la inmunosupresión, particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata, entonces el uso indicado del producto Femulan caería dentro de las reivindicaciones 15, 17, 18 y 19 de la patente mexicana no. 214,691.

 

Opinión técnica de Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

 

(…)

 

De acuerdo a lo anterior.

 

La patente no. protege una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato, la composición está adaptada para evitar la liberación de sal de micofenolato en el estómago y para liberar la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal, una composición que comprende una sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable con revestimiento entérico; uso de la composición o sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable recubierta entéricamente en la preparación de un medicamento para la inmunosupresión, particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto o xenoinjerto o para el tratamiento o prevención de enfermedades inflamatorias y/o inmuno-supresión; cuyo titular es Novartis AG.

 

En particular en la reivindicación 1 se protege una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato, la composición está adaptada para evitar la liberación de la sal de micofenolato en el estómago y para liberar la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal; en la reivindicación 2 se protege una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable con revestimiento entérico; en la reivindicación 9 se especifica que la sal es la sal de monosodio, en la reivindicación 11 se especifica que la composición contiene de 50 mg a 1.5 g de la sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable, en la reivindicación 15 se protege el uso de una composición o sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable recubierta entéricamente de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la preparación de un medicamento para la inmunosupresión, particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto o para el tratamiento o prevención de enfermedades y/o inmuno-mediada; y en la reivindicación 19 se especifica que en el uso antes mencionado la sal de micofenolato es la sal de monosodio.

 

El Consejo de Salubridad General en la Quinta Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud, incluyó en el grupo 12, correspondiente a nefrología y urología al ácido micofenólico, en forma farmacéutica de gragea con capa entérica, con las claves 5301 y 5303, cuya descripción es la siguiente:

 

CLAVE 5301. ÁCIDO MICOFENÓLICO, GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA, CADA GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA CONTIENE: MICOFENOLATO SÓDICO EQUIVALENTE A 180 MG. DE ÁCIDO MICOFENÓLICO. ENVASE CON 120 GRAGEAS.

 

Clave 5303. ÁCIDO MICOFENÓLICO, GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA, CADA GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA CONTIENE: MICOFENOLATO SÓDICO EQUIVALENTE A 360 MG. DE ÁCIDO MICOFENÓLICO, ENVASE CON 120 GRAGEAS. Cabe mencionar que, se establece que dichas claves están indicadas como coadyuvantes para la profilaxis del rechazo en el transplante renal.

 

De las pruebas de identificación se tiene que, el producto analizado denominado Femulan de la empresa Landsteiner Scientific, clave 5303, contiene como principio activo ácido micofenólico en la forma de su sal de sodio, siendo el contenido de 338 mg. en promedio, y de las pruebas de disolución realizadas se tiene que el medicamento no se disuelve en medio de disolución de ácido clorhídrico (medio gástrico simulado) y sí se disuelve en medio de disolución amortiguadora pH 6.8 (medio intestinal simulado) de donde se infiere que tiene una capa o revestimiento entérico, lo cual se encuentra protegido en las reivindicaciones 1, 2, 9, 11 de la patente 214,691. Además, de acuerdo con la quinta actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud se sabe que, el medicamento con clave 5303, cuya descripción ya se señaló, está indicado como coadyuvante para la profilaxis del rechazo en el transplante renal, lo cual se encuentra protegido en las reivindicaciones 15 y 16 de la patente antes mencionada.

 

Conclusiones:

 

El producto Femulan con presentación de grageas fue asegurado a la sociedad denominada **, dicho producto tiene micofenolato sódico equivalente a 360 mg. de ácido micofenólico, este producto reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 9, 11, 15 y 16 de la patente 214,691.

(…)

En términos generales, los dos expertos fueron coincidentes en que, de las pruebas de identificación se desprende que:

 

■ Cada tableta del producto denominado Femulan contiene micofenolato sódico equivalente a 360 miligramos de ácido micofenólico y excipiente c.b.p. (cuanto baste) para una gragea.

 

■ La materia protegida por la patente 214,691 consiste en una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato (sal monosódica) aceptable con revestimiento entérico, la cual está adaptada para no liberar dicha sal en el estómago sino en la parte superior del tracto intestinal.

 

■ El efecto clínico que genera el producto farmacéutico Femulan consiste en impedir la liberación del principio activo en el estómago y permitirlo en la parte superior del tracto intestinal utilizando un revestimiento entérico, con lo que se traduce en una invasión a la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 5, 9, 11, 15 y 19 de la patente.

 

■ Su uso tiene lugar particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata.

 

Tales explicaciones generan a este órgano judicial convicción en el sentido de que, acorde al sistema de interpretación periférica, el punto de partida del análisis de los especialistas fue la comparación entre la materia inventiva de la patente de la quejosa con la composición química que posee el producto farmacéutico Femulan.

 

Asimismo que, durante ese examen técnico, los peritos tomaron en cuenta:

 

a) Las reivindicaciones que caracterizan la patente 214,691. Este aspecto fue expresado por el experto de la quejosa en las respuestas 6, 7 y 8 del cuestionario, conclusiones alcanzadas por el personal de la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que a la letra dicen:

 

Conclusiones:

 

El producto Femulan con presentación de grageas fue asegurado a la sociedad denominada *, dicho producto tiene micofenolato sódico equivalente a 360 mg. de ácido micofenólico, este producto reproduce la materia protegida en las reivindicaciones 1, 2, 9, 11, 15 y 16 de la patente 214691.

 

b) El producto Femulan contiene micofenolato equivalente a 360 miligramos de ácido micofenólico y excipiente c.b.p. (cuanto baste para) una gragea.

 

Su composición farmacéutica comprende una sal de micofenolato, la cual está adaptada para no liberar la sal de micofenolato en el estómago, sino en la parte superior del tracto intestinal utilizando un revestimiento entérico, y su uso sirve particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata.

 

Lo anterior se encuentra expuesto en la primera parte del cuestionario rendido por el perito de la quejosa y en las conclusiones expuestas por el especialista del área técnica del mencionado instituto.

 

c) Evidencias de sustitución de algunos componentes químicos de dicho fármaco con los que aparecen reflejados en la invención, tales como:

 

Respuesta 3. Los estudios sobre los perfiles de disolución realizados por *., demostraron que la formulación de grageas del Femulan no se disuelve a pH estomacal simulado de ácido clorhídrico 1N posterior a las 2 horas de agitación a 50 rpm en el aparato II de paletas. Sin embargo, posterior a la disolución amortiguadora de fosfato monobásico de sodio 0.2 M, pH de 6.8, se apreció la desintegración de las grageas.

 

Estos datos confirman que Femulan es una composición farmacéutica con revestimiento entérico para evitar la liberación de la sal de micofenolato en el estómago y para libera la sal de micofenolato en la parte superior del tracto intestinal.

 

d) Utilización de modos de realización o elementos que, a pesar de ser sustitutivos de la invención, resuelven el mismo problema del invento. Tal aspecto quedó reflejado en la respuesta recaída a la pregunta 8, expresada por el perito ofrecido por la quejosa:

 

Pregunta 8. Si del instructivo, características y bibliografía del producto Femulan, se puede concluir que el uso indicado es como inmunosupresor, particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria       y/o inmuno-mediata.

 

Respuesta 8. No existe literatura disponible sobre el uso de la composición farmacéutica Femulan; sin embargo, si el uso indicado es como inmunosupresor, en asociación con otro inmunosupresor como ciclosporina FK 500 o rapamicina para la inmunosupresión, particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata, entonces el uso indicado del producto Femulan caería dentro de las reivindicaciones 15, 17, 18 y 19 de la patente mexicana no. 214691.

 

e) La irrupción por equivalencia de la materia inventiva que protege la exclusividad con la que posee el producto que comercializa la empresa tercera interesada.

 

Tal circunstancia aparece consignada en la respuesta recaída a la pregunta 7, expuesta por el perito ofrecido por la quejosa:

 

Pregunta 7. Si el producto Femulan es una composición farmacéutica que contiene de aproximadamente 50 mg a 1.5 g. de sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable.

 

Respuesta 7. […]. Esto se demuestra por la cantidad de ácido micofenólico encontrado durante el aislamiento (338 mg.) y por la valoración reportada **, (380.8 mg.) en ambos casos, la cantidad de sal de micofenolato farmacéuticamente aceptable o su equivalente como ácido micofenólico están dentro de los límites especificados en las reivindicación II (sic) de la patente mexicana no. 214691.

 

Por otro lado, aunque no existe pronunciamiento de los expertos en cuanto a si la utilización de modos de realización o elementos se encuentra excluida por estar comprendidos dentro del estado de la técnica, tal aspecto resulta innecesario verificar atendiendo a la naturaleza del procedimiento de infracción que nos ocupa.

 

Lo hasta aquí reseñado permite concluir que, como aduce la quejosa, si bien la composición química del medicamento Femulan revela que no reproduce en su totalidad las reivindicaciones de la patente 214,691, y presenta una variación en su disolución en el pH estomacal, lo objetivamente cierto es que existen elementos suficientes que demuestran técnicamente que, a la luz del sistema de interpretación periférica por equivalencia, invade su materia inventiva, a saber, una composición farmacéutica que comprende una sal de micofenolato (sal monosódica) aceptable con revestimiento entérico, la cual está adaptada para no liberar dicha sal en el estómago, sino en la parte superior del tracto intestinal, y cuyo uso sirve particularmente para la prevención o tratamiento de órgano transgénico o nativo, rechazo de transplante de tejido o aloinjerto celular o xenoinjerto para el tratamiento o prevención de enfermedad inflamatoria y/o inmuno-mediata.

 

Una vez determinado lo anterior, corresponde verificar si, como afirma la solicitante de amparo, está demostrado en autos que la empresa tercera interesada ofrece en venta o pone en circulación el producto Femulan, cuya composición química irrumpe la materia inventiva de la patente 214,691.

 

Para dilucidar tal aspecto, es necesario examinar las pruebas siguientes [ofrecidas por la quejosa en el procedimiento **(**) *:

 

1) Gaceta de la Propiedad Industrial de junio de 2003.

 

2) Foja 5 del “ADDENDUM” del ejemplar extraordinario número 046-B de la Gaceta de la Propiedad Industrial y 10 del ejemplar de la Gaceta de Medicamentos Alopáticos con Patentes Vigentes relativas a agosto de 2010.

 

3) Copia de la edición 2008 del Cuadro Básico y Catalogo de Medicamentos del Sector Salud, publicado e veinticinco de marzo de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación.

 

4) Acta de fe de hechos número 1431, de quince de diciembre de 2010, emitida por *, Corredor Público número ** del Distrito Federal.

 

5) Resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil once, dictada en el recurso de revisión RA164/2011, del índice del * Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

 

 

1.

se colige que el corredor público, a solicitud del apoderado de la quejosa, visitó el sitio electrónico “www.compranet.gob.mx” y se impuso del contenido que aparece en las áreas virtuales “fallos”, “licitaciones” “información de partida” “proveedores y contratistas”, y “fallos de adquisiciones”.

 

Es importante precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “CompraNet” es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado, entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.

 

Asimismo, dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrollan procedimientos de contratación.

 

Hecha la precisión que antecede y retomando la disertación, el corredor público hizo constar en esa acta lo siguiente:

 

a) *, participó en la licitación pública mixta internacional *, convocada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

b) Las bases de licitación, con sus conducentes aclaraciones, ponen de relieve que el objeto de ese proceso concursal consistió en adquirir, entre otros, el medicamento identificado con número de clave 5303, identificado así por el Consejo de Salubridad General, relativo al “ácido micofenólico gragea con capa entérica, cada gragea con capa entérica contiene micofenolato sódico equivalente a 360 mg, de ácido micofenólico, envase con 120 grageas”.

 

c) En ese procedimiento, resultó ganadora **, por un importe de adjudicación de $*** (**), como se desprende de fallo correspondiente,

que dice:

 

Este dato se corrobora del folio 280 del expediente **(*) **.

 

Finalmente, de la resolución de ocho de junio de dos mil once, dictada en el recurso de revisión RA164/2011, del índice del * Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierten los aspectos siguientes (folios 1490 a 1508 del mencionado sumario):

 

■ *, promovió juicio de amparo, entre otros actos, contra el oficio *, que contiene el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diez, dictado por el Coordinador Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el expediente * (*) **.

 

■ En ese acuerdo, tal autoridad requirió a la mencionada empresa para que -con motivo de la solicitud formulada por **, para adoptar en contra de **, las medidas provisionales previstas en el artículo 199 bis, fracciones II, inciso a), IV y V, de la Ley de la Propiedad Industrial- proporcionara la documentación relativa a la licitación pública mixta internacional **, en la que resultó proveedora del medicamento con número de clave 5303, identificado así por el Consejo de Salubridad General, y cuyo abastecimiento lo efectuaría a través del producto farmacéutico Femulan (F.F. grageas).

 

■ Dicho asunto correspondió            conocer al Juzgado ** * de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, cuya titular lo registró con el número de expediente *. Por interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil once, negó la suspensión definitiva contra los efectos del oficio reclamado.

 

■ Inconforme con tal decisión, *, interpuso recurso de revisión. La litis a dilucidar en ese medio de defensa consistió en:

 

(…)

 

[…], determinar si de otorgarse a la impetrante la suspensión definitiva que ésta solicita en contra de los efectos y consecuencias del oficio con número de folio *, de dieciséis de diciembre de dos mil diez, a través del cual el Coordinador Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la requirió para que (con motivo de la solicitud formulada por la ahora tercera perjudicada **, para adoptar en contra de la quejosa las medidas provisionales previstas en el artículo 199 bis, fracciones II, inciso a), IV y V), proporcione a esa autoridad la documentación relativa a la licitación pública nacional ** (sic), convocada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que fue adjudicada a la quejosa para la venta y suministro del producto farmacéutico Femulan (F.F. grageas), se causaría o no perjuicio al interés social.

 

■ Mediante resolución de ocho de junio de dos mil once, el ** Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la interlocutoria recurrida.

 

Lo antes expuesto pone de manifiesto que, en el referido juicio de amparo, **, solicitó la suspensión de los efectos del oficio reclamado para no entregar al Coordinador Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la documentación concerniente a la licitación pública **, en la que resultó proveedora del medicamento “ácido micofenólico gragea con capa entérica, cada gragea con capa entérica contiene micofenolato sódico equivalente a 360 mg. de ácido micofenólico, envase con 120 grageas” y cuyo suministro lo realizaría mediante el producto farmacéutico Femulan (F.F. grageas).

 

A partir de la exposición que antecede es factible concluir que la participación de *, en la licitación pública mixta internacional *, así como el fallo de adjudicación que tuvo a su favor para proveer el fármaco identificado con el número de clave 5303 por el Consejo de Salubridad General, no deja duda que se actualiza la conducta establecida en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, al ofrecer en venta el producto Femulan, cuya composición química irrumpe la materia inventiva de la patente 214,691.

 

Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que una licitación consiste en una invitación libre que la administración pública (municipal, estatal o federal) hace a los particulares para seleccionar la oferta más conveniente para adquirir bienes o servicios y entregar a cambio una contraprestación, lo cual se formaliza al emitir el fallo de adjudicación correspondiente.

 

III. Por último, por cuanto hace a la condicionante de “ofrecer en venta o poner en circulación un producto amparado por una patente, “a sabiendas” de que fue elaborado sin consentimiento de su titular o sin la licencia correspondiente, queda acreditada con las dos probanzas aportadas por la quejosa y que obran agregadas en el expediente relativo al procedimiento * (*) *, consistentes en:

 

■ Aviso de uno de abril de dos mil nueve, publicado en el periódico “El Universal”, de cuyo contenido se desprende que ****informó, entre otros aspectos, al público en general lo siguiente:

 

AVISO

 

* […] hace del conocimiento del público en general que el producto farmacéutico denominado MYFORTIC se encuentra debidamente protegido en México bajo la patente vigente número 214,691, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que se encuentra vigente hasta el día 10 de abril de 2017 […].

 

Por tanto, la única autorizada para explotar la invención protegida por la patente 214,691, que protege al producto MYFORTIC es **, o su licenciataria **.

 

El presente aviso se publica para todos los efectos legales conducentes.

 

■ Acta de fe de hechos número 1432, de quince de diciembre de dos mil diez, emitida por *, Corredor Público número ** del Distrito Federal, cuyo contenido revela que, a solicitud del representante de la quejosa, se constituyó en las instalaciones de la compañía *, y ahí entregó un documento, constante de dos hojas, del que se advierte, en lo que interesa, que se encuentra dirigido       compañía e hizo de su conocimiento que debía abstenerse de comerciar, distribuir, almacenar y poner en circulación el producto denominado Femulan al contener la materia inventiva de su patente.

 

De los elementos de prueba que anteceden se colige que, por lo menos desde esa fecha, y como resolvió la autoridad administrativa, la empresa tercera interesada tenía conocimiento de la existencia de la patente 214,691, intitulada “Composiciones farmacéuticas de micofenolato con recubrimiento entérico” y de que estaba poniendo en venta un producto que reproduce su invención sin su autorización.

 

Por tanto, no puede negarse que **, desconocía la conducta que se le atribuye, pues las probanzas examinadas, demuestran fehacientemente lo contrario.

 

Ante la actualización de los requisitos contenidos en el artículo 213, fracciones XII y XXVII, en relación con el 25, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, lo procedente es, como sostuvo la autoridad administrativa, declarar procedente la solicitud de infracciones.

 

Es importante puntualizar que, dada la falta de conceptos de dirigidos a controvertir la individualización de la sanción impuesta en la resolución impugnada (multa equivalente a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal) y en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para examinar oficiosamente tal aspecto, deben quedar incólumes las consideraciones que sostienen esa decisión.

 

En virtud de que este tribunal se ocupó de estudiar la litis en su integridad y en definitiva, resulta ocioso verificar si los argumentos expuestos por la empresa tercera interesada en sus escritos de contestación a la solicitud de infracción y de alegatos fueron desatendidos por la autoridad administrativa; lo anterior, porque han sido abordados en esta ejecutoria, por lo que resulta innecesario hacer un nuevo pronunciamiento sobre el particular.

 

Ante la eficacia de los alegatos propuestos por la quejosa y de conformidad con lo expuesto en los considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno de esta ejecutoria, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, cuya consecuencia inmediata y directa se traduce en la ineficacia jurídica del fallo reclamado, debiendo la responsable dictar otro en que:

 

1) Reitere las consideraciones que no forman parte de la controversia planteada en esta resolución.

 

2) Con base en las razones expuestas en esta sentencia, declare infundados los argumentos contenidos en los conceptos de invalidez propuestos por la empresa tercera interesada *, identificados como tercero, cuarto y quinto, y, en consecuencia, reconozca la validez de la resolución impugnada emitida en el procedimiento administrativo de infracción * (*)*.

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **, contra la sentencia de uno de abril de dos mil dieciséis y su aclaración, pronunciada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente relativo al juicio de nulidad **.

 

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la sala de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

 

Así, de votos de los Magistrados Joel Carranco Zúñiga (Presidente), Julio Humberto Hernández Fonseca y Carlos Ronzon Sevilla, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.

 

Firman los magistrados con el secretario que da fe.

 

En términos de lo previsto en los artículos 73, fracción II, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que se ubique en esos supuestos normativos.”

 

El licenciado(a) Agustín Cuauhtémoc Jandete Mosqueda, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.