Peru

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 0924-2019/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 748633-2018/DSD

 

ACCIONANTE: CHRISTIAN LENAR MAYCA LUNA

 

EMPLAZADA: MARITZA INÉS PÉREZ SUTTI

 

Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Mala fe.

 

Lima, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 7 de mayo de 2018, Christian Lenar Mayca Luna (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional[1], otorgada a favor de Maritza Inés Pérez Sutti (Perú), bajo Certificado Nº 259127, que distingue papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta; goma de borrar lápiz, gomas (colas) de papelería o para uso doméstico y sacapuntas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:

 

- Se dedica a la importación y comercialización de útiles escolares, cumpliendo para tal actividad, con todas las formalidades que la normativa exige. 

 

- Diferentes empresas participan en el mercado haciendo uso de diseños de productos, gomas, que emplean las características de la marca antes descrita y que es objeto del presente escrito de nulidad.

 

- Una de esas empresas, Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C., cuenta con Autorización Sanitaria para la importación de artículos, entre ellos la del producto identificado como goma biberón, bajo el código OV-095, otorgada por la Dirección General de Salud Ambiental.

 

- La emplazada ha registrado, hace cuatro meses, una goma biberón con similares características a las que la empresa Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C. viene importando desde hace 3 años.

 

- El producto denominado goma biberón, es un producto que se produce y comercializa en el mundo y el Perú desde aproximadamente el año 1990.

 

- Desde hace algunos años, el referido producto viene siendo comercializado en el mercado peruano, bajo una combinación usual atractiva de colores y una forma y diseño destinado al uso e interés de niños en edad escolar (sic).

 

- Esta forma tridimensional y combinación de colores ha sido monopolizada con mala fe por la emplazada con el único objetivo de impedir la competencia, al haber solicitado el registro del mismo, a sabiendas que dicha forma fue importada por su parte con anterioridad a su solicitud.

 

- A partir de ese registro, la emplazada viene exigiendo a diferentes empresas, entre las que se encuentra la suya, que se abstengan de importar el señalado producto con el mencionado diseño, a pesar de que el mismo es importado bajo la marca denominativa PICASSO, marca registrada a su nombre.

 

- La emplazada ejerce su actividad comercial con conocimiento de que distintos competidores peruanos importan y comercializan el producto materia de la presente acción mucho tiempo antes de que ella lo hiciera y por supuesto con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada con el único propósito de impedir la competencia.

 

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones[2].

 

Amparó su acción en la mala fe, de acuerdo al artículo 172 de la Decisión 486[3].

 

Con fecha 28 de mayo de 2018, Maritza Inés Pérez Sutti (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:

 

- Los productos que el accionante comercializa son similares, pero no iguales, por lo que el signo ha sido concedido sin contravenir la normativa aplicable. 

 

- La marca objeto de nulidad tiene como parte denominativa la denominación FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU, que es como se distinguen los productos que identifica y que es como los consumidores la reconocerán y solicitarán. 

 

- Si la empresa Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C. no formuló oposición al registro de la marca materia de nulidad quiere decir que consideró que no había riesgo de confusión entre los mismos. 

 

- Los medios probatorios no dan cuenta de la comercialización de productos que están representados por la marca objeto de nulidad.

 

- Desde el año 2015 la Autoridad Marcaria cuenta con más personal dedicado al examen de las solicitudes de registro de marca, lo que coadyuva a que los exámenes sean más detallados y sus resultados más ajustados a la normativa aplicable, es producto de este examen que la marca fue concedida, por lo que no cabe cuestionamiento alguno a su validez.

 

Con fecha 21 de agosto de 2018, Maritza Inés Pérez Sutti adjuntó copia de la Resolución N° 3642-2018/CSD-INDECOPI de fecha 11 de julio de 2018, mediante la cual la Comisión declara infundada la acción de nulidad de su marca FERCESE y forma tridimensional (Certificado N° 259388[4]), indicando que dicha acción fue interpuesta por la misma persona que inició la presente acción y trata sobre un caso cualitativamente idéntico al presente caso, finalmente manifestó que: "... a fin de no expedir resoluciones contradictorias que atenten contra la seguridad jurídica, el presente caso debería resolverse de manera similar, ya que en ambos casos el accionante ha presentado la misma clase de medios probatorios, por lo que el análisis del presente caso deberá arrojar el mismo resultado...". (sic)

 

Con fecha 29 de octubre de 2018, el accionante señaló lo siguiente:

 

- La marca objeto de nulidad fue importada también por un tercero (Import y Export Gold Sun S.A.C.) con anterioridad a la fecha de registro de la marca registrada a favor de Maritza Pérez Sutti.

 

- Los productos importados por la referida empresa eran los denominados "goma biberón", siendo que en los documentos de importación correspondían al código YGC 8561 desde el 16 de enero de 2012.

 

- Desde el 28 de enero de 2015, la empresa Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C. según DUA N° 118-2015-10-034726-00 importó "goma biberón", y la empresa Import y Export Gold Sun S.A.C. desde el 6 de enero de 2012, según DUA N° 118-2012-10- 021699-00 importó "goma biberón". En ese sentido, la titular de la marca objeto de nulidad actuó de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca en cuestión.

 

Mediante Resolución N° 6076-2018/CSD-INDECOPI de fecha 20 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Christian Lenar Mayca Luna. Consideró lo siguiente:

 

Cuestión previa

 

Referencia sobre acciones anteriores

 

- La Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada procedimiento que se presente ante su competencia, dependiendo para ello de la evaluación de los hechos del caso concreto y de las valoraciones de los medios probatorios que se realice, tal como se procederá en el presente caso. Siendo así, la referencia realizada por la emplazada no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente, toda vez que los hechos referidos corresponden a un expediente distinto al que es materia de análisis en la presente Resolución.

 

Análisis de causal de nulidad

 

De la revisión de las pruebas presentadas por el accionante, se advierte que:

 

- Con anterioridad a la solicitud del registro de la marca cuestionada, la empresa Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C. importaba artículos de escritorio (goma líquida, tajador y borrador) identificados con la denominación OVAL y el código OV-095, la cual se consigna en la autorización sanitaria tramitada en el año 2014 y coincide con el código que identifica los productos físicos presentados en el presente expediente y en las que se puede advertir, adicionalmente, la denominación HAPPY YOU y una forma de envase característica que se asemeja a un biberón.

 

- La marca FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y la forma tridimensional distingue, entre otros, los mismos productos que se importaron con el código OV-095 (a saber, goma de borrar lápiz, gomas (colas) de papelería o para uso doméstico y sacapuntas).

 

- La denominación HAPPY YOU, presente en la marca registrada y en el producto importado, resulta de fantasía con relación a los productos comprendidos en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

- La forma del envase de la marca registrada y el producto importado son idénticos, en ese sentido, se concluye que la emplazada conocía o estaba en la posibilidad de conocer sobre la existencia de dicho producto importado constituido por la denominación HAPPY YOU y la forma de envase que asemeja un biberón con anterioridad al registro cuestionado.

 

- Import y Export Gold Sun S.A.C. importó entre los años 2012 y 2014 productos descritos como: "goma D'Roma, y GC8561, goma Memoris Forever, YGC8561".

 

- Los hechos antes mencionados determinan que la emplazada solicitó el registro cuya nulidad se pretende con la intención de obstruir la actividad comercial de terceros que utilizaban el signo HAPPY YOU y el diseño de envase que asemeja un biberón en el comercio para distinguir algunos de los mismos productos (goma de borrar lápiz, gomas (colas) de papelería o para uso doméstico y sacapuntas), lo que acredita que la marca objeto de nulidad fue solicitada mediando mala fe.

 

Con fecha 3 de diciembre de 2018, Maritza Inés Pérez Sutti interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

- No se encuentra de acuerdo con la resolución emitida por la Primera Instancia, toda vez que no se ha tomado en cuenta que la marca objeto de nulidad incluye la denominación FERCESE que es el elemento que distingue la marca y que la hace parte de la familia de marcas FERCESE de su titularidad.

 

- El elemento determinante de la marca es la referida denominación, siendo que HAPPY YOU es el elemento de índole secundario, toda vez que aparecen en otros productos que se comercializan en el mercado, por lo que, al observar la marca en conjunto no resulta confundible con los demás productos comercializados en el mercado local.

 

- La resolución impugnada le causa perjuicio al imposibilitarle gozar de sus derechos de exclusiva sobre un diseño respecto del cual ha quedado demostrada la no confundibilidad con productos que existen en el mercado.

 

- En el Expediente N° 740768-2018, seguido por las mismas partes y con los mismos medios probatorios, la Comisión ha llegado a una conclusión totalmente opuesta, declarando infundada la acción de nulidad.

 

- Esta situación genera un estado de inseguridad jurídica debido a que en un caso cualitativamente idéntico la Comisión ha expedido resoluciones contradictorias, lo que hace imposible desenvolverse en el mercado, sin que se cumpla la finalidad de legalidad que le corresponde a Indecopi.

 

Con fecha 15 de enero de 2019, Christian Lenar Mayca Luna absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

- La importancia que la emplazada le da a la denominación FERCESE es jurídicamente irrelevante porque en el presente caso se está cuestionando la mala fe en el empleo de elementos característicos consistentes en una combinación de colores, forma y diseño específico.

 

- Por más que el término FERCESE que contiene la marca objeto de nulidad posea la distintividad que la apelante le atribuye, no es el hecho que se imputa en el presente procedimiento.

 

- En el Expediente N° 740768-2018, la Comisión por error en la motivación declaró infundada la nulidad, error que ha destacado en su recurso de apelación en el referido expediente.

 

II. cuestión en discusión

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, deberá determinar si el registro de la marca FERCESE GOMA LIQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional (Certificado N° 259127) fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento, alegada por el accionante.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a) La emplazada Maritza Inés Pérez Sutti (Perú) es titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional (se reivindica colores[5]), conforme al modelo, que distingue papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta; goma de borrar lápiz, gomas (colas) de papelería o para uso doméstico y sacapuntas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 259127, vigente desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2027 (La solicitud de registro fue presentada el 11 de octubre de 2017).

      

            

 

b) Asimismo, la emplazada Maritza Inés Pérez Sutti es titular de las siguientes marcas:

 

- FERCESE GOMA LÍQUIDA y logotipo, que distingue papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta; clichés de imprenta; goma de borrar lápiz, gomas (colas) de papelería o para uso doméstico y sacapuntas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 254984, vigente desde el 15 de setiembre de 2017 hasta el 15 de setiembre de 2027.

 

- En la clase 16 de la Nomenclatura Oficial es titular de las siguientes marcas, entre otras:

 

Marca	Certificado N°
	227581
	227150
	254976

 

2. Nulidad del registro de una marca

 

2.1 Determinación de la norma aplicable

 

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución^[6].

 

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal.

 

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

 

La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274^[7] entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

 

De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria^[8] y teniendo en cuenta que la presente acción de nulidad fue interpuesta con fecha 5 de agosto de 2010, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de dicha acción es la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075.

 

La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca)^[9].

 

En el caso concreto, se verifica que al momento de solicitarse (11 de octubre de 2017) y de otorgarse (18 de diciembre de 2017) el registro de la marca de producto FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional (objeto de la presente solicitud de nulidad), inscrita bajo Certificado Nº 259127, se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, dicha solicitud y posterior otorgamiento deben ser evaluados en base a lo establecido en tales normas.

 

2.2 Causal de nulidad

 

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

 

3. Derecho de prelación y buena fe

 

3.1 Concepto y naturaleza jurídica

 

La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

 

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.

 

3.2 El rol de la buena fe en el sistema competitivo

 

a) Consideraciones generales

 

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

 

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

 

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina^[10], hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier^[11], la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

 

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma.^[12]

 

Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles^[13].

 

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

 

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

 

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

 

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

 

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 no sólo restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regula en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

 

b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro

 

En la legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

 

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero^[14]. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

 

Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos (no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil).

 

Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto la legislación vigente la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.

 

Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344^[15], que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe^[16].

 

Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.

 

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado^[17], que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

 

4. Aplicación al caso concreto 

En el presente caso, Christian Lenar Mayca Luna señaló que Maritza Inés Pérez Sutti solicitó y obtuvo el registro de la marca FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional (Certificado Nº 259127) de mala fe, toda vez que conocía que las características gráficas y tridimensionales que conforman a la marca, ya existían en el mercado con anterioridad a su registro.

 

A fin de acreditar lo expuesto, el accionante presentó las siguientes pruebas:

 

- Copia de la Resolución Directorial N°2078-2014/DEPA/DIGESA/SA de fecha de 23 de octubre de 2014, emitida por el Ministerio de Salud a favor de Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C., correspondiente a la autorización sanitaria para la importación de utiles de escritorio.

 

- Copia del Informe N° 5646-2014/DEPA/DIGESA de fecha 17 de octubre de 2014, y Anexo 1 sobre la autorización sanitaria para la importación de Goma Biberón OVAL, cuyo código del producto es OV-095, a favor de la empresa Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C. Asimismo, se aprecia que el fabricante sería de origen Chino (Wangjia Village Xiaying Yinzhou Ningbo).

 

- Copia de 5 DUAS que cuentan con fecha de numeración entre el 28 de enero de 2015 y el 13 de febrero de 2017, correspondientes a la importación de “goma OVAL OV-095, biberón (2078-2014/DEPA/DIGESA)” realizada por Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C., conforme se aprecia a continuación:

 

 

- Muestra física y toma fotográfica de la misma en la cual se aprecia en la caja de los productos lo siguiente:

 

                              

 

- Copia de 5 DUAS, emitidas entre el 16 de enero de 2012 al 12 de marzo de 2014, correspondientes a la importación de “goma D’ROMA, incluye borrador y tajador; goma MEMORIS FOREVER, incluye borrador y tajador” realizada por Import y Export Gold Sun S.A.C.

 

- Los impresos de los siguientes enlaces web:

 

- http://sucovi.com.pe/index.php?route=product/product&product_id=157, en el que se aprecia que la empresa Sucovi Import & Export ofrece los productos “Goma Biberon”, conforme se aprecia a continuación:

 

 

- http://www.fiestasline.com/shop/sorpresas/goma-biberon/, conforme se aprecia a continuación:

 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=6J6kyYtqBXY, publicado el 28 de setiembre de 2017.

 

Realizada la evaluación de los medios probatorios ofrecidos por el accionante se advierte lo siguiente:

 

- La empresa Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C., con autorización de Digesa, importó desde China al Perú, Goma Biberón identificado con la marca OVAL y código OV-095, dicho código y marca coincide con la información que se aprecia en la caja que contiene las “goma biberón” presentada como prueba física en el presente caso.

 

- Mediante las páginas web de Sucovi Import & Export y Fiestasline se aprecia que diferentes empresas ofrecen en el mercado “gomas Biberón” cuyos envases son idénticos a los importados por Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C.

 

- La empresa Import y Export Gold Sun S.A.C. importó durante los años 2012 y 2014 productos denominados “Goma D’ROMA”, los cuales no es posible determinar la presentación de los mismos.

 

En atención a lo antes expuesto, se concluye que, con anterioridad a la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad (2017), la empresa Imperio Distribuciones e Inversiones S.A.C. importó al Perú, de un tercero de origen chino, goma líquida en un envase de tipo biberón. Asimismo, dicho producto es ofrecido por terceros en el mercado peruano a través de Internet con anterioridad a la solicitud del registro en cuestión.

 

En ese sentido, las importaciones y la comercialización en el mercado peruano incrementan la posibilidad de que la emplazada, quien se desarrolla en el mismo sector empresarial de útiles escolares[18], hubiera conocido al momento de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, la existencia de la forma característica de un envase de tipo biberón para identificar gomas líquidas, para luego inscribir su registro y perjudicar la actividad comercial de terceros en el mercado peruano.

 

Si bien la marca objeto de nulidad incluye la denominación FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU, esto no resulta suficiente a fin de desvirtuar la mala fe acreditada, toda vez que el registro fue otorgado además con la forma tridimensional de la cual no puede ostentar la exclusividad de acuerdo a los hechos probados.

 

Por lo que, la Sala considera que existen suficientes indicios que permiten concluir que Maritza Inés Pérez Sutti actuó de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca de producto FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional (Certificado N° 259127), con el fin de obstaculizar su uso en el mercado.

 

5. Conclusión

 

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el Certificado N° 259127, correspondiente a la marca de producto FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional, registrada a favor de Maritza Inés Pérez Sutti, para distinguir papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta; cola en barra de papelería o de uso doméstico, goma de borrar lápiz de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en causal de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486.

 

6. Cuestión final

 

La emplazada señaló que en el Expediente N° 740768-2018[19], seguido por las mismas partes y con los mismos medios probatorios, la Comisión mediante Resolución N° 3642-2018/CSD-INDECOPI de fecha 11 de julio de 2018, ha llegado a una conclusión totalmente opuesta, declarando infundada la acción de nulidad.

 

Respecto a la jurisprudencia invocada por la emplazada, la Sala conviene en precisar que, si bien la jurisprudencia administrativa marca o indica la tendencia de la administración, sólo es vinculante cuando se señala expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807[20], lo que no ha ocurrido con la resolución citada por la emplazada.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Maritza Inés Pérez Sutti; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 6076-2018/CSD-INDECOPI de fecha 20 de noviembre de 2018, que declaró NULO el registro de la marca FERCESE GOMA LÍQUIDA HAPPY YOU y forma tridimensional, inscrito bajo Certificado N° 259127, a favor de Maritza Inés Pérez Sutti, al haber sido solicitado de mala fe.

 

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh de Ferrari y Fernando Raventós Marcos

 

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/mr.