Perú

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 4043-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 557635-2013/DSD

 

ACCIONANTE: LABORATORIOS LAMOSAN CIA. LTDA.

 

EMPLAZADA: DROGUERÍA E.S.C. PHARMED CORPORATION

 

Nulidad de la resolución de Primera Instancia: Fundada – Nulidad de registro de una marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Mala fe: No acreditada

 

Lima, catorce de octubre de dos mil quince.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 11 de diciembre de 2013, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. (Ecuador) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BOROSAN (Certificado N° 185741), otorgado a favor de Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. (Perú), para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Señaló lo siguiente:

 

(i) Es titular de las siguientes marcas registradas para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial:

 

Marca	Certificado/Título	País
BOROSAN	8643-00	Ecuador
BOROSAN LAMOSAN	1470-2002	Bolivia
BOROSAN SUPER PLUS	16815	Colombia

 

(ii) Fue titular en el Perú de la marca BOROSAN y logotipo (Certificado N° 65576), para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Dicho registro no fue renovado al no advertir oportunamente su caducidad.

 

(iii) La emplazada conocía del uso y registro de su marca BOROSAN, siendo que luego de advertir su caducidad solicitó el registro de la misma a su favor.

 

(iv) Su empresa formuló oposición al registro del referido signo; sin embargo, ésta se tuvo por no presentada al no haberse acreditado el interés real en el mercado peruano dentro del breve un plazo de dos días hábiles.

 

(v) La marca objeto de nulidad viola los derechos de su marca registrada en Ecuador, Colombia y Bolivia.

 

(vi) El registro de la marca objeto de nulidad tiene por intención perpetrar, facilitar y consolidar en perjuicio de su empresa actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y reputación ajena.

 

(vii) El registro de la marca objeto de nulidad deviene en nulo, por cuanto ha sido obtenido mediando mala fe.

 

(viii) Su empresa viene usando la marca BOROSAN, la cual ha ido adquiriendo la preferencia del público consumidor, por ser importada y, además, por las propias bondades de los productos que identifica.

 

(ix) La emplazada no puede desconocer que conocía de la marca BOROSAN, en la medida en que se dedica a la venta de productos farmacéuticos, siendo además su competidora. Asimismo, señaló que su empresa ha realizado intensas campañas publicitarias de la marca BOROSAN por más de diez años, lo cual también es conocido por la emplazada.

 

(x) La emplazada ha interpuesto una denuncia por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial contra su representante en el Perú (Expediente N° 540451- 2013), en base a la marca BOROSAN.

 

(xi) Ampara sus argumentos en los artículos 136 inciso f), 137 y 172 de la Decisión 486.

 

Adjuntó medios probatorios con la finalidad de acreditar sus afirmaciones.

 

Con fecha 18 de febrero de 2014, Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. absolvió el traslado de la nulidad manifestando lo siguiente:

 

(i) En la búsqueda fonética efectuada el 12 de septiembre de 2011, se advirtió que la marca BOROSAN y logotipo (Certificado N° 65576) no había sido renovada por su titular a pesar de haber transcurrido 531 días.

 

(ii) Si un registro no es renovado, el titular pierde los derechos sobre el signo registrado.

 

(iii) La accionante sabe que ya no ostenta derecho alguno sobre la marca BOROSAN, razón por la cual ha solicitado el registro de la marca BOROSAN DUO (Expediente N° 542053-2013).

 

(iv) El hecho de que la marca BOROSAN se encuentre registrada en otros países no es relevante para el consumidor peruano. De la misma manera, se debe tomar en cuenta el principio de territorialidad que se aplica a los registros de marca.

 

(v) Su empresa no compite directa o indirectamente con la accionante, ya que los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial tienen segmentos.

 

(vi) En ningún momento ha actuado con mala fe al solicitar el registro de la marca BOROSAN, ya que se basó en la existencia de un signo que no había sido renovado por su titular.

 

Con fecha 27 de marzo de 2014, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. precisó que:

 

(i) Su solicitud de nulidad se sustenta en que la emplazada habría solicitado y obtenido un registro de mala fe, invocando la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

(ii) En el presente caso, caducado el registro se perdió el ius prohibiendi asociado al registro de la marca dado que es tal registro el que atribuye la exclusividad que la normativa de Propiedad Industrial confiere. Sin embargo, la pérdida del derecho de exclusiva no implica que se haya perdido todo tipo de protección legal.

 

(iii) El registro de la emplazada se  obtuvo afectando la tutela que el sistema legal asigna, vía el sistema de la represión de la competencia desleal, al prestigio, posicionamiento, conocimiento, clientela y crédito de su marca BOROSAN que, aunque no registrada, el consumidor reconoce como atribuida a su empresa.

 

(iv) Existe una permanente exportación hacia Perú de los productos identificados con la marca BOROSAN, de modo que no ha existido quiebre alguno respecto de la unión mental signo-producto y la asociación de dicha unión con su empresa en la mente del consumidor peruano.

 

(v) Una vez caducado el registro de su marca BOROSAN y logotipo, volvió a solicitarlo a menos de un año de vencido el plazo de gracia para su renovación.

 

Con fecha 22 de agosto de 2014, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. refirió que:

 

(i) Resulta irrelevante el resultado de la búsqueda fonética efectuada por la emplazada con anterioridad a su solicitud de registro.

 

(ii) La invocación de la mala fe para pretender la anulación de un registro no depende de la existencia de registro anterior alguno.

 

(iii) La imposibilidad de comercializar sus productos revela que la emplazada tenía conocimiento de la existencia de un registro sanitario a favor de un tercero.

 

Mediante Resolución Nº 388-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. Consideró lo siguiente:

 

Cuestiones previas

 

(i) Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. señaló que la emplazada ha registrado la marca BOROSAN con la intención perpetrar, facilitar y consolidar en perjuicio de su empresa actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y reputación ajena, invocando la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. Al respecto, se entiende que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella; en ese sentido, la alegada conducta desleal de la emplazada corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.

 

(ii) Laboratorios Lamosan Cia. Ltda., en su escrito de fecha 11 de diciembre de 2013, citó el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, referido a la prohibición de registros que consistan en un signo que infrinja el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Al respecto, del análisis de los fundamentos del escrito antes señalado, se advierte que éstos se encuentran dirigidos a sustentar la nulidad de la marca BOROSAN (Certificado Nº 185741) en la mala fe de la emplazada al solicitar el registro de la marca en mención. En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento sobre el citado artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.

 

Determinación de la norma aplicable

 

(i) El registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud de la Resolución Nº 4255-2012/DSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2012, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1075 y la Decisión 486, por lo que el análisis respecto de la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

 

Análisis de las causales de nulidad

 

(ii) De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante, se advierte que la acción de nulidad presentada se sustenta en el hecho de que la marca BOROSAN (Certificado Nº 185741), fue solicitada mediando mala fe.

 

Mala fe

 

(iii) La accionante señaló que la emplazada conoció de la existencia de la marca BOROSAN y logotipo (Certificado N° 65576) y que ésta venía siendo comercializada con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad; sin embargo, este hecho no ha sido acreditado.

 

(iv) El hecho de solicitar el registro de una marca cuyo registro expiró no puede ser calificado como una actuación de mala fe por parte de la emplazada, toda vez que resulta necesario ponderar tal hecho con otros elementos que permitan determinar la existencia de una conducta de mala fe, lo cual no ha sucedido en el presente caso.

 

(v) Conforme a lo expuesto, no es posible considerar que el registro de la marca objeto de nulidad haya sido obtenido de mala fe, razón por la cual, corresponde declarar infundada la acción de nulidad, en este extremo.

 

Determinación de la nulidad del registro

 

(vi) En virtud a las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la marca BOROSAN, inscrita bajo Certificado Nº 185741, no se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.

 

Con fecha 26 de septiembre de 2014, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda., Ltd. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) Considera un error que la Comisión haya hecho caso omiso a todos los escritos presentados con posterioridad a su acción de nulidad, ya que merece que la Autoridad valore debidamente y se pronuncie sobre todos los argumentos presentados. Dicha omisión genera un vicio de nulidad en la resolución de Primera Instancia.

 

(ii) Dado que el juicio respecto de la pretensión de nulidad por mala fe importa un juzgamiento respecto del propósito desleal de la conducta realizada (la solicitud), es evidente que este análisis merece una apreciación integral y detenida de las cuestiones fácticas invocadas en el procedimiento.

 

(iii) Sorprende el hecho de que la emplazada no haya sido diligente para percatarse de que era y es a todas luces imposible que consiga el registro sanitario, ya que su empresa ya tenía un producto farmacéutico identificado con un nombre comercial igual y con un registro sanitario previo (sic.).

 

(iv) El registro de la marca de la emplazada es un registro inútil cuyo único propósito es entorpecer su presencia en el mercado.

 

(v) La finalidad de brindarle a un sujeto el derecho de exclusiva sobre un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos que sean comercializados en el mercado y, en este caso, quien es titular del derecho marcario está impedido por una norma imperativa a conseguir lo que resulta ser el elemento esencial para poder usarlo: el registro sanitario.

 

(vi) La razón de la pérdida de su derecho de exclusiva sobre la marca BOROSAN, se debió a que no pudo ser renovada al no advertir oportunamente su caducidad; sin embargo, no puede sostenerse de ninguna manera que la pérdida de aquel derecho implique que se haya perdido todo tipo de protección legal, más aún a la luz de la conducta contraria a la buena fe comercial por parte de la emplazada.

 

(vii) Como resultado de la apropiación del signo materia de cuestionamiento, la emplazada terminará aprovechándose de la reputación, prestigio y posicionamiento respecto de su marca BOROSAN.

 

Con fecha 25 de noviembre de 2014, Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. absolvió el traslado de la apelación señalando que:

 

(i) El registro de su marca BOROSAN (Certificado N° 185741) fue obtenido cumpliendo con todos los requisitos de Ley.

 

(ii) Los escritos de fecha 27 de marzo y 22 de agosto de 2014 sí fueron tomados en cuenta por la Comisión Transitoria de Signos Distintivos al momento de resolver.

 

(iii) En su resolución, la Comisión hace un meticuloso estudio sobre la mala fe, tomando jurisprudencia vinculante internacional y del Tribunal Andino, concluyendo que se debe acreditar la mala fe (sic.).

 

(iv) Su empresa efectuó dos búsquedas de antecedentes previas a la solicitud de su registro, siendo que la primera de ellas fue efectuada el 3 de enero de 2011 (a 9 meses de vencido el registro de la accionante) y la segunda fue efectuada el 13 de septiembre de 2011 (a 17 meses de vencido el registro de la marca en referencia). Como puede apreciarse, es lícito pensar que la marca de la accionante no se encontraba en uso y que no tenía protección alguna.

 

(v) Los demás usuarios no tienen obligación de saber si una marca estaba o está en uso, más aún si se tiene en cuenta que la Autoridad no exige la prueba de uso como requisito para la renovación de una marca.

 

(vi) Es imposible saber cuántas marcas están registradas en INDECOPI, así como también es imposible saber cuántas están en uso. Tampoco es posible saber todos los registros sanitarios con que cuenta la Autoridad Sanitaria.

 

(vii) La accionante alega haber hecho uso de su marca BOROSAN desde la década del 80, es decir, hace 30 años, no habiéndola defendido oportunamente, lo cual lleva a presumir que ya no se encontraba interesada en ella.

 

(viii) El registro sanitario alegado por la accionante no se encuentra registrado a su favor sino a nombre de Distribuidora Continental 6 S.A., quien deberá cambiarlo, al estar haciendo un uso infractor de su marca registrada, ya que tanto dicha empresa como la accionante tenían conocimiento de su existencia, razón por la cual se inició un procedimiento de infracción, el cual viene siendo tramitado mediante Expediente N° 540451-2013.

 

(ix) El hecho de solicitar un registro que ha caducado no puede ser calificado como una actuación de mala fe.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

 

a) Si se ha incurrido en alguna causal de nulidad al emitir la Resolución Nº 388-2014/CDA-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014.

 

b) De ser el caso, si el registro de la marca de producto BOROSAN (Certificado Nº 167489) fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de Antecedentes

 

Se ha verificado lo siguiente:

 

a) Con fecha 12 de marzo de 2012, la emplazada, Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. (Perú) obtuvo el registro de la marca de producto BOROSAN, inscrita bajo Certificado Nº 185741, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 12 de marzo de 2022. Dicha marca fue solicitada el 20 de septiembre de 2011.

 

b) Con fecha 7 de octubre de 1999, la accionante, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. (Ecuador) obtuvo el registro de la marca de producto constituida por el empaque conteniendo la denominación BOROSAN escrita en forma estilizada en color azul y celeste, sobre fondo blanco y figuras ondeadas de color azul y celeste, inscrita bajo Certificado Nº 65576, para distinguir productos farmacéuticos y demás de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con vigencia hasta el 30 de marzo de 2010.

 

 

Dicho registro caducó al no haber sido renovado oportunamente por su titular, siendo que el plazo de gracia para solicitar su renovación venció el 30 de septiembre de 2010.

 

2. Nulidad del acto administrativo

 

2.1. Marco legal

 

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asimismo, el artículo 11^[1] de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

 

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

 

2.2. De los requisitos de validez

 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 3 de la Ley 27444 establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

 

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

 

(i) El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

 

(ii) En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

 

(iii) No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

 

(iv) El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

 

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

 

2.3. Motivación del acto administrativo

 

El artículo 3.4 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

 

De otro lado, el artículo 6 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

 

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

 

2.4. Aplicación al caso concreto

 

En su recurso de apelación, la accionante ha señalado que la resolución de Primera Instancia adolece de un vicio de nulidad, por cuanto al momento de emitirla se ha hecho caso omiso a todos los escritos presentados con posterioridad a su acción de nulidad por mala fe, debiendo la Comisión haberse pronunciado y valorado debidamente sobre todos los argumentos presentados.

 

Realizado el examen de lo actuado, se advierte que en la resolución apelada la Comisión Transitoria de Signos Distintivos no se ha pronunciado expresamente sobre los argumentos alegados por la accionante en sus escritos de fecha 27 de marzo y 22 de agosto de 2014, referidos a que:

 

(i) El registro de la emplazada se obtuvo afectando la tutela que el sistema legal asigna, vía el sistema de la represión de la competencia desleal, al prestigio, posicionamiento, conocimiento, clientela y crédito de su marca BOROSAN que, aunque no registrada, el consumidor reconoce como atribuida a su empresa.

 

(ii) Existe una permanente exportación hacia Perú de los productos identificados con la marca BOROSAN, de modo que no ha existido quiebre alguno respecto de la unión mental signo-producto y la asociación de dicha unión con su empresa en la mente del consumidor peruano.

 

(iii) Una vez caducado el registro de su marca BOROSAN, volvió a solicitarlo a menos de un año de vencido el plazo de gracia para su renovación.

 

(iv) Resulta irrelevante el resultado de la búsqueda fonética efectuada por la emplazada con anterioridad a su solicitud de registro.

 

(v) La invocación de la mala fe para pretender la anulación de un registro no depende de la existencia de registro anterior alguno.

 

(vi) La imposibilidad de comercializar sus productos revela que la emplazada tenía conocimiento de la existencia de un registro sanitario a favor de un tercero.

 

Al respecto, se determina que la Comisión incurrió en error al omitir pronunciarse expresamente respecto de los argumentos antes referidos, ya que, aun cuando éstos buscan acreditar la mala fe por parte de la emplazada al obtener el registro de la marca materia de nulidad, corresponde que sean evaluados conjuntamente con todos los elementos de prueba y circunstancias del caso a fin de determinar si la emplazada ha obrado o no con ánimo de perjudicar la actividad concurrencial de la accionante.

 

En consecuencia, la Resolución Nº 388-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, por el cual se otorgó el registro del signo solicitado, se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista en el artículo 10.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que corresponde declarar la nulidad de la misma y de todo lo actuado a partir de dicha resolución.

 

Sin perjuicio de lo expuesto, si bien se ha declarado la nulidad de la Resolución Nº 388-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, y de todo lo actuado desde fojas 141, de conformidad con lo señalado en el artículo 217.2 de la Ley Nº 27444, al contar con los elementos suficientes que permiten un pronunciamiento sobre el fondo, se procederá a analizar si el registro de la marca de producto BOROSAN (Certificado Nº 185741) fue solicitado y obtenido en contravención de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486 y, en consecuencia, de mala fe.

 

Finalmente, cabe recordar que el artículo 11.3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la resolución que declara la nulidad, además, dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. En tal sentido, esta Sala dispone que la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual efectúe las coordinaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al artículo mencionado.

 

3. Cuestión previa

 

En su recurso de apelación, la accionante manifestó que no se han tenido en cuenta sus argumentos respecto de que el registro de la emplazada se obtuvo afectando la tutela que el sistema legal asigna, vía el sistema de la represión de la competencia desleal, al prestigio, posicionamiento, conocimiento, clientela y crédito de su marca BOROSAN que, aunque no registrada, el consumidor reconoce como atribuida a su empresa. Asimismo, alegó que existe una permanente exportación hacia Perú de los productos identificados con la marca BOROSAN, de modo que no ha existido quiebre alguno respecto de la unión mental signo-producto y la asociación de dicha unión con su empresa en la mente del consumidor peruano.

 

Al respecto, resulta necesario precisar que la protección contra el aprovechamiento injusto del prestigio de una marca corresponde ser evaluado cuando se acredita su calidad de notoriamente conocida; sin embargo, en el presente caso la accionante no ha invocado que su marca no registrada BOROSAN y logotipo goce de tal calidad, por lo que no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

 

Además, en el presente expediente no obran medios probatorios que acrediten la supuesta asociación por parte del consumidor de los productos identificados con la marca BOROSAN con la empresa accionante.

 

4. Nulidad del registro de una marca

 

4.1. Determinación de la norma aplicable

 

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución^[2].

 

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto BOROSAN, registrada bajo Certificado Nº 185741 (12 de marzo de 2012), se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada sobre la  base de los criterios contenidos en dichas normas.

 

4.2. Causales de nulidad

 

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

 

El artículo 136 inciso a) de la citada Decisión prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

 

En el presente caso, se advierte que la acción de nulidad iniciada por Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. tiene como sustento el hecho de que la marca BOROSAN (Certificado Nº 185741) habría sido solicitada y obtenida en contravención del artículo 137 de la Decisión 486, lo cual determina la existencia de mala fe por parte de la emplazada.

 

5. Respecto de la mala fe invocada por la opositora

 

5.1. Derecho de prelación y buena fe

 

5.1.1. Concepto y naturaleza jurídica

 

La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

 

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.

 

5.1.2. El rol de la buena fe en el sistema competitivo

 

a) Consideraciones generales

 

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

 

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

 

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina[3], hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier[4], la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

 

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma.^[5]

 

Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles^[6].

 

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

 

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

 

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

 

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

 

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 no sólo restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regula en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

 

b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro

 

En la legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

 

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero^[7]. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

 

Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos (no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantin( �/i>.

 

Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto la legislación vigente la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad^[8].

 

Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344^[9], que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe.

 

Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.

 

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado[10], que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

 

5.2. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

El artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

 

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.  

 

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos en el mercado (trade dress).

 

5.3. Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. ha solicitado la nulidad de la marca de producto BOROSAN, inscrita en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, bajo Certificado Nº 185741, a favor de Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C., manifestando que la misma fue solicitada de mala fe, toda vez que al momento de solicitarla ésta conocía de la existencia y del uso de su marca BOROSAN y logotipo en el mercado peruano, la cual se encontró inscrita bajo Certificado N° 65576.

 

Como medios probatorios a fin de acreditar que Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. actuó de mala fe al momento de solicitar y obtener el registro de la marca materia de nulidad, la accionante presentó los siguientes documentos:

 

1) Copia del Título N° 8643-00DNPI, emitido por al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la renovación del mismo N° 4999-IEPI, correspondiente a la marca BOROSAN; copia del Registro N° 86943-C, emitido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, así como su renovación N° 185-2012, correspondiente a la marca BOROSAN LAMOSAN y copia del Certificado N° 420119, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, correspondiente a la marca BOROSAN SUPER PLUS (fojas 11 a 18).

 

2) Copia del Certificado N° 65576, correspondiente a la marca BOROSAN SUPER PLUS, con fecha de vigencia el 30 de marzo de 2010, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (foja 19).

 

3) Copia de la providencia de fecha 16 de septiembre de 2011 del Expediente N° 467960-2011 (foja 20).

 

4) Copia de la primera página del escrito de fecha 15 de diciembre de 2011, presentado por la empresa Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. en el Expediente N° 467960-2011 (foja 21).

 

5) Copia de la Resolución N° 4255-2012/DSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2012, por la cual se otorgó el registro de la marca BOROSAN a favor de Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. (fojas 22 a 23).

 

6) Copia de la Partida N° 11440977 del Registro de Personas Jurídicas, correspondiente a la empresa Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. (fojas 24 a 30).

 

7) Copia de publicidad y empaques de productos con la marca BOROSAN (fojas 31 a 37).

 

8) Copia de siete facturas emitidas en enero y junio de 2008 y junio de 2013 (fojas 38 a 42 y 44).

 

9) Copia de la Resolución Directoral N° 16391-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, de fecha 8 de noviembre de 2008 (foja 43).

 

10) Copia del escrito de fecha 18 de julio de 2013 por Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C., correspondiente a la acción por infracción que se tramita en el Expediente N° 540451-2013 (fojas 45 a 50).

 

Por su parte, con la finalidad de acreditar su defensa, la emplazada ha presentado los siguientes medios probatorios:

 

1) Copia de la búsqueda fonética por denominación efectuada para la marca CROSSMAN en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, de fecha 3 de enero de 2011 (fojas 104).

 

2) Copia de la búsqueda fonética por denominación efectuada para la marca BOROSAN en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, de fecha 12 de septiembre de 2011 (fojas 105).

 

3) Copia del reporte del estado del registro de la marca BOROSAN (Certificado N° 185741) obtenido a través del servicio de Consulta de Expedientes en línea de la Dirección de Signos Distintivos (foja 106).

 

4) Copia del reporte del estado de la solicitud de registro de la marca BOROSAN DUO (Expediente N° 542053-2013) obtenido a través del servicio de Consulta de Expedientes en línea de la Dirección de Signos Distintivos (foja 107).

 

5) Copia de la Resolución N° 4255-2012/DSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2012, por la cual se otorgó el registro de la marca BOROSAN a favor de Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. (fojas 108 a 109).

 

6) Copia de la consulta del Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos efectuada con fecha 26 de noviembre de 2013, correspondiente al producto denominado BOROSAN SUPER PLUS 78.7% (foja 110).

 

Previamente al análisis de los documentos antes mencionados, corresponde señalar que no se tendrán en cuenta las copias de publicidad y empaques de productos con la marca BOROSAN, por tratarse de documentos que carecen de fecha cierta, razón por la cual no se puede determinar la fecha en la que estuvieron a disposición del público consumidor.

 

De la revisión de los medios de prueba aportados por las partes, se advierte lo siguiente:

 

- La Partida N° 11440977 del Registro de Personas Jurídicas, acredita que la empresa Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. tiene como objeto social dedicarse a la comercialización, exportación, importación y fabricación de productos farmacéuticos y demás de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

- Los diversos certificados de registro y constancias de renovación aportados por la accionante, acreditan que Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. es titular en Colombia, Bolivia y Ecuador de distintas marcas que incluyen la denominación BOROSAN.

 

- Las búsquedas de antecedentes denominativos aportadas por la emplazada acreditan que, con anterioridad a la presentación de su solicitud para la marca materia de nulidad BOROSAN, la cual fue solicitada mediante Expediente N° 467960-2012 de fecha 20 de septiembre de 2011, ésta verificó que se encontró previamente inscrita la marca BOROSAN y logotipo (Certificado N° 65576), de titularidad de Laboratorios Lamosan Cia. Ltda., la cual se encontró vigente hasta el 30 de marzo de 2010, fecha en la que caducó al no haber sido renovada por su titular.

 

En efecto, el 30 de septiembre de 2010 venció el plazo de gracia de 6 meses conferido al titular al fin de que solicite oportunamente la renovación de dicha marca, lo que no ocurrió en el presente caso.

 

- Los actuados en el Expediente N° 467960-2011 acreditan que la empresa Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. formuló oposición andina contra la solicitud de registro de la marca materia de nulidad BOROSAN, la cual fue tenida por no presentada mediante providencia de fecha 16 de septiembre de 2011, al haberse incumplido el mandato de la Autoridad de acreditar el interés real en el mercado peruano respecto de la marca base la oposición y que, finalmente, la marca BOROSAN fue otorgada mediante Resolución N° 4255-2012/DSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2012, a favor de Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C.

 

- Las facturas aportadas por la accionante acreditan que Distribuidora Continental 6 S.A. comercializó productos identificados bajo el signo BOROSAN, durante los meses de enero y junio de 2008 y junio de 2013. Es decir, la empresa accionante habría comercializado sus productos bajo la vigencia de su marca registrada y una vez vencida ésta.

 

Corresponde tener en cuenta que en la medida en que dichos documentos han sido aportados por la accionante se presume que dicha empresa comercializaba tales productos por encargo de Laboratorios Lamosan Cia. Ltda.

 

Además, se advierte que las facturas correspondientes a junio de 2013 fueron emitidas a nombre de Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C.

 

- El resultado de la consulta del Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos efectuada con fecha 26 de noviembre de 2013 y la correspondiente Resolución Directoral N° 16391-SS/DIGEMID/DAS/ERPF de fecha 8 de noviembre de 2008 acreditan que Distribuidora Continental 6 S.A. contó con el Registro Sanitario de la especialidad farmacéutica extranjera denominada BOROSAN SUPER PLUS 78.7%, con el número E-21265, desde el 26 de noviembre de 2008 hasta el 26 de noviembre de 2013.

 

- Los actuados en el Expediente N° 540451-2013, acreditan que Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. interpuso una denuncia por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial sobre la marca BOROSAN (Certificado N° 185741), contra Distribuidora Continental 6 S.A., distribuidora autorizada de la empresa accionante.

 

- El reporte del estado del Expediente N° 542053-2013, acredita que la emplazada, Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C., solicitó el registro de la marca BOROSAN DUO, procedimiento que se encuentra suspendido hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa la presente acción de nulidad (Expediente N° 557635-2013).

 

El artículo 152 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. Por su parte, el artículo 153 de la Decisión señala que el titular del registro deberá solicitar la renovación del registro dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, gozando de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación.

 

En el presente caso, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. no cumplió con solicitar oportunamente el registro de su marca BOROSAN y logotipo (Certificado N° 65576), la cual caducó de pleno derecho, quedando ésta libre para ser solicitada por cualquier tercero interesado y otorgada a favor de éste siempre que se cumpla con el examen de registrabilidad correspondiente.

 

De otro lado, si bien la accionante señaló que una vez caducado el registro de su marca BOROSAN, volvió a solicitarlo a menos de un año de vencido el plazo de gracia para su renovación, tal solicitud resulta independiente del registro anterior, y fue presentada mediante Expediente N° 476857-2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, es decir, con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro para la marca BOROSAN por parte de la emplazada (Expediente N° 467960-2011 de fecha 20 de septiembre de 2011).

 

Así, la evaluación de los medios de prueba antes realizada permite concluir que al momento de solicitar el registro de la marca BOROSAN (Certificado N° 185741), Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. tenía conocimiento de la pre-existencia en el registro de la marca BOROSAN y logotipo (Certificado N° 65576), la cual se encontró inscrita a nombre de Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. y que a la fecha de su solicitud dicha marca había vencido.

 

Si bien ha quedado acreditado que Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. ha comercializado sus productos identificados bajo la marca BOROSAN y logotipo durante el año 2008, el uso de dicha marca fue realizado durante su vigencia, por lo que habiéndose determinado que la emplazada tenía conocimiento de la existencia de tal marca, tal hecho no resulta suficiente para establecer que ésta haya actuado de mala fe.

 

El hecho de que la marca materia de nulidad se haya encontrado inscrita a nombre de la accionante, no determina que Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. haya actuado con la intención de perjudicar a la accionante, dado que, bien pudo haber tomado conocimiento de la marca de titularidad de Laboratorios Lamosan Cia. Ltda., actuando conforme a derecho al observar que ésta no fue renovada oportunamente y, en consecuencia, solicitar su registro, obteniendo para sí los derechos sobre la misma.

 

A mayor abundamiento, es preciso advertir que la marca materia de nulidad no incorpora todos los elementos de la marca que fuera de titularidad de la accionante. En efecto, la marca vigente BOROSAN (Certificado N° 185741) constituye un signo denominativo que no incluye los elementos gráficos y cromáticos presentes en la marca caduca BOROSAN y logotipo (Certificado N° 65576).

 

En conclusión, no se han presentado medios probatorios que acrediten una conducta o intención desleal de la emplazada, Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C., en contra de la accionante, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. En consecuencia, no se ha probado la existencia de mala fe por parte de la emplazada al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca BOROSAN (Certificado N° 185741) por lo que, de conformidad con lo establecido en la ley, corresponde presumir su buena fe.

 

6. Consideración final

 

En su escrito de fecha 22 de agosto de 2014, Laboratorios Lamosan Cia. Ltda. alegó que la imposibilidad de comercializar sus productos revela que la emplazada tenía conocimiento de la existencia de un registro sanitario a favor de un tercero.

 

Al respecto, corresponde señalar que el registro de un signo distintivo, a saber, una marca, es independiente de la concesión de un registro sanitario para el producto al que ésta será asociada, al tratarse de registros independientes.

 

Asimismo, de la consulta del Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos efectuada se advierte que a la fecha el registro sanitario antes aludido no se encuentra vigente, razón por la cual se habría eliminado el impedimento para la comercialización de los productos bajo la marca registrada materia de nulidad, por parte de la emplazada.

 

Finalmente, la Sala conviene en precisar que el uso de la marca materia de nulidad no corresponde ser analizado en el presente expediente, dejándose a salvo el derecho de la accionante para cuestionarlo en la vía correspondiente.

 

IV. RESOLUCION DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 388-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, que declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca de producto BOROSAN, inscrita bajo Certificado Nº 185741, a favor de Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C.

 

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/jc.