México

m) La palabra **** no se refiere a un adicto, es una palabra sustantiva que tiene múltiples significados.

n) Los productos a los que pretende aplicar la marca son lícitos

o) No se consideró que es titular de diversos registros marcarios con la denominación **** para clases 20, 24, 43, 10, 14, 16 y 21, por lo que la nueva solicitud se ubica en la hipótesis de excepción del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial

p) Existen marcas registradas con denominaciones como “COCA”, “EXTASIS”, “MONA” y “PIEDRA”, referentes a sustancias prohibidas que sí fueron concedidas por lo que considera que se vulnera su derecho humano de igualdad.

La autoridad demandada en su contestación sostuvo que debe reconocerse la validez de la resolución impugnada; y por tal motivo es innecesaria la digitalización de sus argumentos defensivos^, ello con fundamento en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.2o.A. J/4 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 482, registro ius 203931:

“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INVARIABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS ANTE EL. De lo dispuesto por el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, se desprende el principio de invariabilidad de las resoluciones impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federación; motivo por el cual, para determinar la validez o nulidad de una resolución, dicho tribunal debe atender única y exclusivamente a la fundamentación y motivación en ella externadas y abstenerse de considerar los argumentos que le planteen las autoridades, cuando, por medio de ellos, se pretenda modificar o ampliar la fundamentación o motivación dadas en la resolución impugnada.”

QUINTO.- DETERMINACIÓN DE LA LITIS Y ESTUDIO DEL CASO. Los antecedentes previamente expuestos, el acto impugnado y los argumentos de la parte actora, permiten fijar la litis de este juicio, que consiste en determinar si la palabra **** es descriptiva de los productos de la clase 34 a los que pretende destinarse, y si su contenido es contrario al orden púbico, la moral y las buenas costumbres.

Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:

a) Oficio de negativa de marca de 3 de marzo de 2014 (visible a folio 92), mismo que cuenta con valor probatorio de conformidad con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, con el que la actora pretende acreditar que dicho oficio no se encuentra debidamente fundado y motivado.

b) Constancias del expediente administrativo ******* **** con valor probatorio de conformidad con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, particularmente el oficio de cita de impedimento de 25 de abril de 2013 y el escrito por el que dio contestación al mismo de 25 de fecha septiembre de 2013.

c) Copias certificadas de los títulos de registros de marca otorgados a favor del actor con números ******** ******** ******* ******** ******* y *******, todos para la denominación **** aplicada a diversos productos.

d) Copias certificadas de diversos registros de mara otorgadas a favor de múltiples titulares.

e) Fe de hechos relativa al significado de las palabras MOTA, CIGARRILLO, CIGARRO, PURO, PORRO, MORAL, COSTUMBRE, COCA, MONA, AMAPOLA, CANNABIS, CRACK, EXTASIS, PIEDRA, ACTIVO y CRISTAL.

A juicio de los suscritos Magistrados, los argumentos sintetizados anteriormente, resultan insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada para declarar la nulidad solicitada , en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.

La negativa del registro propuesto por la parte actora se debió a dos consideraciones fundamentales:

1. Por una parte, la autoridad señaló que la marca **** es descriptiva de la composición de algunos de los productos a los que pretende aplicarse la marca y del destino de otros, por lo que se actualiza la prohibición que establece el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Por otro lado, tampoco resultó procedente el registro por actualizarse la prohibición que establece el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, por referir a una hierba cuya ingesta es perjudicial para la salud, y que tiene el carácter de ilícita, por lo que se consideró contraria al orden público e ideológicamente contraria a la moral y a las buenas costumbres .

En primer término, el signo “****” que se propone a registro, sí es descriptivo e indicativo de los productos que pretende comercializar, y para acreditar este aserto, se hace necesario transcribir los artículos 88, 89 y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado .”

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas , susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

[…]”

De los preceptos antes transcritos se infiere lo siguiente:

▪ Marca es todo signo visible que distingue a productos y servicios de una misma clase o especie.

▪ Pueden constituir marca, las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

▪ No serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

Tomando en consideración el contexto legal anotado, el carácter descriptivo e indicativo determinado por la autoridad es correcto.

La parte actora parte de una falsa apreciación al considerar que el artículo 90, en su fracción IV, no comprende los signos indicativos, pues su redacción claramente establece que quedan comprendidos en el supuesto de descripción, “ las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción ”, por lo que el argumento sintetizado en a) es infundado.

Los productos que comercializa la actora y que se tratan de proteger con la denominación **** son los relativos a la clase ** internacional, consistentes en: “********* **** *********; ********; ********* ** **********; ********* **** ***********; ********* **** *****; ***** **** ******; ***** *** *********** **** *****; ***** **** ********; ***** **** *****; ********* **** *********; ********; ******** (***** ****); ********; ******** (***** ****); *********** (******** ****); ***********; *********** *** ********* ********** *** ****** *** ** **** **** *** ******; ******** [***********] **********; ************ **** *********; *******; *****. ”

Y, la autoridad determinó que la denominación “****” resulta descriptiva de la composición de ********* ************ ***** * ******* y del destino de los demás, que en esencia, son productos **** ********* **** ********** ********* ***** **** ********* ***** ***** *

La denominación “****” Describe a los productos que ampara, porque existe relación evidente entre esa denominación y las cualidades, composición y destino de los productos antes mencionados .

En primer término, la denominación ****, tal como refiere el actor, tiene diversas acepciones acorde al Diccionario de la Lengua Española:

“*****

(** *** ****)*

** ** ******* * ******** *** ** ***** ** ** ***** * ** ***** * ***** *** ****** * ********

** ** ********* ** **** * **** **** ********* *** ** **** * *** ******** * * ***** *******

** ** ******* ***** * ****** ********** * *** ********

** ** ******* *** ****** * ** **** ******* *** ** ***** ** *** ***** *************

** ** ***** ** ****** *** *** ** ****** * ***** ** **** *** **** ** *** ********

** ** ********* ** **** ******* ******* * *********** *** ** ******* **** ** ** ******

** ** ****** * ***** ** ****** *** *** ** ******* ** **** * ** ****** ** ******

** ** **** (‖ ****** ** ******** ****** * *******)*

** ** ** ***** ** ****** ***** * **** **********

*** ** ***** ***** **** ******* *** ****** *** ** **** **** **********

Sin embargo, a fin de analizar la procedencia de una marca el examen debe partir del contexto de su aplicación, y si se considera que los productos incluyen ******** * ***********, así como *****, y otros productos para ********* es lógico que su composición no será relacionada por el consumidor con otras connotaciones de la palabra **** que no sea la de mariguana por lo que respecto al uso de la acepción, no asiste razón al actor, y por tanto, soninfundados los argumentos sintetizados en b), c), d) y m), así como tampoco se entiende como sinónimo de la palabra “adicto.”

Por lo tanto, la autoridad no dio a la denominación **** la connotación de un segundo o tercer uso, sino la que es propia al contexto de su aplicación, o la que tendrá presente el consumidor al estar frente a la marca, de ahí que debe desestimarse por infundado su argumento sintetizado en e).

Entonces, la mariguana es en efecto una hierba:

“mariguana.

1. f. Cáñamo índico, cuyas hojas, fumadas como tabaco, producen trastornos físicos y mentales.”

Y es una sustancia prohibida en la legislación mexicana pues como producto terminado (en un cigarro, cigarrillo o “porro”) es efectivamente nociva para la salud de los consumidores.

En esa tesitura, la sola referencia de la palabra **** aplicada a dichos productos llevaría al consumidor a la idea de que los productos encuentran en su composición mariguana, sustancia prohibida que legalmente no se encuentra a disposición de los consumidores, por lo que serían inducidos a error

Ahora bien, por CIGARRILLO debe entenderse:

“cigarrillo.

(Del dim. de cigarro).

1. m. Cigarro pequeño de picadura envuelta en un papel de fumar.”

“cigarro.

(Del maya siyar).

1. m. Rollo de hojas de tabaco, que se enciende por un extremo y se chupa o fuma por el opuesto.

2. m. cigarrillo.

~ de papel.

1. m. cigarrillo.

~ puro.

1. m. puro (‖ cigarro liado sin papel).”

Es decir, la idea de cigarro tiene como definición la de ser “ un rollo de hojas de tabaco”, que es un producto lícito en el comercio según la legislación mexicana; sin embargo, el consumidor no tiene conocimiento que en todos los casos sea solo tabaco lo que compone un cigarrillo, máxime que es dable la acepción “cigarrillo de mariguana” en el lenguaje normal de un consumidor, por lo que es infundado su argumento sintetizado en d).

Con la única finalidad de ilustrar el aserto que antecede, esta Sala procedió a la búsqueda de la denominación “cigarrillo de mariguana” para constatar que es perfectamente identificable con ese término:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

Fuente: https://www.google.com.mx/search?hl=es-419&source=hp&q=cigarrillo+mariguana&gbv=2&oq=cigarrillo+mariguana&gs_l=heirloom-hp.3..0i13j0i13i30l3j0i22i10i30j0i22i30j0i13i5i30l4.7622188.7625977.0.7626144.20.19.0.1.1.0.196.1804.6j9.15.0.msedr...0...1ac.1.34.heirloom-hp..4.16.1816.gDeKYbejh9g

Bajo esa misma línea de argumentos, es claro que los ********* **** ********** ********* ********* ** *********** ********* **** ************ ********* **** ****** ***** **** ******* ***** *** *********** **** *****; ***** **** ********* ***** **** ****** ********* **** ********** ******** (***** ****); ********; ******** (***** ****)******** **** *********** ************ **** ********** que se comercializaran bajo la denominación **** sí llevarían a considerar que son para usarse para cigarros o cigarrillos de mota (mariguana).

Concluyentemente, la denominación ****, alude a la composición y destino de los productos que la enjuiciante quiere amparar con dicha marca, por lo que se trata de una marca descriptiva que delinea y representa el objeto que la denominación describe, siendo aplicable el siguiente criterio:

“MARCAS, NATURALEZA DE LAS. El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece: "No son registrables como marca: ...V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerara distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, característica físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos ". De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, edición decimonovena, descriptiva es la palabra que describe algún objeto. Describir significa: "Tr. Delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que de cabal idea de ella. 2. Representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 3. Definir imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades". En los términos del numeral de que se trata y de la definición del vocablo "describir", se colige que la prohibición de utilizar denominaciones descriptivas, esta condicionada al hecho de que esas denominaciones se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos o servicios que se trata de proteger con el registro, indicando cualesquiera de sus elementos: cualidades, característica, etc., prohibición lógica si se toma en consideración que su teleología es la de impedir el monopolio de palabras comunes que pudieren evitar su uso cotidiano por los demás. Dicho de otro modo: si la denominación que se pretende registrar como marca evoca una cualidad o característica, pero sin que precisamente se refiera a la naturaleza del producto o servicio que se quiere amparar con dicha marca, no puede afirmarse que se trata de una marca descriptiva, porque no delinea ni representa el objeto que la denominación describe. Por tanto, sólo serán descriptivas, las marcas que conformen en su definición la naturaleza del producto a que se aplican, o que evoquen la idea del mismo, pues, con independencia de que la denominación tenga diversos significados, si ninguno de estos describe el producto o servicio que se pretende amparar, esa sola circunstancia es suficiente para descartar la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en cuanto alude a la descriptividad de las marcas .

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

(Énfasis añadido)

Luego entonces, el público consumidor percibirá la idea clara de que la mariguana –****-, es un ingrediente que se incluye en el cigarro en sí, y que los productos para fumadores que también desea proteger son específicos para cigarrillos de **** ; por lo que la palabra no se trata de una simple evocación.

No es óbice a lo anterior que la actora diga en su argumento sintetizado en f) que la marca sería descriptiva si hubiera señalado como productos a distinguir “porros” o “humificadores de mariguana”, pues tal como ha quedado precisado, el consumidor podría concluir que un cigarrillo se compone de mariguana, lo que es más, un “porro” es un cigarrillo hecho de mariguana, según se advierte de la información siguiente, de la que esta Sala se allega para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Porro_(cigarrillo)

En esos mismos términos, el consumidor podría concluir que los productos desinados a fumadores son con relación a cigarrillos de mariguana, por lo que no necesariamente los humificadores para mariguana llevarían a la descriptividad del destino que involucra la palabra ****.

Por otro lado , también se actualiza la prohibición que establece el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial , que establece lo que a continuación se reproduce:

“Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.”

De conformidad con el precepto legal antes transcrito, no se otorgará patente, registro o autorización ni se dará publicidad a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula la Ley de la propiedad Industrial, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

Precisado lo anterior, es perceptible en principio, que la prohibición se refiere a que los contenidos sean contrarios al orden público, la moral y a las buenas costumbres, tres presupuestos tal como apunta la parte actora.

En principio, es fundado pero insuficiente lo señalado por la actora en sus argumentos sintetizados en g) y k).

Se tiene a la vista el oficio con código de barras 20130249534 por el que la autoridad demandada hizo del conocimiento de la parte actora los impedimentos para la procedencia de su registro (ver folio 188 de autos):

“Con relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento:

QUE ES UNA DENOMINACIÓN QUE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 88 Y 89, FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARECED DE DISTINTIVIDAD E INCURRE EN LAS PROHIBICIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 90, FRACCINES II Y IV DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TODA VEZ QUE SE TRATA DEL NOMBRE DE USO COMÚN PARA REFERIRSE A UNA HIERBA SUMAMENTE NOCIVA Y QUE ES CONOCIDA EN NUESTRO PAÍS COMO “MARIHUANA” CUYA INGESTA ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD, POR LO TANTO DICHA DENOMINACIÓN RESULTA SER DESCRIPTIVA DE LOS PRODUCTOS A DISTINGUIR, ADEMÁS DE RESULTAR IDEOLÓGICAMENTE CONTRARIA A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES DE NUESTRO PAÍS.”

De la simple lectura al párrafo en que se contienen los impedimentos encontrados, es claro que, tal como apunta la demandante, no se señaló que la palabra **** resultara contraria a disposiciones de orden público, como si se resolvió al momento de emitir la resolución impugnada.

No obstante lo anterior, dicho argumento es insuficiente, porque la parte actora al dar respuesta al oficio de mérito, se manifestó con relación a que su marca no contrariaba disposiciones de orden público, lo que se advierte de la lectura integral al escrito de manifestaciones que presentó ante la autoridad el 25 de septiembre de 2013, visible a folio 191 de los presentes autos.

Asimismo, en el presente juicio realiza argumentos defensivos en torno a la resolución de la autoridad con relación a que el signo es contrario a disposiciones de orden público, por lo que si bien es verdad existió dicho vicio en el procedimiento, no tiene como consecuencia la nulidad de la resolución impugnada pues no afectó sus defensas, en términos de lo que señala el artículo 51, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

“ARTÍCULO 51.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

[…]

III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

[…]”

En efecto, una resolución se estima ilegal y procede su nulidad cuando hayan existido vicios en el procedimiento siempre que hayan afectado las defensas del particular, lo que en la especie no ocurrió, pues la propia actora, al dar respuesta al oficio de impedimento sí realizó manifestaciones por las que consideró que el signo no es contrario al orden público..

Al respecto es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Agosto de 2007; Pág. 1138

ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN INDEFENSIÓN O AGRAVIO AL PARTICULAR (CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).

Si la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un perjuicio que afecte al particular, resulta irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado, es decir, otorgarle la oportunidad para que ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho conviniere . En consecuencia, es evidente que no se dan los supuestos de ilegalidad a que se refiere el artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, si no se afectaron las defensas del particular, por lo que al no satisfacerse las condiciones legales para la eficacia de la ilegalidad en comento, resulta indebido declarar la nulidad, cuando la ratio legis es muy clara en el sentido de preservar y conservar actuaciones de la autoridad administrativa que, aunque ilegales, no generan afectación al particular, pues también debe atenderse y perseguir el beneficio de intereses colectivos, conducentes a asegurar efectos tales como una adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la prevención, clara e incondicional del legislador, en el sentido de salvaguardar la validez y eficacia de ciertas actuaciones; y es así que el artículo 237 del mismo código y vigencia, desarrolla el principio de presunción de legitimidad y conservación de los actos administrativos, que incluye lo que en la teoría del derecho administrativo se conoce como "ilegalidades no invalidantes", respecto de las cuales no procede declarar su nulidad, sino confirmar la validez del acto administrativo. Luego, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada y que ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo contrario el concepto de anulación esgrimido sería insuficiente y ocioso para declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Por otro lado, es infundado el argumento sintetizado en h), pues si bien la redacción del artículo 4º permite interpretar la actualización de los tres presupuestos, lo cierto es que resulta necesario precisar que su actualización no debe entenderse simultánea en todos los casos, pues entre dichos conceptos aun cuando existe relación, también existen diferencias notables, según se expone enseguida.

Los conceptos de moral, buenas costumbres y orden público, son amplios y volátiles en cuanto a su contenido, pues varían de una época a otra, razón ésta por la que en ocasiones resulta una operación muy compleja determinar cuándo se encuentran quebrantados, tal como refiere la actora en las manifestaciones que se resumen en i) y j).

Por ello, no existe precepto legal alguno que defina lo que debe entenderse por esos criterios; sin embargo, sí se establece la prohibición en relación a la concesión de un registro de marca cuyo contenido resulte contrario a la moral, buenas costumbres o el orden público;

El orden público, es el núcleo, el aspecto central y más sólido y perdurable del orden social, siendo éste el conjunto de aquellas características y valores de la convivencia que una sociedad considera como “no negociables”, se le considera como sinónimo de convivencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada.

Asimismo, el orden público ¹ es el conjunto de normas con trascendencia jurídica, absolutamente obligatorias e irrenunciables, que persiguen cierto grado de armonía social y de eficacia del derecho.

Desde su perspectiva filosófica, Luis Recaséns, establece: “Para la existencia de las libertades, éstas tienen que ser limitadas y las razones para ello son primordialmente de ética social, de orden público y de bienestar general. El concepto que nos ocupa se entiende como la ausencia de perturbaciones materiales, como alborotos, motines, sediciones, es decir, la total falta de desórdenes, ya que el ejercicio de las libertades individuales sólo puede efectuarse en la paz, la tranquilidad y la seguridad; sin embargo, la interpretación que se haga del orden público resulta conflictiva...”

De igual forma, el orden público, ² es una noción que debe conformarse de tres elementos tradicionales: a) la tranquilidad pública o tranquilidad en las calle, b) la seguridad pública o garantía preventiva permanente contra los delitos y c) La salubridad pública o garantía preventiva permanente contra los factores que pongan en peligro la salud de la comunidad.

(Nota al final del documento)

Por otro lado, ha sido un criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el orden público es un concepto jurídico indeterminado, cuya valoración debe ser hecha en cada caso, tal como se ha establecido en la tesis que se cita enseguida:

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Agosto de 2005; Pág. 1956

orden público. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL.

El orden público no constituye una noción que pueda configurarse a partir de la declaración formal contenida en una ley. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde al juzgador examinar su presencia en cada caso concreto, de tal suerte que se perfila como un concepto jurídico indeterminado de imposible definición cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darle significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social; en la inteligencia de que la decisión que se tome en el caso específico no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de la sociedad, siempre buscando no obstaculizar la eficacia de los derechos de tercero.”

Es también perceptible que la autoridad señaló que el signo **** es ideológicamente contrario a las buenas costumbres y a la moral, cuya noción es una cuestión de temporalidad a la vez que una cuestión regional, toda vez que cada país tiene su propia concepción de dichos criterios, por lo que la determinación de éstos corresponde al juzgador de cada región, toda vez que todo orden jurídico recoge los principios y valores que se intentan preservar en una sociedad, de manera que las normas jurídicas reflejan un esquema de valores esenciales cuya aplicación corresponde al juzgador.

Las Buenas Costumbres y la Moral se vinculan con el concepto de orden público, pues precisamente las conductas consideradas apegadas a la moral y buenas costumbres de una sociedad se preservan mediante el establecimiento de normas jurídicas concretas, por lo que no resulta necesario precisar con exactitud en qué consisten las buenas costumbres pues ninguna legislación lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales; sin embargo se considera que todo aquello que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, siendo que el criterio de moralidad de la sociedad tiene como fuente el ambiente social.

Sobre el particular, resultan aplicables, en lo conducente las siguientes tesis:

“[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; LVI; Pág. 133

MORAL PUBLICA Y BUENAS COSTUMBRES, ULTRAJES A LAS.

La facultad de declarar que un hecho es o no delito e imponer las penas consiguientes, es propio y exclusivo de la autoridad judicial, conforme al artículo 21 constitucional, y tal facultad no puede ser restringida o invalidada por el hecho de que una dependencia administrativa haya consentido en la distribución de una revista, de que la naturaleza de esta, pudo sufrir cambios radicales o transformaciones, desde el punto de vista moral, a partir de la fecha del registro hasta la de la comisión del delito ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres. Por otra parte, la calificación de que una revista sea obscena, cae bajo la apreciación del Juez de los autos, sin que sea necesario que haya una prueba especial y directa, encaminada a establecer ese extremo; pues, siendo obsceno lo contrario al pudor, al recato o al decoro, el Juez está capacitado para determinar si ese es el carácter de la revista distribuida y hecha circular por el acusado, por presumirse, fundadamente, que posee el sentimiento medio de moralidad que impera en un momento dado en la sociedad, y tal apreciación no puede violar garantías, a menos que este en contraposición con los datos procesales. Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral pública, según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los Jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en materia de moralidad publica, tiene el Juez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entienden por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación, que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas . Es el concepto medio moral el que debe servir de norma y guía al Juez, en la decisión de estos problemas jurídicos y no existe en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a resolver, sin posibilidad de error, lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno. Por tanto, no es la opinión de unos peritos, que no los puede haber en esta materia, la que debe servir de sostén a un fallo judicial, ni es la simple interpretación lexicológica, el único medio de que se puede disponer para llegar a una conclusión; debe acudirse, a la vez, a la interpretación jurídica de las expresiones usadas por el legislador y a la doctrina, como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial que la ley otorga a los Jueces y tribunales. En suma, a pesar de que no existe una base o punto de partida invariable para juzgar en un momento dado, doble lo que es moral o inmoral, contrario a las buenas costumbres o afín a ellas, si se cuenta con un procedimiento apropiado para aplicar la ley y satisfacer el propósito que ha presidido la institución de esa clase de delitos. Esto no significa que se atribuya a los Jueces una facultad omnímoda y arbitraria, como toda función judicial, la de aplicar las penas debe sujetarse a determinadas reglas y el juzgador no debe perder de vista que sus decisiones se han de pronunciar de acuerdo con el principio ya enunciado, de la moralidad media que impera en un momento dado en la sociedad y en relación con las constancias de autos, pues de otra manera incurriría en violaciones de garantías la sentencia que declara que se comprobó el cuerpo del delito que sanciona el artículo 200 del Código Penal, al haber distribuido el acusado, una revista cuyos ejemplares contienen grabados y leyendas que, atendiendo a la opinión corriente que en materia de moral priva en nuestro medio, son de la clase de obras que nuestra sociedad rechaza y estima como disolventes de las costumbres y hábitos sociales, si el tema que inspira dichos grabados y leyendas, tiende a exaltar hasta un grado morboso y como tendencia exclusiva de la publicación la convivencia sexual y, en ocasiones, hasta el comercio carnal.”

“[TA]; 5a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; CXXII; Pág. 581

“BUENAS COSTUMBRES . Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual los autores han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión; todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, y la jurisprudencia poco a poco ha considerado que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de aquellas. De manera que no es necesario precisar con toda exactitud en que consisten las buenas costumbres porque ningún legislador lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales.”

Si consideramos que desde un punto de vista jurídico las cuestiones relativas a la moral y las buenas costumbres de la sociedad han sido recogidas por el orden jurídico, luego entonces, existen principios morales que constituyen bienes jurídicamente tutelados por la norma y que de vulnerarse se entiende que existe una contravención a las buenas costumbres.

La complejidad que reviste determinar qué actos son contrarios a la moral o a las buenas costumbres, y de manera extensiva para la materia de propiedad industrial, determinar si el contenido de un signo distintivo resulta contrario a estos principios, radica en que debe determinarse si el contenido del signo que pretenda registrarse como marca choca con el sentido moral público no individual , lo que se vincula con el estado moral contemporáneo de la sociedad en la que ha de registrarse la marca.

Es por ello, que identificar si un signo es contrario a la moral y a las buenas costumbres es difícil, ya que, si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. ³

(Nota al final del documento)

Sobre este particular, Breuer Moreno, citado en la obra “Derecho de Marcas”, de Jorge Otamendi, señala que “Es imposible determinar a priori lo que debe entenderse por denominación o dibujo inmoral, ya que el concepto de moral es variable según las épocas, y que lo intolerable ayer puede resultar tolerable hoy y viceversa.” ⁴

(Nota al final del documento)

Bajo ese contexto, para valorar si el contenido de un signo es contrario a la moral y a las buenas costumbres, debe atenderse a la moral contemporánea de la sociedad, en este caso, de la sociedad mexicana, pues es en donde la marca cumpliría su función de identificar un producto o un servicio.

En las relatadas consideraciones, se estima que una marca es contraria al orden público, si conduce a desórdenes, no permite la tranquilidad pública o en las calles; contraviene la moral, si no conlleva a una calidad del acto humano que persiga el bien, provoca daño intencionalmente, o vulnera las buenas costumbres, cuando es una palabra o conjunto de palabras que generan una actuación individual o colectiva uniforme y constante que puede dañar o perjudicar física o moralmente.

Y más importante aún resulta la consideración de que la marca cuyo registro se pretenda debe ser analizada en función de la noción de orden público imperante en el momento en que se pretenda el registro, pues lo que puede quebrantar el orden público en la actualidad pudo no haberlo hecho con anterioridad y viceversa.

Sobre dicha base, este Órgano Colegiado considera que de conformidad con el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, para determinar si una marca nominativa consistente en una denominación cuyo contenido es contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, se debe atender al significado de la palabra en el idioma castellano que al ser oída, vista o conceptualizada en forma directa, al primer golpe y de manera global.

En la especie, la autoridad demandada negó la marca ****, bajo la consideración que dicho signo atenta contra el orden público, argumentando que implica una clara violación al orden público de nuestro país pues refiere a una hierba nociva para la salud, y que en términos de los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud es una sustancia ilícita.

Determinación que esta Sala comparte, por lo que el argumento sintetizado en k), debe desestimarse por infundado toda vez que la denominación ****, cuya aplicación se pretende para amparar productos consistentes en ********* ************ ***** * ******** así como diversos artículos para fumadores, pertenecientes a la clase ** Internacional, resulta contraria al orden público, la moral y a las buenas costumbres.

Se dice lo anterior acorde a las constancias que obran en autos, de donde se obtiene que la parte actora pretende el registro del signo ****, cuyo significado es conocido e identificado, de acuerdo con la siguiente información extraída en este acto y que tiene valor probatorio de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria como sigue:

“…La marihuana es una planta que generalmente se fuma como cigarrillo. Entre sus nombres más comunes en español se encuentran "mota", "mafu", "juana", "juanita" y "hierba". Los cigarrillos de marihuana se conocen como "cartuchos", "churros" o "yoints". En inglés, con frecuencia se la conoce como "primo", "weed", "herb", "smoke", "dope" y "grass" y los cigarrillos se conocen como "joints" o "blunts"

[…]

Muchas personas creen que la marihuana no es dañina, pero las investigaciones científicas han demostrado que su consumo puede causar diferentes tipos de problemas a la salud.

[…]

La marihuana puede:

• Interferir con la capacidad para recordar información nueva.

• Entorpecer los reflejos, lo que puede afectar el desempeño en los deportes y otras actividades físicas favoritas.

• Causar depresión y nerviosismo o la sensación de que algo malo va a pasar.

• Causar problemas similares a los de fumar tabaco, como la bronquitis y las infecciones pulmonares. ”

(Fuente: http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/juventud-latina/informacion-sobre-la-marihuana)

El Diccionario de la Lengua Española, tal como fue citado en líneas que anteceden, también establece que **** es un nombre común para la mariguana en México y otros países de habla hispana

Entonces, **** es la forma en que se ha denominado en México a una hierba que tiene efectos nocivos en la salud de las personas, razón por la que los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud prohíbe la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con diversas sustancias , entre ellas, la marihuana, y el artículo 198 del Código Penal Federal tipifica como delito el cultivo o cosecha de plantas, de diversos tipo entre ellas la marihuana, por cuenta propia o financiamiento de terceros, imponiéndose como sanción prisión de uno a seis años:

LEY GENERAL DE SALUD:

ARTÍCULO 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras Leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. Se deroga.

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

“ARTÍCULO 237 . Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o mariguana, papaver somniferum, adormidera, papaver bactreatum y erithroxilón novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.”

[…]

CÓDIGO PENAL FEDERAL

“Artículo 198 . Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

[…]”

En la especie, la parte actora pretende destinar la marca **** a productos cuya comercialización si bien es lícita , en los términos que expone en sus manifestaciones sintetizadas en n), pues los productos **** ************ ******** * *****, así como productos para *********, son productos que no se encuentran prohibidos, lo cierto es que lo pretende su identificación y comercialización a través del uso de una palabra que identifica a una sustancia prohibida, por lo que es evidente que no es posible otorgar el registro solicitado.

Lo que es más, el artículo 235 de la Ley General de Salud, sanciona toda actividad relacionada con dicha sustancia, y si bien la actora no pretende la comercialización propia de dicha sustancia, cierto es también que pretende el uso de su denominación para proteger productos lícitos, lo que es contrario a disposiciones de orden público, pues dichas normas persiguen cierto grado de armonía social y de eficacia del derecho y, en un aspecto filosófico, evitar el desorden establecido por el marco jurídico; de ahí que permitir el registro de la palabra **** implicaría ir en contra de dichas normas por el error al que puede ser inducido el consumidor con relación a los productos que está adquiriendo.

Ahora bien, las buenas costumbres se consideran quebrantadas en la medida que la mariguana es una sustancia prohibida, de ahí que acorde a la moralidad de la sociedad mexicana no es aceptable cualquier vinculación con dicho producto por ser nocivo para la salud, por lo que son insuficientes sus argumentos expuestos en l).

En todo caso, el consumo de sustancias prohibidas, derivado de su perjuicio a la salud, de ninguna manera permite la tranquilidad pública y no conlleva a una calidad del acto humano que persiga el bien, por lo que si se atenta contra la moral, aunado a que el uso de la palabra **** como signo distintivo de los productos a los que pretende destinarse, también contraviene las buenas costumbres, porque se trata de una palabra que se vincula a un perjuicio físico e incluso mental.

Son infundadas las manifestaciones resumidas en o) y p), pues la circunstancia de que cuente con el registro de la palabra **** en otras clases de productos y servicios, así como el que existan marcas registradas con denominaciones que pudieran ubicarse en el mismo supuesto de negativa analizado por la autoridad no hacen procedente su registro.

Lo anterior porque el estudio o análisis de las marcas propuestas a registro se lleva a cabo de manera individual, sin importar si se han registrado o publicado otras denominaciones similares o que coexistan en el mercado diversos registros semejantes, por lo que no existe obligación por parte de la autoridad demandada para registrar el aviso propuesto por la actora por el hecho de haber registrado otras que la actora estima parecidas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente:

“Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988
Página: 405
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

MARCAS. SU REGISTRO ES EN FORMA INDIVIDUAL. La autoridad responsable, debe llevar a cabo el estudio de las denominaciones propuestas de manera individual, atendiendo al caso concreto, según se colige de los establecido en el artículo 103 de la Ley de Invenciones y Marcas, por ende, es inexacto que la responsable este obligada a registrar las denominaciones propuestas, por el solo hecho de haber registrado otras parecidas a aquéllas.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Por lo anterior, esta Sala no comparte su manifestación relativa a una violación a su derecho humano de igualdad, pues las marcas deben ser analizadas caso por caso.

Aunado a lo anterior, dicha estimación de la actora no desvirtúa los verdaderos motivos y fundamentos relativos a la semejanza fonética entre la marca propuesta y el impedimento en virtud del cual le fue efectivamente negada la marca.

La concesión de registros que involucran denominaciones como COCA”, “ÉXTASIS”, “MONA” y “PIEDRA”, es ajena a esta controversia, pues la procedencia de dichos registros responde a circunstancias de hecho desconocidas para esta Sala, como son los productos o servicios a los que pretendían destinarse, entre otras variables que no concurren en todos los casos.

La circunstancia de que cuente con el registro de la palabra **** para productos y servicios de distintas clases no se instituye como una excepción a las prohibiciones previstas en los artículos 90, fracción IV y 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que tomando en consideración que las excepciones a prohibiciones son de aplicación estricta, su argumento e improcedente, con apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4; Pág. 2887

MARCAS. SU registro en términos del artículo 90, fracción XVI, DE LA ley de la propiedad industrial.

La indicada norma legal establece que no es registrable como marca la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; asimismo, prevé una excepción a esa regla, consistente en que podrá registrarse una marca idéntica a otra ya registrada, si la solicitud la plantea el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares. Esto es, para obtener el registro de una marca idéntica a otra registrada con anterioridad se requiere que la solicitud la plantee el mismo titular de la marca registrada y que ésta sea para aplicarla a los mismos productos o servicios. Ahora bien, conforme al principio general de derecho relativo a que las leyes que establecen excepciones a las reglas son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía o por mayoría de razón a situaciones diversas de las expresamente previstas, se concluye que la aludida excepción debe interpretarse de manera estricta y aplicarse únicamente a los casos en que la solicitud la plantee el titular de la marca registrada y no para aquellos en que la presente persona distinta, aun cuando esta última exhiba documento a través del cual el titular de la marca registrada expresa su consentimiento para que se otorgue el registro marcario solicitado, y ambos pertenezcan al mismo grupo económico; estimar lo contrario, implicaría que existan dos registros respecto de una marca idéntica, obligando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a expedir dos títulos a personas distintas sobre una misma marca.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 347/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva.

Tesis de jurisprudencia 2/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once.

SEXTO.- DECISIÓN. En las relatadas consideraciones, es evidente que el signo propuesto por la parte actora es descriptivo de la composición y destino de los productos a los que pretende destinarse, aunado a que alude a una sustancia prohibida en los términos de la Ley General de Salud, por lo que no es procedente su registro en términos del artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, al ser contraria al orden público, la moral y las buenas costumbres, por lo que lo procedente es reconocer la validez y legalidad de la resolución impugnada en términos del artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles..

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- Resultó procedente el juicio de nulidad interpuesto por la parte actora en contra de la resolución que quedó precisada en el Resultando Primero de este fallo.

II.- Toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia;

III.- SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada, misma que quedó debidamente detallada en el resultado primero de este fallo.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe:

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor y su apoderada; los datos del signo materia del juicio, así como los datos del expediente que llevarían a la identificación de los datos personales de la parte actora, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”