SENTENCIA
ES:APA: 2019:199
ANTECEDENTES DE HECHO:
Alpargatas, S.A. (“Alpargatas”) es titular y, Alpargatas Europe,
S.L.U. (“Alpargatas Europe”), es distribuidora y licenciataria exclusiva en el
territorio de Europa, Oriente Medio y África de las marcas de la Unión Europea
“HAVAIANAS” para designar, entre otros, productos de la clase 25.
Marcas por Menos, S.L. (“Marcas por Menos”) adquirió en Panamá en
el año 2015 sandalias originales identificadas con las marcas de la UE de
Alpargatas y Alpargatas Europe y las introdujo a través de la Aduana de Bilbao
en régimen de depósito aduanero quedando almacenadas en unas instalaciones
sitas en Riofrío (Burgos) y, posteriormente, las ofreció y/o vendió a una
empresa sita en Reino Unido (Happy Sport LTD) para su ulterior comercialización
en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin haber obtenido la autorización de la
titular de la marca o de un tercero con su consentimiento.
Alpargatas y Alpargatas Europe enviaron un requerimiento para el
cese de la conducta infractora en el mes de julio de 2015, que no fue atendido
por Marcas por Menos. Por ello, ejercitaron conjuntamente una acción de
infracción de sus marcas al amparo de lo previsto en el artículo 9 del RMUE
contra Marcas por Menos en la que dedujeron las siguientes pretensiones: (i)
acción declarativa de la infracción de las marcas de las actoras; (ii) acción
de condena a la cesación, remoción, destrucción, indemnización de daños y
perjuicios por daño emergente y al beneficio ilícito obtenido por la infractora
en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda con idéntica
conducta infractora y; a la sanción de 600 euros por cada día de incumplimiento
en el cese del uso de las marcas.
La sentencia de instancia desestimó la demanda porque si bien
consta la comercialización de las sandalias en el Reino Unido, no se ha
acreditado que la mercantil demandada fuera quien las comercializara ni tampoco
consta que conociera que su adquirente tuviera esa finalidad.
Frente a dicha sentencia Alpargatas y Alpargatas Europe
presentaron recurso de apelación en base a las siguientes alegaciones: 1)
inaplicación de la doctrina establecida en la STJUE 18 de octubre de 2005
(asunto C-405/03); 2) error en la valoración de la prueba porque (i) consta el
ofrecimiento para la venta y la venta por parte de la demandada; (ii) consta
que la mercancía está siendo comercializada en el EEE; (iii) consta
indiciariamente que la demandada conocía que la finalidad de la mercancía por
ella vendida era su comercialización en el EEE.
RESUMEN:
El tribunal comienza afirmando que la doctrina contenida en la
STJUE de 18 de octubre de 2015 es de aplicación en este caso porque señala los
supuestos en los que el titular de la marca puede oponerse frente al operador
que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen
de tránsito externo o en el de depósito aduanero y extrae las siguientes
conclusiones: (i) el operador que ha introducido mercancías originales de una
marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero
puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos;
(ii) el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de
dichas mercancías cuando implican necesariamente la comercialización de éstas
en la Comunidad; (iii) la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de las
mercancías "no comunitarias" corresponde al titular de la marca.
En este caso, corresponde a Alpargatas y Alpargatas Europe probar
que, aunque Marcas por Menos dispusiera de las mercancías en régimen de
depósito aduanero o tránsito externo, realizó actos de ofrecimiento y/o venta
que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE.
La Sala llega a la conclusión de que ha resultado probado a través
de prueba indiciaria que Marcas Por Menos ha realizado actos de ofrecimiento
y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de
"mercancías no comunitarias" que implicaban necesariamente su
comercialización en el EEE, en concreto, en el Reino Unido.
Asimismo, considera que no cabe exigir a Alpargatas y Alpargatas
Europe la prueba directa de que la demandada conociera que el destino de las
mercancías comercializadas por ella iba a ser el EEE, sino que basta con la
prueba indiciaria referida. De otro lado, no ha probado la demandada que su
oferta y venta de las sandalias tuviera un destino distinto del territorio del
EEE ni que hubiera adoptado precauciones o cautelas para asegurar ese destino,
máxime cuando ya había sido requerida por las actoras en el año 2015 para que
se abstuviera de realizar cualquier conducta infractora.
El tribunal concluye que no puede Marcas por Menos ampararse en
los regímenes suspensivos aduaneros para eludir el ius prohibendi de las
actoras cuando aquélla realizó actos de ofrecimiento y venta de sus productos a
terceros que iban a comercializar los productos en el EEE porque de lo
contrario estaríamos admitiendo un evidente fraude de ley (artículo 6.4 del
Código civil) en el que la norma de cobertura sería el régimen suspensivo
aduanero (mercancías incluidas en régimen de depósito aduanero y de tránsito
externo) y, la norma infringida sería el ius prohibendi de Alpargatas y
Alpargatas Europe.
Por ello, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia de
instancia y acuerda la cesación de la conducta infractora, la remoción y de
destrucción de los productos infractores y la indemnización de los daños y
perjuicios tanto en relación con el daño emergente (por importe de 7.596,00. £)
como con el lucro cesante y una multa coercitiva de 600 euros al día.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante ya que aclara que cabe la posibilidad de que el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero vulnere los derechos del titular de la marca en determinados supuestos. Asimismo, precisa que no puede emplearse la normativa aduanera como norma de cobertura para justificar una infracción marcaria, pues ello incurriría en un fraude de ley del artículo 6.4 del CC.