SENTENCIA
ES: APA:2019:200
ANTECEDENTES DE HECHO:
Procter & Gamble Prestige Products, SAU (“Procter”) es
comercializadora en España de perfumes de las marcas titularidad de Guccio
Gucci, SpA (“Gucci”), Hugo Boss Trademark Management GMBH & CO. KG.
(“Hugo Boss”) y Lacoste, S.A. (“Lacoste”).
Equivalenza Retail, S.L. (“Equivalenza”) comercializó perfumes en
cuyas etiquetas pegadas a los frascos, o en las listas de equivalencia
facilitadas a los distribuidores y que eran accesibles a los consumidores,
figuraban las marcas de Gucci, Hugo Boss y Lacoste, todo ello sin autorización
de sus titulares y con el fin de que los consumidores y los distribuidores
pudieran relacionar la fragancia de los perfumes de Equivalenza con los
designados mediante las marcas de Gucci, Hugo Boss y Lacoste.
Procter, Gucci, Hugo Boss y Lacoste formularon demanda ante el
Juzgado n.º 2 de Alicante de Marcas de la Unión Europea.
El 8 de febrero de 2017, Procter, Gucci, Hugo Boss y Lacoste
presentaron un escrito, junto con otra sociedad (HFC Prestige Internacional
Operations Switzerland Sarl “HFC”)) en que solicitaban, con exclusiva
invocación del art. 10 LEC, que se tuviera a HFC por parte, por ser cesionaria
de una serie de licencias sobre marcas UE, de las que eran licenciantes Hugo
Boss y Lacoste. Por tal motivo, siendo la anterior licenciataria Procter, la
nueva licenciataria sería la perjudicada por los actos de infracción teniendo derecho
"a ser indemnizada a partir de la fecha en que tales licencias se
consideren efectivas", sin que ello afectara a la legitimación de aquélla
otra, para el ejercicio de las acciones ejercitadas en la demanda. Según la
documentación acompañada al escrito, la cesión de licencia entre ambas
mercantiles tuvo lugar en septiembre de 2016.
La sentencia dictada en primera instancia el 13 de febrero de 2017
estimó la demanda y efectuó las siguientes declaraciones, de las que derivan
una serie de pronunciamientos condenatorios:
1º) Que los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización
y promoción efectuados por la demandada de sus perfumes, mediante el uso de
ciertos signos, constituyen un acto de infracción de las marcas de la Unión
titularidad de Gucci, Hugo Boss y Lacoste.
2º) Que los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización
y promoción de sus perfumes, efectuados por la demandada mediante el uso de
ciertos signos, infringen los derechos de exclusiva que Procter ostenta sobre
ciertas marcas, en su condición de licenciataria inscrita de las mismas.
3º) Que la demandada ha cometido actos de competencia desleal
respecto de HFC al promocionar, publicitar, ofrecer y comercializar sus
perfumes de equivalencia, haciendo uso de ciertos signos.
Dichos pronunciamientos declarativos se fundan en los siguientes
razonamientos:
(i) Se ha acreditado que Procter es comercializadora en España de
perfumes de las marcas titularidad de Gucci, Hugo Boss y Lacoste, por lo que
ostenta legitimación activa respecto de las acciones de competencia desleal
ejercitadas (ex arts. 10, 12 y 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal (LCD).
(ii) Se considera acreditada la notoriedad de todas las marcas de
las demandantes, a excepción de las marcas "DEEP RED" y "LOVE OF
PINK".
(iii) Existe infracción de los derechos marcarios de la parte
actora, en cuanto la demandada ha puesto listados de equivalencias a
disposición de sus distribuidores y público, al menos en el año 2011. La prueba
de este hecho descansaría tanto en una prueba directa (varios entrevistados así
lo reconocen) como indirecta (" abrumadora cantidad de tiendas que
incumplirían esas presuntas órdenes", entre otras).
(iv) La infracción marcaria existe al amparo de los arts. 9.1.a)
del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) y 34.2.a) de la Ley
17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, (LM) y arts. 9.1.c) RMUE y 34.2.c) LM.
(v) Existen los siguientes actos de competencia desleal: actos de
comparación (art. 10.d y e); de explotación de la reputación ajena (art. 12) y
de publicidad ilícita (art. 18).
Contra la sentencia de primera instancia Equivalenza presenta
recurso de apelación, al que se oponen Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Procter y
HFC. Ambas partes persiguen que se revoque la resolución dictada en primera
instancia y que la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en su
condición de Tribunal de Marcas de la UE dicte otra favorable a sus intereses.
RESUMEN:
El tribunal comienza afirmando que su valoración coincide con la
de primera instancia, que se podría dar por reproducida. Sin embargo, introduce
algunas matizaciones sobre algunos aspectos como:
En primer lugar, Equivalenza mantiene la falta de legitimación
activa de Procter para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto
(art. 33.1, último párrafo LCD, que establece que " la acción de
enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición
jurídica violada ") y del resto de acciones basadas en la LCD, aun
reconociendo que el volumen de facturas aportado de contrario es importante y
la más reciente está datada en enero de 2015, por cuanto, según "acreditan
las noticias publicadas en prensa ", se han producido una serie de
transmisiones de las licencias de las marcas.
El motivo se desestima por los mismos razonamientos que la
sentencia recurrida, pues el artículo 33 confiere legitimación activa a "
cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos
resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia
desleal". La participación en el mercado, por tanto, se erige en el
sustento de la atribución de la legitimación para el ejercicio de tales
acciones. Y dicha participación, como bien se advirtiera en la instancia, queda
suficientemente acreditada por la voluminosa prueba documental presentada por
la parte actora.
Con ello, el tribunal considera que existe coherencia jurídica
entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se
pretenden, en el sentido del art. 10 LEC ("Serán considerados partes
legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación
jurídica u objeto litigioso"), lo que es independiente de que las acciones
basadas en la LCD puedan o no prosperar, en atención a sus presupuestos y
requisitos, o que la respuesta jurídica que merezcan los actos realizados se
encuentre solamente en la Ley de Marcas y no en la LCD.
El tribunal también desestima los motivos basados en la supuesta
indefensión de HFC por el hecho de dictar sentencia antes de que fuese proveído
el escrito en el que se comunicaba la cesión, la falta de litisconsorcio pasivo
necesario y el retraso desleal.
En relación con la infracción marcaria, el tribunal analiza
exhaustivamente la jurisprudencia relacionada con perfumería de equivalencia y
afirma que no es posible atender el motivo exculpatorio de atribuir el uso de
las listas a determinados establecimientos integrados en la "red de
tiendas". Ello es así, porque la utilización de dichos listados se
encuentra en la genética del modelo de negocio instaurado por la demandada; es
parte esencial del funcionamiento y actividad de dicha red. Tales hechos
engendran las infracciones marcarias apreciadas en la sentencia de instancia.
Dicha infracción se produce tanto desde la perspectiva de los
arts. 34.2.a LM y 9.1.a RMUE, como desde la de la protección de las marcas
notorias, (art. 34.2.c LM y 9.1.c RMUE) como son las pertenecientes a las
familias marcarias de las mercantiles demandantes.
El tribunal considera que el modelo de negocio instaurado por la
demandada se vale de marcas notorias, que invierten de modo relevante en
patrocinios y publicidad a todos los niveles, con lo que es claro que existe un
aprovechamiento de la reputación ajena.
Asimismo, aclara que el modelo de negocio de Equivalenza se podría
haber implementado con exclusivas referencias a fragancias olfativas, olores,
sin utilización de las marcas ajenas. Precisamente en ello se encuentra la base
de la infracción.
Por otro lado, si bien la sentencia recurrida ha considerado que
la actuación de la demandada supone la comisión de actos de comparación (art.
10.d y e); de explotación de la reputación ajena (art. 12) y de publicidad
ilícita (art. 18), Equivalenza considera que su actuación tan solo debe ser
enjuiciada desde la perspectiva marcaria y no desde la de la LCD, por no
encerrar ningún desvalor adicional al tenido en consideración en el análisis
marcario.
Sin embargo, citando la jurisprudencia emanada en la STS de 15 de
febrero de 2017, el tribunal estima que la actuación del demandado puede
suponer, al mismo tiempo, un acto de infracción y un acto de competencia
desleal: (i) de un lado, no procede acudir a la LCD para combatir conductas
plenamente comprendidas en la esfera de la normativa marcaria; (ii) de otro,
procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas
relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta
o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con
los criterios de infracción marcaria.
En este caso, la parte demandante ha ejercitado, junto a las
acciones de protección de los derechos de exclusiva y de modo claramente
diferenciado, acciones fundadas en la LCD, sobre la base de unos hechos
independientes a los de uso de las marcas.
No hay, por tanto, en el planteamiento de las actoras una simple
adición, sobre idénticos hechos, de la doble legislación. Lejos de ello, el
tribunal considera evidente el esfuerzo de elaboración que se ha hecho en
justificar, de modo separado y diferenciado, hechos y presupuestos de las
acciones por infracción marcaria de las que se invocan por vía competencial,
frente al modelo de negocio desarrollado por la demandada.
El motivo queda consecuentemente, desestimado, resultando por
tanto procedente el examen de los tipos concurrenciales objeto de
pronunciamiento judicial.
En cuanto a los actos de comparación, ex art. 10. d) y e) LCD y de
explotación de la reputación ajena ex art. 12 LCD, en cuanto la conducta
comercial de la demandada se basa en la oferta y comercialización de
imitaciones o réplicas de productos a los que se aplica, para su identificación
y comercialización, las marcas de las actoras, es claro que tal actuación no
está permitida por el apartado d).
En la medida en que, además, esa actuación se vale de marcas cuya
notoriedad las ha dotado de prestigio y reputación, tampoco estaría amparada
por el apartado e).
El art. 12 LCD, contiene la interdicción de los actos de
expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar
de reputación, prestigio o buena fama a los productos con los que participa en
el mercado, siendo precisa la existencia de reputación que requiere a su vez,
cierta implantación en el mercado; siendo desleal, en todo caso, el empleo de
signos distintivos ajenos, siempre con la premisa de la reputación comercial
adquirida en el mercado por su titular.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, el aprovechamiento existe en cuanto
se ofrecen los perfumes con explícita indicación de la correspondencia con los
perfumes existentes en el mercado y protegidos por las marcas de las actoras,
que son notorias y, por ello, condensadoras en sí mismas del goodwill.
En cuanto a los actos de publicidad ilícita del art. 18 LCD, el
Tribunal considera que se da el tipo, pues la conducta contenida en el art. 18
LCD -publicidad ilícita-, pues entre la publicidad desleal - art 3 e) Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad- está tipificado
expresamente un supuesto de explotación de la reputación ajena conocida como
publicidad adhesiva, que implica el uso -como es el caso- de signos distintivos
de otras empresas o instituciones.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante ya que constituye una síntesis de
la jurisprudencia dictada en procedimientos sobre perfumería de equivalencia.
Asimismo, clara que una misma conducta puede suponer infracción tanto de la LM como de la LCD si presenta una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.