SENTENCIA
ES: JMM:2019:4335
ANTECEDENTES DE HECHO:
Tot Power Control, S.L. (en adelante, Tot) presenta una demanda
contra las Vodafone Group, PLC (en adelante, Vodafone) y Huawei Technologies,
Co (en adelante, Huawei) solicitando: 1) la declaración de incumplimiento de
contratos y de infracción de sus derechos de propiedad industrial e intelectual
y 2) una condena por daños y perjuicios de más de quinientos veinte millones de
euros.
La actora es titular de varias patentes cuya vulneración se
plantea en la demanda: 1) La patente EP 2071737 A1 que se presentó el 14 de
diciembre de 2007, fue publicada el 17 de junio de 2009 y se concedió el 9 de
marzo de 2016 y consiste en un test de medida; 2) La patente 2214121 (Tot1) que
se concedió el 20 de diciembre de 2002 y que es una primera aproximación
teórica a la solución OLPC de Tot; 3) La patente 2249192 (Tot2) que fue
concedida el 17 de agosto de 2005 y que consiste en una patente que armoniza el
objetivo de mantener la calidad de la llamada y optimizando el consumo mediante
el uso de una componente lenta basada en BLER y otra de ajuste rápido basada en
el criterio de probabilidad de corte; 4) La patente 2250009 (Tot3) que también
fue concedida el 17 de agosto de 2005 y que ajusta el OLPC a valores adecuados
a una limitación de potencia; 5) La patente2255887 (Tot4) fue concedida el 16
de marzo de 2006 y protege el funcionamiento del OLPC al principio de
comunicación.
La actora había firmado diferentes acuerdos con las codemandadas,
siendo de relevancia para este litigio los firmados entre la actora y Huawei:
1) acuerdo de confidencialidad de 3 de octubre de 2008 para la evaluación de la
solución OLPC de Tot; 2) contrato de confidencialidad de 8 de junio de 2012
para proteger la información intercambiada entre Tot y Huawei; 3) contrato de
adquisición de licencias de la solución OLPC de Tot.
La actora ejercita en su demanda diferentes acciones, fijándose la
litis en: 1) La infracción contractual por parte de Vodafone por la utilización
no autorizada de la patente EP2071737 A1;
2) acción de responsabilidad contractual por parte de Huawei por
la infracción de los tres contratos citados en el párrafo anterior; y 3) la
infracción, por parte de Huawei, mediante su solicitud de patente
PCT/CN2011/073761. de las patentes españolas Tot1, Tot2, Tot3 y Tot4.
Las codemandadas se oponen a la demanda por diferentes motivos.
Vodafone alega entre otros 1) falta de legitimidad pasiva; 2) una excepción por
falta de efectividad en España de las patentes Tot2 y Tot3 dada la prohibición
de doble protección; 3) falta de novedad y de actividad inventiva de la patente
Tot3; 4) inexistencia de infracción por falta de fundamentación de las patentes
Tot1, Tot2 y Tot4. Por su parte, Huawei alega también el primer punto sobre la
prohibición de la doble protección y añade a sus alegaciones: 1) inexistencia
de infracción contractual por revelación de secretos industriales del acuerdo
de evaluación técnica del 3 de octubre de 2008; y 2) inexistencia de la
infracción de las patentes Tot3 al entender que la solución ofrecida por la
patente Huawei_Olpc_Huawei es diferente a las protegidas por las patentes
titularidad de Tot.
RESUMEN:
En relación a las pretensiones de la actora frente a Vodafone:
1.El Juzgado de lo Mercantil desestima la pretensión contra
Vodafone respecto al uso no autorizado de la patente EP2071737 A1, dado que la
actora no ha especificado en su demanda ninguna actuación específica que
implique una infracción de las patentes de Tot.
2. En cuanto a la esgrimida falta de legitimación pasiva de Vodafone,
el juzgador de primera instancia recuerda que la jurisprudencia reiterada tanto
a nivel comunitario como nacional y según la cual “la actividad imputable a las
filiales participadas al 100% por la matriz, también les es imputable a la
matriz, por lo que le es exigible a esta última la responsabilidad por las
acciones y/u omisiones realizadas por las participadas en España” lo que hace
desestimar la excepción de falta de legitimidad planteada por Vodafone.
3. En relación a las acciones por infracción contractual, la litis
se centra en determinar el dies a quo para saber si las acciones están
prescritas o no a tenor del art. 1962 CC, donde se establece el plazo de
prescripción de seis años. A este respecto el juzgador entiende que
“considerando la existencia de la fecha de publicación de una patente (…), esa
debe ser la fecha que determine el nacimiento del plazo de ejercicio de la
acción, dado el carácter público de dicha publicación (...). Sostener la fecha
de ruptura de relaciones por la negativa de la demandada a utilizar la solución
objeto de patente es dejar al albur de la diligencia de esa parte el ejercicio
de la acción” (FD3). Por ello, se desestima la demanda de la actora contra
Vodafone al entenderse prescrita.
En relación de las pretensiones de la actora frente a Huawei:
1. En materia contractual, el Juzgado de lo Mercantil entiende que
la actora “no parece que la parte distinga entre infracción de patente e
infracción contractual, cuando se trata de dos acciones distintas” (FD2) y por
lo tanto desestima la pretensión de una acción de responsabilidad por
infracción de los acuerdos de confidencialidad de 2008 y 2012, así como también
la desestima en relación al contrato de 2012.
2. En cuanto a la excepción por falta de efectividad en España de
las patentes Tot2 y Tot3, “como patentes españolas habrían dejado de producir
efectos porque habrían adquirido validez, desde ese momento, las patentes ES023
y ES424 derivadas de las patentes europeas, que tienen el mismo ámbito de
protección que toda la familia de patentes Tot2 y Tot3 (…) Pretender, como
pretende la actora, dejar abierto el objeto del proceso mediante referencia a
`familias de patentes´ no es admisible por la indefensión en las que se deja a
las demandadas (…)”por lo que “no estarán afectos por la prohibición de la
doble protección todos aquellos actos de infracción de las patentes objeto del
proceso, desde la fecha del inicio de la protección hasta la fecha en que
dejaron de producir
efectos, es decir, hasta el 15 de enero de 2016” (FD3).
3. En relación a si las patentes de Tot cumplen o no los
requisitos de la LP de 1986, en vigor en el momento de los hechos, el juzgador
de primera instancia realiza un análisis minucioso tanto de la legislación como
de la jurisprudencia nacional y comunitaria en materia de novedad, actividad
inventiva y la aplicación industrial para aplicarla al objeto en liza. Tras un
estudio minucioso de las distintas reivindicaciones y de la información
anterior relacionada con las patentes concluye desestimando la excepción de
nulidad por falta de novedad de la patente Tot3, pero estimando la falta de
actividad inventiva de la Tot3 y por lo tanto declarando la nulidad de dicha
patente.
4. En cuanto a la infracción de la patente, esta pretensión
también se desestima tras un minucioso análisis concluyendo que “por parte de
la actora se habla de un análisis de novedad de la parte de Huawei, pero no se
analiza en profundidad la infracción de la patente. No hay un análisis
pormenorizado de dicha acción (…). Parece remitirse a la pericial, pero ésta se
centra en la infracción de secretos, ya desterrada del proceso, y de la patente
Tot3, declarada nula por falta de actividad inventiva” (FD5).
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante por ser un extenso y minucioso
análisis de una supuesta infracción de una patente en la que la cuantía
reclamada por la actora asciende a más de quinientos veinte millones de euros.
La sentencia trata temas relevantes en el mundo del derecho mercantil y de las
patentes al pronunciarse sobre cuestiones como la legitimación pasiva de la
empresa matriz en las actividades de su empresa filial, la doble prohibición,
el dies a quo para calcular el plazo de prescripción de acciones reales del
art. 1962 CC, siendo cuando el bien mueble es la propiedad industrial o los
requisitos de patentabilidad bajo la derogada LP de 1986.