MANUAL ARMONIZADO EN MATERIA DE CRITERIOS DE MARCAS
DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y
LA REPÚBLICA DOMINICANA
Con la colaboración de:
El Salvador
NICARAGUA
PANAMÁ
REPÚBLICA DOMINICANA
HONDURAS
2
INDICE ABREVIATURAS ……………………………………………………………………………………. 6
INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………………. 7
NOTA DE LAS OFICINAS ………………………………………………………………………. 10
1. SIGNOS DISTINTIVOS – ASPECTOS GENERALES ……………………………………… 11
1.1. Concepto …………...………………………………………………………………………. 11
1.2. Necesidad de protección jurídica …………………………………………………………….. 11
1.3. Principios de la protección sobre los signos distintivos …………………………… 11
1.4. Normativa aplicable en los países centroamericanos y la República
Dominicana ……………………………………………………………………………………. 12
1.5. Signos distintivos reconocidos en los países involucrados ……………………… 14
2. MARCAS ……………………………………………………………………………………………….. 15
2.1. Concepto ……………………………………………………………………………………………….. 15
2.2. Clasificación de las marcas por los elementos que las conforman ……………... 15
2.2.1. Marcas Tradicionales ……………………………………………………………………….... 16
a) Marcas Denominativas ……………………………………………………………... 16
b) Marcas Figurativas ……………………………………………………………………….... 16
c) Marcas Mixtas ……………………………………………………………………….... 17
2.2.2. Marcas No Tradicionales ……………………………………………………………... 17
a) Marcas Tridimensionales ……………………………………………………………... 18
b) Marcas Sonoras ……………………………………………………………………….... 18
c) Marcas Olfativas ……………………………………………………………………….... 19
d) Hologramas ……………………………………………………………………….... 19
e) Otros ……………………………………………………………………….... 19
2.3. Clasificación de las marcas por su objeto de protección: marcas
de producto y marcas de servicio …………………………………………………………….. 20
3. EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS …………………………… 21
3.1. Fecha de presentación de la solicitud ………………………………………………….. 22
3.1.1. Requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación ……………….. 22
3.1.2. Prelación ………………………………………………………………………..…….….... 24
3
3.1.3. Reivindicación de Prioridad ……………………………………………………….…….. 25
3.2. Verificación de requisitos de forma ………………………………………………….. 29
3.2.1. Indicación de lo que se solicita ……………………………………………………………... 31
3.2.2. Datos de identificación del solicitante o de su representante ...……………… 32
3.2.3. Signo ………………………………………………………………………..…….…..................... 32
3.2.3.1. Representación gráfica ………………………………………………….. 32
a) Representación grafica de marcas tradicionales ……………...… 33
b) Representación gráfica de marcas no tradicionales ………………... 33
3.2.3.2. Número de reproducciones ………………………………………………….. 37
3.2.3.3. Clasificación de elementos figurativos – Arreglo de Viena ………….. 38
3.2.4. Productos y servicios ……………………………………………………….………………... 38
a) Delimitación del distingue ……………………………………………………………... 38
b) Clasificación de los productos y servicios – Arreglo de Niza ……………….. 39
3.2.5. Existencia y representación del solicitante: formalidad del
documento de poder ……………………………………………………….………………... 42
3.2.5.1. Poderes otorgados en el país ………………………………………………….. 43
3.2.5.2. Poderes otorgados en el extranjero ………………………………………. 44
3.2.5.3. Otras disposiciones del Tratado de Derecho de Marcas
(TLT) relacionadas con el documento de poder ………………… 45
3.2.5.4. Gestor Oficioso …………………………………………………….……….. 46
3.2.6. Otros requisitos de forma …………………………………………………….……….. 49
3.2.6.1. Tasas …………….…………………………………………………….………………... 49
3.2.6.2. Traducción y transliteración del signo solicitado ………………… 49
3.2.6.3. Traducción de los documentos anexos a la solicitud ………………… 49
3.3. Modificaciones a la solicitud de registro ………………………………………. 50
3.3.1. Modificación no sustancial del signo ………………………………………. 51
3.3.2. Limitación de productos o servicios ………………………………………. 51
3.4. División de la solicitud …………………………………………………….……….. 52
3.5. Cesión de derechos …………………………………………………….……….. 53
4
3.6. Desistimiento o retiro de la solicitud ………………………………………………….. 53
4. EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS ……………………………. 54
4.1. Requisito de aptitud distintiva …………….……………………………………………….. 54
4.1.1. Marcas evocativas …………….……………………………………………….. 54
4..1.2. Marcas arbitrarias …………….……………………………………………….. 55
4.1.3. Marcas de fantasía …………….……………………………………………….. 55
4.2. Prohibiciones de registro por motivos absolutos ……...………………………..…. 56
4.2.1. Signos carentes de aptitud distintiva ………………………………………. 56
a) Signos genéricos (designaciones comunes o usuales) ………………… 56
b) Signos descriptivos …………………………………………………………….. 60
c) Forma usual del producto o de sus envases …………………………… 66
d) Colores aisladamente considerados …………………………… 67
e) Una letra o un dígito aisladamente considerado …………………………… 69
f) Otros supuestos de falta de aptitud distintiva …………………………… 71
g) Análisis de la aptitud distintiva en marcas no tradicionales …………… 72
h) Distintividad adquirida o “significado secundario” ….………………… 74
4.2.2. Otras prohibiciones por motivos absolutos …………………………… 77
a) Formas que otorgan ventaja funcional o técnica …………………………… 77
b) Signos engañosos …………………………………………………………….. 78
c) Signos contrarios al orden público, a la moral, a las buenas
costumbres y a la ley …………………………………………………………….. 83
d) Signos que puedan ofender o ridiculizar a personas, ideas
religiones o símbolos nacionales ………….…………………………… 85
e) Protección de símbolos, emblemas oficiales, siglas o
denominaciones de Estados u Organizaciones Internacionales ...…… 86
f) Protección de símbolos de control o de garantía …………………………… 91
g) Protección del Símbolo de la Cruz Roja Internacional ……………….. 94
h) Signos que reproduzcan billetes o monedas de curso legal,
títulos valores u otros documentos mercantiles …………………………… 95
i) Signos que ostenten indebidamente medallas o premios ……………….. 96
j) Signos que afecten variedades vegetales protegidas ……………….. 97
5
k) Signos que reproduzcan marcas de certificación cuyo registro
haya caducado, haya sido anulado, cancelado, o que han
dejado de utilizarse ………………………..……….………………………… 100
l) Signos idénticos o semejantes a otros cuyo registro haya vencido …. 102
4.3. Prohibiciones de registro por motivos relativos …………………………………….. 103
4.3.1. Signos confundibles con una marca registrada o en trámite de registro … 104
4.3.2. Signos que afecten marcas usadas pero no registradas …….………………. 120
4.3.3. Signos confundibles con un nombre comercial, rótulo o enseña ………… 121
4.3.4. Signos que afecten una expresión o señal de propaganda ……………… 124
4.3.5. Signos que afecten marcas de certificación registradas o solicitadas
con anterioridad ………………………………….……….…………………………... 125
4.3.6. Signos que afecten una denominación de origen o indicación
geográfica protegida ………………………………….……….…………………………... 126
4.3.7. Signos que afecten a un signo distintivo notoriamente conocido,
renombrado o famoso ………………………………….……….…………………………... 131
4.3.8. Signos que afecten del derecho de autor de un tercero o un derecho
de propiedad industrial de un tercero ………….…………………………………….. 137
4.3.9. Signos que afecten el derecho de la personalidad de un tercero ………….. 141
4.3.10. Signos que afecten el nombre, imagen o prestigio de una colectividad … 143
4.3.11.Signos solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar
actos de competencia desleal ………….…………………………………….. 145
4.4. Registro de marcas conformadas por una indicación geográfica ……………… 147
5. RESULTADO DEL EXAMEN DE FORMA Y DE FONDO ……………………………… 147
ANEXOS …………………………………………………..…….……….…………………………... 151
Anexo 1: Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) …………. 151
Anexo 2: Acerca de la Clasificación de Viena ………..……………………….……………... 153
Anexo 3: Clasificación de Niza – Observaciones Generales …...………………………... 157
Anexo 4: Tasas administrativas aplicables al procedimiento de registro
de marcas ………………………………….……….…………………………....................160
Anexo 5: Acceso a formatos de solicitud de registro de marcas ……………………… 161
6
ABREVIATURAS ADPIC Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio CNR Centro Nacional de Registros (El Salvador) CR Costa Rica CUP Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial DO Denominación de Origen DIGEPIH Dirección General de Propiedad Intelectual (Honduras) DIGERPI Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (Panamá). EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea GT Guatemala HN Honduras IG Indicación Geográfica NI Nicaragua OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ONAPI Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (República Dominicana) PA Panamá RD República Dominicana R.P.I. Registro de la Propiedad Intelectual (Nicaragua) SV El Salvador TLT Tratado de Derecho de Marcas, de 1994.
7
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del Manual Armonizado en Materia de Criterios de Registro de
Marcas para los Países Centroamericanos y la República Dominicana, es poner en
manos de los registradores, examinadores y abogados de marcas de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, un
instrumento práctico que sirva como referencia común en relación a la gestión
administrativa y técnica en el proceso de concesión de derechos marcarios, con la
finalidad de ofrecer a través de la generación de una cultura homogénea en materia de
examen y procedimiento de marcas, mayor calidad y seguridad jurídica a los usuarios
del sistema de propiedad industrial en la subregión.
Cabe señalar que, no obstante son diversos los signos distintivos que los empresarios
pueden utilizar en el mercado y que además están recogidos en las legislaciones de los
mencionados países, el presente Manual está referido exclusivamente a uno de esos
signos distintivos: la marca.
Asimismo, es importante señalar que si bien cada uno de los siete países señalados
dispone de legislación diferente en materia de marcas, en el Manual se presentan un
conjunto de criterios armonizados en relación tanto con la interpretación e
implementación de procedimientos, como con la forma de realizar las principales
actividades dentro del proceso de examen de una solicitud de registro de marca, desde
su presentación hasta la fase de concesión de la misma. En todo su desarrollo, el
Manual presenta las correspondientes citas y referencias que permiten identificar los
temas que tienen un tratamiento diferenciado, de conformidad con la legislación de
cada uno de los países que participan en el Manual.
8
En tal sentido, este Manual debe ser considerado como una guía de carácter general y
referencial dentro de cada uno de los siete países, en relación con la tramitación y el
examen de las solicitudes de registro de marcas que realizan las respectivas Oficinas de
los países mencionados. En ese sentido, cabe destacar que existe un compromiso de sus
Directores y Jefes de Oficina, de realizar los esfuerzos necesarios para lograr un uso
efectivo de este Manual al interior de sus Oficinas.
Sin perjuicio de las diferencias existentes entre las legislaciones y procedimientos
establecidos en cada país, el Manual contempla las principales actividades y posibles
criterios que son aplicables dentro de los procedimientos nacionales de trámite, gestión
y examen de solicitudes de registro de marcas. En particular, el Manual contiene
información referente a: aspectos conceptuales que tienen incidencia en la labor de
examen; la normativa aplicable en cada uno de los países; las directrices sobre las
principales actividades del examen de forma de las solicitudes de registro de marcas; y
los criterios aplicables en el examen de fondo en relación con la aplicación de las
prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas para el registro de marcas. También
se incluyen en el Manual diversos ejemplos en los diferentes temas desarrollados, a
efectos de una mejor ilustración sobre los criterios aplicados en cada una de las
Oficinas.
Este Manual es el resultado de más de tres años de trabajo conjunto de las Oficinas de
Propiedad Industrial de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y la República Dominicana, y refleja el interés de estas oficinas de armonizar
sus procedimientos y prácticas administrativas relacionadas con el examen de las
solicitudes de registro de marcas. Para este trabajo se ha contado con el apoyo y la
colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y consultores y expertos de la región.
9
Cabe destacar sin embargo que existe la voluntad y disposición, por parte de las
Oficinas nacionales competentes, de que las directivas y el contenido del Manual sean
actualizados periódicamente a efectos de ajustarse a los cambios legislativos, al
surgimiento de nuevos temas en materia de marcas y a la jurisprudencia y evolución
de criterios que se vaya generando en la subregión.
En esa línea, gracias al apoyo y la colaboración de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), en el año 2016 se ha realizado una primera revisión del
Manual, la cual se recoge en la presente versión.
10
NOTA DE LAS OFICINAS El Manual Armonizado en Materia de Criterios de Registro de Marcas para los Países
Centroamericanos y la República Dominicana es un documento de trabajo que tiene por
finalidad principal orientar la labor de los examinadores de marcas de las Oficinas
involucradas, en la tarea de examen de forma y de fondo de las solicitudes de registro
de marcas. En ese sentido, no es un documento de valor legal o de obligatorio
cumplimiento.
Al tratarse de una herramienta de trabajo de las Oficinas, su contenido podrá ser
modificado a través de las revisiones y/o actualizaciones que se consideren
pertinentes.
11
1. SIGNOS DISTINTIVOS – ASPECTOS GENERALES
1.1. Concepto
Signos distintivos son todos aquellos elementos que utilizan los empresarios en el
mercado para identificar, distinguir o publicitar productos, servicios o actividades
económicas.
Al agregar a la palara “signos” el calificativo de “distintivos” se hace énfasis en la
principal característica de estos elementos, que es lograr que el consumidor
identifique y distinga un determinado origen empresarial, un establecimiento
mercantil o una determinada calidad o característica vinculada a un origen
geográfico.
1.2. Necesidad de protección jurídica
Como se ha mencionado, la principal función de los signos distintivos es identificar
y diferenciar bienes, servicios o actividades económicas en el mercado,
permitiendo a los empresarios competir, y sirviendo a la vez a los consumidores
como herramienta para elegir entre los distintos productos, servicios o actividades
económicas que se encuentran en el mercado.
Para garantizar que esta función de los signos distintivos se cumpla y para
proteger a los empresarios frente a posibles copias o imitaciones que generen
confusión en los consumidores, es necesario que los signos distintivos estén
protegidos. A esta necesidad de protección jurídica responde la Propiedad
Industrial que confiere derechos exclusivos sobre los signos distintivos,
permitiendo a los titulares de esos derechos oponerse a cualquier utilización no
autorizada que realice un tercero.
1.3. Principios de la protección sobre los signos distintivos
Los sistemas de protección de los signos distintivos bajo el derecho de propiedad
industrial contemplan, entre otros, los siguientes principios:
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! Principio de Inscripción Registral: Conforme a este Principio, el derecho
exclusivo sobre los signos distintivos se obtiene a partir de su registro ante
la autoridad competente del país en el que se busca protección. Este
Principio tiene una excepción en el caso del nombre comercial, respecto del
cual el derecho al uso exclusivo nace en virtud de su primer uso en el
comercio.
! Principio de Territorialidad: Según este Principio el derecho exclusivo
sobre un signo distintivo, que se adquiere por el registro, se extiende
únicamente dentro de las fronteras del país en el que se concedió el
registro. En ese sentido, si su titular desea protección en terceros países,
deberá obtener el registro en esos otros países.
! Principio de Temporalidad: En virtud de este Principio el derecho
exclusivo que otorga el registro tiene una vigencia determinada, luego de la
cual el signo distintivo queda disponible. Existe la posibilidad de renovar el
registro por periodos sucesivos a solicitud del titular, y cumpliendo con los
plazos y demás requisitos establecidos en la respectiva legislación. Una
excepción a este Principio es el caso de las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas, cuya protección tiene vigencia indeterminada,
hasta en tanto subsistan las condiciones que llevaron a otorgar el registro.
! Principio de Especialidad: Este Principio determina que los signos
distintivos registrados (o en trámite de registro, según sea el caso) son
protegidos únicamente en relación con los mismos productos y/o servicios
para los cuales ha sido registrado, y en relación con productos y/o
servicios vinculados, respecto de los cuales se genere un riesgo de
confusión.
1.4. Normativa aplicable en los países centroamericanos y en la República
Dominicana
El alcance de la protección que cada país confiere a los signos distintivos se
encuentra establecido en su respectiva legislación. En el siguiente cuadro se
presenta el detalle de las normas internas existentes en los países
13
centroamericanos y la República Dominicana en materia de signos distintivos en
general, y marcas en particular:
PAÍS LEGISLACIÓN
Costa Rica (CR)
-‐ Ley Nº 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. -‐ Decreto Nº 30233-‐J, Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
El Salvador (SV)
-‐ Decreto Legislativo Nº 868, del 6 de junio de 2002, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
-‐ Decreto Legislativo Nº 913, del 14 de diciembre de 2005, Reformas a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
-‐ Decreto Legislativo Nº 358, Reformas a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, del 2 de mayo del 2013.
-‐ Decreto Legislativo Nº 789, Sobre la Protección del Emblema y del nombre de la Cruz Roja, del 26 de enero de 1994.
Guatemala (GT)
-‐ Decreto Nº 57-‐2000, Ley de Propiedad Industrial. -‐ Acuerdo Gubernativo Nº 89-‐2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas.
-‐ Decreto Nº 11-‐2006 del Congreso de la República y sus Reformas, Ley de Implementación DR-‐CAFTA.
-‐ Decreto Nº 3-‐2013, Reformas a la Ley de Propiedad Industrial.
-‐ Acuerdo Gubernativo Nº 148-‐2014, Aranceles del Registro de la Propiedad Intelectual, que Reforma el Acuerdo Gubernativo Nº 862-‐2000.
-‐ Acuerdo Gubernativo Nº 95-‐2014, Reforma Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
Honduras (HN)
-‐ Decreto Nº 12-‐99-‐E, Ley de Propiedad Industrial. -‐ Decreto Nº 16-‐2006 del Régimen de Propiedad Intelectual.
Nicaragua (NI)
-‐ Ley Nº 580, Reformas y Adiciones a la Ley Nº 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
-‐ Decreto Nº 83-‐2001 por el que se Reglamenta la Ley Nº 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
-‐ Ley Nº 380 de Marcas y otros Signos Distintivos.
Panamá (PA)
-‐ Ley Nº 35, del 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan Disposiciones sobre la Propiedad Industrial.
-‐ Ley Nº 61, del 5 de octubre de 2012, que reforma la Ley Nº 35.
-‐ Decreto Ejecutivo Nº 7, del 17 de febrero de 1998, por el cual se reglamenta la Ley Nº 35.
República Dominicana (RD)
-‐ Ley Nº 20-‐00, del 8 de mayo del 2000. -‐ Reglamento Nº 599, sobre aplicación de la Ley Nº 20-‐00.
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Cabe agregar que todos los países mencionados son miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París o CUP) y del Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).
Asimismo todos los países que participan en el Manual son miembros del Tratado de Derecho de Marcas, de 1994 (TLT).
1.5. Signos distintivos reconocidos en los países centroamericanos y en la
República Dominicana
Son diversos los signos distintivos que los empresarios utilizan en el mercado; sin
embargo no todos son recogidos por las legislaciones de los diferentes países. Cada
país en su legislación interna establece qué signos distintivos regula y el alcance de
la protección que confiere en cada caso. En el siguiente cuadro se detallan los
signos distintivos contemplados en las legislaciones de cada uno de los países que
participan en este Manual:
Signo Distintivo CR SV GT HN NI PA DO Marca
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nombre Comercial
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rótulo
− − − ✓ ✓ − ✓
Emblema
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − ✓
Expresión o señal de publicidad
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ −
Lema comercial − − − − − − ✓
Marca de Certificación
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Marca Colectiva
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Denominación de Origen
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Indicación Geográfica
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Indicación de Procedencia
− − − − − ✓ −
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2. MARCAS
Establecido el marco general sobre los signos distintivos, corresponde ahora
centrarnos específicamente en la marca, que es el objeto del presente Manual.
2.1. Concepto
En las legislaciones de los países que participan en este Manual encontramos
definiciones similares de lo que debe entenderse por “marca”. En términos
generales, dichas legislaciones coinciden en definir a la marca como un signo capaz
de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado.
En efecto, las legislaciones bajo estudio son claras en señalar que una marca puede
estar constituida por cualquier signo, siempre que sea capaz de cumplir la función
de identificar y distinguir productos o servicios. Así, al precisar el concepto de
marca, las legislaciones analizadas incluyen un listado de los elementos que
pueden constituir una marca, indicando que puede tratarse de palabras, figuras,
combinaciones de palabras con figuras, números, formas tridimensionales,
sonidos, hologramas, entre otros.
Cabe resaltar que en las legislaciones bajo estudio, el listado de los elementos que
pueden constituir una marca se encuentra precedido de enunciados tales como:
“Las marcas podrán consistir, entre otros, en …”, “Pueden constituir marcas, entre
otros, …”, o “[Es marca] Cualquier signo que…”. Ello nos permite concluir que las
legislaciones de estos países contienen un listado enunciativo o no taxativo de los
signos que pueden constituir una marca. Es decir, no existe restricción respecto de
la conformación o composición de la marca, siempre que se trate de un signo que
cumpla la función de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado1.
2.2. Clasificación de las marcas por los elementos que las conforman
Tradicionalmente, para que un signo distintivo fuera susceptible de protección
como marca, además de cumplir con el requisito de ser lo suficientemente
distintivo, tenía que ser visualmente perceptible. A partir de esa conditio sine qua
1 Se debe tener en cuenta el caso particular de Panamá, que en el artículo 91, numeral 15) de la Ley Nº 35, establece que no podrán registrarse como marcas, o como parte de las marcas, “Las denominaciones, figuras o
16
non, las marcas podían clasificarse en: denominativas, figurativas y mixtas
(combinación de elementos denominativos y figurativos).
Sin embargo, en los últimos años se empezaron a utilizar como marca otro tipo de
elementos (distintos de los denominativos, figurativos y mixtos) para identificar
productos y servicios, con la finalidad de atraer la atención de los consumidores.
Estos signos han cobrado relevancia jurídica, siendo aceptados en las legislaciones
de los distintos países. Es así que surge como parámetro de clasificación la
distinción entre marcas tradicionales y marcas no tradicionales.
2.2.1. Marcas Tradicionales
Marcas tradicionales son las que “tradicionalmente” han sido reconocidas en la
doctrina y en las legislaciones, e incluyen a las marcas denominativas, figurativas y
mixtas (combinación de elementos denominativos y figurativos).
a) Marcas Denominativas
Las marcas denominativas son aquellas constituidas por expresiones
pronunciables, con o sin significado. También, a criterio de las Oficinas
involucradas, se consideran como marcas denominativas la combinación de letras,
combinación de números, combinación de letras y números, así como las
expresiones que incluyan signos ortográficos o de puntuación que auxilien a su
correcta lectura.
Ejemplos:
UHU CORAZÓN 3M 207 ¡HOLA!
b) Marcas Figurativas
Las marcas figurativas son aquellas conformadas por una determinada figura,
diseño o combinación de colores, totalmente desprovisto de elementos
denominativos. Pueden transmitir una idea o concepto determinado, o estar
17
conformadas por un diseño abstracto carente de significado para el consumidor
medio.
Ejemplos:
c) Marcas Mixtas
Son aquellas marcas integradas por elementos figurativos y denominativos. Las
marcas constituidas por elementos denominativos escritos con una grafía especial
se consideran como marcas mixtas, excepto en Nicaragua, donde califican como
“marcas denominativas con grafía especial”.
Ejemplos:
2.2.2. Marcas No Tradicionales
Con el desarrollo de la tecnología y el surgimiento de nuevos métodos publicitarios
para atraer la atención de los consumidores, los empresarios empezaron a recurrir
a otros elementos –distintos de los tradicionales signos denominativos, figurativos
o mixtos– para identificar sus productos o servicios. Ante tal fenómeno, el derecho
marcario ha tenido que evolucionar para incluir dentro del concepto de marca, no
sólo a aquellos que tradicionalmente eran reconocidos en las legislaciones, sino a
18
todo signo capaz de identificar productos y servicios. Surgen así las llamadas
marcas no tradicionales, algunas de las cuales se detallan a continuación.
a) Marcas Tridimensionales
Las marcas tridimensionales son signos que están conformados por un cuerpo con
volumen y que por tanto ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y
profundidad. Las marcas tridimensionales utilizadas con mayor frecuencia son
aquellas que consisten en la forma de un producto o la forma de los envases o
envolturas.
Ejemplos:
Sin embargo cualquier forma tridimensional que identifique productos o servicios,
será considerada como marca tridimensional.
Ejemplos:
Marca de servicio
Marca de producto
b) Marcas Sonoras
Son signos perceptibles por el sentido del oído, como es el caso de las melodías o
los sonidos, y que sirven para identificar productos o servicios en el mercado.
19
Ejemplo: Marca conformada por el “sonido de águila”, específicamente su
particular chillido, registrada en diversos países de la región, para distinguir
cerveza, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
c) Marcas Olfativas
Se entiende por marca olfativa al signo compuesto por olores, aromas o fragancias
que, siendo ajenos a la naturaleza de un producto o servicio, se utilizan con el
propósito de hacerlo distintivo en el mercado. Se protege este tipo de marcas en
tanto exista la posibilidad de que los consumidores asocien el olor con un origen
empresarial determinado2.
d) Hologramas
Los hologramas son imágenes tratadas o modificadas hasta lograr que sean
percibidas por el ojo humano como tridimensionales, pudiendo ser observadas en
diferentes planos, a pesar de encontrarse en un soporte bidimensional, como es el
caso del papel.
Ejemplo:
Conforme se aprecia en este ejemplo, en las
etiquetas holográficas la combinación de
colores y/o la apariencia de los elementos
que conforman la marca, varían según el
ángulo desde el cual se aprecien3.
e) Otros
Dentro de lo que se entiende por marca, tienen cabida también aquellas percibidas
por sentidos distintos de la vista. Tal es el caso de las denominadas marcas táctiles,
que son aquellas percibidas por el sentido del tacto.
2 Liévano Mejía, José Daniel. Aproximación a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Revista de Derecho Privado N° 45 Enero – Junio de 2011. ISSN 1909-‐7794. 3 Panamá no admite el registro de marcas conformadas por hologramas, según lo establecido por el Artículo 91 numeral 15) de la Ley Nº 35, anteriormente citado.
20
Ejemplo:
Marca táctil registrada Forma como la marca táctil es aplicada al envase del producto
La marca del ejemplo es una marca táctil, consistente en una textura (superficie)
grabada en relieve de apariencia craquelada, cuarteada o resquebrajada, registrada
para identificar bebidas alcohólicas excepto cervezas, productos comprendidos en
la Clase 33 de la Clasificación Internacional4.
De otro lado, el desarrollo de la tecnología ha hecho posible generar imágenes en
movimiento y utilizarlas para identificar productos o servicios, dando lugar a las
denominadas marcas en movimiento o marcas animadas5. Asimismo, la definición
de marca de las legislaciones bajo estudio, permite considerar las marcas
gustativas (perceptibles por el sentido del gusto), y en general cualquier signo apto
para identificar productos o servicios en el mercado.
2.3. Clasificación de las marcas por su objeto de protección: marcas de producto y marcas de servicio
Atendiendo a su objeto de protección las marcas se clasifican en: marca de
producto y marca de servicio. Como su nombre lo indica, las marcas de producto
son aquellas destinadas a identificar productos en el mercado; mientras que las
marcas de servicio son las que se utilizan en relación con los servicios para
distinguirlos de los demás servicios similares que se ofrecen en el mercado.
4 Marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), de Ecuador, y en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de Colombia. La marca está conformada únicamente por la textura grabada en relieve. Se incluye el envase con la etiqueta OLD PARR (que no forman parte de la marca táctil) únicamente para ilustrar la forma en que se utiliza la marca táctil. 5 Conforme al citado Artículo 91 numeral 15) de la Ley Nº 35, Panamá no admite el registro de las denominadas marcas en movimiento.
21
3. EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS
No obstante que en términos generales, cualquier signo puede constituir marca y
ser utilizado como tal en el mercado, debemos tener presente que si se desea que
determinado signo sea admitido a registro como marca y gozar de la protección
que otorgan las leyes de propiedad industrial, se debe cumplir con el
procedimiento que la legislación del respectivo país establezca.
En todas las legislaciones bajo análisis, el procedimiento para el registro se inicia
con la presentación de una solicitud ante la autoridad competente, la misma que
debe someterse a un examen de forma y un examen de fondo. Si la solicitud pasa
con éxito ambos exámenes, será admitida a registro; caso contrario, será denegada.
En el caso del examen de forma, éste consiste en determinar si la solicitud de
registro cumple los requisitos formales establecidos en la respectiva legislación. En
relación con estos requisitos de forma, cabe tener en cuenta que todos los países
que participan en el Manual son miembros del Tratado de Derecho de Marcas
(conocido como TLT por sus siglas en Inglés)6.
El TLT es un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), que tiene como objetivo armonizar y agilizar los
procedimientos de registro de marcas 7 . En ese sentido, el TLT contiene
disposiciones que definen claramente cuáles son los requisitos de forma que deben
cumplir las solicitudes de registro de marcas, precisando en qué casos los países
miembros no pueden exigir mayores requisitos que los establecidos en el Tratado.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se desarrollan los distintos aspectos
que se deben contemplar como parte del examen de forma de las solicitudes de
registro de marcas; haciendo referencia en lo que corresponda a las disposiciones
del TLT.
6 Cabe precisar que Guatemala se adhirió el 12 de setiembre del 2016, y el Tratado entró en vigencia en dicho país el 12 de diciembre del 2016. 7 Ver Reseña del TLT en el Anexo 1 de este manual o en el enlace https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html.
22
3.1. Fecha de presentación de la solicitud
El primer paso al realizar el examen de forma de una solicitud de registro de marca
es determinar su fecha válida de presentación8, la cual podría no coincidir con la
fecha de ingreso a la mesa de partes o a la mesa de entrada de la Oficina, como
veremos en el punto 3.1.1.
El determinar la fecha de presentación de la solicitud es fundamental toda vez que,
como veremos más adelante en los puntos 3.1.2. y 3.1.3, es un aspecto que tiene
incidencia directa en dos figuras del derecho de propiedad industrial: la prelación
y la reivindicación de prioridad.
3.1.1. Requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación
En algunos países, las legislaciones de propiedad industrial establecen que la fecha
de presentación de la solicitud de registro de marca será aquella en la cual el
solicitante haya ingresado su solicitud a la Oficina, siempre y cuando se cumplan
con determinadas formalidades preliminares mínimas establecidas en la ley. A
estas formalidades se les denomina “requisitos mínimos para la asignación de fecha
de presentación”.
País Norma aplicable
Costa Rica Art. 10 (Ley Nº 7978).
El Salvador Art. 11 (Decreto Nº 868)
Guatemala Art. 24 (Decreto Nº 57-‐2000)
Honduras No contempla la figura.
Nicaragua Art. 11 (Ley Nº380)9
Panamá No contempla la figura.
República Dominicana
Art. 76 (Ley Nº 20-‐00)
8 Fecha válida para propósito de la protección que otorga el derecho de propiedad industrial. 9 En el caso de Nicaragua el artículo 2 del Reglamento (Decreto Nº 83-‐2001) dispone que si la solicitud de registro se presentara sin cumplir alguno de los requisitos establecidos en los artículos 9 y 11 de la Ley Nº 380, la Oficina debe notificar al solicitante para que subsane dentro de un plazo de dos meses contados desde la notificación. Si dentro del plazo indicado, se cumplieran todos los requisitos señalados, la solicitud conservará su fecha de presentación. Es decir, en el caso particular de Nicaragua si bien se establecen requisitos mínimos para asignar fecha de presentación de la solicitud, se permite subsanar la falta de estos requisitos, sin afectar la fecha inicial de presentación de la solicitud.
23
Como se aprecia en el cuadro anterior, de los países que participan en el Manual,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, contemplan
la exigencia de requisitos mínimos para la asignación de una fecha de
presentación. Así, en estos países los requisitos de forma se dividen en:
! Requisitos de forma indispensables para asignar “fecha y hora de
presentación”. Por tanto su ausencia determina que la solicitud no reciba
una fecha de presentación válida, la misma que será asignada cuando se
subsanen tales requisitos. Un ejemplo de estos requisitos es “la indicación
de los productos o servicios a distinguir con el signo solicitado”. Si se
presenta la solicitud sin este requisito, se considerará que la solicitud no
tiene una fecha de presentación válida,. La fecha de presentación válida
será aquella en la cual el solicitante subsane esta omisión.
! Requisitos de forma cuya omisión sí puede ser subsanada
posteriormente, sin afectar la fecha de presentación de la solicitud.
Un ejemplo de estos requisitos es la presentación del documento de poder,
cuya omisión puede ser subsanada posteriormente por el solicitante, sin
que ello tenga implicancias en la fecha de presentación de la solicitud.
Ahora bien, los requisitos de forma que son considerados “requisitos mínimos para
asignar fecha de presentación a la solicitud” en los países que contemplan esta
figura son los siguientes:
" Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante, así
como la dirección para recibir notificaciones en el país.
" La marca cuyo registro se solicita y su reproducción de acuerdo al tipo
de marca de que se trate.
" La indicación de los productos y/o servicios para los cuales se pretende
registrar la marca10.
" Una indicación expresa de que se solicita el registro de una marca11.
" El respectivo comprobante de pago12.
10 En el caso de Costa Rica, según lo dispuesto por artículo 10 inciso d) de la Ley Nº 7978, se debe indicar además, como requisito mínimo, la clase de la Clasificación Internacional a la que pertenecen los productos o servicios que se pretenden distinguir. 11 Este requisito mínimo se exige sólo en el caso de Nicaragua y República Dominicana.
24
" Copia del documento de identidad, según corresponda13.
3.1.2. Prelación
La prelación es un principio según el cual el primero en el tiempo, es el primero en
el derecho. En materia de marcas la prelación determina el mejor derecho que
tiene un solicitante para acceder al registro frente a otras solicitudes de registro
para el mismo signo.
A continuación se detallan las reglas de prelación aplicables:
País Reglas para establecer la prelación entre solicitudes
Costa Rica -‐ Tiene mejor derecho quien esté usando la marca de buena fe y desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
-‐ De no darse el supuesto anterior, tendrá mejor derecho quien presente primero la solicitud o invoque válidamente el derecho de prioridad de fecha más antigua.
-‐ Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.
El Salvador -‐ Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud.
Guatemala -‐ La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro.
Honduras -‐ En caso de conflicto entre dos solicitudes de registro, tendrá mejor derecho aquél que demuestre un uso anterior de la marca.
-‐ Caso contrario, el mejor derecho se determina por la fecha y hora de presentación de la solicitud.
Nicaragua -‐ La prelación se determina por la fecha y hora de presentación de cada solicitud. -‐ Sin perjuicio de lo anterior, será aplicable el derecho de prioridad que correspondiera, así como cualquier acuerdo lícito entre partes que determine una prelación diferente.
12 El comprobante de pago de la tasa se exige como requisito mínimo en Costa Rica , Guatemala y Nicaragua. No se exige en el caso de El Salvador y República Dominicana. 13 Este requisito mínimo aplica sólo en el caso de República Dominicana.
25
Panamá -‐ Tiene derecho preferente a obtener el registro, quien esté usando la marca en el comercio desde la fecha más antigua
-‐ Si la marca no está en uso, tiene mejor derecho quien presente primero la solicitud de registro, o quien invoque la fecha de prioridad más antigua.
Rep.
Dominicana
-‐ Tendrá prelación para obtener el registro de una marca quien la estuviese usando en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso inferior a seis meses. -‐ Si la marca no estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro la persona que primero presente la solicitud de registro.
Respecto a la prelación cabe señalar que, en principio, en un sistema registral
constitutivo, la misma se determina por la fecha y hora de presentación de la
solicitud ante la Oficina competente. De ahí la importancia de determinar la fecha y
hora de presentación que tiene una solicitud, en particular cuando la legislación
establece requisitos mínimos para la asignación de fecha de presentación, como
hemos visto en el punto anterior. Así, la solicitud con una fecha de presentación
válida anterior tendrá prelación frente a las solicitudes que se presenten con
posterioridad.
No obstante ello, como se advierte en el cuadro anterior, en algunos de los países
que participan en el Manual el uso del signo tiene también relevancia jurídica al
momento de establecer la prelación, lo cual debe ser tomado en cuenta por el
examinador.
Finalmente, cabe señalar que la prelación determina el orden en que el examinador
debe evaluar las solicitudes de registro.
3.1.3. Reivindicación de Prioridad
La reivindicación de prioridad es una figura establecida en el Convenio de París
(Artículo 4), según la cual sobre la base de la presentación regular de una solicitud
de registro de marca en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su
causahabiente puede, durante un plazo determinado de seis (6) meses, solicitar
protección para la misma marca en los demás países miembros, invocando esa
prioridad con la fecha correspondiente. Estas solicitudes posteriores se tratan,
26
para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran
presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior).
Así, en los países que contemplan esta figura, las solicitudes que reivindican una
prioridad anterior gozan de un mejor derecho respecto de las solicitudes relativas
a la misma marca, presentadas por terceros con posterioridad a la fecha de la
primera solicitud (solicitud que sirve de base para reivindicar prioridad).
Asimismo, las solicitudes que reivindican una prioridad anterior gozan también de
protección con respecto a todos los actos realizados después de la fecha de
presentación de la primera solicitud, y que normalmente serían aptos para anular
los derechos del solicitante respecto a la protección deseada.
Los países que participan en este Manual son miembros del Convenio de París, y
además han recogido la figura de la reivindicación de prioridad en sus respectivas
legislaciones internas, conforme al siguiente detalle:
País Norma Aplicable
Costa Rica Art. 5 de la Ley Nº 7978, y Art. 10 y 11 del Reglamento.
El Salvador Art. 6 (Decreto Nº 868) . Guatemala Art. 18 (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Art. 141 (Decreto Nº 12-‐99-‐E). Nicaragua Art. 10 de la Ley Nº380, Art. 16 al 19 del Reglamento. Panamá Art. 103 numeral 6 (Ley Nº 35). República Dominicana Art. 135 (Ley Nº 20-‐00).
Cabe precisar que, para beneficiarse de la reivindicación de prioridad, se deben
cumplir determinados requisitos. En ese sentido, si el examinador se encuentra
frente a una solicitud que reivindica la prioridad extranjera, deberá tener en
cuenta lo siguiente:
" Que la solicitud de registro que pretenda beneficiarse de la prioridad
haya sido presentada dentro del plazo de seis (6) meses contado a partir
del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud reivindicada
como prioritaria.
" Que exista la indicación del país en el que se presentó la solicitud
prioritaria y el número de presentación que le fue asignado.
" La copia de la solicitud prioritaria, con la certificación de la fecha de su
27
presentación, emitida por la Oficina respectiva (no requiere
legalización). Si estos documentos están en idioma distinto del español,
se debe presentar traducción simple.
" De ser el caso, el comprobante de pago de la tasa por concepto de
reivindicación de prioridad, de acuerdo con la legislación interna14.
Así, el examinador reconocerá el derecho de prioridad si en la solicitud que esté
analizando se verifican las siguientes condiciones:
" La marca objeto de la solicitud anterior y la marca para la que se solicita el
registro sea la misma;
" Los productos o servicios de ambas solicitudes sean idénticos, o los
productos o servicios de la solicitud que se examina estén comprendidos
en los de la solicitud anterior; y
" El solicitante sea el mismo en ambos casos. Si existiera discrepancia con
respecto a alguna de estas condiciones, no se aceptará la reivindicación de
prioridad.
Asimismo, el examinador debe verificar si la solicitud que está evaluando ha sido
válidamente presentada dentro del plazo legalmente establecido (seis meses de
presentada la primera solicitud), ya que sólo si se cumple con este plazo se podrá
beneficiar de la prioridad invocada. Para estos efectos, el examinador debe
entender por “solicitud válidamente presentada”, aquella efectuada de acuerdo con
la legislación local15.
Ahora bien, como hemos señalado, el solicitante que invoque prioridad debe
cumplir además con presentar copia de la solicitud por la cual se reivindica
prioridad, con la respectiva certificación de su fecha de presentación y
traducciones simples, de ser el caso. Este documento estará dispensado de
legalizaciones.
Si no se presenta este documento junto con la solicitud de registro, o si existiera
alguna discrepancia en su contenido, el examinador debe requerirle al solicitante
14 Este requisito aplica en el caso de República Dominicana (Artículo 135 de la Ley Nº 20-‐00). 15 En los países que regulan la figura de “requisitos mínimos” para la asignación de fecha de presentación, sólo se considerará que la solicitud ha sido válidamente presentada si es que reúne tales “requisitos mínimos”.
28
para que subsane esta omisión, dentro del plazo de ley16. Vencido este plazo sin
que se presenten estos documentos, se tendrá como no solicitada la reivindicación
de prioridad, y la solicitud continuará su trámite de registro con la fecha de
presentación local.
Otro punto que debe tener en cuenta el examinador al analizar una solicitud que
invoca prioridad es que el retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria,
después de su presentación válida, no destruye su aptitud para servir como base
de la prioridad invocada. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud
prioritaria haya dejado de existir.
Sobre la reivindicación de prioridad, existen situaciones más complejas que se
pueden presentar y que deben ser tomadas en cuenta por el examinador. A
continuación se presentan algunos de estos supuestos:
a) Prioridad parcial y prioridad múltiple.
El solicitante podrá reivindicar prioridad para todos o sólo para algunos de los
productos o servicios contenidos en la solicitud anterior o solicitud prioritaria. En
este último caso, se tratará de una reivindicación de prioridad parcial. Los
productos o servicios para los cuales se reivindica prioridad se beneficiarán de la
fecha de presentación de la solicitud extranjera, mientras que a los productos o
servicios restantes les corresponderá la fecha de presentación de la solicitud local.
En caso que para un mismo producto o servicio se reivindique prioridad con base
en más de una solicitud extranjera, el plazo para reivindicar prioridad se contará
desde la fecha de la solicitud extranjera más antigua. Asimismo, dicho producto o
servicio se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud extranjera más
antigua.
Por otro lado, en una misma solicitud se podrá invocar prioridad para uno o más
productos o servicios, sobre la base de una solicitud extranjera y para otros
productos o servicios, sobre la base de otra solicitud extranjera. Es decir, que en
una solicitud se pueden reivindicar dos o más prioridades respecto de distintos
productos o servicios contenidos en la solicitud, lo que se denomina prioridad
16 Este plazo es de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud que se está examinando.
29
múltiple. En este caso, el plazo para invocar cada prioridad se contará desde la
fecha de presentación de la respectiva solicitud prioritaria. Asimismo, cada
producto o servicio, o grupo de productos o servicios, se beneficiará de la fecha de
presentación de la solicitud prioritaria respectiva.
Finalmente, en una misma solicitud es posible hacer una reivindicación parcial y
múltiple. Es decir, algunos productos o servicios se pueden consignar sin
reivindicación de prioridad y los restantes reivindicando prioridad sobre la base
de una o más solicitudes extranjeras. En este caso aplica lo señalado en los
párrafos precedentes, según corresponda.
b) Prioridad por el uso en exposición
Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la
protección temporal del artículo 11 del Convenio de París17, el examinador debe
verificar que se acompañe a la solicitud la constancia emitida por la autoridad
organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese
necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la
marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la
exposición.
3.2. Verificación de requisitos de forma
El examinador deberá evaluar si la solicitud de registro cumple con las
formalidades establecidas en su respectiva legislación.
Así, en primer lugar debe verificar que la solicitud contenga lo siguiente:
17 Artículo 11 del CUP.-‐ Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales. 1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos. 2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición. 3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.
30
" Referencia que indique a la Oficina, de manera clara, que se solicita el
registro de una marca.
" Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás
generales del solicitante; así como nombre, profesión y domicilio del
representante legal o mandatario, cuando corresponda.
" Indicación de la marca, adjuntando su reproducción o representación
gráfica según sea el caso, en el número de ejemplares que determine la
legislación.
" Traducción18 o transliteración19 de los elementos denominativos de la
marca, cuando corresponda.
" Lista de productos o servicios que distinguirá la marca
" Indicación de la correspondiente clase o clases de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios de Niza, en su versión vigente.
" Las reservas o renuncias especiales, de ser el caso.
" La indicción de que se reivindica prioridad, de ser el caso.
" Dirección exacta para recibir notificaciones o medio para recibir
notificaciones.
" Lugar y fecha de la solicitud.
" Firma autógrafa del solicitante, apoderado o representante legal. En el
caso de Guatemala, Honduras y Panamá, la solicitud deberá contar
además con firma de abogado.
" Declaración de uso o intención de uso de la marca20.
Asimismo, el examinador debe verificar que junto a la solicitud de registro se
acompañe lo siguiente:
" Tratándose de marcas sonoras, el soporte (CD, DVD, USB u otro) que
contenga la marca.
" Documento que acredite la representación conforme a la cual se actúa
(poder) o su referencia (si el poder ya obra en la Oficina).
18 En el caso de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. 19 En el caso de Panamá, , según el artículo 103 numeral 5) de la Ley Nº 35. 20 En el caso de Panamá, según el artículo 103 numeral 7) de la Ley Nº 35.
31
" De ser el caso, las autorizaciones o certificaciones que corresponda
(tales como la certificación de la solicitud por la cual se invoca
prioridad).
" El comprobante de pago de las tasas establecidas21.
Es importante recordar que, en el caso de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y República Dominicana, de la totalidad de requisitos de forma
mencionados, algunos son considerados como requisitos mínimos de
admisibilidad para asignarle fecha de presentación a la solicitud (ver el punto
3.1.1.).
En ese sentido, en los mencionados países, el examinador deberá prestar especial
atención al cumplimiento de dichos requisitos mínimos, a efectos de determinar la
fecha de presentación de la solicitud. La ausencia de los demás requisitos motivará
también que el examinador notifique al solicitante para que los subsane en un
plazo determinado; sin embargo no se afectará la fecha de presentación de la
solicitud
En el caso de Honduras y Panamá, ninguno de los requisitos mencionados
condiciona la fecha de presentación de la solicitud, por lo que la falta de alguno de
ellos motivará que el examinador notifique al solicitante para que subsane; pero en
ningún caso se afectará la fecha de presentación de la solicitud.
A continuación se desarrolla en qué consisten los requisitos de forma establecidos
en las legislaciones bajo estudio.
3.2.1. Indicación de lo que se solicita
Este requisito se cumple con las expresiones “Formulario de Solicitud de Registro
de Marca”, “Solicitud de Registro de Marca”, “Formato de Solicitud de Registro de
Marca” u otras similares que encontramos en los formatos o formularios de
solicitud y que indican de manera indubitable a la Oficina en qué consiste el pedido
del administrado.
21 A excepción de El Salvador y Honduras.
32
3.2.2. Datos de identificación del solicitante o de su representante
Se requiere conocer el nombre completo del solicitante, en caso sea persona
natural, o su razón o denominación social en el caso de las personas jurídicas, así
como su nacionalidad o lugar de constitución (en el caso de las personas jurídicas)
y el domicilio actual. Estos datos son relevantes en tanto con la solicitud se
pretende obtener un derecho de propiedad industrial (marca registrada) y es
necesario individualizar claramente a quien será titular de ese derecho (titular de
la marca registrada).
En el caso de personas jurídicas será necesario además consignar los datos del
representante. Lo mismo sucederá en el caso de personas naturales que actúen a
través de un tercero.
3.2.3. Signo
El examinador debe corroborar que la solicitud incluya de manera clara e
indubitable la marca que se pretende registrar. Para ello se deberá consignar en la
solicitud una reproducción o representación gráfica de la marca que sea clara,
precisa completa, inteligible y duradera, en el número de ejemplares que
establezca cada legislación.
3.2.3.1. Representación gráfica
El requisito formal de consignar el signo en la solicitud guarda relación con la
exigencia establecida en diversas legislaciones, respecto a que el signo que se
solicite a registro como marca debe ser susceptible de ser representado
gráficamente22.
A continuación se presentan los criterios que se siguen para dar por cumplida esta
exigencia.
22 Las legislaciones bajo estudio, a excepción de la legislación de Costa Rica, exigen que el signo solicitado a registro como marca, sea susceptible de ser representado gráficamente.
33
a) Representación grafica de marcas tradicionales
-‐ Marcas denominativas: el requisito de consignar el signo y su representación
gráfica se cumple escribiendo la marca en el tipo de letra o caracteres estándar
utilizados para llenar el resto del formulario o formato de solicitud de registro.
-‐ Marcas figurativas y marcas mixtas: el requisito de consignar el signo y su
representación gráfica se cumple incluyendo en el formato una reproducción de la
marca, en blanco y negro o a colores, según como se desee que quede protegida.
Cabe precisar que en el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana, si el signo se presenta a colores, se entiende que se
reivindican los colores que aparecen en el signo. Es decir, no es necesario que el
solicitante expresamente señale que desea proteger esos colores. Por el contrario,
en el caso de Guatemala y Panamá, frente a este supuesto el examinador debe
requerir al solicitante para que señale de manera expresa si desea reivindicar los
colores que se aprecian en el signo.
b) Representación gráfica de marcas no tradicionales
-‐ Marcas tridimensionales: en este caso, el requisito de consignar el signo y su
representación gráfica se cumple adjuntando la imagen gráfica o fotográfica
bidimensional de una vista única o de las distintas vistas que presente la forma
tridimensional.
Por lo general es suficiente que el
solicitante presente la imagen de la
vista superior, vista inferior y vistas
laterales de la forma tridimensional,
conforme se aprecia en este ejemplo23.
Sin embargo, a criterio de la Oficina, y
dependiendo de las características del
signo, se podrá requerir que se
presenten vistas adicionales.
23 Marca tridimensional inscrita con Registro Nº 578813, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a favor de The Coca-‐Cola Company.
34
Asimismo, si la Oficina lo considera necesario, puede requerir al solicitante que
presente una descripción que ayude a notar los detalles o características de la
marca. Si esto no es suficiente para dicho propósito, la Oficina puede pedir al
solicitante que proporcione un ejemplar o espécimen de la forma tridimensional, a
efectos de poder apreciar mejor todas sus características.
Los criterios señalados guardan concordancia con lo establecido en la Regla 3,
numeral 3 del Reglamento del TLT, sobre la reproducción de una marca
tridimensional.
A continuación se presentan algunos ejemplos adicionales sobre la representación
gráfica de marcas tridimensionales, que pueden servir de referencia al
examinador24:
Japón: Nº de registro 4153602, clase 43 de la Clasificación Internacional.
Noruega: Nº de registro IR 785438,
para distinguir productos de la clase 5
de la Clasificación Internacional.
-‐ Marcas sonoras: en este caso el examinador deberá verificar en primer lugar que
el solicitante haya aportado el sonido o melodía contenido en un soporte, que
puede ser un CD, DVD, USB u otro. Con ello el solicitante cumplirá el requisito de
24 Ejemplos extraídos del documento SCT/16/2 del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo Sexta Sesión (Ginebra del 13 al 17 de noviembre del 2006).
35
indicar claramente el signo que pretende registrar. Sin embargo, adicionalmente
deberá cumplir con representar gráficamente el signo25.
Por lo general las legislaciones sólo establecen que el signo solicitado a registro
debe ser susceptible de representación gráfica, pero no señalan de qué manera se
cumple este requisito. Ello otorga la flexibilidad para que sean las propias Oficinas
las que a través de lineamientos o directrices internas establezcan de qué manera
entienden cumplido este requisito.
Así, en el caso de El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, se
aceptan dos mecanismos para representar gráficamente las marcas sonoras,
dependiendo de si la marca está conformada por una melodía, o si está
conformada por un sonido. a saber:
" Si la marca sonora está conformada por una melodía, el solicitante debe
cumplir con representar gráficamente la marca a través de un pentagrama. En
el caso de República Dominicana, el pentagrama aportado por el solicitante es
remitido al Conservatorio Nacional de Música a efectos de que informen si
dicho pentagrama coincide con la melodía aportada en el soporte (CD, DVD,
USB u otro)26.
" Tratándose de marcas sonoras conformadas por sonidos, el solicitante debe
cumplir con representar gráficamente la marca a través de un sonograma o
espectro sonoro obtenido en un laboratorio de sonido. Los costos que ello
implique son asumidos por el solicitante.
De otro lado, en Guatemala se considera cumplido el requisito de representación
gráfica de la marca sonora con la descripción de la melodía o sonido que se
pretende registrar como marca.
25 Excepto en el caso de Costa Rica, cuya legislación no contempla este requisito. 26 Dado que dentro del perfil de un examinador de marcas en los países bajo estudio, no se contempla que deba tener conocimientos de música, la Oficina necesita auxiliarse de otras entidades para corroborar si el pentagrama aportado refleja efectivamente la melodía que se pretende registrar como marca. Los costos que ello implique corresponden ser asumidos por el solicitante, en tanto corresponde al solicitante cumplir con el requisito de representar gráficamente la marca que pretende registrar.
36
En el caso de Nicaragua, tratándose de marcas conformadas por melodías, se
requiere que sean representadas gráficamente a través de un pentagrama27. Si
bien no se ha establecido cómo proceder cuando la marca está conformada por un
sonido, se podría recurrir, a criterio de la Oficina, al mecanismo de exigir la
representación gráfica a través de un sonograma o espectro sonoro.
-‐ Hologramas: En las Oficinas que participan en el Manual no se ha presentado aún
una solicitud de registro de una marca conformada por un holograma. No obstante,
en relación con la representación gráfica de este tipo de marcas, cabe señalar
algunos criterios que se siguen en otras Oficinas28, a saber:
" Representar gráficamente la marca a través de una imagen que capte el efecto
holográfico en su totalidad.
" Presentar vistas o imágenes del holograma desde distintos ángulos.
" Si el holograma está constituido por un solo objeto que no cambia, se puede
requerir que se represente ese objeto desde distintos ángulos.
" Si el holograma está conformado por varios objetos o un objeto que cambia, se
puede requerir que se represente cada uno de esos objetos o las distintas
vistas de ese objeto, según sea el caso.
-‐ Marcas olfativas: A la fecha ninguna de las Oficinas participantes en el Manual
han recibido una solicitud para el registro de una marca olfativa. No obstante ello,
a modo de referencia, cabe mencionar que la registrabilidad de este tipo de marcas
no es un tema pacífico.
Así, en el caso de los países que admiten su registro, se acepta como
representación gráfica de la marca olfativa la descripción del olor o aroma29.
Frente a ello, existe jurisprudencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO)30 y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
que cuestiona la posibilidad de representación gráfica de este tipo de marcas.
27 Dado que en Nicaragua no está definido el mecanismo de representación grafica para el caso de las marcas conformadas por sonidos, se sugiere tener en cuenta el criterio seguido en El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, donde las marcas sonoras conformadas por sonidos, se representan a través del sonograma o espectro sonoro obtenido en un laboratorio de sonido. 28 Según información recogida en el Documento SCT/19/2, del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo Novena Sesión (Ginebra del 21 al 25 de julio del 2008) 29 Ver el Documento SCT/19/2, anteriormente citado. 30 Antes Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
37
Así, se señala que “La descripción de un olor, aun cuando sea gráfica, no resulta
admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente
precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor
que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva”.
Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la entonces Oficina de Armonización
del Marcado Interior (OAMI), hoy EUIPO, del 12 de diciembre de 2005, en el asunto
R 0445/2003-‐4 – El olor a limón (marca olfativa).
Por otro lado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Sentencia
del de 12 de diciembre de 2002, sobre el asunto C-‐273/00 Ralf Sieckmann/Oficina
de Patentes y Marcas Alemana, ha señalado que: “Por lo que se refiera a la fórmula
química (…) una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la
sustancia en cuanto tal (…)”.
Ante esta imposibilidad de obtener una representación gráfica, algunas Oficinas
consideran que las marcas olfativas no son registrables31. Es decir, se acepta que en
el mercado puedan existir marcas olfativas (conformadas por olores o aromas); sin
embargo se considera que estas marcas no podrían ser admitidas a registro en
tanto no cumplirían con el requisito de representación gráfica.
3.2.3.2.Número de reproducciones
Además de representar gráficamente el signo y consignarlo en la solicitud, el
solicitante debe cumplir con adjuntar un número determinado de reproducciones
del signo, según lo establecido en la respectiva legislación.
Sobre el particular, cabe señalar que el Reglamento del Tratado de Derecho de
Marcas (TLT), en la Regla 3, numeral 2, establece que tratándose de signos en
blanco y negro, la Oficina podrá exigir un máximo de cinco (5) reproducciones.
Tratándose de signos en los que se reivindique el color, se podrán exigir un
máximo de cinco (5) reproducciones a color y cinco (5) reproducciones en blanco
y negro. En el caso de signos denominativos, en los que no se reivindique un tipo
de letra distinto del estándar que emplea la Oficina, bastará una reproducción de la
marca. 31 Tal es el caso de España (Al respecto ver OEPM. El secreto está en la marca. Publicado en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/El_secre to_esta_en_la_marca.pdf).
38
3.2.3.3.Clasificación de elementos figurativos – Arreglo de Viena
Para facilitar la gestión de la información referente a las marcas solicitadas y
registradas en el país, las Oficinas clasifican los elementos figurativos de las marcas
solicitadas a registro. En el desarrollo de esta labor, se utiliza la Clasificación
Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas, o Clasificación de Viena,
establecida en virtud del Acuerdo de Viena de 1973, en su edición vigente 32.
La clasificación de los elementos figurativos de las marcas es importante, entre
otras razones, porque facilita la búsqueda de anterioridades. Así, para conocer si la
marca que se está examinando es idéntica o similar con una anteriormente
solicitada o registrada, el examinador realizará la búsqueda dentro del grupo de
marcas que compartan la misma clasificación.
Para lograr resultados más precisos en la búsqueda de anterioridades, se
recomienda realizar la clasificación de los distintos elementos figurativos que
conformen la marca que se solicita a registro.
3.2.4. Productos y servicios
a) Delimitación del distingue
El solicitante debe consignar de manera expresa los productos o servicios que
pretenda distinguir con la marca solicitada a registro. Ello en la medida que es
necesario delimitar cuál es el alcance del derecho que se pretende con la solicitud
de registro, es decir, sobre qué productos o servicios recaerá el derecho exclusivo
que recibirá el titular cuando la marca sea registrada.
No se admiten fórmulas imprecisas tales como mencionar algunos productos o
servicios y concluir agregando las expresiones “y otros”, “y similares”, “y todos los
demás”, entre otras, toda vez que ello iría contra la exigencia de que los productos
o servicios se mencionen de manera expresa.
32 Véase: “Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas (Clasificación de Viena)”. Disponible en: https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/faq.html. Asimismo, como Anexo 2 se adjunta el documento “Acerca de la Clasificación de Viena”, elaborado por OMPI.
39
b) Clasificación de los productos y servicios – Arreglo de Niza
Para clasificación de los productos y/o servicios a ser distinguidos por la marca
solicitada a registro, el examinador debe utilizar la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios, establecida por el Arreglo de Niza (Clasificación de Niza)33.
Los países Centroamericanos y la República Dominicana no son parte del Arreglo
de Niza, sin embargo aplican la Clasificación de Niza por disposición de sus
respectivas legislaciones internas, según el detalle que se presenta en el siguiente
cuadro:
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 89 de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 85 de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 164 de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 156 de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐E). Nicaragua Artículo 93 de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 94 de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 164 de la Ley Nº 20-‐00.
En este punto resulta pertinente señalar que, en los países que son miembros del
TLT34, la solicitud de registro puede estar referida a más de una clase de productos
o servicios de la Clasificación de Niza. Esto se conoce como “solicitudes multiclase”.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la labor del examinador en esta parte de
examen consiste en verificar si en la solicitud se han consignado de manera
expresa los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con el signo
solicitado a registro; así como verificar si se ha indicado la clase de la Clasificación
de Niza a la que pertenecen. No se admiten solicitudes que contengan expresiones
33 La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La versión 2016 de la décima edición, entró en vigor el 1 de enero de 2016. La Clasificación de Niza contiene cuarenta y cinco (45) clases con sus correspondientes títulos y notas explicativas así como una lista alfabética. Los títulos de cada clase son indicaciones generales referidas al ámbito al que pertenecen, en principio, los productos o servicios. Las notas explicativas aclaran qué productos o servicios entran o no dentro del ámbito del título de clase y, por tanto, deben considerarse una parte integrante de la Clasificación. (Tomado de “La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza”, disponible en: www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/spa/nice/spap1.pdf.). Cabe precisar que la lista alfabética ordenada por clases, contiene una relación extensa de los productos o servicios que pertenecen a una misma clase; sin embargo no se trata de una lista taxativa o cerrada. 34 Ya hemos mencionado que son parte del TLT todos los países que participan en este Manual.
40
tales como “todos los productos (o servicios) de la clase X”, toda vez que indicaciones
de este tipo no constituye un indicación expresa de los productos y/o servicios a
distinguir.
Esta etapa del examen de forma se ve facilitada en aquellos casos en los que el
solicitante consigna productos o servicios que se encuentran dentro de las listas
alfabéticas de productos y servicios contenidos en la Clasificación de Niza. Por ello,
por lo general se recomienda a los solicitantes utilizar los términos contenidos en
la Clasificación de Niza.
No obstante lo señalado, es posible que el solicitante consigne productos o
servicios que no están dentro de los listados de la Clasificación de Niza35. Esta
posibilidad de distinguir productos o servicios que no están de modo expreso en
los listados de la Clasificación de Niza no puede ser limitada por la Oficina, pues
implicaría alterar la voluntad del solicitante y vulnerar su derecho de petición. En
estos casos, corresponde que el examinador recurra a los criterios de clasificación
contenidos en la Clasificación de Niza para determinar la clase a la que pertenecen
los productos o servicios consignados por el solicitante36.
En el mismo sentido, cuando se trata de productos regionales con nombres
particulares, es recomendable evitar forzar la utilización exacta de los términos
consignados en la Clasificación de Niza, ya que se corre el riesgo de alterar la
voluntad del solicitante, es decir, que se termine consignando productos que no
coinciden con los que inicialmente deseaba distinguir el solicitante. Así, en estos
casos el examinador debe también recurrir a los criterios de clasificación
contenidos en la Clasificación de Niza, para determinar la clase a la que
corresponden tales productos.
De otro lado cabe mencionar que, por lo general, las Oficinas aceptan que las
solicitudes consignen como productos o servicios a distinguir, los encabezados de
las clases de la Clasificación de Niza. Sobre el particular se debe tener en cuenta
que los encabezados de las clases son meramente referenciales y tienen por
35 Si bien la Clasificación de Niza incluye en cada clase listas extensas de productos y servicios, no cubre todos los productos y servicios que se pueden ofrecer en el Mercado. 36 Para la labor de clasificación de productos y servicios, se recomienda utilizar como referencia las “Observaciones Generales” de la Clasificación de Niza, documento que se adjunta al presente Manual como Anexo 3.
41
finalidad dar una idea de los productos o servicios que se encuentran incluidos o
que podrían estar incluidos en cada una de las clases de la Clasificación37.
No obstante lo anterior, queda a criterio de cada Oficina determinar el alcance que
le brinda a los encabezados de las clases de la Clasificación de Niza. Así, algunas
Oficinas consideran que si en la solicitud se consigna el encabezado de una clase,
únicamente se pretende proteger los productos o servicios detallados
expresamente en ese encabezado38. Otras Oficinas, por el contrario, consideran que
si el solicitante consigna el encabezado de una clase, lo que pretende es proteger
todos los productos o servicios pertenecientes a dicha clase39.
Especial atención merece la labor de clasificación de productos y servicios en las
solicitudes multiclase. En estos casos, el examinador debe verificar además que en
la solicitud los productos o servicios se presenten agrupados de acuerdo a la clase
de la Clasificación de Niza a la que pertenezcan, y ubicados siguiendo el orden de
las clases de dicha Clasificación.
Si realizado el examen de forma se determina que los productos o servicios no
corresponden a la clase o clases consignadas en la solicitud de registro, el
examinador debe requerir al solicitante para que subsane indicando la
clasificación que corresponda; o que modifique el listado de productos o servicios
adecuándolo a la clasificación indicada40.
El examinador debe verificar que las modificaciones que eventualmente realice el
solicitante, para subsanar el requerimiento formulado, no impliquen un aumento
de los productos y/o servicios originalmente propuestos en la solicitud. Ilustramos
lo señalado con el siguiente ejemplo.
Caso hipotético: Se presenta una solicitud de registro de marca en la que se
consignan como productos a distinguir “cerveza, vino y tabaco”, indicándose
37 Ello teniendo en cuenta además que en los listados de la Clasificación de Niza no son taxativos, ya que no contemplan todos los productos o servicios que se pueden ofrecer en el Mercado. 38 Es el caso de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 39 Es el caso de El Salvador. 40 Las Oficinas de Honduras y Nicaragua se encuentran facultadas para enmendar de oficio las clasificaciones incorrectas. En el caso de Nicaragua, ante este supuesto el examinador debe prevenir al solicitante con la finalidad de que se proceda a abonar la tasa administrativa correspondiente.
42
como clase a la que pertenecen dichos productos la clase 33 de la
Clasificación de Niza.
Frente a dicha solicitud, el examinador debe requerir al solicitante para que
subsane el error, toda vez que la “cerveza” y el “tabaco” no pertenecen a la
clase 33 de la Clasificación de Niza.
La empresa podrá subsanar dicho requerimiento solicitando que la
“cerveza” se asigne a la clase 32, el “vino” a la clase 33 y el “tabaco” a la 34
de la Clasificación de Niza. Esta modificación es admisible, toda vez que
aunque ahora existan tres clases, la lista de productos y servicios no se
habrá ampliado41.
Cabe precisar sin embargo, que frente a un caso como el planteado, en
Guatemala, Honduras y Panamá, lo que correspondería es que el solicitante
presente una limitación de productos, eliminando de la lista de productos
la “cerveza” y el “tabaco”, que son los productos que no corresponden a la
clase 33 indicada en la solicitud.
3.2.5. Existencia y representación del solicitante: formalidad del documento
de poder
El trámite para obtener el registro de una marca se puede realizar personalmente
o por medio de un representante42. En el caso de las personas jurídicas, por su
naturaleza, necesariamente actúan a través de un representante.
En el caso de Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador el representante o
apoderado debe ser un abogado facultado para ejercer en la jurisdicción del país
donde se solicita el registro. En Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua,
cualquier persona puede actuar como apoderado.
41 Si como consecuencia de la corrección de la clase a la que pertenecen los productos o servicios se incrementa el número de clases involucradas; el solicitante deberá proceder a cancelar la(s) tasas correspondientes a cada clase adicional. Si las tasas por clase pendientes de pago no se abonan en el plazo previsto, la solicitud se considerará retirada salvo que la o las clases que estén cubiertas por el importe ya pagado, sean claramente identificables. La solicitud se considerará retirada para aquellas clases para las que no se haya abonado el importe íntegro de la tasa. 42 A excepción de Panamá, cuya legislación exige que en todos los casos (tanto personas naturales, como jurídicas) la solicitud de registro de marca se presente por medio de un representante o apoderado.
43
Por otro lado, si el solicitante no tiene un domicilio o establecimiento permanente
en el país en el que solicita el registro, necesariamente deberá designar un
apoderado. En este caso específico, en Nicaragua y Guatemala se establece como
requisito que el apoderado sea abogado.
Las facultades de representación del apoderado se acreditan mediante el
documento de poder. Asimismo, en el caso de las personas jurídicas, la existencia y
representación de las mismas queda acreditada con el documento de poder, no
siendo necesario un certificado o un documento especial que demuestre la
existencia de la persona jurídica.
3.2.5.1. Poderes otorgados en el país
Tratándose de poderes otorgados en el país, el examinador debe verificar en
primer lugar que se cumplan las siguientes formalidades:
" Que conste por escrito, redactado en Español, o traducido al Español.
" Que consigne los datos de identificación del poderdante.
" Que consigne los datos de identificación del apoderado o del
representante43.
" Que consigne las facultades para representar al solicitante en
procedimientos de registro de marca.
" Que el poder esté vigente.
" Que el documento esté firmado por el poderdante. En el caso de
personas jurídicas, que esté firmado por quien represente a la persona
jurídica.
Sobre las formalidades del documento de poder, el Tratado de Derecho de Marcas
(TLT) establece que ninguna parte contratante de dicho Tratado podrá exigir
requisitos adicionales44. En ese sentido, en los países que son parte de dicho
43 En Costa Rica, además de los requisitos mencionados se requiere la autenticación de firmas y fecha de otorgamiento. 44 Artículo 4 numeral 6) del TLT.
44
Tratado45 no es necesario que el documento de poder cuente con autenticación o
legalización notarial, que era un requisito que tradicionalmente se exigía en
algunos países.
Sin perjuicio de ello, cabe precisar que Costa Rica, al amparo de su legislación
interna 46 , requiere que el poder conste en un mandato autenticado, como
formalidad mínima. Asimismo, las Oficinas de Honduras y Nicaragua continúan
requiriendo que el documento de poder cuente con legalización47. En el caso de El
Salvador, a criterio de la Oficina, los poderes que no requieren legalización son sólo
aquellos que son presentados utilizando los formularios tipo del TLT.
3.2.5.2. Poderes otorgados en el extranjero
Los poderes otorgados en el extranjero deben cumplir con las mismas
formalidades señaladas para los poderes nacionales.
En cuanto a las legalizaciones, aplica lo que hemos señalado anteriormente en el
sentido que, si bien el TLT establece que en los países miembros de dicho tratado
no es exigible que el poder cuente con legalizaciones consulares ni notariales,
algunas Oficinas continúan requiriendo que el documento de poder esté
autenticado48, o que cuente con legalizaciones, que en el caso de poderes otorgados
en el extranjero, consiste por lo general en una cadena de legalizaciones que
incluye legalizaciones consulares49.
En ese sentido, en relación con las legalizaciones, cabe tener en cuenta otro
Tratado, a saber, el Convenio de la Haya sobre la Apostilla 50 , instrumento
internacional que tiene como propósito suprimir el requisito de la delegación
diplomática y consular de los documentos públicos (incluyendo certificaciones
oficiales puestas en documentos privados, como es el caso del poder) que se
45 Ya hemos indicado que en el presente caso todos los países que participan en el Manual son parte del TLT. 46 Artículo 82bis de la Ley Nº 7978. 47 Antes de su adhesión al TLT Guatemala exigía que el poder estuviera legalizado. Ahora, con la reciente entrada en vigor del TLT (12 de diciembre del 2016), Guatemala se encuentra en pleno proceso de implementación de este Tratado. 48 Tal es el caso de Costa Rica. 49 Tal es el caso de Honduras y Nicaragua. A la fecha de la revisión del presente Manual Guatemala continuaba exigiendo que el poder estuviera legalizado, dado que recién el TLT ha entrado en vigencia el 12 de diciembre del 2016, y está en proceso de adecuación a dicho Tratado. En el caso de El Salvador, se exige el requisito de legalizaciones cuando el poder no obra en un formulario tipo del TLT. 50 Acuerdo firmado el 5 de octubre de 1961, en la Haya, Países Bajos.
45
originen en un estado miembro del Convenio, y que se pretendan utilizar en otro.
Así, los documentos emitidos en un país de miembro del Convenio que hayan sido
certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país
miembro, sin necesidad de otro tipo de autenticación.
Considerando todo lo anterior, podemos resumir señalando que:
! Según el TLT, en los países que son parte de este Tratado no corresponde
exigir que el documento de poder cuente con autenticaciones y/o
legalizaciones notariales o consulares.
! No obstante lo señalado, si estos países, por disposición de su legislación
interna, o por criterio adoptado por la Oficina, continúan exigiendo que el
documento de poder cuente con autenticaciones o legalizaciones, deben tener
en cuenta que tratándose de poderes otorgados en el extranjero, los países
miembros del Convenio de la Haya sobre la Apostilla, están obligados a
aceptar un documento de poder apostillado en lugar de la cadena de
legalizaciones que solían presentar los poderes51.
3.2.5.3. Otras disposiciones del Tratado de Derecho de Marcas (TLT)
relacionadas con el documento de poder
Además de buscar simplificar el trámite de registro de marcas a través de la
eliminación del requisito de legalizaciones en el documento de poder, el TLT
incluye otras disposiciones relacionadas con este requisito, que deben ser tomadas
en cuenta por los países miembros de dicho Tratado, a saber:
! El poder podrá referirse a una o más solicitudes identificadas en el poder, o
podrá referirse en general a todas las solicitudes existentes o futuras del
poderdante.
! El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos.
! Si el poder se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de
poder previsto en el Reglamento del TLT debe ser aceptado por la Oficina52.
51 Sobre el particular, el examinador debe tener en cuenta que todos los países que participan en el Manual son miembros tanto del TLT como del Convenio de la Haya sobre la Apostilla. 52 Ver los Formularios Tipo en: https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=294436
46
3.2.5.4. Gestor oficioso
Ante un supuesto de emergencia, gravedad, urgencia o simplemente por ser una
facultad conferida por la respectiva legislación, el futuro representante, quien aún
no ostenta dicha condición (por ejemplo, por no tener el documento de poder que
le otorga facultades), puede presentar la solicitud de registro de marca por cuenta
de su mandante, bajo la figura jurídica del “gestor” o “gestor oficioso”, como por lo
general se le denomina en las legislaciones que contemplan esta figura53. En estos
casos, el examinador deberá constatar que se haya adjuntado a la solicitud el
documento de garantía requerido en la mayoría de las legislaciones, que puede ser
un pagaré, libertad de gravamen o fianza.
La gestoría no sustituye la formalidad del poder, y por ello, suele tener una
vigencia corta concebida para permitir al solicitante presentar el documento de
poder debidamente otorgado, autenticado y legalizado, según sea el caso.
Transcurrido dicho plazo de vigencia sin que el poder haya sido aportado, el
examinador deberá declarar la solicitud abandonada y/o desistida, conforme a lo
dispuesto en su respectiva legislación.
En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de esta figura en los países que
participan en el Manual.
País Norma Aplicable
Costa Rica El examinador debe corroborar que el gestor presente la fianza o garantía respectiva con la propia solicitud, la misma que servirá para responder por las resultas del asunto (a la fecha, 3.000 Colones). Si no se presenta la fianza o garantía, la solicitud se tendrá por no presentada. De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Nº 7978 y el artículo 286 del Código Procesal Civil, el Reglamento (Decreto Nº 30233-‐J), en su artículo 9, establece que el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o tres meses, si fuere extranjero, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. De no cumplirse lo anterior, la solicitud se tendrá por no presentada y perderá el derecho de prelación.
53 Debe tomarse en consideración que en el caso de la gestoría oficiosa todos los países que la reconocen exigen que sea ejercida por un abogado.
47
País Norma Aplicable
El Salvador En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso, el cual debe ser abogado, de conformidad a lo establecido en el Artículo 75, último párrafo de la Ley de marcas y Otros signos Distintivos (Decreto Nº 868). EL examinador debe verificar que el solicitante rinda garantía suficiente para responder por las resultas del asunto. Por una costumbre establecida, los gestores rinden una fianza personal o una fianza en efectivo de $571.43.
Guatemala Aplica en casos graves y urgentes calificados por el Registro, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (Acuerdo Gubernativo Nº 89-‐2002), el examinador deberá constatar que el gestor oficioso aporte en la solicitud una fianza por el plazo de un año y por un monto que fije la Oficina, que en todo caso no será mayor a cinco mil Quetzales (Q.5.000.00). El gestor deberá acompañar la fianza respectiva dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación que le realice la Oficina. En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones, el interesado deberá solicitarlo por escrito a la Oficina. La resolución correspondiente deberá individualizar al solicitante y fijará el monto a garantizar en ciento cincuenta mil Quetzales (Q.150.000.00). La fianza deberá ser emitida a favor del Registro por el plazo de un (1) año a partir de la fecha de la Resolución, la cual podrá ser endosada a favor del afectado. La Oficina deberá llevar un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía.
Honduras Se admite la presentación de la solicitud bajo la figura de la gestoría oficiosa aportando una fianza personal, conforme al Artículo 4 párrafo II de la Ley de Procedimientos Civiles. No obstante, si la solicitud se presenta a través de gestores, sin aportar la respectiva fianza o documento, se notifica al solicitante concediéndole un plazo de treinta (30) días para que aporte el poder de representación. Conforme al artículo 86 de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐E), hasta que el solicitante no cumpla con presentar el documento de poder, la solicitud deberá mantenerse en suspenso.
48
País Norma Aplicable
Nicaragua Aplica en casos graves y urgentes calificados por el Registro, de conformidad con el Artículo 87 de la Ley Nº380. El examinador debe verificar que en toda solicitud presentada al amparo de esta figura de representación temporal, se adjunte como garantía una “libertad de gravamen” expedida por el Registro de Bienes Inmuebles, junto con el formulario de presentación como gestor oficioso. Una vez que el poder sea debidamente aportado, la fianza será cancelada.
Panamá Esta figura se encuentra regulada en el artículo 103 de la Ley Nº 35. En esta norma se establece que para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará una fianza a través de un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos, para lo cual se concede el plazo de dos (2) meses, prorrogables de manera automática por un (1) mes adicional a petición del solicitante antes del vencimiento del plazo de los dos meses que inicialmente se conceden. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.
República Dominicana
Se contempla la figura del “gestor” y la obligación de la Oficina de crear un Banco o Archivo de gestores.
Cabe indicar que los montos consignados en el cuadro anterior pueden variar. En
ese sentido, el examinador deberá verificar cuáles son los montos vigentes al
momento que realiza el examen.
3.2.6. Otros requisitos de forma
3.2.6.1. Tasas
A excepción de Honduras54 y El Salvador55, los demás países requieren que la
solicitud de registro se presente acompañada del comprobante de pago de la tasa
correspondiente56.
54 Decreto Nº 12-‐99-‐E, articulo 174 numeral 4) inciso a). 55 En El Salvador, el Artículo 18, último párrafo, y Artículo 109 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que el pago se realiza en la etapa final del trámite. Así, conforme a las normas señaladas, en caso el signo cumpla los requisitos de registrabilidad y no se encuentre incurso en alguna prohibición de registro, la Oficina ordena el registro de la marca, previo pago de los derechos correspondientes.
49
3.2.6.2. Traducción y transliteración del signo solicitado
En algunas legislaciones se establece que si la marca solicitada a registro está
conformada por un elemento denominativo que tiene significado en un idioma
distinto del español, se debe acompañar la respectiva traducción. Tal es el caso de
Costa Rica 57 , El Salvador 58 , Guatemala 59 , Honduras 60 y Panamá61 , donde el
examinador deberá verificar, como parte del examen de forma, que se cumpla este
requisito.
En el caso de Panamá, si la marca que se solicita a registro se encuentra
representada con un sistema de escritura diferente al que se utiliza en el idioma
español (alfabeto latino), se deberá cumplir con presentar la transliteración de
dicho signo62. Así por ejemplo, si el signo solicitado a registro está escrito en
caracteres árabes, caracteres chinos, o en cirílico, se deberá además cumplir con el
requisito de presentar el signo escrito en el alfabeto latino.
3.2.6.3. Traducción de los documentos anexos a la solicitud
En el siguiente cuadro se resume la práctica de las Oficinas que participan en el
Manual, en relación con las traducciones de los documentos que se acompañan a la
solicitud.
56 En el Anexo 4, se adjunta el cuadro de las tasas correspondientes a cada país. Cabe precisar que, en el caso de Panamá, la DIGERPI percibirá tasas y sobretasas en concepto de servicios, conforme a lo dispuesto en los artículos 200 y 202 de la Ley Nº 35. En Guatemala, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento, el pago de las tasas establecidas podrá acreditarse en el expediente correspondiente adjuntando el documento original emitido a favor del interesado, o bien, mediante fotocopia del mismo legalizada por notario. En Nicaragua, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento, en caso de no presentarse el comprobante de pago de la tasa básica establecida, se deberá dar curso a la solicitud, debiendo el solicitante presentarla en un plazo no mayor de dos meses, de lo contrario se tendrá como abandonada de pleno derecho la solicitud y se archivará de oficio. El solicitante debe cancelar una tasa básica por la solicitud de registro de la marca y una tasa complementaria por cada una de las clases para la cual solicita la marca. Asimismo, si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese notificado la resolución por la cual se ordena el registro de la marca, el solicitante no hubiese efectuado el pago de la tasa por concepto de inscripción, quedará sin efecto la resolución y se archivará el expediente sin más trámite. 57 Artículo 9 inciso g) de la Ley Nº 7978. 58 Artículo 10 inciso c) de la Ley (Decreto Legislativo Nº 868). 59 Artículo 22 inciso d) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). 60 Artículo 85 numeral 2 de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐E) 61 Artículo 103 inciso 4) de la Ley Nº 35. 62 Artículo 103 inciso 5) de la Ley Nº 35.
50
País Norma Aplicable
Costa Rica Conforme al Artículo 294 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, se admite el uso de traducciones simples.
El Salvador Según el Artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe comprobarse la presentación de las diligencias de traducción ante un notario. En El Salvador no existe registro de traductores certificados.
Guatemala Solo se admiten traducciones juradas. El examinador debe constatar que las traducciones hayan seguido el trámite de autenticación autorizada correspondiente.
Honduras Todo documento presentado en idioma que no sea el español, debe estar previamente traducido por la Sección de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras. Si el documento viene del exterior con la traducción, se debe verificar que la Sección de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras haya realizado su cotejo y haya externado su aprobación.
Nicaragua No se admiten traducciones simples. Todas las traducciones deben ser llevadas a cabo por un notario que dé fe de su conocimiento del idioma y que también haga constar que tiene un periodo de ejercicio profesional superior a diez años, o por un intérprete nombrado por él.
Panamá EL artículo 81 del Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 7) establece que los documentos y certificaciones que no estén expresados en idioma español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción. Estos documentos y certificaciones estarán dispensados de toda legalización o autenticación notarial o consular.
República Dominicana
En aplicación de la Ley Nº 20-‐00, Ley de Propiedad Industrial, los lineamientos actuales del Departamento de Marcas, permiten el uso de traducciones simples.
Cabe precisar que en el caso de los documentos que sirven para acreditar la
reivindicación de prioridad invocada, las Oficinas admiten traducción simple.
3.3. Modificaciones a la solicitud de registro
En cualquier momento del trámite, el solicitante podrá modificar su solicitud,
siempre que ello no implique una modificación sustancial del signo o una
51
ampliación de productos o servicios63. A continuación, se desarrollan los supuestos
de modificación de la solicitud que son aceptados por las Oficinas:
3.3.1. Modificación no sustancial del signo
El solicitante puede pedir a la Oficina que acepte pequeñas variaciones o
modificaciones en la conformación del signo solicitado que no alteren la impresión
visual de conjunto que genera el signo. Así, se acepta que se eliminen o modifiquen
elementos secundarios o que aparezcan en un segundo plano dentro de la
conformación del signo64.
Por el contrario, no se aceptan modificaciones sustanciales como por ejemplo que
el solicitante pretenda modificar el signo inicialmente presentado como
denominativo, agregándole elementos figurativos que lo conviertan en un signo
mixto. Del mismo modo, se considera una modificación sustancial no aceptable que
a un signo presentado inicialmente en blanco y negro, se le agregue
posteriormente colores.
3.3.2. Limitación de productos o servicios
Durante el trámite, el solicitante puede también introducir cambios en la lista de
productos o servicios a distinguir, siempre que dichos cambios impliquen una
reducción o limitación de los productos o servicios inicialmente consignados.
En ese sentido, si inicialmente se solicitó el registro de una marca para distinguir
“huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, de la clase 29 de la
Clasificación Internacional, el solicitante puede pedir a la Oficina que la lista de
productos quede restringida a “leche y productos lácteos”, eliminándose así los
demás productos inicialmente consignados.
Del mismo modo, si inicialmente se solicitó el registro de la marca para distinguir
“productos lácteos”, el solicitante puede pedir a la Oficina que la solicitud quede
63 De ser el caso, la modificación de la solicitud implicará el pago de la tasa, conforme a la legislación interna de cada país. Al respecto, ver cuadro de tasas en el Anexo 4. 64 En el caso de Panamá, conforme al artículo 75 del Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 7), si la modificación no sustancial del signo se produce después de la publicación de la solicitud, se debe efectuar una nueva publicación.
52
restringida únicamente a “queso”. Esta es una limitación de productos que será
aceptada por la Oficina, toda vez que el producto “queso” estaba inicialmente
considerado en la solicitud, dentro de la expresión “productos lácteos”.
Por el contrario, si la solicitud se presentó inicialmente para distinguir “huevos;
leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, de la clase 29 de la
Clasificación Internacional, el solicitante no puede pretender que la lista de
productos se modifique para incluir “carne de ave y carne de caza”, toda vez que si
bien se trata de productos de la misma clase 29, su inclusión implicaría una
ampliación de la lista inicialmente consignada, lo cual no está permitido por ley.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar el caso especial de Panamá que,
conforme a su legislación interna, admite la modificación de la solicitud para
incluir nuevos productos o servicios. Al respecto, la legislación panameña precisa
que si la ampliación de la lista de productos o servicios se produce luego de la
publicación de la solicitud, se tendrá que efectuar una nueva publicación65.
3.4. División de la solicitud
Conforme al Artículo 7 del TLT, en cualquier momento del trámite de la solicitud
de registro66, el solicitante podrá pedir a la Oficina que dicha solicitud (solicitud
inicial) sea dividida en dos o más solicitudes (que se convertirán en solicitudes
fraccionarias)67.
El pedido de división que presente el solicitante deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la respectiva legislación interna, siendo el principal requisito el
señalar a la Oficina de manera clara qué productos o servicios, de los inicialmente
consignados, quedarán comprendidos dentro de cada solicitud fraccionaria.
Al analizar el pedido de división, el examinador debe tener en cuenta que en
ningún caso la división de la solicitud podrá implicar una ampliación de la lista de
productos o servicios de la solicitud inicial.
65 Artículo 75 del Reglamento ( Decreto Ejecutivo Nº 7). 66 Incluidas las etapas de oposición y de impugnación de la solicitud. 67 Si bien Guatemala no es miembro del TLT, por disposición de su legislación interna permite la división de la solicitud de registro. Así lo establece el Artículo 12 del Reglamento (Acuerdo Gubernativo Nº 89-‐2002).
53
Cabe precisar además que cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de
prelación o de prioridad reconocida a la solicitud inicial.
Es importante señalar que en el caso específico de Panamá, conforme a su
legislación interna, el pedido de división de la solicitud sólo será aceptado si con
dicha división los defectos que contenga la solicitud o la causal de oposición, si la
hubiere, quedan circunscritos a la solicitud inicial de la cual surgen las demás
solicitudes68.
3.5. Cesión de derechos
Durante el trámite de la solicitud, el solicitante puede ceder a un tercero los
derechos expectaticios sobre dicha solicitud.
Si el solicitante actúa a través de un representante, el examinador deberá verificar
que quien formule el desistimiento cuente con facultades para disponer de los
derechos del solicitante. Asimismo, el examinador debe verificar que el nuevo
solicitante acredite su existencia y representación; caso contrario, deberá requerir
que se subsane esta omisión.
3.6. Desistimiento o retiro de la solicitud
En cualquier momento del trámite el solicitante podrá desistirse de la solicitud. Sin
embargo el desistimiento no implicará la devolución de las tasas que se hayan
pagado.
Si el solicitante actúa a través de un representante, el examinador deberá verificar
que éste cuente con las facultades para formular el desistimiento; caso contrario,
deberá requerir que se acrediten tales facultades.
Admitido el desistimiento, el examinador procederá a archivar la solicitud, la cual
perderá prelación.
68 Artículo 93-‐A de la Ley Nº 35. Cabe precisar que las solicitudes de registro con oposición, no son de competencia de la DIGERPI.
54
4. EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS
El examen de fondo consiste en determinar si el signo solicitado a registro cumple
con ser suficientemente distintivo; y si no se encuentra comprendido en alguna de
las prohibiciones de registro establecidas en la respectiva legislación, las cuales
pueden basarse en motivos absolutos o en motivos relativos, conforme se
desarrolla más adelante.
4.1. Requisito de aptitud distintiva
Por “distintividad” o “aptitud distintiva” se debe entender la capacidad del signo
para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado
diferenciándolos de otros similares que se encuentren en el comercio. En ese
sentido, resulta ser una particularidad de la marca y representa su función
esencial. Si el signo no logra individualizar o distinguir el producto o servicio al
cual se aplica, no podrá ser considerado marca.
Dentro de las marcas, podemos identificar niveles o grados de distintividad,
clasificándose en: marcas evocativas, marcas arbitrarias y marcas de fantasía.
4.1.1. Marcas evocativas
Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u
otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del
producto o servicio al cual se aplican. Ejemplos de marcas evocativas o sugestivas,
son los siguientes:
DOLOFIN – para distinguir analgésicos, de clase 5.
DEL CAÑAL – para distinguir rones, de la clase 33.
DON ALGODÓN – para distinguir prendas de vestir de la
clase 25.
Estas marcas cuentan con aptitud distintiva que les permite acceder al registro; sin
embargo, deben tolerar la coexistencia de marcas de terceros que incluyan las
55
mismas partículas evocativas o sugestivas. Así, por ejemplo, en el caso de la marca
DOLFIN, su titular deberá tolerar que ingresen al registro y al mercado otras
marcas de terceros, que incluyan la partícula “DOL” que evoca o sugiere que el
producto al que se aplica está destinado a calmar el dolor. Por ello, se sostiene que
son marcas con distintividad débil.
4.1.2. Marcas arbitrarias
Son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que tienen un
significado para el consumidor medio, pero dicho significado no guarda relación
con el producto o servicio que se pretende distinguir. Por ello, se trata de marcas
que tienen un grado de distintividad mayor al que poseen las marcas evocativas.
Ejemplos de marcas arbitrarias son los siguientes:
GALLO – para distinguir cervezas de la clase 32.
NEVADA-‐ para distinguir productos lácteos de la clase 29.
4.1.3. Marcas de fantasía
Son marcas conformadas por denominaciones u otros elementos que no tienen
significado alguno para el consumidor medio, y por ello su capacidad distintividad
es mucho mayor. Son ejemplos de marcas de fantasía, los siguientes:
HYUNDAI – para distinguir vehículos de la clase 12.
PERSIL – para distinguir detergentes de la clase 3.
TOBLERONE – para distinguir chocolates de la clase 30.
Las marcas evocativas, arbitrarias y de fantasía son marcas en principio
registrables, en tanto cumplen con el requisito esencial de tener aptitud
distintiva69.
69 Son registrables, siempre que no incurran en alguna otra prohibición de registro, como por ejemplo, el ser confundibles con una marca previamente solicitada o registrada a favor de un tercero, entre otras prohibiciones que vamos a analizar a continuación.
56
Tomando en cuenta lo anterior, y habiendo establecido en qué consiste la aptitud
distintiva como requisito de registrabilidad, y los distintos grados de distintividad
que puede tener un signo, cabe ahora detenernos en las prohibiciones de registro,
empezando por aquellas que tienen que ver precisamente con la ausencia de
aptitud distintiva en el signo solicitado a registro.
4.2. Prohibiciones de registro por motivos absolutos
Son aquellas que se basan en la incapacidad del signo de cumplir con la función
esencial que debe cumplir toda marca, a saber, su función identificadora o
distintiva70. Adicionalmente algunas prohibiciones absolutas han sido establecidas
en atención a motivos de interés público o interés general.
A continuación se desarrollan las principales prohibiciones de registro que
contemplan las legislaciones de los países que participan en el Manual.
4.2.1. Signos carentes de aptitud distintiva
Dado que la distintividad o aptitud distintiva es la esencia de toda marca, las
principales causales de irregistrabilidad tienen que ver con la ausencia de este
requisito.
Así, las legislaciones de marcas regulan supuestos específicos de signos carentes de
aptitud distintiva, siendo los principales: los signos genéricos (designaciones
comunes o usuales), signos descriptivos, forma usual de los productos o de sus
envases, los colores aisladamente considerados y otros signos que no reúnan los
atributos necesarios para distinguir productos o servicios en el mercado.
a) Signos genéricos (designaciones comunes o usuales)
Signos genéricos son aquellos que se limitan a designar los productos o servicios
que pretenden distinguir, o que designan el género, categoría o especie de dichos
productos o servicios. 70 Por esta razón, el primer paso que debe tomarse al examinar los motivos absolutos de irregistrabilidad, consiste en comprobar si el signo para el que se solicita el registro, puede efectivamente constituir una marca, conforme a lo establecido en la respectiva legislación.
57
Se incluye además dentro de esta prohibición de registro a los vocablos que en el
lenguaje corriente o en la usanza comercial se utilizan para designar a los
productos o servicios que se pretenden distinguir.
Del mismo modo, bajo este supuesto se encuentran los signos conformados por el
nombre técnico o científico de los productos o servicios respecto de los cuales se
pretende utilizar el signo solicitado a registro.
Esta prohibición de registro se encuentra contemplada en las legislaciones de los
países bajo involucrados, según el siguiente detalle.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso c) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso c) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso d) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 4) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 inciso e) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 2) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73, numeral 1), inciso d) de la Ley Nº 20-‐00.
En aplicación de esta prohibición de registro, el examinador debe evitar otorgar un
derecho de exclusiva sobre una palabra cuyo uso sea necesario para denominar
precisamente los productos o servicios que se pretenden distinguir, toda vez que
ello generaría una situación injusta para los competidores.
Ejemplos:
“CHIMICHURRI”: Resulta genérico para distinguir salsas y adobos culinarios, de la clase 30. “FRUTA“: Signo genérico en relación con manzanas, de la clase 31. “CYNARA SCOLYMUS”: Resulta genérico para distinguir alcachofas, de la clase 31, por ser el nombre científico de dichos productos.
Es importante precisar que el carácter genérico de un signo debe ser evaluado en
función de los productos o servicios que pretende distinguir. Así, el examinador no
58
debe perder de vista el giro comercial o técnico en el cual se desenvolverá el
producto o servicio que pretende ser identificado con el signo solicitado a registro.
Ello, en la medida que designaciones que puedan resultar comunes o genéricas, por
ejemplo en el rubro agrícola o ganadero, pueden no serlo en usos mercantiles
diversos como el sector turístico o el inmobiliario.
Ejemplo: La denominación “ESMOQUIN” para distinguir prendas de vestir de la
clase 25 de la Clasificación Internacional.
ESMOQUIN
Comentario: Este signo resulta ser genérico para
productos tales como trajes y vestidos de sastre
en la clase 25 de la Clasificación Internacional. Sin
embargo, puede resultar perfectamente distintiva
para servicios de telecomunicaciones.
De otro lado, el examinador debe tener en cuenta que las palabras de idiomas
distintos del español, pueden también incurrir en esta prohibición de registro, si el
público consumidor conoce su significado como consecuencia de su utilización
masiva o por la falta de un equivalente preciso en el idioma español71.
Ejemplo: La denominación T-‐SHIRT para distinguir prendas de vestir, de la clase
25 de la Clasificación Internacional.
T-‐SHIRT
Comentario: Este signo resulta genérico para
distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la
Clasificación Internacional. Si bien se trata de una
expresión en idioma extranjero, es usualmente
empleada para referirse a un tipo de prenda de
vestir (camiseta), por lo que el consumidor medio
está familiarizado con su significado.
Así, tratándose de marcas que contengan términos en lenguas diversas al español,
el examinador deberá tener en cuenta su significado (por la traducción que en
algunos casos debe aportarse en la solicitud), para concluir si se trata o no de un
71 Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 21. Disponible en: www.oepm.es.
59
extranjerismo conocido o empleado comúnmente por el consumidor del sector,
como consecuencia de uso extendido en el lenguaje común, en ciertos círculos
comerciales. Tal es el caso de “HOT DOG” que resulta genérico en relación a
sándwiches de la clase 30 de la Clasificación Internacional, toda vez que es el
nombre con el que se conoce precisamente a un tipo de sándwich.
En la misma línea, bajo esta prohibición se encuadran también los signos, palabras
o nombres que fueron marcas o gozaron de capacidad distintiva y que en el
momento de la solicitud, han devenido en la forma usual de designar el producto,
por su uso inadecuado en el mercado.
En efecto, la genericidad puede ser también un fenómeno sobreviniente que afecte
a la marca en un momento posterior al otorgamiento del registro, durante su
vigencia. Este es uno de los riesgos que normalmente corren las marcas de
productos “pioneros” o productos o servicios cuya presencia fue o sigue siendo
única en el mercado, en virtud de su liderazgo tecnológico o comercial.
De otro lado cabe agregar que bajo esta prohibición de registro también se
encuentran las abreviaturas usuales o comunes, utilizadas para referirse a los
productos y/o servicios que se pretende distinguir.
Ejemplos:
“BCO” Es genérico en relación con servicios bancarios de clase 36. “ARQ” Es genérico en relación con servicios de arquitectura y diseño de la clase 42.
Un punto a tener en cuenta es que si a una denominación genérica se le introducen
ligeras variaciones en su escritura que no alteran su significado conceptual, no se
elimina el carácter genérico del signo, ya que lo importante es si el consumidor
medio percibe a dicha denominación (independientemente de la forma como está
escrita) como la mera designación del producto o servicio que se pretende
distinguir.
60
Ejemplo: La denominación SAPATTO para distinguir calzado, de la clase 25 de la
Clasificación Internacional.
SAPPATO
Comentario: Este signo resulta ser genérico en
relación con “calzado”, toda vez que,
independientemente de la forma como esté
escrita, el consumidor la percibirá como
equivalente a “zapato”.
Sin perjuicio de todo lo anterior, es importante precisar que sí es válido admitir a
registro signos que incluyan denominaciones genéricas, siempre que estén
acompañadas de otros elementos que le aporten la distintividad necesaria al signo
en su conjunto.
Ejemplo: La denominación SAPATTO PEGASO para distinguir calzado, de la clase
25 de la Clasificación Internacional.
SAPPATO PEGASO
Comentario: Este signo, analizado en su conjunto,
resulta ser distintivo para distinguir calzado, toda
vez que si bien incluye el término “SAPPATO”
(que será percibido como genérico por el
consumidor medio), la denominación “PEGASO”,
le otorga distintividad.
En casos como el del ejemplo mencionado, se debe tener en cuenta que el registro
de un signo que incluya un término genérico, acompañado de otros elementos
distintivos, no otorga a su titular derechos exclusivos sobre el término genérico
aisladamente considerado. Así, en el ejemplo anterior, el registro del signo
“SAPPATO PEGASO”, no otorgaría a su titular un derecho exclusivo sobre el
término “SAPPATO”, aisladamente considerado.
b) Signos descriptivos
Se considera signos descriptivos a aquellos que transmiten un mensaje que
informa directamente acerca de las características de los productos o servicios que
se pretenden distinguir. Así, la finalidad de esta prohibición de registro es evitar
61
que sobre una denominación o figura puramente descriptivos recaiga un derecho
de exclusiva que impida a otros competidores utilizar dichos elementos en
productos o servicios similares, pues se trata de signos de uso necesario en el
tráfico mercantil y que, por tanto, deben estar a disposición de todos los
competidores del sector.
Esta prohibición de registro se encuentra regulada en todos los países
involucrados, según el siguiente detalle.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso d) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso d) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso e) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 3) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 inciso f) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 2) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73, numeral 1), inciso c) de la Ley Nº 20-‐00.
Atendiendo a lo expuesto, al analizar si un signo solicitado a registro se encuentra
incurso en esta prohibición de registro, el examinador deberá tener en cuenta la
impresión general que suscita el signo y su relación con los productos o servicios
que se pretenden distinguir, a efectos de determinar si el signo se limita a brindar
información sobre sus características; todo ello, desde la perspectiva del
consumidor medio, es decir, de los consumidores reales o potenciales
consumidores de tales productos o servicios.
Ejemplos:
“FRIOS” Resulta descriptivo en relación con helados, de la clase 30. “ANTICASPA” Resulta descriptivo en relación con champú y acondicionador, de la clase 3. “DURADERA” Resulta descriptivo en relación con pintura, de la clase 2.
62
Dado que, como hemos mencionado, lo relevante es la percepción que tenga el
consumidor medio respecto del signo solicitado, tratándose de palabras o
expresiones en otro idioma, éstas serán descriptivas si el consumidor entiende su
significado. Así sucede en el caso de palabras de otro idioma que son
frecuentemente utilizadas en determinado sector, lo que determina que el
consumidor medio esté familiarizado con esas palabras. Tal es el caso de la
expresión “COTTON” que, puesta en relación con prendas de vestir, se considera
descriptiva toda vez que el consumidor al ver esta expresión puesta en una prenda
de vestir, entiende que está brindando información respecto del material del que
están hechos dichos productos.
Ahora bien, en cuanto al alcance de esta prohibición de registro, las normas
respectivas en cada uno de los países involucrados, citan solo a modo enunciativo,
las características de los productos o servicios a los cuales hace referencia un signo
descriptivo. Así, se señala que los signos descriptivos son aquellos que informan o
describen acerca de: la composición química, el peso, la medida, el precio, la
función, el propósito, la calidad, la técnica de elaboración, o el destino del producto
o servicio. Sin embargo, si el signo solicitado informa acerca de cualquier otra
característica del producto o servicio, se considerará igualmente descriptivo, y por
lo tanto será denegado a registro.
En esa línea, a modo enunciativo detallamos a continuación algunas de las
características a las que se refieren los signos que se califican como descriptivos:
! Tipo de producto o servicio: Los signos que informan acerca del tipo o
naturaleza del producto o servicio a distinguir se consideran descriptivos y,
por lo tanto, no aptos para ser registrados como marcas. Ejemplo: la
denominación “PURA DE VACA”, es descriptiva para distinguir leche, de
clase 29 de la Clasificación Internacional.
! Especie de los productos o servicios: Cuando el signo está conformado
por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio.
Ejemplo. La denominación “Arábica” es descriptiva para café, de la clase 30
de la Clasificación Internacional.
63
! Calidad: Se incluyen dentro de este supuesto los términos frecuentemente
utilizados para referirse al nivel de calidad de los productos o servicios a
distinguir. Ejemplo: “DE PRIMERA”, “SUPERIOR” o “PREMIUM”.
! Cantidad: Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que normalmente se
expenden los productos, o que hacen referencia a medidas de cantidad
utilizadas en el rubro al que pertenecen dichos productos. Ejemplo:
“DOCENA” es descriptivo en relación con huevos (clase 29); “SIX PACK” es
una expresión descriptiva en relación con cervezas (clase 32); “LITRO” es
descriptiva en relación con bebidas u otros productos que se comercialicen
en presentaciones que utilicen el “litro” como referencia de medida. Se
considera dentro de esta prohibición a las unidades de medidas o de
cantidad que tengan alguna relevancia comercial dentro del sector
pertinente, y no a todas las hipotéticamente posibles.
! Destino: El destino guarda relación con la función normal o el uso que se
dará al producto o servicio Ejemplo: la denominación “TERAPIA” es
descriptiva del destino o finalidad de los productos “instrumentos de
masaje”.
! Valor: Se consideran descriptivos los signos que de manera directa
refieren al valor del producto o servicio, en términos económicos o
monetarios. Por consiguiente, se incluye dentro de este supuesto
expresiones tales como: “PRECIO JUSTO”, “BARATO” o “MAS POR SU
DINERO”.
! Origen geográfico: Un signo es descriptivo del origen geográfico cuando
de manera directa informa acerca del lugar de producción, elaboración o
extracción de los productos, o acerca del lugar de prestación de los
servicios, del lugar en el que la empresa que presta servicios tenga su sede,
o del lugar desde donde la prestación de servicios se administra y controla.
Ello aplicará en casos en los que el lugar, región o país, sean conocidos o
reputados por la producción de los productos o la prestación de los
servicios a distinguir. Ejemplo: “JAPÓN” en relación con aparatos
electrónicos.
64
! Época de producción de los productos o de prestación de los servicios:
Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios,
como por ejemplo “24 HORAS” respecto de servicios de cajeros
automáticos. También incluye el momento en que se producen o elaboran
los productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos. Así,
tratándose de vinos y bebidas espirituosas, la indicación de un
determinado año hace referencia directa a la cosecha y, por consiguiente
resulta ser información relevante para el consumidor del sector pertinente
al tomar una decisión de compra.
De otro lado, cabe precisar que no es necesario que el signo sea denominativo o
mixto para que se considere descriptivo. En efecto, un signo figurativo puede
resultar descriptivo de las características del producto o servicio a distinguir, como
se puede apreciar en siguiente ejemplo.
Ejemplo: Signo conformado por la representación de naranjas, para distinguir
jugos de fruta de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
Comentario: El registro de este signo debe
rechazarse pues informa directamente acerca de una
de las características de los productos que se
pretenden distinguir, a saber, la fruta con la cual se
han elaborado los jugos que se pretenden distinguir.
Es importante tener en cuenta que para determinar si un signo es descriptivo, el
análisis no debe ser realizado en abstracto, sino en relación con el producto o
servicio que se pretende distinguir, a efectos de determinar si el signo informa
acerca de una cualidad o característica de dicho producto o servicio. Es por ello
que en el ejemplo anterior sobre el signo conformado por la “figura de naranjas”,
se estableció que el mismo es descriptivo toda vez que pretende distinguir “jugos
de fruta”. Sin embargo, sí podría ser registrable como marca para distinguir
productos tales como “instrumentos musicales”.
Cabe precisar que es posible registrar como marca signos que incluyan elementos
descriptivos, siempre que presenten otros elementos que le aporten aptitud
65
distintiva al conjunto. Un ejemplo de lo mencionado es el signo que se presenta a
continuación.
Ejemplo: Signo conformado por la denominación “RAYIYO DE SOL JUGO DE
FRUTA NATURAL Y LOGOTIPO”, para distinguir jugos de fruta de la clase 32 de la
Clasificación Internacional.
Comentario: Signo susceptible de acceder a
registro, toda vez que si bien contiene elementos
descriptivos (figura de naranjas y la frase “JUGO
DE FRUTA NATURAL”), incluye además la
denominación “RAYITO DE SOL”, que es arbitraria
en relación con “jugos de fruta”, y por lo tanto le
aporta distintividad al signo en su conjunto.
Finalmente, en relación con esta prohibición de registro se debe tener en cuenta
que el hecho que una denominación descriptiva se encuentre escrita con errores
ortográficos o gramaticales, o con ligeras modificaciones, no resulta suficiente para
eliminar el carácter descriptivo del signo.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar como ejemplo que, para
distinguir “zapatos” de la clase 25 de la Clasificación Internacional, resultan ser
signos descriptivos tanto la denominación “CUERO”, como la denominación
“KUERO”, toda vez que aunque esta última presente un error de escritura, ambas
denominaciones (“CUERO” y “KUERO”) serán percibidas por el consumidor medio
como información respecto del material del que están hechos los zapatos que se
pretenden distinguir.
-‐ Signos descriptivos vs. Marcas evocativas o sugestivas.
Los signos descriptivos deben diferenciarse de los signos considerados evocativos
o sugestivos, pues estos últimos sí poseen capacidad distintiva y por tanto son
susceptibles de ser registrados.
La diferencia entre las marcas sugestivas o evocativas y los signos descriptivos,
consiste en que las primeras “sugieren” o “evocan” alguna cualidad o característica
66
del producto y/o servicio, más no lo describen directamente, como sí sucede en el
caso de los signos descriptivos. Los signos evocativos obligan al consumidor a
hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y
sus cualidades, aún cuando este esfuerzo mental sea mínimo.
c) Forma usual del producto o de sus envases
Esta es una prohibición de registro que resulta aplicable exclusivamente a signos
tridimensionales. Así, mediante esta prohibición se trata de evitar que accedan al
registro formas tridimensionales que no posean suficiente aptitud distintiva y que,
por tanto, no sean capaces identificar un producto en atención a su origen
empresarial, que es la función esencial de toda marca.
En el siguiente cuadro se precisa la norma respectiva que regula esta prohibición
en los países involucrados.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso a), de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso a) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso b) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 1) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 inciso c) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 14) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73, numeral 1), inciso a) de la Ley Nº 20-‐00.
Al evaluar si el signo solicitado se encuentra incurso en esta prohibición de
registro, el examinador debe indagar en primer lugar cuál es la forma usual del
producto que se pretende distinguir (o la forma usual de su envase), y establecer si
el signo que está analizando es idéntico o muy semejante a dicha forma usual. Si la
respuesta es afirmativa, entonces el signo solicitado se encontrará incurso en esta
prohibición de registro y no deberá ser admitido a registro.
A continuación, algunos ejemplos de signos que incurren en esta prohibición de
registro:
67
Ejemplo 1: Signo conformado por la forma tridimensional de un cepillo, solicitado
para distinguir “cepillos de dientes”, de la clase 21 de la Clasificación internacional.
Comentario: El signo solicitado está
conformado por la forma usual de un cepillo de
dientes, sin particularidad alguna. En ese
sentido, no será percibido por el consumidor
como un signo que indique un origen
empresarial determinado; razón por la cual no
podría ser registrado como marca.
Ejemplo 2: Signo constituido por la forma tridimensional de una brocha, solicitado
para distinguir brochas para pintar, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Este signo no podría ser admitido
a registro, al estar conformado por una forma
tridimensional que no se diferencia de otras
brochas tradicionales para pintar que se
encuentran en el mercado, y no presenta
elementos adicionales que le aporten
distintividad.
d) Colores aisladamente considerados
Se prohíbe el registro de colores o tonalidades de colores aisladamente
considerados. Con ello se trata de evitar otorgar una ventaja a un competidor en
particular, habida cuenta que existe un número limitado de colores fundamentales.
En efecto, de registrarse una marca conformada exclusivamente por un color
generaría un obstáculo para los demás competidores, que se verían impedidos de
utilizar dicho color en la presentación de sus productos o en la oferta de sus
servicios.
La prohibición de registrar colores aisladamente considerados se encuentra
regulada en la respectiva legislación de los países, según se advierte del siguiente
cuadro.
68
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso e) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso e) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso f) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 5) de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E). Nicaragua Artículo 7 inciso g) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 17) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73, numeral 1), inciso e) de la Ley Nº 20-‐00.
Se incluyen dentro de esta prohibición de registro los signos constituidos
exclusivamente por una tonalidad o matiz de un color fundamental pues carecen
del requisito básico de la capacidad distintiva.
Ejemplo de signo no registrable: Signo constituido exclusivamente por el color
rojo, para distinguir confites y golosinas, de la clase 30 de la Clasificación
Internacional.
Comentario: Este signo constituido por el color
rojo, sin estar delimitado por una forma
específica72 no puede ser admitido a registro, ya
que carece de aptitud distintiva.
Por el contrario, sí es posible registrar signos conformados por un color delimitado
por una forma específica que sea distintiva. Son igualmente registrables, los signos
conformados por una combinación de colores. A continuación ejemplos de signos
que sí son registrables:
Ejemplo 1: Signo conformado por la representación de un rayo, de color amarillo,
para distinguir útiles de escritorio, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Este signo sí es susceptible de ser
registrado, toda vez que no pretende reivindicar
el color amarillo en abstracto, sino delimitado por
la figura de un rayo, que resulta distintiva en
relación con “útiles de escritorio”, de la clase 16.
72 La figura rectangular no forma parte del signo. Se utiliza para graficar que lo que se pretende registrar es simplemente “el color rojo”.
69
Ejemplo 2: Signo conformado por franjas horizontales en la combinación de
colores celeste, amarillo y beige, en distintas tonalidades, para distinguir frutas en
conserva, de la clase 29 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Este signo sí es susceptible de ser
registrado, toda vez que no pretende reivindicar
los colores en abstracto, sino una particular
combinación y disposición de colores, que resulta
distintiva en relación con “frutas en conserva”.
e) Una letra o un dígito aisladamente considerado
Una letra o un número aislado, se considera incapaz por sí mismo de distinguir
productos o servicios. La base legal para denegar el registro de este tipo de signos,
se encuentra en la siguientes normas73:
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso f) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso f) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso g) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 6) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 inciso a) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 17) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73, numeral 1), inciso f) de la Ley Nº 20-‐00.
Conforme a esta prohibición, por ejemplo, no se podría admitir a registro el signo
constituido exclusivamente por el número 9 para distinguir café, de la clase 30 de
la Clasificación Internacional.
Por el contrario, sí son registrables las letras o dígitos con características
especiales, combinadas o que llevan un diseño especial, que las dotan de carácter
distintivo, como es el caso de los ejemplos que se presentan a continuación.
73 Honduras, Nicaragua y República Dominicana no disponen en sus legislaciones de una norma que regule de manera expresa este supuesto. En ese sentido, en dichos países este tipo de signos son denegados a registro al amparo de la norma que de manera general impide el registro de signos carentes de aptitud distintiva.
70
Ejemplo 1:
Comentario: Este signo sería registrable para
distinguir “goma de mascar”, de la clase 30 de la
Clasificación Internacional, en tanto el número
cinco no se muestra aisladamente sino, como
parte de otros elementos figurativos que
componen la globalidad del signo a registrar.
Ejemplo 2:
Ejemplo 3:
Comentario: Estos signos (ejemplo 2 y 3) fueron admitidos a registro en Panamá, toda vez que el objeto de protección de la marca no recae sobre la letra “M” aisladamente considerada, sino sobre los diseños o grafías particulares que en cada caso presentan. Cabe precisar, sin embargo que, en casos como estos, por lo general los titulares de las marcas deben tolerar la existencia de otros signos que contengan esta misma letra, siempre que presenten diseños o grafías que los diferencien y eviten un riesgo de confusión en el consumidor.
Ejemplo 3:
Ejemplo 4:
Comentario: Marca registrada para distinguir
servicios de producción y montaje de programas
televisivos, esparcimiento y diversión televisada,
de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
Del mismo modo, sí son admitidos a registro los signos constituidos por caracteres
romanos, o por números compuestos por dos o más dígitos, como el ejemplo que
se presenta a continuación.
71
Ejemplo 5:
767 Comentario: Este signo sí resulta registrable74 para
distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre,
aérea o marítima, de la clase 12 de la Clasificación
Internacional. Ello, en la medida que no se trata de un
dígito aislado, sino de una combinación de tres dígitos.
f) Otros supuestos de falta de aptitud distintiva
Si bien, como hemos visto hasta ahora, las legislaciones de los países que
participan en el Manual contemplan de manera expresa distintos supuestos de
signos carentes de aptitud distintiva (signos genéricos, descriptivos, formas
usuales, entre otros), no es posible detallar todos los supuestos de signos que
adolecen del requisito de distintividad. Es por ello que es frecuente encontrar en
las legislaciones una norma que con carácter general impide el registro como
marca de signos que no cuenten con la aptitud distintiva necesaria, tal y como se
aprecia en el siguiente cuadro75.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso g) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 2 inciso d) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso a) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 6) de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E). Nicaragua Artículo 7 inciso a) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 89 de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73.1 inciso f) de la Ley Nº 20-‐00.
Incurren dentro de esta prohibición de registro términos que si bien no son
genéricos o descriptivos, son de uso frecuente en el giro comercial al que
74 Marca registrada a favor de Boeing Management Company. 75 La legislación de El Salvador y Panamá, respectivamente, a diferencia de lo que sucede en los demás países, no incluye de manera expresa esta prohibición de registro de signos carentes de aptitud distintiva. Sin embargo, este requisito sí está contemplado en dichas normas dentro de la disposición que define lo que se entiende por “marca”. En ese sentido, frente a signos que si bien no están comprendidos en alguna de las prohibiciones específicas, carecen de aptitud distintiva para ser considerados “marca”, el examinador puede recurrir a la norma que establece la definición de marca, en la cual se establece como condición que el signo tenga “aptitud distintiva” o que sea “susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio”.
72
pertenecen los productos o servicios que se pretenden distinguir; así como los
términos o expresiones frecuentemente utilizadas en la oferta de productos y
servicios.
Otro supuesto incluido en esta prohibición es el de colores, que si bien están
delimitados por una forma específica, guardan relación con la función, naturaleza u
otra característica de los productos o servicios para los cuales se pretenden
registrar. Tal es el caso por ejemplo del color rojo, que no resulta distintivo para
distinguir extintores, toda vez que el color rojo es asociado directamente a dichos
productos. En la misma línea, se puede mencionar como ejemplo el color ámbar
que es comúnmente utilizado en los envases de determinados tipos de cerveza, por
razones de orden técnico, por lo que carece de aptitud distintiva en relación con
estos productos.
g) Análisis de la aptitud distintiva en marcas no tradicionales
El examen para determinar si un signo tiene la aptitud distintiva necesaria para ser
registrado como marca, merece atención especial en el caso de los signos no
tradicionales. A continuación, se presentan algunos elementos de juicio a tener en
cuenta al analizar los casos más frecuentes de signos no tradicionales:
! Signos sonoros: El examinador, poniéndose en el lugar del consumidor
medio del sector pertinente, deberá establecer si el sonido o melodía
solicitado a registro, guarda relación directa con los productos o servicios
que se pretenden distinguir.
Así, por ejemplo, el signo sonoro constituido por el mugido de una vaca no
sería distintivo para distinguir “leche”, de la clase 29 de la Clasificación
Internacional, toda vez que dicho signo se limita a informar al consumidor
que el producto en cuestión es “leche de vaca”; razón por la cual se
encontraría incurso en la prohibición de registro referida a los signos
descriptivos.
Por el contrario, un signo de tales características (conformado por el
mugido de una vaca), sí podría ser registrable para distinguir
“computadoras”, de la clase 9 de la Clasificación Internacional, toda vez que
73
resulta ser un signo arbitrario en relación con estos productos, y por lo
tanto cuenta con la aptitud distintiva necesaria para ser registrado como
marca.
! Signos olfativos: También en este caso, el examinador debe evaluar si el
olor o aroma solicitado a registro guarda relación con el producto o
servicio que se pretende distinguir. Si dicha relación existe, entonces el
signo no será distintivo.
Como ejemplo de lo señalado, un signo que consista en “aroma a rosas” no
será distintivo para identificar “jabones de tocador”, de la clase 3 de la
Clasificación Internacional, toda vez que es una práctica comercial
frecuente que los jabones de tocador presenten aroma de distintas flores.
En ese sentido, el signo conformado por “aroma a rosas” tan solo informará
al consumidor acerca de la fragancia que tiene el producto que se pretende
distinguir (“jabón de tocador”), por lo que resulta ser un signo descriptivo
que debe ser denegado a registro.
Por el contrario, el signo conformado por el “aroma a rosas”, si tendrá
aptitud distintiva para identificar por ejemplo “cerraduras metálicas”, de la
clase 6 de la Clasificación Internacional, toda vez que respecto de dichos
productos resulta ser un signo arbitrario.
! Signos tridimensionales: las marcas tridimensionales pueden consistir en
la forma del producto, la forma de su envase o cualquier otra forma
tridimensional que sirva para identificar determinado producto o servicio.
Tratándose de formas tridimensionales aplicadas a un producto, el
examinador debe verificar que no se trate de la forma usual de dicho
producto o de su envase. Para ello, debe tomar en cuenta los productos del
mismo tipo que se ofrecen en el mercado y así determinar si el signo que
tiene a la vista presenta características especiales que lo diferencian de
manera suficiente de los productos (o sus envases) que existen en el
mercado correspondiente.
74
Al respecto, se debe tener en cuenta que para considerar que estamos
frente a una marca tridimensional registrable, la forma solicitada a
registro, por sí sola (sin necesidad de ser reforzada por otros elementos
denominativos o figurativos) debe ser suficiente para permitir al
consumidor elegir el producto de su preferencia.
En esa línea, no son registrables las formas que sólo presenten ligeras
modificaciones o variaciones respecto de las formas usuales de los
respectivos productos o envases. Por el contrario, si la forma
tridimensional cuenta con características propias que la distingan de la
forma usual del producto que pretende distinguir, o de su envase, podrá
considerarse que es un signo indicador de un origen empresarial
determinado y por tanto apto de ser protegido mediante el registro. Así, un
ejemplo de signo registrable es el siguiente:
Ejemplo: Signo conformado por la forma tridimensional de una botella,
para distinguir bebidas gaseosas, de la clase 32 de la Clasificación
Internacional.
Comentario: Este signo tridimensional es
distintivo y se encuentra registrado en diversos
países, toda vez que se diferencia de la forma
usual u ordinaria de los envases de bebidas
gaseosas.
h) Distintividad adquirida o “significado secundario”
Signos que se encuentren incursos en determinadas prohibiciones de registro
fundadas en motivos absolutos76, pueden superar este obstáculo y acceder al
registro a través de la figura denominada “distintividad adquirida”, “distintividad
sobrevenida” o “significado secundario”. Así, en virtud de esta figura, signos que en 76 Esta figura no aplica a todas las prohibiciones de registro que tienen que ver con la falta de distintividad del signo. Así por ejemplo, no aplica al supuesto de formas usuales de los productos o de sus envases. Más adelante detallaremos a qué prohibiciones de registro aplica, en los países que contemplan esta figura.
75
principio carecen de aptitud distintiva, pueden acceder al registro si el solicitante
demuestra que dicho signo, por su uso en el mercado ha adquirido distintividad y
es percibido por el consumidor como un signo que identifica un origen empresarial
determinado.
Conforme a lo anterior, para invocar esta figura el solicitante debe demostrar que
el signo ha estado previamente en uso y que como consecuencia de dicho uso, ha
llegado a ser percibido como marca. Es decir, la distintividad adquirida es una
condición que debe ser demostrada por el solicitante que la invoca, a través de
diversos medios de prueba que creen convicción en el examinador respecto de esa
distintividad77.
Cabe precisar que esta figura que está regulada en todas las legislaciones; y en
aquellas que se contempla, presenta distinto alcance respecto de las prohibiciones
de registro a las cuales aplica, como se aprecia en el siguiente cuadro:
País
Norma Aplicable
Signos a los que se aplica
Costa Rica No contempla la figura. No contempla la figura El Salvador No contempla la figura. No contempla la figura Guatemala Artículo 20, último párrafo, de
la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Signos que carezcan de distintividad, genéricos, descriptivos, color aislado y letra o dígito aislado.
Honduras Artículo 83, penúltimo párrafo, de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E).
Signos que carezcan de distintividad, genéricos, descriptivos y color aislado,
Nicaragua Artículo 7, penúltimo párrafo, de la Ley Nº 380.
Signos genéricos y signos descriptivos.
Panamá Artículo 91 numeral 2) de la Ley Nº 35.
Signos genéricos y signos descriptivos.
República Dominicana
Artículo 73.2 de la Ley Nº 20-‐00. Signos genéricos, signos descriptivos y color aislado.
77 Al evaluar si el signo que se está analizando se puede beneficiar de esta figura, cabe tener en cuenta como referencia que: “(…) tanto la jurisprudencia europea del TJCE como la del Tribunal Supremo ha sido clara al exigir que el uso del signo que reivindica haber adquirido una distintividad inexistente inicialmente sea el idóneo para convertirlo en marca, es decir, que una parte significativa del público relevante identifique de hecho los productos o servicios cubiertos por aquél con cierto origen empresarial, primando y protegiendo esta función sobre el hipotético interés de los terceros competidores en el signo en cuestión, que sabemos es una de las claves de las prohibiciones absolutas (Sentencias TJCE Winsurfing Chiemsee, C-‐108&109/1997 y Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, Case C-‐353/03, Sentencia del Tribunal Supremo de 24/7/1992, RJ 1992/6456)”. Citado por OEPM en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_s ignos.pdf
76
Tomando en cuenta lo anterior, frente a un solicitud de registro en la que el
solicitante alegue que el signo que pretende registrar como marca goza de
distintividad sobrevenida o distintividad adquirida, el examinador debe tomar en
cuenta lo siguiente:
" Verificar si su legislación recoge esta figura.
" De ser el caso, identificar qué prohibiciones de registro pueden ser superadas
a través de esta figura, conforme a su respectiva legislación. Ello, porque como
hemos señalado, las legislaciones de los países que contemplan esta figura, no
necesariamente la aplican a las mismas prohibiciones de registro.
" Determinar si, según su respectiva legislación, el signo que se está analizando
incurre en alguna de las prohibiciones de registro que podrían ser superadas a
través de esta figura.
Así, por ejemplo, si en Nicaragua se presenta una solicitud de registro de un
color aisladamente considerado, invocando la distintividad adquirida del
signo, el examinador debe desestimar este pedido y aplicar la prohibición de
registro que corresponda, ya que en la legislación de Nicaragua la figura de la
distintividad sobrevenida sólo puede ser invocada respecto de signos
genéricos y descriptivos, mas no respecto de signos conformados por colores
aisladamente considerados.
" Por el contrario, si del análisis de los puntos anteriores, el examinador
determina que el signo analizado incurre en una prohibición de registro que sí
podría ser superada a través de la figura de la distintividad sobrevenida,
deberá continuar con los pasos siguientes.
" Verificar si se ha presentado pruebas del uso previo del signo analizado.
" Evaluar si los medios de prueba presentados demuestran que el consumidor
medio del sector pertinente percibe al signo solicitado como “marca”. Es decir,
si ese signo en particular funciona efectivamente en el mercado y es
reconocido por el consumidor como indicativo de un origen empresarial
77
determinado. De ser así, la prohibición de registro quedaría superada, caso
contrario, se mantendría el supuesto de denegación de registro.
4.2.2. Otras prohibiciones por motivos absolutos
a) Formas que otorgan ventaja funcional o técnica
El fundamento de esta prohibición de registro radica no tanto en la falta de
capacidad distintiva del signo, sino en la necesidad de impedir que se registren
como marcas creaciones técnicas que deben ser objeto de otras modalidades de
protección, como son los modelos de utilidad. Así, esta prohibición de registro
tiene por finalidad evitar que los particulares utilicen el registro de marcas como
un mecanismo para prolongar su derecho de exclusiva sobre creaciones técnicas78.
Por el contenido de esta prohibición de registro, se debe tener en cuenta que la
misma sólo es aplicable a signos tridimensionales.
En tal sentido, si el examinador estima que la forma tridimensional que se solicita a
registro otorga alguna ventaja técnica y/o funcional al producto que se pretende
distinguir, deberá denegar el registro fundamentando los motivos o elementos de
convicción que le permiten llegar a esta conclusión79.
Si por el contrario, el signo solicitado consiste en una forma tridimensional
arbitraria o caprichosa, que no reporta ventaja técnica o funcional alguna, y que
además por sí misma es capaz de distinguir un determinado producto de sus
competidores, se estaría frente a un signo susceptible de ser registrado como
marca80.
En el siguiente cuadro se consigna la respectiva norma que regula esta prohibición
de registro en cada país.
78 C-‐299/99 Philips v Remington, citado por Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 21. Disponible en: www.oepm.es. 79 Determinar si una forma otorga o no una ventaja funcional o técnica al producto, puede implicar tener ciertos conocimientos técnicos o especializados. Por tal razón, examinadores de las Oficinas de Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, tienen como práctica consultar a los examinadores de los Departamentos de Patentes de Invención, para obtener mayores elementos de juicio respecto de si el signo que están analizando otorga una ventaja funcional o técnica al producto que se pretende distinguir. 80 La legislación panameña establece que no se pueden registrar como marca la forma tridimensional impuesta por la “función industrial” de los productos que se pretenden distinguir. Al respecto, los examinadores recurren al criterio de “aplicación industrial” que se emplea en materia de patentes.
78
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso b), de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso b) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso c) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 2) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 inciso d) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 14) de la Ley Nº 3581. República Dominicana Artículo 73.1 inciso b) de la Ley Nº 20-‐00.
Ejemplo: Forma tridimensional denominada “massage bar” (que se traduce como
“barra de masaje o para masaje”), solicitada para distinguir productos para el
cuidado personal tales como preparaciones para la limpieza de la piel, de la clase 3
de la Clasificación internacional.
Comentario: Esta solicitud fue denegada en El
Salvador y en Honduras, ya que en ambos casos la
respectiva Oficina consideró que la forma
tridimensional solicitada a registro, se limitaba a
otorgar al producto una ventaja técnica y/o
funcional, derivada de los relieves en la superficie
que le permiten cumplir una función adicional, a
saber, proporcionar un masaje al cuerpo.
b) Signos engañosos
Se trata de una prohibición que busca evitar el registro de signos susceptibles de
inducir a engaño al consumidor respecto de las características de los productos o
servicios a los cuales se aplica. Para aplicar esta prohibición de registro basta la
posibilidad de engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
Las legislaciones en estudio sancionan el riesgo de engaño referido a las
características propias del producto o servicio, como son, entre otros: la
naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la procedencia geográfica, la
81 En tanto esta norma impide registrar como marca la forma tridimensional impuesta por la “función industrial” de los productos que se pretenden distinguir.
79
aptitud para el empleo o el consumo, o la cantidad82. En el siguiente cuadro se
detallan las normas que regulan esta prohibición de registro.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7, inciso j) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8, inciso i) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20, inciso j) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83, numeral 9) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7, inciso i) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numerales 3), 4) y 11) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73.1 inciso i) de la Ley Nº 20-‐00.
Las marcas transmiten distintos mensajes e información al consumidor para
ayudarle a tomar una decisión de compra. Si el signo que se pretende registrar es
susceptible de crear en el consumidor una expectativa sobre el producto y/o
servicio que no se corresponden con la realidad, estaremos frente a un signo
engañoso que no debe ser admitido a registro.
Atendiendo lo expuesto, el examinador poniéndose en el lugar del consumidor
medio del sector pertinente, debe determinar si existe discordancia entre lo que la
marca transmite o sugiere y las características de los productos o servicios a que
pretende aplicarse. De ser así, debe aplicar esta prohibición de registro.
Ejemplo 1: Signo EL GRAN EMPERADOR y logotipo, solicitado para distinguir
sidra de manzana, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Este signo incluye la representación de
un racimo de uva, lo que inducirá al consumidor a
pensar que el producto que identifica está elaborado
a base de dicha fruta. Sin embargo el signo se solicita
para distinguir “sidra de manzana”. Así, la idea que el
signo transmite no coincide con las características
reales del producto. En ese sentido, se trata de un
signo engañoso que no debe ser registrado.
82 La legislación panameña incluye una clara prohibición referida a las formas o figuras tridimensionales que constituyen falsas indicaciones sobre los componentes o cualidades de los productos.
80
Ejemplo 2: Signo conformado por la denominación CARDIOPIRIL, para distinguir
productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos
para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos,
material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas,
de la clase 5 de la Clasificación Internacional.
CARDIOPRIL
Comentario: Se considera un signo engañoso e
relación con algunos de los productos a distinguir.
En efecto, se trata de un signo evocativo que “evoca”
o “sugiere” que los productos a distinguir son
productos farmacéuticos para el tratamiento de
afecciones cardiacas. Sin embargo pretende ser
registrado para distinguir además productos
distintos de los farmacéuticos (todo el encabezado
de la clase 5 de la Clasificación Internacionan( �3.
En relación con esta prohibición de registro, cabe señalar que uno de los supuestos
más frecuentes de engaño en el consumidor es el referido a la procedencia
geográfica de los productos o servicios. A los signos que incurren en este supuesto
se les denomina “falsa indicación de la procedencia geográfica”84.
Al respecto, el examinador debe tener en cuenta que esta prohibición de registro
no abarca a la generalidad de los nombres geográficos. En efecto, el hecho que una
marca consista en un término geográfico o locación específica (incluyendo países,
regiones, cordilleras, montañas, ríos, lagos, etcétera) no implica necesariamente
que la misma indique al consumidor el origen geográfico del producto y/o servicio
que pretende distinguir.
En ese sentido, no todo signo conformado por el nombre de un lugar geográfico
debe ser considerado engañoso. El riesgo de engaño que da sustento a la presente
83 Se seleccionó este ejemplo puesto que las Oficinas coinciden en brindar especial atención a los signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos. Cabe precisar sin embargo, que en El Salvador, existe la práctica de admitir a trámite marcas que hacen referencia a productos específicos y es solicitada, por ejemplo, para todo el encabezado de la clase. Dicho criterio ha sido adoptado a efectos de permitir al titular ejercer una protección más sólida y efectiva de su marca. 84 En la legislación de Guatemala se incluye además el supuesto de “falsa indicación de procedencia cultural”.
81
prohibición se configurará cuando el término geográfico en que consista la marca,
permita al consumidor asociarla con un origen geográfico reconocido, afamado o
asociado a los productos o servicios que se pretende distinguir, y ello no tenga
correspondencia en la realidad.
El error o inducción a error se refiere a la relación entre el signo y los productos
y/o servicios para los cuales se ha solicitado la marca, razón por la cual, si el
nombre geográfico que se trata de registrar genera una falsa representación de la
realidad en el consumidor medio, induciéndole a comprar un producto cuyas
características cree asociadas a ese falso origen, la marca no deberá ser registrada.
En esa línea es importante tener en cuenta que en el mercado, en determinados
sectores, es frecuente el empleo de términos geográficos. Tal es el caso del rubro
de automóviles, en el que encontramos marcas como “TOYOTA TACOMA”,
“HYUNDAI TUCSON” o “SEAT IBIZA”. Cuando el examinador estime que no existe
margen para considerar que el consumidor establecerá una asociación de
procedencia geográfica entre el producto y el signo, éste se considerará como un
signo arbitrario y por lo tanto susceptible de ser admitido a registro, tal y como
suceden en el caso de los ejemplos mencionados, en los que no existe relación
entre el nombre geográfico que forma parte del signo y el producto “vehículos”.
Ejemplo: Signo conformado por la denominación MONT BLANC, para distinguir
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, de la clase 3 de
la Clasificación Internacional.
MONT BLANC
Comentario: La marca no resulta engañosa, ya que
a pesar de estar conformada por el nombre de un
monte alpino sumamente conocido, no se trata de
un lugar conocido por la producción de perfumes y
los demás productos que se pretenden distinguir.
Este signo resulta igualmente arbitrario en relación
con bolígrafos.
Distinto es el caso de un signo conformado por el nombre de un lugar geográfico
reconocido por el tipo de productos o servicios que se pretenden distinguir o que
es incluso de uso necesario por parte de otros empresarios en su actividad
82
comercial, como lo es el caso de “FLORIDA” en relación con frutas (naranjas
particularmente), o “PARIS” en relación con perfumes. En estos casos, en principio
nos encontramos frente a denominaciones descriptivas de una característica de los
productos que se pretenden distinguir (a saber, su procedencia geográfica), y en
consecuencia deben ser denegados a registro invocando la prohibición
correspondiente a los signos descriptivos.
El mismo razonamiento se aplica al caso de los gentilicios. Es decir, si el gentilicio
refiere a un lugar geográfico que no guarda relación con el producto o servicio que
se pretende distinguir, se configura como un signo arbitrario que goza de
distintividad y por tanto puede acceder al registro. Por el contrario, si el gentilicio
hace referencia a un lugar geográfico conocido por la elaboración de los productos
o la prestación de los servicios que se pretenden distinguir, estaremos frente a un
signo cuyo registro debe ser rechazado por incurrir en la prohibición de registro
correspondiente a los signos descriptivos.
Para considerar que un signo conformado por un nombre geográfico, o que refiere
a un lugar geográfico (como es el caso de los gentilicios) es engañoso, y por lo tanto
no debe ser admitido a registro precisamente por esta prohibición de registro,
deben confluir los siguientes supuestos:
" Que el signo haga referencia a una procedencia geográfica, por tratarse de un
nombre geográfico conocido por la elaboración de los productos o la
prestación de los servicios a distinguir; y,
" Que al poner el signo en relación con los productos o servicios que se
pretenden distinguir, el examinador verifique que no existe correspondencia
entre la idea que transmite el signo (una procedencia geográfica determinada)
y las características reales del producto (una procedencia geográfica distinta a
la que refiere el signo).
Sólo si se presentan ambos elementos, podremos concluir que estamos frente a un
signo que incurre en la prohibición de registro de signos engañosos.
En efecto, al analizar esta prohibición de registro, se debe tener en cuenta que el
riesgo de engaño como causal de impedimento de registro, se debe evidenciar de la
83
propia solicitud, es decir de las características del signo y su relación con los
productos o servicios detallados. El examinador no debe especular sobre posibles
usos engañosos del signo cuando sea puesto en el mercado, toda vez que estaría
entrando a analizar cuestiones extra registrales. Así, no se debe aplicar esta
prohibición de registro tomando como argumento únicamente la posibilidad de
que el titular utilice eventualmente la marca para productos que no tengan el
origen o procedencia geográfica a la que alude el signo.
Así, como primer paso para establecer si el término que se pretende registrar
posee un significado geográfico, el examinador debe evaluar si el consumidor
medio asocia dicho término con un determinado origen geográfico de los
productos y/o servicios que se pretenden distinguir. Para llevar a cabo esta
evaluación sobre la eventual conexión signo-‐origen geográfico, el examinador
puede consultar distintas fuentes de información tales como las contenidas en las
redes informáticas. Si se determinara que para el consumidor medio el signo sí
indica un origen geográfico, y éste difiere del origen geográfico que, según lo
expresado en la solicitud de registro, tendrán los productos o servicios, se contará
con elementos para concluir que el signo es engañoso y por lo tanto no debe ser
admitido a registro, aplicando esta causal.
c) Signos contrarios al orden público, a la moral, a las buenas
costumbres y a la ley.
Son signos contrarios al orden público los signos que atentan directa o
indirectamente contra los principios sociales, políticos y jurídicos que informan
cada sociedad o cultura85, dentro de los cuales destacan el respeto a la vida
humana, la igualdad, la salud y el medio ambiente. Ello permite, por ejemplo,
denegar el registro de marcas que presenten motivos racistas o sexistas.
Por su parte, son signos contrarios a la moral y las buenas costumbres aquellos que
riñen con valores de conducta social y moral vigentes y exigibles en la normal
convivencia de las personas86.
85 Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 34. Disponible en: www.oepm.es. 86 Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 35. Disponible en: www.oepm.es.
84
Al analizar si el signo solicitado incurre en alguno de estos supuestos, el
examinador deberá tener presente la sensibilidad media del consumidor al que se
dirigen los productos o servicios correspondientes y el tipo de productos o
servicios a los que se vaya a aplicar la marca. Si del análisis se concluye que la
marca es contraria al orden público, a la moral, o a las buenas costumbres, el
examinador debe aplicar esta prohibición de registro.
En el caso de signos contrarios a la ley, se trata de aquellos cuyo registro se
encuentra prohibido por alguna disposición legal. Tal es el caso de las
disposiciones legales internas que, en el marco de convenios internacionales,
prohíben el uso o registro del símbolo del Comité Olímpico Internacional, o el
símbolo de la Cruz Roja.
A continuación el detalle de las normas aplicables:
País
Norma Aplicable
Supuestos Costa Rica Artículo 7 inciso h) de la Ley Nº
7978. Signos contrarios a la moral y orden público.
El Salvador Artículo 8 inciso g) de la Ley (Decreto Nº 868).
Signos contrarios a la moral y orden público.
Guatemala Artículo 20 inciso h) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000).
Signos contrarios a la moral y orden público.
Honduras Artículo 83 numeral 7) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐E).
Signos contrarios a la moral y orden público.
Nicaragua Artículo 7 inciso b) de la Ley Nº 380. Signos contrarios a la ley, la moral y orden público.
Panamá Artículo 91 numeral 5) de la Ley Nº 35.
Signos contrarios a la moral, orden público y buenas costumbres.
República Dominicana
Artículo 73.1 letra g) de la Ley Nº 20-‐00.
Signos contrarios a la moral y orden público.
Ejemplos:
Comentario: Este signo, solicitado para distinguir
productos de las clases 9, 14 y 34 de la Clasificación
Internacional, fue denegado por considerarlo
contrario al orden público, toda vez que transmite un
mensaje que promueve la violencia contra la mujer87.
87 Ejemplo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
85
Comentario: Este signo aplicado a ropa y zapatos de
la clase 25 de la Clasificación Internacional,
incurriría en esta prohibición de registro, toda vez
que el diseño es susceptible de afectar la
sensibilidad y el grado de tolerancia que el
consumidor podría mostrar con la imagen y lo que
representa, en especial en aquellos segmentos
constituido por menores de edad.
Finalmente, en este punto cabe precisar que, aunque sean de uso extendido, las
palabras soeces pueden en algunos casos considerarse contrarias a las buenas
costumbres. Sin embargo, debe distinguirse entre las marcas que incurren en esta
prohibición de registro y aquellas que podrían ser calificadas de mal gusto, pero
que no contravienen criterios de la moral y orden público imperantes en el
momento88. Éstas últimas no incurren la presente prohibición.
d) Signos que puedan ofender o ridiculizar a personas, ideas, religiones
o símbolos nacionales
Al igual que en la prohibición anterior, se trata de tutelar el respeto a terceras
personas, comunidades, religiones y símbolos de terceros países.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso i) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso h) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso i) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 8) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 letra h) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 5) de la Ley Nº 3589. República Dominicana Artículo 73.1 letra h) de la Ley Nº 20-‐00.
88 Algunas Oficinas han admitido el registro de marcas cuyos nombres poseen alusiones sexuales o expresiones que han pasado a ser coloquiales. 89 A diferencia de los demás países involucrados, en la legislación de Panamá no se contempla una prohibición específica para este supuesto. En tal sentido, signos que presentan estas características, son denegados aplicando la prohibición que impide el registro de signos contrarios a la moral, orden publico y buenas costumbres.
86
Hasta la fecha, en las oficinas de registro involucradas, no se han presentado casos
de signos distintivos que incurran en esta prohibición. Sin embargo, a nivel
internacional existen algunos ejemplos de marcas que han sido denegadas por este
motivo. Tal es el caso de la denominación SANTA GENOVEVA que pretendía
distinguir tejidos, que fue denegada a registro en Argentina. En Alemania existe un
criterio más flexible y se han concedido marcas como MESSIAS o JESÚS para
distinguir pantalones; así como la denominación KORAN para productos
farmacéuticos90.
Estos ejemplos nos demuestran que la aplicación de esta prohibición depende de la
percepción del público al que están dirigidos los productos o servicios a distinguir,
la cual varía en tiempo y espacio. En efecto, algunas sociedades son más
conservadoras que otras, y algunos valores o normas sociales se flexibilizan con el
tiempo. El examinador, al analizar este supuesto, debe tomar en cuenta la
percepción del consumidor medio de su respectivo país.
e) Protección de símbolos, emblemas oficiales, siglas o denominaciones
de Estados u Organizaciones Internacionales
La razón de ser de esta prohibición de registro obedece a la necesidad de evitar
posibles usos inadecuados de símbolos oficiales de los Estados u organizaciones,
que podrían inducir a terceros a creer que los productos o servicios que lleven
dichos signos o símbolos como marca, poseen la garantía o el respaldo del Estado u
Organización de que se trate. Asimismo, admitir el registro de estos signos y su
utilización no autorizada, vulneraría el derecho de los Estado o de las
Organizaciones Internacionales, a controlar el uso de los símbolos de su soberanía,
y además, podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos a
los que las marcas se aplicarán.
Esta prohibición de registro tiene como antecedente el artículo 6ter del Convenio
de París que, en su apartado 1 letra a), establece que los países miembros
denegarán el registro como marca de los siguientes elementos91:
90 LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial CIVITAS. 91 También se incluye protección a los Signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados; supuesto al que nos referiremos más adelante.
87
! Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de
la Unión de París, así como toda imitación desde el punto de vista
heráldico.
! Escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones
de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales
uno o varios países de la Unión de París sean miembros.
Cabe señalar que esta disposición del artículo 6ter resulta aplicable no sólo a los
Estados Miembros del Convenio de París, sino también a los Miembros de la OMC,
en aplicación de las disposiciones de ADPIC. Asimismo, para la aplicación de esta
disposición del artículo 6ter los países miembros deben comunicarse
recíprocamente la lista de los emblemas que desean proteger; siendo importante
precisar que en el caso de las banderas de los Estados no es obligatoria esta
comunicación.
Ahora bien, al recoger esta disposición en sus respectivas legislaciones internas,
los países han incluido además la prohibición de registrar las siglas,
denominaciones de los Estados y abreviaciones de los nombres de los Estados; así
como la imitación total o parcial de cualquiera de estos elementos de los Estados o
de Organizaciones Internacionales92. En el siguiente cuadro, se consigna el detalle
de las normas que regulan esta prohibición de registro.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso m) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso k) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 letra l) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 16) de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E). Nicaragua Artículo 7 inciso k) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 1) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73.1 inciso k) de la Ley Nº 20-‐00.
92 En el caso de Panamá se incluye además la protección contra la reproducción o imitación total o parcial de símbolos, emblemas, siglas, denominaciones y/o abreviaciones de denominaciones de organizaciones nacionales, no solo las internacionales.
88
Es importante precisar que la prohibición de referencia no resulta de aplicación si
las autoridades competentes del País Miembro o de la Organización Internacional
autorizan la utilización de sus elementos distintivos como marcas.
Por lo tanto, si se solicita el registro como marca de un signo que reproduzca o
imite alguno de estos elementos, el examinador deberá corroborar que en la
solicitud se haya adjuntado la carta u oficio de autorización de parte del país u
Organización Internacional correspondiente. Caso contrario, el examinador
deberá objetar la solicitud en espera de que el solicitante se sirva aportar dicho
documento. Si no se subsana esta objeción dentro del plazo de ley, la solicitud
deberá ser denegada.
Conforme a lo anteriormente señalado, al analizar si un signo está incurso en esta
prohibición de registro el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:
! Verificar si el emblema en cuestión ha sido comunicado a los países,
según el esquema establecido en el artículo 6ter del Convenio de París93.
Tratándose de las banderas de los Estados, no es necesario haber
realizado esta comunicación.
! Determinar si el signo solicitado a registro incluye una reproducción o
una imitación total o parcial de dicho símbolo o emblema.
! Determinar si el signo solicitado incluye una reproducción o imitación
total o parcial de la denominación, sigla o abreviación de la
denominación de un Estado o de una Organización Internacional (o
nacional, en el caso de Panamá).
! Si el símbolo o emblema, sigla, denominación o abreviación de la
denominación del Estado u Organización Internacional (o nacional, para
el caso de Panamá) es reconocible dentro del signo solicitado a registro.
! Si la conformación del signo solicitado a registro sugiere al público
consumidor la existencia de un vínculo entre el solicitante y el Estado u
organización.
! De ser el caso, si el solicitante ha aportado la autorización
correspondiente emitida por el Estado o por la Organización de que se
trate.
93 Las Oficina pueden decidir otorgar protección a un emblema o símbolo, aún cuando no haya sido comunicado a través del sistema del artículo 6ter de Convenio de París.
89
De igual manera, se denegará el registro de la marca, aún mediando la
correspondiente autorización, si el signo solicitado resulta incurso en otra
prohibición absoluta de registro, en particular por inducir al público a engaño
sobre la procedencia geográfica del producto o servicio, es decir, si incurre en la
prohibición de registro de signos engañosos.
Ejemplo1: Signo mixto solicitado a registro para distinguir servicios de educación,
formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la
Clasificación Internacional .
Comentario: Este signo fue admitido a registro por la
Oficina de El Salvador, toda vez que el solicitante
cumplió con presentar la correspondiente
autorización o consentimiento del gobierno
británico para su registro.
Ejemplo 2: Signo mixto solicitado a registro para distinguir licor alcohólico sacado
de caña azúcar, específicamente ron, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Este signo fue solicitado a registro
por la Asociación Dominicana de Productores de
Ron, y se concedió el registro por contar la
autorización correspondiente emitida por el
Gobierno Dominicano.
Ejemplo 3: Signo solicitado a registro para distinguir telecomunicaciones, de la
clase 38 de la Clasificación Internacional.
VIVA PANAMA
Comentario: Ésta solicitud fue rechazada, toda vez que
el solicitante no cumplió con presentar la
correspondiente autorización para el empleo de la
denominación “PANAMA” como parte de su marca.
90
Ejemplo 4: Signo mixto solicitado a registro para distinguir vestidos, calzado y
sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Este signo fue denegado a registro,
entre otras causales, por incluir la bandera de los
Estados Unidos de América, sin contar con la
correspondiente autorización94.
Como ya hemos señalado, se debe tener en cuenta que esta prohibición abarca
tanto la reproducción como la imitación de los emblemas, símbolos, siglas,
denominaciones y abreviaciones de denominaciones de los Estados u
Organizaciones Internacionales. A diferencia de la reproducción, la imitación
presupone que el signo empleado como marca es semejante, y por lo tanto
confundible con una denominación o el emblema oficial. En ese sentido, para
determinar si se encuentra ante un supuesto de imitación, el examinador puede
valerse de las reglas para determinar la existencia de riesgo de confusión, las
cuales se desarrollarán más adelante en este documento.
Por otro lado, en lo que se refiere a la protección de los símbolos o emblemas de las
Organizaciones Internacionales, mención especial merece la protección que se
confiere al símbolo del Comité Olímpico Internacional, conformado por cinco
anillos entrelazados, conforme se aprecia a continuación:
La protección al símbolo del Comité Olímpico Internacional está establecida en el
“Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico”, del 26 de setiembre
de 198195. Dicho instrumento internacional obliga a los Estados parte a rehusar y
94 Signo denegado en Perú, por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, de Perú. Dicha entidad consideró además que el mencionado signo no contaba con el requisito de distintividad. 95 Consultar Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html.
91
anular el registro como marca de todo signo que consista o contenga el Símbolo
Olímpico Internacional. De igual manera, obliga a los Estados parte a rechazar el
registro de marcas que consistan o contengan en dicho símbolo. Tal y como lo
establece el anexo de éste Tratado; el Símbolo Olímpico está compuesto por cinco
anillos entrelazados de colores: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en
orden de izquierda a derecha 96.
De los países que participan en el presente Manual, sólo El Salvador y Guatemala
son parte del Tratado de Nairobi. Sin embargo, al ser el Comité Olímpico
Internacional una organización internacional, su símbolo se encuentra protegido
bajo la prohibición de registro que estamos analizando97.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la legislación de Honduras incluye
una prohibición de registro que contempla de manera específica la protección del
símbolo del Comité Olímpico, a saber, el artículo 83 numeral 17) de la Ley de
Propiedad Industrial (Decreto 12-‐99-‐E). En ese sentido, en el caso de Honduras, el
examinador aplicará esta prohibición de registro específica.
f) Protección de símbolos de control o de garantía
Al igual que la prohibición de registro anteriormente analizada, esta causal de
denegatoria de registro tiene como antecedente artículo 6ter del Convenio de París
que, en su apartado 1 letra a), establece además que los países miembros
denegarán el registro como marca de los signos y punzones oficiales de control y
de garantía adoptados por los Estados.
El mismo artículo 6ter, en su apartado 2, establece que la prohibición de registrar
como marca los signos y punzones oficiales de control y garantía, se aplicará
únicamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a
ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar al que se
aplican los signos y punzones oficiales.
96 La representación en la forma y manera descritas, pero empleando colores distintos a los enunciados, se considera también vedada a la luz de este instrumento internacional señalado. 97 Cabe precisar que en el caso de Costa Rica, en virtud de una norma interna (Ley Nº 7800, Ley de Creación del Instituto del Deporte y Recreación) la protección se extiende a los términos “OLMPIADA” y “OLÍMPLICO”. En ese sentido, en dicho país se prohíbe también el registro de marcas que incluyan estas denominaciones.
92
Este supuesto, regulado en el Convenio de París, ha sido recogido en las
legislaciones bajo estudio, ampliando en algunos casos la protección a los
supuestos de imitación de los mencionados elementos, según el siguiente detalle:
País
Norma Aplicable
Supuestos
Costa Rica Artículo 7 inciso n) de la Ley Nº 7978.
Reproducción o imitación total o parcial.
El Salvador Artículo 8 inciso l) de la Ley (Decreto Nº 868).
Reproducción o imitación total o parcial.
Guatemala Artículo 20 inciso m) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000).
Reproducción o imitación total o parcial.
Honduras Artículo 83 numeral 12) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐E).
Reproducción o imitación.
Nicaragua Artículo 7 inciso l) de la Ley Nº 380. Reproducción o imitación total o parcial.
Panamá Artículo 91 numeral 7) de la Ley Nº 35.
Reproducción
República Dominicana
Artículo 73.1 inciso l) de la Ley Nº 20-‐00.
Reproducción o imitación.
Conforme a lo anteriormente señalado, al analizar si un signo está incurso en esta
prohibición de registro el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:
" Verificar si el signo oficial de control o garantía en cuestión ha sido
comunicado a los países, según el esquema establecido en el artículo
6ter del Convenio de París98.
" Determinar si el signo solicitado a registro incluye una reproducción o
una imitación total o parcial de dicho signo oficial de control o de
garantía99.
" Si el signo oficial de control o garantía es reconocible dentro del signo
solicitado a registro.
" Si el signo solicitado a registro pretende distinguir productos o
servicios idénticos o relacionados a los que son certificados por el
98 Las Oficina pueden decidir otorgar protección a un signo oficial de control o garantía, aún cuando no haya sido comunicado a través del sistema del artículo 6ter de Convenio de París. 99 En el caso de Panamá, solo aplica al supuesto de “reproducción”.
93
signo oficial de control o garantía.
" De ser el caso, si el solicitante ha aportado la autorización
correspondiente emitida por el Estado o la entidad pública de que se
trate.
De los países que participan el presente Manual, únicamente Costa Rica, Nicaragua
y Panamá han comunicado, a través de la OMPI y bajo el sistema del 6ter del
Convenio de París, sus respectivos signos o punzones oficiales de control y
garantía. Estos signos son los siguientes:
Costa Rica: Panamá:
Nicaragua:
En ese sentido, si algún tercero solicitara registrar como marca un signo que
constituya la reproducción o imitación total o parcial de algunos de estos signos
94
oficiales de control o garantía, podría ser denegado a registro. Para ello, el
examinador debe determinar además si el signo solicitado a registro pretende
distinguir productos o servicios idénticos o relacionados a aquellos a los que se
aplica el signo oficial.
Cabe precisar que esta prohibición de registro quedaría superada si se presenta la
correspondiente autorización para registrar como marca (o parte de la marca),
algunos de estos elementos o su imitación. El mismo criterio aplica tratándose de
signos o punzones oficiales comunicados por otros países a través del sistema del
6ter del Convenio de París, los cuales deben ser protegidos en virtud de la presente
prohibición de registro100.
g) Protección de los símbolos de la Cruz Roja Internacional
La protección de los símbolos de la Cruz Roja Internacional está prevista en el
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Los signos tutelados al amparo de
este convenio internacional son los siguientes:
En el caso de los países que participan en el Manual, Honduras y Panamá han
recogido de modo expreso dentro de su legislación interna la protección de estos
símbolos.
Así, en el caso de Honduras, el 27 de agosto de 1970, se emitió el Decreto Nº 32,
que contempla la protección a los símbolos de la Cruz Roja. Asimismo, en la Ley de
Propiedad Industrial se contempla una prohibición de registro específica para este
supuesto, a saber, el artículo 83 numeral 15) de la mencionada Ley (Decreto Nº
12-‐99-‐E).
100 Consultar la base de datos “Article 6ter Express” (https://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/search-‐struct.jsp)
95
Por su parte, en el caso de Panamá la protección a los símbolos de la Cruz Roja
Internacional está prevista en la Ley Nº 32, del 4 de julio de 2001, que dicta
disposiciones para la protección y el uso del emblema de la Cruz Roja y el de la
Media Luna Roja; y en su artículo 14 señala que: “No podrán registrarse como
marcas mercantiles ni como elementos de éstos, así como tampoco en el Registro de
Sociedades y/o Razones Comerciales, los emblemas y las denominaciones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja”.
h) Signos que reproduzcan billetes o monedas de curso legal, títulos
valores u otros documentos mercantiles
Esta prohibición atiende a motivos de interés público siendo que en la mayoría de
las legislaciones se prohíbe la reproducción de billetes y monedas de curso legal,
por servir en el comercio como medio circulante. Se sanciona entonces la
reproducción de monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier
país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o
especies fiscales en general101.
En tanto esta prohibición de registro no sólo protege a las monedas y billetes de
curso legal en cualquier país, al aplicar esta prohibición de registro, el examinador
deberá tener en cuenta la legislación mercantil de su país para determinar qué
documentos se consideran títulos valores (Ejemplo: letras de cambio, cheques,
pagarés, conocimientos de embarque, etcétera), y cuál es el alcance del concepto
de “otros documentos mercantiles” (que podrían ser facturas, recibos, contratos de
prenda, u otros). En el siguiente cuadro se detallan las normas aplicables:
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7inciso ñ) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso m) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso n) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 13) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 letra n de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 7) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73.1 inciso ll) de la Ley Nº 20-‐00.
101 En todos los países que participan en el Manual, la prohibición de registro únicamente contempla el supuesto de “reproducción” de los billetes y demás elementos mencionados. No contempla el supuesto de “imitación”.
96
Ejemplo: Signo constituido por la denominación “El Milagro Taller de Mecánica” y
logotipo conformado por la figura de un billete de cien dólares y la figura de un
automóvil, para distinguir servicios de reparación y mantenimiento, de la clase 37
de la Clasificación Internacional.
Comentario: Este signo debe ser denegado
a registro ya que incluye dentro de su
conformación la imagen de un billete de
cien dólares americanos, es decir, un billete
de curso legal. Si bien presenta otros
elementos denominativos y figurativos, ello
no impide la aplicación de esta prohibición
de registro.
i) Signos que ostenten indebidamente medallas o premios
Es frecuente que las empresas, con el objeto de mejorar el posicionamiento de sus
productos o servicios en el mercado, recurran a la práctica de incluir en sus
marcas, etiquetas o publicidad, algún premio o reconocimiento que hayan
obtenido. Sin embargo, si la empresas aluden a reconocimientos o premios que no
han obtenido estarían incurriendo en actos de engaño y competencia desleal.
Así, esta prohibición de registro busca precisamente evitar que se registren como
marca signos que induzcan a engaño al consumidores respecto de supuestos
premios, medallas o reconocimientos relacionados con los productos o servicios
que se pretenden distinguir.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso o) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso n) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso ñ) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 14) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua Artículo 7 letra o) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 8) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73.1inciso m) de la Ley Nº 20-‐00.
97
Al analizar si el signo solicitado a registro incurre en esta prohibición de registro el
examinador debe verificar lo siguiente:
" Si el signo solicitado incluye en su conformación medallas, premios, diplomas
o cualquier elemento que lleve al consumidor a asumir que el producto o
servicio a distinguir ha obtenido algún reconocimiento o galardón; y,
" Verificar si el solicitante ha aportado los medios probatorios correspondientes
que acrediten efectivamente la obtención de dicho reconocimiento.
Dado que el objetivo de esta prohibición de registro es evitar el riesgo de engaño,
no se aplicará la prohibición si el solicitante acredita que él o su causante
efectivamente han obtenido el premio, medalla o reconocimiento al que alude el
signo solicitado a registro.
Sobre esto último cabe agregar que la legislación de Panamá contempla además la
posibilidad de que el solicitante supere esta prohibición de registro acreditando
que el reconocimiento o galardón le fue cedido por la persona o empresa que lo
obtuvo. Así, conforme a la legislación de Panamá existe la posibilidad de traspasar,
ceder o transferir el galardón o premio a otra persona, cumpliendo con los
requisitos que establece la ley para ello.
j) Signos que afecten variedades vegetales protegidas
Esta prohibición busca impedir que se registren como marcas denominaciones que
sean a su vez la designación de variedades vegetales protegidas, con arreglo a
instrumentos internacionales, dentro de los cuales, destaca el Convenio
Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV)102.
El Convenio UPOV establece como requisito formal de toda solicitud que pretenda
protección de “derechos de obtentor”103, la indicación de una “denominación de la
variedad” que efectivamente permita identificarla. Esa denominación debe ser
diversa de cualquiera de las existentes en los países miembros de la Unión (UPOV)
102 A excepción de El Salvador, todos los demás países en estudio son miembros del Convenio UPOV (Acta de 1991). 103 Derecho de obtentor es la protección que se otorga sobre las obtenciones vegetales o variedades vegetales.
98
y no deberá inducir a error sobre las características, el valor o la identidad de la
variedad que se pretende registrar.
Es precisamente sobre este requisito formal (“denominación de la variedad”)
establecido por el Convenio UPOV que versa la prohibición de registro que estamos
analizando que, como hemos señalado, busca evitar que la denominación de una
variedad vegetal sea registrada como marca. Para graficar la diferencia entre la
“marca” y la “denominación de la variedad”, y la protección que se confiere a esta
última en la prohibición de registro bajo análisis, vemos el siguiente ejemplo:
Ejemplo: La imagen que se presenta corresponde a la variedad vegetal de una rosa
negra. La denominación de esta variedad vegetal es “Meidebenne”; y ha sido
desarrollada por la empresa francesa Meilland Int., que comercializa estas rosas
bajo la marca “Black Baccara”® .
Comentario: En el caso que se expone, la marca
“Black Baccara” recibirá la protección que
corresponde a una marca en las legislaciones en
estudio. Por su parte, la denominación
“Meidebene” al estar registrada como la
denominación de la variedad vegetal, gozará de la
protección que confiere la prohibición bajo
análisis, que busca evitar que se registre como
marca la denominación de una variedad vegetal.
A continuación se detallan las normas que recogen esta prohibición de registro en
los países involucrados:
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 7 inciso p) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 8 inciso o) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 20 inciso o) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 83 numeral 18) de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E). Nicaragua Artículo 7 inciso m) de la Ley Nº 380. Panamá Artículo 91 numeral 20) de la Ley Nº 35. República Dominicana Artículo 73.1 inciso n) de la Ley Nº 20-‐00.
99
El examinador debe tener en cuenta que esta prohibición de registro tiene la
particularidad de superar el principio de territorialidad, en tanto se extiende a
denominaciones de variedades vegetales registradas localmente o en cualquier
otro país.
Cabe precisar además que en todos los países mencionados, a excepción de Costa
Rica, esta prohibición de registro establece como condición para su aplicación, que
exista riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro y la
variedad vegetal protegida104.
Ejemplo: Signo “Vetiver Brasil O Boticário”, conforme al modelo adjunto, para
distinguir desodorantes, colonias, crema para barbear, emulsión, loción, tónico
facial, gel para barbear, desodorante y jabonete, de la clase 3 de la Clasificación
Internacional.
Comentario: La denominación “Zacate Vetiver” es
la denominación de una variedad vegetal protegida
en El Salvador, empleada para perfumería y por
tanto esta solicitud fue denegada105.
Conforme a lo expuesto, al aplicar esta prohibición de registro el examinador debe
tener en cuenta lo siguiente:
! Si la variedad vegetal que se estaría afectando se encuentra protegida en el
país en el que se ha presentado la solicitud de registro de marca, o en
cualquier otro país106;
104 En efecto, la legislación de Costa Rica no exige la existencia de riesgo de confusión para aplicar esta prohibición. Así, en Costa Rica el examinador deberá impedir el registro como marca de signos que incluyan “denominaciones de variedades” protegidas, independientemente del tipo o naturaleza de los productos o servicios que se pretendan distinguir. 105 Un motive adicional de denegación de este signo es la presencia de la denominación “Brasil”, al ser el nombre de un Estado, salvo que el solicitante acredite la autorización correspondiente por parte de dicho Estado, para su registro como marca. 106 Para determinar la existencia y protección de una variedad vegetal, el examinador deberá consultar a las autoridades locales competentes (oficina de registro de variedades vegetales u Oficina de Patentes en el caso de El Salvador), el listado de variedades vegetales de UPOV disponible en el sitio web de la Organización: www.upov.int, así como otras fuentes de información (por ejemplo, a las autoridades competentes en materia de variedades vegetales de otros países).
100
! Si el signo solicitado incluye una denominación idéntica o similar a la
denominación de la variedad vegetal protegida. Para ello, puede recurrir a los
criterios de comparación que se utilizan al analizar dos marcas en conflicto; y,
! Si los productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado son
idénticos o relacionados a la variedad vegetal, toda vez que sólo en este caso
existirá riesgo de confusión107.
k) Signos que reproduzcan marcas de certificación cuyo registro haya
caducado, haya sido anulado, cancelado, o que han dejado de
utilizarse.
Las marcas de certificación son signos que se aplican a productos o servicios cuyas
características han sido controladas y certificadas por el titular de dicha marca,
que generalmente es un órgano de control o de certificación. Así, se trata de signos
distintivos cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o
servicios a los que se aplica se encuentran dentro de los patrones o estándares
preestablecidos por su titular.
Ejemplo de marca de certificación:
Comentario: Esta es una marca de certificación
registrada en distintos países a favor de Woolmark
Company. Woolmark, y certifica la calidad de todos los
productos a los que se aplica, garantizando que están
elaborados con pura lana virgen, y que cumplen
estrictamente las especificaciones de elaboración de
Woolmark Company.
Atendiendo a que la marca de certificación es un signo cuya presencia en el
producto o servicio tiene relevancia en la decisión de consumo, esta prohibición de
registro tiene por finalidad que las marcas de certificación cuyo registro ha sido
anulado o ha dejado de utilizarse, no sean registradas a favor de terceros, sino
107 Tratándose de variedades vegetales, productos relacionados pueden ser, entre otros, los agroquímicos de clase 01; los fungicidas y herbicidas de clase 05; maquinaria agrícola de clase 07; las plantas, los productos agrícolas, hortícolas y forestales de clase 31; los servicios científicos, tecnológicos y de investigación, de la clase 42; o los servicios de agricultura, horticultura y silvicultura de clase 44.
101
hasta que transcurra determinado plazo. Ello en la medida que el consumidor
podría incurrir en error al asumir que el producto o servicio que está adquiriendo
tiene el respaldo de una empresa que ya no es la titular de la marca. Por ello, se
opta por esperar a que transcurra un tiempo determinado, en el cual se pueda
diluir en la mente del consumidor el recuerdo de esta marca de certificación y su
asociación a un origen empresarial determinado.
Cabe precisar que no todas las legislaciones bajo análisis recogen esta prohibición
de registro, y dentro de las que sí la contemplan existen diferencias en cuanto a su
alcance, conforme se puede ver en el siguiente cuadro:
País
Norma Aplicable
Supuestos Plazo de espera
Costa Rica Artículo 7 inciso q) y artículo 60 de la Ley Nº 7978.
-‐ Anuladas. -‐ Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.
10 años de la anulación, o de la disolución o desaparición del titular.
El Salvador Artículo 8 inciso p) y artículo 51 inciso g) de la Ley (Decreto Nº 868).
-‐ Anuladas -‐ Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.
-‐ Caducadas -‐ Canceladas
10 años de la caducidad, anulación, o cancelación; o de la disolución o desaparición del titular
Guatemala Artículo 20 inciso p) de la Ley (Decreto Nº 57-‐ 2000).
-‐ Anuladas. -‐ Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.
10 años de la anulación, o de la disolución o desaparición del titular.
Honduras Artículo 9 del Decreto 16-‐2006.
-‐ Anuladas. -‐ Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.
10 años de la anulación, o de la disolución o desaparición del titular.
Nicaragua No aplica No aplica No aplica Panamá No aplica No aplica No aplica República Dominicana
Artículo 112 de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Anuladas -‐ Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.
-‐ Caducadas -‐ Canceladas
5 años de la caducidad, anulación o cancelación; o de la disolución o desaparición del titular.
102
Al analizar si un signo solicitado a registro incurre en esta prohibición de registro
el examinador deberá tener en cuenta lo siguiente:
! Verificar si el signo solicitado reproduce una marca de certificación cuyo
registro se ha extinguido.
! Determinar si el motivo por el cual esa marca de certificación ya no está
vigente, se encuentra comprendido dentro del supuesto de la prohibición de
registro, en su respectiva legislación.
! Verificar si ha transcurrido el plazo de espera o reserva establecido en la
respectiva legislación. Si aún no ha transcurrido, procederá a denegar la
solicitud. Por el contrario, si ya transcurrió dicho plazo, no será aplicable esta
prohibición de registro.
l) Signos idénticos o semejantes a otros cuyo registro haya vencido.
Esta prohibición busca evitar que terceros registren a su favor signos confundibles
con marcas que a pesar de no contar con un registro vigente (por distintas
razones), aún permanecen en la mente del consumidor como provenientes de un
determinado origen empresarial, generando riesgo de error en el consumidor.
País
Norma Aplicable
Supuestos Plazo de espera
Costa Rica Artículo 7 inciso k) de la Ley Nº 7978.
-‐ Caducadas. -‐ Canceladas a solicitud de su titular.
De 1 a 3 años, si se trata de marca colectiva (desde el vencimiento o cancelación).
El Salvador No aplica. No aplica. No aplica. Guatemala No aplica. No aplica. No aplica. Honduras Artículo 83
numeral 10) de la Ley (Decreto 12-‐ 99-‐E).
-‐ Caducadas. -‐ Canceladas a solicitud de su titular.
-‐ Anuladas.
1 año desde el vencimiento, cancelación o anulación (2 años en caso de marca colectiva).
Nicaragua No aplica No aplica No aplica Panamá No aplica No aplica No aplica República Dominicana
Artículo 73.1 inciso o) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Caducadas -‐ Canceladas a solicitud de su titular.
1 año desde el vencimiento, cancelación.
103
Las normas que contemplan esta prohibición establecen que la misma no será
aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del
registro vencido o cancelado a su causahabiente. En el caso de Honduras, además
se establece que la prohibición no será aplicable cuando quien solicita el registro
fuera la misma persona que obtuvo la anulación de la marca en cuestión.
Al analizar si un signo solicitado a registro incurre en esta prohibición de registro
el examinador deberá tener en cuenta lo siguiente:
! Verificar si el signo solicitado resulta confundible con una marca de producto
o de servicio cuyo registro se ha extinguido.
! Verificar si el solicitante es la misma persona natural o jurídica que fue titular
de la marca cuyo registro está extinguido.
! En el caso de Honduras, verificar además si quien solicita el registro es la
misma persona natural o jurídica que obtuvo la anulación de la marca. De ser
el caso, esta prohibición no aplica.
! Determinar si el motivo por el cual esa marca ya no está vigente, se encuentra
comprendido dentro del supuesto de la prohibición de registro, en su
respectiva legislación.
! Verificar si ha transcurrido el plazo de espera o reserva establecido en la
respectiva legislación. Si aún no ha transcurrido, procederá a denegar la
solicitud. Por el contrario, transcurrido dicho plazo, la prohibición en estudio
no será aplicable y la solicitud de registro deberá ser tramitada normalmente.
4.3. Prohibiciones de registro por motivos relativos
Son aquellas que atienden a un interés prevalentemente particular, como es el caso
de la existencia de un derecho subjetivo de un tercero, que podría verse
perjudicado por el signo que se pretende registrar.
Así, la aplicación de este tipo de prohibiciones surge como consecuencia de la
existencia de derechos propiedad de intelectual preexistentes de terceros, o bien
104
derivan de la protección civil del nombre y la propia imagen, que entran en
conflicto con un signo que se pretende registrar; así como de la afectación de otros
derechos de terceros. A continuación se desarrollan los principales supuestos de
prohibiciones relativas de registro108.
4.3.1. Signos confundibles con una marca registrada o en trámite de
registro.
Esta prohibición versa sobre la figura del riesgo de confusión, que consiste en la
posibilidad de que el consumidor incurra en error respecto de los producto o
servicios que desea adquirir, o respecto de su origen empresarial. El señalar que se
trata de “riesgo” de confusión, implica que la mera potencialidad de que el error
indicado suceda, es suficiente para aplicar esta prohibición de registro.
Atendiendo a lo expuesto, el riesgo de confusión puede ser de dos tipos:
! Riesgo de confusión directa: posibilidad de que el consumidor adquiera un
producto pensando que se trata de otro, o contrate u servicio pensando que se
trata de otro.
! Riesgo de confusión indirecta o asociación: riesgo de que el consumidor le
atribuya a determinados productos o servicios el mismo origen empresarial,
cuando ello no es así. A criterio de las Oficinas involucradas, esta figura incluye
el riesgo de asociación, supuesto en el cual el consumidor asume
equivocadamente que existe algún vínculo o conexión comercial entre las
empresas de las cuales provienen los productos o servicios que está
contrastando.
Atendiendo a lo expuesto, para que se configure el riesgo de confusión, en
cualquiera de sus modalidades, deben confluir necesariamente dos requisitos:
" Debemos estar ante dos signos idénticos o similares, según sea el caso; y,
108 Cabe precisar que, conforme a la legislación de República Dominicana (artículo 79 de la Ley Nº 20-‐00), únicamente se analizan de oficio la prohibición establecida en el artículo 74 inciso a) de la misma norma, y, de ser el caso, la prohibición establecida en el inciso d) de dicho artículo.
105
" Dichos signos deben estar destinados a identificar los mismos productos o
servicios, o productos y/o servicios vinculados.
Ambos requisitos deben estar presentes, ya que si falta uno de ellos, no se podrá
establecer el riesgo de confusión, y por lo tanto esta prohibición de registro no será
aplicable. A continuación analizamos cada uno de estos requisitos.
a) Identidad o semejanza entre los signos
La identidad entre dos signos es un hecho objetivo que puede determinarse
directamente a partir de los signos confrontados. Por otro lado, para determinar si
existe semejanza entre dos signos al punto de llevar a confusión al consumidor, la
doctrina ha desarrollado algunos criterios de carácter general, que pueden ser
tomados en cuenta por el examinador 109.
Algunos de estos criterios se explican a continuación.
Criterio 1: Se debe tomar en cuenta la impresión de conjunto generada por los signos. El examinador debe actuar como lo haría el consumidor medio, es decir,
debe comparar los signos sin desmembrarlos ni descomponerlos en sus
partes, guiándose mas bien por la impresión de conjunto que suscitan.
El examinador no debe basar su análisis únicamente en los elementos
distintivos y dominantes de los signos, ya que todos los elementos que los
conforman contribuyen a su impresión de conjunto.
Criterio 2: Los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Además de realizar una apreciación global de las marcas en conflicto, se
aconseja cotejarlas sucesivamente, preguntándose si la impresión general
producida por la marca solicitada es similar al recuerdo que se tiene de la
marca solicitada o registrada con anterioridad. Ello, en la medida que el
consumidor medio, al tomar una decisión de compra, por lo general no tiene
ambas marcas al mismo tiempo frente a sus ojos.
109 BRUER MORENO. Pedro C., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, página 351 y siguientes.
106
Criterio 3: Debe atenderse a las semejanzas antes que a las diferencias que existen entre las marcas. El examinador debe tener en cuenta que el consumidor generalmente no
está en la posibilidad de observar las diferencias entre dos signos en
conflicto, sino que retiene en su mente una imagen difusa de las marcas,
conforme a la cual priman las semejanzas por encima de las diferencias.
Criterio 4: Tener en cuenta la percepción del consumidor medio, en función a la naturaleza del producto y/o servicio de que se trate. El grado de atención a la hora de adquirir el producto o de contratar el
servicio, incide directamente en posibilidad de confusión en el consumidor.
Si en virtud de la naturaleza del producto, el consumidor se ve obligado a
prestar un mayor grado de atención y tomar una decisión más razonada o
reflexionada, menores serán las posibilidades de riesgo de confusión a la
hora de realizar su compra. Por el contrario, si la naturaleza del producto o
servicio implica una decisión que no requiere dicho grado de atención ni
reflexión, las posibilidades de riesgo de confusión serán mayores.
Productos o servicios en cuya apreciación incidan factores tales como el
precio, su sofisticación, su exclusividad o sus consecuencias, generalmente
exigirán un grado de atención mayor por parte del consumidor al momento
de tomar la decisión de compra. Así por ejemplo, productos tales como
joyería, artículo de lujo o vehículos son adquiridos por un consumidor
mucho más atento y reflexivo que aquel que adquiere y elige productos de
consumo masivo. Lo mismo sucede con productos farmacéuticos, cuya
posible afectación a la salud o la vida, ciertamente produce un grado de
atención mayor en sus consumidores.
El consumidor que adquiere productos altamente técnicos o sofisticados,
generalmente conoce a cabalidad dichos productos y sus marcas y es en
definitiva un consumidor poco susceptible a ser confundido o engañado. Tal
es el caso, por ejemplo, del músico que adquiere cierto tipo y marca de
guitarras acústicas cuyo prestigio conoce o del odontólogo que adquiere una
determinada marca de equipo médico para su clínica, por estar familiarizado
con su calidad y buenas referencias técnicas.
107
Tomando en cuenta los criterios anteriormente mencionados, el examinador debe
determinar si los signos que está confrontando son semejantes en grado de
producir confusión. Esta semejanza puede ser: (i) semejanza gráfica o visual, (ii)
semejanza fonética o auditiva, o (iii) semejanza conceptual. Pueden presentarse las
tres al mismo tiempo; sin embargo en algunos casos la presencia de solo una de
ellas puede ser suficiente para dar por cumplido este primer requisito 110 ,
dependiendo de si esa semejanza resulta determinante en la impresión de
conjunto que suscitan los signos.
Semejanza gráfica o visual:
-‐ Signos denominativos: semejanza en las letras o secuencia de letras que
conforman las denominaciones confrontadas, y que determinan que los
signos susciten un impacto de conjunto similar uno del otro. La diferencia
en el tipo de letra o grafía utilizada, por lo general no es suficiente para
desvirtuar esta semejanza.
-‐ Signos figurativos: semejanza en los elementos figurativos que conforman
la marca o semejanza en la disposición de dichos elementos, que generen
un impacto de conjunto similar. Aún cuando existan diferencias entre dos
signos figurativos, si la impresión de conjunto que suscitan es
esencialmente la misma, se considerarán similares en grado de producir
confusión.
-‐ Signos mixtos: la semejanza se puede presentar tanto en las letras que los
conforman, como sus respectivos elementos figurativos. Al respecto, se
debe tener en cuenta cuál elemento (denominativo o figurativo) es el más
relevante en cada signo, para determinar si tomados en su conjunto los
signos son semejantes.
-‐ Cabe señalar que la adición de una letra o una palabra no elimina la
posibilidad de confusión si se encuentran presentes en el signo posterior,
elementos esenciales de la marca previamente registrada o solicitada.
Semejanza fonética o auditiva:
-‐ Signos denominativos: semejanza en la forma como el consumidor medio
pronunciaría dichos signos, aún cuando existan diferencias en su escritura.
110 Como hemos señalado, para que se genere el riesgo de confusión deben confluir dos requisitos: la identidad o semejanza entre los signos (que es lo que estamos analizando en este punto) y la identidad o vinculación entre los productos o servicios (del cual hablaremos más adelante).
108
-‐ Signos mixtos: a efectos de determinar una eventual semejanza fonética o
auditiva, se tendrán en cuenta los elementos denominativos de dichos
signos, y su relevancia en el impacto de conjunto de los signos.
Semejanza conceptual:
Semejanza en el concepto o idea que suscitan los signos confrontados, por las
denominaciones y/o elementos figurativos que los conforman. Cabe señalar
que puede darse el caso en el cual un signo figurativo sea similar a una marca
denominativa previamente registrada si ambas evocan la misma o similar idea.
Algunos supuestos particulares que se pueden presentar son los siguientes:
o Tratándose de monosílabos, el cambio en una sola letra puede se suficiente
para lograr diferenciar claramente los signos confrontados.
Ejemplos:
BIO vs. BLIO.
ZAS vs. KAS.
CLAS vs. BLAS
Si bien los signos consignados como ejemplos, comparten algunas letras, las
letras adicionales son suficientes para diferenciarlos entre sí, y evitar el riesgo
de confusión.
o En el caso de palabras en otro idioma, es probable que consumidor medio, al
no estar familiarizado con ellas, las pronuncie de acuerdo con las reglas de
pronunciación fonética de su propia lengua, lo cual debe ser tomado en cuenta
por el examinador al realizar el examen comparativo entre dos signos.
o En el caso de signos mixtos, existe una tendencia a hacer prevalecer los
elementos denominativos del signo sobre los elementos gráficos o diseño,
considerando que generalmente las marcas son recordadas, y se hace
109
referencia a ellas, por el elemento denominativo y no por los elementos
figurativos que presenten.
Ejemplo de signos semejantes en grado de confusión:
Solicitada Registrada
Maní tostado, papas tostadas en hojuelas, plátanos tostados en hojuelas, yuca tostada en hojuelas, chicharrón tostado, y semillas de marañón (clase 29).
Papas y yucas procesadas (clase 29).
EL NEGRITO
Comentario: En el ejemplo anterior se considera que los signos son
semejantes en grado de producir confusión toda vez que el elemento
denominativo de ambos signos presenta semejanzas gráficas y fonéticas, y
además evoca una misma idea siendo el género (masculino en un caso, y
femenino en el otro), la única diferencia entre ambos. Asimismo, se trata de
signos que distinguen productos de consumo masivo que en el mercado son
por lo general solicitados por su nombre. En cuanto a los elementos gráficos
adicionales presentes en la marca solicitada, debe aplicarse el criterio de que
priman las semejanzas por encima de las diferencias en el análisis del riesgo
de confusión.
b) Identidad o vinculación entre los productos y/o servicios
Como se ha indicado, para establecer la existencia de riesgo de confusión, el
examen comparativo entre los signos confrontados debe necesariamente
complementarse con la comparación de los productos y/o servicios que pretenden
distinguir, determinando si poseen la misma naturaleza o si guardan algún tipo de
vinculación.
Al respecto, como primera cuestión, cabe precisar que la Clasificación
Internacional de productos y Servicios de Niza, no determina la vinculación de los
110
productos y/o servicios. Así, es factible que productos o servicios comprendidos en
una misma clase de la Clasificación Internacional no guarden vinculación alguna; y,
por el contrario, es posible que productos o servicios incluido en clases diferentes
se encuentren vinculados entre sí. En tal sentido, para determinar si se cumple este
segundo requisito del riesgo de confusión, no se debe tomar como referencia la
mencionada Clasificación Internacional, sino que debe atenderse a criterios tales
como la naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al
que están dirigidos dichos productos o servicios, entre otros que se detallan a
continuación.
La naturaleza de los productos:
Si los productos involucrados presentan la misma composición, materia prima,
ingredientes y/o materiales, existen elementos para considerar que se trata de
productos vinculados.
Canales de comercialización y/o prestación:
Si los productos o servicios se comercializan (o los servicios se prestan) en la
misma área comercial o si colocan en los mismos puntos de venta (o en los
mismos anaqueles dentro de los supermercados), se tendrá un elemento más
para afirmar una posible vinculación entre ellos. Se trata de determinar, en
función a las prácticas del mercado, si el consumidor encontrará dichos
productos y/o servicios en el mismo establecimiento, o si los puede adquirir o
contratar a través de los mismos canales.
Su empleo o destino de uso:
El examinador debe verificar si se trata de productos o servicios competidores
(sustitutos), o de productos y/o servicios complementarios.
Productos o servicios competidores (o sustitutos) son aquellos que suelen
tener el mismo destino, están en una franja de precios similar y se ofrecen se
ofrecen al mismo grupo de clientes, que pueden elegir sustituir uno por otro
para el mismo uso. Los productos competidores tienen los mismos clientes
reales y potenciales, que a su vez están familiarizados los productos o servicios
equivalentes o sustitutivos que se ofrecen en el mercado111.
111 EUIPO. Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea. Parte C, Oposición. Pág. 31. Disponible en: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-‐mark-‐guidelines
111
Por otro lado, productos complementarios serán aquellos que suelen ofrecerse
conjuntamente, al existir una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de
que uno es indispensable para el uso del otro y no meramente auxiliar o
accesorio112. En ese sentido, el carácter complementario de los productos o
servicios es un inicio de que se encuentran vinculados113.
Origen habitual de los productos:
El examinador debe analizar si los productos o servicios que está analizando,
por lo general provienen de las mismas empresas. Asimismo, debe analizar si
los productos o servicios que distingue la marca registrada, requieren de una
infraestructura que le permitiría a las empresas ampliar su giro comercial a los
productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado. Ello también
es un indicio de la vinculación que puede existir entre dichos productos o
servicios.
El público de referencia:
El examinador debe determinar si los productos y/o servicios están destinados
a satisfacer las necesidades del mismo sector de consumidores. Tal es el caso
de las prendas de vestir deportivas (clase 25) y los accesorios y artículos
deportivos (clase 28) que se dirigen al mismo público consumidor, a saber, las
personas que practica deporte.
Tomando en cuenta los criterios anteriormente mencionados, tanto para el
examen de los signos como para el examen de los productos o servicios
involucrados, el examinador deberá acudir a su respectiva legislación y verificar la
forma en que esta prohibición de registro ha sido recogida, para determinar los
supuestos a los que se aplica.
112 EUIPO. Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea. Parte C, Oposición. Pág. 28. Disponible en: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-‐mark-‐guidelines 113 A modo de ejemplo, cabe citar los siguientes: los servicios de organización de viajes, pertenecientes a la clase 39 se complementan con la prestación de servicios de restauración y de alojamiento temporal en hoteles y restaurantes, pertenecientes a la clase 43. Ello, en tanto estos servicios suelen ofrecerse conjuntamente por las agencias de viajes en forma de paquetes de vacaciones, ya que el consumidor en muchos casos prefiere contratar ambos servicios de manera conjunta. Por otro lado, los bolsos de mano de la clase 18 se encuentran estrechamente relacionados con las prendas de vestir, calzado de la clase 25, en el sentido de que los consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir exteriores e incluso del calzado.
112
A continuación un resumen de lo establecido por las legislaciones respecto a esta
prohibición de registro.
País Norma aplicable Supuestos
Costa Rica Artículo 8 inciso a) de la Ley Nº 7978.
-‐ Riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad.
El Salvador Artículo 9 incisos a) y b) de la Ley (Decreto Nº 868).
-‐ Riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad. -‐ Se permite acuerdo de coexistencia (Artículo 9 de la Ley).
Guatemala Artículo 21 inciso a) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000).
-‐ Riesgo de confusión o de asociación con marca registrada o solicitada con anterioridad.
Honduras Artículo 84 numeral 1) de la Ley (Ley Nº 12-‐99-‐E)
-‐ Riesgo de confusión (visual, gramática o fonética) con marca registrada o solicitada con anterioridad.
Nicaragua Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley Nº 380.
-‐ Inciso a): riesgo de confusión directa con marca registrada o solicitada con anterioridad. -‐ Inciso b): riesgo de confusión indirecta con marca registrada o solicitada con anterioridad.
Panamá Artículo 91 numeral 9) de la Ley Nº 35.
-‐ Entre otros supuesto, regula riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad (equipara confusión a error, equivocación o engaño sobre la procedencia). -‐ Se puede superar la prohibición de registro si se acredita la autorización expresa del titular de la marca.
República Dominicana
Artículo 74 inciso a) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad.
Como se advierte de la información detallada en el cuadro, a través de esta
prohibición de registro se protege contra el riesgo de confusión (o asociación,
según sea el caso), tanto a las marcas previamente registradas, como a las marcas
113
que se encuentran en trámite de registro, siempre que la respectiva solicitud de
registro sea anterior a aquella que se está analizando.
Para determinar si la solicitud anterior tiene un mejor derecho frente a aquella que
está analizando, el examinador debe tener en cuenta, conforme a su respectiva
legislación, lo siguiente:
" Si la solicitud anterior fue presentada cumpliendo con los requisitos
mínimos para que se le asigne una fecha de presentación válida, según lo
desarrollado en el 3.1.1. Así, sólo se considerará como un antecedente
susceptible de determinar la denegatoria del registro solicitado, aquella
solicitud anterior que cuente con una fecha de presentación válida
(asignada al haber cumplido los requisitos mínimos establecidos) y
anterior a la solicitud que se está examinando.
" Si el signo que está examinando es susceptible de generar confusión (o
asociación, según el caso) con otra marca cuya solicitud, no obstante haber
sido presentada con posterioridad, reivindica prioridad por una solicitud
anterior, conforme a lo desarrollado en el punto 3.1.3. De ser ese el caso,
corresponderá denegar el registro del signo que se está examinando.
Cabe agregar que, conforme a las prácticas de las Oficinas de Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en el caso que se esté analizando una
solicitud de registro de un signo confundible con una marca previamente
solicitada, el examinador debe proceder a suspender el trámite de la segunda
solicitud hasta que se resuelva el trámite y/o eventual registro de la primera.
En el caso de las Oficinas de Guatemala y República Dominicana, frente al mismo
supuesto, el examinador debe proceder a denegar la solicitud de registro con base
a la solicitud de registro anterior, aún cuando esta se encuentre todavía en trámite.
Cabe precisar que el texto de la prohibición de registro en las respectivas
legislaciones, permite ambas prácticas, toda vez que se protege tanto las marcas
registradas, como aquellas marcas en trámite de registro.
114
Tomando en cuenta todo lo anterior, para aplicar esta prohibición de registro, se
recomienda al examinador seguir los siguientes pasos:
1) Realizar la búsqueda de anterioridades de los elementos denominativos
y/o figurativos que presente el signo, a efectos de determinar la posible
afectación a marcas registradas o solicitadas con anterioridad. En esta
búsqueda debe considerar las solicitudes anteriores con fecha de
presentación válida y aquellas solicitudes que reivindican prioridad
invocando una fecha de presentación anterior a la de la solicitud que se
está analizando114.
2) De los resultados de las búsquedas de anterioridades, identificar las
marcas con las cuales el signo examinado podría ser confundible.
3) Examinar la eventual identidad o vinculación entre productos o servicios
distinguidos por los signos confrontados, conforme a los criterios
anteriormente expuestos.
4) Examinar la eventual identidad o semejanza entre los signos, siguiendo los
criterios de comparación de signos anteriormente desarrollados.
5) De verificarse los puntos 3 y 4, el examinador procederá a denegar la
solicitud de registro aplicando la prohibición de registro que estamos
analizando. Basta que alguno de dichos puntos no se verifique, para que el
examinador deba proceder a otorgar el registro solicitado.
6) Si la base de la denegatoria de registro es una solicitud anterior en trámite,
en el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, se
suspenderá la solicitud objeto de examen, hasta que se resuelva
definitivamente la solicitud anterior. En el caso de Guatemala y República
Dominicana, el examinador procederá a denegar el registro, con base en la
solicitud anterior en trámite.
114 En caso que exista oposición de un tercero, en base a una marca registrada o solicitada con anterioridad, el examinador debe igualmente realizar la búsqueda de anterioridades a efectos de determinar si existe otra marca que pudiera verse afectada por el signo solicitado a registro.
115
A continuación algunos ejemplos sobre la aplicación de esta prohibición de
registro:
Ejemplo 1: Signos idénticos y productos no vinculados-‐ inexistencia riesgo de
confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 9. Clase 9. Máquinas de facturación. Aparatos ópticos.
ONE TOUCH ONE TOUCH
Comentario: No existe riesgo de confusión toda vez que, si bien se trata de signos
idénticos, que distinguen productos de la misma clase de la Clasificación
Internacional (clase 9), se trata de productos no vinculados entre sí, al estar
destinados a distinto publico consumidor (público especializado en el caso de la
marca registrada).
Ejemplo 2: Signos idénticos cuyos productos y servicios distinguidos se
encuentran relacionados – existencia de riesgo de confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 9. Clase 38. Aparatos de transmisión o reproducción de sonido o imágenes, servidores, y ordenadores.
Servicios de telecomunicaciones e Internet.
SILVER SILVER
Comentario: En este caso existe riesgo de confusión, toda vez que se trata de
signos idénticos, que distinguen productos y servicios relacionados entre sí. En
efecto, los productos que pretende distinguir la marca solicitada, pueden ser
utilizados para prestar el servicio distinguido por la marca registrada. Asimismo,
algunos de los productos de la clase 9 que pretende distinguir el signo solicitado
116
(como es el caso de los teléfonos móviles) se ofrecen en los mismos
establecimientos en los que se ofrecen los servicios de telecomunicación.
Ejemplo 3: Signos idénticos que distinguen los mismos productos – existencia de
riesgo de confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 30. Clase 30. Té y hierbas naturales.
Té y hierbas naturales.
Comentario: En los supuestos de doble identidad (identidad entre los signos e
identidad en los productos o servicios a distinguir) se presume la existencia de
riesgo de confusión en el consumidor y por lo tanto el examinador debe denegar la
solicitud de registro posterior.
Ejemplo 4: Signos semejantes que distinguen algunos productos idénticos y otros
vinculados – existencia de riesgo de confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 3. Clase 3. Cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha.
Preparaciones y sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar; gel de baño, cosméticos, y lociones para el cabello.
Comentario: En este caso se trata de signos que pueden ser percibidos como
provenientes del mismo origen empresarial. En efecto, si bien los signos no son
idénticos, existe entre ellos una estrecha similitud, al estar conformados por el
mismo elemento denominativo (EA). Asimismo, dichos signos están destinados a
117
identificar productos idénticos, como es el caso de los cosméticos, gel de baño (que
es una preparación para el baño y la ducha) y las lociones para el cabello (que es
una preparación de tocador no medicada).
Ejemplo 5: Signos diferentes que identifican los mismos servicios – inexistencia de
riesgo de confusión.
Solicitada Registrada
Clase 44. Clase 44. Servicios de farmacia.
Servicios de farmacia.
Comentario: Si bien existe identidad entre los servicios a distinguir, los signos son
diferentes entre sí, por lo que no existe riesgo de confusión. Al respecto, cabe
precisar que el hecho que los signos compartan los términos FARMACIA y PLUS no
es suficiente para establecer una semejanza en grado de confusión, ya que se trata
de elementos que por sí solos carecen de distintividad, siendo los elementos
adicionales que cada uno posee, los que permiten diferenciar claramente los
signos.
Ejemplo 6: Signos semejantes que distinguen productos diferentes y no
relacionados entre sí – inexistencia de riesgo de confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 30. Clase 30. Harinas. Hielo.
Andy’s ANDI
Comentario: Si bien los signos son gráfica y fonéticamente semejantes, los
productos a distinguir son distintos y no relacionados entre sí, no obstante se
118
encuentran en la misma clase de la Clasificación Internacional. En ese sentido, no
existe riesgo de confusión, por lo que los signos pueden coexistir en el registro.
Ejemplo 7: Signos Semejantes que distinguen los mismos productos – existencia
de riesgo de confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 5. Clase 5. Fungicidas y herbicidas. Fungicidas y herbicidas.
Comentario: La solicitud de registro de la marca “BANISH” fue denegada por la
Oficina de Panamá, dada la semejanza entre los signos (semejantes en su escritura
e idénticos en su pronunciación) y la identidad en los productos a distinguir, lo que
determina la existencia de riesgo de confusión.
Ejemplo 8: Signos semejantes que distinguen productos idénticos y/o
relacionados – existencia de riesgo de confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 33. Clase 33. Vodka, vinos y licores en general.
Guaro.
Comentario: En el presente caso existe similitud visual y conceptual entre los
signos confrontados, los que además en ambos casos distinguen bebidas
alcohólicas, por lo que existe riesgo de confusión. En consecuencia corresponde
denegar el signo solicitado.
119
Ejemplo 9: Signos semejantes que identifican productos y servicios relacionados –
existencia de riesgo de confusión.
Solicitada. Registrada.
Clase 9. Clase 38. Grabadoras de casetes de audio, reproductoras de casetes de audio, casetes de audio, discos de audio, parlantes para audio, etcétera.
Servicios de transmisión y difusión de programación de una estación de televisión abierta.
Comentario: En este caso existe similitud visual (ambos consisten en el dibujo de
un tren) y similitud ideológica o conceptual (evocan la misma idea) entre los
signos confrontados, los que además pretenden distinguir productos y servicios
relacionados entre sí; todo lo cual determina que exista riesgo de confusión. En
consecuencia, el signo solicitado debe ser denegado a registro.
Ejemplo 10: Signos semejantes que identifican los mismos productos.
Solicitada. Registrada.
Clase 30. Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.
Comentario: Se trata de signos semejantes, toda vez que, además de la similitud
gráfica y fonética, el término “MONARCA” es la traducción al idioma español del
término “MONARCH” (elemento de la marca registrada), lo cual puede ser
percibido por el consumidor medio, aún cuando no conozca el idioma inglés.
120
Asimismo, se trata de signos que pretenden distinguir los mismos productos. En
consecuencia, existe riesgo de confusión y corresponde denegar el registro
solicitado.
4.3.2. Signos que afecten marcas usadas pero no registradas.
Este supuesto de prohibición de registro se recoge en las siguientes normas:
País Norma aplicable Comentario
Costa Rica Artículo 8 inciso c) y artículo 17 de la Ley Nº 7978.
-‐ Aplica en caso de riesgo de confusión. -‐ Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca. Asimismo, debe solicitar el registro de la marca usada, caso contrario, la oposición será improcedente.
El Salvador No aplica. No aplica.
Guatemala No aplica. No aplica.
Honduras Artículo 84 numeral 2) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐ E).
-‐ Aplica en caso de confusión visual, gramática y fonética. -‐ Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca.
Nicaragua Artículo 8 inciso i) de la Ley Nº 380.
-‐ Aplica en caso de riesgo de confusión, siempre que se trate de signos idénticos o similares aplicados a los mismos productos o servicios. -‐ Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca. -‐ El uso anterior debe ser de buena fe.
Panamá Artículo 91 numeral 9) y Artículo 12 de la Ley Nº 35.
-‐ Aplica en caso de riesgo de confusión. -‐ Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca. -‐ El artículo 12 prohíbe el registro de la traducción al español de una marca usada con anterioridad.
República Dominicana
Artículo 74 inciso b) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Aplica en caso de riesgo de confusión. -‐ Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso.
121
Como se aprecia en el cuadro anterior, algunas de las legislaciones bajo estudio
establecen la posibilidad de proteger del riesgo de confusión a marcas que si bien
no están registradas o en trámite de registro, están siendo utilizadas en el mercado
desde una fecha anterior a la solicitud de registro que se esté examinando.
Para determinar cuándo se está frente a una marca usada, el examinador puede
recurrir a las normas y criterios utilizados para definir el uso de una marca y la
acreditación de dicho uso, dentro de un procedimiento de cancelación por falta de
uso. Así, se considera que la marca está siendo usada en los siguientes supuestos:
o Cuando los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos
en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto o servicios de
que se trate, y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización o prestación.
o También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos
destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación
con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
El uso anterior de la marca se puede acreditar a través de facturas u otros
comprobantes de pago, en los que figure la marca y los productos a los que se
aplica. También se puede acreditar a través de publicidad por cualquier medio de
comunicación, siempre que sea posible establecer la fecha del uso, a efectos de
determinar si el uso es anterior a la solicitud que se está examinando.
Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca
usad con anterioridad, el examinador debe recurrir a los criterios desarrollados en
el punto anterior (4.3.1.).
4.3.3. Signos confundibles con un nombre comercial, rótulo o enseña
Esta prohibición de registro busca evitar que se registren como marca signos que
sean confundibles con un nombre comercial, rótulo o enseña, que son aquellos
122
signos que no identifican a los productos o servicios, sino a la empresa o al
establecimiento que desarrolla actividades comerciales. En algunos casos, esta
protección se extiende a los denominados emblemas115. En ese sentido, a efectos
de determinar el alcance de la prohibición de registro, el examinador debe verificar
lo establecido en su respectiva legislación.
Un punto importante al analizar esta prohibición de registro es tener en cuenta
que el nombre comercial, al igual que el rótulo o enseña, se protegen por su simple
uso, no siendo necesario que se registran para gozar de la protección que confiere
la propiedad industrial.
El antecedente de la protección del nombre comercial por el simple uso, lo
encontramos en el Convenio de París, que es su artículo 8 establece lo siguiente:
“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin
obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de
fábrica o de comercio”.
Atendiendo a ello, las legislaciones de los países que participan en este Manual
establecen que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial (o de ser el caso,
sobre el rótulo, enseña o emblema), se adquiere por su primer uso en el comercio y
termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa; siendo por
tanto facultativo por parte de su titular el registrarlo o no, sin que ello condicione
la protección que confieren las normas de propiedad industrial.
En esa línea, la prohibición de registro que estamos analizando no requiere que el
nombre comercial por el cual se deniegue una solicitud de registro de marca, se
encuentre previamente inscrito; siendo suficiente que esté siendo utilizado en el
país en el que se reclama protección, con anterioridad a la solicitud que se está
examinando.
En el siguiente cuadro se presentan las normas que recogen esta prohibición de
registro.
115 El emblema es un signo distintivo figurativo, simbólico o alegórico que identifica o distingue a una empresa o establecimiento. El derecho exclusivo sobre el emblema se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica.
123
País Norma aplicable Comentario
Costa Rica Artículo 8 inciso d) de la Ley Nº 7978.
-‐ Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad.
-‐ Protección contra el riesgo de confusión.
El Salvador Artículo 9 inciso c) de la Ley (Decreto Nº 868).
-‐ Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad.
-‐ Protección contra el riesgo de confusión.
Guatemala Artículo 21 inciso b) del Decreto Nº 57-‐ 2000.
-‐ Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad.
-‐ Protección contra el riesgo de confusión y contra debilitamiento de distintividad.
Honduras Ley 12-‐99-‐E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (3).
-‐ Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad116.
-‐ Protección contra el riesgo de confusión.
Nicaragua Artículo 8 inciso c) de la Ley Nº 380.
-‐ Aplica a nombre comercial, rótulo y emblema que pertenece a un tercero117.
-‐ Protección contra el riesgo de confusión y asociación.
Panamá Artículo 91 numeral 13) de la Ley Nº 35.
-‐ Aplica a un nombre comercial, conocido, perteneciente a un tercero118 y usado con anterioridad.
-‐ Protección contra el registro de un signo que consista en la
-‐ reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño con el nombre comercial.
República Dominicana
Artículo 74 inciso c) de la Ley Nº 20-‐ 00.
-‐ Aplica a nombre comercial, rótulo y emblema usado o registrado con anterioridad.
-‐ Protección contra el riesgo de confusión.
De la revisión de las normas consignadas en el cuadro se advierte que, para aplicar
la prohibición de registro se requiere estar frente a un nombre comercial (rótulo o
116 Esta norma incluye también la protección a las señales de propaganda; supuesto al que nos referiremos más adelante. 117 Si bien esta norma utiliza el término “pertenece”, dado que el artículo 60 de la misma norma establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, es posible concluir que la prohibición de registro bajo análisis se refiere a nombres comerciales, usados con anterioridad, aún cuando no estén registrados. Lo mismo aplica a los rótulos y emblemas, en virtud del artículo 66 de dicha norma. 118 Al igual que en el caso de Nicaragua, la referencia al concepto de “pertenencia” se entiende como pertenencia adquirida por el uso, y no necesariamente por el registro, según lo establecido por el artículo 145 de la Ley Nº 35.
124
emblema) usado. Es decir que aún cuando se trate de un nombre comercial (rótulo
o emblema) registrado, se requerirá demostrar el uso de dicho signo para que se
verifique el supuesto de esta prohibición de registro. Ello está en concordancia con
lo establecido en las mismas legislaciones respecto a que el derecho exclusivo
sobre un nombre comercial (y en su caso, sobre el rótulo o emblema), se adquiere
por el uso119.
Dado que la aplicación de la prohibición de registro implica como cuestión previa
la demostración del uso anterior del nombre comercial, rótulo o emblema, por lo
general será invocada con motivo de una oposición formulada por el tercero que
viene utilizando dicho signo.
Para determinar si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial (rótulo o
emblema) previamente utilizado y el signo solicitado a registro como marca, el
examinador deberá tomar en cuenta los criterios establecidos en el punto 4.3.1.
4.3.4. Signos que afecten una expresión o señal de propaganda
Esta prohibición de registro sólo está recogida en las legislaciones de Guatemala y
Honduras, y con ella se busca evitar que se registren como marca signos que
afecten de algún modo a expresiones o señales de publicidad o propaganda,
solicitadas o registradas con anterioridad.
Cabe precisar sin embargo que si el examinador de Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua o República Dominicana se encuentran frente a un signo solicitado a
registro como marca, que resultara confundible con un emblema o señal de
publicidad o propaganda (o un lema comercial), podría denegar el registro
solicitado aplicando la prohibición de registro que impide que se registren como
marca de signos que afecten un derecho de propiedad industrial, según lo
dispuesto en su respectiva legislación. Es decir, puede recurrir a la prohibición de
registro que se desarrolla en el punto 4.3.8. del presente Manual. Ello no sucede en
el caso de Panamá, que no contempla esta prohibición de registro.
119 En la legislación de República Dominicana, la prohibición de registro señala que la base de la denegatoria de registro puede ser un nombre comercial, rótulo o emblema “usado” o “registrado”. Sin embargo, queda a criterio de la Oficina requerir pruebas de uso, atendiendo a que la propia legislación establece que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por el uso.
125
4.3.5. Signos que afecten marcas de certificación registradas o solicitadas
con anterioridad
Este es un supuesto específico que busca evitar un conflicto entre una marca de
certificación previamente protegida y un signo solicitado a registro como marca de
producto o de servicio.
Cabe precisar sin embargo, que no todas las legislaciones bajo análisis incluyen de
manera expresa este supuesto, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.
País Norma aplicable Comentario
Costa Rica Artículo 8 inciso i) de la Ley Nº 7978.
Aplica a la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida con anterioridad.
El Salvador -‐ No contempla este supuesto específico. Guatemala Artículo 21 inciso f)
de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000).
Aplica a la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.
Honduras Artículo 84 numeral 8) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐ E).
Aplica a la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.
Nicaragua -‐ No contempla este supuesto específico. Panamá -‐ No contempla este supuesto específico. República Dominicana
-‐ No contempla este supuesto específico.
En el caso de las legislaciones de El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, si
bien no incluyen este supuesto de modo especifico, si el examinador se encuentra
frente a una solicitud de registro de un signo que constituye la reproducción o
imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida, puede recurrir a
la prohibición de registro que impide el registro como marca de signos que afecten
un derecho de propiedad industrial, según lo establecido en su respectiva
legislación. Es decir, puede recurrir a la prohibición de registro que se desarrolla
en el punto 4.3.8. del presente Manual. Ello no se da en el caso de Panamá, que no
incluye como prohibición de registro el supuesto de signos que afecten un derecho
de propiedad industrial de un tercero.
126
4.3.6. Signos que afecten una denominación de origen o indicación
geográfica protegida.
Un antecedente relevante de esta prohibición de registro es el ADPIC, que en su 22,
numeral 3, establece que:
“Artículo 22
(…)
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una
parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de
fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación
geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si
el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos
productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a
error en cuanto al verdadero lugar de origen”.
Los conceptos de Indicación Geográfica (en adelante, IG) y Denominación de
Origen (en adelante, DO), varían según las legislaciones de cada país. Sin embargo,
lo que caracteriza a ambos signos distintivos es que están conformados por el
nombre de un lugar geográfico (o que refieren a un lugar geográfico) y que
identifican productos cuya calidad u otras características se deben exclusiva o
esencialmente al hecho de haber sido elaborados, producidos o extraídos en ese
medio geográfico al cual se refiere el signo.
En ese sentido, las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no pueden
ser utilizadas en relación con productos idénticos o similares producidos en otro
lugar, ya que ello generaría engaño en el consumidor, a la vez que debilitaría la IG o
DO, poniendo en riesgo su prestigio.
Precisamente para evitar el uso indebido de indicaciones geográficas o
denominaciones de origen, y atendiendo a lo establecido en ADPIC, las
legislaciones incluyen esta prohibición que impide el registro como marca de
signos que sean susceptibles de afectar a una indicación geográfica o
denominación de origen registrada, o en trámite de registro120.
120 La legislación de Costa Rica extiende la protección a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen usadas.
127
País Norma aplicable Comentario
Costa Rica Artículo 8 inciso a), b) y c) de la Ley Nº 7978.
-‐ Aplica a IG o DO registrada o en trámite de registro.
-‐ El inciso c) aplica a IG o DO usada con anterioridad. -‐ Se protege a la IG o DO frente a signos idénticos o similares que generen riesgo de confusión.
El Salvador Artículo 9 inciso h) de la Ley (Decreto Legislativo 868).
-‐ Aplica a IG o DO registrada o en trámite de registro.
-‐ Se protege a la IG o DO frente a cualquier supuesto de riesgo de confusión.
Guatemala Artículo 21 inciso g) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000).
-‐ No incluye prohibición específica referida a IG o DO, sin embargo aplica la prohibición general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de tercero.
Honduras Artículo 84 numeral 7) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐E).
-‐ Aplica a DO previamente protegida (no aplica para IG).
-‐ Se protege a la DO frente a signos que la incluyan y generen riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento injusto de su notoriedad.
Nicaragua Artículo 8 inciso
g) de la Ley Nº 380.
-‐ Aplica a DO previamente protegida (no aplica para IG).
-‐ Se protege a la DO frente a signos que la incluyan y generen riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento injusto de su notoriedad.
-‐ Para IG aplicaría la prohibición general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de tercero.
Panamá Artículo 91 numeral 4) de la Ley 35.
-‐ Aplica a las IG, DO e Indicaciones de Procedencia.
-‐ Se protege frente a cualquier supuesto susceptible de generar error o confusión en el público consumidor.
República Dominicana
Artículo 73 inciso j) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Aplica a DO previamente registrada (no aplica para IG).
-‐ Se protege a la DO frente a signos que la reproduzcan o imiten, y generen riesgo de confusión, o aprovechamiento desleal de su prestigio.
-‐ Para IG aplicaría la prohibición general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de tercero.
128
Atendiendo a lo expuesto, al aplicar esta prohibición de registro, el examinador
debe tener en cuenta lo siguiente:
! Verificar si la denominación de origen de que se trate se encuentra registrada,
o en trámite de registro, en el país, según lo establecido en la respectiva
legislación121.
! Determinar si el signo solicitado a registro que se está examinando,
reproduce, imita o incluye la denominación de origen, según el presupuesto
establecido en la respectiva legislación.
! Determinar si el signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión,
de asociación, de aprovechamiento injusto de la notoriedad o de
aprovechamiento injusto del prestigio, de la D.O. según la respectiva
legislación. La verificación de alguno de estos riesgos dependerá (i) de la
comparación de los signos, y (ii) de la identidad o relación que pueda existir
entre los productos que identifique la D.O., y los productos o servicios que
pretenda distinguir el signo solicitado a registro como marca. De verificarse
alguno de estos riesgos, se debe denegar el registro solicitado.
! En caso la D.O. no se encuentre registrada, solicitada a registro o usada en el
país, el examinador debe determinar si en el caso que está analizando resulta
aplicable la prohibición que impide el registro de signos descriptivos. Ello
ocurrirá si el signo solicitado está conformado por el nombre de un lugar
geográfico que puesto en relación con los productos que se pretenden
distinguir, es susceptible de ser percibido por el consumidor como un
indicativo de la procedencia geográfica. De ser así, denegará el registro por ser
descriptivo122.
En caso se trate de una indicación geográfica, el examinador debe verificar lo
siguiente:
121 Como hemos señalado, en el caso de Costa Rica también se brinda protección a las denominaciones de origen usadas, aún cuando no estén registradas. En ese sentido, si por ejemplo vía oposición se invoca protección a una DO no registrada, el examinador deberá verificar si el opositor ha acreditado el uso de la DO en el país, como cuestión previa a la aplicación de esta prohibición de registro. 122 En caso que se trate de un signo que brinda falsa información sobre la procedencia geográfica, incurriría en la causal de signo engañoso y sería denegado a registro por esta razón.
129
! Si su respectiva legislación incluye dentro de esta prohibición de registro
específica a las I.G., procederá en lo que corresponda, conforme a lo
establecido para las denominaciones de origen.
! Si su legislación no incluye esta prohibición especifica, aplicará la prohibición
general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de
tercero123.
Ejemplo 1: Signo mixto, solicitado a registro para distinguir bebidas alcohólicas,
de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Si en el país en el que se está
examinando esta solicitud, la denominación de
origen Tequila está registrada, o solicitada a
registro con anterioridad 124 , el examinador
debe denegar el registro de este signo, por
generar riesgo de confusión (reproduce la DO y
pretende distinguir los mismos productos, que
son bebidas alcohólicas).
Ejemplo 2: Signo mixto, solicitado a registro para distinguir servicios de bar y
restaurante, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.
Comentario: Si el examinador verifica que en
su país la D.O. Cognac está registrada o
solicitada con anterioridad, debe denegar el
registro de este signo, por generar riesgo de
confusión con la D.O. (reproduce la D.O. y
pretende distinguir servicios vinculados con el
producto que identifica la D.O. protegida)125.
123 Tener en cuenta que en el caso de la legislación de Honduras, no se incluye una prohibición de registro que proteja las IG, y tampoco se contempla una prohibición de registro que con carácter general impida el registro de cualquier signo que afecte a un derecho de propiedad industrial. En ese sentido, el examinador puede recurrir a la prohibición de registro referida a los signos descriptivos o a la referida a los signos engañosos, si se verifican las condiciones establecidas para dichas prohibiciones de registro. 124 O si estuviera siendo usada con anterioridad, en el caso de Costa Rica. 125 Como ya hemos señalado, en el caso de Costa Rica, basta que la D.O. esté usada con anterioridad para aplicar esta prohibición de registro.
130
Cabe agregar que a criterio de las Oficinas que participan en el Manual esta
prohibición de registro también se aplica a aquellos casos en los que la lista de
productos y/o servicios incluye una denominación de origen o indicación
geográfica 126 . Es decir, conforme a esta prohibición no se admite que una
denominación de origen o indicación geográfica forme parte del distingue de la
solicitud.
Ejemplo: Si se solicita el registro como marca de un signo determinado, para
distinguir “bebidas alcohólicas; cócteles alcohólicos; Tequila”, de la clase 33 de la
Clasificación Internacional, y en la respectiva Oficina se encuentra registrada (o en
trámite de registro) la Denominación de Origen Tequila, dicha Oficina debe
observar esta solicitud. En efecto, la forma como se ha redactado la lista de
productos en este ejemplo da a entender erróneamente que “Tequila” es el nombre
genérico de un producto, que puede ser elaborado en cualquier lugar, lo cual debe
ser rechazado en los países en los que “Tequila” está registrada (o en trámite de
registro) como D.O. En ese sentido, en un caso como el del presente ejemplo, la
Oficina deberá requerir al solicitante que adecúe su solicitud reemplazando la
palabra “Tequila” por “aguardiente de agave”, que es el nombre genérico del
producto en cuestión.
Sobre este mismo ejemplo, es posible que frente a la observación de la Oficina, el
solicitante insista en utilizar la palabra Tequila dentro del distingue, indicando que
la marca solicitada a registro únicamente se usará para identificar productos que
cuenten con autorización de uso del Consejo Regulador del Tequila. Ante este
supuesto, el examinador debe requerir al solicitante que dentro del distingue
reemplace la palabra “Tequila” por “aguardiente de agave que cuente con la
autorización de uso de la Denominación de Origen Tequila”. Así, si bien se estará
usando la palabra “Tequila” dentro del distingue, se dejará claramente establecido
que se trata de una Denominación de Origen y que el derecho que se otorgará a la
marca registrada únicamente estará referido a los productos que respeten la
denominación de origen protegida.
126 En la práctica de las Oficinas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá se rechazan este tipo de solicitudes con base en esta prohibición de registro.
131
4.3.7. Signos que afecten a un signo distintivo notoriamente conocido,
renombrado o famoso
Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de difusión, es decir
que son ampliamente conocidas por los consumidores o usuarios del tipo de
productos o servicios que la marca. Si bien pueden llegar incluso a ser conocidas
por la generalidad del público y en el comercio internacional, basta con que sean
conocidas dentro del sector pertinente de los productos o servicios que distingue.
Las marcas no son notorias desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá
de las circunstancias de su desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso
del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede
llegar a convertirse en notoria.
El antecedente de la protección legal de las marcas notorias lo encontramos en el
Convenio de París, que recoge la figura de las marcas notoriamente conocidas en
su Artículo 6bis. Así, en virtud a este Artículo los países miembros están obligados
a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible
de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro.
Cabe precisar que, según esta norma, la protección de las marcas notoriamente
conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro127.
Posteriormente, el Acuerdo Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) incorpora por referencia el mencionado
Artículo 6 bis del Convenio de París, y a su vez introduce algunas modificaciones en
el alcance de protección a esta figura, dentro de las cuales destacan las siguientes:
# Introduce el concepto de “sector pertinente” para determinar el ámbito o
sector en el cual debe ser conocida la marca, para ser considerada como
notoria.
# Se establece que la notoriedad de la marca puede ser consecuencia de la
promoción de dicha marca, sin que sea necesario el uso efectivo de la
marca en el país en el que se reclama protección.
127 OMPI-‐OEPM-‐OEP/PI/JU/CTG/06/1. La protección internacional de las marcas: Tratados administrados por la OMPI. Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC). Disponible en: www.ompi.int.
132
# Tratándose de marcas notorias que además se encuentran registradas, se
extiende la protección más allá del Principio de Especialidad, a condición
que el uso de la marca en relación con los bienes y servicios que se
pretenden distinguir “indique una conexión entre dichos bienes o servicios y
el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese
uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.
Finalmente, la referencia más cercana para los países que participan en este
Manual, se encuentra en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de
América, Centroamérica y la República Dominicana, el cual en su artículo 15.2.5
establece la obligación de los países parte de proteger y reconocer la notoriedad de
los signos que posean dicho carácter, estén o no registrados en el país en el que se
reclama protección. Asimismo la nota 6 de este mismo artículo de referencia,
establece que para determinar si una marca es notoriamente conocida, no se
requerirá que la reputación de la misma deba extenderse más allá del sector del
público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes.
Tomando en cuenta lo anterior, al analizar esta prohibición de registro el
examinador debe en primer lugar identificar cuál es la definición de marca notoria
y el alcance de la protección que se le otorga a esta figura en su respectiva
legislación, para lo cual puede tomar como referencia el siguiente cuadro:
País Norma aplicable Comentario
Costa Rica Artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley Nº 7978; y Artículo 31 del Reglamento de la mencionada Ley.
-‐ Aplica a marca y cualquier signo notorio. -‐ La marca debe ser notoria en el país en que se reclama protección o en el comercio internacional. -‐ Protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario. -‐ Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. -‐ Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 45). -‐ Se define “sector pertinente” (art. 31 del Reglamento).
133
País Norma aplicable Comentario
El Salvador Artículo 2 incisos b) y c) y , Artículo 9 inciso d) de la Ley (Decreto Nº 868).
-‐ Se distingue signo notorio (conocido por el sector pertinente en el país) de signo famoso (conocido por el público en general en el país o fuer de él). -‐ Signo notorio: protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad. -‐ Signo famoso: protección contra riesgo de confusión y asociación. -‐ Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria.
Guatemala Artículo 21 inciso c) de la Ley (Decreto Nº 57-‐ 2000), y Artículo 24 del Reglamento de la mencionada Ley.
-‐ Aplica a la marca notoria. -‐ La marca debe ser notoria en el país en que se reclama protección. -‐ Protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva. -‐ Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. -‐ Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 24 del Reglamento).
Honduras Artículos 84 inciso 4), 134 y 135 de la Ley de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E).
-‐ Aplica a la marca y cualquier signo notorio. -‐ La marca debe ser notoria y además estar siendo usada en el país en que se reclama protección. -‐ Protección contra riesgo de confusión o asociación. -‐ Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. -‐ Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 135 de la Ley).
Nicaragua Artículos 8 inciso d), 79, 80, 81 y 82 de la Ley Nº 380.
-‐ Aplica a la marca y cualquier signo notorio. -‐ La marca debe ser notoria y además estar siendo usada en el país en que se reclama protección. -‐ Protección contra riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario. -‐ Supuestos: reproducción, imitación, traducción, transliteración o
134
País Norma aplicable Comentario
transcripción total o parcial de la marca notoria. -‐ Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 80 de la Ley).
Panamá Artículos 91 numeral 10) y 95 de la Ley Nº 35.
-‐ Se contempla distinción entre marcas famosas o renombradas y las marcas notoriamente conocidas, según el ámbito de conocimiento de la marca (Art. 95 de la Ley). -‐ Protección frente a signos idénticos o semejantes, para distinguir cualquier producto o servicio (marca famosa o renombrada) o productos o servicios determinados (marca notoria); así como frente a riesgo de dilución de la marca famosa o notoria.
República Dominicana
Artículos 70 inciso j) y 74 inciso d) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Aplica a la marca y cualquier signo notorio. -‐ La marca debe ser notoria en el país en que se reclama protección o en el comercio internacional. -‐ Protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario. -‐ Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria.
En atención a lo establecido en las normas citadas, para aplicar esta prohibición de
registro el examinador deberá llevar a cabo dos etapas de análisis:
(i) En primer lugar determinar si la marca que podría servir de base para
denegar la solicitud de registro que está examinando, tiene la calidad de
notoriamente conocida (renombrada o famosa, según sea el caso). Para ello
debe tener en cuenta lo siguiente:
-‐ Identificar la definición de marca notoria (renombrada o famosa) que
tenga su respectiva legislación, a efectos de establecer, entre otros
aspectos, dónde debe ser notoria la marca para gozar de protección. Por
135
ejemplo, si la marca tiene que ser notoria en el país en el que reclama
protección, o si basta que sea notoria en el extranjero.
-‐ Verificar si su respectiva legislación establece los criterios a tener en
cuenta para determinar si la marca ha adquirido la calidad de notoria. Si
su legislación no cuenta con dichos criterios, puede tomar como
referencia los establecidos en las demás legislaciones consignadas en el
cuadro anterior128.
-‐ En base dichos criterios, evaluar los medios de prueba que se aporten, a
efectos de determinar si, valorados en su conjunto, logran acreditan la
notoriedad que se alega129. Dentro de los medios probatorios que pueden
aportar elementos para establecer si el signo en cuestión goza de
notoriedad, se encuentran los siguientes:
# Declaraciones juradas relacionadas con el grado de difusión y
conocimiento de la marca en el sector pertinente.
# Resoluciones judiciales o administrativas nacionales o
extranjeras, en las que se declare o reconozca que la marca tiene
la condición de notoria.
# Certificados de registro de la marca en diferentes países.
# Sondeos de opinión y estudios de mercado que revelen el grado
de conocimiento de la marca en el sector pertinente.
# Auditorías contables que reflejen los montos invertidos en la
publicidad de la marca y/o su valor como activo contable de la
empresa.
# Certificaciones y premios obtenidos por la marca.
# Publicaciones en cualquier medio de comunicación, en las que se
128 Algunos de estos criterios son los siguientes: (i) grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente; (ii) la intensidad o ámbito de difusión y publicidad de la marca; (iii) la antigüedad de la marca y su uso constante; (iv) la extensión del uso, publicidad o promoción de la marca, en el país o en el extranjero; (v) volúmenes de venta de los productos identificados con la marca; (vi) la existencia de registros o solicitudes de registro de la marca cuya notoriedad se alega, en el país o en el extranjero; (vii) el valor de la inversión realizada para la publicidad y/o promoción de la marca, entre otros criterios. 129 La protección especial que corresponde a las marcas notorias se otorgará en tanto dicha condición (la notoriedad) logre demostrarse por cualquier medio probatorio que cree certeza en el examinador respecto de la notoriedad que se alega. En este sentido, la sola declaración por parte del titular no es suficiente para tener por acreditada la notoriedad que se invoca.
136
advierta cuál es la presencia de la marca en el mercado.
# Informes anuales sobre resultados económicos de la empresa en
relación con la marca.
# Facturas y otros documentos mercantiles que demuestren los
volúmenes de venta del producto que lleva la marca.
# Documentación que acredite la inversión en publicidad y/o
promoción de la marca.
# Publicidad y/o promoción por cualquier medio de comunicación,
siempre que se pueda verificar el lugar y la época en la que fue
difundida.
Cabe precisar que los medios probatorios anteriormente mencionados,
por lo general, individualmente considerados, no son suficientes para
demostrar por sí solos la notoriedad de una marca. Dependiendo de cada
caso en concreto se necesitará complementar diversos medios de prueba
que analizados y valorados en su conjunto, generen convicción en el
examinador respecto de la notoriedad invocada130.
-‐ Sólo si después de evaluar los medios de prueba correspondientes, el
examinador concluye que está ante una marca que tiene la calidad de
notoria, pasará a la segunda etapa del análisis.
(ii) Determinar si el signo solicitado a registro es susceptible de afectar a la marca
notoria (renombrada o famosa). Es decir, deberá determinar si se verifica
alguno de los supuestos contemplados en la prohibición bajo análisis, según
su respectiva legislación.
Como cuestión previa en esta segunda etapa de análisis, el examinador debe
tener presente que no es necesario que la marca notoria esté registrada o en
trámite de registro para gozar de protección. En la misma línea, no es
necesario que la marca notoria esté siendo usada en el país en que se reclama
protección, a excepción del caso de Honduras, donde sí se requiere que la
marca cuya notoriedad se alega esté siendo usada en dicho país para que se
aplique esta prohibición de registro.
130 En el caso de Republica Dominicana un elemento de referencia para el examinador es el listado de marcas reconocidas como notorias por la propia Oficina.
137
Tomando en cuenta lo expuesto, el examinador debe proceder a:
-‐ Determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación,
traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. En el caso
de Nicaragua, se incluye además el supuesto de transliteración de la
marca notoria131.
-‐ Verificado lo anterior, el examinador deberá evaluar si el signo solicitado
es susceptible de generar alguno de los riesgos previstos en la respectiva
legislación, a saber riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de
aprovechamiento injusto de la notoriedad, o riesgo de disminución de la
fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario.
Al respecto, el examinador debe tener en cuenta cuál es el alcance de la
protección que su respectiva legislación confiere a la marca notoria, ya
que, como se advierte del cuadro anteriormente consignado, no todas las
legislaciones ofrecen protección para los cuatro riesgos mencionados.
4.3.8. Signos que afecten un derecho de autor o un derecho de propiedad
industrial de un tercero
Esta prohibición de registro busca evitar colisiones con otros derechos exclusivos
de propiedad intelectual, a saber: (i) con derechos de autor de un tercero, o (ii) con
derechos de propiedad industrial de un tercero.
En algunas legislaciones se precisa que el derecho de propiedad industrial
protegido con esta prohibición es específicamente el que recaiga sobre un diseño
industrial.
131 Reproducción: si se trata de un signo idéntico a la marca notoria. Imitación: si se trata de un signo muy semejante a la marca notoria, al punto de de generar la misma impresión gráfica y/o fonética que la marca notoria. Traducción: si el signo solicitado contiene a la marca notoria, expresada en otro idioma. Transcripción: si el signo solicitado copia o incluye la marca notoria o una parte de ella. Transliteración: si en el signo solicitado se encuentra la marca notoria escrita utilizando un sistema de caracteres distinto al que se utiliza en la marca notoria.
138
País Norma Aplicable Comentario
Costa Rica Artículo 8 inciso j) de la Ley Nº 7978.
-‐ Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero.
-‐ No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
El Salvador Artículo 9 inciso i) de la Ley (Decreto Nº 868).
-‐ Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero.
-‐ Se supera la prohibición con la autorización expresa del titular.
Guatemala Artículo 21 inciso g) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000).
-‐ Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero.
-‐ No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
Honduras Artículo 84 numeral 6) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐ E).
-‐ Protege derecho de autor o derecho sobre un diseño industrial de un tercero132.
-‐ No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
Nicaragua Artículo 8 inciso h) de la Ley Nº 380.
-‐ Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero.
-‐ No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
Panamá Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 (16).
-‐ Se protegen las obras, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos133.
-‐ Se supera la prohibición con el consentimiento de su autor o derechohabiente o editor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes sus derechos.
-‐ Se protegen también los personajes humanos de caracterización, salvo que se cuente con la conformidad respectiva.
República Dominicana
Artículo 74 inciso g) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero134.
-‐ No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
132 Incluye además el supuesto relacionado con actos de competencia desleal, al que nos referiremos más adelante. 133 A diferencia de las demás legislaciones, no contempla la protección a los derechos sobre un diseño industrial, o derecho de propiedad industrial en general. 134 Incluye además el supuesto relacionado con actos de competencia desleal, al que nos referiremos más adelante.
139
Al aplicar esta prohibición de registro, en lo que se refiere a signos que
susceptibles de infringir un derecho de autor de un tercero, el examinador debe
tener en cuenta lo siguiente:
! El derecho de autor nace con el sólo hecho de la creación. Es decir, no se
requiere del registro para gozar de protección, y en caso se cuente con
registro, éste es declarativo y no constitutivo de derechos. Esto dificulta al
examinador el poder identificar si está frente a un derecho de autor, toda vez
que aún cuando se tenga acceso a las bases de datos de la Oficina de Derechos
de Autor, estas no incluirán aquellos derechos no registrados, pero que
igualmente gozan de protección. Es por esta razón que por lo general esta
prohibición de registro es invocada en una oposición formulada por el titular
del derecho de autor, quien deberá acreditar el derecho que alega. Si la
prohibición se aplica de oficio, el examinador deberá recurrir a la Oficina de
Derechos de Autor u otras fuentes de información para verificar la existencia
del derecho.
! No cualquier creación es protegible como derecho de autor. Por tal razón, el
examinador debe verificar si el elemento que servirá de base para aplicar esta
prohibición de registro es efectivamente un elemento protegible por la
legislación de derechos de autor vigente en su respectivo país. Asimismo, el
examinador debe tener en cuenta que algunas legislaciones establecen
requisitos para que una creación goce de protección como derecho de autor.
! Tomando en cuenta lo anterior, se sugiere recurrir en consulta a la Oficina de
Derechos de Autor de su respectivo país, a efectos de determinar (i) si el
elemento que serviría de sustento para aplicar la prohibición, es protegible
como derecho de autor; y, de ser el caso, (ii) si el signo solicitado a registro
como marca afectaría a ese derecho de autor.
! En el caso de El Salvador y Panamá, el examinador deberá verificar si el
solicitante cuenta con la autorización correspondiente por parte del titular del
derecho de autor. De ser así, no será aplicable esta prohibición de registro.
140
Ejemplo 1: Signo figurativo solicitado a registro como marca, para distinguir
motocicletas y repuestos para motocicletas de la clase 12 de la Clasificación
Internacional. Sin embargo, el registro fue denegado por afectar los derechos de
autor sobre el personaje “El Pájaro Loco”; siendo importante precisar que el
solicitante no cumplió con acreditar que contaba con la autorización del titular del
mencionado derecho de autor135.
Signo solicitado a registro Derecho de autor protegido
Ejemplo 2: Signo figurativo que reproduce al personaje denominado Betty Boop.
Comentario: Signo inicialmente rechazado por
la oficina de Panamá, por lesionar los derechos
de autor sobre el personaje Betty Boop. Sin
embargo, el solicitante (HEARST HOLDINGS,
INC.) demostró que era el titular de los
derechos de autor, razón por la cual se revocó
la denegatoria y se procedió a su registro.
En lo que se refiere a signos que susceptibles de infringir un derecho de propiedad
industrial de un tercero136, el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:
! Los conflictos que por lo general suelen presentarse se dan entre un diseño
industrial registrado y un signo solicitado a registro como marca. Ello, en la
medida que las formas estéticas u ornamentales aplicadas a un productos para
mejorar su apariencia, pueden ser protegidas tanto como diseños industriales, 135 Este signo fue denegado a registro por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de Perú (Resolución Nº 9814-‐ 2009/DSD-‐INDECOPI, confirmada por la Segunda Instancia Administrativa). Cabe agregar que es práctica de la Oficina peruana solicitar previamente un informe técnico a la Oficina competente en materia de Derechos de Autor, a efectos de que se pronuncie respecto a (i) si existe un derecho de autor protegible, y (ii) si el signo solicitado a registro como marca, afectaría los derechos de autor que pudieran existir. 136 No aplica para la Oficina de Panamá, cuya legislación no contempla este supuesto.
141
como a través del registro de marcas, siempre que se cumplan las condiciones
o requisitos legales previstos para cada figura.
! El registro de diseños industriales tiene carácter constitutivo y además se rige
por el principio de territorialidad, es decir, que en determinado país sólo se
protegen aquellos diseños industriales registrados en ese país.
! Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar esta prohibición de registro y
determinar si se está frente a un diseño industrial protegido, bastará con
recurrir a la información que obre en la Oficina local competente en materia
de diseños industriales. Así, sólo si el diseño industrial está registrado (o
solicitado a registro con anterioridad) podrá servir de base para denegar la
solicitud de registro de marca que se esté analizando.
! En el caso de El Salvador, el examinador deberá verificar si el solicitante
cuenta con la autorización correspondiente por parte del titular del diseño
industrial. De ser así, no será aplicable esta prohibición de registro.
4.3.9. Signos que afecten el derecho de la personalidad de un tercero
Esta prohibición de registro busca tutelar los derechos de la personalidad,
impidiendo que se registre como marca (o como parte de una marca) el nombre,
firma, título, seudónimo, hipocorístico, imagen, retrato y cualquier otro elemento
que identifique a una persona en particular. En el caso del nombre, puede ser tanto
el nombre completo, como el nombre de pila o el apellido, si estos elementos por sí
solos son suficientes para individualizar a una persona determinada, distinta del
solicitante.
Cabe precisar sin embargo que esta prohibición de registro puede ser superada si
se cuenta con el consentimiento expreso y libre de vicios, de la persona de que se
trate, o de sus causahabientes. En el caso de menores de edad, corresponde que la
autorización sea brindada por sus padres, tutores, o quienes tengan la
representación legal del menor, según la legislación del respectivo país.
A continuación se resume lo establecido sobre esta prohibición de registro, en las
legislaciones que participan en el Manual.
142
País Norma aplicable Comentario
Costa Rica Artículo 8 inciso f) de la Ley Nº 7978.
-‐ Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados.
-‐ Requiere autorización por la persona o herederos judicialmente declarados.
-‐ Si la autorización se emite en el extranjero, debe ser legalizada y autenticada.
El Salvador Artículo 9 inciso f) de la Ley (Decreto Nº 868).
-‐ Aplica a cualquier supuesto que afecte el derecho de la personalidad de un tercero.
-‐ Requiere autorización por la persona o herederos.
Guatemala Artículo 21 (d) de la Ley (Decreto Nº 57-‐ 2000).
-‐ Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados.
-‐ Requiere autorización por la persona o por quienes hubieran sido declarados legalmente sus herederos.
Honduras Artículo 84 numeral 5) de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E).
-‐ Lista taxativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados (únicamente incluye el nombre, firma, título, hipocorístico o retrato).
-‐ Requiere autorización por la persona. Si ésta ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo.
Nicaragua Artículo 8 inciso e) de la Ley Nº 380.
-‐ Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados.
-‐ Requiere autorización por la persona o por quienes hubieran sido declarados sus herederos.
Panamá Artículo 91 numeral 6) de la Ley Nº 35
-‐ Lista taxativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados (sólo nombre, seudónimo, firma y retrato).
-‐ Requiere autorización de la persona o de sus herederos.
-‐ No aplica a retratos o nombres de personajes históricos.
República Dominicana
Artículo 74 inciso e) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados.
143
País Norma aplicable Comentario
-‐ Requiere autorización por la persona. Si ésta ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo.
Ejemplo 1:
Comentario: Este signo, solicitado para distinguir
algunos productos de la clase 3 de la Clasificación
Internacional, fue denegada por no contar con la
autorización correspondiente.
Ejemplo 2:
Comentario: Esta solicitud de registro de marca fue
denegada por no contar con autorización del titular
de la firma (el guardameta de la selección de fútbol
de Panamá, Jaime Penedo).
4.3.10. Signos que afecten el nombre, imagen o prestigio de una colectividad
Con esta prohibición de registro se pretende evitar que a través de un registro
marcario, terceras personas se apropien de designaciones, nombres o imágenes de
colectividades locales. Se trata de reconocer y proteger los derechos de la
personalidad colectiva a la preservación de su nombre, imagen o prestigio. Esta
prohibición de registro tiene especial relevancia si se tiene en cuenta la diversidad
de comunidades locales, tradicionales y aborígenes que existen en los países que
participan en este Manual.
En el siguiente cuadro se detalla la legislación aplicable en los mencionados países.
País Norma aplicable Comentario
Costa Rica Artículo 8 inciso g) de la Ley Nº 7978.
-‐ Protege el nombre, imagen o prestigio de colectividad local, regional o nacional.
-‐ Requiere consentimiento expreso de la autoridad competente de la colectividad.
El Salvador Artículo 9 inciso g) de la Ley Decreto Nº 868.
-‐ Protege el nombre, imagen o prestigio de colectividad local, regional o nacional.
144
País Norma aplicable Comentario
-‐ Requiere consentimiento expreso de la autoridad competente de la colectividad.
Guatemala Artículo 21 inciso e) de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000)
-‐ Protege el nombre, imagen o prestigio de colectividad local, regional o nacional.
-‐ Requiere consentimiento expreso de la autoridad competente de la colectividad.
Honduras Ley (Decreto 12-‐99-‐ E).
No contempla esta prohibición.
Nicaragua Artículo 8 inciso f) de la Ley Nº 380.
-‐ Protege el nombre, imagen o prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional.
-‐ Requiere consentimiento expreso de esa persona jurídica o comunidad.
Panamá Artículo 91 numeral 18) de la Ley Nº 35137.
-‐ Protege las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro.
-‐ Protege además los elementos que constituyan expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa.
-‐ Se permite el registro si es solicitado para beneficio de esas colectividades o asociaciones.
República Dominicana
Artículo 74 inciso f) de la Ley Nº 20-‐00.
-‐ Protege el nombre, imagen o prestigio de una persona jurídica o de una entidad o colectividad local, regional o nacional.
-‐ Requiere consentimiento expreso de esa persona jurídica o de la autoridad competente de la entidad o colectividad.
Como se advierte de la información consignada en el cuadro anterior, no todos
estos países recogen en su legislación esta prohibición de registro; y dentro de las
que sí la contemplan, algunas extienden la protección al nombre, imagen o
prestigio de las personas jurídicas.
137 Cabe agregar que el numeral 19) de la misma norma, incluye un supuesto particular referido a la prohibición de registrar como marca signos que tengan, como base del diseño, referencias a monumentos y sitios históricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con autorización para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental correspondiente
145
Asimismo, según las normas citadas, esta prohibición de registro puede ser
superada si el solicitante aporta la autorización expresa de la autoridad
competente de la colectividad de que se trate. Si dicho documento no es
presentado junto con la solicitud, el examinador puede requerir al solicitante para
que lo presente, Si no se cumple con presentar esta autorización, procederá a
denegar el registro solicitado.
Ejemplo: MOLA y diseño, para distinguir camisas y camisetas, de la clase 25 de la
Clasificación Internacional.
Comentario:
Si no se cuenta con autorización del grupo
aborigen “Guna Yala”, no se podrá registrar como
marca un signo con estas características.
En el caso de los países que extienden esta protección a las personas jurídicas,
como es el caso de Nicaragua, Panamá y República Dominicana, esta prohibición se
supera si se cuenta con la autorización expresa formulada por el representante de
la persona jurídica, que cuente con facultades para ello.
4.3.11. Signos solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar actos de
competencia desleal
Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar
perjuicio a otros competidores. En ese sentido, una solicitud de registro que
pretenda imitar o generar engaño, descrédito, denigración, ridiculización o
aprovechamiento injusto de las prestaciones o el prestigio de un competidor,
podría ser objeto de esta prohibición de registro.
Esta prohibición de registro tiene como antecedente el artículo 10bis del Convenio
de París, que obliga a sus miembros “a asegurar a los nacionales de los países de la
Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”. En el caso de las
legislaciones que nos ocupan, a excepción de las legislaciones de Nicaragua y
Panamá, todas las demás incluyen una disposición que busca evitar que se
146
registren como marca signos que puedan servir para perpetrar o consolidar un
acto de competencia desleal. El detalle se consigna en el siguiente cuadro.
País Norma aplicable
Costa Rica Artículo 8 inciso k) de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 9 inciso j) de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 21 inciso h) de la Ley (Decreto 57-‐2000). Honduras Artículo 84 numeral 6) de la Ley (Decreto Nº 12-‐99-‐
E). Nicaragua No incluye esta prohibición de registro. Panamá No incluye esta prohibición de registro. República Dominicana Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 inciso g) de
la Ley Nº 20-‐00.
En términos generales, competencia desleal es todo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial, y comprende, entre otros:
! Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un competidor;
! Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;
! Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.
No obstante lo anterior, como cuestión previa para determinar la aplicación de
esta prohibición de registro, el examinador debe tomar en cuenta todos los actos
que su respectiva legislación interna califique como actos de competencia desleal.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que la configuración de un intento
de perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal debe ser acreditado por
quien lo alega. Así, en tanto se trata de una prohibición de registro que requiere
probanza, por lo general se invoca en una oposición de registro, recayendo en el
147
opositor la carga de demostrar que el signo solicitado a registro pretende
perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.
En caso esta prohibición de registro se aplique de oficio, debe también sustentarse
en pruebas que demuestren el intento del solicitante de perpetrar o consolidar
actos de competencia desleal a través del signo solicitado a registro.
4.4. Registro de marcas conformadas por una indicación geográfica.
Las legislaciones bajo estudio incluyen la posibilidad de registrar como marcas, de
indicaciones geográficas o denominaciones de origen nacionales o extranjeras, en
tanto sean suficientemente arbitrarias y distintivas, respecto de los productos o
servicios a los cuales se apliquen. Se exige además que su empleo no sea
susceptible de crear confusión ni provocar en el público expectativas erróneas o
injustificadas con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de
los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.
País Norma Aplicable
Costa Rica Artículo 3 de la Ley Nº 7978. El Salvador Artículo 4 de la Ley (Decreto Nº 868). Guatemala Artículo 16 de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000). Honduras Artículo 82 de la Ley (Decreto 12-‐99-‐E). Nicaragua Artículo 3 de la Ley Nº 380. Panamá Artículos 90 numeral 9) y 91 numeral 11) de la Ley
Nº 35. República Dominicana Artículo 72 numeral 2) de la Ley Nº 20-‐00.
En ese sentido, si el signo solicitado a registro como marca consiste en una
indicación geográfica, el examinador deberá verificar si se cumplen las condiciones
establecidas en su respetiva legislación para admitir su registro.
5. RESULTADO DEL EXAMEN DE FORMA Y DEL EXAMEN DE FONDO
Cuando del examen de forma se determine que existe una omisión o error, dicha
situación será comunicada al solicitante, para que subsane en el plazo legal. Si no
corrige de manera completa su solicitud en dicho plazo, se decretará el abandono
de la solicitud, la cual será archivada.
148
Adicional o conjuntamente138 con el examen de forma, el examinador deberá llevar
a cabo el examen de fondo o examen sustantivo de la solicitud, a efectos de
establecer si la misma se ve afectada por alguna prohibición de registro.
Si realizado el examen se determina que el signo solicitado es registrable por no
estar incurso en alguna de las prohibiciones de registro, el examinador remitirá la
solicitud para que sea debidamente publicada en la forma y periodicidad que fije
cada legislación139.
Cuando se considere que existen uno o varios motivos de denegación, el
examinador formulará una objeción motivada, en la que especificarán todos los
motivos de denegación que haya detectado, redactando una fundamentación clara
y específica para cada uno de dichos motivos. Acto seguido notificará al solicitante,
quien podrá pronunciarse, o impugnar dicha decisión, en el plazo legalmente
establecido.
En el siguiente cuadro se resume la práctica de las Oficinas involucradas sobre las
observaciones de forma y/o fondo, y los plazos para subsanarlas:
País Norma aplicable Examen de Forma y Fondo
Costa Rica Artículos 13 y 14 de la Ley Nº 7978.
Es posible en una misma notificación prevenir al solicitante por aspectos de forma y de fondo, otorgándole en cada caso el plazo correspondiente. Se otorga quince (15) días para contestar observaciones de forma, y treinta (30) días para contestar sobre prevenciones de fondo.
El Salvador Artículos 14, 15, 18 y 20 de la Ley (Decreto Legislativo Nº 868).
Se otorga un plazo de cuatro (4) meses para que el solicitante conteste la si la objeción se basa en que el signo solicitado es idéntico o similar a una marca previamente registrada, o en que el signo incurre en alguna prohibición absoluta.
138 En Nicaragua las etapas de fondo y forma se encuentra divididas por la etapa de publicación. El examen de fondo es posterior a la publicación y se lleva a cabo habiendo finalizado el período de oposiciones. 139 En Panamá el examen de fondo no genera aviso de notificación. De ser el caso, se deniega la solicitud de registro, conforme lo dispone el artículo 105 de la Ley 35.
149
País Norma aplicable Examen de Forma y Fondo
Si la marca solicitada resulta similar o idéntica a una marca en trámite de registro, se dictará providencia, dejando en suspenso la solicitud analizada, hasta que se resuelva la solicitud anterior. El suspenso puede recurrirse.
Guatemala Artículos 25 a 29 de la Ley (Decreto Nº 57-‐2000).
Antes de la publicación se realizan de manera simultánea el examen de forma y de fondo de la solicitud. No obstante se realizan notificaciones separadas en cada caso. Se otorga un (1) mes para subsanar objeciones de forma y dos (2) meses para contestar objeciones de fondo.
Honduras Artículos 87, 88 y 91 de la Ley (Decreto Nº 12-‐ 99-‐E).
El examen de forma y el examen de fondo se realizan en distintas etapas y se notifican por separado respetando lo establecido para cada etapa. Se otorga al solicitante un plazo de treinta (30) días para contestar las objeciones de forma, y sesenta (60) días para que conteste objeciones de fondo.
Nicaragua Artículos 28 a 31 de la Ley Nº 380, y Artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley.
Se otorga al solicitante dos (2) meses para que subsane las omisiones de forma. Superado el examen de forma se pasa a la etapa de publicación de la solicitud. El examen de fondo se lleva a cabo posteriormente a la etapa de publicación, y habiendo transcurrido el término de oposiciones. El solicitante tiene dos (2) meses para contestar las objeciones de fondo y las oposiciones, de ser caso. Las oposiciones se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, mediante resolución fundamentada.
Panamá Artículos 104 y 105 de la Ley Nº 35.
Para la Oficina de Panamá, las objeciones de fondo son las más importantes. Si existen objeciones de esta naturaleza se notifican primero, negando el registro de la marca, para lo cual el interesado podrá presentar un recurso de reconsideración y/o Apelación.
150
País Norma aplicable Examen de Forma y Fondo
Si las objeciones de fondo son superadas, de ser el caso se le notificará al solicitante las objeciones de forma, para lo cual se otorgará un plazo de tres (3) meses para subsanarlas.
República Dominicana
Artículos 79 y 80 de la Ley Nº 20-‐ 00, y Artículo 40 de su Reglamento.
En caso de objeciones de forma el plazo es de treinta (30) días y de sesenta (60) días para que el solicitante conteste objeciones de fondo. Si se notifican conjuntamente objeciones de forma y de fondo, se concede al solicitante la oportunidad de contestar ambas objeciones dentro del plazo más largo, es decir, el de sesenta (60) días previsto para objeciones de fondo.
Si el solicitante no contesta las objeciones, o lo hace fuera del plazo establecido, el
examinador debe proceder conforme a lo detallado a continuación:
País Comentario
• Costa Rica • El Salvador • Guatemala •Honduras • Panamá •República Dominicana
Si el examinador verifica que se mantienen las objeciones de forma, procede a decretar el abandono de la solicitud. Si se mantienen las objeciones de fondo, corresponde rechazar la solicitud (o denegarla en el caso de RD).
•Nicaragua
Si no se subsanan las objeciones de forma, el examinador procede a decretar el abandono de la solicitud. Si, realizado el examen de fondo (después de la publicación y conjuntamente con las oposiciones, de ser el caso), se determina que el signo incurre en una prohibición de registro, se notificará mediante resolución motivada la negación de la solicitud.
151
ANEXOS ANEXO 1
RESEÑA DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) (1994)140
El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es en armonizar y
agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se
logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos
procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de
marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas
menos complicadas y más previsibles.
La gran mayoría de las disposiciones del TLT guardan relación con el
procedimiento que se entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse
en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro
y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera
que se definan claramente cuáles son los requisitos previstos para una solicitud o
una petición determinada.
En lo que respecta a la primera fase -‐ la solicitud de registro -‐, las Partes
Contratantes en el TLT pueden exigir, como máximo, las indicaciones siguientes: el
petitorio, el nombre y dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y al
representante; varias indicaciones relativas a la marca, en particular, un número
determinado de reproducciones de ella; los productos y servicios para los que se
solicita el registro clasificados en la clase pertinente de la Clasificación de Niza
(establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)) y, cuando
corresponda, la declaración de intención de uso de la marca. Asimismo, todas las
Partes Contratantes deben permitir que una misma solicitud pueda guardar
relación con productos y servicios que pertenezcan a varias clases de la
Clasificación de Niza. Como la lista de requisitos permitidos es exhaustiva, la Parte
Contratante no podrá exigir, por ejemplo, que el solicitante presente un extracto de
un registro de comercio o que indique que desempeña determinada actividad
140 Documento elaborado por OMPI, extraído del siguiente enlace: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html
152
comercial, o que presente pruebas de que la marca ha sido inscrita en el registro de
marcas de otro país.
La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se
relaciona con la modificación de los nombres o las direcciones y de la titularidad
del registro. También en este caso los requisitos formales permitidos figuran en
una lista exhaustiva. Es suficiente formular una única petición aun cuando la
modificación afecte a más de una solicitud o registro, incluso a centenares de ellos,
siempre y cuando la modificación que haya de registrarse deba surtir efectos en
todos los registros y solicitudes de que se trate.
En cuanto a la tercera fase, la renovación, el TLT establece un plazo único para la
duración del período inicial de registro y la duración de cada renovación, que es de
10 años cada uno.
Además, el TLT dispone que bastará con poseer un único poder para emprender la
tramitación referida a varias solicitudes o registros del mismo titular o entidad.
El TLT también contiene Formularios internacionales tipo que determinan los
límites máximos de los requisitos que la Partes Contratantes pueden imponer
respecto de un determinado procedimiento o documento. Las Partes Contratantes
también pueden preparar sus propios formularios internacionales para los
solicitantes, siempre y cuando en esos formularios no se exijan elementos
obligatorios adicionales con respecto a los que indique el Formulario internacional
tipo correspondiente.
Como aspecto destacable, el TLT no permite que se exijan requisitos como la
atestación, certificación notarial, autenticación, legalización o u otra acreditación
de firma, excepto en el caso de renuncia al registro.
El TLT se adoptó en 1994 y puede ser suscrito por los Estados miembros de la
OMPI y por determinadas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos
de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la
OMPI.
153
ANEXO 2
ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE VIENA141
Historia de la Clasificación de Viena
A pedido de una serie de oficinas de propiedad industrial de los países miembros
de la Unión de París, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la
Propiedad Intelectual (BIRPI), organización predecesora de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), comenzaron a trabajar con un Comité
de Expertos creado en 1967 por el Comité de Coordinación Interuniones (sic)de las
BIRPI en la concepción de una clasificación internacional de los elementos
figurativos de las marcas. La clasificación fue finalmente establecida por un
acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de Viena el 12 de junio de 1973.
El Acuerdo de Viena entró en vigor el 9 de agosto de 1985.
Finalidad y alcance de la Clasificación de Viena
La finalidad de la Clasificación es esencialmente facilitar las búsquedas anticipadas
de marcas y evitar un trabajo sustancial de reclasificación cuando se intercambian
documentos a nivel internacional. Más aún, los países parte en el Acuerdo de Viena
ya no necesitan elaborar su propia clasificación nacional o mantener actualizada
una clasificación existente.
El artículo 4 del Acuerdo de Viena establece que, sin perjuicio de las obligaciones
impuestas por el propio Acuerdo, el alcance de la Clasificación es el que le atribuye
cada uno de los Estados contratantes. En particular, la Clasificación no es
vinculante para dichos Estados con respecto al grado de protección concedido a la
marca.
Estructura de la Clasificación de Viena
La clasificación constituye un sistema jerárquico que procede de lo general a lo
particular, dividiendo todos los elementos figurativos en categorías, divisiones y
secciones. Donde resulta apropiado, se han añadido notas explicativas, que se
141 Documento extraído de: https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/preface.html
154
refieren a una categoría en su conjunto o a cualquier división o sección concreta.
Hay dos tipos de secciones: principales y auxiliares. Estas últimas abarcan
elementos figurativos que ya están cubiertos por las secciones principales, pero
que se considera útil agrupar según un criterio determinado para facilitar la
búsqueda anticipada.
A cada categoría, división y sección se ha asignado un número según un sistema de
codificación especial. Cada elemento figurativo de una sección es identificado por
tres números: el primero, que puede ser cualquier número entre el 1 y el 29, indica
la categoría; el segundo, entre el 1 y el 19, la división; y el tercero, entre el 1 y el 30,
la sección. Por ejemplo, la representación de “una niña comiendo” pertenece a la
categoría 2 (seres humanos), división 5 (niños), sección principal 3 (niñas). Si se
recurre a secciones auxiliares, el elemento figurativo puede ser identificado
además con la sección auxiliar 18 (niños comiendo o bebiendo, código 2.5.18).
El número de divisiones y secciones varía de acuerdo a las categorías y divisiones a
las cuales pertenecen. Dentro de las divisiones y secciones, se han dejado vacantes
ciertos números a fin de poder introducir nuevas divisiones o secciones en caso
necesario.
Uso de la Clasificación de Viena
Los países parte en el Acuerdo de Viena pueden aplicar la clasificación como
sistema principal o subsidiario. Por ello, tienen la posibilidad de seguir utilizando
su clasificación nacional al mismo tiempo que la Clasificación de Viena, sea como
medida transitoria o como medida permanente.
Las oficinas competentes de los países parte en el Acuerdo de Viena están
obligadas a incluir en los documentos y publicaciones oficiales relativos al registro
y la renovación de marcas los números de las categorías, divisiones y secciones en
las cuales se hayan clasificado los elementos figurativos de dichas marcas. Con
“documentos y publicaciones” se alude, en particular, a entradas en el registro de
marcas, los certificados de registro y renovación, así como la publicación de
registros y renovaciones en diarios o boletines de las oficinas.
155
Los números de las categorías, divisiones y secciones que aparecen en los
documentos y publicaciones oficiales relacionados con registros deberían estar
precedidos de la abreviatura CFE para facilitar la comprensión. Se recomienda que
la edición de la Clasificación según la cual se clasifican los elementos figurativos de
las marcas se indique con un número arábigo entre paréntesis, por ejemplo CFE
(7).
La clasificación es suficientemente detallada para que cada sección contenga sólo
un número relativamente pequeño de elementos figurativos, lo que facilita las
búsquedas anticipadas incluso en las grandes oficinas de propiedad industrial. Sin
embargo, tal vez sea demasiado detallada para las oficinas que registran
relativamente pocas marcas. Los países parte en el Acuerdo de Viena pueden
declarar, por lo tanto, que se reservan el derecho de no incluir los números de
todas o algunas de las secciones en los documentos y publicaciones oficiales
relacionados con el registro y la renovación de marcas (artículo 4.5) del Acuerdo
de Viena). De todos modos, no es obligatorio indicar las secciones “auxiliares”
(números de sección precedidos de “A”); las oficinas pueden indicarlas a
discreción.
Revisiones de la Clasificación de Viena
La actual edición de la Clasificación de Viena está basada en la versión aprobada en
la Conferencia Diplomática de Viena del 12 de junio de 1973.
A la espera de la entrada en vigor del Acuerdo de Viena, un Comité de Expertos
provisional creado en virtud de una resolución aprobada por la Conferencia
Diplomática de Viena se reunió en 1975 y 1976 para redactar propuestas de
enmiendas y adiciones a la versión original de la Clasificación. Dichas propuestas
fueron publicadas en una edición provisional en 1977.
Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Viena, el Comité de Expertos creado en
virtud del artículo 5 del Acuerdo, celebró su primera sesión en Ginebra, en mayo
de 1987, y aprobó la mayoría de las enmiendas y adiciones propuestas por el
Comité de Expertos provisional. En su segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta
sesiones, celebradas en Ginebra en los años 1992, 1996, 2001, 2006 y 2011, el
Comité de Expertos aprobó una serie de enmiendas y adiciones. Los cambios
156
correspondientes fueron incorporados en la Clasificación.
En su tercera sesión (1996), el Comité de Expertos aprobó una nueva presentación
de la Clasificación, que consiste en colocar las secciones auxiliares, dentro de cada
división, al final de la división, marcar las secciones principales a las cuales están
asociadas las secciones auxiliares con un asterisco y poner las secciones auxiliares
bajo títulos pertinentes.
Ediciones de la clasificación de Viena
La primera edición de la Clasificación fue publicada en 1973, la segunda en 1988, la
tercera en 1993, la cuarta en 1997, la quinta en 2002 y la sexta en 2007.
La presente edición (séptima), publicada en junio de 2012 en edición impresa y en
línea, entró en vigor el 1 de enero de 2013 y sustituye a las ediciones anteriores.
Idiomas de la Clasificación de Viena
La Clasificación ha sido establecida en inglés y francés, y ambos textos son
auténticos por igual.
157
ANEXO 3
CLASIFICACIÓN DE NIZA
OBSERVACIONES GENERALES142
Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases
constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en
principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar
la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o
servicio concreto.
Productos
Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas
explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los
criterios que conviene aplicar:
a. un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su
destino. Si la función o el destino de un producto acabado no se menciona
en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con
otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no
existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que
está hecho o su modo de funcionamiento;
b. un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-‐
despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a
cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos
no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios
mencionados en el apartado a);
c. las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio,
teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;
d. los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en
142 Documento extraído de http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition-20160101/general_remarks/
158
principio, clasificados en la misma clase que este último; sólo lo son en los
casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener
otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio
establecido en el apartado a);
e. si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la
materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias
diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia
predominante;
f. los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en
principio, en la misma clase que estos últimos.
Servicios
Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas
explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios
que conviene aplicar:
a. los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades
definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o,
si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista
alfabética;
b. todos los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas
clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los
objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la
clase 38). Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de
alquiler y por lo tanto deberán clasificarse de la misma manera. Sin
embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en
la clase 36, por tratarse de un servicio financiero.
c. los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en
principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el
asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en
materia de transporte (cl. 39), consultas en materia de gestión de negocios
159
comerciales (cl. 35), consultas en materia financiera (cl. 36), consultas en
materia de cuidados de belleza (cl. 44). La comunicación por vía electrónica
de este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía
informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio.
d. en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se
clasifican en la misma clase que los servicios específicos que brinda el
franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las
franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las
franquicias (cl. 36) y los servicios jurídicos relacionados con franquicias (cl.
45).
160
161
ANEXO 5
ACCESO A FORMATOS DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS
A continuación se consigna el enlace en el que pueden ser encontrados los
formatos utilizados por cada una de las Oficinas que participan en el manual, así
como los formatos tipo del TLT, tanto para la solicitud de registro de marca, como
para el documento de poder:
COSTA RICA http://www.rnp.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
EL SALVADOR
http://www.cnr.gob.sv/modelo-‐de-‐solicitud-‐del-‐registro-‐de-‐la-‐propiedad-‐intelectual/
GUATEMALA https://www.rpi.gob.gt/descargas.html
HONDURAS http://digepih.webs.com/marcasformularios.htm
http://digepih.webs.com/Marcas/FORMULARIO%20INTERACTIVO%20DE%20MARCAS.pdf
NICARAGUA http://www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosMarcas/
tabid/733/language/es-‐NI/Default.aspx
PANAMA https://www.panamatramita.gob.pa/sites/default/files/form-‐files/2006_8_21_2006_15_37_55.pdf
REPÚBLICA DOMINICANA http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Forms/100429_SolicitudRegistrodeMarca.pdf
FORMULARIOS TIPO (TLT) https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=294436
Fin del documento.