Costa Rica

* 010008530163CA*

EXP: 01-000853-0163-CA

RES: 001183-F-S1-2009

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-

San José, a las quince horas del doce de noviembre de dos mil nueve.

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V., representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Ã�lvaro Enrique Dengo Solera contra el ESTADO representado su procurador adjunto, Iván Vincenti Rojas, divorciado y CENTRAL IMPULSORA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, hoy GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representado por su apoderado general con todas las facultades generales y aún las especiales, Miguel Arellano Carillo, de calidades no indicadas. Figuran además, como apoderados especiales judiciales de la sociedad codemandada, los licenciados Luis Carlos Gómez Robleto, soltero, Mario José Fonseca Solera y Gastón Baudrit Ruiz. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

1.-

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció demanda ordinaria cuya cuantía se fijó en la suma de cinco mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América, para que en sentencia se declare: â€œa) La NULIDAD ABSOLUTA de la resolución No. (sic) 4930 emitida a las 11:48 horas del 16 de Febrero (sic) de 1999 por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que la misma fue dictada contra ley. b) La NULIDAD ABSOLUTA de la resolución dictada mediante el voto No. (sic) 645-2001 por la SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, dado que la misma se emitió contra ley. c) La NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo relativo al registro marcario “DISEÑO ESPECIAL DE PRÃ�NCIPEâ€� en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No. (sic) 110.981 a nombre de la codemandada “CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., dado que éste fue inscrito contra ley y contrario al PRINCIPIO DE PRELACIÓN O PRIORIDAD REGISTRAL, registro que debe ser anulado de pleno derecho, debido a que el mismo no puede servir de fundamento legal a la oposición que formulara su titular. d) Se condene al Estado y a la codemandada CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. al pago de los daños y perjuicios causados. Por daños: Se entiende los ocasionados por la imposibilidad de darle tutela legal al registro marcario solicitado por mi representada. Por perjuicios: La imposibilidad de poder comercializar el registro marcario, no poder otorgar licencias de uso y disponer libremente de cualquier tipo de negociación sobre éste. e) Condenar al Estado y a la codemandada al pago de las costas personales y procesales de la presente demanda.â€� 

2.-

La representación estatal contestó conforme a su escrito de folios 85 al 103 e invocó las excepciones de defectos formales en los escritos de interposición de la demanda y formalización que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo y falta de derecho; así como la expresión genérica de â€�sine actione agit.â€�

3.-

En resolución de las 14 horas 50 minutos del 4 de agosto de 2004, la codemandada Grupo Bimbo S.A. de C.V. fue declarada en estado de rebeldía y de su parte, por contestados afirmativamente los hechos de la demanda.

4.-

La Jueza Ghiselle Bolaños Moreira, en sentencia no. 119-2006 de las 15 horas del 3 de febrero de 2006, resolvió: “Se rechaza la la (sic) excepción de defectos formales que están contenidos en los escritos de interposición de la demanda y formalización de la misma que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo, se acoge la de falta de derecho y la genérica de sine actione agit en esa modalidad; se rechaza en las modalidades de falta de interés y falta de legitimación activa y pasiva. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda promovida por GENERAL BISCUIT BELGIE N.V. contra el ESTADO y CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. ahora GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓMINA DE CAPITAL VARIABLE. De acuerdo al artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se condena a la empresa actora al pago de ambas costas de esta acción. Notifíquese esta sentencia a la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. ahora Grupo Bimbo Sociedad Anónima de Capital Variable declarada rebelde, conforme lo ordena el artículo 2, inciso 4) de la Ley de Notificaciones vigente.â€�

5.-

La parte actora apeló, y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, integrada por los Jueces Silvia Consuelo Fernández Brenes, Sady Jiménez Quesada y Felipe Córdoba Ramírez, en sentencia no. 348-2008 de las 14 horas 30 minutos del 24 de octubre de 2008, dispuso: â€œEn lo que es objeto del recurso, se revoca la resolución apelada, únicamente en cuanto acogió la excepción de falta de derecho, para denegarla. En consecuencia se declara con lugar la demanda en todos los extremos. Se anulan las siguientes resoluciones: a.) número 4930, de las once horas cuarenta y ocho minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial; b.) número 645-2001, de las quince horas del treinta de julio del dos mil uno, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo; y c.) el acto administrativo relativo al registro marcario "Diseño Especial de Príncipe", en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 110.981 a nombre de la demandada "Central Impulsora S. A. de C. V. Se condena a los demandados al pago de daños y perjuicios, que habrán de ser liquidados en la vía de ejecución de sentencia; así como del pago de las costas personales y procesales de esta acción. En lo demás, se confirma.â€�

6.-

El procurador formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

7.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Solís Zelaya

CONSIDERANDO

I.-

General Biscuits Belgie N.V. empresa constituida según las leyes de Bélgica (abreviada en lo sucesivo como General Biscuits), incoó demanda ordinaria contra el Estado y Central Impulsora S.A. de C.V. (designada a partir de ahora como Central Impulsora) entidad conformada en México. Alegó que el 30 de octubre de 1997 solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “PRINCIPEâ€� (DISEÑO ESPECIAL) ante el Registro de la Propiedad Industrial, para proteger los productos de la clase 30 internacional y que el 3 de febrero de 1998 Central Impulsora gestionó ante esa misma dependencia la tutela de la marca “DISEÑO ESPECIAL DE PRINCIPEâ€� en la clase 30 internacional, mientras que el 17 de agosto de 1998 hizo idéntica solicitud en la clase 29. General Biscuits reclamó que su gestión está protegida por prioridad registral, sin embargo el Registro de la Propiedad Industrial resolvió a favor de Central Impulsora, otorgándole el registro marcario n° 110981. Señaló que la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo definió que la marca de esa compañía era notoria, a lo cual replica tener inscrito el signo distintivo “PRINCEâ€� según el registro francés n° 40319 de la OMPI, desde el 20 de julio de 1954, por lo que es ella quien ostenta la notoriedad de esa marca. Solicitó la nulidad absoluta de las siguientes resoluciones: a) Número 4930 de las 11 horas 48 minutos del 16 de febrero de 1999 del Registro de la Propiedad Industrial, b) Número 645-2001 de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial como jerarca impropio, c) El registro marcario nº 110.981, que corresponde a un “Diseño especial de príncipeâ€� en clase 30 internacional, a nombre de Central Impulsora por ser contrario al principio de prioridad registral, d) se condene a las demandadas al pago de los daños, perjuicios y ambas costas del litigio. El Estado contestó en forma negativa e invocó las excepciones de falta de derecho y â€œsine actione agitâ€�. Central Impulsora S.A., ahora llamada Grupo Bimbo S.A. de Capital Variable fue declarada en rebeldía. El Juzgado, al resolver el fondo de la controversia, acogió la falta de derecho invocada y la â€œgenérica de sine actione agit en esa modalidadâ€�, por lo que declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. La actora apeló y el Tribunal revocó en cuanto se había acogido la excepción de falta de derecho. Como consecuencia, declaró con lugar la demanda y dispuso anular las siguientes resoluciones: a) Número 4930 de las 11 horas 48 minutos del 16 de febrero de 1999, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, b) Número 645-2001 de las 15 horas del 30 de julio del 2001 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y, c) el acto administrativo relativo al registro marcario “Diseño Especial de Príncipeâ€� en clase 30 internacional, inscrito en el Registro de la Propiedad con el número 110.981, a nombre de Central Impulsora. Además, concedió los daños y perjuicios que serían liquidados en la etapa correspondiente, e impuso a los perdidosos el pago de ambas costas del litigio.

II.-

Disconforme con lo decidido el Estado acudió a la Sala. Reclama un motivo por razones de fondo. Alega indebidamente aplicados los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, inactuados los cardinales 10 incisos o) y p), así como 105 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, e interpretado de manera indebida el precepto 94 de ese mismo cuerpo normativo. El Tribunal revocó el fallo, dice, pues tuvo como indemostrado que la marca de fábrica “PRÃ�NCIPEâ€�, y el diseño especial “DE PRÃ�NCIPEâ€� sean una marca notoria. El tema de la notoriedad es accesorio, objeta, pues ese requisito no es relevante para el caso. Con base en los numerales 10 inciso o), 94 inciso b) y 105 citados, critica, debía protegerse la marca inscrita por la codemanda, frente al diseño especial de la actora. Los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas que se ocupan de la marca notoria, acusa, son inaplicables porque la normativa entró en vigencia hasta enero del 2000, y en su lugar debe actuarse el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Desde el 11 de febrero de 1994, explica, se inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional la marca de fábrica “PRÃ�NCIPEâ€� por parte de Central Impulsora para proteger productos de clase 30 de la nomenclatura internacional, y si bien la actora inscribió en la OMPI en mayo de 1997 la marca “PRINCEâ€� en la clase 29 y 30, ya existía en Costa Rica un signo distintivo casi idéntico, pues lo único diferente es el idioma. Esto dio lugar, asegura, a que en octubre de 1997 surgiera la controversia cuando la actora intentó inscribir un diseño especial que consistía en la imagen de un príncipe, pues estaba íntimamente relacionada con la marca registrada en Costa Rica, por lo que dada su semejanza ideológica, podía confundir o inducir a error. Según el cardinal 2 del Convenio, afirma, la normativa se aplica a marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, de manera que la tutela de una marca registrada abarca los diseños especiales que son un tipo de expresión o señal de propaganda, de ahí que con base en los numerales 10 incisos o) y p), así como el 105 y 94 citados, debía rechazarse la solicitud de General Biscuits. Por ello, concluye, era necesario hacer el análisis de prioridad registral del signo de la codemandada respecto de la solicitud de inscripción de un diseño especial de príncipe, pues existe entre ambos una evidente identidad ideológica que podría confundir al consumidor. Solicita se anule el fallo atacado, para que en su lugar se rechace la demanda y se condene en costas al actor.

III.-

Si bien no son objeto de debate los presupuestos fácticos sobre los cuales construyen sus pronunciamientos los juzgadores de las dos instancias precedentes, para dotar de mayor claridad a lo que luego se dirá, conviene hacer un breve recuento de los hechos probados y sustentos jurídicos de esas sentencias. El Juzgado tuvo por demostrado lo siguiente. 1) El 30 de octubre de 1997 General Biscuits solicitó al Registro de la Propiedad Industrial costarricense la inscripción de un “diseño especial� que consiste en la “figura de un príncipe� en la clase 30. 2) Central Impulsora se opuso mediante memoriales presentados en agosto y septiembre de 1998 y alegó su registro de un “diseño especial de príncipe� en esa misma clase. 3) La Directora de esa dependencia acogió la oposición en el acto administrativo nº 4930 del 16 de enero de 1999. 4) Ante ello, General Biscuits recurrió. 5) La Directora revocó su criterio anterior, desestimó la oposición de Central Impulsora y acogió la solicitud de General Biscuits. 6) Central Impulsora apeló. 7) La Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, en funciones de jerarca impropio, mediante el voto nº 326-2001 del 27 de abril del 2001 acogió la disconformidad, confirmó el acto administrativo nº 4930 y dio por agotada la vía administrativa. Al resolver la controversia, en sus consideraciones de fondo, la jueza de primera instancia adujo que Central Impulsora tenía inscrita la marca de fábrica “PR�NCIPE� en clase 30 internacional desde el 11 de febrero de 1994, la cual corresponde a una marca notoria. Añadió que entre el diseño cuya inscripción solicitó la actora y la demandada había semejanza gráfica que era susceptible de confundir. Luego, con base en los artículos 94 inciso b) y 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, así como 44 y 45 de la Ley de Marcas nº 7978 rechazó la demanda. Al mediar recurso vertical, el Tribunal modificó íntegramente el elenco de hechos probados. En su lugar, tuvo por acreditado: 1) El 11 de febrero de 1994 se registró en la clase 30 la marca de fábrica “PR�NCIPE� perteneciente a Central Impulsora en Costa Rica. 2) El 6 de mayo de 1997 se inscribió en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la marca “PRINCE� en clases 29 y 30 a favor de General Biscuits. 3) El 30 de octubre de 1997 General Biscuits solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica la tutela de un diseño especial de la figura de un príncipe en la clase 30. 5) Central Impulsora se opuso a ese pedimento, alegando ser titular de marca inscrita “PR�NCIPE� en clase 30, que era notoria. 6) El 18 de diciembre de 1998 el Registro de la Propiedad Industrial admitió la inscripción de la marca de fábrica y comercio “Diseño especial de príncipe� de Central Impulsora. 7) El 16 de febrero de 1999, mediante el acto administrativo nº 4930, la Directora del Registro acogió la oposición de Central Impulsora contra la solicitud de General Biscuits. 8) El 7 de junio de 1999 General Biscuits se opuso por medio de recurso de apelación y nulidad. 9) Luego, la Directora del Registro revocó en forma parcial lo dispuesto en el acto nº 4930 y acogió la solicitud de inscripción de General Biscuits. 10) Al mediar recurso vertical de Central Impulsora, la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo en el voto nº 326-2001 del 27 de abril del 2001, anuló el acto administrativo nº 4930 y le otorgó el registro a Central Impulsora. Además, el Tribunal –en sede jurisdiccional- tuvo como hecho indemostrado que la marca de fábrica “PR�NCIPE� y el “Diseño Especial de Príncipe� inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial costarricense constituyan una marca notoria. En los fundamentos de su sentencia hizo recuento de la normativa aplicable a la controversia, esto es, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Anexo 1C del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y el Convenio de París pero excluyó -por la fecha en que fue promulgada- la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos nº 7978 (enero del 2000). Luego, fundándose en diversas normas del Convenio Centroamericano (artículos 10 incisos o) y p), 22, 91, 92, 93, 94 y 95) y el Convenio de París (cardinal 6 bis), refirió que en caso de solicitarse la inscripción de una marca que es semejante o similar a otra en trámite, debe el registrador suspender el procedimiento de la posterior, aplicando el principio de prioridad. Explicó que en apariencia el Juzgado alegó la notoriedad de la marca de Central Impulsora para desconocer la prioridad registral que beneficiaba la solicitud de General Biscuits, pues ese criterio cede tratándose de marcas notorias. Acto seguido, luego de un detenido análisis concluyó que la marca de fábrica “PR�NCIPE� que pertenece a Central Impulsora no es notoria. A partir de ahí sostuvo que la marca “PR�NCIPE� no protegió ningún diseño para la clase 30, lo que sí hizo General Biscuits con su solicitud de registro de un “diseño especial� con la figura de un príncipe, que temporalmente es anterior a la que en igual sentido formuló Central Impulsora, por lo cual concluyó que el Registro debió suspender el trámite de la última gestión, hasta tanto no resolviera la primera.

IV.-

Ahora bien, por otra parte, las razones expresadas por el recurrente giran en torno a un eje fundamental; existe identidad ideológica entre la marca inscrita por la condemandada en 1994 y el diseño especial cuya tutela solicita la actora. Este tema, si bien fue esbozado en sede administrativa (ver al respecto la resolución nº 4930 de la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo en jerarquía impropia) y se invocó por el representante del Estado al contestar la demanda, fue soslayado en sede judicial pues el Juzgado fundó su pronunciamiento en el carácter notorio de la marca inscrita por Central Impulsora, lo que el Tribunal se ocupó de refutar. Ahora el Estado alega el carácter irrelevante de la notoriedad o no de la marca de Central Impulsora y revive el otro argumento de la identidad ideológica.

V.-

Al respecto, en primer término debe señalarse el desacierto del recurso que critica la inaplicabilidad de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, pues el Tribunal descartó que esas normas debieran actuarse a la disputa. Como bien refieren los miembros de la instancia judicial precedente, la normativa aplicable al momento en que se dio la inscripción marca “PRÃ�NCIPEâ€� peticionada por Central Impulsora (febrero de 1994) y de las solicitudes de registro de los diseños especiales de príncipes de General Biscuits (30 de octubre de 1997) y de Central Impulsora (3 de febrero de 1998), son el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (vigente desde el 21 de mayo de 1970), el Anexo 1C del Acuerdo sobre los ADPIC (aplicable partir del 26 de diciembre de 1994) y el Convenio de París (del 24 de mayo de 1995). Sin embargo, ese último texto legal no incluye ninguna norma que aporte elementos para resolver la controversia, a diferencia de lo que sucede con el Convenio Centroamericano y del Acuerdo sobre los ADPIC. Así, el primero de ellos refiere en su cardinal 7: “Para los efectos del presente Convenio Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.â€� En esta misma línea, el artículo 15.1 de la Sección 2 del Anexo IC del Acuerdo sobre los ADPIC menciona: â€œPodrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. (…)â€�. En cuanto a las limitaciones para el registro de las marcas, el artículo 10 del Convenio Centroamericano indica: “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: (…) o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase; p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase (…)â€�. En último lugar, el numeral 94 de ese mismo texto indica: “Si al efectuar el examen de novedad de una manera el Registrador encontrare: a) Otra marca idéntica ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase, declarará sin lugar la solicitud indicando las razones en que se funda. Si la marca cuyo registro se solicita fuere idéntica a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse. Si la resolución que recayere fuera negativa, la solicitud declarada en suspenso se tramitará en la forma prevista en este Convenio y se entenderá protegida por el derecho de prioridad; b) Otra marca semejante ya inscrita y vigente, que sirva para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase, siendo la semejanza de tal grado que la marca cuyo registro se solicita pueda confundirse con la anterior, declarará sin lugar la solicitud, indicando las razones en que se funda. Se exceptúa únicamente el caso en que el solicitante sea precisamente el propietario de la marca anterior con la cual la nueva podría confundirse, situación en la que el registro no podrá denegarse. Si la marca cuyo registro se solicita fuera semejante a otra que se encuentre en trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse. Si la resolución que recayere fuere negativa, la solicitud declarada en suspenso se tramitará en la forma prevista en este Convenio y se entenderá protegida por el derecho de prioridad. (…)â€� En conexión con lo anterior, conviene citar el artículo 16 de la Sección 2 del Anexo IC del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual: â€œ1.-

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. (…)â€�. Finalmente, y en lo que interesa, el cardinal 105 del Convenio Centroamericano indica: â€œEn caso de duda en cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, se protegerá la marca ya inscrita contra la que se pretende inscribir.â€� (Todos los destacados de las normas citadas son suplidos).

VI.-

Marcas y riesgo de confusión. Diferentes dimensiones de análisis. En síntesis, del recuento legal se extrae que marca es todo signo, palabra o medio gráfico susceptible de distinguir productos, mercancías o servicios. Además, existiendo un signo registrado o en trámite de inscripción, no se podrá otorgar el registro de uno nuevo –para la misma clase- que sea idéntico a aquel, o que tenga elementos de semejanza que lleven a confusión. La imposibilidad de obtener la tutela de nuevas marcas en esas condiciones, proviene de una rama que muestra puntos de contacto con los Derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial, cual es el Derecho de la Competencia, pues se busca eliminar la posibilidad de que el consumidor sea inducido a confusión por los competidores, a través del uso de signos distintivos idénticos o semejantes a los de otra empresa que se desempeña en el mismo sector de mercado. Es entonces, el riesgo de confusión, lo que determina el análisis de identidad o similitud que debe realizarse, el cual a su vez comprende dos aristas; la clase en que se solicita el registro de la marca y la similitud o identidad de los signos distintivos. En lo que se refiere al primer aspecto, tanto el signo distintivo designado por la palabra “PRÃ�NCIPEâ€�, como la solicitud de la actora se ubican en la clase 30. En cuanto al segundo, la normativa refiere que el análisis debe descartar semejanzas de naturaleza gráfica, fonética e ideológica. Las primeras dos de esas nociones tienen contornos bastante definidos, porque refieren atributos constatables a través del sentido de la vista -en el primer caso- y del sentido del oído -en el segundo-. En cambio, verificar o descartar una proximidad ideológica supone desentrañar las nociones o ideas que evoca o suscita el signo distintivo en la mente el consumidor. La normativa europea de protección de las marcas se decanta, en este caso, por una noción menos difusa, pues en lugar de similitud ideológica refiere como supuesto de análisis la semejanza conceptual. En la especie debe determinarse si existe ese riesgo de confusión (semejanza ideológica) entre la marca “PRÃ�NCIPEâ€� y el “diseño especial de príncipeâ€�. En el primer caso se trata de un sustantivo que se refiere a una figura masculina de la realeza, sin designación de una época histórica, características físicas, o atributos ornamentales particulares. Por otro lado, la solicitud formulada por la actora para que se inscriba su diseño especial que describe como “figura de un príncipeâ€�, â€œconsiste en la imagen de un joven sonriente, que estando de pie tiene su mano derecha en la cintura, y en su mano izquierda una espada que también porta enfundada y sujeta a un fajón también a la altura de la cintura. Tiene una corona sobre su cabeza de color amarillo; su cabello de color rojo, porta una capa de color azul reflejo y negro, con matices blancos y un borde color oro, el vestido es de color rojo, sus zapatillas son de color azul reflejo con ribetes amarillos, sus guantes, así como ciertos matices de la vestimenta son de color blancoâ€�. La diferencia gráfica y fonética es evidente, porque en el primer caso se trata de una palabra y en el segundo de un dibujo. Ahora bien, en lo que se refiere a la semejanza ideológica, la asociación mental que se deriva de tal dibujo no es exclusiva de la “figura de un príncipeâ€�, pues también podría designar la “figura de un reyâ€�, o en general de un miembro de la realeza, en ambos casos, de una época histórica determinada (Edad Media en virtud de la forma en que está ataviado). Por ello, a juicio de la Sala, la representación pictórica de esa imagen no es susceptible de confundirse con el vocablo (PRÃ�NCIPE). En el primer caso se tutela una composición fonética y en el segundo un diseño artístico particular. Sostener la tesis contraria supondría que cada vez que un interesado solicite el registro de un sustantivo como marca, todas sus representaciones gráficas, sin importar sus puntuales características, le estarían monopolizadas, aún cuando haya procurado –o no- su registro, lo cual es inadmisible. Así, descartada la similitud ideológica como sustento de la negativa a dar trámite a la petición de la actora, corresponde a las autoridades administrativas determinar si es procedente el registro peticionado, -tomando en cuenta las precisiones hechas- según ordena el fallo atacado. Hasta tanto debe suspenderse la gestión de la demanda, al tenor de lo que ordena el artículo 94 inciso b) del Convenio Centroamericano. En síntesis, el reclamo formulado debe desestimarse y el Estado deberá cubrir sus costas.

POR TANTO

Se rechaza el recurso formulado. La parte que lo promovió deberá sufragar sus costas.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya

Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández

rgu/gdc.-

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