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Pérou

PE032-j

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Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 10 de mayo de 2013. Resolución Número: 1553-2013 TPI-INDECOPI

SOLICITANTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1553-2013/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 443251-2011/DSD

 

SOLICITANTE: CENCOSUD PERU S.A.

 

OPOSITORA: SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

 

Nombre comercial usado por la opositora: Ámbito de influencia económica – Riesgo de confusión entre signos que distinguen actividades económicas relacionadas con servicios de la clase 35 y servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

 

Lima, diez de mayo de dos mil trece.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 12 de enero de 2011, Cencosud Perú S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio MÁS METRO y logotipo (se reivindican colores[1]), conforme al modelo, para distinguir seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de tarjetas de crédito, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 4 de marzo de 2011, Mastercard International Incorporated (Estados Unidos de América) formuló oposición contra el signo solicitado señalando lo siguiente:

 

(i) Es titular en el Perú de las marcas de servicio MAESTRO (Certificados Nº 30503 y 8955) que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

 

(ii) Sus marcas registradas son semejantes al signo solicitado al grado de producir confusión.

 

(iii) Un sector importante de la población pronuncia la palabra MAESTRO como MESTRO, denominación que es muy parecida a METRO, por lo que la coexistencia de los signos en cuestión no debería permitirse.

 

Amparó su oposición en lo dispuesto en los artículos 136 inciso a) y 146 de la Decisión 486.

 

Con fecha 14 de junio de 2011, E. Wong S.A. absolvió el traslado de la oposición formulada por Mastercard International Incorporated, manifestando lo siguiente:

 

(i) Los signos confrontados no son semejantes por lo que no existiría riesgo de confusión entre los mismos.

 

(ii) Respecto de la afirmación respecto de la pronunciación de la denominación MAESTRO, la solicitante no ha presentado documento estadístico alguno a fin de acreditar dicho argumento.

 

(iii) La marca METRO se encuentra presente en el mercado peruano desde hace más de 15 años para distinguir diversos productos, y desde hace casi 10 años para identificar una tarjeta de crédito del mismo nombre, operada por Hipermercados Metro S.A., empresa miembro del Grupo Cencosud, de la que es accionanista mayoritaria, tal como se ha acreditado con documentos que obran en los archivos del INDECOPI.

 

(iv) La marca METRO coexiste pacíficamente con las marcas de la opositora.

 

Con fecha 13 de abril de 2011, Mastercard International Incorporated reiteró los argumentos formulados en su oposición.

 

Con fecha 13 de abril de 2011, Supermercados Peruanos S.A. (Perú) formuló oposición contra el registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:

 

(i) Es titular en el Perú del nombre comercial no inscrito MASS desde el año 2006,  para identificar servicios de minimarkets con formato de tiendas de descuento.

 

(ii) Existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y entre las actividades económicas (servicios de minimarket o tiendas en general) de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial que distingue el nombre comercial no registrado.

 

(iii) Existe una relación de competencia directa e intensa entre su empresa y la empresa solicitante, debido a que ambas cuentan con diversos supermercados.

 

(iv) El elemento denominativo de los signos en conflicto es más relevante que el elemento figurativo.

 

(v) Existe confusión directa e indirecta entre los signos en conflicto.

 

(vi) El término MAS que conforma al signo solicitado se pronuncia de manera idéntica que el nombre comercial no registrado MASS.

 

(vii) Los elementos denominativos que conforman a los signos en conflicto evocan el mismo concepto, razón por la que existe similitud entre los mismos.

 

(viii) El término MASS es parte de una familia de marcas. Citó las marcas registradas a su favor.

 

(ix) Comercializa una gran variedad de productos asociados a la marca MASS.

 

(x) Existe semejanza grafica y fonética entre los signos en conflicto.

 

(xi) Amparó sus argumentos en lo establecido en los artículos 136 inciso b), 146, 190 y 192 de la Decisión 486.

 

Citó jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que consideró aplicable al presente caso.

 

Adjuntó diversos medios probatorios con el fin de acreditar sus argumentos.

 

Con fecha 14 de junio de 2011, E. Wong S.A. absolvió el traslado de la oposición, manifestando lo siguiente:

 

(i) No se ha acreditado la existencia de un nombre comercial en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial y, asimismo, no existe vinculación entre los servicios de la mencionada clase y los de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

 

(ii) Los signos en conflicto no son similares, gráfica, fonética, ni conceptualmente.

 

(iii) El término MAS es usual en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que forma parte de una serie de marcas registradas que han venido coexistiendo pacíficamente sin ningún problema en el mercado.

 

(iv) En la clase 35 de la Nomenclatura Oficial existen marcas que incluyen el término MAS y por tanto habrían coexistido pacíficamente con el supuesto nombre comercial de la opositora.

 

Mediante Resolución Nº 3030-2011/CSD-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladas por Mastercard International Incorporated y Supermercados Peruanos S.A. y otorgó el registro del signo solicitado. Indicó lo siguiente:

 

Respecto de la oposición formulada por Mastercard International Incorporated

 

Cuestión previa

 

(i) La solicitante señaló que es titular de otros signos distintivos que comparten la denominación METRO en la clase 36 y que han sido otorgados con anterioridad a la presente solicitud, las cuales han coexistido con las marcas de la opositora por más de cinco años.

 

(ii) Al respecto, el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de autoridad administrativa, por lo que la referencia realizada por la solicitante no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

 

Evaluación del riesgo de confusión

 

(iii) MasterCard International Incorporated sustenta su oposición sobre la base de sus marcas registradas MAESTRO (Certificados Nº 30503 y 8955) que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

 

(iv) El signo solicitado pretende distinguir servicios que comprenden y/o se encuentran vinculados con los servicios identificados por las marcas registradas.

 

(v) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MÁS METRO y logotipo y las marcas registradas MAESTRO (Certificados Nº 30503 y 8955), se advierte que vistos en su conjunto, dichos signos no resultan semejantes. Así, desde el punto de vista fonético, la denominación MÁS METRO que conforma al signo solicitado origina un impacto auditivo distinto al producido por la denominación MAESTRO que conforma a las marcas registradas, debido a que presentan una secuencia distinta de consonantes y vocales. Asimismo, cabe señalar que el signo solicitado incluye en su conformación otros elementos gráficos (figuras irregulares y combinación de colores), las cuales contribuyen a la diferenciación entre los signos en conflicto.

 

(vi) Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios y otros vinculados, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre sí, el otorgamiento del registro solicitado no producirá confusión en el público usuario; correspondiendo declarar infundada la oposición formulada por MasterCard International Incorporated.

 

Respecto a la oposición formulada por Supermercados Peruanos S.A.

 

Del uso del nombre comercial MASS y logotipo

 

(vii) Analizados en su conjunto los medios probatorios se advierte que, las fotocopias de la publicidad correspondiente al año 2010; las copias de los tickets de ventas realizadas en los supermercados de los años 2009, 2010, dan cuenta de las actividades realizadas por la empresa SUPERMERCADOS PERUANOS S.A., asimismo el CD conteniendo publicidad acredita la difusión del nombre comercial no inscrito MASS y logotipo, por lo que dichos medios probatorios demuestran que la opositora viene utilizando el nombre comercial MASS y logotipo, para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de reagrupamiento de productos en un mismo lugar (con excepción de su transporte) para ser examinados y adquiridos con comodidad por medios físicos, especialmente productos alimenticios, bebidas gaseosas, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos para el cuidado personal y limpieza, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, cuando menos desde el 17 de mayo de 2009 (fecha más antigua de la publicidad presentada por la opositora).

 

(viii) En consecuencia, habiéndose acreditado el uso del nombre comercial conformado por la denominación MASS y logotipo, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de reagrupamiento de productos en un mismo lugar (con excepción de su transporte) para ser examinados y adquiridos con comodidad por medios físicos, especialmente productos alimenticios, bebidas gaseosas, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos para el cuidado personal y limpieza, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad al inicio de la presente solicitud de registro, corresponde evaluar el posible riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

 

Familia de marcas alegada por la opositora

 

(ix) En el caso concreto, se advierte que si bien la denominación MASS forma parte de diversas marcas registradas a favor de Supermercados Peruanos S.A., en las clases 8, 9, 11, 21, 24, 28, 29, 30, 35, 36, 43 y 44 de la Nomenclatura Oficial, de los antecedentes registrales se verifica que existen otros signos que incluyen la partícula MASS, como por ejemplo: ACOUSTIMASS (Certificado Nº 99490), MASSA TIERRA y logotipo (Certificado Nº 154717), MASSIMO DUTTI y logotipo (Certificado Nº 11064), MASSIVE y logotipo (Certificado Nº 80893), MASSIMO DUTTI (Certificado Nº 125118), MASSIMO DUTTI y logotipo (Certificado Nº 75766), MASSIMO DUTTI (Certificado Nº 158978), MASSLE y logotipo (Certificado Nº 173230), MASSIMO (Certificado Nº 54401), ARROZ MASS SABOR y logotipo (Certificado Nº 130530), FRUTTIMASS y logotipo (Certificado Nº 57876), HAPPYMASS (Certificado Nº 125327), MASS CREAM y logotipo (Certificado Nº 99201), ROMPE MASS EL MEJOR NIR NIR 100% RENDIDOR NIR AÑEJO ARROZ SUPER EXTRA y logotipo (Certificado Nº 141717), MASSIMO DUTTI (Certificado Nº 20852), MASSO CONCEPT FOOD y logotipo (Certificado Nº 68425).

 

(x) En consecuencia, dado que no se configura el elemento objetivo para establecer una familia de marcas a favor de la empresa opositora, no es necesario analizar el elemento subjetivo requerido para que se configure una familia de marcas.

 

(xi) En ese sentido, el argumento de la opositora, en referencia a la existencia de una familia de marcas a su favor, resulta infundado.

 

Evaluación del riesgo de confusión

 

(xii) Supermercados Peruanos S.A. sustentó su oposición en el uso anterior del nombre comercial MASS y logotipo, que utiliza para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de reagrupamiento de productos en un mismo lugar (con excepción de su transporte) para ser examinados y adquiridos con comodidad por medios físicos, especialmente productos alimenticios, bebidas gaseosas, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos para el cuidado personal y limpieza, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

 

(xiii) Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no guardan vinculación con los servicios a los que están referidas las actividades económicas que identifica el nombre comercial de la opositora.

 

(xiv)Cabe precisar que el término MAS es frecuentemente utilizado en marcas registradas pertenecientes a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, tal y como se advierte del Informe de Antecedentes; en consecuencia, su presencia en los signos en conflicto no determinará la semejanza de ambos signos.

 

(xv) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MÁS METRO y logotipo y el nombre comercial MASS y logotipo, se advierte que si bien el término MAS que conforma al signo solicitado se encuentra incluido en la denominación MASS que conforma al nombre comercial, el hecho de que el signo solicitado presente el término METRO, así como otros elementos gráficos, los cuales no se encuentran presentes en el nombre comercial, determina que ambos generen un impacto de conjunto diferente.

 

(xvi) Por lo expuesto, dado que los signos en conflicto distinguen servicios y actividades económicas distintas y no vinculadas, y presentan diferencias gráficas y fonéticas entre sí, el otorgamiento del registro solicitado no producirá confusión en el público usuario; correspondiendo declarar infundada la oposición formulada por Supermercados Peruanos S.A.

 

Examen de registrabilidad

 

(xvii) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión, por lo que procede acceder a su registro.

 

(xviii) Asimismo, cabe señalar que en la clase 36 se encuentran registradas las siguientes marcas de servicio: METROPORMETRO.COM (Certificado Nº 36182), METROXMETRO.COM (Certificado Nº 37246), METROXMETRO.COM TU OPORTUNIDAD DE COMPRAR UN INMUEBLE (Certificado Nº 42876), METROKUADRADO.COM (Certificado Nº 37385), SEGUROS METROPOLIS (Certificado Nº 44799) y TAXI METROPOLITANO (Certificado Nº 64005), MASS (Certificado Nº 64537) y MAS MAS y logotipo (Certificado Nº 14161); las mismas que no obstante distinguir algunos de los mismos servicios de los que pretende distinguir el signo solicitado MÁS METRO y logotipo, no resultan confundibles con esta última dado que presentan diferencias gráficas y fonéticas entre los mismos.

 

(xix)De otro lado, si bien se advierte que en la clase 36 se encuentran registradas, a nombre de Hipermercados Metro S.A., diversas marcas de servicios que contienen la denominación METRO, mediante Resolución Nº 007896-2008/DSD-Reg-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2009, recaída en el expediente Nº 391695-2009, se ha señalado que Hipermercados Metro S.A. y Cencosud Perú S.A. son empresas vinculadas económicamente.

 

Con fecha 21 de diciembre de 2011, Supermercados Peruanos S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) Algunos de los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial que el signo solicitado pretende identificar se encuentran vinculados con las actividades económicas de reagrupamiento por cuenta de terceros de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial identificadas por su nombre comercial no registrado, dado que tienen la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público objetivo.

 

(ii) Su empresa es competidora directa de Cencosud Perú S.A., en la medida que operan diversos supermercados. En efecto, Supermercados Peruanos S.A., además de MASS, es titular de los supermercados identificados con las marcas VIVANDA y PLAZA VEA, en tanto que Cencosud Perú S.A. es titular de los supermercados identificados con las marcas WONG y METRO. Este hecho coadyuvará al riesgo de confusión entre los signos confrontados.

 

(iii) Existe una evidente similitud gráfica y fonética entre los signos en conflicto por el hecho de que su nombre comercial se encuentra íntegramente incluido en el signo solicitado.

 

Con fecha 7 de marzo de 2012, Cencosud Perú S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que:

 

(i) No existe vinculación entre los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial que el signo solicitado pretende identificar y las actividades económicas de reagrupamiento por cuenta de terceros de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial identificadas por su nombre comercial

 

(ii) El consumidor podrá identificar cada uno de los signos confrontados con orígenes empresariales distintos, ello por cuanto el signo solicitado se encuentra acompañado por la denominación METRO, la cual hace referencia a su empresa, generando un impacto de conjunto diferente al del nombre comercial MASS.

 

(iii) El término MAS se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no puede ser apropiado en exclusiva por ningún tercero.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

 

a) La extensión del ámbito de influencia económica del nombre comercial MASS y logotipo.

 

b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MÁS METRO y logotipo y el nombre comercial MASS y logotipo.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) La opositora, Supermercados Peruanos S.A., de Perú, es titular de las siguientes marcas de servicio:

 

- MASS, que distingue seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios de la 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 64537, vigente hasta el 7 de diciembre de 2020.

 

- MAS MAS y logotipo (se reivindican colores[2]), conforme al modelo, que distingue seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios y demás servicios de la 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 14161, vigente hasta el 6 de abril de 2018.

 

 

b) La solicitante Cencosud Perú S.A., de Perú, es titular de las siguientes marcas de servicio:

 

- METRO LO QUE QUIERES, SIEMPRE A PRECIOS BAJOS  y logotipo (se reivindican colores[3]), conforme al modelo, que distingue seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita bajo Certificado Nº 38544, vigente hasta el 19 de mayo de 2015.

 

 

- METRO y logotipo (se reivindican colores[4]), conforme al modelo, que distingue seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de tarjetas de crédito de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita bajo Certificado Nº 67867, vigente hasta el 15 de julio de 2021.

 

 

- La denominación METRO y logotipo (se reivindican colores[5]), conforme al modelo, que distingue seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de tarjetas de crédito de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita bajo Certificado Nº 67868, vigente hasta el 15 de julio de 2021.

 

 

d) En la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, existen diversas marcas inscritas a favor de distintos titulares que incluyen el término MAS en su conformación, tales como: COMPRA MAS y logotipo (Certificado Nº 35284), CREDIMAS (Certificado Nº 48), DALE MAS FUERTE y logotipo (Certificado Nº 49803), MAS LINDLEY (Certificado Nº 62858) y RIPLEY MAS (Certificado Nº 42314), entre otras.

 

e) En la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, existen diversas marcas inscritas a favor de distintos titulares que incluyen el término METRO en su conformación, tales como: METRO PLAZOS y logotipo (Certificado Nº 22962), METROPORMETRO.COM (Certificado Nº 3618), METROKUADRADO.COM (Certificado Nº 37385), METRO BANCO (Certificado Nº 62986) y METRO CARD (Certificado Nº 62987), entre otras.

 

f) En la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, existen diversas marcas inscritas a favor de distintos titulares que incluyen el término MAS en su conformación, tales como: MÁS LINDLEY (Certificado Nº 63272), MÁS MOVILRED y logotipo (Certificado Nº 64151), DÓLAR MAS (Certificado Nº 21916), MAS SALUD+ (Certificado Nº 43352) y RIPLEY MAS (Certificado Nº 42315), entre otras.

 

2. Cuestiones previas

 

- Mediante Resolución Nº 3030-2011/CSD-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladas por Mastercard International Incorporated y Supermercados Peruanos S.A. y otorgó el registro del signo solicitado.

 

Al respecto, con fecha 21 de diciembre de 2011 Supermercados Peruanos S.A. interpuso recurso de apelación al no encontrarse de acuerdo con la resolución emitida por la Primera Instancia.

 

Visto lo anterior, dado que Mastercard International Incorporated no apeló la resolución en cuestión, se determina que la misma ha quedado consentida para dicha parte, por lo que corresponde a la Sala pronunciarse únicamente respecto de la apelación presentada por Supermercados Peruanos S.A.

 

- En su escrito de oposición, Supermercados Peruanos S.A., además de señalar que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y su nombre comercial no inscrito MASS y logotipo, alegó ser titular de una familia de marcas respecto de la denominación MASS.

 

Al respecto, mediante Resolución Nº 3030-2011/CSD-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2011 determinó que no se configuró el elemento objetivo para establecer la existencia de una familia de marcas a favor de la opositora, dado que coexisten en el registro diversas marcas que incluyen la denominación MASS. En ese sentido, la Comisión declaró infundado dicho extremo de la oposición.

 

Con fecha 21 de diciembre de 2011, Supermercados Peruanos S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución de Primera Instancia reiterando sus argumentos únicamente respecto de la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y su nombre comercial no inscrito MASS y logotipo.

 

En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se pronunciará únicamente respecto del supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y el aludido nombre comercial no registrado de la opositora.

 

3. Alcance de la protección del nombre comercial

 

De acuerdo a la legislación aplicable a la materia en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

 

Al respecto, cabe señalar que en el país, pueden existir una gran cantidad de nombres comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o actividades entre las que exista conexión competitiva, por lo que, cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, la cual está expresamente prohibida por la ley (artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486.

 

Dentro de este contexto, es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.

 

a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.  

 

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, ello sólo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional. Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deberá respetar la zona de influencia económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.

 

c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.

 

3.1. Extensión geográfica del uso

 

En el presente caso, el conflicto se presenta entre un signo solicitado a registro como marca de servicio y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que deberá determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro solicitado.

 

Con el fin de acreditar el uso de su nombre comercial, la opositora presentó los siguientes documentos:

 

1. Publicidad vinculada con el nombre comercial no inscrito MASS y logotipo (fojas 88 a 102).

 

2. Copia de tickets de venta (fojas 103 a 109).

 

3. Un CD conteniendo publicidad.

 

Al respecto, no se tomarán en cuenta, las copias de los tickets de venta de fechas  17 de enero de 2011 y 25 de marzo de 2011 (fojas 103), las copias de los tickets de fechas 25 de enero de 2011, 22 de febrero de 2011 y 25 de marzo de 2011 (fojas 108), y el ticket de fecha 25 de marzo de 2011 (foja 109); así como las impresiones de publicidad obrantes a fojas 101 y 102, al haber sido emitidos con posterioridad al inicio del presente procedimiento (22 de febrero de 2011).

 

Del análisis en conjunto de los demás medios probatorios presentados por la opositora (publicidad y copias de tickets de venta), se advierte lo siguiente:

 

- Las fotocopias de la publicidad vinculada con el nombre comercial MASS y logotipo, acreditan que en el año 2010, se han reagrupado diversos productos identificados con distintas marcas bajo dicho signo.

 

- Las copias de los tickets de ventas realizadas por la empresa Supermercados Peruanos S.A. en los supermercados MASS acreditan el desarrollo de actividades de reagrupamiento por cuenta de terceros de diversos productos, realizadas por dicha empresa durante los años los años 2009 y 2010.

 

- El CD conteniendo publicidad acredita la difusión del nombre comercial no inscrito MASS y logotipo.

 

Visto lo anterior, los medios probatorios analizados demuestran que Supermercados Peruanos S.A. viene utilizando el nombre comercial MASS y logotipo, conforme al modelo, para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de reagrupamiento de productos en un mismo lugar (con excepción de su transporte) para ser examinados y adquiridos con comodidad por medios físicos, especialmente productos alimenticios, bebidas gaseosas, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos para el cuidado personal y limpieza, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, cuando menos desde el 7 de mayo de 2009 (fecha de la primera publicidad efectuada respecto del signo).

 


 

En relación con el ámbito territorial de protección del nombre comercial de la opositora, se advierte que Supermercados Peruanos S.A. ha desarrollado sus actividades económicas económicas relacionadas con la prestación de servicios de reagrupamiento de productos en un mismo lugar (con excepción de su transporte) para ser examinados y adquiridos con comodidad por medios físicos, especialmente productos alimenticios, bebidas gaseosas, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos para el cuidado personal y limpieza, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, en varios establecimientos ubicados en distintos distritos de Lima, tales como Breña, Chorrillos, San Isidro, San Juan de Miraflores, Magdalena, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Chosica[6], de lo que se desprende que su ámbito de influencia se amplía a toda la provincia de Lima.

 

 

En consecuencia y atendiendo a que en el departamento de Lima se encuentra más de un tercio de la población peruana y que en dicho departamento se desarrolla cerca de dos tercios de las actividades económicas totales del país, así como que la mayoría de empresas y comerciantes de provincias generalmente realizan transacciones económicas en Lima, el campo de influencia del nombre comercial de la opositora – al ser conocido en Lima y, por lo tanto, en una parte importante del país – puede extenderse y merece una protección en gran parte del territorio nacional, en razón a los fenómenos sociales de concentración poblacional y centralización comercial antes mencionados.

 

Por todo lo anterior, se concluye que el ámbito de influencia geográfica del nombre comercial de la opositora es amplio. En tal sentido, corresponde a continuación determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial de la opositora.

 

4. Riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca

 

4.1. Marco legal

 

En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso efectivo en el mercado – siendo su registro sólo declarativo – y el derecho sobre una marca nace con el registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos que se puedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado de un nombre comercial y una marca hacen necesario considerar en forma sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos de la propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma leal, permitiendo que los agentes económicos sean recompensados por el fruto de su esfuerzo, posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones de compra eficientes.

 

El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva).

 

La posibilidad de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial es reconocida por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso b).

 

4.2. Diferencia entre el nombre comercial y la marca

 

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

 

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

 

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado[7].

 

Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.

 

a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca. En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

 

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado. Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.

 

c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro. Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.

 

En el presente caso, habiéndose acreditado el uso extendido del nombre comercial de la opositora, corresponde evaluar si existe riesgo de confusión con el signo solicitado a registro.

5. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[8].

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486[9] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005[10], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005[11], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

5.1. Respecto de los servicios

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de tarjetas de crédito, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

 

Por su parte, el nombre comercial MASS y logotipo,  distingue actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de reagrupamiento de productos en un mismo lugar (con excepción de su transporte) para ser examinados y adquiridos con comodidad por medios físicos, especialmente productos alimenticios, bebidas gaseosas, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos para el cuidado personal y limpieza, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, la Sala advierte que no existe similitud o conexión competitiva entre los servicios y las actividades económicas que distinguen los signos, toda vez que son prestados por empresas y/o personas de diferente naturaleza, para cumplir funciones y satisfacer necesidades distintas encontrándose, además, dirigidos a un público diferente y se ofrecen en establecimientos distintos.

En efecto, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado consisten en servicios crediticios, bancarios, financieros, de seguros e inmobiliarios, siendo prestados por profesionales o instituciones especializadas, tales como bancos, financieras, corredores de seguros y empresas de corretaje de inmuebles; en tanto que los servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros que pretende distinguir el signo solicitado tienen como objetivo ofrecer al público una gran variedad de productos de todo tipo y de distintas marcas en un solo lugar, es decir, las empresas que se dedican al servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros se encargarán de disponer locales comerciales u organizar ferias o eventos donde distintas empresas expongan sus productos y el público pueda escogerlos con comodidad[12], siendo contratados por personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades comerciales y prestados por empresas especialistas en brindar dichos servicios.

 

5.2. Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[13] y 156-IP-2005[14].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, tratándose de actividades económicas relacionados con  servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, es razonable asumir que el público usuario prestará un alto grado de atención al momento de contratarlos; ello en consideración a la capacidad y experiencia de quienes brindan tales servicios, así como dependiendo de la variedad y marcas de productos que se ofrezcan a través de dicho reagrupamiento.

 

Por su parte, en el caso de los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que al tratarse de servicios especializados, son contratados con cuidado debido a la importancia que tienen para la economía de las personas y las empresas, así como teniendo en cuenta la confiabilidad, prestigio y experiencia de la persona o empresa que los brinda.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

 

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

 

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa[15], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como el nombre comercial MASS y logotipo, constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

 

En el caso del signo solicitado MÁS METRO y logotipo, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el figurativo. En efecto, el aspecto denominativo resulta relevante por ser el medio por el cual se solicitarán los servicios en el mercado, en tanto que el aspecto figurativo resulta relevante al estar constituido por la denominación METRO en letras cursivas de color blanco, dentro de un sector circular delimitado por un rectángulo con doble borde, asimismo, se aprecia en la parte superior izquierda las letras M, A y S en color blanco, cada una de ellas dentro de un círculo en los colores plateado y negro, todo ello en la combinación de colores azul y plateado, tal como se aprecia a continuación:

 

 

En el caso del nombre comercial de la opositora MASS y logotipo, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el figurativo. En efecto, el aspecto denominativo resulta relevante por la ubicación y tamaño dentro del signo, así como por ser la forma en la que los consumidores solicitarán los productos en el mercado, en tanto que el aspecto figurativo resulta relevante al estar constituido por la denominación MASS escrita en letras cursivas, apreciándose a su lado derecho la representación estilizada de un signo de visto, bueno tal como se aprecia a continuación:

 

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y el nombre comercial no registrado base de la oposición, se advierte que:

 

- Desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien ambos signos comparten la denominación MAS / MASS, la presencia de la denominación METRO en el signo solicitado determina que los signos generen un impacto sonoro diferente.

 

- Desde el punto de vista gráfico, la inclusión de elementos denominativos adicionales en el signo solicitado y de elementos gráficos y cromáticos, en el signo solicitado como en el nombre comercial de la opositora, según el caso, determina que los signos confrontados produzcan un impacto visual de conjunto diferente.

 

5.3. Riesgo de confusión

 

En el presente caso, dado que los servicios que pretende identificar el signo solicitado no se encuentran vinculados con los servicios relacionados con las actividades económicas identificadas por el nombre comercial base de la oposición y la existencia de las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, sumado al hecho de que en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial se encuentran inscritas varias marcas que incluyen la denominación MAS, tal como se desprende del Informe de Antecedentes, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 3030-2011/CSD-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2011, que OTORGÓ el registro de la marca de servicio MÁS METRO y logotipo (se reivindican colores[16]), conforme al modelo, solicitado por Cencosud Perú S.A., para distinguir seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de tarjetas de crédito, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/jc.



[1] Dichos colores son plateado, negro, rojo y blanco.

[2] Dichos colores son colores verde, celeste, azul, morado, fucsia, rojo, anaranjado, amarillo y blanco.

[3] Dichos colores son amarillo, azul, verde, anaranjado, blanco y rojo.

[4] Dichos colores son amarillo, azul, verde, anaranjado, blanco, rojo y plateado.

[5] Dichos colores son amarillo, azul, verde, anaranjado, blanco, rojo y plateado.

[6]   Cabe señalar que dichos distritos se encuentran ubicados a una considerable distancia uno del otro, lo que determina la amplia extensión del ámbito de influencia geográfica del nombre comercial MASS y logotipo.

[7]  Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.

[8]   Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

·        Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

[9] Ver nota 9.

[10] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

[11] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

[12] Similar criterio se aplicó en la Resolución Nº 2142-2008/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 304881-2007, sobre solicitud de registro de la marca CAMPER y logotipo.

[13] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

[14] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 4).

[15] Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

[16] Ver Nota 1.