Santiago, trece de junio de dos mil once.
VISTOS:
En estos autos N° 8387-09, recaídos en juicio sumario sobre demanda de cesación de los actos atentatorios contra el derecho de propiedad industrial, seguidos ante el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, entre Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda. contra Cadbury Stani Adams Chile Productos Alimenticios Limitada, la demandante recurre de casación en el fondo contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de veintiuno de agosto de dos mil nueve, escrita de fojas 423 a 427, que revocó la decisión apelada de treinta y uno de julio de dos mil siete, que se lee de fojas 177 a 189 y, en su lugar, denegó en su totalidad la demanda interpuesta de fojas 8 a 16, y ordenó que cada litigante solucione sus costas.
Declarado admisible el arbitrio, se trajeron los autos en relación a fojas 455.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso se sustenta en la vulneración de los artículos 19, 19 bis D, 20, letras f), h) y k), de la Ley N° 19.039, de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, sobre Propiedad Industrial, y 19, N° 25°, de la Constitución Política de la República, puesto que el fallo desaprobado exige, equivocadamente, el uso de la marca como condición para que el titular de la misma pueda impedir su utilización por parte de terceros, afirmación que importa un claro desconocimiento de las normas que rigen la propiedad industrial, ya que en nuestro país el empleo de la señal no es presupuesto de registro, ni de mantención de la misma ni tampoco para el ejercicio de las acciones que la amparan, como sí ocurre en otras naciones. Explica que el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, que se dice conculcado, únicamente requiere que el sello sea capaz de distinguir en el mercado productos y servicios, en tanto el artículo 19 bis D de dicho cuerpo legal, sólo consagra para el titular el derecho exclusivo y excluyente de ocupar su símbolo, más no el deber de hacerlo. A su vez, la Carta Fundamental asegura el dominio y como tal, la facultad de usar, gozar y disponer de una efigie mercantil, las cuales en tanto prerrogativa, pueden ejercerse o no. Agrega que, por lo demás, en el negocio de los signos es habitual la existencia de un stock de privilegios industriales sin usar y que se relacionan con el hecho que hay varias mercancías con cierta temporalidad en el mercado o que esperan la consolidación de otros para su utilización. Es así como el supuesto que impone el pronunciamiento rebatido resulta ilegal, exagerado y desprovisto de sentido, más aún si se tiene en cuenta que los emblemas se conceden sólo por el plazo de diez años, de manera tal que al término de dicho lapso cesa el monopolio sobre el mismo. Por último, aduce que el veredicto censurado comete error de derecho al formular disquisiciones valóricas sobre el derecho de dominio que el actor tiene sobre la expresión X TRA, pues no procede que por lo que toca a un registro vigente se sostenga que es incapaz de diferir en el comercio, toda vez que de hacerlo se violentan también los artículos 19, 19 bis D de la ley del ramo y 19, N° 25°, de la Carta Política. En definitiva, pide que se acoja el recurso, se invalide el laudo refutado y se extienda otro de reemplazo que confirme aquél objetado, que hizo lugar a la demanda, salvaguardando así los derechos de propiedad industrial que le asisten al actor sobre la etiqueta X TRA en toda la clase 30 de mercaderías, con costas.
SEGUNDO: Que para mejor acierto de la controversia conviene destacar que la Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., demandó a Cadbury Stani Adams Chile Productos Alimenticios Limitada, la cesación de los actos de esta última que atentan contra el derecho de propiedad industrial que aquélla detenta sobre el membrete denominativo X TRA, registrado a su nombre bajo el N° 758.948, para diferenciar todos los productos de la clase 30, entre ellos, los caramelos, calugas, masticables y chicles, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley N° 19.039, acción que descansa en que el demandado ocupa, sin su autorización expresa ni tácita, el cuño XTRA, que es prácticamente idéntico y por tanto, confundible con el membrete de su dominio, lo que se produce por traficar en Chile, con la impresión DENTYNE X-TRA, chicles que son importados desde Argentina, mercancías que también se insertan en la clase 30 del clasificador internacional de marcas. Por lo demás, es útil dejar en claro que los fundamentos de la negativa de la demanda por el tribunal ad quem, se encuentran entre los basamentos cuarto a sexto del edicto reprobado, al exponer: CUARTO: Que de igual manera, de la simple lectura de las normas especiales que regulan la materia, se observa en forma inequívoca, que la protección que dichas normas establecen para las marcas comerciales suponen -necesariamente- que estas se encuentren siendo utilizadas en el mercado por su titular, no por otro motivo el artículo 19 bis letra D de la ley 19.039 establece en su parte pertinente: `La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico. es decir, obtener de su objeto el aprovechamiento natural de los rendimientos que corresponden a su naturaleza. QUINTO: Que, del simple análisis de las disposiciones legales citadas, como así también de la doctrina transcrita, aparece en forma nítida que la protección constitucional y legal del derecho de propiedad, supone, necesariamente, que el objeto de la misma se esté utilizando positiva o negativamente, no siendo posible extender su alcance -en particular en el caso de las marcas comerciales- a aquellas que nunca se han usado por sus titulares, pues hacerlo, importaría aceptar o fomentar que un sujeto adoptara como práctica, el acumular múltiples marcas comerciales sin intención de utilizarlas pero con el obvio propósito de evitar que otros, en especial de su competencia, pudieran a usarlas en el mercado. Una actitud semejante se aproximaría, sin lugar a dudas, a un abuso del derecho que los órganos jurisdiccionales deben evitar. SEXTO: Que, finalmente, y a mayor abundamiento, del análisis de autos se observa que la frase cuestionada, en particular, X-TRA, carece de significación precisa y no permite, en caso alguno, distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos, tal como lo requiere el artículo 19 de la ley Nº 19.039, es decir, por sí sola no significa nada, motivo por el cual esta Corte no ve obstáculo en el uso que cualquiera pueda dar a una expresión inocua.
TERCERO: Que, en lo que concierne al empleo de un trazo mercantil, resulta apropiado recordar que en nuestro ordenamiento jurídico, la utilización de una señal registrada no es requisito ni condición para su inscripción, vigencia o renovación, al contrario de lo que ocurre en otras legislaciones donde se impone al titular del privilegio marcario la obligación de usarlo, so pena de su caducidad. Así se asevera en Algunos Aspectos Relativos al Derecho y el Uso de Las Marcas Comerciales, memoria de prueba, Danilo Ramos Silva, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de la Ssma. Concepción, año mil novecientos noventa y nueve, página 170. Con antelación el artículo 34° del antiguo reglamento de la Ley N° 19.039, prescribía: La utilización de la marca no será condición para su registro, vigencia o renovación, que pese a no ser reproducido en la actual normativa reglamentaria, obedeció exclusivamente a lo innecesario de la misma, en atención a que la legislación no exige el empleo del sello como presupuesto para cimentar una solicitud de registro ni tampoco para lograr su renovación. En efecto, la ley sólo requiere el uso a propósito del artículo 19, inciso primero, sección final del texto legal en comento, que estatuye: Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Esto es, el empleo sólo se pide de manera excepcional, para el evento que una efigie padece de distintividad intrínseca, permitiéndose probar dicho carácter distintivo de productos o servicios, ahora extrínseco, a través de su utilización mercantil. Entonces parece inexacto propender, como lo hace el dictamen criticado, que para otorgar protección a un emblema comercial es indispensable su utilización en el mercado por su titular, por cuanto el artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, sólo confiere al detentador de una imagen registrada el derecho exclusivo y excluyente de ocuparla en el tráfico económico en la forma concedida, mas no la obligación de hacerlo, incluso para impedir que terceros, sin su consentimiento, la empleen en el curso de las operaciones mercantiles.
CUARTO: Que también constituye un yerro de derecho exponer que la etiqueta de propiedad del actor carece de significación precisa y no permite, en caso alguno, distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos, dado que este tipo de procedimiento, en el que se busca sancionar civilmente a quien ha realizado conductas que atentan contra el derecho de propiedad industrial garantizado al actor, supone la existencia de un registro marcario vigente, que obliga a dar por sentado que éste reúne los requisitos del artículo 19 de la Ley N° 19.039, a saber, que se trata de un símbolo susceptible de representación gráfica apto para discernir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. En consecuencia, no es dable examinar si el rótulo que soporta la aspiración reúne el requisito de la distintividad, propia de todo cuño mercantil, sino sólo la existencia del mismo y de la lesión que se protesta, exigencia primaria que, además, singularmente puede ser ventilada en un procedimiento de oposición y/o de nulidad a una solicitud o registro marcario, que no acontece en la situación sub lite.
QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurso en estudio no puede prosperar, ya que el compareciente no ha invocado como quebrantada la regla que consagra la intención que impetra el actor, cual es, el artículo 106 de la Ley N° 19.039, que dispone: El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido. b) La indemnización de los daños y perjuicios. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción. d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente. De forma tal que, por ser este precepto aquél con arreglo al cual debió resolverse la acción sometida al conocimiento del tribunal, su omisión en cuanto ley transgredida deja al recurso en imposibilidad de acogerlo, porque aún con los errores de derecho alegados en el raciocinio precedente, éstos-ante el defecto previamente referido-, no ostentan influencia sustancial en lo dispositivo de lo resuelto. Ello porque, al no reclamarse como contravenida la norma indicada torna imposible para esta Corte determinar si en la especie se configuran o no los elementos que aquella precisa para acceder a alguna de las medidas de protección que contempla, en especial, la existencia de una lesión al derecho de propiedad industrial del actor cometida por el demandado. Así, las inobservancias de ley evidenciadas por este tribunal, no obstante lo palmario de las mismas, tampoco presentan influencia en lo resolutivo, desde que para ello resulta necesario que el quebrantamiento determine exactamente la resolución en un sentido diverso a aquél en que se hubiere emitido de no haberse incurrido en él. En este sentido, esta Corte ha manifestado que no puede concebirse infracción que autorice la casación de fondo que no sea de tal naturaleza que, al no mediar, necesariamente el fallo se habría pronunciado en un sentido diverso, a pesar de quedar firmes los demás hechos y fundamentos de derecho que se refieren a puntos no atacados por el recurso, y partiendo de la base que no es lícito al Tribunal establecer otros hechos que hubieren omitido los jueces del fondo (R.D.J. Tomo XXIX, segunda parte, sección 1°, pág. 487).
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis b) de la Ley N 19.039, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 428 a 449, por el abogado Juan Enrique Puga Valdés, en representación de Industria de Alimentos Dos en Uno S. A., contra la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil nueve, que rola de fojas 423 a 427, la que, por consiguiente, no es nula.
Regístrese y devuélvanse. Redacción del Ministro señor Rodríguez. Rol N° 8387-09 Pronunciado por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. No firma el abogado integrante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema. En Santiago, a trece de junio de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.