Mexique

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 789/08-EPI-01-3 (Ant. 20427/07-17-08-4)

ACTOR: **** ********* ****

TERCERO: *** ******* & ****** *******

AUTORIDAD DEMANDADA:

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS “B” DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

MAGISTRADA INSTRUCTORA:

LIC. MARIA TERESA OLMOS JASSO.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL

México, Distrito Federal, a nueve de febrero de dos mil nueve.- V I S T O S para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por las CC. Magistrados: LIC. MARÍA TERESA OLMOS JASSO en su carácter de Instructora en el presente juicio, LIC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala y LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO, ante el Secretario de Acuerdos LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL, con fundamento en el artículo 14, fracción, XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en relación con el artículo 24 Bis del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, así como los diversos 2, primer párrafo, 22, 49 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia definitiva.

R E S U L T A N D O

1º. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de julio de 2007, el C. ******* ******* **** *********, en su carácter de representante legal de **** ********* **** , compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida contenida en el oficio MA/M/1985/******* de fecha 30 de marzo de 2007, mediante la cual la Coordinación Departamental de Examen de Marcas “B”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvio negar el registro marcario respecto del signo ****** ********** ****** *******.

2º. Por acuerdo de fecha 7 de agosto de 2007, se requirió a la parte actora el domicilio del tercero interesado, así como las pruebas marcadas con los numerales 3, 4 y 5, del capitulo respectivo del escrito inicial de demanda.

3º. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de octubre de 2007, la actora cumplimento el requerimiento de mérito.

4º. Por auto de 3 de enero de 2008, se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado mediante diverso proveído de fecha 7 de agosto de 2007, en consecuencia se admitió a trámite la demanda de nulidad; ordenandose correr traslado a la autoridad y al tercero *** ******* & ****** *******, para que produjeran su contestación a la demanda.

5º . Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de febrero de 2007, el tercero se apersonó en el presente juicio.

6º. Por oficio JNTF.2006.1046 ingresado en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día 5 de marzo de 2008, la Coordinación Departamental de Examen de Marcas “B”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda.

7º. M ediante acuerdo de fecha 22 de abril de 2008, se tuvo por apersonado al tercero interesado

8º. Por auto de fecha 23 de abril de 2008, se tuvo por contestada la demanda.

9º. Mediante oficio 17-8-1-16166/08, de 23 de abril de 2008, se solicitó al la Sala Superior de este Tribunal el ejercicio de su facultad de atracción.

10º. Por oficio SGA-PL-3585/08, la Secretaría General de Acuerdos de este H. Tribunal, informó que el presente juicio no será atraído al conocimiento de la Sala

Superior.

11º . Mediante acuerdo de 10 de noviembre de 2008, se informó a las partes el contenido del oficio de mérito, asimismo, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concedió a las partes plazo común para que formularan sus alegatos, derecho que fue ejercido por la autoridad mediante oficio ingresado el 1 de diciembre de 2008, y por el actor por escrito de 5 de enero de

2009.

12º. Mediante auto de fecha 9 de febrero de 2009, con fundamento en lo dispuesto en los artículos segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, esta Sala aceptó la competencia para conocer del presente juicio, quedando radicando con el número citado al rubro.

13º. Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, con fecha 20 de enero de 2009, quedó cerrada la instrucción del juicio; por lo que por acuerdo de 9 de febrero de 2009, se declaró cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

C O N S I D E R A N D O

Esta Sala es competente para emitir la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 fracción, XI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De igual forma, con fundamento en el artículo 24 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este órgano jurisdiccional es competente territorialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008.

SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada, ha quedado debidamente acreditada a fojas 24 a 30, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como, por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.

TERCERO. En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan de manera conjunta los argumentos que la parte actora vierte en su único concepto de impugnación del escrito inicial de demanda.

Argumenta la actora que de conformidad con lo establecido en la parte final de la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá registrase una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada o solicitada aplicada a los mismos productos o servicios, si el titular de dicha solicitud es el mismo del registro o solicitud anterior.

Ahora bien, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual aplicando de manera análoga la excepción antes referida, ha permitido el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra ya registrada o solicitada previamente, cuando el titular de dicha marca autoriza al solicitante posterior el registro de una marca semejante en grado de confusión.

Continúa manifestando la enjuiciante, que en la especie, mediante escrito de 13 de abril de 2007, con folio de entrada 67454, exhibió una carta consentimiento otorgada por ******* & ****** *******, titular de la marca citada como anterioridad ******* ****** *******, a su favor para obtener el registro de marca ****** ********** ****** *******.

Por lo tanto, toda vez que existe el consentimiento expreso otorgado por ******* & ****** ******* a favor de ***** es que debe ordenarse a la autoridad demandada, que otorgue el registro de la marca propuesta ****** ********** ****** *******.

Es claro que no habría competencia desleal, en virtud de que el hoy tercero y la hoy actora, son marcas notoriamente conocidas en el mercado, de lo contrario no se habría otorgado el consentimiento.

Además señala la enjuiciante que el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que los derechos de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada podrán gravarse o transmitirse, lo que denota que el legislador estableció en todo momento a favor del titular de una marca, el derecho de hacer uso de ella o transmitirla a un tercero, lo que sin duda alguna, debe comprender el consentimiento para que ese tercero pueda registrar una marca idéntica a otra ya registrada, ya que es el titular de la marca el que en este caso se vería afectado por el registro de una manera idéntica.

Aunado a lo anterior, manifiesta la actora que entre los signos en conflicto no existe semejanza fonética, toda vez que se pronuncian totalmente diferente.

Señala que la marca ****** ****** *******, se encuentra formada por dos elementos formados por 13 letras, mientras que el signo propuesto a registro se encuentra compuesto por tres elementos, los cuales en conjunto forma una denominación única y diferente de las demás.

La marca ****** ****** *******, se escucha y pronuncia de la siguiente manera: **_*_** ***_**_**

La marca propuesta a registro se escucha y pronuncia de la siguiente manera: **_*_**_*** **_**** ***_ **_***

El hecho que tengan el elemento parecido ******* no quiere decir que necesariamente provoquen confusión fonética, aunado a que no puede recaer la semejanza en grado confusión en ele elemento ******* puesto que no es termino de apropiación exclusiva, toda vez que es la manera común de llamar al ********** **** ********.

Tampoco existe confusión ideológica dado que la marca propuesta a registro carece de significado, a diferencia de la marca citada como anterioridad la cual si tiene significado al idioma español.

Por lo que hace al aspecto gráfico es claro que tampoco existe semejanza en grado de confusión, ya que apreciados en su conjunto los signos en conflicto tienen elementos muy diferentes que les otorgan distintividad suficiente para evitar semejanza en grado de confusión.

Finalmente, argumenta la enuiciante que en la resolución impugnada la autoridad omite analizar si la marca citada como anterioridad, se encuentra vigente, es decir, surtiendo efectos contra terceros.

Por su parte, la autoridad en su oficio de contestación, sostiene la legalidad de la resolución impugnada, aduciendo que en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra la prohibición registral por semejanza en grado de confusión.

Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento, a juicio éste órgano jurisdiccional no le asiste la razón a la parte actora.

En primer lugar es de señalar que la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros, siendo su principal función la de servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo.

El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia.

Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, ya que, así lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma.

Siendo uno de los objetivos de la ley en comento, el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, en tal virtud, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

Lo anterior con la finalidad de proteger al público consumidor, evitando que pueda ser llevado a engaño, esto es, debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor.

Por lo tanto, aún y cuando se demuestre el consentimiento por parte del titular de un registro marcario, citado como anterioridad, dicho consentimiento es insuficiente para otorgar el mismo a otra persona diversa.

Lo anterior, todas vez que tales pretensiones contravienen lo dispuesto por el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, debiendo determinarse que no obstante se tenga el consentimiento del titular de un registro marcario debida y legalmente concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es dable que impere la negativa de otorgarse un registro marcario respecto a un signo que sea semejante en grado de confusión a otro cuyo otorgamiento sea previamente al solicitado, a efecto de evitar que subsistan registros de marcas que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, con la finalidad de proteger al público consumidor, evitando que pueda ser llevado a engaño.

Por lo que hace a lo señalado en el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial, donde se establece que los derechos de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada podrán gravarse o transmitirse, mediante inscripción de dicho gravamen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que pueda surtir efectos contra terceros, es de señalar que tal hipótesis no se actualiza en la especie, toda vez que no comprende el consentimiento otorgado por del titular de un registro marcario debida y legalmente concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por lo que hace a lo señalado por la actora en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual aplicando de manera análoga la excepción antes referida, ha permitido el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra ya registrada o solicitada previamente, cuando el titular de dicha marca autoriza al solicitante posterior el registro de una marca semejante en grado de confusión, es de señalar que lo anterior no resulta vinculante para obligar a la autoridad a otorgar el registro marcario de un signo distintivo que sea similar, toda vez que la autoridad debe llevar a cabo el estudio de las denominaciones propuestas de manera individual, atendiendo al caso concreto.

Ahora bien, resulta conveniente transcribir el fundamento legal en que la autoridad se sustenta para negar el registro marcario solicitado, a saber:

Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 90. No serán registrables como marca:

…

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

…”

De lo anterior en primer lugar es claro que existe impedimento expreso para registrar una marca semejante o idéntica en grado de confusión a otra marca registrada ya vigente o que esté en trámite, que se aplique a productos similares o a los mismos; por lo que cuando se advierta que dos marcas son semejantes en grado de confusión y que además se aplican a productos de la misma especie, es claro que no pueden coexistir en el mercado.

Ahora bien, a fin de realizar una adecuada interpretación de dicho numeral, resulta conveniente robustecer el criterio de mérito, con la siguiente jurisprudencia I.3o.A.581 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo: XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, página 207, misma que se invoca con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y que señala:

“MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado. ”

Tesis de I.4o.A.613 A, emitida por el Poder Judicial de la Federación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XXVII, Enero de 2008, página 2793, que a la letra dice:

MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

De lo anterior, para este órgano jurisdiccional es evidente que las marcas tienen como propósito que cualquier agente económico o productor o comerciante, pueda distinguir productos de otros de su misma clase, es decir, se debe considerar que la marcas deben permitir que del universo de clientes, un sujeto con atención media sea capaz de distinguir los productos amparados por dos marcas.

Por lo que, para que sea jurídicamente tutelable una marca se exige que sea capaz de identificar y hacer distinguibles los productos de la misma clase o especie, es decir,se exige que la marca tenga una eficacia distintiva, esto es, que no induzca al error al público consumidor; todo ello, con el propósito de proteger al público consumidor para evitar posibles errores sobre la naturaleza y origen de diversos productos que concurren en el mercado de bienes y servicios.

Por otra parte, debe quedar claro que el análisis para determinar la posible confusión de marcas debe realizarse en forma alternativa, instantánea y no comparativa, esto es, debe realizarse integrando en una percepción global todos los elementos tal y como lo hace el consumidor, que atiende a la impresión de conjunto y no analítico.

En el caso a estudio, la enjuiciante cuestiona que existe una indebida apreciación de la autoridad porque a su juicio los signos distintivos en cuestión no son semejantes en grado de confusión, ya que el signo distintivo ****** ********** ****** *******, tiene suficientes elementos distintivos respecto de la marca ****** ****** *******; señalando entonces que no se actualiza el supuesto de negativa de registro previsto en el transcrito artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto cabe señalar que del análisis integral respecto de la resolución impugnada y de la marca propuesta, desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual o ideológico, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte efectivamente se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

En tal virtud, para analizar la semejanza en grado de confusión de la marca ****** ****** *******, con la solicitud de registro marcario ****** ********** ****** *******, debe necesariamente realizarse el estudio de las mismas desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual o ideológico , partiendo del hecho de que ambos signos son nominativos.

Por lo que hace a la confusión fonética, la marca registrada tiene como elementos en su composición gramatical la denominación ****** *******; mientras que la marca propuesta a registro es ********** ****** *******, por lo que entonces se advierte que efectivamente existe similitud entre ambas marcas porque evidentemente la marca propuesta incluye la totalidad del elemento caracterizador de la marca registrada, que son justamente las palabras “****** ******* ”, lo que da lugar a la confusión entre el público consumidor de los productos amparados por ambas marcas.

En cuanto a la confusión gráfica, habiendo analizado alternativamente las marcas se advierte que existen semejanzas ortográficas contundentes para concluir que hay grado de confusión, impidiendo por ello que coexistan en el mercado, pues la marca solicitada en registro en su parte nominativa absorbe en su totalidad elemento dominante en el aviso comercial registrado, que en el presente caso lo constituye las palabras “****** *******”, no pasa desapercibido para esta juzgadora que en el signo propuesto a registro solamente se distingue la adición de la palabra ****, lo cual, no constituye un factor decisivo para determinar que no existe imitación marcaria, además de que es un elemento utilizado para conformar, más no individualizar su marca, lo que da lugar a la posibilidad de que al momento de su uso comercial, hagan pensar al público consumidor que se trata del mismo signo distintivo, esto es, no contienen una razón de distinción mutua, que evita sean confundidas entre el público consumidor.

De igual forma, analizadas la marca registrada y la propuesta a registro, desde el punto de vista conceptual, si bien es cierto que los signos en controversia no evocan las características d e los servicios a los que se encuentran relacionados, también lo es que al tener la marca propuesta incluido el elemento caracterizado de las marcas registradas, esto es, las palabras “****** *******”, genera al primer golpe de vista y oído similitud en grado de confusión fonética, pues resulta que en el caso precisamente el elemento común en las marcas en controversia, constituye la esencia las marcas registradas, pues es precisamente las palabras respecto de la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya concedió de manera exclusiva el uso exclusivo mediante titulo de registro marcario con anterioridad a la solicitud de la marca ******

********** ****** ******* .

En tal virtud, este órgano jurisdiccional advierte que al observarse alternativamente los signos distintivos en cuestión, al primer golpe de vista y oído no se advierte distinción susceptible de ser percibida por el público consumidor, en los aspectos fonéticos, gráfico, conceptual y ortográfico, lo que evidentemente hace imposible su coexistencia en el mercado.

Adicionalmente a lo anterior, la clase para la cual se registró la marca ****** ****** ******* es * internacional, a saber: toda clase de *********** ************* ******** **** ******** y la clase que se pretende para el signo ****** ********** ****** ******* de igual manera es * internacional, a saber: *********** ************** ******** **** ********* * ** ******* ************* **** ********* * ***** ********** **** *** ** ** **********; ************* ********* * **** ******** ***** * ******; *******; *********** ******* *********** *********** ******** **** ** ******** ************

Se trata de marcas que pretenden usarse en los mismos servicios y evidentemente al ser similares generaran confusión en el público consumidor destinatario de dichos productos, ello al tenor de lo dispuesto en el Arreglo de Niza, según el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2002.

Finalmente, por lo que hace a lo argumentado por la enjuiciante en el sentido de que en la resolución impugnada la autoridad omite analizar si la marca citada como anterioridad, se encuentra vigente, es decir, surtiendo efectos contra terceros, es de señalar que a fojas 1 y 2 de la resolución impugnada (folios 24 y 25 de autos) la autoridad en su Tercer Considerando, señaló que la marca citada como anterioridad ****** ****** *******, se encontraba vigente.

Ahora bien, el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que los actos y resoluciones de las autoridades administrativas gozarán de la presunción de legalidad, por lo que si el actor en juicio manifiesta que la marca citada como anterioridad no se encontraba vigente, le corresponde a el desvirtuar los motivos de la resolución controvertida y obtener a través del procedimiento administrativo procedente la declaratoria correspondiente.

Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reconoce la validez de la resolución impugnada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo ordenado por los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;

II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, al tenor de los motivos y fundamentos lógico jurídicos expuestos en esta sentencia;

III. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, al tercero, y por oficio a las autoridades.- Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos, quien da fe.-

JLRM

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la parte actora, su representante legal, el tercero interesado, así como los datos relativos a las marcas, clase y productos a los que se aplican, por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.