특허법원 2000. 8. 25. 선고 99허9373 판결
특 허 법 원
제 2 부
판 결
사건: 99허9373 보정각하(특)
원고: A
미국
대표자: B
소송대리인: 변리사 김창세, 최은화, 나영미
변호사 권영 모
소송복대리인: 변리사 신동인, 이현실
피고: 특허청장
소송수행자: 노재철, 민만호
변론종결: 2000. 6. 23.
주 문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
청 구 취 지
특허심판원이 1999. 10. 30. 99보4호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
이 유
1. 기초사실
갑 제 1 내지 5, 9호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제3호증의 각 기재와 변론의 전 취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.
가. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 1992. 11. 2. 명칭이 “5-아릴인돌 유도체 및 세로토닌 작용물질로서의 그의 용도”인 발명에 관하여 미국에서 특허출원하고(출원번호 07/970758), 위 특허출원을 근거로 우선권을 주장하여 1993. 10. 19. 특허협력조약에 의한 국제특허출원을 한 후(국제출원번호 PCT/US 93/09790), 1995. 5. 2. 특허청에 번역문을 제출하였으며(출원번호 95-701729), 1998. 6. 23. 특허청구의 범위를 다음 ‘나.'항과 같이 하여 분할출원을 하였다(출원번호 98-704854, 이하 ‘이 사건 출원발명'이라 한다., 이 사건 출원발명에 사용되는 화합물에 대하여는 별도로 분할 출원하여 1998. 9. 5. 특허등록이 되었다).
(2) 특허청은 1998. 8. 22. 특허청구범위 제1항 및 제2항은 의약으로서의 용도발명을 청구하고 있으나 발명의 상세한 설명에 의약발명의 성립성에 관한 요건인 약리효과를 입증할 수 있는 데이터 등의 자료가 기재되어 있지 않아 이 사건 출원발명은 그 출원시점에서 의약 용도발명으로서 완성된 발명이라 할 수 없으므로 이는 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명으로 볼 수 없어 특허받을 수 없으며, 또한 독성에 대한 자료도 기재되어 있지 않은 점은 의약 용도발명으로서 기재요건을 충족치 못한 것으로 인정되므로 이는 특허법 제42조 제3항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 거절이유를 통지하였다.
(3) 원고는 1998. 12. 22. 명세서를 ‘다’항과 같이 보정하는 보정서를 제출하였으나, 특허청은 위 보정서에 추가된 약리시험결과에 대한 기재는 이 사건 출원발명의 효과를 뒷받침하기 위하여 최초 출원된 명세서에 기재되어 있지 않았던 사항을 추가한 것으로 명세서의 요지를 변경한 것으로 판단되므로 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항의 규정에 의하여 그 보정을 인정할 수 없다는 이유로 1998. 12. 28. 보정각하결정을 하였다.
(4) 이에 원고가 1999. 2. 5. 위 보정각하결정에 대하여 불복심판을 청구하자 특허심판원은 위 심판청구사건을 99보4호로 심리하여 1999. 10. 30. 다음 ‘라.'항과 같은 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.
나. 이 사건 출원발명의 특허청구의 범위
제1항 : 고혈압, 우울증, 불안증, 식이 질환, 비만증, 약물 중독증, 다발성 두통, 편두통, 동통, 만성 발작성 편두통 및 혈관 질환과 관련된 두통으로부터 선택된 질환을 치료하는데 효과적인 양의 하기 화학식 Ⅰ의 화합물 및 약학적으로 허용가능한 담체를 포함하는 상기 질환 치료용 약학 조성물(치환기의 기재는 생략).
(화학식 I)
제2항 : 세로토닌성 신경 전달 결핍에 기인한 질환을 치료하는 데 효과적인 양의 하기 화학식 I의 화합물 및 약학적으로 허용가능한 담체를 포함하는 상기 질환 치료용 약학 조성물(화학식 I은 위와 동일).
다. 보정내용
이 사건 출원발명의 실시례에 기재된 화학식Ⅰ의 20개 화합물에 대한 IC50(The inhibitory concentration of drug that causes 50% of the maxium inhibition) 값 즉, 화학식Ⅰ의 물질의 세로토닌(5-HT1A 및 5-HT1D) 수용체에 대한 작용 활성을 측정한 값을 명세서(갑 제3호증)에 추가하고(제30면), 독성테이터를 추가하였다(제 98면 이하).
라. 심결이유의 요지
(1) 의약에 관한 용도발명은 특정물질이나 조성물의 약리효과를 확인하고 이를 기초로 하여 의약발명이 성립되는 것인바, 약리효과는 출원당시 명세서(이하 ‘최초 명세서’라 한다)에 구체적으로 확인할 수 있도록 기재되어 있어야 하며, 또한 분자구조가 유사한 화합물 사이에서도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가 많으므로 의약에 관한 용도발명에서는 약리적 효과를 단순히 추정하는 것은 허용할 수 없고 반드시 구체적 시험 데이터나 또는 이를 대신할 수 있는 구체적 내용으로 기재하여야 할 것이다.
(2) 이 사건 출원발명은 화학식 I 과 약학적으로 허용 가능한 담체로 된 의약조성물(이하 “이 사건 출원발명 화합물” 이라 한다)을 고혈압, 우울증, 불안증, 식이 질환, 비만증, 약물 중독증, 다발성 두통, 편두통, 동통, 만성 발작성 편두통 및 혈관 질환과 관련된 두통 또는 세로토닌성 신경전달 결여에 기인한 질환을 치료하는데 사용하는 의약발명에 관한 것임을 알 수 있다. 이 사건 출원발명은 이 사건 출원발명 화합물이 세로토닌 작용활성 등이 있음으로써 상기 질환에 대한 치료효과가 나타난다는 것이므로 이 사건 출원발명 화합물이 세로토닌 작용활성 등 위 질환에 관련된 약리효과를 나타내는 것이 최초 명세서에서 구체적으로 확인되어야 할 것이다. 그러나 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 이 사건 출원발명 화합물이 세로토닌성 신경전달 결여에 기인한 질환에 유용하거나 또는 세로토닌(5-HT1) 작용물질로서 활성효과가 있음을 확인할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 없다. 그런데 이 사건 출원 보정명세서 제30면에 추가된 표의 내용은 이 사건 출원발명 화합물 중 실시례에서 합성된 20개의 화합물의 세로토닌(5-HT1) 수용체에 대한 약리활성 시험결과인 결합친화도 값(IC50)을 구체적 수치로 기재한 것으로 이 사건 출원 발명은 추가된 보정 내용에 의해서 비로소 이 사건 출원발명 화합물의 약리효과가 구체적으로 확인된 것이라 하겠다.
(3) 따라서 이러한 보정은 용도발명으로서 의약발명의 구성의 본질을 변경시키는 것이라 하겠으므로 최초 명세서에 기재된 발명의 요지를 변경한 것이라 판단된다.
2. 당사자의 주장
가. 원고의 심결취소사유의 요지
(1) 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 이 사건 출원발명의 목적과, 화합물의 화학구조, 제조방법 등 발명의 구성이 기재되어 있고, 이 사건 출원발명 화합물이 세로토닌 작용 활성을 나타내어 우울증, 불안증, 식이질환, 비만증, 편두통, 고혈압 등 세로토닌성 신경전달 결핍으로 인한 질환의 치료에 유용하다는 이 사건 출원발명의 약리효과가 기재되어 있을 뿐만 아니라, 위 화합물의 세로토닌 작용물질로서의 활성을 측정할 수 있는 공지의 방법을 개시하고 있으며, 이 밖에도 제제화 및 투여방법, 투여량 등 의약발명으로서의 이 사건 출원발명을 실시하기 위한 모든 사항들이 기재되어 있으므로 당업자가 위 최초 명세서에 기재된 내용에 의하여 이 사건 출원발명 화합물이 나타내는 세로토닌 작용물질로서의 활성 즉 약리효과를 쉽게 확인할 수 있고, 그에 따라 의약 용도발명으로서의 이 사건 출원발명을 용이하게 실시할 수 있다.
또한 명세서 기재요건에 대하여 규정하고 있는 특허법 제42조 제3항도 명세서는 당업자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 한다고 규정하고 있을 뿐 특허법 어디에도 약리효과의 입증을 위해 구체적인 활성 실험데이터가 기재되어 있어야 한다고 규정하고 있지는 않다.
따라서 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 약리효과를 확인할 수 있는 실험데이터가 다소 부족한 것일 뿐 당업자가 이 사건 출원발명이 고혈압, 두통 등에 효과가 있음을 이해하고 이 사건 출원발명을 용이하게 실시하는데 필요한 사항이 모두 기재되어 있다고 보아야 할 것이므로 기재불비가 있거나 미완성발명이라 할 수 없다.
(2) 최초 명세서에 개시된 이 사건 출원발명의 요지는 이 사건 출원발명의 약학조성물이 세로토닌 작용물질로서 작용하여 우울증 등 세로토닌성 신경전달 결핍에 기인한 질환의 치료에 효과적이라는 사실인바, 보정에 의하여 추가된 실험데이터는 비록 최초 명세서에 개시된 내용으로부터 직접적으로 예견해 낼 수 없는 것이라고 하더라도 당업자가 최초 명세서에 그 화학구조식이 개시된 실시례 화합물을 대상으로 하여 그 명세서에 개시된 공지의 실험방법에 따라 용이하게 실험을 수행하여 재현가능성 있게 도출해 낼 수 있는 것이다.
따라서 이 사건 출원발명의 약리효과는 출원 당시부터 이미 달성되었던 것으로서 보정에 의하여 최초의 명세서의 내용으로부터 벗어남이 없이 그 기재된 효과를 보충적으로 확인한 것에 불과하고 발명의 동일성에는 어떠한 변화를 가져오는 것이 아니므로 요지변경에 해당되지 않는다.
나. 피고 주장의 요지
(1) 화학물질의 발명은 발명의 본질이 물질에 있기 때문에 그 물질의 용도와 관련하여 그 물질이 어디에 이용될 수 있다는 정도 즉, 그 물질의 유용성만을 명세서에 기재하면 충분하지만, 이 사건 출원발명과 같이 질병의 치료를 목적으로 하는 의약의 용도발명의 경우에는 질병을 치료하는데 사용한다는 사항이 발명의 본질이므로 명세서에는 의약적 용도의 기재 외에 그 물질을 사용하여 질병을 치료할 수 있음을 밝혀낸 약리효과에 관한 기술적 사항 즉 실제 시험에 의하여 밝혀진 의학적 효과를 뒷받침하는 객관적이며 구체적인 시험내용을 기재하여야 할 것이다. 따라서 이 사건 출원발명의 명세서에는 의학적 용도와 관련하여 세로토닌 작용 결핍과 관련된 질병의 치료효과를 객관적으로 뒷받침할 수 있는 시험내용이 기재되거나 적어도 이 사건 출원발명 화합물의 세로토닌 작용활성과 관련된 작용기전을 확인할 수 있도록 구체적인 실험결과가 명세서에 반드시 기재되어 있어야 한다. 그러나 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 단순히 고혈압, 우울증, 불안, 식욕항진증, 비만증, 편두통 등 이 사건 출원발명에 의하여 치료 가능한 질병들이 나열되어 있을 뿐 치료효과를 객관적으로 뒷받침할 수 있는 시험내용이나 이 사건 출원발명 화합물의 세로토닌 작용 활성과 관련된 작용기전을 확인할 수 있는 어떠한 실험결과도 기재되어 있지 않기 때문에 최초 명세서에는 발명의 핵심적 필수적 기재 사항이 누락되어 있는 것이다.
(2) 이 사건 출원발명은 보정에 의하여 IC50 값을 추가하고 있는데, IC50 값이란 방사성 표지 반응물질과 세포의 수용체와의 결합을 50%로 억제시킬 때의 시험 물질의 농도로서, IC50 값을 측정하는 것은 수용체에 대한 시험 물질의 결합 친화력이 어느 정도인지를 알아내기 위해서 실제적으로 시험하는 것이며, 측정된 IC50 값은 시험 물질의 활성정도나 작용기전을 확인할 수 있는 객관적이고 구체적인 실험데이터이므로 IC50 값을 추가하는 보정은 최초 출원명세서의 기재 범위를 벗어난 의약에 관한 용도를 뒷받침하는 새로운 기술적 사항을 추가하는 것에 해당되어 의약의 용도발명의 구성을 본질적으로 변경시키는 것으로서 요지변경에 해당된다.
(3) 만일 의약에 관한 용도발명에 있어서 발명의 핵심적 필수 기재 사항인 약리효과를 추가하는 보정을 허용한다면 이는 사실상 출원일을 소급해주는 결과가 되는 것으로서 선출원주의를 채택하고 있는 우리 특허제도에 반하는 것이다.
3. 판단
가. 의약의 용도발명에 있어서 명세서에 약리효과의 기재 정도
특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 당업자가 당해 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항은 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있다. 이와 같이 규정한 이유는, 특허권은 특허발명의 공개에 대한 대가로서 독점권을 부여받는 것이므로 발명의 상세한 설명에는 당해 발명이 해결하고자 하는 과제, 과제를 해결하기 위하여 채택한 수단 내지 기술적 구성 및 당해 발명이 달성한 특유한 효과를 구체적으로 기재하도록 함으로써 당업자가 당해 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐만 아니라, 발명의 내용을 명확히 함으로써 그 특허요건의 심사를 용이하게 하는 한편 그 기술적 범위를 명백히 하기 위한 것이라 할 것이다.
그런데 일반적인 화학물질 발명의 경우 발명의 특징이 물질자체에 있기 때문에 발명의 상세한 설명에 그 물질에 대한 용도 등을 기재하여야 한다 하더라도 그 물질이 어떤 산업분야에 이용될 수 있다는 정도 즉, 유용성의 기재로 충분하다 할 것이다. 그러나, 의약에 관한 용도발명의 경우에는 의약으로 쓰이는 물질 자체에 대한 발명이 아니라 특정 물질이 가지고 있는 의약으로서의 용도 즉 특정 질병에 대한 치료, 예방 등의 효과가 있다는 것을 발견한 점에 발명의 특징이 있고 이것이 발명의 필수 구성요소가 된다 할 것이며, 한편 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가 많기 때문에 일반적으로 물질명, 화학구조만으로 그 효과를 예측한다는 것은 곤란하고, 또한 의약은 그 구조와 기능이 복잡한 인체에 대하여 사용되기 때문에 명세서에 유효량, 투여방법, 제제화를 위한 사항이 어느 정도 기재되어 있는 경우에도 그것만으로는 당업자가 그 의약이 실제로 그와 같은 용도에 있어서 작용효과가 있는지 알 수 없다 할 것이다. 따라서 의약의 용도발명에 관한 특허출원의 명세서에는 당업자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특정 물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 인식하고 재현할 수 있도록 특정 물질의 약리효과를 객관적, 구체적으로 기재해야 할 것인바, 특정 물질이 그러한 약리효과를 나타내는 약리기전이 그 발명 출원전에 이미 명확히 밝혀진 경우에는 그러한 약리효과를 단순히 기재하면 족하다고 할 것이나, 그 약리기전이 밝혀지지 아니한 경우에는 특정 물질이 그러한 약리효과가 있다는 것을 확인할 수 있는 구체적인 실험에 의한 실험결과를 정량적(定量的)으로 기재하거나 적어도 그것에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재를 하여야 할 것이다.
따라서 의약에 관한 용도발명의 명세서에 위와 같은 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항, 제4항 소정의 기재 요건을 충족하지 못하였다 할 것이고, 나아가 발명이 기술적으로 완성되었는지 여부는 명세서의 기재에 의하여 판단되어지는 것이므로 명세서에 위와 같은 기재가 없는 경우에는 발명이 완성되었다고 볼 수도 없다 할 것이다.
나. 이 사건 출원발명의 최초 명세서에 약리효과가 충분히 기재되어 있는지 여부
(1) 이 사건 출원발명은 고혈압, 우울증, 불안증, 식이 질환, 비만증, 약물 중독증, 다발성 두통, 편두통, 동통, 만성 발작성 편두통 및 혈관 질환과 관련된 두통 또는 세로토닌성 신경전달 결여에 기인한 질환을 치료하는데 사용하는 약학조성물에 관한 발명인바, 이 사건 출원발명 화합물은 신규의 물질이지만, 이에 관하여는 이미 물질특허로서 특허등록이 되었음은 앞에서 본 바와 같으므로 이 사건 출원발명은 의약에 관한 용도발명에 해당된다 할 것이다. 그런데 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 이 사건 출원발명의 물질과 동일한 계통의 물질인 인돌유도체가 고혈압, 레이몬드 질병 및 편두통의 치유에 유용하다고 기재되어 있으나, 화학물질은 그 특성상 구조식이 유사해도 화학적 성질이 현저히 다른 경우가 있기 때문에, 최초 명세서에 위와 같은 치료 효과가 있는 인돌유도체의 예가 기재되어 있다고 해서 종류가 다른 인돌유도체인 이 사건 출원발명 화합물의 약리기전이 밝혀졌다고 단정할 수 없고 달리 이 사건 출원발명 화합물의 약리기전이 이미 밝혀졌다고 볼 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 출원발명의 명세서에는 위 화합물이 이 사건 특허청구범위 제1항 및 제2항에 기재된 바와 같은 약리효과가 있다는 것을 확인할 수 있는 구체적 실험에 의한 실험결과를 정량적(定量的)으로 기재하거나 적어도 그것에 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 있어야 할 것이다.
(2) 이 사건 출원발명의 최초 명세서(갑 제1호증)에 기재된 내용 중 약리효과와 관련된 부분을 본다.
명세서 제1면에는 “미합중국 특허 제4,839,377호, 제4,855,314호 및 유럽 특허 출원공보 제313,397호는 5-치환된 3-아미노알킬인돌을 언급한다. 이 화합물들은 편두통 치유에 유용한 것으로 명시되어 있다. 영국 특허 출원 제40,279호는 3-아미노알킬-1H-인돌-5-티오아미드 및 카복스아미드를 언급한다. 위 화합물은 고혈압, 레이몬드 질병 및 편두통 치유에 유용한 것으로 명시되어 있다.” 등의 배경기술이 기재되어 있으며, 제11, 12면에는 “본 발명은 고혈압, 우울증, 불안증, 식이 질환, 비만증, 약물 중독증, 다발성 두통, 편두통, 동통, 만성 발작성 편두통 및 혈관질환과 관련된 두통 등 세로토닌성 신경 전달결여에 기인한 질환을 치료하는데 유효한 약학적 조성물과 치료방법에 관한 것이다.”라는 요지의 기재가 있고, 제28면에는 “화학식 I 의 화합물 및 약학적으로 허용가능한 그의 염은 정신치료학에서 사용되고, 유용한 세로토닌(5-HT1) 작용물질 및 벤조디아제핀 작용물질과 길항물질로서, 우울증, 불안증, 식이질환, 비만증, 약물중독증, 다발성 두통, 편두통, 만성 발작성 편두통 및 혈관질환과 관련된 두통, 동통 및 세로토닌성 신경전이 결핍으로부터 유발되는 기타 질병을 치유하는데 사용될 수 있다. 상기 화합물은 또는 주로 고혈압 치료제 및 혈관 확장제로 작용하도록 사용될 수 있다.”는 기재가 있다. 그러나 이들은 단순히 이 사건 출원발명 화합물의 유용성 즉, 새로토닌 작용물질 등으로서 치료할 수 있는 질병의 종류만을 단순히 나열한 것에 불과한 것일 뿐 앞에서 본 정도의 구체적인 약리효과에 대한 기재가 있는 것으로 볼 수 없다.
명세서 제28면과 제29면에는 “본 발명의 활성 화합물은 항-편두통 조절제로서 개의 분리된 복재정맥의 수축시 수마트립탄을 모방하는 정도를 검사함으로서 평가된다[P.P.A. Humphrey et al., Br. J. pharmacol., 94, 1128(1988)]. 상기 효능은 세로토닌 길항물질로서 알려진 메티오데핀에 의해 차단될 수 있다. 수마트립탄은 편두통의 치유에 유용한 것으로 알려져 있고 마취된 개의 경동맥 혈관 저항을 선택적으로 증가시키는 것으로 알려져 있다. 문헌[W. Fenwick et al., Br. J. Pharmacol., 96, 83 (1989)]에서 그 효능의 근거를 제시하였다. 본 발명의 활성 화합물은 또한 문헌[Markowitz. et al., J. Neurosci., 7(12) 4129-4136 (1987)]에서 설명된 바와 같이 일방의 전기적인 3중의 신경절 자극 후의 기니아 피그의 경막에서의 플라스마 단백질 분출반응에 의하여 평가될 수 있다. 각 잠재력과 효능 둘 모두의 면에서 이들이 수마트립탄을 모방하는 정도는 하기 분석에서 결정된다. 세로토닌 5-HT1 작용물질 활성은 수용체원으로서 쥐의 피질을 사용하고 방사성 리간드로서 [3H]-8-OH-DPAT를 사용하는 5-HT1A 수용체에 대해 설명된 바와 같은 수용체 결합분석법[D. Hoyer et al., Eur. J. Pharm., Vol. 118, 13(1985)] 및 수용체원으로서 소의 꼬리를 사용하고 방사성 리간드로서 [3H]세로토닌을 사용하는 5-HT1D 수용체에 대해 설명된 바와 같이 수용체 결합분석법[R. E. Heuring and S. J. Peroutka, J. Neuroscience, Vol. 7, 894(1987)]을 이용하여 생체외 측정된다. 벤조디아제핀 수용체에 대한 친화력은 수용체원으로서 기니아 피그의 소뇌를 사용하고, 방사성리간드로서 [3H]플루니트라제팜을 사용한 수용체 결합 분석법을 이용하여 생체외 측정된다.”라는 기재가 있다. 그러나 이는 단지 IC50 값과 같은 이 사건 출원발명의 화합물의 약리효과를 측정하는 방법을 간접적으로 기재하고 있는 것으로서, 이것만으로는 위와 같은 약리효과에 대한 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다.
따라서 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 당업자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 출원발명 화합물에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 인식하고 재현할 수 있도록 약리효과가 객관적, 구체적으로 기재되었다고 볼 수 없으므로 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항, 제4항 소정의 기재불비 내지 미완성발명에 해당한다 할 것이다.
다. 이 사건 명세서의 보정이 요지변경에 해당하는지 여부
(1) 판단 기준
구 특허법 제47조 제1항은 “특허출원인은 특원출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 ....... 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다” 고 규정하고 있는바, 여기에서 말하는 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며, 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가 변경되는 등 그 내용의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며, 따라서 그 정도에 이르지 아니하는 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 한다(대법원 1994. 9. 27. 선고 93후800 판결 등 참조).
또한 구 특허법 제48조는 “출원공고결정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.”고 규정하고 있는바, 여기에서 말하는 ｢명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위｣라 함은 직접적인 표현에 의하여 기재된 사항만이 아니라 그것에 기재된 기술내용을 출원시에 당업자가 객관적으로 판단하여 기재되었다고 인정되는 사항, 즉 자명한 사항도 포함된다 할 것이다.
(2) 앞에서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 이 사건 출원발명의 필수 구성요소인 화합물의 약리효과가 구체적으로 기재되어 있지 아니하였는데, 이 사건 명세서의 보정에 의하여 이 사건 출원발명의 실시례에 나타난 20개 화합물에 대하여 IC50 값 즉, 화학식Ⅰ의 물질의 세로토닌((5-HT1A 및 5-HT1D) 수용체에 대한 작용 활성을 측정한 값을 추가하였는바, 이는 이 사건 출원발명의 약리효과를 확인할 수 있는 정량적(定量的)인 수치로 표시된 구체적 실험결과를 의미한다 할 것이다.
따라서 최초 명세서의 약리효과의 기재는 구체적 실험결과에 의하지 아니한 막연한 것인데 비하여 이 사건 보정된 명세서에는 실제의 실험결과를 정량적(定量的)인 수치로 표현한 것으로서, 최초 명세서에 이 사건 출원발명 화합물의 약리효과를 확인할 수 있는 공지의 실험방법이 기재되어 있고 이 사건 출원발명의 화합물과 유사한 물질이 이 사건 출원발명과 동일한 효과를 갖고 있다는 점이 기재되어 있다 하더라도 화학물질의 경우에는 실험결과를 예측하는 것이 곤란하여 실험을 해보기 전에는 그 결과를 알 수 없는 것이므로 위와 같은 실험결과가 최초 명세서의 기재에 의하여 자명한 사항에 해당된다고 할 수도 없으므로, 위와 같은 보정에 의하여 비로소 이 사건 출원발명의 약리효과가 구체적으로 확인된 것이라 할 것이다. 따라서 위와 같은 보정은 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나 의약에 관한 용도를 객관적으로 뒷받침하는 기술적 사항을 추가한 것으로 결과적으로 미완성 발명을 완성시킨 것이므로 발명의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져왔다고 할 것이다.
라. 소 결론
따라서 이 사건 보정은 명세서의 요지를 변경한 것이므로 구 특허법 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하되어야 할 것인바, 이와 같은 결론을 내린 이 사건 심결은 적법하다 할 것이다.
4. 결론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
2000. 8. 25.
재판장 판사 전효숙
판사 성기문
판사 이명규