SENTENCIA
ES: APV:2019:5955
ANTECEDENTES DE HECHO:
En primera instancia, Giorgio Armani Spa (en adelante, Armani)
presenta una demanda solicitando la nulidad de los diseños industriales
españoles D0525094, nº4 y nº7, titularidad del demandado, en base al art. 6.1.b
LM. La actora aprecia un posible riesgo de asociación y confusión entre los
citados diseños y sus tres marcas comunitarias prioritarias: la 504308, la
505594 registrada para las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y la 13174073. Las tres
están registradas para las clases 3, 9, 14, 18 y 25, mientras que la última
está registrada adicionalmente para las clases 28, 35 y 41. Por ello, insta a
la nulidad de los diseños industriales al amparo de los artículos 6, 7 y 13.f
LPJDI.
El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia estima la demanda y
declara la nulidad de los dos diseños del demandado.
El demandado apela la sentencia, bajo los argumentos: 1) de error
en la valoración de la prueba en cuanto al riesgo de confusión y asociación y
2) de que sus diseños no evocan la figura del águila (marca de la actora)
esencial y distintiva del signo. La mercantil demandante rechaza de plano los
argumentos del recurso.
RESUMEN:
La AP comienza su FJ3 aclarando que, aunque la sentencia de
primera instancia puede resultar confusa, de la misma se desprende que el
Juzgado de lo Mercantil estima la existencia de la causa de nulidad invocada
con arreglo al art. 13.f) LPIJD. La AP no entra en más detalle sobre esta
cuestión al no haber i incluido la incongruencia de la sentencia entre los
motivos de la apelación.
La AP reproduce los signos enfrentados a fin de analizar si existe
o no un riesgo de confusión entre ellos pese a que, “de modo evidente, no son
idénticos”. (FJ5). Usando como base diferente jurisprudencia del TJUE para
determinar qué circunstancias han de ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar
el riesgo de confusión entre los signos en liza, la AP recuerda que dicho
análisis se debe realizar desde el punto de vista del consumidor medio, por lo
que “así las cosas poco o nulo interés tiene la pericial practicada y las
conclusiones que el perito pudiera emitir tanto en su dictamen escrito (doc.
21) como en su deposición en juicio en relación con el riesgo de confusión
entre signos. Su condición de experto (así se presenta y se reconoce por la
demandante) le priva de cualquier idoneidad al respecto. Es de ver cómo,
acertadamente, el magistrado de instancia en nada valora tal informe” (FJ6).
En cuanto a la notoriedad de las marcas alegadas por Armani, la AP
entiende que, aunque no haya una declaración expresa al respecto en primera
instancia, “sin duda ha tenido peso tal conocimiento público en la apreciación
del riesgo de confusión hecha por el magistrado (FJ6).
La AP realiza dos comparaciones de los signos en liza: 1) Entre la
marca comunitaria 504308 y el diseño nacional 525094-4. La AP concluye que
“desde la perspectiva del consumidor medio informado, por muy grande que sea el
recuerdo de la marca del actor, no percibiría el diseño como próximo a ella o
vinculado de alguna manera, ni por su elaboración ni por la figura que puede
llegar a evocar. Jamás podría considerar que se trata de un ave (…) no se
aprecia tal riesgo de confusión ni de asociación” (FJ6). 2) Entre la marca
comunitaria 504308 y el diseño nacional 525094-7. En este caso, el juzgador entiende
que sí que existe una impresión general similar y por lo tanto se estima el
riesgo de asociación al apreciar que el consumidor percibirá el diseño como un
ave con las alas extendidas y porque “el empleo del lineado horizontal negro
sobre fondo claro hace mucho más evocador el diseño de la marca de la actora.
Si a ello unimos que se incluyen las letras AE la proximidad se acrecienta. Es
cierto que no son las mismas que contiene esa concreta marca de la actora (GA)
(…) pero es que no hay que perder de vista las otras dos marcas de la actora
que aportan al pleito (…) se advierte así que el demandado ha empleado parte de
los elementos configuradores de la marca y, conociendo la vinculación con la
denominación Emporio Armani y sus siglas EA, ha introducido en su diseño las
letras alteradas en el orden. El resultado buscado y conseguido (…) es que el
diseño se percibirá como signo distintivo (…) con un claro riesgo, al menos, de
asociación” (FJ6).
Tras este análisis, la AP estima parcialmente el recurso y revoca
la sentencia de primera instancia en cuanto a la declaración de nulidad del
diseño 525094-4.
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante por contener un fallo detallado
y argumentado jurisprudencialmente sobre una materia habitual en materia de
vulneración de los derechos de propiedad industrial: el registro de un diseño
industrial que puede evocar una marca anterior registrada. También es
interesante la conclusión a la que llega la AP en relación al informe pericial
presentado en primera instancia, informe al que el juzgador resta valor al
entender que, si el riesgo de confusión se tiene que valorar desde el punto de
vista de un consumidor medio, un perito no responde a estas características.