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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 1164-2014/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 481564-2012/DSD

 

SOLICITANTE: POINT AMERICAS, INC.

 

OPOSITORA: DC COMICS

 

Oposición andina – Principio de especialidad – Riesgo de confusión ente signos que distinguen productos de las clases 5 y 16, 25, 28 y 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Aplicación del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 – Mala fe: Acreditada

 

Lima, veintinueve de mayo de dos mil catorce.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 31 de enero de 2012, Point Americas, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto KRYPTONITE, para distinguir insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano), herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 8 de mayo de 2012, DC Comics (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

(i) Es titular de las siguientes marcas registradas:

 

►En Perú:

 

Marca	Certificado	Clase
KRIPTONITA	N° 122026	16
KRIPTONITA	N° 122274	25
KRIPTONITA	N° 122027	28
KRIPTONITA	N° 122028	30

 

► En Colombia:

 

Marca	Certificado	Clase
KRIPTONITA	N° 345302	16
KRIPTONITA	N° 345300	25
KRIPTONITA	N° 345301	28
KRIPTONITA	N° 345304	30

 

► En Ecuador:

 

Marca	Certificado	Clase
KRIPTONITA	N° 2361	16
KRIPTONITA	N° 2362	25
KRIPTONITA	N° 2363	28

 

(ii) Su empresa ostenta el registro de su marca en diferentes países del mundo y además goza de un reconocimiento extenso debido a sus series de comics animados, entre los cuales se encuentra SUPERMAN, también conocido como “El último hijo de Krypton”, personaje ficticio a manera de superhéroe reconocido a nivel mundial como un ícono norteamericano, cuyos orígenes se remontan al planeta KRYPTON (de donde viene el término KRYPTONITA) y que trae consigo toda una gama de personajes y elementos de fantasía, cono su traje, el “Superperro Krypto”, la ciudad de “Smallville”, el “Diario Planeta” y donde es posible identificar de forma resaltante a la KRYPTONITA, por ser el único elemento que puede matar al personaje.

 

(iii) Los elementos antes mencionados poseen reconocimiento a nivel mundial por seguidores y no seguidores de los comics, ya que toda la parafernalia que gira en torno a este personaje se encuentra distribuida en películas, series animadas, cuentos impresos, muñecos, juegos de video, etc., no pudiendo deberse a la casualidad que la empresa solicitante haya presentado una solicitud de registro que contenga la misma denominación, no pudiendo haber sido su elección aleatoria al existir una marca registrada conformada justamente por la denominación KRYPTONITE (cuya traducción al español es KRYPTONITA), aplicada a productos a los que hay que reforzar la idea de “indestructibilidad” y van directamente vinculados con aquella denominación.

 

(iv) En atención a lo anterior, resulta notoria la mala fe del solicitante al pretender registrar un signo idéntico al de su empresa, siendo éste de fantasía y creada por los propios autores de la saga del personaje SUPERMAN, que es de alto reconocimiento en el mundo entero. Invocó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

(v) En el Expediente N° 174734-2003, se declaró fundada su oposición al registro de la marca KRIPTONITA, solicitada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, determinándose que el solicitante estaba actuando de mala fe. Al respecto, ofreció como medios de prueba los presentados en dicho expediente, cuyas copias adjuntó con fecha 13 de junio de 2012.

 

(vi) Su empresa es titular además del derecho de autor derivado de la obra SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE, siendo que el término KRYPTONITE (KRIPTONITA) es un término de fantasía creado para formar parte del mundo del personaje ficticio SUPERMAN.

 

(vii) El signo solicitado KRYPTONITE y sus marcas registradas KRIPTONITA resultan confundibles al ser casi idénticos.

 

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

 

Mediante proveído de fecha 17 de mayo de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros aspectos, precisó que la oposición andina formulada se basa en:

 

(i) Las siguientes marcas, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el Certificado N° 122026:

 

Marca	País	Certificado	Clase
KRIPTONITA	Colombia	N° 345302	16
KRIPTONITA	Ecuador	N° 2361-05	16

 

(ii) Las siguientes marcas, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el Certificado N° 122274:

 

Marca	País	Certificado	Clase
KRIPTONITA	Colombia	N° 345300	25
KRIPTONITA	Ecuador	N° 2362-05	25

 

(iii) Las siguientes marcas, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el Certificado N° 122027:

 

Marca	País	Certificado	Clase
KRIPTONITA	Colombia	N° 345301	28
KRIPTONITA	Ecuador	N° 2363-05	28

 

(iv) La siguiente marca, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el Certificado N° 122028:

 

Marca	País	Certificado	Clase
KRIPTONITA	Colombia	N° 345304	30

 

Asimismo, se dejó constancia de que sólo se habían adjuntado copias de las impresiones obtenidas en las páginas web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

 

Con fecha 7 de junio de 2012, Point Americas, Inc. absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que los signos en conflicto distinguen productos diferentes y no se trata de productos que estén estrechamente vinculados entre sí, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin crear ningún tipo de confusión.

 

Con fecha 14 de junio de 2012, DC Comics adjuntó copias de los certificados de registro de las marcas KRIPTONITA registradas en Colombia (clases 16, 25, 28 y 30) y Ecuador (clases 16, 25, 28 y 30).

 

Mediante Memorándum N° 474-2013/DSD-Mco de fecha 28 de enero de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a la Dirección de Derecho de Autor que se emita un informe en el cual se detalle si la obra titulada SUPERMAN: KRISIS OS THE KRIMSOM KRYPTONITE (entiéndase: SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE) goza de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor y, de ser el caso, si ésta se encuentra registrada en el Perú a favor de DC Comics o de otra persona. Del mismo modo, solicitó que se informe si, de ser el caso, la denominación KRYPTONITE afecta los derechos de autor que pudieran existir a favor de DC Comics.

 

Mediante Informe N° 012-2013/DDA de fecha 31 de enero de 2013, la Dirección de Derecho de Autor señaló lo siguiente:

 

(i) La obra SUPERMAN: KRISIS OS THE KRIMSOM KRYPTONITE (entiéndase: SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE) cuenta con características de originalidad que permiten su protección en el campo del Derecho de Autor, siendo además que dicha protección también abarca al título.

 

(ii) En el campo del Derecho de Autor el registro no es constitutivo de derecho sino meramente declarativo, por lo que la Dirección no cuenta con información exacta sobre si la obra mencionada se encuentra registrada a favor de DC Comics. No obstante, el personaje SUPERMAN que aparece en la obra es de titularidad de dicha empresa, tal como se desprende de la página web de la referida empresa en la que se verifica la © de copyright a favor de ésta.

 

(iii) Finalmente, la denominación KRYPTONITE carece de elementos creativos al ser una derivación de la palabra “Krypton” y, en tal sentido, cabe inferir que no afectaría el Derecho de Autor de DC Comics.

 

Mediante Resolución N° 381-2013/CSD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada pero denegó de oficio el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo siguiente:

 

a) Respecto de la oposición formulada por DC Comics:

 

(i) Con relación al reconocimiento extenso de las marcas registradas a favor de DC Comics:

 

- Si bien la opositora argumenta que las marcas registradas a su favor cuentan con reconocimiento extenso, la calidad de notoriamente conocidas de dichas marcas no ha sido invocada, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

 

(ii) Con relación a la oposición basada en las marcas registradas en Colombia y Ecuador:

 

- La opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a su marca KRIPTONITA, registrada en Colombia (clases 16, 25, 28 y 30) y Ecuador (clases 16, 25 y 28), así como en sus marcas KRIPTONITA registradas en Perú (clases 16, 25, 28 y 30).

 

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado KRYPTONITE en la clase 5 y los productos de las clases 16, 25 y 28 que distinguen las marcas KRIPTONITA registradas en Perú, Colombia y Ecuador no se encuentran vinculados.

 

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado KRYPTONITE en la clase 5 y los productos de la clase 30 que distinguen las marcas KRIPTONITA registradas en Perú y Colombia no se encuentran vinculados.

 

- El signo solicitado KRYPTONITE y las marcas KRIPTONITA registradas en Perú, Colombia y Ecuador son semejantes al compartir las letras K, R, P, T, O, N, I y T ubicadas en la misma posición, diferenciándose únicamente en las letras Y (en el signo solicitado) e I (en las marcas registradas) presentes en la primera sílaba, así como en las letras finales E (en el signo solicitado) y A (en las marcas registradas), siendo que las letras Y e I se pronuncian de manera idéntica, lo que determina un impacto visual y sonoro de conjunto semejante.

 

- Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto son semejantes, dado que distinguen productos distintos y no vinculados, el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

 

(iii) Con relación a la aplicación del supuesto previsto en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486:

 

- Mediante Informe N° 012-2013/DDA de fecha 31 de enero de 2013, la Dirección de Derecho de Autor concluyó que tanto la obra artística como el título SUPERMAN: KRISIS OS THE KRIMSOM KRYPTONITE (entiéndase: SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE) gozan de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor; que no existe registro alguno ante el registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos respecto de la obra previamente señalada pero que, no obstante, el personaje SUPERMAN es de titularidad de DC Comics, mientras que la denominación KRYPTONITE no afecta el derecho de autor de persona natural o jurídica alguna.

 

- En consecuencia, no resulta aplicable la prohibición establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, por lo que corresponde desestimar en este extremo la oposición formulada.

 

(iv) Con relación a la invocada mala fe y la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486:

 

- Las copias de certificados de registro de la marca KRIPTONITA sólo muestran el interés de la opositora en proteger sus marcas y la copia del Certificado de Derecho de Autor de la obra SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE revela que la opositora goza de un Derecho de Autor protegido en los Estados Unidos de América, sin embargo, ello no constituye prueba suficiente para concluir que el presente registro haya sido solicitado mediando mala fe ni que la solicitante hubiera tenido la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

 

- Las impresiones de páginas web presentadas si bien acreditan que la denominación KRIPTONITA es utilizada para referirse a un mineral que aparece en las historietas de SUPERMAN, las mismas no resultan suficientes para acreditar la supuesta mala fe con la que habría actuado la solicitante ni su intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de la opositora.

 

- En consecuencia, los medios probatorios no han logrado acreditar la mala fe alegada por la opositora ni han brindado indicios que permitan establecer que Point Americas, Inc. al solicitar el presente registro haya actuado con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

 

b) Respecto del examen de registrabilidad del signo solicitado:

 

(i) Se ha verificado la existencia de la marca de producto CRIPTON (Certificado N° 83260), registrada a favor de Bayer Aktiengesellschaft, que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

(ii) El signo solicitado KRYPTONITE y la marca registrada CRIPTON distinguen los mismos productos

 

(iii) El signo solicitado KRYPTONITE y la marca registrada CRIPTON son semejantes, dado que la denominación CRIPTON (de la marca registrada) se encuentra incluida en el signo solicitado, ya que las letras K e Y (en el signo solicitado) y las letras C e I se pronuncian de manera idéntica, lo que determina un impacto de conjunto similar y si bien el signo solicitado presenta las letras adicionales I, T y E, éstas no logran desvirtuar la semejanza.

 

(iv) Si bien la titular de la marca registrada CRIPTON no ha formulado oposición, la Autoridad Administrativa puede denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con marcas registradas o signos solicitados con anterioridad aun cuando no hayan sido materia de oposición.

 

(v) En virtud a lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

Con fecha 25 de febrero de 2013, Point Americas, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que, contrariamente a lo manifestado por la Comisión, los signos CRIPTON y KRYPTONITE cuentan con elementos que permiten su adecuada diferenciación tanto en el aspecto fonético como gráfico, difiriendo en el número de letras y sílabas, así como en su secuencia de vocales.

 

Con fecha 1 de marzo de 2013, DC Comics interpuso recurso de apelación en el extremo que se declaró infundada su oposición manifestando lo siguiente:

 

(i) Resulta incuestionable la semejanza que presenta el signo solicitado KRYPTONITE y su marca KRIPTONITA, registrada en Perú, Colombia y Ecuador, no habiéndose evaluado correctamente la vinculación entre los productos que distinguen, ya que los productos que pretende distinguir el signo solicitado “son susceptibles de confusión indirecta sobre el origen empresarial de las marcas registradas KRYPTONITA en Perú, Colombia y Ecuador, debido a que la palabra KRYPTONITA se deriva de un Derecho de Autor” de su empresa, en la obra original y sus derivados (cómics, películas, series, videojuegos, entre muchos otros), que se reconocen a nivel mundial.

 

(ii) La “Kryptonita” es el elemento que vuelve vulnerable e incluso puede matar al famoso personaje de ficción SUPERMAN, no existiendo el elemento de ficción “Kryptonita” sin alusión a SUPERMAN, por lo que el Informe realizado por la Dirección de Derecho de Autor es totalmente contradictorio.

 

(iii) En el sentido que se planea usar el signo solicitado y los productos que pretende distinguir tiene plena relación con el origen empresarial de los productos de las clases 16, 25, 28 y 30, pues se basa en una creación original, ya que un elemento de ficción que mata a un superhéroe, puede ser utilizado confusamente en el mercado dando a entender que un elemento que mata a SUPERMAN es tan fuerte que matará todos los insectos del jardín, por lo que incluso existe intención de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, debido al conocimiento amplio de la creación original SUPERMAN y KRYPTONITA.

 

(iv) Resulta inaudito que tanto la Comisión como la Dirección de Derecho de Autor hayan negado que la creación original del elemento de ficción KRYPTONITA cuente con protección por el Derecho de Autor. Además, la inspiración en elementos de la realidad no quita que efectivamente exista originalidad en ciertos elementos creados por la mente de los artistas, siendo muchos los elementos de ficción que se han inventado en obras originales que se derivan de elementos existentes (ideas), como por ejemplo el DELITIO de la obra STAR TREK, el ENERGÓN de la obra TRANSFORMERS, el ADAMANTIO del personaje WOLVERINE de MARVEL o la CARBONITA de STAR WARS, entre otros.

 

(v) El signo solicitado ha sido solicitado de mala fe a sabiendas del reconocimiento que posee su empresa por la denominación KRYPTONITE, incurriéndose en mala fe debido al conocimiento amplio de la creación original SUPERMAN y KRYPTONITA que existe a nivel mundial, no siendo el mercado peruano la excepción.

 

Con fecha 15 de mayo de 2013, Point Americas, Inc. absolvió el traslado de la apelación interpuesta manifestando que los signos en cuestión no resultan confundibles, por lo que no es de aplicación el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Señaló que coincide con el criterio adoptado por la Comisión en el sentido de que el término KRYPTONITE no vulnera de forma alguna los derechos de propiedad intelectual que DC Comics ostenta sobre el título SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE, así como respecto de que no se ha logrado acreditar la mala fe alegada.

 

Con fecha 10 de junio de 2013, DC Comics reiteró sus argumentos y adjuntó nuevos medios de prueba a fin de acreditar sus argumentos.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado KRYPTONITE y las marcas KRIPTONITA, registradas en Colombia, Ecuador y Perú a favor de la opositora.

 

b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado KRYPTONITE y la marca CRIPTON, que fe base de la denegatoria de oficio del signo solicitado en Primera Instancia.

 

c) Si el signo solicitado KRYPTONITE se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.

 

d) Si Point Americas, Inc. ha actuado de mala fe al efectuar la presente solicitud  de registro.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado lo siguiente:

 

a) Bayer Aktiengesellschaft (Alemania) fue titular de la marca de producto  CRIPTON, para distinguir preparaciones para matar las malas hierbas y destruir las sabandijas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 83260, vigente hasta el 17 de diciembre de 2012, fecha en la que ha caducado por falta de renovación.

 

b) DC Comics (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de producto:

 

- En Colombia:

 

► KRIPTONITA, que distingue productos de imprenta y papel – en especial, cuentos de dibujos animados, acción, aventura, comedia y/o libros de drama y libros cómicos, libros para niños, revistas de dibujos animados, de acción, de comedia y/o drama, libros para colorear, libros para los niños con actividades; papelería, papel de escritura, sobres, libros de apuntes, diarios, tarjetas para apuntes, tarjetas, tarjetas para cambiar; litografías; esferos, lápices, y estuches para los mismos, borradores, crayones, marcadores, lápices para colorear, juegos para pintar, tiza y tableros; calcomanías, transferencia térmica (estampado); afiches; fotografías en marco y sin marco, cubiertas (pastas) para libros, marcadores de libros, calendarios, papel regalo; sorpresas y papel para decoraciones en fiestas, en especial, servilletas, individuales de papel, papel crepé, gorros de papel, invitaciones, manteles de papel, decoraciones en papel para los ponqués, calcomanías para aplicar en los bordados o en la tela; patrones impresos para los disfraces, pijamas, esqueletos y camisetas, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 345302, vigente hasta el 7 de febrero de 2018.

 

► KRIPTONITA, que distingue ropa para hombres, mujeres y niños – en especial, camisas, camisetas, esqueletos, sudaderas, perneras, pantalones, pantalón corto, camiseta sin mangas, vestuario para la lluvia, baberos para bebé de tela, faldas, blusas, vestidos, ligueros, sacos, chaquetas, abrigos, impermeables, vestidos para la nieve, corbatas, batas, sombreros, cachuchas, viseras para protección contra el sol, cinturones, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, tenis, sandalias, medias, patines para bebés, medias para usar con pantuflas, ropa para la piscina y disfraces para las mascaradas y noche de brujas (halloween) y máscara que se venden para estas ocasiones, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 345300, vigente hasta el 7 de febrero de 2018.

 

? KRIPTONITA, que distingue juguetes y productos deportivos, que incluyen juegos y juguetes, en especial, muñecos de acción y accesorios para los mismos; muñecos de felpa; bombas; juguetes para la bañera; juguetes para montar; equipos que se venden como unidad para juegos de cartas; carros de juguete; muñecas; discos voladores; unidades manuales electrónicas; equipos de juegos vendidos por unidades para juegos de tablero, juegos de cartas, juegos didácticos, juegos de salón y juegos de tipo de acción para tirar al blanco; máquinas de juego individuales con salida de video; rompecabezas y rompecabezas didácticos; máscaras hechas en papel para la cara; monopatín; patines para patinar en el hielo; juguetes para disparar agua; balones, en especial, balones para jugar fútbol, para jugar béisbol, balones para jugar baloncesto; guantes para jugar béisbol; flotadores para la piscina para uso recreativo; flotadores para los pies para utilizar en la piscina; dispositivos para flotar para uso recreativo; tablas de surf; tablas para nadar para uso recreativo; aletas para nadar; loza de juguete para hornear y cocinar; bancos de juguete; globos de nieve de juguete y adornos para árboles de Navidad, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 345301, vigente hasta el 7 de febrero de 2018.

 

► KRIPTONITA, que distingue galletas, bases para hacer malteadas, cereal para desayuno, chicle para hacer bombas, decoraciones para ponqué hechas de caramelo, chicle de mascar, dulces congelados, galletas, yogurt congelado, helado, prétzeles, mantequilla de maní, trozos de dulce, malta para alimentos; malta de la soya; galletas de la malta; azúcar para confitería, en especial, caramelos, barras de caramelos; dulces de menta, dulce cubierto y maíz de caramelo, y decoraciones de dulces para ponqués; decoraciones comestibles para los ponqués; tortas del arroz; pastillas; pasteles; galletas y pan; bebidas de café con leche; bebidas del cacao con leche, bebidas con base de chocolate, café y bebidas con base de café, cacao y bebidas basadas en cacao, té, en especial, ginseng, té negro, té del oolong, cebada y té de hoja de cebada; ablandadores de la carne para usar en casa; agentes aglutinantes para el helado, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 345304, vigente hasta el 7 de febrero de 2018.

 

- En Ecuador:

 

► KRIPTONITA, que distingue material impreso y productos de papel, especialmente, libros que ofrecen caracteres de animación, acción, aventura, comedia y/o drama, libros cómicos, libros para niños, revistas, que ofrecen caracteres de animación, acción, aventura, comedia y/o drama, libros para colorear; libros para actividad de niños; papelería, papel de escribir, sobres, cuadernos, diarios, tarjetas para notas, tarjetas de saludos, tarjetas comerciales; litografías; esferos, lápices, cajas, borradores, crayones, marcadores, lápices para colorear, equipos de pintura, tizas y pizarrones de tiza; etiquetas, transmisiones de calor; posters; fotografías montadas y/o no montadas; cobertores de libros, marcadores para libros, calendarios, papel para envolver regalos; sorpresas de papel para fiesta (paper party favors) y decoraciones de papel para fiesta, en especial, servilletas de papel, servilletas pequeñas de papel, tapetes individuales de papel, papel crepé, sombreros de papel, invitaciones, manteles de papel, decoraciones de papel para pasteles; transferencias impresas para bordados o apliques de tejido; modelos impresos para disfraces, pijamas, sudaderas y camisetas, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 2361-05, vigente hasta el 1 de junio de 2015.

 

► KRIPTONITA, que distingue ropa para hombres, mujeres y niños, especialmente, camisas, camisetas, sudaderas, trajes para trotar, pantalones formales, pantalones, pantalonetas, topes, ropa para la lluvia, baberos de tela para niños, faldas, blusas, vestidos, suspensores, sacos, chaquetas, abrigos, abrigos para la lluvia, trajes para la nieve, corbatas, trajes, sombreros, gorras, viseras para el sol, cinturones, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas de deporte, sandalias, botines, medias tipo pantuflas, trajes de baño y mascaradas y disfraces y máscaras para Halloween vendidos en relación con lo mencionado, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 2362-05, vigente hasta el 1 de junio de 2015.

 

► KRIPTONITA, que distingue juguetes y productos deportivos, que incluye juegos y cosas para jugar, en especial figuras y accesorios; juguetes de felpa; globos; juguetes para bañeras; juguetes para montar; equipos vendidos como una unidad para jugar cartas; vehículos de juguetes; muñecas; discos voladores; unidad de juegos electrónicos manuales; equipos de juegos vendidos como una unidad para jugar un juego de mesa, un juego de carta, un juego manipulativo, un juego de sociedad y un juego de objetivo tipo acción; máquinas de juegos de salida de video; rompecabezas y rompecabezas manipulado; máscaras de papel; monopatines; patines para el hielo; juguetes que arrojan agua a chorro; pelotas, especialmente, pelotas para parques, pelotas de fútbol, pelotas de béisbol, pelotas de básquet; guantes de béisbol; flotadores para nadar para uso recreacional; tableros de flotación para uso recreacional; tablas de surf; tablas para nadar para uso recreacional; aletas para nadar; vajilla de juguete para hornear y para cocinar; bancos de juguete; guantes para nieve de juguete; y decoraciones para árboles de Navidad, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 2363-05.

 

- En el Perú:

 

► KRIPTONITA, que distingue material impreso y productos de papel, tales como libros que contienen personajes de historias de drama, comedia, acción-aventura y dibujos animados, historietas; libros para niños; revistas que contienen personajes de historias de drama, comedia, acción-aventura y dibujos animados; libros para colorear, libros de actividades para niños; papelería, papel para escribir, sobres, libretas de apuntes, diarios, tarjetas de notas, tarjetas de saludo, tarjetas para intercambiar; litografías; lapiceros, lápices, cartucheras, borradores, crayones, plumones, lápices de color, sets de pintura (para papel), tizas, pizarrines de pizarra; calcomanías, estampados; afiches; fotografías con o sin montajes, empastado de libros, marcadores de libros, calendarios, papel para envolver regalos; decoración de cumpleaños en papel, tales como servilletas, manteles, papel crepé, sombreros de papel, invitaciones, papel decorativo de la mesa, decoraciones de papel para la torta; calcomanías impresas para bordado; estampados impresos para disfraces, pijamas, sudaderas y camisetas, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 122026, vigente hasta el 30 de noviembre de 2016.

 

► KRIPTONITA, que distingue ropa para caballeros, damas y niños, tales como camisas, polos, sudaderas, buzos, pantalones, calzoncillos, shorts, bibidis (sic), impermeables, baberos de tela, faldas, blusas, vestidos, suspensores, chompas, casacas, abrigos, abrigos de lluvia, trajes para la nieve, corbatas, batas, sombreros, gorros, viseras, correas de tela, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas, sandalias, botines, medias para caminar, pantuflas, trajes de baño, trajes de disfraces, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 122274, vigente hasta el 8 de diciembre de 2016.

 

► KRIPTONITA, que distingue juguetes y artículos deportivos, incluyendo juegos y material para juego, tales como figuras de acción y accesorios de éstos; juguetes de peluche; globos; juguetes para la tina; juguetes para montar; equipo vendido como unidad para jugar juegos de cartas; vehículos de juguete; muñecas; discos voladores; unidades de juego electrónicas de mano; equipo de juego vendido como una unidad para jugar juegos de mesa, de cartas, de manipulación, de salón y los de acción tipo tiro al blanco; máquinas de juego de video; rompecabezas; máscaras de papel; patinetas; patines para el hielo; juguetes que botan chorro de agua; pelotas, tales como pelotas de juego, pelotas de soccer, pelotas de baseball, pelotas de basket, guantes de baseball; flotadores de uso recreativo; tablas para flotar de uso recreativo; tablas de surf; tablas para nadar de uso recreativo; aletas para nadar, juguetes de ollas, cocina y horneado; bancas de juguete, guantes para la nieve de juguete; y adornos navideños para el árbol, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 122027, vigente hasta el 30 de noviembre de 2016.

 

► KRIPTONITA, que distingue galletas, preparaciones hechas de cereal para el desayuno, goma de mascar, decoraciones para tortas hechas de caramelo, confitería congelada, galletas, yogurt helado, helado, pretzels, chips de confitería de mantequilla de maní, malta para la alimentación; malta de soya; bizcochos de malta; confitería de azúcar, tales como, caramelos, barras de caramelo, mentas, caramelo forrado y popcorn acaramelado, y decoraciones para tortas de caramelo, decoración comestible para tortas; tortas de arroz; pastillaje; pastelería; bizcochos y panes; bebidas de café con leche donde predomina el café; bebidas de cocoa con leche donde predomina la cocoa; bebidas basadas en chocolate donde predomina el chocolate; café y bebidas basadas en café; cocoa y bebidas basadas en cocoa; té, tales como, té ginseng, té negro, té oolong, preparaciones a base de cebada, y té de hoja de cebada; ablandadores de carne de uso doméstico, agentes vinculantes (de unión) para hacer helado, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 122028, vigente hasta el 30 de noviembre de 2016.

 

a) Asimismo, DC Comics (Estados Unidos de América) es titular de la siguiente obra:

 

- SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE, registrada con fecha 3 de octubre de 1996 bajo certificado N° TX 4-392-910 en los Estados Unidos de América (fecha de publicación: 16 de agosto de 1996)^[1].

 

2. Oposición andina

 

2.1 Marco legal

 

El artículo 147[2] de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.

 

En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, DC Comics formuló oposición contra la presente solicitud de registro, sustentándola en las siguientes marcas de producto registradas en Colombia y Ecuador:

 

Marca	País	Certificado	Clase
KRIPTONITA	Colombia	N° 345302	16
KRIPTONITA	Ecuador	N° 2361-05	16
KRIPTONITA	Colombia	N° 345300	25
KRIPTONITA	Ecuador	N° 2362-05	25
KRIPTONITA	Colombia	N° 345301	28
KRIPTONITA	Ecuador	N° 2363-05	28
KRIPTONITA	Colombia	N° 345304	30

 

Asimismo, conforme se advierte en el Informe de antecedentes, la opositora es titular en el Perú de las siguientes marcas de producto:

 

Marca	Certificado	Clase
KRIPTONITA	N° 122026	16
KRIPTONITA	N° 122274	25
KRIPTONITA	N° 122027	28
KRIPTONITA	N° 122028	30

 

Cabe precisar que corresponde a la Sala determinar si todos los productos que distinguen las marcas registradas en Colombia y Ecuador son los mismos que distinguen las marcas registradas en el Perú, pues sólo se considerarán a efectos de efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas en Colombia y Ecuador, los productos en que coinciden.

 

En atención a lo anterior, se ha verificado lo siguiente:

 

► En la clase 16:

 

Marca registrada en Colombia	Marca registrada en Perú
- Productos de imprenta y papel – en especial, cuentos de dibujos animados, acción, aventura, comedia y/o libros de drama y libros cómicos, libros para niños, revistas de dibujos animados, de acción, de comedia y/o drama, libros para colorear, libros para los niños con actividades;	- Material impreso y productos de papel, tales como libros que contienen personajes de historias de drama, comedia, acción-aventura y dibujos animados, historietas; libros para niños; revistas que contienen personajes de historias de drama, comedia, acción-aventura y dibujos animados; libros para colorear, libros de actividades para niños;
- Papelería, papel de escritura, sobres, libros de apuntes, diarios, tarjetas para apuntes, tarjetas, tarjetas para cambiar;	- Papelería, papel para escribir, sobres, libretas de apuntes, diarios, tarjetas de notas, tarjetas de saludo, tarjetas para intercambiar;
- Litografías; esferos, lápices, y estuches para los mismos, borradores, crayones, marcadores, lápices para colorear, juegos para pintar, tiza y tableros; calcomanías, transferencia térmica (estampado)	- Litografías; lapiceros, lápices, cartucheras, borradores, crayones, plumones, lápices de color, sets de pintura (para papel), tizas, pizarrines de pizarra; calcomanías, estampados;
- Afiches; fotografías en marco y sin marco, cubiertas (pastas) para libros, marcadores de libros, calendarios, papel regalo	- Afiches; fotografías con o sin montajes, empastado de libros, marcadores de libros, calendarios, papel para envolver regalos;
- Sorpresas y papel para decoraciones en fiestas, en especial, servilletas, individuales de papel, papel crepé, gorros de papel, invitaciones, manteles de papel, decoraciones en papel para los ponqués,	- Decoración de cumpleaños en papel, tales como servilletas, manteles, papel crepé, sombreros de papel, invitaciones, papel decorativo de la mesa, decoraciones de papel para la torta;
- Calcomanías para aplicar en los bordados o en la tela; patrones impresos para los disfraces, pijamas, esqueletos y camisetas	- Calcomanías impresas para bordado; estampados impresos para disfraces, pijamas, sudaderas y camisetas

 

Marca registrada en Ecuador	Marca registrada en Perú
- Material impreso y productos de papel, especialmente, libros que ofrecen caracteres de animación, acción, aventura, comedia y/o drama, libros cómicos, libros para niños, revistas, que ofrecen caracteres de animación, acción, aventura, comedia y/o drama, libros para colorear; libros para actividad de niños	- Material impreso y productos de papel, tales como libros que contienen personajes de historias de drama, comedia, acción-aventura y dibujos animados, historietas; libros para niños; revistas que contienen personajes de historias de drama, comedia, acción-aventura y dibujos animados; libros para colorear, libros de actividades para niños;
- Papelería, papel de escribir, sobres, cuadernos, diarios, tarjetas para notas, tarjetas de saludos, tarjetas comerciales;	- Papelería, papel para escribir, sobres, libretas de apuntes, diarios, tarjetas de notas, tarjetas de saludo, tarjetas para intercambiar;
- Litografías; esferos, lápices, cajas, borradores, crayones, marcadores, lápices para colorear, equipos de pintura, tizas y pizarrones de tiza; etiquetas, transmisiones de calor;	- Litografías; lapiceros, lápices, cartucheras, borradores, crayones, plumones, lápices de color, sets de pintura (para papel), tizas, pizarrines de pizarra; calcomanías, estampados;
- Posters; fotografías montadas y/o no montadas; cobertores de libros, marcadores para libros, calendarios, papel para envolver regalos	- Afiches; fotografías con o sin montajes, empastado de libros, marcadores de libros, calendarios, papel para envolver regalos;
- Sorpresas de papel para fiesta (paper party favors) y decoraciones de papel para fiesta, en especial, servilletas de papel, servilletas pequeñas de papel, tapetes individuales de papel, papel crepé, sombreros de papel, invitaciones, manteles de papel, decoraciones de papel para pasteles	- Decoración de cumpleaños en papel, tales como servilletas, manteles, papel crepé, sombreros de papel, invitaciones, papel decorativo de la mesa, decoraciones de papel para la torta;
- Transferencias impresas para bordados o apliques de tejido; modelos impresos para disfraces, pijamas, sudaderas y camisetas	- Calcomanías impresas para bordado; estampados impresos para disfraces, pijamas, sudaderas y camisetas

 

► En la clase 25:

 

Marca registrada en Colombia

Marca registrada en Perú

- Ropa para hombres, mujeres y niños – en especial, camisas, camisetas, esqueletos, sudaderas, perneras, pantalones, pantalón corto, camiseta sin mangas, vestuario para la lluvia, baberos para bebé de tela, faldas, blusas, vestidos, ligueros, sacos, chaquetas, abrigos, impermeables, vestidos para la nieve, corbatas, batas, sombreros, cachuchas, viseras para protección contra el sol, cinturones, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, tenis, sandalias, medias, patines para bebés, medias para usar con pantuflas, ropa para la piscina y disfraces para las mascaradas y noche de brujas (halloween) y máscara que se venden para estas ocasiones

- Ropa para caballeros, damas y niños, tales como camisas, polos, sudaderas, buzos, pantalones, calzoncillos, shorts, bibidis (sic), impermeables, baberos de tela, faldas, blusas, vestidos, suspensores, chompas, casacas, abrigos, abrigos de lluvia, trajes para la nieve, corbatas, batas, sombreros, gorros, viseras, correas de tela, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas, sandalias, botines, medias para caminar, pantuflas, trajes de baño, trajes de disfraces,

 

Marca registrada en Ecuador

Marca registrada en Perú

- Ropa para hombres, mujeres y niños, especialmente, camisas, camisetas, sudaderas, trajes para trotar, pantalones formales, pantalones, pantalonetas, topes, ropa para la lluvia, baberos de tela para niños, faldas, blusas, vestidos, suspensores, sacos, chaquetas, abrigos, abrigos para la lluvia, trajes para la nieve, corbatas, trajes, sombreros, gorras, viseras para el sol, cinturones, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas de deporte, sandalias, botines, medias tipo pantuflas, trajes de baño y mascaradas y disfraces y máscaras para Halloween vendidos en relación con lo mencionado

- Ropa para caballeros, damas y niños, tales como camisas, polos, sudaderas, buzos, pantalones, calzoncillos, shorts, bibidis (sic), impermeables, baberos de tela, faldas, blusas, vestidos, suspensores, chompas, casacas, abrigos, abrigos de lluvia, trajes para la nieve, corbatas, batas, sombreros, gorros, viseras, correas de tela, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas, sandalias, botines, medias para caminar, pantuflas, trajes de baño, trajes de disfraces,

 

► En la clase 28:

 

Marca registrada en Colombia	Marca registrada en Perú
- Juguetes y productos deportivos, que incluyen juegos y juguetes, en especial, muñecos de acción y accesorios para los mismos;	- Juguetes y artículos deportivos, incluyendo juegos y material para juego, tales como figuras de acción y accesorios de éstos;
- Muñecos de felpa; bombas; juguetes para la bañera;	- Juguetes de peluche; globos; juguetes para la tina;
- Juguetes para montar; equipos que se venden como unidad para juegos de cartas;	- Juguetes para montar; equipo vendido como unidad para jugar juegos de cartas;
- Carros de juguete; muñecas; discos voladores;	- Vehículos de juguete; muñecas; discos voladores;
- Unidades manuales electrónicas; equipos de juegos vendidos por unidades para juegos de tablero, juegos de cartas, juegos didácticos, juegos de salón y juegos de tipo de acción para tirar al blanco; máquinas de juego individuales con salida de video;	- Unidades de juego electrónicas de mano; equipo de juego vendido como una unidad para jugar juegos de mesa, de cartas, de manipulación, de salón y los de acción tipo tiro al blanco; máquinas de juego de video;
- Rompecabezas y rompecabezas didácticos; máscaras hechas en papel para la cara; monopatín; patines para patinar en el hielo; juguetes para disparar agua;	- Rompecabezas; máscaras de papel; patinetas; patines para el hielo; juguetes que botan chorro de agua;
- Balones, en especial, balones para jugar fútbol, para jugar béisbol, balones para jugar baloncesto; guantes para jugar béisbol;	- Pelotas, tales como pelotas de juego, pelotas de soccer, pelotas de baseball, pelotas de basket, guantes de baseball;
- Flotadores para la piscina para uso recreativo; flotadores para los pies para utilizar en la piscina; dispositivos para flotar para uso recreativo; tablas de surf; tablas para nadar para uso recreativo; aletas para nadar;	- Flotadores de uso recreativo; tablas para flotar de uso recreativo; tablas de surf; tablas para nadar de uso recreativo; aletas para nadar,
- Loza de juguete para hornear y cocinar; bancos de juguete; globos de nieve de juguete y adornos para árboles de Navidad	- Juguetes de ollas, cocina y horneado; bancas de juguete, guantes para la nieve de juguete; y adornos navideños para el árbol

 

Marca registrada en Ecuador	Marca registrada en Perú
- Juguetes y productos deportivos, que incluye juegos y cosas para jugar, en especial figuras y accesorios;	- Juguetes y artículos deportivos, incluyendo juegos y material para juego, tales como figuras de acción y accesorios de éstos;
- Juguetes de felpa; globos; juguetes para bañeras;	- Juguetes de peluche; globos; juguetes para la tina;
- Juguetes para montar; equipos vendidos como una unidad para jugar cartas;	- Juguetes para montar; equipo vendido como unidad para jugar juegos de cartas;
- Vehículos de juguetes; muñecas; discos voladores;	- Vehículos de juguete; muñecas; discos voladores;
- Unidad de juegos electrónicos manuales; equipos de juegos vendidos como una unidad para jugar un juego de mesa, un juego de carta, un juego manipulativo, un juego de sociedad y un juego de objetivo tipo acción; máquinas de juegos de salida de video;	- Unidades de juego electrónicas de mano; equipo de juego vendido como una unidad para jugar juegos de mesa, de cartas, de manipulación, de salón y los de acción tipo tiro al blanco; máquinas de juego de video;
- Rompecabezas y rompecabezas manipulado; máscaras de papel; monopatines; patines para el hielo; juguetes que arrojan agua a chorro;	- Rompecabezas; máscaras de papel; patinetas; patines para el hielo; juguetes que botan chorro de agua;
- Pelotas, especialmente, pelotas para parques, pelotas de fútbol, pelotas de béisbol, pelotas de básquet; guantes de béisbol;	- Pelotas, tales como pelotas de juego, pelotas de soccer, pelotas de baseball, pelotas de basket, guantes de baseball;
- Flotadores para nadar para uso recreacional; tableros de flotación para uso recreacional; tablas de surf; tablas para nadar para uso recreacional; aletas para nadar;	- Flotadores de uso recreativo; tablas para flotar de uso recreativo; tablas de surf; tablas para nadar de uso recreativo; aletas para nadar,
- Vajilla de juguete para hornear y para cocinar; bancos de juguete; guantes para nieve de juguete; y decoraciones para árboles de Navidad	- Juguetes de ollas, cocina y horneado; bancas de juguete, guantes para la nieve de juguete; y adornos navideños para el árbol

 

► En la clase 30:

 

Marca registrada en Colombia	Marca registrada en Perú
- Galletas, bases para hacer malteadas, cereal para desayuno, chicle para hacer bombas, decoraciones para ponqué hechas de caramelo, chicle de mascar, dulces congelados, galletas, yogurt congelado, helado, prétzeles, mantequilla de maní, trozos de dulce, malta para alimentos; malta de la soya; galletas de la malta;	- Galletas, preparaciones hechas de cereal para el desayuno, goma de mascar, decoraciones para tortas hechas de caramelo, confitería congelada, galletas, yogurt helado, helado, pretzels, chips de confitería de mantequilla de maní, malta para la alimentación; malta de soya; bizcochos de malta;
- Azúcar para confitería, en especial, caramelos, barras de caramelos; dulces de menta, dulce cubierto y maíz de caramelo, y decoraciones de dulces para ponqués;	- Confitería de azúcar, tales como, caramelos, barras de caramelo, mentas, caramelo forrado y popcorn acaramelado, y decoraciones para tortas de caramelo,
- Decoraciones comestibles para los ponqués; tortas del arroz; pastillas; pasteles; galletas y pan;	- Decoración comestible para tortas; tortas de arroz; pastillaje; pastelería; bizcochos y panes;
- Bebidas de café con leche; bebidas del cacao con leche, bebidas con base de chocolate, café y bebidas con base de café, cacao y bebidas basadas en cacao, té, en especial, ginseng, té negro, té del oolong, cebada y té de hoja de cebada;	- Bebidas de café con leche donde predomina el café; bebidas de cocoa con leche donde predomina la cocoa; bebidas basadas en chocolate donde predomina el chocolate; café y bebidas basadas en café; cocoa y bebidas basadas en cocoa; té, tales como, té ginseng, té negro, té oolong, preparaciones a base de cebada, y té de hoja de cebada;
- Ablandadores de la carne para usar en casa; agentes aglutinantes para el helado	- Ablandadores de carne de uso doméstico, agentes vinculantes (de unión) para hacer helado

 

En tal sentido, de la revisión de los productos que distinguen las marcas registradas en Colombia y Ecuador y los productos que distinguen las marcas registradas en Perú, la Sala concluye que DC Comics se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a sus marcas KRIPTONITA, registradas en Colombia (clases 16, 25, 28 y 30) y Ecuador (clases 16, 25 y 28).

 

Además, corresponderá efectuar el examen comparativo pertinente entre el signo solicitado y las marcas KRIPTONITA, registradas en el Perú en las clases 16, 25, 28 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

3. Principio de especialidad

 

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

 

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

 

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance[3]. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486[4] otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

 

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

 

4. Determinación del riesgo de confusión

 

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[5].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486[6] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005[7], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005[8], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

4.1 Respecto de los productos 

 

En el presente caso, el signo solicitado KRYPTONITE pretende distinguir insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano), herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Por su parte, las marcas KRIPTONITA registradas en Colombia, Ecuador y Perú, están referidas a productos de las clases 16 (principalmente libros, revistas, productos de papelería, impresos y artículos de decoración en papel), 25 (principalmente prendas de vestir, calzado y disfraces) y 28 (principalmente juguetes, juegos electrónicos, artículos de deporte y recreación y de decoración navideña) de la Nomenclatura Oficial.

 

Asimismo, las marcas KRIPTONITA registradas en Colombia y Perú, para distinguir productos de la clase 30 están referidas principalmente a productos alimenticios, productos para el desayuno, galletería, confitería y golosinas.

 

Al respecto, la Sala considera que no existe vinculación entre los productos de la clase 5 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas en las clases 16, 25, 28 y 30, al tratarse de productos de distinta naturaleza y finalidad (productos para la destrucción o eliminación de plagas, insectos y malas hierbas // productos de papelería; prendas de vestir; juguetería; productos alimenticios y golosinas), además de no tratarse de productos que puedan resultar complementarios ni cuentan con los mismos canales de comercialización ni el mismo público consumidor, al estar destinados a satisfacer necesidades totalmente distintas.

 

4.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[9] y 156-IP-2005[10].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el caso de los insecticidas, fungicidas y herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, dado que se trata de productos destinados principalmente al sector agrícola, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará un especial grado de atención al momento de adquirirlos, ya que su selección implicará ciertos conocimientos especializados de carácter técnico.

 

Por su parte, en el caso de los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, al ser productos de uso frecuente y de bajo costo, por lo general son adquiridos y usados por el público consumidor sin prestar un alto grado de atención, ya que su selección no requiere de criterios técnicos ni especializados.

 

En el caso de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará una especial atención al momento de adquirirlos, ya que su elección dependerá de la ocasión en que dichos productos serán utilizados; además, al momento de efectuar una elección, se tendrá en consideración el material con el que se han fabricado, entre otros aspectos.

 

Der otro lado, en el caso de los productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, dada la naturaleza y finalidad de los productos que distinguen los signos en cuestión, resulta razonable suponer que el consumidor dedicará una especial atención al seleccionar el producto que desee.

 

Finalmente, en cuanto a los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se advierte que constituyen productos de consumo masivo y frecuente, por lo que resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará un alto grado de atención al momento de adquirirlos.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque, por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KRYPTONITE y la marca KRIPTONITA, registrada en Colombia, Ecuador y Perú se advierte, desde el punto de vista fonético que en atención a que sólo difieren en su última vocal (E / A), puesto que, por su ubicación, la letra Y en el sigo solicitado tiene el mismo sonido que la vocal I, la entonación y pronunciación de los signos será casi idéntica.

 

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos comparten la misma secuencia de consonantes (K-R-P-T-N-T) y el mismo número de letras (diez), por lo que el impacto visual de los mismos será casi idéntico.

 

Finalmente, desde el punto de vista conceptual, las denominaciones KRYPTONITE / KRIPTONITA aluden a una misma idea (Kriptonita).

 

4.3 Riesgo de confusión

 

Por lo anterior, no obstante la cuasi identidad gráfica y fonética y la identidad conceptual que presentan los signos en cuestión, dado que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas, se determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado, al no ser capaces de inducir a confusión al público consumidor.

 

Cabe señalar que si bien el signo solicitado fue denegado de oficio en Primera Instancia por considerarse que resultaba confundible con la marca de producto CRIPTON (Certificado N° 83260), registrada a favor de Bayer Aktiengesellschaft, para distinguir preparaciones para matar las malas hierbas y destruir las sabandijas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, tal como se desprende del Informe de Antecedentes, dicha marca ya no se encuentra vigente al no haber sido renovada en el plazo de ley, por lo que estuvo vigente hasta el 17 de diciembre de 2012.

 

En ese sentido, carece de objeto realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y dicha marca.

 

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

Sin embargo, resta por determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en las demás prohibiciones de registro invocadas por DC Comics en su oposición.

 

5. Alcance de la prohibición contenida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486

 

5.1 Marco conceptual

 

El artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una interpretación prejudicial[11] del artículo 83 inciso g) de la Decisión 344[12], la cual resulta aplicable en lo pertinente a la actual Decisión 486. Cabe precisar que la diferencia entre las normas está dada porque la Decisión derogada sólo protegía los títulos de las obras, en cambio, la actual norma protege todas las obras y no sólo sus títulos. En tal sentido, cuando el Tribunal hace alusión a los títulos de obras, habrá que hacer extensiva su interpretación a las obras en general.

 

Al respecto, el Tribunal consideró lo siguiente:

 

“Es una constante en la legislación comparada y en la doctrina, que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones. De esa manera resulta evidente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción "CABALLO VIEJO", pero no debería existir en cambio inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado”.

 

Asimismo, precisa que “la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

 

- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.

 

- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

 

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la "supranotoriedad como marca del título de una obra". En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor.

 

Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos. Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratare de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de "autorización", que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas”.

 

En atención a lo anterior, se advierte que para el Tribunal Andino existen dos requisitos de necesario cumplimiento para que resulte aplicable la prohibición de registro establecida en dicha norma:

 

1° Que la creación sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea original y por lo tanto merezca la protección del derecho de autor.

 

2° Que la utilización de dicha creación como marca pueda provocar confusión en el público consumidor con respecto a la obra.

 

Asimismo, citando a Escriche[13], el Tribunal ha señalado en el antes mencionado Proceso N° 17-IP-2005 que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento”, precisando además que el consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular.

 

Finaliza señalando que aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.

 

5.2 Análisis del caso en concreto

 

En el presente caso, DC Comics ha señalado que el registro del signo solicitado KRYPTONITE afecta los derechos de autor que ostenta sobra la obra SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE, así como sobre todas las obras vinculadas a su obra SUPERMAN, señalando además que la denominación KRYPTONITE (KRIPTONITA) es un término de fantasía creado para formar parte del mundo del personaje ficticio SUPERMAN.

 

Al respecto, DC Comics ha acompañado los siguientes medios probatorios:

 

► Impresiones del artículo denominado SUPERMAN extraído de la web Wikipedia (fojas 60 a 61).

 

► Impresiones del artículo denominado “Superman: Kryptonita, gran debilidad” extraído de la web www.zonafandom.com (foja 62).

 

► Impresiones del artículo “La Vulnerabilidad de Superman” extraído de la web http://listas.20minutos.es (fojas 63 a 67).

 

► Impresión del ofrecimiento en venta en la web www.mercadolibre.com.pe de un ejemplar de “Superman: Crisis de la Kriptonita Karmesí” (foja 68).

 

► Impresiones de la web www.dccomics.com (fojas 69 a 75).

 

► Impresiones de los artículos denominados KRYPTONITA y KRYPTONITE  extraídos de la web Wikipedia (fojas 76 a 81).

 

► Certificado N° TX 4-392-910 del registro de la obra SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE en los Estados Unidos de América, de fecha 3 de octubre de 1996 (fecha de publicación: 16 de agosto de 1996) (foja 82).

 

► Impresión del ofrecimiento en venta en la web www.amazon.com del ejemplar de “Superman: Krisis of Krimson Kryptonite” (foja 83), tal como se aprecia a continuación:

 

 

► Impresiones de la página web www.supemanhomepage.com en la que se aprecian diversas portadas del cómic SUPERMAN (fojas 105 a 111).

 

► Impresión del artículo denominado “Breve historia de Superman el hombre de acero” extraído de la web www.fortunecity.com (fojas 112 a 114).

 

► Impresión del artículo denominado “La obra de Superman, de 1938 a 1970” extraído de la web www.terra.es (fojas 115 a 133).

 

► Impresión del artículo denominado “El ciudadano Creel y la kriptronita” extraído de la web www.jornada.unam.mx (fojas 131 y 132).

 

► Impresión del artículo denominado “Cómo criaron a Superman” extraído de la web www.analitica.com (fojas 133 a 135).

 

► Impresión del artículo denominado “Smallville” extraído de la web www.drimar.com (fojas 136 a 139).

 

► Impresiones del artículo denominado “La ventaja de las especies Invasoras” extraído de la web www.amazings.com (fojas 140 y 141).

 

► Impresiones del artículo denominado “El regreso de Superman” extraído de la web www.elmundo.com (fojas 142 a 144).

 

► Impresiones del cómic SUPERMAN RETURNS TO KRYPTON (fojas 264 a 276), así como los documentos que acreditan su registro en la Copyright Office de Estados Unidos (fojas 277 a 280).

 

De la revisión de los documentos antes mencionados se desprende que DC Comics es titular de la obra SUPERMAN, que constituye un cómic (revista de historietas) muy conocido que tiene como personaje principal a un superhéroe del mismo nombre.

 

Cabe señalar que dicha obra ha sido constantemente adaptada al cine, así como en dibujos animados y series de televisión que son transmitidas hasta la actualidad, generando además diversos productos relacionados como juguetes, prendas de vestir, artículos de colección, bandas sonoras, etc.

 

Asimismo, una de las principales características de SUPERMAN es el contar con súper poderes, ello en atención a que proviene del planeta denominado Kryptón, siendo uno de los aspectos particulares de este superhéroe que resulta vulnerable ante un mineral en forma de cristales de color principalmente verde que se denomina KRYPTONITA (KRYPTONITE en su idioma original, el inglés).

 

De lo expuesto y de la revisión de los medios de prueba presentados, esta Sala concluye que la obra SUPERMAN reúne el requisito de originalidad que la ley exige, dado que permite identificar efectivamente la personalidad de su autor, por lo que tanto dicha denominación (SUPERMAN) como la imagen que representa dicho personaje resultan susceptibles de ser protegidas por la legislación de Derecho de Autor.

 

Del mismo, modo, se advierte que DC Comics es también titular de la obra titulada SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE (registrada desde el 3 de octubre de 1996) que relata un momento determinado en la vida del referido superhéroe.

 

Al respecto, esta Sala considera que dicho título también posee rasgos de originalidad que permiten que el mismo pueda ser protegido por el Derecho de Autor.

 

Finalmente, respecto de la denominación KRYPTONITE / KRYPTONITA / KRIPTONITA, la Sala considera necesario precisar que, en atención al argumento principal de la obra SUPERMAN, el papel que cumple el elemento denominado KRYPTONITE, KRYPTONITA o KRIPTONITA, aun cuando resulta ser un elemento inanimado (un mineral) resulta relevante al tratarse de una de las formas por las cuales en sus relatos el superhéroe puede ser vencido al entrar en contacto con dicho elemento.

Cabe señalar que la Sala no desconoce el hecho de que existe el elemento químico denominado kriptón[14] y que si bien la denominación KRIPTONITA (KRYPTONITE) puede haber derivado de dicho vocablo, en el contexto de la obra SUPERMAN, no se hace referencia a dicho elemento como un gas sino como un mineral en forma de cristales, por lo que el elemento “kriptón” y el elemento “kriptonita” aluden a sustancias y formas diferentes. A mayor abundamiento, cabe precisar que la determinación del requisito de originalidad no está supeditada al hecho de que el nombre de la obra no haya sido creado en base a algún elemento ya existente.

 

En ese sentido, esta Sala concluye que la denominación KRYPTONITE / KRYPTONITA / KRIPTONITA cuenta con rasgos de originalidad suficientes que ameritan su protección por el Derecho de Autor.

 

Sin embargo, debido a lo antes expuesto, la Sala considera necesario precisar que su protección no estará referida a todas las posibles derivaciones que puedan efectuarse a la raíz  “kript-” (cript-) o “kripton-” (cripton-)“.

 

Por lo expuesto, y analizando el caso concreto, dado que el signo solicitado en el presente caso está conformado por la denominación KRYPTONITE, que es la palabra en su idioma original sin ninguna modificación que incluye la obra titulada SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE, esta Sala considera que existe riesgo que el uso en el comercio del signo solicitado afecte los derechos de autor de la opositora, en la medida que el público consumidor va a considerar que los productos distinguidos con el signo solicitado son elaborados por la empresa opositora, o que tienen vinculación o cuentan con una licencia de sus obras autorales.

 

Cabe agregar que, en el presente caso, el signo solicitado KRYPTONITE pretende distinguir insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano), herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, productos que necesariamente son asociados con la idea de “eliminación”, “aniquilamiento” o “destrucción”, que es precisamente el efecto que produce el mineral denominado KRYPTONITE / KRYPTONITA / KRIPTONITA en la obra SUPERMAN.

 

Por lo expuesto, la Sala determina que el signo solicitado se encuentra comprendido en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.

 

6. Respecto de la mala fe invocada

 

6.1 Derecho de prelación y buena fe

 

6.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

 

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe[15] como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez[16] señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

 

De la Puente y Lavalle[17] señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca[18] señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas. 

 

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico[19].

 

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004[20] lo siguiente:

 

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

 

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)".

 

En el ámbito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros[21].

 

6.1.2 Clasificación de la buena fe

 

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad^[22]. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

 

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia[23].

 

6.2 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

 

6.2.1 Consideraciones generales

 

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

 

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

 

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

 

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486[24]; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

 

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

 

6.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

 

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

 

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero[25]. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

 

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aun más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

 

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe^[26] y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

 

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344[27] – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

 

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

 

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado[28], que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

 

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97[29] que:

 

 “(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

 

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

 

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

 

6.3 Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

 

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina^[30], hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier^[31], la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

 

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma”.^[32]

 

Debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles^[33].

 

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

 

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

 

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

 

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

 

6.4 Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, DC Comics ha alegado que el signo solicitado KRYPTONITE ha sido solicitado mediando la mala fe y a sabiendas del reconocimiento que posee su empresa por la denominación KRYPTONITE, incurriéndose en mala fe debido al conocimiento amplio de la creación original SUPERMAN y KRYPTONITA que existe a nivel mundial, no siendo el mercado peruano la excepción.

 

En atención a los medios probatorios presentados en el presente caso y a lo concluido en el numeral 5 de la presente resolución, la Sala ha tenido en cuenta el hecho de que la denominación KRYPTONITE será asociada indefectiblemente por la mayoría del público consumidor con la obra SUPERMAN y con los efectos que produce dicho elemento en el referido superhéroe según la línea argumental de la misma obra.

 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que, en el presente caso, el signo solicitado KRYPTONITE pretende distinguir insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano), herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

En ese sentido, la Sala considera que los efectos que espera el público consumidor de dichos productos son justamente la destrucción o eliminación de los insectos o las malas hierbas, por lo que es totalmente factible que la idea que produce en la mente del consumidor el concepto de “kryptonita” pueda ser trasladada a los productos que el signo solicitado pretende distinguir, con lo cual se estaría produciendo un aprovechamiento de la imagen que ha logrado posicionar la obra de DC Comics en el público en general, no pudiendo dicha circunstancia atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia sino que más bien hace inferir que el solicitante tuvo la intención de tomar ventaja y perjudicar al titular de la obra SUPERMAN (específicamente la obra SUPERMAN: KRISIS OF THE KRIMSON KRYPTONITE), obstruyendo su actividad concurrencial.

 

En consecuencia, la Sala considera que, en el presente caso, resulta evidente que Point Americas, inc. actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca de producto KRYPTONITE.

 

7. Conclusión

 

En atención a lo expuesto en el desarrollo de la presente resolución, si bien el signo solicitado KRYPTONITE no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, sí se ha acreditado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 y que además ha sido solicitado de mala fe, razón por la que no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 381-2013/CSD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2013, en el extremo que declaró infundada la oposición formulada por DC Comics, la cual se declara FUNDADA EN PARTE.

 

Segundo.- Por las razones expuestas, CONFIRMAR la la Resolución N° 381-2013/CSD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2013, en el extremo que dispuso DENEGAR el registro de la marca de producto KRYPTONITE, solicitado por Point Americas, Inc.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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