TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE: 591/08-EPI-01-3 (Ant. 7580/07-17-03-1)
ACTOR: ******** *** ** ****
TERCERO: ******** ***** *****
AUTORIDAD DEMANDADA: COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS “B” DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
MAGISTRADA INSTRUCTORA: LIC. MARIA TERESA OLMOS JASSO.
SECRETARIO DE ACUERDOS: LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL
México, Distrito Federal, a tres de marzo de dos mil nueve .- V I S T O S para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por las CC. Magistradas: LIC. MARÍA TERESA OLMOS JASSO en su carácter de Instructora en el presente juicio, LIC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala y LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO, ante el Secretario de Acuerdos LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL, con fundamento en el artículo 14, fracción, XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en relación con el artículo 24 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, así como los diversos 2, primer párrafo, 22, 49 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia definitiva..
R E S U L T A N D O
1º. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de marzo de 2007, el C. ****** ********* *******, en representación legal de ******** **** ** **** , compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio MA/M/1985/******* de fecha 30 de noviembre de 2006, emitido por la Coordinación Departamental de Examen de Marcas “B” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el cual se negó el registro marcario del signo ****** ******* ******* * ******.
2º. Por acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2007, se admitió a trámite la demanda de nulidad; ordenándose correr traslado a la autoridad, y al tercero ******** ***** *****, para que produjeran su contestación a la demanda; asimismo, se requirió al actor precisara los hechos sobre los cuales versaría la prueba pericial en materia de patentes ofrecida por el mismo, asi como exhibierá el cuestionario que deberá desahogar el perito.
3º . Mediante oficio JNTF.2007.4529, ingresado en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día 5 de diciembre de 2007, la Coordinación Departamental de Examen de Marcas “B” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda.
4º. Por acuerdo de fecha 2 de enero de 2008, se tuvo por contestada la demanda.
5º. Mediante diverso proveído de 2 de enero de 2008, toda vez que no fue posible notificar al tercero interesado del auto de 1º de junio de 2007, se requirió tanto a la actora como a la autoridad demandada señalaran el domicilio correcto del tercero interesado.
6º. Por oficio 17-3-1-1672/08, se solicitó a la Sección de la Sala Superior que en turno corresponda, ejerciera su facultad de atracción, propuesta por la autoridad en su oficio de contestación.
7º . Mediante oficio JNTF.2007.4529 y escrito, ingresados en la Oficialía de Partes de este Tribunal, los días 24 de abril y 6 de mayo de 2008, respectivamente, la autoridad y la actora cumplimentaron el requerimiento formulado mediante diverso proveído de 2 de enero de 2008.
8º. Por auto de 10 de julio de 2008, se tuvo por cumplimentado el requerimiento de mérito, en consecuencia se ordenó emplazar al tercero interesado.
9º. Mediante oficio SGA-PL-2108/08, la Secretaría General de Acuerdos de este H. Tribunal, informó que el presente juicio no será atraído al conocimiento de la Sala Superior.
10º. Mediante auto de fecha 13 de enero de 2009, con fundamento en lo dispuesto en los artículos segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, esta Sala aceptó la competencia para conocer del presente juicio, quedando radicando con el número citado al rubro.
11º. Por auto de 14 de enero de 2009, se informó a las partes el contenido del oficio SGA-PL-2108/08, por medio del cual la Secretaría General de Acuerdos de este H. Tribunal, informó que el presente juicio no será atraído al conocimiento de la Sala Superior; asimismo, se declaró la preclusión del derecho del tercero para apersonarse en el presente juicio, por lo que con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concedió a las partes plazo común para que formularan sus alegatos, derecho que fue ejercido por la autoridad mediante oficio ingresado el 18 de febrero de 2009 y por la parte actora, por escrito ingresado el día 24, del mismo mes y año.
12º. Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, con fecha 25 de febrero de 2009, quedó cerrada la instrucción del juicio; por lo que se procede a emitir la sentencia que en derecho corresponda.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Esta Sala es competente para emitir la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 fracción, XI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
De igual forma, con fundamento en el artículo 24 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este órgano jurisdiccional es competente territorialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.
Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha
29 de octubre de 2008.
SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada, ha quedado debidamente acreditada a fojas 37 a 49, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como, por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.
TERCERO. En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este órgano jurisdiccional a fin de encontrarse en posibilidad de analizar en primer término aquellos conceptos de impugnación que pudieran llevar a la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, se señala lo que medularmente argumenta la parte actora en sus conceptos de impugnación:
I. Aduce la actora que la resolución impugnada le causa agravio en virtud de que viola en su perjuicio la garantía de debido proceso legal, lo anterior en virtud de que la autoridad demandada no le dio a conocer todos los elementos del caso en forma completa, clara y abierta, colocándola así en estado de indefensión para probar y alegar plenamente lo que a su derecho conviniera.
Continúa argumentando, que si bien es cierto que en términos de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, la demandada le comunicó que encontró como anterioridad a la solicitud planteada la marca ****** “****** *******” (por diseño), con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.
Ahora bien, si bien es cierto que señaló el dispositivo legal que invocó para la cita de anterioridades, es evidente que ningún pronunciamiento completo, claro y abierto le hace, respecto de los motivos, circunstancias o causas especiales que tomó en consideración para determinar que el mencionado registro constituía impedimento para el registro del signo ******* ******* y diseño; por lo tanto, es claro que la autoridad no otorgó los elementos suficientes para alegar plenamente lo que a su derecho conviniera.
II. Argumenta la hoy enjuiciante que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, lo anterior en virtud, de que la autoridad demandada, analiza y aplica indebidamente la prohibición contenida en la fracción XVI del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que entre las marcas en conflicto no existe similitud alguna en grado de confusión.
Asimismo, señala la actora que la supuesta similitud que la autoridad esgrime en la resolución impugnada, deviene de un indebido análisis comparativo de marcas que incorrectamente la llevaron a concluir en forma por demás insustentada y contraria a las reglas de comparación aplicadas en la práctica marcaria, en la supuesta similitud entre los signos en conflicto.
Lo anterior, en virtud de que la supuesta similitud entre la marca ****** ******* y el signo distintivo ******* *******, emanó de la segmentada y aislada consideración de los diseños de *****, que como elementos accesorios y no distintivos integran a las marcas en pugna.
Arguye la actora que la autoridad omite pronunciarse respecto de las diferencias visuales, fonéticas y gramaticales que entre las denominaciones existen, mismas que como elemento distintivo integran dichas marcas.
Finalmente concluye la actora que los elementos comunes que se advierten entre las marcas en estudio son tan generales y no peculiares que ello hace que no sean tan intensos como para provocar, a simple vista, confusión alguna en el público consumidor, de tal suerte, que si bien es cierto que como aduce la autoridad demandada, en ambos casos los diseños de las marcas en pugna se integran con la figura de una ****** ** *****, también lo es que los elementos discrepantes que existen entre las marcas en conflicto, tales como denominación, trazos y colores del diseño, saltan a la vista, resultando con mayor fuerza para impedir confusión alguna en el público consumidor.
III. Manifiesta la actora que la resolución impugnada viola en su perjuicio la garantía de igualdad ante la ley, lo anterior en virtud de que con anterioridad la autoridad ha otorgado a distintos propietarios el registro de marcas que como en el presente caso, tienen en común el diseño de una *****, pero también como en este asunto se completan con elementos primarios, denominaciones, diversas en cada caso, ello no obstante amparar servicios de la misma clase o especie.
Aunado a lo anterior el signo propuesto a registro es una variante del registro marcario ****** ******* *******, mismo que es de su propiedad, por lo tanto la autoridad debió ligar dicha solicitud al registro en comento.
Ahora bien, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de señalar, la autoridad en su oficio de alegatos solicitó, se tuviera por reproducida la contestación a la demanda de nulidad.
Por su parte la actora en su escrito de alegatos expuso medularmente lo dicho en su escrito inicial de demanda, exhibiendo las pruebas documentales consistentes en sentencias de 15 de febrero y 29 abril de 2008, dictadas en los expedientes 12687/06-17-10-7 y 37136/06-17-10-3, respectivamente, por la Décima Sala Regional Metropolitana de este Tribunal.
CUARTO. En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan en forma conjunta los argumentos que la parte actora vierte en su primer y tercer conceptos de impugnación del escrito inicial de demanda.
En primer término, aduce la actora que la resolución impugnada le causa agravio en virtud de que viola en su perjuicio la garantía de debido proceso legal, lo anterior en virtud de que la autoridad demandada no le dio a conocer todos los elementos del caso en forma completa, clara y abierta, colocándola así en estado de indefensión para probar y alegar plenamente lo que a su derecho conviniera.
Continúa argumentando, que si bien es cierto que en términos de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, la demandada le comunicó que encontró como anterioridad a la solicitud planteada la marca ****** “****** *******” (por diseño), con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.
Ahora bien, si bien es cierto que señaló el dispositivo legal que invocó para la cita de anterioridades, es evidente que ningún pronunciamiento completo, claro y abierto le hace, respecto de los motivos, circunstancias o causas especiales que tomó en consideración para determinar que el mencionado registro constituía impedimento para el registro del signo ******* ******* y diseño; por lo tanto, es claro que la autoridad no otorgó los elementos suficientes para alegar plenamente lo que a su derecho conviniera.
La demandada al formular su contestación, señala que el oficio a través del cual se comunican las anterioridades, no es el que legalmente debe contener las razones por las cuales se niega el registro, toda vez que tal oficio no niega el registro, sino que por el contrario, tiene la finalidad de otorgar certeza y certidumbre jurídica al gobernado para que éste manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los potenciales impedimentos citados, pudiendo incluso desvirtuarlos o realizar las diversas actuaciones que la ley le permite tendientes a salvar tales impedimentos.
Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento, a juicio de éste órgano jurisdiccional no le asiste la razón a la parte actora.
Al respecto resulta conveniente citar el contenido del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece:
Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.
De lo anterior, se tiene que, tratándose de los requisitos de fondo, para la procedencia del registro, de haber un impedimento a juicio de la autoridad administrativa, debe comunicarlo al interesado para que dentro del plazo de dos meses manifieste lo que a su interés convenga, sancionando su silencio (omitir referirse dentro del plazo concedido a las causas que provocan la imposibilidad jurídica de registrar la marca) con la declaración de abandono; pero si comparece desahogando el o los requerimientos, o manifestando lo que a su interés corresponda (aun cuando no cumpla con las prevenciones en su totalidad), la autoridad debe continuar el trámite sin que sea legítima la declaración de abandono.
En tal virtud, es claro que el oficio de anterioridades constituye una etapa del procedimiento de registro de marcas, cuya finalidad es comunicar la existencia de un impedimento para otorgar el registro en trámite.
Ahora bien, teniendo a la vista el oficio de cita de anterioridades, de fecha 31 de julio de 2006, mismo que obra agregado en autos a foja 53, se aprecia que la autoridad al practicar el examen de novedad correspondiente, encontró como anterioridad oponible la marca ****** “****** *******”* por diseño, de conformidad con lo establecido en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, requiriéndole en términos de los señalado en los artículo 122 y 122 bis de la ley en comento, manifestará lo que a su derecho conviniera.
En tal virtud, resulta claro que el citado oficio de anterioridades de 31 de julio de 2006, se encuentra debidamente fundado y motivado, al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que le comunicó al hoy enjuiciante la existencia de una marca similar en grado de confusión en cuanto al diseño, con fundamento el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, otorgándole el plazo establecido en los artículo 122 y 122 bis de la ley de la materia, para que manifestará lo que a su derecho conviniera,
Asimismo, es de señalar que contrario a lo aducido por la hoy enjuiciante, sí tuvo oportunidad de alegar en contra de lo establecido en el mencionado oficio, tal y como lo hace en su escrito de contestación al oficio de anterioridades de 20 de octubre de 2006, mismo que obra agregado en autos a fojas 55 a 67.
Aunado a lo anterior, cabe precisar que el oficio de anterioridades no puede considerarse un acto de molestia, en virtud de que el mismo constituye un requerimiento que formula la autoridad con la finalidad de resolver respecto de la procedencia de la solicitud de registro de marca planteada, situación que lejos de perjudicarle al particular le beneficia.
Por lo que hace a lo argumentado por la hoy enjuiciante en el sentido de que la resolución impugnada viola en su perjuicio la garantía de igualdad ante la ley, lo anterior en virtud de que con anterioridad la autoridad ha otorgado a distintos propietarios el registro de marcas que como en el presente caso, tienen en común el diseño de una *****, pero también como en este asunto se completan con elementos primarios, denominaciones, diversas en cada caso, ello no obstante amparar servicios de la misma clase o especie.
Aunado a lo anterior el signo propuesto a registro es una variante del registro marcario ****** ******* *******, mismo que es de su propiedad, por lo tanto la autoridad debió ligar dicha solicitud al registro en comento, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Al respecto la autoridad en su oficio de contestación señalo que resuelve cada solicitud de registro atendiendo al caso en particular, efectuando para ello los correspondientes estudios de forma y fondo de manera individual.
En primer lugar, es de señalar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, por lo que, resulta improcedente que la autoridad este obligada a registrar las denominaciones propuestas, por el sólo hecho de haber registrado otras parecidas al signo propuesto por la hoy enjuiciante, ya que lo anterior no resulta vinculante para obligar la autoridad a otorgar el registro marcario de un signo distintivo que sea similar, toda vez que la autoridad debe llevar a cabo el estudio de las denominaciones propuestas de manera individual, atendiendo al caso concreto.
Ahora bien, por lo que hace a lo aducido por la hoy enjuiciante en el sentido de que la autoridad debió ligar la solicitud de registro ****** ******* ******* y diseño al registro marcario ****** ******* *******, mismo que es de su propiedad; es de señalar que el articulo 145 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a que deben considerarse ligados para efectos de su transmisión los registros de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas y amparen productos o servicios similares; es decir, regula la transmisión de derechos de propiedad intelectual con la finalidad de evitar que registros de marca que por su conformación son confundibles, sean propiedad de titulares diversos.
Por lo tanto, el artículo en comento resulta inaplicable al caso en concreto, toda vez que la litis en el presente juicio no se refiere a determinar la transmisión de derechos de registros marcario similares, sino a establecer si la negativa de registro respecto del signo ****** ******* ******* y diseño, resulta procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.
En tal virtud, los agravios en estudio resultan infundados, en virtud de que no logran controvertir la legalidad de la resolución impugnada.
QUINTO. En consecuencia, se procede a examinar los argumentos que la parte actora vierte en su segundo concepto de impugnación, del escrito inicial de demanda.
Argumenta la hoy enjuiciante que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, lo anterior en virtud, de que la autoridad demandada, analiza y aplica indebidamente la prohibición contenida en la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que entre las marcas en conflicto no existe similitud alguna en grado de confusión.
Asimismo, señala la actora que la supuesta similitud que la autoridad esgrime en la resolución impugnada, deviene de un indebido análisis comparativo de marcas que incorrectamente la llevaron a concluir en forma por demás insustentada y contraria a las reglas de comparación aplicadas en la práctica marcaria, en la supuesta similitud entre los signos en conflicto.
Lo anterior, en virtud de que la supuesta similitud entre la marca ****** ******* y el signo distintivo ******* *******, emanó de la segmentada y aislada consideración de los diseños de *****, que como elementos accesorios y no distintivos integran a las marcas en pugna.
Arguye la actora que la autoridad omite pronunciarse respecto de las diferencias visuales, fonéticas y gramaticales que entre las denominaciones existen, mismas que como elemento distintivo integran dichas marcas.
Finalmente concluye la actora que los elementos comunes que se advierten entre las marcas en estudio son tan generales y no peculiares que ello hace que no sean tan intensos como para provocar, a simple vista, confusión alguna en el público consumidor, de tal suerte, que si bien es cierto que como aduce la autoridad demandada, en ambos casos los diseños de las marcas en pugna se integran con la figura de una cabeza de *****, también lo es que los elementos discrepantes que existen entre las marcas en conflicto, tales como denominación, trazos y colores del diseño, saltan a la vista, resultando con mayor fuerza para impedir confusión alguna en el público consumidor.
La demandada al formular su contestación, señala que siempre consideró a las marcas en su integridad o conjunto, ya que estimó tanto sus semejanzas como sus diferencias, apelando primordialmente a las primeras; atendiendo sobre todo a la primera impresión o golpe de vista que generan los signos en cuestión.
Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a juicio de este Órgano Jurisdiccional es infundado el concepto de impugnación materia de estudio, al tenor de las siguientes consideraciones.
En primer lugar, resulta conveniente transcribir el fundamento legal en que la autoridad se sustenta para negar el registro marcario solicitado, a saber:
Ley de la Propiedad Industrial
“Artículo 90. No serán registrables como marca:
…
XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.
…”
De lo anterior resulta claro que existe impedimento expreso para registrar una marca semejante o idéntica en grado de confusión a otra marca registrada ya vigente o que esté en trámite, que se aplique a productos similares o a los mismos; por lo que cuando se advierta que dos marcas son semejantes en grado de confusión y que además se aplican a productos de la misma especie, es claro que no pueden coexistir en el mercado.
Ahora bien, a fin de realizar una adecuada interpretación de dicho numeral, resulta conveniente robustecer el criterio de mérito, con la siguiente jurisprudencia I.3o.A.581 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo: XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, página 207, misma que se invoca con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y que señala:
“MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos:
a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.”
Asimismo, se cita la tesis de I.4o.A.613 A, emitida por el Poder Judicial de la Federación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XXVII, Enero de 2008, página 2793, que a la letra dice:
MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.
De lo anterior, para este Órgano Jurisdiccional es evidente que las marcas tienen como propósito que cualquier agente económico o productor o comerciante, pueda distinguir productos de otros de su misma clase, es decir, se debe considerar que la marcas deben permitir que del universo de clientes, un sujeto con atención media sea capaz de distinguir los productos amparados por dos marcas.
Por lo que, para que sea jurídicamente tutelable una marca se exige que sea capaz de identificar y hacer distinguibles los productos de la misma clase o especie , es decir, se exige que la marca tenga una eficacia distintiva , esto es, que no induzca al error al público consumidor; todo ello, con el propósito de proteger al público consumidor para evitar posibles errores sobre la naturaleza y origen de diversos productos que concurren en el mercado de bienes y servicios.
Por otra parte, debe quedar claro que el análisis para determinar la posible confusión de marcas debe realizarse en forma alternativa, instantánea y no comparativa, esto es, debe realizarse integrando en una percepción global todos los elementos tal y como lo hace el consumidor, que atiende a la impresión de conjunto y no analítico.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el signo propuesto a registro sea lo suficientemente distintivo entre la marca ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado.
En el caso a estudio, la enjuiciante cuestiona que existe una indebida apreciación de la autoridad porque a su juicio los signos distintivos en cuestión no son semejantes en grado de confusión, ya que el signo distintivo ****** ******* ******* y diseño, atendiendo al conjunto de sus elementos, le otorgan un carácter totalmente distintivo respecto de la marca registrada ****** ****** ******* y diseño, señalando entonces que no se actualiza el supuesto de negativa de registro previsto en el transcrito artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.
Al respecto cabe señalar que del análisis integral respecto de la resolución impugnada y de la marca propuesta, desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual o ideológico, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte efectivamente se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo los signos en conflicto los siguientes:
REGISTRO MARCARIO ****** ****** ******* y diseño
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
SIGNO PROPUESTO A REGISTRO ****** ******* ******* Y DISEÑO
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
Ahora bien, basta con que se dé confusión en uno de los aspectos fonético, gráfico o conceptual (ideológico) para determinar la similitud en grado de confusión, aunado a lo anterior, las semejanzas que resulten de su análisis global se efectúan a primera impresión, tal y como lo observa el público consumidor.
Analizadas las marcas en conflicto, desde el punto de vista conceptual, si bien es cierto que los signos en controversia no evocan las características de los servicios a los que se encuentran relacionados, así como desde el aspecto fonético se pronuncian diferente; es claro que si existe similitud gráfica.
Ahora bien, habrá que entender por confusión gráfica, aquella que se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación.
Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.
Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores.
Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.
Por lo tanto, es claro que existe una evidente semejanza gráfica entre el signo propuesto a registro y la marca citada como anterioridad, toda vez que a simple vista en ambos diseños, se aprecia que se conforman por la ****** y ****** de una *****, que en ambos casos de plasma de ******; que la denominación incluida en los signos se encuentra en la parte inferior del diseño en letras mayúsculas, aunado a que se incluye el término ***********, en letra de menor tamaño a la de las denominaciones, asimismo, los signos en conflicto coinciden en constituir sus denominaciones con el termino *******, en tal virtud, es dable concluir que al ser apreciadas a primer golpe de vista, pueden confundirse entre si.
Ahora bien, si una marca registrada anterior consta de una palabra y un dibujo, no podrá registrarse otra marca posterior consistente únicamente de un dibujo, si al primer golpe de vista, sin un análisis minucioso, este dibujo es semejante al dibujo anterior al grado de producir confusión en el público consumidor, pues éste, habituado a asociar a una marca ese dibujo, podría confundirse con el nuevo dibujo, pensando que se trata del mismo producto, o de un nuevo producto del mismo fabricante, que es precisamente lo que se trata de evitar.
Luego entonces, en estos casos no procede el registro del nuevo dibujo, como marca, independientemente de que carezca o no, de una leyenda asociada, si se trata de amparar productos iguales o semejantes.
En tal virtud, este órgano jurisdiccional advierte que al observarse alternativamente los signos distintivos en cuestión, al primer golpe de vista no se advierte distinción susceptible de ser percibida por el público consumidor, en el aspecto gráfico, lo que evidentemente hace imposible su coexistencia en el mercado.
Adicionalmente a lo anterior, la clase para la cual se registró la marca******* ****** ******* y diseño es ** (contemplada en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente en la fecha en que se otorgó el título de marca en comento, es decir el 25 de noviembre de 1999), a saber: servicios prestados para ******** ********* * ******* ********** **** ** ******* *** ***** ** ************* ******* ********** ******** * ****** ********** ** ******** ** ********* * *********; mientras que la clase que se pretende para el signo ****** ******* ******* y diseño., es ** Internacional, a saber: servicios para ******* ********* * *******; ********* ********* ************* ************ ** ************* ************ ** ******** ******* * ************ ****** *********** ******** * *****.
Al respecto es importante precisar que la semejanza en los signos marcarios, debe entenderse referida a toda relación que exista entre un producto y otro, atendiendo al uso, destino, medio o fin de los mismos, lo que permita presumir que la procedencia u origen de ellas es la misma, o que siendo de titulares diversos, una marca intenta aprovechar el prestigio de otra, introduciéndose en un nuevo mercado.
Esto es, se trata de marcas que pretenden usarse en servicios similares, que cuentan con los mismos canales de distribución, sector comercial y público consumidor, por tanto al ser evidentemente similares generaran confusión en el publico consumidor destinatario de dichos productos, ello al tenor de lo dispuesto en el Arreglo de Niza, según el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2002.
Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reconoce la validez de la resolución impugnada.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo ordenado por los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:
I. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;
II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, al tenor de los motivos y fundamentos lógico jurídicos expuestos en esta sentencia;
III. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, al tercero y por oficio a la autoridad.- Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala
Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos, quien da fe.------------------------------
JLRM
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la actora, su representante legal, la tercero interesada, así como los datos relativos a las marcas, clase y servicios a los que se aplican, así como imágenes que contienen alguno de estos datos por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.