SENTENCIA
ES:APA:2020:254
ANTECEDENTES DE HECHO:
La actora de primera instancia, Alta Zapatería Balear, S.L. (en
adelante, Alta Zapatería Balear) es la titular de la marca española
denominativa 3523786 y de su marca mixta de la Unión Europea 3912557 Carmina
registradas para, entre otras clases, la 25. Esta marca mixta consiste en el
nombre Carmina en color dorado sobre puesto en un cuadrado de color granate
donde aparece el año 1866 y la palabra shoemaker en la moderna tipografía sans,
coronado con un símbolo dorado.
La demandada Karmine Mode, S.L. (en adelante, Karmine Mode)
solicitó la marca de la Unión Europea Karmine 14831283 el día 26 de noviembre
de 2016 para, entre otras, la clase 25, consistente en el término Karmine
coronado por un logo compuesto por un cuadrado negro que alberga las palabras KM
en su interior escritas en la tradicional tipografía serif..
La actora presentó demanda argumentando el posible riesgo de
confusión entre los signos en liza (Carmina y Karmine), mientras que, en su
demanda reconvencional, además de pedir la nulidad de las marcas de la actora,
la demandada argumentó, entre otros, la inexistencia del riesgo de confusión y
la convivencia pacífica de ambas marcas en el mercado desde 1995.
El Juzgado de Marca de la Unión Europea dictó sentencia en la que
estimó la demanda al entender que los signos en liza tienen una coincidencia
casi absoluta a nivel fonético, pero no de escritura, diferencias que considera
sin embargo no suficientes para diluir el riesgo de confusión. Por ello,
declara el Juzgador de primera instancia los siguientes fallos: i) el derecho
exclusivo y excluyente de la actora Alta Zapatería Balear sobre las marcas
marcas denominativas española 3523786 y de la Unión Europea 3912557 Carmina y
ii) la infracción marcaria que supone el uso del signo Karmine por parte de
Karmine Mode para calzados. Consecuentemente se impusieron, entre otras, las
siguientes condenas: i) a la cesación y abstención por parte de la demandada al
uso de la marca Karmine tanto en su calzado como en las redes de comunicación
telemática y como nombre de dominio; ii) a la imposición de una multa
coercitiva de 600€ diarios mientras subsista la infracción; iii) al
resarcimiento de los daños y perjuicios con un valor mínimo del 1% de la cifra
de negocio para lo que se exhibirán documentación de la demandada como el Libro
de Registro de Facturas, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los últimos cinco
ejercicios y hasta que se acredite el cese de la infracción.
En desacuerdo con el fallo, la demandada interpuso recurso de
apelación principalmente con base en los siguientes argumentos: i) ausencia de
riesgo de confusión; ii) su derecho anterior de alcance no únicamente local con
su denominación social Karmine Mode usada como signo para la comercialización
de sus productos y que entiende debe ser oponible a las marcas de la actora,
pudiendo causar la nulidad de las mismas como solicitó en su contestación vía
excepción.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación.
En primer lugar analiza el juzgador de segunda instancia la
posible concurrencia del riesgo de confusión, considerando argumentos de la
apelante que ésta entiende no han sido valorados correctamente en primera
instancia, a saber: i) que Alta Zapatería Balear fabrica calzado y accesorios
predominantemente de caballero, mientras que Karmine Mode se dedica a la
fabricación y comercialización de calzado para señora de gama media; ii) que la
diferencia de precio de los productos de las empresas enfrentadas, dado que el
calzado de la demandante se comercializa a más de 345€, mientras que el de la
recurrente tiene un precio medio, algo que a su vez hace que el público
destinatario del producto sea diferente; iii) que existe una clara diferencia
en los canales de distribución y venta de los productos de las marcas
litigantes: la actora utiliza un canal de distribución exclusivo y selectivo,
con establecimientos propios en las principales ciudades del mundo o boutiques
donde sólo se comercializan productos similares de lujo, mientras que la
recurrente no posee establecimientos propios y comercializa sus productos a
través de distribuidores, no coincidiendo las marcas litigiosas en el mismo
establecimiento. De todo lo anterior concluye la apelante que “la Sentencia no
valora adecuadamente la prueba al omitir el análisis de todos estos aspectos en
contraposición con la doctrina jurisprudencial, tanto más cuando aquellos
factores demuestran las notables diferencias existentes entre las marcas, todas
apreciables por el consumidor medio que eliminan el riesgo de confusión entre
marcas posibilitando, como hasta la fecha, la convivencia pacífica en el sector
del calzado” (FD2).
En cuanto al primer argumento, el Tribunal de Marca de la Unión
Europea lo desestima dado que la actora también comercializa con sus marcas
calzado para mujeres y además “no es posible diferenciar la marca en atención a
la tipología del calzado tanto más cuando el registro no las diferencia en
atención a tal factor de género” (FD3).
Sobre el segundo argumento del precio, la Audiencia Provincial
también lo descarta al entender que “el precio en absoluto constituye un factor
diferencial ni elusivo del riesgo de confusión sino, en su caso, todo lo
contrario, ya que si la diferencia alude a un elemento cualitativo relevante de
la marca porque resultara que ésta signa productos de elevado precio que los
hace de lujo o destinados a un público de alto nivel adquisitivo, se estaría
poniendo en relieve un factor que vendría a reforzar la protección de la marca
de tal nivel, bien como marca fuerte, bien como marca notoria respecto de la
que su nivel de protección queda potenciado a través de un régimen específico
sustentado, entre otros elementos, no en el riesgo de confusión sino en el mero
vínculo evocativo, argumento a lo que debe añadirse, contestando el del
recurrente, que no es cierto que el público de alto nivel adquisitivo esté, por
tal circunstancia, interesado en la moda pues el interés por la moda es un bien
cultural universal al margen de la capacidad adquisitiva de las personas que es
factor que determina, como en tantos ámbitos de la vida, solo el acceso al bien
de que se trata pero que no limita el placer por el arte sin sí mismo
considerado (…) debemos negar que el precio de los productos de la actora sea
excluyente de un público más general, a lo que debemos añadir que el hecho de
que precio general de los productos de la actora sea elevado respecto del tipo
de producto de que se trata -es en suma un concepto relativo- no excluye que el
público medio pueda considerar que el mismo empresario disponga de una segunda
línea de productos de inferior valor que los comercializa bajo la misma o
similar marca.” (FD3).
Por último, y en cuanto a los canales de distribución, la
Audiencia Provincial usa el misma ratio decidendi que para el precio,
entendiendo que es una decisión “sustentada en la política de la imagen de
calidad, exclusividad y prestigio (…) la distribución selectiva de la actora,
favorece la idea de una marca cualitativamente notoria cuya protección,
insistimos en ello, está legalmente reforzada (…) Lo cierto es que los
productos, que son idénticos en su naturaleza, coinciden en el mercado sin que
de nuevo pueda aceptarse una visión decimonónica del mismo entendido como un mercado
con contenidos excluyentes, cerrados y estancos en función de valores
económicos que desde luego, no son tan elevados en este caso como para aceptar
la exclusión del público en modo mutuo para concluir que se trata, siempre o de
forma general, de público diferenciado” (FD3).
En segundo lugar, la Audiencia Provincial realiza una comparación
entre los signos enfrentados, llegando a la misma conclusión que el juzgador de
instancia al entender que si bien las diferencias gráficas entre los signos son
evidentes, las mismas son insuficientes en el juicio comparativo por razones
tales como: i) ambos signos son claramente horizontales; ii) los signos en
cuestión son similares, debido a la similitud visual y fonética que presenta el
elemento dominante, que es el denominativo, iii) el público pertinente respecto
de las marcas en litigio está formado por el público general, resultando
inaceptable el argumento de la recurrente de que el público es diferente en
atención a la distinta calidad y precio del calzado comercializado por el actor
y el demandado dado que “tanto el público de una marca como de la otra, como el
público en general, prestan un nivel de atención medio” (FD4); iv) los
productos son idénticos.
Aunando en el segundo argumento en torno a la comparación de
signos, el Tribunal de Marca de la Unión Europea entiende que: “en cuanto a la
comparación visual, hay similitud en la medida en que la secuencia de letras
del elemento denominativo de cada signo – único en el caso de la marca nacional
de la actora – se compone de siete letras donde cinco, por el mismo orden, son
plenamente coincidentes ‘armin’, diferenciándose en la letra inicial – C por K
– y en la final – A por E. Para el apelante estas diferencias son relevantes
tanto desde un punto de vista gráfico como fonético. Sin embargo, no podemos
compartir tal afirmación. En efecto, ni visual ni fonéticamente, hay
diferencias notables entre la marca Carmina y la marca Karmine, y esas
diferencias no se potencian ni con la grafía de las letras ni con las gráficas
que las acompañan” (FD4). La Audiencia Provincial desestima el argumento de la
recurrente de que “la marca solicitada incluye elementos que no están presentes
en la marca anterior en cuestión, a saber, la combinación de letra y el signo
KM con un diseño gráfico particular, decíamos, tales elementos, que son
diferentes entre sí, no son lo suficientemente relevantes porque la impresión
general que percibe el público no es de detalle, y lo que predomina en los
signos es el elemento denominativo que a la postre aporta nombre al producto
cuya similitud se notará de forma inmediata, siendo fácil recordar por el
público relevante (…) la similitud entre los signos no quedan contrarrestada
por las diferencias a las que hace referencia el solicitante que entendemos,
por lo explicado, secundarias, y por lo tanto, no son suficientes, en el
contexto de una evaluación visual general, para superar las similitudes. Y es
que en el caso las características gráficas de la marca de la demandada tienen
un impacto limitado, ya que la estilización de las letras en el elemento
denominativo ‘karmine’ es bastante común y el público en general no atenderá a
ese elemento precisamente, porque tiene un estilo bastante simple. En segundo
lugar, los elementos figurativos y la estructura gráfica de esa marca no son de
ninguna manera capaces de crear una característica gráfica que sea
particularmente llamativa a los ojos del público relevante y que sea capaz de
atraer su atención pues se limita un recuadro negro con dos letras sobre el elemento
denominativo de un tamaño de fuente muy superior a ese elemento. Además, el
hecho de que el elemento denominativo sea el único elemento de la marca
anterior nacional es un hecho relevante por la similitud que presentan las
letras tal cual hemos descrito” (FD4).
Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial entiende que cabe
concluir que existe un riesgo de confusión tanto desde el punto de vista de la
legislación marcaria comunitaria como española.
La Audiencia Provincial seguidamente la convivencia pacífica de
las marcas desde 1995, uniendo dicha cuestión a la solicitud de nulidad
realizada por la apelante, quien critica que no se haya estimado en instancia
la excepción de nulidad formulada. El Tribunal de instancia entendió que “no es
posible alegar por la vía de excepción la nulidad de una marca, siendo solo
posible mediante el uso de la reconvención. Afirma la recurrente que ello no es
así pues conforme a la STS 160/95 en relación a la legislación marcaria, art.
9.1.d) en relación el art. 52 LM y los artículos 60.1.c) en relación con el
art. 8.4 RMUE, es dable formular nulidad vía excepción en el caso de estar
utilizando un signo en el tráfico de alcanza no únicamente local.” Tras
analizar los arts. 9.1.d, 6.2.d y 34.5 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas (en adelante, LM) y el art. 6 bis CUP, el Tribunal de Marca de la Unión
Europea, la Audiencia Provincial llega a la conclusión de que: “lo que se
describe en el argumento del motivo que nos ocupa es el uso de un signo a
título de marca que no ha sido registrada, que es lo que tiene lugar cuando se
utiliza la denominación social para la comercialización de los productos de la
empresa, utilizando en suma dicha denominación en el tráfico económico para
identificar los productos propios de su objeto social. Sin embargo tal uso, al
igual que ocurre con las marcas registradas, no confiere por sí mismo la
notoriedad - art 6.2.d) LM - en el sentido del art. 6 bis CUP derecho marcario
exclusivo alguno sobre el mismo, de prioridad, que solo se puede adquirir
cuando por su uso haya difusión y reconocimiento del signo por una parte
relevante de los consumidores pertinentes, hecho sobre el que prueba alguna se
ha articulado respecto del signo Karmine mode. Es cierto que también invoca el
art. 9..1.d) LM en relación al art. 8.4 RMUE para sustentar, sin diferenciarlo
de un signo utilizado marcariamente, un derecho de alcance no únicamente local
-la mera denominación social- que sirva de oposición a la infracción por ser
incompatible la invocación con aquél de una marca posterior. Al margen de lo
confuso del argumento al mezclar derechos con regímenes diversos tal cual hemos
querido diferenciar del argumento, es lo cierto que se trata de una decisión
que entronca directamente con un aspecto procesal que también es objeto de
mención en uno de las alegaciones del recurrente tal y como hemos descrito y
sobre lo que nos pronunciaremos al examinar el motivo concreto formulado para,
como podemos adelantar, considerar que no cabe formular la alegación vía
excepción, desactivando en todo caso la posible nulidad de los signos de la
actora en base a la existencia de un derecho anterior y prioritario de la
demandada (…) la nulidad de la marca europea no puede pretenderse por vía
distinta a la reconvención por lo que, en cualquier caso, no cabe invocar el
art. 8.4 en relación al art. 60.1.c RMUE en relación al art. 9.4 LM para
fundamentar vía excepción la nulidad de las marcas de la actora. Por el
contrario, la nulidad de la marca española sí puede ser planteada por vía excepción.
Sin embargo, en los casos de acumulación con la marca europea debe prevalecer
la uniformidad del trámite procesal, incluidas las cuestiones sobre nulidad de
marcas, con independencia de su clase por razón del territorio por al menos
tres razones, a saber, en primer lugar porque la Sentencia se dicta por este
Tribunal en funciones de Tribunal de la Marca Europea por razón de su
competencia exclusiva en la aplicación del RMUE, segundo, porque se ha
reconocido de forma explícita la posibilidad de la acumulación de acciones
relativas a otras marcas como las nacionales - DA Primera LM - lo que trae su
justificación en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias respecto
de marcas idénticas o similares de distinto ámbito territorial y, tercera, porque
de admitir una doble norma procesal en un mismo procedimiento cabría la
posibilidad de que en el propio procedimiento, por infracción procesal, acabara
dictándose resoluciones contradictorias -nulidad/no nulidad- atentando al
principio de seguridad jurídica del art. 9 CE. De hecho en el caso, ante la
falta de reconvención respecto de la marca UE, se daría la paradójica situación
de que sería dable -en la hipótesis planteada por el demandado- estimar la
nulidad respecto de una marca no europea lo que, en todo caso, carecería de
efecto real alguno dado que, en todo caso, de apreciarse infracción de marca
europea, la sentencia seguiría siendo de condena al quedar incólume la marca
europea una vez afirmado el riesgo de confusión de los signos utilizados por el
demandado respecto de la marca europea. En consecuencia, habiéndose pretendido
la nulidad de la marca UE, la pretensión de nulidad de la marca nacional carece
de un marco procesal diferenciado al estar, por las razones expuestas sometida
a la especialidad contemplada en el art. 127.3 RMUE ya referenciado” (FD5 y
FD7).
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante porque es muy detallada tanto
en su argumentación como en su cita jurisprudencial de un enfrentamiento
marcario donde concurre un posible riesgo de confusión en un supuesto de
infracción de derechos marcarios y en el que se analiza en detalle quién es el
consumidor medio en el caso de que el precio de los productos amparados por las
marcas en liza sea diferente.
Además, resulta interesante el pronunciamiento del Tribunal sobre
la solicitud de nulidad de una marca europea, que sólo podrá hacerse vía
reconvención y no usando la excepción de nulidad de la marca, algo que no
ocurre en la nulidad de la marca española que sí puede ser planteada por vía
excepción. Sin embargo, en los casos de acumulación con la marca europea, se
recuerda que debe prevalecer la uniformidad del trámite procesal y si se ha
pretendido la nulidad de la marca de la UE, la pretensión de nulidad de la
marca nacional carece de un marco diferenciado al estar sometida la
especialidad contemplada en el art. 127.3 RMUE.