SENTENCIA
ES: APB:2019:3168
ANTECEDENTES DE HECHO:
La demandante Holzer y Cia, S.A. de C.V. (“Holzer”), es una
compañía americana fundada en el año 1945 y que cuenta con más de 65 años de
experiencia en relojería suiza.
Annco, Inc. A Delaware Corporation (“Annco”) es titular de la
marca nacional "ANNTAYLOR", denominativa para la clase 25. La marca
fue solicitada por Annco el 15 de agosto de 2003 y concedida por la OEPM el 26
de febrero de 2004. La concesión fue publicada en el BOPI el 1 de abril de
2004.
Annco inició acciones de nulidad de las marcas comunitarias
"ANNTAYLOR" y "AT ANN TAYLOR", propiedad de Holzer ante la
EUIPO, que fueron invalidadas por la División de Cancelación por mala fe en el
registro.
Contra las resoluciones de la División de Cancelación Holzer
interpuso los correspondientes recursos de apelación ante la División de
Recursos de la EUIPO. De igual modo, ambas partes están enfrentadas en
distintos procedimientos de caducidad de marca por no uso y Annco ha formulado
oposición ante la OEPM a la solicitud de la marca nacional "ANN
TAYLOR" para productos de la clase 14.
Holzer alegó en la demanda que no ha encontrado ningún indicio de
uso real y efectivo en el mercado español de la marca de referencia, por lo
que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 51 de la Ley de
Marcas de 2001, solicitó que se declarara la caducidad por no uso de la marca
"ANNTAYLOR" y se ordenara la cancelación del registro.
Holzer interpuso demanda de caducidad por no uso de la marca
nacional "ANNTAYLOR" contra Annco ante el Juzgado de lo Mercantil nº2
de Barcelona.
Annco se opuso a la demanda afirmando que viene utilizando la
marca “ANNTAYLOR” desde el año 1954 en Estados Unidos para identificar prendas
de vestir, habiéndose convertido en una marca nacional de referencia en el
sector de la ropa y accesorios para mujeres.
En 1982 Annco registró la marca “ANNTAYLOR” en Estados Unidos y,
atendido el éxito de la marca, posteriormente la registró en distintos países,
entre ellos España. El conflicto, en realidad, se remonta al año 2003, cuando
Holzer intentó sin éxito que Annco le concediera una licencia de uso de la
marca “ANNTAYLOR” y con el registro de esa marca en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual.
Asimismo, Annco alegó que utiliza de forma efectiva la marca
mediante la comercialización de sus productos fundamentalmente a través de
Internet. Por todo ello, solicitó que se desestimara íntegramente la demanda.
La sentencia de primera instancia, tras valorar la prueba
practicada, tiene por acreditado el uso real y efectivo de la marca, en los
términos exigidos por el artículo 39 de la Ley de Marcas. Para ello alude a tal
efecto a la publicidad en distintos medios, la existencia de la página web y la
venta de productos identificados con la marca “ANNTAYLOR”. Por todo ello
desestima íntegramente la demanda.
Annco presentó recurso de apelación por errónea valoración de la
prueba.
En primer lugar, considera que no existe ninguna prueba de uso
para prendas de vestir de hombre, calzado y sombrerería. Y, en
segundo lugar, en relación con las prendas de vestir para mujeres,
la recurrente considera que el uso acreditado es testimonial, por lo que no
cabe hablar de "uso real y efectivo". Por ello solicita que se
declare la caducidad de la marca “ANNTAYLOR” en relación con todos los
productos de la clase 25 para los que está registrada. Subsidiariamente
solicita que se declare la caducidad parcial, limitando la cancelación a
aquellos productos en lo que no se ha acreditado un uso genuino.
Annco se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia
por sus propios fundamentos.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza
analizando la interpretación de los artículos 39, 55 y 58 de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, de Marcas por parte de la jurisprudencia tanto del Tribunal
Supremo como del TJUE y concluye que la apreciación del carácter efectivo del
uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias
apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en
particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de
que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los
productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos
productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la
frecuencia del uso de la marca.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) pone de
manifiesto que Annco no tiene tiendas propias ni cuenta con establecimientos
físicos. Por tanto, comercializa sus productos únicamente a través de Internet
y, en concreto, por medio de la web www.anntaylor.com. En cualquier caso, la
web sólo puede ser visualizada en inglés. Aunque la demandada es titular de los
nombres de dominio www.anntaylor.com y www.anntaylor.es, el dominio español
redirecciona al usuario a la web inglesa.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) concluye que la
mera presencia de una marca en un sitio web no es, por sí misma, suficiente
para demostrar un uso genuino de la marca. Las directrices de la EUIPO exigen
que ese uso se fortalezca con otras evidencias de que el sitio web se ha
visitado y, en particular, que un cierto número de clientes ha realizado
pedidos de bienes o servicios relevantes a través de la web en el periodo
pertinente. El número de visitas, por tanto, se considera una prueba útil del
uso, máxime si se realizan en distintos momentos y desde distintos lugares. En
este caso, consta que la web de la demandada ha sido visitada desde España por
un número elevado de usuarios, lo que implica, por sí mismo, una presencia efectiva
del signo en el mercado español.
Además, junto al ofrecimiento de los productos en la web, también
ha quedado acreditado un número significativo de pedidos a través de dicha web.
Si bien la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) pone de manifiesto
que es cierto que el volumen comercial alcanzado bajo la marca “ANNTAYLOR” no
es excesivamente alto, ese uso se extiende a lo largo de todo el periodo
relevante, se produce en distintos puntos del mercado español y se realiza de
forma regular, lo que nos permite concluir que existe un uso real y efectivo.
Por todo ello, descarta la caducidad del signo para prendas de
vestir, sin distinguir, a estos efectos, entre ropa para mujer y ropa para
hombre, pues no es razonable distinguir entre subgrupos o categorías, dentro
del género "prenda de vestir", por lo que, probado el uso de la marca
para ropa de mujer, lo está también para prendas de vestir en general.
Mayor duda le suscita a la Audiencia Provincial la nulidad parcial
para calzado y sombrerería, en la medida que la demandada sólo ha logrado
acreditar una única entrega efectiva de un par de zapatos y dentro de los tres
meses previos a la interposición de la demanda. Ahora bien, unos y otros son
complementos comercializados frecuentemente por empresas que tienen por
actividad principal la venta de productos de confección textil, como las
prendas de vestir. Esos productos de complemento (calzado y sombrerería) se
vienen ofreciendo en el mercado a través de la web de Annco desde el año 2003
conjuntamente y de igual modo que las prendas de vestir. Esto es, la promoción
comercial de los productos de moda y otros accesorios es compartida, por lo que
concluye que si no se han producido más transacciones es por no haber obtenido
una mejor respuesta por parte de los usuarios, y el TGUE ya ha precisado que la
exigencia del uso efectivo no se puede evaluar en función del éxito comercial
de la empresa.
En definitiva, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)
concluye que no se pueden desgajar unos productos (calzado y sombrerería) de
otros (prendas de vestir), cuando todos ellos se ofrecen de igual modo en el
mercado por medio de una misma web que identifica a España como lugar de
destino, cuando son productos complementarios y cuando se benefician de las
mismas campañas de promoción publicitaria.
En base a todo ello desestima el recurso, si bien la Audiencia
Provincial considera que la cuestión relativa a la caducidad parcial del
registro (para calzados y sombreros) suscita serias dudas de derecho, por lo
que no impone las costas en ninguna de las dos instancias.
COMENTARIO:
La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza de forma
exhaustiva el uso efectivo de la marca en Internet y proporciona criterios para
valorar la existencia de dicho uso efectivo en Internet. Asimismo, aclara que
es posible que exista un uso real y efectivo de una marca en España, aunque no
exista ninguna tienda física de una marca en nuestro país y precisa aspectos
tales como que, si el uso ha sido acreditado para la categoría de prendas de
vestir, no cabe distinguir entre las categorías de hombre y mujer para decretar
un uso parcial.
Por otro lado, señala que, dado su carácter complementario
respecto a las prendas de vestir, una vez acreditado el uso efectivo para
prendas de vestir, si el calzado o la sombrerería se han comercializado a
través del mismo canal en Internet que las prendas de vestir, puede
considerarse que existe un uso efectivo también para calzado y sombrerería,
incluso aunque el volumen de ventas sea muy bajo, pues no se puede hacer
depender el uso efectivo del éxito comercial.