Панама

Entrada N°93102-2024

 

Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.°297922-01 de la marca NUSUK, en la clase 3 internacional, propuesto por TOLLEY OVERSEAS, S.A. en contra de MAG CONSTRUCTION, S.A.

 

Mgda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz.

 

Sentencia Apelada

 

 

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

 

 

V I S T O S:

 

Ha ingresado a este Tribunal, en grado de apelación, el expediente contentivo del Proceso de Oposición en contra de la solicitud de registro n.°297922-01 de la marca NUSUK en la clase 3 internacional, propuesto por TOLLEY OVERSEAS, S.A. en contra de MAG CONSTRUCTION, S.A.

 

El Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá atendió la controversia en primera instancia y, luego de surtidos los trámites de ley, profirió la Sentencia n.°67-24 de ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024) que resuelve:

 

«En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del proceso de Oposición al registro de la Solicitud No. 297922-01, correspondiente a las marcas (sic) NUSUK en clase 3 internacional, instaurado por TOLLEY OVERSEAS, S.A. contra MAG CONSTRUCTION, S.A. , RECONOCE la EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA ACTIVA, presentada por la demandada MAG CONSTRUCTION, S.A.

 

En consecuencia, NO ACCEDE a la pretensión de la parte actora TOLLEY OVERSEAS, S.A., por los motivos ya explicados.

 

Por consiguiente, ORDENA continuar con el trámite de registro de la solicitud No. 297922-01, concerniente a la marca NUSUK en clase 3 internacional, presentada por la demandada MAG CONSTRUCTION, S.A., ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.

 

OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.

 

SE CONDENA a la parte demandante TOLLEY OVERSEAS, S.A. a l pago de la suma de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00), en concepto de costas en el presente proceso.

 

CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que retire (sic) las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.

 

Regúlese (sic) por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.

 

Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente judicial electrónico, previa anotación de su salida en el libro respectivo».

Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), la sentencia recurrida fue emitida y publicada el 8 de julio de 2024 y notificada a las partes con arreglo a la normativa correspondiente (cfr. secuenciales 103, 106 y 109, respectivamente).

 

Sin embargo, la firma forense DE PUY & ASOCIADOS, el 15 de julio de 2024, se nofiticó personalmente y, en el mismo memorial, anunció el recurso vertical de apelación (cfr. secuencial 116) , por lo que se tiene que fue interpuesto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon 199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012.

 

El medio de impugnación vertical fue concedido en el efecto suspensivo a través de la resolución de 31 de julio de 2024 (cfr. secuencial 126), lo que propició el ingreso del cuaderno procesal a este Tribunal.

 

Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), esta Magistratura procede con la revisión de las constancias procesales y, luego de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.

 

Culminada esta etapa, mediante providencia de 15 de enero de 2025 (cfr. f.4 del expediente físico), se señaló a las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996, oportunidad que fue aprovechada únicamente por la recurrente (cfr. fs. 6-15 del expediente físico).

 

Así las cosas, procederá este Tercer Tribunal Superior a emitir la decisión que exige la resolución de esta segunda instancia, previo estudio de la sentencia de primer grado y, por supuesto, de los argumentos expuestos en la sustentación de la apelación.

 

 

MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA APELADA

(cfr. secuencial 103 del EJE)

 

La Sentencia n.°67-24 de 8 de julio de 2024 emitida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, decidió declarar probada la Excepción de Falta de Legitimación en la Causa Activa, con fundamento en las siguientes motivaciones:

 

• Advierte que, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, hay 2 tipos de legitimación: la legitimatio ad processum y ad causam, explicando que la primera consiste en la capacidad legal para actuar en el proceso en general, por cuanto se reúnen los atributos mínimos que debe tener una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones y, la otra, es la condición que debe tener determinada categoría de personas en la ley sustantiva, para pretender u oponerse a una determinada relación jurídica en particular.

 

• La legitimación no se identifica con la titularidad del derecho alegado en la demanda, sino con el derecho para gestionar conforme la relación sustancial en la causa.

 

• Da por demostrada la existencia y representación judicial de las sociedades intervinientes en el proceso a través de las certificaciones de personería jurídica.

 

• Expone que el objeto del proceso de oposición a una solicitud de registro de marca consiste en impedir judicialmente que se registren aquellas que por su identidad o similitud con otras ya registradas, en uso o trámite de registro, puedan originar confusión en el mercado, y consecuentemente, perjudicar a quien, en virtud de registro, solicitud de registro o uso previo, tenga mejor derecho sobre las mismas.

 

• Para resolver la causa consideró la aplicación de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012 y el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017 y las disposiciones del Código Judicial, como norma supletoria según lo establecido en el artículo 199 de la Ley 35 de 1996, los convenios y acuerdos internacionales relacionados con la materia marcaria, conforme lo dispone el artículo 4 de la Constitución Política de Panamá.

 

• Contempló el numeral 9 del artículo 91 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, con sus modificaciones, que preceptúa sobre la oposición al registro de marcas; el canon 96 que establece que «el derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso se adquiere por su registro»; el artículo 98 lex cit. que indica que, para oponerse al uso de una marca se debe demostrar la legitimación por medio del registro de dicha marca o comprobar su uso con anterioridad; y la disposición 124 del Decreto n.°85 de 2017.

 

• Con base en las disposiciones anteriores, estima que la demandante no ha acreditado el uso o registro para oponerse al registro de la marca NUSUK. Advierte que la oposición es un derecho que le asiste a cualquiera que se sienta afectado, o bien, que la acción recaiga sobre aquellas prohibiciones absolutas.

 

• En cuanto al presente caso, expresa que se debe probar la relación sustancial de la cual surge el derecho, de modo tal que, pueda ser examinada, a fin de determinar si existe causa de impedimento en la coexistencia de registros de marcas, y si son suficientemente similares entre sí al punto de que puedan causar confusión cuando se pretenda amparar productos de la misma clase o semejantes a los que se desea amparar con la nueva marca.

 

• Conforme a los elementos de prueba, precisa que la actora no logró acreditar la titularidad ni el uso de la marca, toda vez que, el título marcario le corresponde a una sociedad distinta (como fue afirmado por las partes), así como tampoco pudo hacer eco de las prohibiciones relativas y absolutas, que permite la normativa que regula la propiedad industrial.

 

• No figura en el expediente judicial electrónico elemento de convicción que pueda brindar veracidad o probar el derecho de la demandante para impedir el registro de la marca NUSUK; así, la actora faltó a su obligación de probar los hechos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables.

 

 

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

(cfr. fs. 6 a 15 del expediente físico)

 

El licenciado Miguel A. De Puy, de la firma de abogados DE PUY & ASOCIADOS, apoderada judicial de TOLLEY OVERSEAS, S.A., mediante el recurso vertical promovido, solicita al Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revoque en todas sus partes la sentencia impugnada, y, en consecuencia, no se permita el registro de de la marca NUSUK en la clase 3 internacional, solicitado a través de la aplicación n.°297922.

 

La recurrente expresa las razones por las cuales debe revocarse la sentencia apelada, resaltando las siguientes:

 

• La parte actora tiene toda la condición de evitar el registro de la marca objeto del presente pleito; de permitirse el registro se estaría frente a una competencia desleal y fraude marcario, ya que la demandada no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y se favorecería aprovechándose del registro de una marca que no le pertenece, afectando a los comerciantes legítimos de la plaza.

 

• La demandada no acreditó que la supuesta sociedad AL FAKHAR PERFUMES & COSMETICS es titular de la marca NUSUK, toda vez que no aportó el certificado de marca como tampoco hubo un documento de autorización en la DIGERPI.

 

• La demandada no justificó que tiene un mejor derecho o derecho preferente como lo ha referido el juzgado a quo en la sentencia de primera instancia.

 

• La única prueba que aportó la demandada es una carta en la que no se adjunta o menciona que AL FAKHAR PERFUMES & COSMETICS es titular de NUSUK en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, sin cumplir el requisito sine qua non del certificado en el país de origen.

 

• La copia auténtica de la publicación de la marca en el BORPI n.°397 de 26 de abril de 2023, en la página 127, no menciona el documento de autorización o carta de consentimiento otorgados por la supuesta sociedad titular de la marca NUSUK en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, AL FAKHAR PERFUMES & COSMETICS.

 

• La solicitud de registro de la marca NUSUK & DISEÑO presentada por la sociedad demandada contraviene el numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996 y el canon 104 del Decreto Ejecutivo 85 de 2017.

 

• La demandada no probó uso o comercialización de la marca; no aportó facturas y solo se circunscribió a presentar una muestra publicitaria que no cae en la categoría de uso de la marca.

 

• La pretendida marca NUSUK viola el artículo 6bis de la Ley n.°41 de 13 de julio de 1995 (Convenio de París), por su similitud con las reconocidas y notorias marcas NUSUK clase 3, que causa confusión en el público consumidor.

 

• Nuestro país debe tener mucha precaución para no verse afectado en la lista especial 301 Oficina del Representante Comercial de los EE.UU (USTR), herramienta de investigación comercial que permite a esta oficina buscar represalias comerciales unilaterales contra países que imponen barreras comerciales injustas contra los Estados Unidos.

 

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado como del escrito de sustentación del recurso de apelación, corresponde a esta instancia judicial resolver la alzada en el presente proceso de propiedad industrial en el cual la juez de primera instancia reconoce la excepción de falta de legitimación en la causa activa de quien se opone a la solicitud de registro n.°297922-01 de la marca NUSUK en la clase 3 internacional, presentada el 28 de julio de 2022 por MAG CONSTRUCTION, S.A.

 

Por ende, procederá esta Sala de Decisión a examinar los razonamientos de la alzada con el fin de verificar si es acertada la decisión de primer grado o si, por el contrario, le cabe razón a la parte apelante.

 

A los efectos, será considerado que la normativa aplicable a la solución de la presente causa, de competencia exclusiva y privativa de esta jurisdicción especializada en temas de propiedad industrial, es la contenida en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n°61 de 5 de octubre de 2012.

 

Los cargos presentados por la recurrente se centran principalmente en que la demandada no acreditó que estuviera autorizada por la titular de la marca NUSUK para registrarla en Panamá, ni que la estuviera usando, o que este signo distintivo le pertenezca. TOLLEY OVERSEAS, S.A., además, afirma que la solicitud de registro depositada por MAG CONSTRUCTION, S.A. es violatoria del numeral 9 del artículo 91 de la Ley n.°35 de 1996, el canon 104 del Decreto Ejecutivo n.°85 de 2017, y el precepto 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley n.°41 de 1995). Asimismo, la representación judicial de la actora ha argumentado que su mandante se está defendiendo, como comerciante legítimo de la plaza que es, de lo que parasitariamente otra sociedad desea tomar sin el consentimiento expreso del titular, y hace mención de la lista especial 301 de 2024 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos de Norteamérica.

 

De partida, esta Magistratura ha de indicar que ninguna de las alegaciones y apreciaciones de la apelante tienen la entidad para justificar una revocatoria de la sentencia venida en apelación; los conceptos vertidos por la operadora de justicia primaria en su fallo, en torno a la legitimación en causa, son correctos.

 

El solo hecho de ser una comerciante activa en el mercado, de por sí, no faculta a la demandante para oponerse legítimamente al registro solicitado por MAG CONSTRUCTION, S.A.; TOLLEY OVERSEAS, S.A. debía acreditar un derecho preferente, fundamentado, ya sea, en el uso o registro previo de un signo distintivo, o que es la propietaria o cesionaria del signo distintivo que la demandada pretende registrar, o que la propietaria de ese signo le encargó la promoción del presente proceso de oposición. Ninguna de estas premisas está demostrada en el cuaderno procesal.

 

La actora presenta su reclamación invocando causales de irregistrabilidad relativas (que no absolutas), contenidas en el canon 91, numeral 9, de la Ley n.°35 de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 2012, y la disposición 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en nuestra normativa patria encuentra concreción en el numeral ordinal 10 del mencionado precepto 91. Por ende, debía probar los extremos previstos en los artículos 96 y 98 de la Ley n.35 de 1996, y 124 del Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017, que son claros cuando estatuyen que:

 

«Artículo 96. El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el registro, están determinados por la presente Ley».

 

«Artículo 98. Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha marca. Sin embargo, no es necesario tener registrada una marca para oponerse al registro por otra persona o demandar su nulidad o su cancelación, siempre que el oponente compruebe haberla usado con anterioridad.

 

La persona que tenga derechos sobre una marca famosa o renombrada, podrá oponerse a su uso no autorizado y a su registro, así como demandar la anulación del registro de la marca si se hubiese concedido».

 

«Artículo 124. Para oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley».

 

Reiteramos; TOLLEY OVERSEAS, S.A. no ha acreditado que tenga un derecho prioritario (o mejor derecho) sobre la marca NUSUK para distinguir productos en la clase 3 internacional en virtud de uso o registro anteriores (sea en el ámbito nacional o en el internacional), o que esté actuando en nombre y representación de AL FAKHAR PERFUMES AND COSMETICS TRADING LLC, sociedad que ha señalado como titular del signo distintivo cuyo registro pretende obtener MAG CONSTRUCTION, S.A.

 

Se tiene que, la legitimación en la causa consiste en la necesidad de que, entre las personas (sean naturales o jurídicas) que figuran como litigantes y el objeto del proceso concreto exista algún vínculo que «legitime» su intervención como partes, de tal modo que, tal vinculación, habilita a una de ellas a asumir la posición de demandante (legitimación activa) y determina que a la otra le corresponda soportar la carga de ser demandada (legitimación pasiva).

El procesalista panameño Adán Arnulfo Arjona en cuanto a la legitimación en la causa explica que esta «... es la condición que debe tener una persona según la ley sustantiva para lograr que el Juez se pronuncie respecto a las pretensiones formuladas en las demandas en relación con una concreta y particular relación jurídica. Desde el momento en que una persona se identifica con la hipótesis abstracta reconocida en la ley sustantiva (demuestra que es heredera, acreedora, cesionaria, etc.) se puede indicar que tiene legitimación y, por tal razón, tiene derecho a que se dicte sentencia respecto a una concreta relación jurídica que afecta sus intereses. La falta de legitimación sustantiva es motivo de sentencia absolutoria» (Fábrega, Jorge. Estudios Procesales. Tomo I. Editora Jurídica Panameña. 1989. pág. 251).

 

Como ha expuesto el maestro Hernando Morales Molina a página 158 de su obra Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial ABC, 1991: «... resulta evidente que el tema de la legitimación en la causa es tema del derecho sustancial, y, como consecuencia de ello, no constituye un impedimento para desatar el fondo del litigio (sentencia inhibitoria), sino, por el contrario, motivo para decidirlo en forma adversa al demandante (sentencia de fondo). Y esto es así, toda vez que la falta de legitimación sustancial, naturalmente, no impide al juez desatar el litigio en el fondo, toda vez que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no debe responder, debe negarse la pretensión del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material».

 

Por su parte, el autor Xavier Gómez Velasco, en su artículo titulado «El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia comunitaria andina», señala sobre la finalidad de la oposición y el ejercicio de la acción correspondiente, en cita de la jurisprudencia del Tribunal Comunitario, lo que sigue:

 

«La oposición fue concebida como el derecho de que gozan los Titulares de una marca notoria o debidamente registrada, para oponerse a la solicitud de registro de otra, cuando parezca que es imitación de aquella. Bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o, presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor (Proceso 02-IP-94 G.O. No. 163 de 12.de septiembre de 1994) » Revista de Derecho n.°5 UASB-Ecuador/ CEN Quito, 2006 p.7. (recuperado de https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/download/306/305/1182).

 

De manera que, esta Colegiatura coincide con el criterio de la juzgadora de primer grado en el sentido de que la parte demandante no aportó al proceso elementos de convicción que demostraran su legitimación activa en la causa respecto del derecho sustancial que reclama; en efecto, no figura en el expediente judicial electrónico elemento de convicción que brinde veracidad o pruebe el derecho de la actora para impedir el registro de la marca NUSUK solicitado por la demandada, con lo cual, faltó a su obligación de probar los hechos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que afirmó le eran favorables, lo que comporta la emisión de una sentencia adversa a su pretensión.

 

En consecuencia, esta esfera jurisdiccional, examinados los distintos aspectos que fueron traídos a su justipreciación en alzada, al concluir que no hay motivos válidos para variar la decisión de primera instancia, la confirmará.

 

 

PARTE RESOLUTIVA

 

En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia n.°67-24 de ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.°297922-01 de la marca NUSUK, en la clase 3 internacional, propuesto por TOLLEY OVERSEAS, S.A. en contra de MAG CONSTRUCTION, S.A.

 

 

Las costas de segunda instancia a cargo de TOLLEY OVERSEAS, S.A. se fijan en el monto de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00).

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

 

 

MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ

SUPLENTE ESPECIAL

 

 

 

MGDO. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SUPLENTE ESPECIAL

 

 

LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO