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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 1204-2010/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 313791-2007

 

SOLICITANTE: SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

 

OPOSITORA: URUMA S.A.C. AJINOMOTO CO., INC.

 

Nulidad de todo lo actuado a partir del proveído que admitió a trámite el recurso de reconsideración – Error en la calificación del recurso - Aplicación del artículo 217.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – Actos de competencia desleal – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. Infundada – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Familia de marcas: No acreditada - Notoriedad de una marca: Acreditada – Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: No corresponde

 

Lima, treinta y uno de mayo de dos mil diez.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 8 de mayo de 2007, Supermercados Peruanos S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto AJI-NO-BELL’S, para distinguir sal, salsas, condimentos y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 26 de junio de 2007, Uruma S.A.C. (Perú) formuló oposición al registro solicitado manifestando ser titular de la marca de producto AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (debió decir inscrita bajo Certificado Nº 63899), que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible, dadas las semejanzas existentes; motivo por el cual, en su opinión, la coexistencia de los signos no es posible, ya que ello atentaría contra sus legítimos derechos, así como también perjudicaría al público consumidor, al inducir a error al momento en que efectúe su decisión de compra. Finalmente, señaló que con la presente solicitud de registro de marca de producto AJI-NO-BELL’S, la empresa solicitante Supermercados Peruanos S.A. pretende perpetrar y/o facilitar la comisión de actos de competencia desleal.

 

Mediante proveído de fecha 29 de agosto de 2007, la Oficina de Signos Distintivos pasó el expediente a resolver, tras verificar que la empresa solicitante Supermercados Peruanos S.A. no había cumplido con absolver el traslado de la oposición formulada por Uruma S.A.C. dentro del plazo establecido por ley.

 

Con fecha 17 de julio de 2007, Ajinomoto Co., Inc. (Japón) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo siguiente:

- Es titular de las marcas de producto AJI-NO-MEN (Certificados Nº 84865 y Nº 15585), AJI-NO-MOTO (Certificado Nº 20054) y AJI-NO-SILLAO (Certificado Nº 27925), que distinguen productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

- El signo solicitado AJI-NO-BELL’S resulta confundible con la marca registrada AJI-NO-MEN, dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes.

- Los signos confrontados se encuentran destinados a distinguir los mismos productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

- Es titular de una familia de marcas en torno a la denominación AJI-NO, la cual constituye un elemento distintivo y notorio que identifica a sus marcas como provenientes de un determinado origen empresarial (a saber, su empresa).

- El hecho de que el signo solicitado incluya la partícula AJI-NO podría inducir al público consumidor a creer que dicho signo es parte de la familia de marcas que ostenta su empresa.

- La marca AJI-NO-MOTO es notoriamente conocida dentro del sector de los productos comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que desde hace varios años viene comercializándose y publicitándose.

- La Resolución Nº 253-TDCPI, recaída en el Expediente Nº 197087 (debió decir Resolución Nº 253-93-TDCPI de fecha 29 de diciembre de 1993, emitida en el Expediente Nº 197087, sobre solicitud de registro de la marca de producto AHÍ-RI-CO y logotipo, presentado por Ahí-Ri-Co del Perú S.A.) reconoce la notoriedad de la marca AJI-NO-MOTO.

- A la fecha, los productos AJI-NO-MOTO mantienen una fuerte presencia en el mercado nacional, lo que determina que se trate de una marca famosa.

- El signo solicitado AJI-NO-BELL’S se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.

 

Mediante proveído de fecha 28 de setiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos pasó el expediente a resolver, tras verificar que la empresa solicitante Supermercados Peruanos S.A. no había cumplido con absolver el traslado de la oposición formulada por Ajinomoto Co., Inc. dentro del plazo establecido por ley.

 

Mediante Resolución Nº 19913-2007/OSD-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladas por Uruma S.A.C. y Ajinomoto Co., Inc., y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

 

Respecto a la oposición formulada por Uruma S.A.C.:

 

a) Sobre la evaluación del riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado Nº 63899)

- Los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo.

- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo, se advierte que entre éstos existen diferencias que determinan que su coexistencia no sea susceptible de generar confusión en el público consumidor.

- Desde el punto de vista fonético, los signos difieren en su secuencia de vocales y consonantes y en la conformación de partículas finales (BELL’S / SEKAI), todo lo cual determina que generen una pronunciación distinta.

- Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten la palabra AJINO, éstos no sólo difieren en el resto de las partículas que los conforman, así como en el número y secuencia de letras, sino que, además, la marca registrada se encuentra conformada por un logotipo, por lo que el impacto visual de conjunto que los signos generan es distinto.

- Si bien existe identidad entre los productos a los que se refieren los signos en cuestión, las diferencias fonéticas y gráficas existentes, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos mismos ni en cuanto a su origen empresarial, por lo cual corresponde declarar infundada la oposición formulada por Uruma S.A.C.

b) Sobre la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

- La empresa opositora alega también que la solicitante pretende registrar un signo con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, por lo que invoca la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

- En el presente caso, la opositora no ha presentado ningún medio probatorio que acredite que la empresa solicitante Supermercados Peruanos S.A. haya solicitado el presente registro para consolidar un acto de competencia desleal, por lo que no resulta aplicable al presente caso lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

 

Respecto a la oposición formulada por Ajinomoto Co., Inc.:

 

a) Sobre la familia de marcas

- La opositora argumenta que se ha configurado a su favor una familia de marcas en torno a la expresión AJI-NO.

- En el presente caso, se ha verificado que, efectivamente, se encuentran registradas, en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, a favor de Ajinomoto Co., Inc, marcas que incluyen en su conformación la expresión AJI-NO; sin embargo, esta circunstancia no es suficiente para establecer que dicha expresión va ser asociada por el público consumidor a un mismo origen empresarial, toda vez que, conforme se ha señalado en el Informe de Antecedentes, se encuentra registrada a favor de Uruma S.A.C., una marca que contiene la denominación AJI-NO; siendo que las marcas de la opositora vienen coexistiendo con la marca de Uruma S.A.C. En ese sentido, mal puede afirmarse que cuando el consumidor medio se encuentre en el mercado frente a algún signo que incluye la expresión AJI-NO, inmediatamente lo va a asociar con un único origen empresarial; sino que, por el contrario, se valdrá de elementos adicionales que presente el signo de que se trate, para diferenciarlo de las marcas ya existentes.

- No se cumple uno de los requisitos para que se configure una familia de marcas a favor de la opositora.

- No resulta razonable suponer que el consumidor va a percibir al término AJI-NO como un elemento distintivo proveniente de una única empresa, con lo cual el argumento expuesto, en el sentido de que existe una familia de marcas a favor de Ajinomoto Co., Inc., resulta infundado.

b) Sobre la notoriedad alegada por la opositora

- La opositora sustentó su oposición, entre otros argumentos, en la notoriedad de su marca AJI-NO-MOTO, la cual, en su opinión, mantiene una presencia real en el mercado internacional, habiendo adquirido los productos que ésta distingue, una alta calidad y prestigio.

- La empresa opositora no ha presentado prueba alguna tendiente a acreditar la calidad de notoriamente conocida; razón por la cual, no corresponde reconocerle tal condición y, menos aún, brindarle la protección ampliada establecida por ley.

- Respecto a lo señalado por la opositora, en el sentido de que mediante Resolución Nº 253-93-TDCPI de fecha 29 de diciembre de 1993 se reconoció la notoriedad de la marca de producto AJI-NO-MOTO, cabe señalar que como ya se señaló en los párrafos precedentes, la notoriedad es un fenómeno dinámico y cambiante, toda vez que depende de un factor variable como es la percepción del público consumidor medio.

Al respecto, resulta pertinente precisar que si bien es cierto lo señalado en el párrafo anterior, ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban de ser presentadas cada vez que ésta se invoca, ya que ello dependerá del caso en concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la Autoridad Administrativa correspondiente, en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

Sin embargo, en el presente caso, se ha determinado que no sólo la citada resolución data de varios años atrás; sino que además las consideraciones que llevaron a reconocer tal notoriedad resultan insuficientes a efectos de establecer que se mantiene en la actualidad; a lo cual, cabe agregar que la empresa opositora Ajinomoto Co., Inc. no ha aportado al presente expediente, pruebas adicionales que permitan presumir que la marca AJI-NO-MOTO mantiene aún la calidad de marca notoriamente conocida.

c) Sobre la evaluación del riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca registrada AJI-NO-MEN

- La opositora también sustenta su oposición en la titularidad de su marca AJI-NO-MEN (Certificado Nº 15585), registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible.

Cabe precisar que si bien la opositora alega ser titular de otras marcas registradas, tanto en la misma clase como en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, que contienen el término AJI-NO, ello lo hace a título informativo, toda vez que la marca base de su oposición es la registrada con Certificado Nº 15585.

- Algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran relacionados con algunos de los productos que distingue la marca registrada AJI-NO-MEN, dada su similar naturaleza y finalidad. En efecto, los productos a los que se refieren los signos en conflicto son productos alimenticios que se encuentran destinados al consumo humano, siendo que los referidos productos comparten los mismos canales de comercialización (supermercados, bodegas, entre otros). A mayor abundamiento, se advierte que, en ciertos casos, algunos de los productos pueden ser utilizados en forma conjunta. Así pues, tanto las salsas como los fideos en general constituyen productos alimenticios que, por lo general, son consumidos en circunstancias similares, como podría ser el caso del almuerzo o la cena, en la cual se podría ingerir conjuntamente los fideos con las salsas.

- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca registrada AJI-NO-MEN, se advierte que entre éstos existen diferencias que determinan que su coexistencia no sea susceptible de generar confusión en el público consumidor.

- Desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos difieren en su secuencia de consonantes y en la conformación de sus sílabas finales (BELL’S / MEN), todo lo cual determina que generen una pronunciación distinta.

- Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten la partícula AJI-NO, éstos difieren en el resto de sus palabras que los conforman, así como en el número y secuencia de letras, por lo que el impacto visual de conjunto que los signos generan es distinto.

- Si bien existe vinculación entre los productos a los que se refieren los signos confrontados, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos mismos ni en cuanto a su origen empresarial, por lo cual corresponde declarar infundada la oposición formulada por Ajinomoto Co., Inc.

Respecto al examen de registrabilidad del signo solicitado AJI-NO-BELL’S:

- Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se determina que éste cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486 y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486, por lo que procede otorgar su registro.

- Sin perjuicio de lo anterior, corresponde señalar que si bien en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registrados diversos signos que contienen la partícula AJINO, se ha verificado que existen diferencias a nivel fonético y gráfico, por lo que no resultan confundibles con el signo solicitado.

- Cabe señalar que mediante Resolución Nº 3001-2000/OSD-INDECOPI de fecha 15 de marzo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos determinó que no existía riesgo de confusión entre los signos AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo y las marcas registradas a favor de Ajinomoto Co., Inc.

 

Con fecha 5 de diciembre de 2007, Ajinomoto Co., Inc. interpuso recurso de reconsideración manifestando que:

- La resolución impugnada ha concedido el registro solicitado AJI-NO-BELL’S sin haber valorado el alto prestigio y reputación que ostentan las marcas AJI-NO-MOTO, AJI-NO-MEN y AJI-NO-SILLAO, las cuales, en su opinión, constituyen marcas notorias, conforme ha sido reconocido por la Autoridad Administrativa en su debida oportunidad. En ese sentido, señaló que adjunta, en calidad de nueva prueba instrumental, diversos documentos que acreditan que su marca AJI-NO-MOTO mantiene aún la calidad de signo notoriamente conocido y que las marcas AJI-NO-MEN y AJI-NO-SILLAO han adquirido dicha calidad.

- Entre las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de sus marcas AJI-NO-MOTO, AJI-NO-MEN y AJI-NO-SILLAO que adjunta, se encuentran facturas, respecto de las cuales, solicitó que sean declaradas documentación confidencial, en la medida que contienen información comercial importante para su empresa.

- Los medios probatorios que adjunta acreditan que las marcas AJI-NO-MOTO, AJI-NO-MEN y AJI-NO-SILLAO gozan de alto prestigio y reputación en el mercado, por lo que, de otorgarse el registro solicitado se produciría la dilución del carácter distintivo de las referidas marcas.

- Su empresa procederá a solicitar la cancelación por falta de uso de la marca de producto AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo, toda vez que la misma no viene siendo utilizada en Perú ni en ningún otro País Miembro de la Comunidad Andina, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. En virtud de lo anterior, solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva la acción de cancelación iniciada en contra de la marca de producto AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo.

- No es posible la coexistencia pacífica entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y sus marcas registradas, dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los signos en cuestión.

- La inclusión de la partícula AJI-NO en el signo solicitado inducirá a los consumidores a asociar los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado a un origen empresarial común al de sus marcas registradas, quienes pensarán erróneamente que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S, por compartir la misma partícula AJI-NO presente en sus marcas registradas, constituye una nueva marca que entra a formar parte de la familia de marcas que su empresa ostenta en torno a la partícula AJI-NO.

 

Con fecha 6 de diciembre de 2007, Ajinomoto Co., Inc. señaló que adjunta 1 CD conteniendo publicidad de la marca AJI-NO-MOTO, a fin de acreditar que la misma ostenta la calidad de marca notoriamente conocida.

 

Mediante proveído de fecha 15 de febrero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos:

(i) Tuvo por interpuesto el recurso de reconsideración presentado por Ajinomoto Co., Inc.;

(ii) No accedió al pedido de suspensión del procedimiento, solicitado por Ajinomoto Co., Inc., toda vez que consideró que el caso concreto no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 65 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi; y,

(iii) Declaró como información confidencial la documentación (facturas comerciales) adjuntada al escrito de fecha 5 de diciembre de 2007, presentado por Ajinomoto Co., Inc., de conformidad con lo señalado en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807.

 

No obstante haber sido debidamente notificada, la empresa solicitante, Supermercados Peruanos S.A., no absolvió el traslado del recurso de reconsideración interpuesto por Ajinomoto Co., Inc.

 

Con fecha 6 de diciembre de 2007, Uruma S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos referidos a las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado Nº 63899), las que, unidas al hecho de que los signos se encuentran destinados a distinguir productos semejantes, determinan que, en su opinión, su coexistencia sea susceptible de inducir a confusión directa y/o indirecta al público consumidor. Adicionalmente, indicó que:

- La Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en consideración todos los elementos que conforman a los signos en conflicto, ya que de ser ello así, hubiera advertido que la semejanza entre los signos radica en el hecho de que éstos comparten un mismo término (AJINO / AJI-NO).

- La Oficina de Signos Distintivos no ha efectuado un análisis lógico y riguroso sobre la palabra de mayor fuerza distintiva dentro de la conformación de los signos (esto es, el término AJI-NO), pronunciándose subjetivamente con un excesivo y cuestionable rigor formalista, con el propósito de intentar demostrar que el público consumidor no se vería inducido a confusión.

- La partícula AJINO se ha convertido en un signo emblemático de su empresa, la cual se ha convertido en líder dentro del mercado y notoriamente conocida en nuestro país por comercializar exclusivamente saborizantes.

- Dado que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S resulta confundible con la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo, resulta razonable asumir que la empresa solicitante obtendrá un provecho indebido con el prestigio ajeno del que goza su marca, lo cual constituye prueba suficiente para acreditar que con la presente solicitud de registro, la solicitante pretende facilitar la comisión de actos de competencia desleal.

- El Tribunal del Indecopi ha reconocido que la marca AJI-NO-MOTO es notoriamente conocida en nuestro País, habiéndose convertido en un signo que ha ganado fama y prestigio debido a la calidad de sus productos, de modo que cuando se utiliza un signo que constituye la imitación de una marca notoriamente conocida, como es el caso de autos, se produce confusión en el público consumidor.

 

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto[1].

 

No obstante haber sido debidamente notificada, la empresa solicitante Supermercados Peruanos S.A. no absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por Uruma S.A.C., dentro del plazo establecido por ley.

 

Con fecha 14 de diciembre de 2007, Ajinomoto Co., Inc. manifestó que adjunta los certificados de registro de las marcas de producto AJI-NO-MOTO, AJI-NO-MEN y AJI-NO-SILLAO, las cuales se encuentran inscritas en diversos países a nivel mundial.

 

Mediante Resolución Nº 926-2008/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Ajinomoto Co., Inc. Al respecto, consideró lo siguiente:

 

Cuestión previa:

Si bien Ajinomoto Co., Inc. sustenta su oposición, a su vez, en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; sin embargo, del escrito de oposición se desprende que tanto los argumentos como los nuevos medios de prueba, están sólo destinados a demostrar el supuesto contemplado en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que el supuesto contemplado en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 no será materia de análisis en el presente procedimiento.

Respecto al análisis de la nueva prueba:

- En el presente caso, los contratos adjuntados por Ajinomoto Co., Inc. no resultan idóneos a fin de determinar la notoriedad alegada, dado que los mismos no hacen referencia a las marcas registradas a favor de la empresa opositora, por lo que no se desprende de ellos el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente de los signos en cuestión, ni que dicha inversión esté dirigida a promover el consumo de los referidos signos. Asimismo, el contrato con el Panel de Consumidores tampoco brinda información que permita establecer el grado de conocimiento de las marcas registradas a favor de la opositora en el sector pertinente.

- Respecto a los calendarios, publicidad en Páginas Amarillas y el cartel publicitario, se advierte que éstos no resultan suficientes para demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción de las marcas registradas a favor de Ajinomoto Co., Inc., dado que sólo demuestran que el titular ha realizado la promoción de dichas marcas a través de dichos medios. Asimismo, el CD-ROM que contiene 4 campañas publicitarias de AJI-NO-MOTO, si bien demuestra que el titular ha realizado la promoción de dicho producto, el medio de prueba en cuestión no demuestra el grado de conocimiento por parte del sector pertinente de la marca en cuestión.

- Los diversos artículos periodísticos, en los que en algunos casos hacen referencia a las marcas de la opositora, no resultan suficientes a fin de demostrar el grado de conocimiento de dichas marcas por parte del sector pertinente, dado que sólo demuestran el interés periodístico en las actividades económicas de Ajinomoto Co., Inc.

- En el caso de las 21 facturas (y de la guía de remisión), si bien reflejan parte de las cifras de ventas y de ingresos de la empresa opositora por la venta de productos identificados con sus marcas registradas, éstas no resultan suficientes a fin de demostrar el nivel de venta correspondiente a productos de consumo masivo, tales como sazonadores y fideos, que principalmente, distinguen las marcas en cuestión.

- Los certificados de registro de las marcas inscritas a favor de Ajinomoto Co., Inc., obtenidos en diversos países del mundo (incluyendo países andinos), sólo demuestran el interés de la opositora en la protección de sus signos a nivel mundial, pero no son suficientes a fin de demostrar el grado de conocimiento por parte del sector pertinente dentro de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 

- Respecto a la alegada familia de marcas conformada por el término AJI-NO, la opositora no ha adjuntado medios de prueba tendientes a desvirtuar los argumentos de la resolución impugnada, no resultando idónea la acción de cancelación por falta de uso iniciada por la opositora contra la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo, registrada bajo Certificado Nº 63899, dado que dicha acción en el caso de ser fundada, surte efectos hacia adelante, por lo que, a la fecha, dicho registro continúa vigente, siendo merecedora de la protección que el registro otorga.

- Las nuevas pruebas aportadas no desvirtúan los argumentos de la resolución impugnada; motivo por el cual, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Ajinomoto Co., Inc.

 

Con fecha 7 de enero de 2009, Ajinomoto Co., Inc. interpuso recurso de apelación señalando que:

- La Comisión de Signos Distintivos no ha tomado en cuenta que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S incluye en su conformación el mismo prefijo (AJI-NO) que se encuentra presente dentro de la conformación de sus marcas registradas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO, las cuales conforman una familia de marcas conocida tanto en el mercado nacional como en el andino.

- Si bien, a la fecha, se encuentra registrada la marca de producto AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo, ello no impide que se concrete la familia de marcas a su favor, ya que ésta se caracteriza porque en cada una de sus marcas se incluye la partícula inicial AJI seguida de un guión y el término NO (AJI-NO). No existe en el registro ninguna marca que posea una conformación igual a la de sus marcas registradas, solamente se encuentra vigente la presente solicitud de registro de marca de producto AJI-NO-BELL’S, la cual sí contiene la partícula inicial idéntica a la de su familia de marcas.

- Su empresa publicita conjuntamente desde hace varios años todas las marcas pertenecientes a su familia de marcas AJI-NO, por lo que el público consumidor en general y en especial las amas de casa, conocen y reconocen sus marcas, ya que no existe otra marca registrada que posea la partícula inicial AJI-NO.

- Ha quedado debidamente acreditado que las marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO vienen siendo intensamente utilizados en el mercado nacional, siendo la expresión de fantasía AJI-NO indicativa de un mismo origen empresarial.

- En su recurso de reconsideración de fecha 5 de diciembre de 2007, su empresa ha acreditado en forma fehaciente lo siguiente: (i) que durante los años 2003 a 2007 ha celebrado contratos publicitarios de las marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO; (ii) que durante los años 2002 a 2007 se han venido distribuyendo por todo el país, calendarios con las marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO; (iii) que durante los años 2002 a 2007 se han publicitado las marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO en periódicos de circulación nacional como El Comercio, Gestión y otros, en revistas como Semana Económica, Magaly, Agro Noticias y otras, y en comerciales televisivos de Frecuencia Latina, Panamericana Televisión, entre otros; y, (iv) el uso de las marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO a través de su consumo con las facturas de venta del 2005 al 2007 en los principales supermercados y empresas de alimentos del país.

- La resolución de Primera Instancia Administrativa no evalúa las pruebas presentadas a lo largo del presente procedimiento, las cuales acreditan la familia de marcas y no señala si son pruebas suficientes o no.

- La marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo viene siendo objeto de una acción de cancelación por falta de uso iniciada por su empresa. No obstante, debe tenerse presente que dicha marca no presenta la misma estructura denominativa de fantasía AJI-NO que poseen sus marcas registradas (donde la partícula AJI se encuentra separada del término NO por medio de un guión); en ese sentido, la existencia de la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo no constituye un impedimento a efectos de que se reconozca la existencia de una familia de marcas a su favor.

- La Autoridad Administrativa no ha valorado el abundante material adjuntado por su empresa que acredita la notoriedad de las marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO.

- La marca AJI-NO-MOTO fue reconocida como notoria en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, mediante Resolución Nº 253-TDCPI de fecha 29 de diciembre de 1993, recaída en el Expediente Nº 197087. Dicha calidad de ser marca notoria la ha mantenido hasta la actualidad, conforme se desprende del abundante material que su empresa ha adjuntado.

- La Autoridad Administrativa debe reconocer la notoriedad evidente de sus marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO, pues casi todos los consumidores peruanos han consumido los productos identificados con las referidas marcas, en especial, las amas de casa o personas dedicadas a la cocina; siendo que esas realidades no pueden ser desconocidas al momento de resolver.

- La Comisión de Signos Distintivos desconoce los argumentos que han sido expresamente planteados en sus escritos de oposición y reconsideración, con lo cual atenta al debido procedimiento del que deben gozar todos los administrados.

- En el punto segundo del escrito de su oposición de fecha 17 de julio de 2007, su empresa invocó la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, al considerar que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S resultaba confundible con su marca registrada AJI-NO-MEN. Asimismo, en el punto tercero del referido escrito, su empresa efectuó el examen comparativo entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y las marcas registradas que constituyen su familia de marcas AJI-NO.

Por otro lado, en el punto tercero de su recurso de reconsideración de fecha 5 de diciembre de 2007, argumentó la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas, dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se desprende que su empresa ha fundamentado, por una parte, la confusión existente entre los signos AJI-NO-BELL’S y AJI-NO-MEN y, por otra parte, ha fundamentado la confusión existente entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S con la partícula AJI-NO que conforma su familia de marcas.

- La resolución impugnada ha vulnerado sus derechos, al sostener en forma equivocada que su empresa no ha sustentado sus escritos en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

- En el caso concreto, la Autoridad de Primera Instancia debió motivar la resolución impugnada, para lo cual, debió considerar todos y cada uno de los argumentos invocados a lo largo del presente procedimiento sin desestimar ninguno de éstos. En virtud a lo anterior, solicita a la Autoridad Administrativa que se pronuncie respecto al examen comparativo entre el signo solicitado y sus marcas registradas.

Invocó la aplicación de los principios que deben regir todo procedimiento administrativo, en especial, los principios de legalidad y debido procedimiento. Asimismo, adjuntó una impresión de la página web www.ajinomoto.com.pe, a fin de acreditar la comercialización conjunta que efectúa su empresa respecto de sus marcas AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO.

 

No obstante haber sido debidamente notificada, la empresa solicitante Supermercados Peruanos S.A. no absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por Ajinomoto Co., Inc., dentro del plazo establecido por ley.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si la Comisión de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos) incurrió en alguna causal de nulidad al momento de emitir la Resolución Nº 926-2008/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2008.

b) De ser el caso:

- Si resulta de aplicación lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, referido a los actos de competencia desleal.

- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado Nº 63899), registrada a favor de Uruma S.A.C.

- Si la empresa opositora, Ajinomoto, Co., Inc., es titular de una familia de marcas en torno a la partícula AJI-NO.

- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca AJI-NO-MEN (Certificado Nº 15585), registrada a favor de Ajinomoto Co., Inc.

- Si la marca AJI-NO-MOTO registrada a favor de Ajinomoto Co., Inc. goza de la calidad de notoriamente conocida.

- Si el signo solicitado AJI-NO-BELL’S se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a) La opositora, Uruma S.A. [2] (Perú), es titular de la marca de producto constituida por la denominación AJINO SEKAI escrita en letras características en color rojo dentro de un círculo de fondo amarillo con borde blanco, todo sobre un cuadrado de color verde oscuro. En la parte superior aparece la denominación SAZONADOR escrita en letras características y en color rojo, conforme al modelo, que distingue condimentos y polvos saborizantes, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especies, y todos los demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 63899, vigente hasta el 15 de marzo de 2010.

 

 

Con fecha 5 de diciembre de 2007, Ajinomoto Co., Inc. (Japón) solicitó, mediante Expediente Nº 337623-2007, la cancelación del registro en cuestión. Mediante Resolución Nº 785-2009/CSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Ajinomoto Co., Inc. y, en consecuencia, ordenó cancelar el registro de la marca de producto AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo; razón por la cual, con fecha 28 de abril de 2009, Uruma S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución.

 

Mediante Resolución Nº 164-2010/TPI-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual:

(i) Confirmó la Resolución N° 785-2009/CSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 2009, en el extremo que declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta contra el registro de la marca de producto AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado N° 63899), respecto a condimentos y polvos saborizantes, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especies, y todos los demás productos (a excepción de polvos saborizantes), de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) Revocó la Resolución N° 785-2009/CSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 2009, en el extremo que canceló el registro de la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado N° 63899), con relación a polvos saborizantes de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

(iii) Mantuvo vigente el registro de la marca de producto AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo, inscrita a favor de Uruma S.A., bajo Certificado Nº 63899, para polvos saborizantes de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

b) La opositora, Ajinomoto Co., Inc. (Japón), es titular de las siguientes marcas de producto:

 

- AJI-NO-MEN, que distingue sopas, preparaciones para hacer sopas, extracto de sopa, consomé, caldos, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, ensaladas de fruta; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, jamón, alimentos preparados de carne, pescado, aves y caza, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 84865, vigente hasta el 15 de noviembre de 2012.

 

- AJI-NO-MEN, que distingue fideos en general, fideos de harina de trigo, fideos chinos, espaguetis, macarrones, tallarines, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 15585, vigente hasta el 31 de agosto de 2013.

 

- La denominación AJI-NO-MOTO graficada conforme al modelo, que distingue materias sazonadores conteniendo glutamato mono-sódico como principal ingrediente de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 20054, vigente hasta el 7 de mayo de 2013.

- AJI-NO-SILLAO, que distingue sazonadores, incluyendo salsa de soya, sal, mostaza, pimienta, vinagre, especias, salsas en general y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 27925, vigente hasta el 15 de febrero de 2015.

 

c) Asimismo, la empresa opositora Ajinomoto Co., Inc (Japón), es titular en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, de marcas registradas que incluyen en su conformación las partículas AJI-NO o AJINO, tales como: AJI-NO-MEN y envoltura (Certificado Nº 85518), AJI-NO-MEN SABOR GALLINA y envoltura (Certificado Nº 85517), AJI-NO-MOTO y etiqueta (Certificados Nº 1481, Nº 2108 y Nº 98971), AJI-NO-MOTO y logotipo (Certificado Nº 28328 y Nº 98724), AJI-NO-MOTO HECHO DE CAÑA DE AZÚCAR y etiqueta (Certificado Nº 119379), AJI-NO-SAZÓN (Certificado Nº 100313), AJINO SAZÓN y envoltura (Certificado Nº 29679), AJINOMOTO y escritura (Certificado Nº 60611), AJI-NO-SILLAO SILLAO AJINOMOTO y etiqueta (Certificado Nº 26709), entre otras.

 

d) La empresa solicitante, Supermercados Peruanos S.A. (Perú), es titular de las siguientes marcas de producto:

 

- BELL’S SALADITAS, que distingue harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 81893, vigente hasta el 22 de julio de 2012.

 

- La denominación BELL'S escrita en letras características dentro de una figura rectangular, en la parte inferior se observa la denominación CHOCO MAX escrita en letras características, en los colores rojo, amarillo, azul y blanco; conforme al modelo, que distingue cacao, harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 117735, vigente hasta el 23 de mayo de 2016.

 

e) Supermercados Santa Isabel S.A. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto:

 

- BELL’S EL VERDADERO SABOR A MAYONESA (sin reivindicar la frase EL VERDADERO SABOR A MAYONESA), que distingue mayonesa de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 68545, vigente hasta el 16 de noviembre de 2010.

 

- CHOCO BELL’S, que distingue harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 81894, vigente hasta el 22 de julio de 2012.

 

- El logotipo conformado por la denominación CRACKERS BELL’S escrita en letras características, con el fondo de tres galletas y al extremo inferior derecho la figura de una campana dentro de un circulo rodeado por la frase calidad PREMIUM todo en la combinación de colores rojo, azul, amarillo, blanco y verde; conforme al modelo, que distingue galletas, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 85902, vigente hasta el 20 de enero de 2013.

 

 

- La denominación BELL’S en letras características, donde la partícula BELL’S aparece en color rojo y el apóstrofe en color azul, todo dentro de un recuadro azul de fondo blanco que produce una sombra en color azul, conforme al modelo, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias y hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 87057, vigente hasta el 14 de octubre de 2013.

 

 

- El logotipo conformado por la denominación BELL’S escrita en letras características dentro de un rectángulo y un trapecio dividido en tres secciones, todo en los colores blanco, rojo, verde y amarillo, conforme al modelo, que distingue panetones de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 89498, vigente hasta el 14 de mayo de 2013.

 

 

2. Nulidad del acto administrativo

 

El artículo 10 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14[3].

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asimismo, el artículo 11.2[4] de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.

 

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

 

El artículo 217.2 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General dispone que, constatada una causal de nulidad, la Autoridad, además de la declaración de nulidad, podrá resolver sobre el fondo cuando cuente con los elementos suficientes para ello.

 

3. Sobre los recursos de reconsideración y apelación

 

3.1 Procedencia de los recursos

 

Según lo establecido por el artículo 207 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, los recursos administrativos son (i) recurso de reconsideración (ii) recurso de apelación y (iii) recurso de revisión, señalándose que el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

 

El artículo 208 de la referida ley establece que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Asimismo, establece que este recurso es opcional y que su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

 

El artículo 131 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que, salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.[5]

 

De otro lado, el artículo 209 de la Ley 27444 establece que el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

 

El artículo 132 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que, salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. Asimismo, el artículo 134 de la misma norma establece que los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho.

 

3.2 Nueva prueba del recurso de reconsideración

 

Conforme lo señala Morón Urbina, para nuestro legislador no cabe la posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su decisión, con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de actuación responsable, el instructor ha emitido la mejor decisión que, a su criterio, cabe en el caso concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello, perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración.

 

Morón Urbina considera que esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente, y ya no sólo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. Precisa que ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento administrativo, puntualizando que no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos, la presentación del documento original cuando en el expediente obraba una copia simple, entre otras.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que dada la finalidad del recurso de reconsideración, éste debe ser acompañado de una nueva prueba, que será la que sustente el hecho de que la Autoridad que expidió el acto administrativo que se impugna reevalúe su decisión original.

 

A criterio de la Sala, se entiende como nueva prueba aquélla que no fue evaluada por la Autoridad al momento de emitir la resolución impugnada. Se incluyen dentro de esta categoría todos los medios probatorios independientemente de su fecha de origen, por lo que se considerarán como nuevas pruebas incluso aquéllas existentes antes de la expedición de la Resolución impugnada, hayan estado o no en poder del administrado, dado que no existe disposición legal que obligue al administrado a presentar los medios probatorios que sustente su pretensión en una etapa específica del procedimiento[6], como sí ocurre en el proceso judicial.

 

Respecto al tipo de medio probatorio que se debe presentar como nueva prueba, el artículo 208 de la Ley 27444 dispone que el recurso de reconsideración deberá sustentarse en nueva prueba. A diferencia de la norma anterior, que se refería a “nueva prueba instrumental”, entendiéndose como tal únicamente a documentos, la nueva ley amplía este concepto al referirse a “nueva prueba”, lo cual permite que pueda ofrecerse como prueba - además de los documentos - testimonios de terceros, videos, cintas de audio, inspecciones, etc.

 

4. Aplicación al caso concreto

 

La empresa opositora ha manifestado en su recurso de apelación de fecha 7 de enero de 2009, que la Comisión de Signos Distintivos desconoce los argumentos que han sido expresamente planteados en sus escritos de oposición y reconsideración, con lo cual atenta contra el debido procedimiento del que deben gozar todos los administrados, en la medida que, en su opinión, en la resolución impugnada se ha sostenido en forma equivocada que su empresa no ha sustentado sus escritos en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Adicionalmente, indicó que, en el caso concreto, la Autoridad de Primera Instancia debió motivar la resolución impugnada, para lo cual, debió considerar todos y cada uno de los argumentos invocados a lo largo del presente procedimiento sin desestimar ninguno de éstos. Invocó la aplicación de los principios que deben regir todo procedimiento administrativo, en especial, los principios de legalidad y debido procedimiento.

 

Sobre el particular, previamente, la Sala conviene en efectuar las siguientes precisiones:

 

- Con fecha 17 de julio de 2007, Ajinomoto Co., Inc. formuló oposición a la presente solicitud de registro de marca de producto AJI-NO-BELL’S en base a los siguientes considerandos:

● El supuesto riesgo de confusión existente entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y su marca AJI-NO-MEN, registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, bajo Certificado Nº 15585 (prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486).

● Su titularidad en torno a la familia de marcas constituida sobre la base de la partícula AJI-NO.

● La notoriedad de la marca AJI-NO-MOTO (prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486).

 

- Mediante Resolución Nº 19916-2007/OSD-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos se pronunció, entre otros puntos, respecto de las materias controvertidas planteadas por Ajinomoto Co., Inc. señalando que:

i) Respecto a la familia de marcas en torno a la partícula AJI-NO: no se cumple uno de los requisitos para que se configure una familia de marcas a favor de la opositora, toda vez que se encuentra registrada a favor de Uruma S.A.C., una marca que también contiene la partícula AJI-NO.

ii) Respecto a la notoriedad de la marca AJI-NO-MOTO: no se ha presentado medio probatorio alguno tendiente a acreditar la calidad actual de marca notoriamente conocida; razón por la cual, no corresponde reconocerle tal condición y, menos aún, brindarle la protección ampliada establecida por ley.

iii) Respecto a la evaluación del riesgo de confusión existente entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca registrada AJI-NO-MEN: si bien existe vinculación entre los productos a los que se refieren los signos confrontados, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos mismos ni en cuanto a su origen empresarial, por lo cual corresponde declarar infundada la oposición formulada por Ajinomoto Co., Inc.

 

- Con fecha 5 de diciembre de 2007, Ajinomoto Co., Inc. interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 19916-2007/OSD-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de 2007, para lo cual adjuntó en calidad de nueva prueba instrumental, diversos documentos tendientes a acreditar la notoriedad de sus marcas registradas AJI-NO-MEN, AJI-NO-SILLAO y AJI-NO-MOTO. Adicionalmente, la empresa opositora, indicó lo siguiente:

● No es posible la coexistencia pacífica entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y sus marcas registradas, dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los signos en cuestión.

● La inclusión de la partícula AJI-NO en el signo solicitado inducirá a los consumidores a asociar los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado a un origen empresarial común al de sus marcas registradas, quienes pensarán erróneamente que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S, por compartir la misma partícula AJI-NO presente en sus marcas registradas, constituye una nueva marca que entra a formar parte de la familia de marcas que su empresa ostenta en torno a la partícula AJI-NO.

 

- Mediante Resolución Nº 926-2008/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Ajinomoto Co., Inc. Al respecto, consideró lo siguiente:

● Si bien Ajinomoto Co., Inc. sustentó su oposición, a su vez, en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, del recurso de reconsideración se desprende que tanto los argumentos como los nuevos medios de prueba, están sólo destinados a demostrar el supuesto contemplado en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que el supuesto contemplado en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 no será materia de análisis en el presente procedimiento.

● Las nuevas pruebas aportadas no desvirtúan los argumentos de la resolución impugnada.

 

De la revisión de lo actuado, se desprende lo siguiente:

 

(i) Al interponer recurso de reconsideración, Ajinomoto Co., Inc., no sólo adjuntó documentos en calidad de nueva prueba instrumental a fin de que éstos sean evaluados y sea declarada la notoriedad de su marca registrada AJI-NO-MOTO, sino que, adicionalmente, cuestionó el análisis de la resolución impugnada en base a argumentos de puro derecho. En efecto, Ajinomoto Co., Inc. señaló que: i) no era posible la coexistencia pacífica entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y sus marcas registradas (entre las cuales, se encuentra la marca AJI-NO-MEN, que fue uno de los signos sustento de su oposición); y, ii) la inclusión de la partícula AJI-NO en el signo solicitado inducirá a los consumidores a asociar los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado a un origen empresarial común al de sus marcas registradas, quienes pensarán erróneamente que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S, por compartir la misma partícula AJI-NO presente en sus marcas registradas, constituye una nueva marca que entra a formar parte de la familia de marcas que su empresa ostenta en torno a la partícula AJI-NO.

 

En ese sentido, lo que Ajinomoto Co., Inc. pretendió con el recurso impugnativo planteado fue un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta sus cuestionamientos de puro derecho, diferente al efectuado inicialmente por la Oficina de Signos Distintivos (ahora Comisión de Signos Distintivos), lo cual se adapta más a un recurso de apelación. En efecto, de acuerdo al artículo 249 del Decreto Legislativo 823, concordado con el artículo 209 de la Ley 27444, el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en cuestiones de puro derecho.

 

(ii) A efectos de calificar un recurso, la Autoridad Administrativa debió tener en consideración el escrito presentado en su integridad y no considerar sólo partes del escrito que se presentó, ya que sólo de una evaluación integral del recurso presentado, era posible determinar con certeza, en el caso concreto, el tipo de recurso que se había interpuesto con el escrito de fecha 5 de diciembre de 2007 (es decir, si se trataba de un recurso de reconsideración o de apelación).

 

En virtud de lo anterior, se desprende que la Oficina de Signos Distintivos (ahora Comisión de Signos Distintivos) incurrió en error al calificar al recurso presentado por Ajinomoto Co., Inc. como uno de reconsideración; asimismo, incurrió en error, al emitir la Resolución Nº 926-2008/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2008, indicando que tanto los argumentos como los nuevos medios presentados se encontraban únicamente destinados a demostrar el supuesto contemplado en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 (sobre riesgo de confusión entre signo solicitado y signos notoriamente conocidos).

 

Por el contrario, tal y como se señaló en los párrafos precedentes, de una revisión integral del escrito de fecha 5 de diciembre de 2007, presentado por Ajinomoto Co., Inc., se desprende que éste no sólo contenía argumentos y medios probatorios destinados a acreditar el supuesto contemplado en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, sino que también se incluyó cuestionamientos de puro derecho referidos a la evaluación de riesgo de confusión efectuada por la Primera Instancia respecto al signo solicitado AJI-NO-BELL’S y las marcas registradas de Ajinomoto Co., Inc. (entre las cuales se encuentra la marca AJI-NO-MEN (Certificado Nº 15585), que también fue uno de los signos sustento de su oposición).

 

En ese sentido, la Oficina de Signos Distintivos (ahora Comisión de Signos Distintivos) no debió ignorar algunos de los argumentos que sustentaron el recurso interpuesto por Ajinomoto Co., Inc., y considerar sólo aquellos que, en su criterio, sustentaban el supuesto recurso de reconsideración. En efecto, la Primera Instancia debió considerar todos los argumentos formulados por Ajinomoto Co., Inc. en su recurso de fecha 5 de diciembre de 2007, y dado que el mismo contenía cuestionamientos de puro derecho, debió calificar dicho recurso como uno de apelación.

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que el escrito de fecha 5 de diciembre de 2007 presentado por Ajinomoto Co., Inc. constituía un recurso de apelación y no de reconsideración. En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos (ahora Comisión de Signos Distintivos) incurrió en error al calificar y tramitar dicho recurso, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 27444, que establece que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

 

En consecuencia, procede declarar la nulidad de lo actuado a partir del proveído de fecha 15 de febrero de 2008 (en el extremo en que se tuvo por interpuesto el recurso de reconsideración) - incluida la Resolución Nº 926-2008/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2008 - al haberse emitido contraviniendo lo dispuesto en los artículos 208, 209 y 213 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, así como los artículos 131, 132 y 134 del Decreto Legislativo Nº 1075, configurándose la causal de nulidad prevista en el artículo 10.1 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

 

Sin perjuicio de lo expuesto, y no obstante que la tramitación del procedimiento se encuentra incurso en vicio de nulidad, esta Sala considera que, dado que el vicio incurrido no afecta la totalidad del procedimiento sino sólo una parte del mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 217.2 de la Ley 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo General) ­– que señala que constatada la existencia de una causal de nulidad, la Autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello – corresponde, además de declarar la nulidad de dicha resolución, resolver sobre el fondo al tener los elementos suficientes para ello.

No obstante, cabe precisar que, con la declaratoria de nulidad de lo actuado a partir del proveído de fecha 15 de febrero de 2008 (incluida la Resolución Nº 926-2008/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2008), no se estaría vulnerando los derechos de las partes, más aún si se tiene en cuenta que, en su debida oportunidad, se puso en conocimiento de Supermercados Peruanos S.A., el escrito de fecha 5 de diciembre de 2007 presentado por Ajinomoto Co., Inc.; es decir, la empresa solicitante tuvo la oportunidad de contestar dicho escrito y, sin embargo, no lo hizo. Adicionalmente, también se le corrió traslado del posterior recurso de apelación interpuesto por Ajinomoto Co., Inc. con fecha 7 de enero de 2009, a fin de que presente los argumentos que estime convenientes; sin embargo, tampoco absolvió el traslado de dicho recurso.

 

5. Puntos controvertidos a evaluarse en el presente procedimiento

 

En virtud a lo antes expuesto en los puntos 2 a 4 de la presente resolución, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual pronunciarse sobre todos los puntos controvertidos expuestos, a saber:

A. Sobre la oposición formulada por Uruma S.A.C.

(i) Si resulta de aplicación lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486;

(ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado Nº 63899), registrada a favor de Uruma S.A.C.

B. Sobre la oposición formulada por Ajinomoto Co., Inc.

(i) Si la empresa opositora, Ajinomoto, Co., Inc., es titular de una familia de marcas en torno a la partícula AJI-NO.

(ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca AJI-NO-MEN (Certificado Nº 15585), registrada a favor de Ajinomoto Co., Inc.

(iii) Si la marca AJI-NO-MOTO registrada a favor de Ajinomoto Co., Inc. goza de la calidad de notoriamente conocida.

(iv) Si el signo solicitado AJI-NO-BELL’S se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

Finalmente, cabe precisar que si bien en el recurso de fecha 5 de diciembre de 2007, Ajinomoto Co., Inc. manifestó que sus marcas AJI-NO-MEN y AJI-NO-SILLAO ostentan la calidad de marcas notoriamente conocidas, y que el signo solicitado también resulta confundible con sus marcas AJI-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO, dado que dichos argumentos no fueron sustento de su oposición, no corresponde tomarlos en consideración.

 

A. Sobre la oposición formulada por Uruma S.A.C.

 

6. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

El artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

 

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

 

6.1 Aplicación al caso concreto

 

Uruma S.A.C. ha manifestado que dado que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S resulta confundible con su marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado Nº 63899), resulta razonable asumir que la empresa solicitante obtendrá un provecho indebido con el prestigio ajeno del que goza su marca, lo cual constituye prueba suficiente para acreditar que con la presente solicitud de registro, la solicitante pretende facilitar la comisión de actos de competencia desleal.

 

Sobre el particular, la Sala considera que no existen indicios razonables que permitan asumir la intención de perpetración de actos de competencia desleal por parte de la empresa solicitante, ya que no se han presentado medios probatorios que permitan crear algún tipo de certeza sobre la veracidad de dichos argumentos.

 

Adicionalmente, debe tenerse presente que aun cuando en el presente procedimiento se determinara que los signos en cuestión sí resultan confundibles entre sí, ello no bastaría para determinar que se ha configurado una conducta desleal. Antes bien, a diferencia de lo señalado por la empresa opositora Uruma S.A.C., hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial, lo cual no ha sido acreditado en el presente caso, puesto que no se han adjuntado medios probatorios que contribuyan en forma suficiente a acreditar sus afirmaciones.

 

Así, en el presente caso, se concluye que no existen suficientes indicios que hagan presumir que al solicitar el registro de la marca AJI-NO-BELL’S, la empresa solicitante haya tenido la intención de perjudicarla obstruyendo su actividad concurrencial y pretendiendo indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por Uruma S.A.C. y obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal.

 

En tal sentido, no se han configurado los supuestos necesarios para considerar que con el presente registro Supermercados Peruanos S.A. haya pretendido perpetrar actos de competencia desleal.

 

En consecuencia, a continuación, corresponde analizar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado Nº 63899), registrada a favor de Uruma S.A.C.

 

7. Determinación del riesgo de confusión

 

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[7].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486[8] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005[9], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

 

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.”

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005[10], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

7.1 Respecto de los productos

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir sal, salsas, condimentos y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; por su parte, la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo distingue sazonadores de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, se advierte que la “sal, condimentos y especias” que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran relacionados con los “sazonadores de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial” que distingue la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo, en la medida que se trata de productos que presentan una naturaleza y finalidad similares. En efecto, en ambos casos se trata de productos alimenticios destinados a ser utilizados para darle mayor sabor a los alimentos. Adicionalmente, se advierte que los productos en cuestión comparten los mismos canales de comercialización (tales como supermercados, bodegas, mercados, entre otros), siendo común que sean expedidos uno al lado del otro. Además, resulta común que una misma empresa se dedique a la fabricación y comercialización conjunta de los referidos productos.

 

En conclusión, se advierte que existe vinculación entre algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo.

 

7.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[11] y 156-IP-2005[12].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el caso concreto, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, los cuales constituyen productos de consumo masivo, resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará especial atención al momento de adquirirlos.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos, que son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

a)    que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa[13], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

En el caso concreto, atendiendo a que la marca registrada AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

 

En el caso de la marca registrada AJINO SEKAI y logotipo, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo (y dentro de éste, AJINO SEKAI) como el aspecto figurativo (consistente la disposición y estructura en la que aparecen las denominaciones AJINO SEKAI y SAZONADOR y la figura circular que contiene la denominación AJINO SEKAY, donde dichos elementos se encuentran contenidos dentro de una figura cuadrangular; todo en la combinación de los colores rojo, amarillo, blanco y verde oscuro), tal como se aprecia a continuación:

 

 

Cabe precisar que si bien la marca en cuestión también incluye en su conformación la denominación SAZONADOR, ésta no será tomada en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados, dado que se trata de una denominación genérica, en la medida que designa en forma expresa los productos que distingue la referida marca.

 

Ahora bien, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y el elemento relevante de la marca registrada AJINO SEKAI y logotipo, se advierte lo siguiente:

 

Desde el punto de vista fonético, no obstante que las denominaciones que conforman a los signos confrontados comparten algunas de sus mismas letras iniciales dispuestas en el mismo orden (A-J-I-N-O), la inclusión de letras adicionales en ambos casos, genera que los signos difieran en sus secuencias de letras (A-J-I-N-O-B-E-L-L-S / A-J-I-N-O-S-E-K-A-I), vocales (A-I-O-E / A-I-O-E-A-I) y consonantes (J-N-B-L-L-S / J-N-S-K), todo lo cual determina que los referidos signos generen una pronunciación y entonación de conjunto distinta en cada caso.

 

Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman a los signos, así como la inclusión de elementos figurativos y cromáticos adicionales en la marca registrada, no presentes en el signo solicitado, determinan que los signos susciten impresiones visuales de conjunto diferentes.

 

Cabe precisar que si bien los signos confrontados comparten las letras iniciales A-J-I-N-O, ello no resulta determinante a efectos de establecer su confundibilidad, toda vez que la conjunción de dichas letras se encuentra presente en la conformación de otras marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; motivo por el cual, su presencia no resulta determinante en el examen comparativo, siendo que debe cobrar relevancia los elementos adicionales que incluye en su conformación cada signo, a fin de determinar si éstos resultan suficientes a efectos de diferenciarlos, tal como ocurre en el presente caso.

 

7.3 Riesgo de confusión

 

En el caso concreto, si bien existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; motivo por el cual, corresponde declarar infundada la oposición formulada por Uruma S.A.C.

 

B. Sobre la oposición formulada por Ajinomoto Co., Inc.

 

8. Familia de marcas

 

La empresa opositora, Ajinomoto Co., Inc., manifestó ser titular de una familia de marcas en torno a la denominación AJI-NO, por lo que, en su opinión, lo más probable es que el público consumidor perciba al signo solicitado AJI-NO-BELL’S como una variación de sus marcas ya registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, y lo considere como una nueva marca perteneciente a su familia de marcas.

 

En tal sentido, corresponde pronunciarse sobre el particular.

 

8.1 Marco conceptual

 

Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra/ partícula/ figura) común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este término común - que puede ser un prefijo o sufijo - es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas[14]. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.

 

Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:

 

a) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular.

 

El término común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan este término común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos casos el público considerará - a pesar de que la impresión de conjunto del signo solicitado sea diferente - que éste es parte de la familia de marcas.

 

Un término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con signos que lleven el término común. En algunos casos, puede ser que el término común sea tan característico o distintivo o se haya impuesto en el mercado que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. También, circunstancias especiales - como la forma en que partes de la denominación han sido reproducidas - pueden hacer creer al público que los signos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el mismo término común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.

 

Si ambas condiciones están presentes, es muy probable que el público consumidor - aunque por la impresión en conjunto de los signos no se vea confundido respecto a la identificación de los productos (confusión directa) - sí considere por la identidad o correspondencia del término común que se trata de otro producto más del titular que suele identificar sus productos con este término común (confusión indirecta).

 

b) El signo solicitado lleva el término común.

 

No es necesaria la identidad del término común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma substancialmente igual. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el término común y que no son percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en la impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.

 

En consecuencia, si dos signos llevan el mismo término común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores o como son ellos percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u originalidad del término común y su independencia respecto al resto de la denominación.

 

8.2 Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, se ha verificado que Ajinomoto Co., Inc. tiene registradas a su favor, en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas que incluyen en su conformación la partícula AJI-NO o AJINO, tales como: AJI-NO-MEN (Certificado Nº 15585), AJI-NO-MOTO y escritura (Certificado Nº 20054), AJI-NO-SILLAO (Certificado Nº 27925), AJI-NO-MEN y envoltura (Certificado Nº 85518), AJI-NO-MEN SABOR GALLINA y envoltura (Certificado Nº 85517), AJI-NO-MOTO y etiqueta (Certificados Nº 1481, Nº 2108 y Nº 98971), AJI-NO-MOTO y logotipo (Certificado Nº 28328 y Nº 98724), AJI-NO-MOTO HECHO DE CAÑA DE AZÚCAR y etiqueta (Certificado Nº 119379), AJI-NO-SAZÓN (Certificado Nº 100313), AJINO SAZÓN y envoltura (Certificado Nº 29679), AJINOMOTO y escritura (Certificado Nº 60611), AJI-NO-SILLAO SILLAO AJINOMOTO y etiqueta (Certificado Nº 26709), entre otras.

 

Sin embargo, se ha verificado que, en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, también se encuentra registrada la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo (Certificado Nº 63899), a favor de Uruma S.A.C. Al respecto, cabe precisar que – contrariamente a lo manifestado por la empresa opositora Ajinomoto Co., Inc. – la inclusión de un guión entre los términos AJI y NO presente en algunas de las marcas registradas a favor de Ajinomoto Co., Inc., no resulta relevante a efectos de desvirtuar la identidad existente entre las partículas AJI-NO y AJINO que forman parte de las marcas registradas a favor de Ajinomoto Co., Inc. y Uruma S.A.C., siendo que resulta probable que dicho guión pase desapercibido para la generalidad del público consumidor.

 

Por lo tanto, no se ha configurado una familia de marcas a favor de Ajinomoto Co., Inc., en base a la partícula AJI-NO, la cual el público consumidor no ha llegado a asociar con un origen empresarial determinado.

 

En consecuencia, a continuación, corresponde analizar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca AJI-NO-MEN (Certificado Nº 15585), registrada a favor de Ajinomoto Co, Inc.

 

9. Determinación del riesgo de confusión

 

9.1 Respecto de los productos

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir sal, salsas, condimentos y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; por su parte, la marca registrada AJI-NO-MEN (Certificado Nº 15585) distingue fideos en general, fideos de harina de trigo, fideos chinos, espaguetis, macarrones, tallarines, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, se advierte que las “salsas” que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran relacionadas con los “fideos en general, espaguetis, macarrones, tallarines, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial” que distingue la marca registrada AJI-NO-MEN, en la medida que se trata de productos que presentan una naturaleza similar. En efecto, en ambos casos se trata de productos alimenticios, los cuales, por lo general, son consumidos en forma conjunta, debiendo precisarse que, a la fecha, resulta común que, en el mercado, se expendan variados tipos de comida pre-elaborados, entre los cuales se encuentran, los macarrones (que son expendidos con su propia salsa) o fideos o tallarines (que también se expenden con su propia salsa). Adicionalmente, se advierte que los productos en cuestión comparten los mismos canales de comercialización (tales como supermercados, bodegas, mercados, entre otros).

 

En conclusión, se advierte que existe vinculación entre algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada AJI-NO-MEN.

 

9.2 Examen comparativo

 

En el caso concreto, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, los cuales constituyen productos de consumo masivo, resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará especial atención al momento de adquirirlos.

 

Ahora bien, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y el elemento relevante de la marca registrada AJI-NO-MEN, se advierte lo siguiente:

 

Desde el punto de vista fonético, no obstante que las denominaciones que conforman a los signos confrontados comparten algunas de sus mismas letras iniciales dispuestas en el mismo orden (A-J-I-N-O) y una misma secuencia de vocales (A-I-O-E), la inclusión de letras adicionales en ambos casos, genera que los signos difieran en sus secuencias de letras (A-J-I-N-O-B-E-L-L-S / A-J-I-N-O-M-E-N) y consonantes (J-N-B-L-L-S / J-N-M-N), todo lo cual determina que los referidos signos generen una pronunciación y entonación de conjunto distinta en cada caso.

 

Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman a los signos, determinan que los signos susciten impresiones visuales de conjunto diferentes.

 

Cabe precisar que – conforme se señaló anteriormente - si bien los signos confrontados comparten las letras iniciales A-J-I-N-O, ello no resulta determinante a efectos de establecer su confundibilidad, toda vez que la conjunción de dichas letras se encuentra presente en la conformación de otras marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; motivo por el cual, su presencia no resulta determinante en el examen comparativo, siendo que debe cobrar relevancia los elementos adicionales que incluye en su conformación cada signo, a fin de determinar si éstos resultan suficientes a efectos de diferenciarlos, tal como ocurre en el presente caso.

 

9.3 Riesgo de confusión

 

En el caso concreto, si bien existe vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; motivo por el cual, corresponde declarar infundada en este extremo la oposición formulada por Ajinomoto Co., Inc.

 

Ahora bien, a continuación corresponde determinar si la marca AJI-NO-MOTO registrada a favor de Ajinomoto Co., Inc. goza de la calidad de notoriamente conocida y, de ser el caso, si el signo solicitado AJI-NO-BELL’S se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

10. Notoriedad de marca

 

10.1 Marco conceptual

 

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

 

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente[15].

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005[16] lo siguiente:

"Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor".

 

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009[17], ha señalado que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

 

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

 

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

10.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

 

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

 

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo[18], tales como:

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

d) la protección obtenida en distintos países; y,

e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

 

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria[19].

 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003):

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

 

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)[20].

 

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005[21]:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

 

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

 

10.3 Sobre la prueba de notoriedad

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

 

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005[22], en el extremo que señala lo siguiente:

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

 

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

 

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

 

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”[23] En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

 

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.[24]

 

10.4 La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

 

De otro lado, en el Proceso 029-IP-2008[25], ha señalado lo siguiente:

 

“La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

 

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”.

 

Asimismo, el Tribunal señala: “En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”.

 

Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

 

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

 

En ese mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 70-IP-2008[26], ha señalado que: “En relación con los dos primeros – refiriéndose a los riesgos de confusión y asociación – se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan”

 

En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

 

Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que “la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.

 

Asimismo, en el Proceso 24-IP-2009[27] ha señalado que:

 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

 

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

 

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

 

Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias[28]

 

10.5. Determinación del sector pertinente

 

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

 

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

 

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

 

10.6 Aplicación al caso concreto

 

10.6.1. Pruebas aportadas

 

En el presente caso, Ajinomoto Co., Inc., a fin de acreditar el carácter notorio de la marca AJI-NO-MOTO, ha presentado los siguientes medios probatorios:

 

- Copia de Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios Nº P03001166 de fecha 25 de abril de 2003 celebrado entre Panamericana Televisión S.A. (en calidad de EL MEDIO) y Ajinomoto del Perú S.A. (en calidad de EL ANUNCIANTE), a través del cual, EL MEDIO se obliga a prestar servicios publicitarios a favor de EL ANUNCIANTE, otorgándole el derecho de transmitir avisos publicitarios para promocionar sus diversos productos y/o servicios dentro de su programación diaria, a cambio de una contraprestación económica que asciende a la suma de US$ 180,000.00 + IGV = US$ 212,400.00 (fojas 210 a 212).

- Copia del Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios Nº 02087 (sin fecha) celebrado entre Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. – Frecuencia Latina (en calidad de LA EMISORA) y Ajinomoto del Perú S.A. (en calidad de EL ANUNCIADOR), a través del cual, LA EMISORA se compromete a permitir que EL ANUNCIADOR utilice los espacios publicitarios que ésta produce y transmite, a cambio de una contraprestación económica que asciende a la suma de US$ 70,800.00 (foja 213).

- Copia de carta de fecha 22 de abril de 2002, dirigida por Andina de Radiodifusión S.A.C. – Andina Televisión ATV a Ajinomoto del Perú S.A., por medio de la cual le comunica el listado de tarifas por cada aviso publicitario emitido en los distintos programas de televisión transmitidos por su empresa, los cuales se encuentran vigentes hasta el 31 de marzo de 2003 (foja 214).

- Copia de carta de fecha 16 de octubre de 2006, dirigida por Andina de Radiodifusión S.A.C. a Ajinomoto del Perú S.A., en la cual le comunica respecto a la inversión publicitario del año 2006, que suscribieron; además, le confirma su ofrecimiento de otorgarle una compensación especial de 103 TGRP’s que podrán ser usados en el grupo objetivo Amas de casa Total para ser pauteados en el horario de 08:00 a 18:59 de lunes a domingo, según disponibilidad de ANRASA (foja 215).

- Copia de Contrato de Suministro de Espacios Publicitarios Nº 2006-070-01 de fecha 16 de octubre de 2006 celebrado entre Andina de Radiodifusión S.A.C. – ANRASA y Ajinomoto del Perú S.A. (en calidad de EL ANUNCIANTE), a través del cual, ANRASA se compromete a prestar servicios consistentes en la venta de espacios publicitarios en televisión a favor de EL ANUNCIANTE por el equivalente a la suma de US$ 172,550.00 (fojas 216 a 217).

- Copia de Contrato de Locación de Servicios de fecha 1 de junio de 2007 celebrado entre Marketing Alterno Perú S.A.C. – Marketing Alterno y Ajinomoto del Perú S.A. (en calidad de EL CLIENTE), a través del cual, EL CLIENTE contrata a MARKETING ALTERNO a fin de que esta última, le brinde los servicios integrales de marketing, promociones, mercadeo, merchandising y ventas, en concordancia con las instrucciones que EL CLIENTE le proporcione, a cambio de una contraprestación económica (fojas 218 a 221).

- Copia de un Addendum al Contrato de Locación de Servicios de fecha 15 de marzo de 2007 celebrado entre Mayo FCB Publicidad S.A. – Mayo FCB y Ajinomoto del Perú S.A. - AJINOMOTO, a través del cual, las partes acuerdan modificar una de las cláusulas de su contrato, en la cual establecen que su contrato tendrá una vigencia de 12 meses, computados del 1 de abril de 2007 al 31 de mayo de 2008 (foja 222).

- Copia del Contrato de Locación de Servicios de fecha 1 de octubre de 1998 celebrado entre Park Advertising & Direct Marketing S.A. y Ajinomoto del Perú S.A. - AJINOMOTO, a través del cual, Park Advertising & Direct Marketing S.A. se compromete a prestar servicios de asesoría publicitaria que incluye la confección de la expresión creativa a través de diversas piezas de publicidad: anuncios de prensa, avisos de radio, comerciales de televisión y otros instrumentos de comunicación, a cambio de una contraprestación económica que asciende a la suma de US$ 3,750.00 dólares mensuales, durante el plazo de 1 año, contado desde el 1 de octubre de 1998 (fojas 223 a 225).

- Copia de Contrato de Suscripción al Panel de Consumidores en el Perú de fecha 27 de octubre de 2007, celebrado entre Latinpanel Perú S.A. (en calidad de LA EMPRESA) y Ajinomoto del Perú S.A. (en calidad de EL CLIENTE), a través del cual, EL CLIENTE encomienda a LA EMPRESA la entrega de los resultados provenientes de los PANELES DE CONSUMIDORES que esta última realiza en el Perú y Bolivia (información relativa al volumen, participación y valorización del mercado, así como todo lo relativo a los consumidores), a cambio de una contraprestación económica que asciende a la suma de US$ 25,638.00 (fojas 226 a 227).

- Copia de una prueba de anuncio para ser realizada en las Páginas Amarillas Edición 2007, donde se consigna como anunciador a Ajinomoto del Perú S.A., siendo que los productos anunciados corresponden a los condimentos y especias AJINOMOTO (fojas 228 a 229).

- Material publicitario de los productos AJI-NO-MOTO (entre los cuales, se encuentran calendarios), correspondientes a los años 2000, 2001, 2002 y 2007 (fojas 230 a 235).

- Copia de diversos avisos periodísticos referidos a los productos elaborados por Ajinomoto Co. Inc. (casa matriz) y Ajinomoto del Perú S.A. (AJI-NO-MOTO, AJI-NO-MEN, AJINO-SILLAO, DOÑA GUSTA, entre otros), así como a la presencia y expansión internacional de dicha empresa en países de Sudamérica, correspondiente al período comprendido dentro de los años 2001 a 2007. En algunos de los artículos, se señala que: “(…) A nivel mundial, Ajinomoto Co., Inc. está en ascenso, alcanzando en el 2004 una utilidad de 433 millones de dólares (…) El éxito de Ajinomoto en el Perú es la marca y confianza obtenida, contando con la garantía suficiente de un producto de primera calidad, lo cual se sustenta en los 37 años de presencia en el Perú (…)”, “(…) Siendo aún el sazonador Aji-no-moto la estrella de su portafolio. Este producto representa el 60% de sus ingresos (…)”, “(…) Luego de facturar US$ 30 millones en el 2005, Ajinomoto del Perú apunta a cerrar el 2006 con un crecimiento en ventas del 20% (…)”, “(…) La empresa líder es Ajinomoto del Perú S.A. al exportar salsa de soja por US$ 62,823.00, concentrando así el 72% del total (…)”, “(…) Ajinomoto produce cerca del 33% del total de glutamato monosódico presente en el mundo (…)”, “(…) El ejecutivo comentó que Ajinomoto tiene 80% de participación en el mercado local de comida instantánea (el 20% restante se lo reparten marcas importadas) y para este año estiman que sus ventas crecerán 25% más (…)”, “(…) respecto de las ventas locales, indicó que, pese a tener una penetración de casi 90%, la demanda de sazonadores continúa en expansión (a un ritmo de 6%) impulsada por la mayor venta en provincias. Ogawa manifestó que la línea Ajinomen se ha convertido en su producto estrella (…) Sus ventas alcanzan los S/. 10 millones (…)” (fojas 236 a 260).

- Copia de un concurso promocionado por Ajinomoto y sus marcas AJI-NO-SILLAO, DOÑA GUSTA y AJI-NO-MEN, en donde se ofrece la posibilidad de ingresar a un sorteo siempre y cuando se adquieran los productos antes mencionados (fojas 263 a 264).

- Información confidencial consistente en:

● Facturas emitidas por Ajinomoto del Perú S.A.:

 

 

● Guía de Remisión 002 Nº 0025324 de fecha 16 de octubre de 2007 emitida por Ajinomoto del Perú S.A., por concepto de transporte de productos AJI-NO-MOTO, AJINOMEN, DOÑA GUSTA y AJINOSILLAO.

 

- Un CD conteniendo 4 avisos publicitarios para ser transmitido en televisión en los cuales se publicitan los productos AJINOMOTO (según Ajinomoto Co. Inc., los avisos publicitarios corresponden a los años 1982, 1983, 1997 y 2005).

- Listado de los registros de la marca AJI-NO-SILLAO, en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, bajo Certificados Nº 95145, Nº 662102, Nº 286774, Nº I-29870-2004, Nº 132328 y Nº 27925, respectivamente (foja 286).

- Copia de certificados de registro, renovaciones, transferencias y solicitudes de registro de la marca AJI-NO-SILLAO, registrada en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú (fojas 287 a 293).

- Listado de los registros de la marca AJI-NO-MEN, en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, bajo Certificados Nº 42471, Nº 95123, Nº 545367, Nº 650087, Nº 219431, Nº 275964, Nº I-730-79, I-21790-03, Nº 124342, Nº 124340, Nº 15585 y Nº 84865, respectivamente (foja 294).

- Copia de certificados de registro, renovaciones, transferencias y solicitudes de registro de la marca AJI-NO-MEN, registrada en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú (fojas 295 a 312).

- Listado de los registros de la marca AJI-NO-MOTO, a nivel mundial en países tales como Albania, Aruba, Benelux, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, Egipto, Alemania, Guyana, Haití, Hong Kong, India, Irán, Italia, Jamaica, Kuwait, Lituania, Malasia, México, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Filipinas, Rumania, Serbia, Eslovenia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Vietnam, Zimbabwe, entre otros (fojas 313 a 317)

- Copia de certificados de registro, renovaciones y solicitudes de registro de la marca AJI-NO-MOTO, en diversos países del mundo, tales como: Francia, Andorra, Angola, Argentina, Aruba, Australia, Azerbaiján, Bangladesh, Barbados, Benelux, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Gana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Portugal, Macedonia, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Sierra León, Singapur, Somalia, España, Sudán, Tajikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Uruguay, Estados Unidos de América, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe, Mongolia, Irán, Israel, Jamaica (fojas 318 a 738).

- Impresión de la página web de la empresa Ajinomoto del Perú S.A., donde se aprecian los diversos productos que Ajinomoto comercializa en nuestro país (foja 764).

 

10.6.2 Evaluación de la documentación aportada

 

Previamente a efectuar el análisis de las pruebas presentadas por Ajinomoto Co., Inc., debe tenerse presente que la calidad de notoria de la marca AJI-NO-MOTO debe ser anterior a la solicitud de registro contra la cual se opone. En tal sentido, los medios probatorios acompañados por la opositora que sean de fecha posterior a la presente solicitud de registro (8 de mayo de 2007) no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad de la referida marca.

En base a lo anterior, se advierte que los documentos que obran en fojas 218 a 221 (contrato de locación de servicios celebrado entre Marketing Alterno Perú S.A.C. – Marketing Alterno y Ajinomoto del Perú S.A.), 913 (planos de la planta de la opositora), así como la Factura 003 - Nº 0003233 de fecha 7 de setiembre de 2007 y la Guía de Remisión 002 Nº 0025324 de fecha 16 de octubre de 2007, no serán tomadas en cuenta en el presente análisis, dado que se trata de documentos elaborados con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de producto AJI-NO-BELL’S, a saber, el 8 de mayo de 2007; o hacen referencia a acontecimientos realizados u ocurridos con posterioridad a dicha fecha.

 

Del mismo modo, tampoco serán tomados en cuenta aquellos medios probatorios que no cuenten con fecha cierta, al no ser posible determinar con certeza su fecha de elaboración y/o publicación. En ese sentido, se advierte que los documentos que obran en fojas 213 (contrato de prestación de servicios publicitarios Nº 2087) no serán evaluados, al no contar con fecha cierta.

 

Ahora bien, de la revisión conjunta de las pruebas presentadas, se advierte que:

 

- La empresa Ajinomoto Co., Inc., a través de su sucursal Ajinomoto del Perú S.A., opera en nuestro país desde hace aproximadamente 37 años, tiempo durante el cual ha fabricado y comercializado una diversidad de productos alimenticios, entre los cuales se encuentran los sazonadores y las comidas instantáneas.

 

La marca más representativa de los productos fabricados y comercializados por Ajinomoto Co., Inc. a nivel mundial es AJI-NO-MOTO, la cual distingue sazonadores conteniendo glutamato mono-sódico como ingrediente principal; siendo que la sola venta de dicho productos representa el 60% de los ingresos totales de la referida empresa, quien en el año 2005, llegó a facturar la suma de 30 millones de dólares, conforme se desprende de los artículos periodísticos adjuntados por Ajinomoto Co., Inc.

 

Además, de dichos medios probatorios, se desprende que Ajinomoto Co., Inc. produce cerca del 33% del total de glutamato monosódico presente en el mundo, lo cual permitirá acreditar una presencia importante a nivel mundial de la marca AJI-NO-MOTO y logotipo, en la medida que dichos datos periodísticos se encuentren acompañados de pruebas adicionales, tal como ocurre en el presente caso.

 

- En efecto, y a fin de complementar y corroborar la información consignada en los artículos periodísticos, se ha verificado que la marca AJI-NO-MOTO goza de protección en diversos países del mundo, lo cual constituye un indicio de su amplia difusión.

 

- Por otro lado, las facturas adjuntadas demuestran una venta constante del producto AJI-NO-MOTO durante el período comprendido durante los años 2005 a 2007, la misma que no sólo ha sido efectuada en nuestro país, sino también en países tales como Chile; siendo que, si bien se trata de productos de consumo masivo, con lo cual es razonable asumir un considerable volumen de comercialización, se ha verificado que los productos AJI-NO-MOTO han sido comercializados no sólo en forma considerable, sino que se han efectuado volúmenes de venta bastante elevados. Lo anterior, unido a los medios probatorios anteriormente señalados permiten apreciar la participación relevante en el mercado de la marca AJI-NO-MOTO.

 

- Asimismo, si bien en los documentos probatorios consistentes en la contratación de servicios y espacios publicitarios no se consigna marca específica alguna, con lo cual no sería posible establecer el monto exacto de la inversión publicitaria efectuada con relación a la marca AJI-NO-MOTO, ello no determina que no sea posible asumir que entre las marcas publicitadas por la opositora se encuentre la marca AJI-NO-MOTO, más aún si se tiene en consideración el CD adjuntado por ésta con 4 anuncios publicitarios de la marca AJI-NO-MOTO.

 

A mayor abundamiento, y dado que la marca AJI-NO-MOTO representa la mayor parte de los ingresos de la empresa opositora, es razonable pensar que una considerable cantidad de anuncios publicitarios contratados por ésta han sido destinados para la marca AJI-NO-MOTO.

 

En efecto, es posible asumir – a raíz de lo consignado en los artículos periodísticos - que se han invertido considerables cantidades de dinero con el fin de lograr que la marca AJI-NO-MOTO tenga una presencia importante en el mercado, al grado tal que su sola venta represente la mayor cantidad de ingresos de la opositora, la cual al año 2005, facturó la suma de 30 millones de dólares. Lo anterior permite suponer que la marca AJI-NO-MOTO goza de una amplia difusión, la cual se encuentra corroborada con los demás medios probatorios presentados que fueran citados anteriormente.

 

Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que la marca AJI-NO-MOTO y logotipo, registrada bajo Certificado Nº 20054, es ampliamente conocida y difundida con relación a materias sazonadoras conteniendo glutamato mono-sódico como principal ingrediente (clase 30 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida.

 

11. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

 

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.[29] En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.[30]

 

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.[31] Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

 

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.[32] Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

 

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

 

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra[33]. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

 

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

 

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado constituye una transcripción parcial de la marca notoria, toda vez que incluye en su conformación la partícula inicial AJI-NO, la cual se encuentra presente en la misma ubicación en la referida marca.

 

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

 

11.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486[34]. A decir de Fernández - Novoa[35], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

 

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

 

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

 

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

 

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

 

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

 

11.1.1 Respecto a los productos

 

En el presente caso, la marca notoria distingue materias sazonadoras conteniendo glutamato mono-sódico como principal ingrediente, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que el signo solicitado distingue sal, salsas, condimentos y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, se advierte que la “sal, condimentos y especias” que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran relacionados con las “materias sazonadoras conteniendo glutamato mono-sódico como principal ingrediente, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial” que distingue la marca registrada notoria AJI-NO-MOTO y logotipo, en la medida que se trata de productos que presentan una naturaleza y finalidad similares. En efecto, en ambos casos se trata de productos alimenticios destinados a ser utilizados para darle mayor sabor a los alimentos. Adicionalmente, se advierte que los productos en cuestión comparten los mismos canales de comercialización (tales como supermercados, bodegas, mercados, entre otros), siendo común que sean expedidos uno al lado del otro. Además, resulta común que una misma empresa se dedique a la fabricación y comercialización conjunta de los referidos productos.

 

En conclusión, se advierte que existe vinculación entre algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado y los productos que distingue la marca AJI-NO-MOTO y logotipo.

 

11.1.2 Examen comparativo

 

Previamente a efectuar el examen comparativo entre los signos, en el caso concreto, atendiendo a que la marca registrada AJI-NO-MOTO y logotipo es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

 

En el caso de la marca registrada AJI-NO-MOTO y logotipo, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo (AJI-NO-MOTO) como el aspecto figurativo (consistente en la escritura característica en la que aparece la denominación AJI-NO-MOTO), tal como se aprecia a continuación:

 

 

Previamente al examen comparativo, debe tenerse presente que si bien la marca AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo no incluye en su conformación guiones entre las partículas AJI y NO, ello no constituye una variación relevante que permita diferenciar la partícula AJINO de la partícula AJI-NO que forma parte tanto del signo solicitado como de las marcas registradas a favor de Ajinomoto Co., Inc., más aún si se tiene en cuenta que al momento de ser pronunciadas, la inclusión de los guiones pasará desapercibida para la totalidad del público consumidor.

 

Ahora bien, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AJI-NO-BELL’S y la marca AJI-NO-MOTO y logotipo, se advierte lo siguiente:

 

Desde el punto de vista fonético, no obstante que las denominaciones que conforman a los signos confrontados comparten algunas de sus mismas letras iniciales dispuestas en el mismo orden (A-J-I-N-O), la inclusión de letras adicionales en ambos casos, genera que los signos difieran en su secuencia de sílabas (A-JI-NO-BELLS / A-JI-NO-MO-TO), vocales (A-I-O-E / A-I-O-O-O) y consonantes (J-N-B-L-L-S / J-N-M-T), todo lo cual determina que los referidos signos generen una pronunciación y entonación de conjunto distinta en cada caso.

 

Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman a los signos, así como la inclusión de elementos figurativos en la marca registrada, no presentes en el signo solicitado, determinan que los signos susciten impresiones visuales de conjunto diferentes.

 

Cabe precisar, además, que si bien los signos confrontados comparten las letras iniciales A-J-I-N-O, ello no resulta determinante a efectos de establecer su confundibilidad, toda vez que la conjunción de dichas letras se encuentra presente en la conformación de otra marca registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, a favor de un tercero (a saber, AJINO SEKAI SAZONADOR y logotipo); motivo por el cual, su presencia no resulta determinante en el examen comparativo, siendo que deben cobrar relevancia los elementos adicionales que incluye en su conformación cada signo, a fin de determinar si éstos resultan suficientes a efectos de diferenciarlos.

 

11.1.3 Riesgo de confusión y de asociación

 

Por lo expuesto, a pesar de que los signos en cuestión se encuentran destinados a distinguir productos vinculados, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que no existe riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.

 

11.2 Dilución de la marca

 

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

 

El Tribunal de la Comunidad Andina[36] ha precisado que: “Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”

 

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

 

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

 

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

 

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”.

 

Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

 

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia[37].

 

Carlos Fernández Novoa[38] señala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.

 

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

 

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.[39] Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.[40]

 

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado[41], en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

 

■ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

 

■ Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

 

■ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

 

En el presente caso, la Sala advierte que dado que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S no resulta similar ni confundible con la marca AJI-NO-MOTO y logotipo, el otorgamiento del registro solicitado – no sería susceptible de diluir la fuerza distintiva de la marca AJI-NO-MOTO y logotipo, o su valor comercial o publicitario.

 

11.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

 

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

 

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo[42].

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

 

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

 

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

 

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

 

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca[43] implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor[44].

 

En el presente caso, dado que el signo solicitado AJI-NO-BELL’S no resulta similar ni confundible con la marca AJI-NO-MOTO y logotipo, la existencia del signo solicitado no se configura como un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria AJI-NO-MOTO y logotipo.

 

12. Conclusión

 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas en el numeral 7 de la presente resolución, respecto de la marca notoria AJI-NO-MOTO (Certificado Nº 20054), la Sala considera que el registro del signo solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, ni provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria, así como tampoco produciría un aprovechamiento injusto de la misma. En consecuencia, no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que procede acceder al registro solicitado.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero. - Declarar la nulidad de lo actuado a partir del proveído de fecha 15 de febrero de 2008 (en el extremo en que se tuvo por interpuesto el recurso de reconsideración presentado por Ajinomoto Co., Inc.), incluida la Resolución Nº 926-2008/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2008.

 

Segundo. - CONFIRMAR la Resolución Nº 19913-2007/OSD-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de 2007, que OTORGÓ el registro de la marca de producto AJI-NO-BELL’S, solicitado por Supermercados Peruanos S.A. (Perú), para distinguir sal, salsas, condimentos y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/av.