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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 706-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: 713251-2017

 

SOLICITANTE: NETAFIM LTD.

 

OPOSITOR: CAPATINTA MAMANI FERNANDO WILFREDO

 

MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN

 

Lima, 13 de febrero de 2018

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 19 de julio de 2017, NETAFIM LTD, de Israel, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

para distinguir mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego, de la clase 17 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante escrito de fecha 08 de diciembre de 2017, CAPATINTA MAMANI FERNANDO WILFREDO, de Perú, formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es titular en Perú de la marca NEW POWER y logotipo (certificado Nº 208532), que distingue productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional.

- El signo solicitado resulta ser una imitación de su marca registrada.

- El elemento más relevante de la marca registrada es la figura tridimensional de una manguera a colores la cual es idéntica a la figura tridimensional que conforma al signo solicitado.

- Los signos en conflicto presentan semejanzas entre sí, desde el punto de vista gráfico, cromático, visual y estructural.

- Existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

- El solicitante ha peticionado un signo de mala fe, puesto que conociendo la existencia de su marca registrada, ha solicitado un signo idéntico.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a) y 146 de la Decisión 486, y en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075.

 

Mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2017, al absolver el traslado de la oposición formulada, la solicitante indicó lo siguiente:

 

- No existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, debido a las diferencias gráficas que presentan.

- El registro de la marca del opositor fue otorgado sin reivindicar la forma tridimensional, es decir la autoridad ha considerado que la figura que presenta la marca registrada no presenta elementos característicos que determinen que sea un elemento distintivo y que, por tanto, pueda ser oponible a terceros.

- Existen diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto.

- El signo solicitado cumple con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en ninguna prohibición de registro.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

 

- Si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de CAPATINTA MAMANI FERNANDO WILFREDO.

- Si la presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1. Informe de Antecedentes

 

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado que:

 

a) CAPATINTA MAMANI FERNANDO WILFREDO, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación NEW POWER y forma tridimensional (sin reivindicar la forma tridimensional) (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

inscrita el 10 de marzo de 2014, con certificado N° 208532, vigente hasta el 10 de marzo de 2024, que distingue productos caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos; mangueras (comprendidas en la clase) de la clase 17 de la Clasificación Internacional.

 

3.2 Carácter distintivo del signo solicitado

 

3.2.1. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

 

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo “(…) signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Añade que “(…) podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)”.

 

Es decir, que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

 

En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece que “la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”^[1].

 

Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

 

Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el artículo 134, anteriormente citado, no sólo establece qué signos pueden constituir marca, sino que además establece cuáles son los requisitos que estos signos deben reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al señalar que podrán registrarse como marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representación gráfica, mientras que el artículo 135 inciso a) de la norma citada, señala que no se podrán registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 y el artículo 135 inciso b) establece que no podrá registrarse los signos que carezcan de distintividad.

 

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

 

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

 

3.2.2 Análisis del signo solicitado

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego de la clase 17 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que el signo solicitado está conformado únicamente por la forma de un ducto con rayas de color naranja, el cual carece de aptitud distintiva, toda vez que no presenta características particulares que puedan ser susceptibles en sí mismas de identificar, por parte del público consumidor, los productos que se pretenden distinguir (mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego), de los demás que se ofrecen en el mercado[2]; por lo que no puede ser admitido a registro, en la medida que no es capaz de individualizar los referidos productos como provenientes de un determinado origen empresarial.

 

Cabe precisar que, en el presente caso, el signo solicitado no contiene adicionalmente otros elementos que le aporten distintividad.

 

Es por ello que sobre dicha forma tridimensional no puede recaer un derecho exclusivo a favor de una sola persona, sino que, por el contrario, ésta debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por los diversos competidores en la oferta de los productos correspondientes a la clase 17 de la Clasificación Internacional.

 

3.2.3 Conclusión

 

Por lo expuesto, la Comisión determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

3.3. Evaluación del riesgo de confusión

 

CAPATINTA MAMANI FERNANDO WILFREDO, de Perú, sustentó su oposición en base a la marca NEW POWER y forma tridimensional (sin reivindicar la forma tridimensional) (certificado Nº 208532), que distingue productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional.

 

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

 

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

 

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

 

3.3.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

 

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

 

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

 

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego, de la clase 17 de la Clasificación Internacional.

 

Por su parte, la marca registrada distingue caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos; mangueras (comprendidas en la clase), de la clase 17 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que las mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego, que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidas dentro de las mangueras (comprendidas en la clase), tubos flexibles no metálicos que distingue la marca registrada.

 

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

 

3.3.2. Examen comparativo

 

El artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

 

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

 

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;

b) La semejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

 

El Artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

 

El Artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los Artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

 

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

 

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

 

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

 

Previamente a realizar el examen comparativo, corresponde dejar establecido que la forma tridimensional que conforma al signo solicitado, carece de aptitud distintiva, conforme se señaló en el numeral 3.2.2. de la presente resolución, por lo que no será considerada en el análisis comparativo.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada NEW POWER y forma tridimensional (sin reivindicar la forma tridimensional) (certificado Nº 208532), se advierte que los signos no resultan semejantes, toda vez que el signo solicitado no presenta ningún elemento distintivo y por tanto resulta no reivindicable.

 

3.3.3. Conclusión

 

Habiéndose establecido que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135, inciso b) de la Decisión 486, conforme fue señalado en el numeral 3.2.2. de la presente Resolución, no es posible determinar que exista riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

 

3.4. Mala fe

 

El opositor alegó que el solicitante ha peticionado un signo de mala fe, puesto que, conociendo la existencia de su marca registrada, ha solicitado un signo idéntico

 

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (…).”^[3]

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

 

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

 

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario”^[4].

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción. En efecto, los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las pruebas presentadas en cada caso concreto.

 

En el presente caso, se aprecia que el opositor no ha presentado medios probatorios que acrediten la mala fe alegada. Y, de lo referido por la misma no se evidencia o desprende la conducta maliciosa de la solicitante.

 

Adicionalmente cabe indicar, respecto al argumento que la solicitante conoció la existencia de su marga registrada, que atendiendo al carácter público del registro de la propiedad industrial se presume el conocimiento del contenido de dicho registro, de ahí que no es razón suficiente tal conocimiento para establecer la existencia de mala fe por parte de la solicitante, debiendo valorarse otros elementos probatorios a efectos de establecer un comportamiento contrario a la buena fe, los mismos que no han sido aportados por el opositor en el presente caso.

 

De lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta mala fe atribuida al solicitante corresponde desestimar la oposición formulada en este extremo.

 

3.5. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye que el mismo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Primero. - Declarar INFUNDADA la oposición formulada por CAPATINTA MAMANI FERNANDO WILFREDO, de Perú.

 

Segundo. - Por las razones expuestas, denegar el registro de marca de producto solicitado por NETAFIM LTD, de Israel.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese

 

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos[1]