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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 1722-2007/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 244745-2005

 

SOLICITANTE: KELLOGG COMPANY

 

OPOSITORA: AMAY COMMERCIAL INC.

 

Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

 

Lima, seis de setiembre del dos mil siete.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 9 de junio del 2005, Kellogg Company (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta donde se aprecia la figura de un tigre sonriente y levantando el brazo izquierdo, con una bufanda en la que se aprecia la denominación TONY escrita en letras características, todo en la combinación de colores rojo, anaranjado, azul oscuro, negro, blanco y amarillo; conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 24 de noviembre del 2005, Amay Commercial Inc. (Panamá) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

(i) Su empresa es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

 

Signo	Certificado
TONY	N° 88481
EL TIGRE TIN	N° 9997
EL TIGRE BEBE	N° 19234
	N° 34554
	N° 9607
	N° 10469

 

(ii) El signo solicitado es confundible con sus marcas registradas, ya que el público consumidor relacionará el signo solicitado con sus marcas atribuyéndole una misma procedencia, pensando que los productos que pretende distinguir son los mismos que los que distinguen sus marcas.

(iii) La denominación que utiliza el signo solicitado es exactamente idéntica a su marca TONY y la figura que acompaña a dicha denominación conlleva a confusión conceptual respecto de la marca EL TIGRE y figura caricaturesca registrada a su favor.

(iv) Asimismo, su empresa, aparte de ser propietaria de la marca EL TIGRE y escritura característica, también es titular de una gama de marcas conformadas por envolturas que contienen la denominación EL TIGRE, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial[1].

 

Con fecha 16 de diciembre del 2005, Kellogg Company absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado no resulta confundible con las marcas TONY, EL TIGRE TIN, EL TIGRE BEBE, EL TIGRE y diseño y la figura de tigre.

(ii) Debe tenerse en cuenta que mediante expediente N° 222627-2004 ha solicitado la cancelación por falta de uso de la marca TONY (certificado N° 88481). Si bien dicho procedimiento ya ha sido resuelto por la Oficina de Signos Distintivos, dicha resolución ha sido materia de apelación.

(iii) Asimismo, su empresa ha formulado oposición a la solicitud efectuada mediante expediente N° 234110-2005 sobre el registro de la marca TONY por parte de Amay Commercial Inc. invocando la titularidad de sus marcas TONY y TONY y diseño registradas en Venezuela y Colombia.

(iv) La expresión TONY que aparece en forma secundaria y dentro de un pañuelo en el diseño de tigre solicitado constituye un nombre usado y creado por su empresa hace muchos años y que además ya conforma otras marcas en la clase 30 (certificados N°s 9142 y 29991), por lo que no existe ningún ánimo de transcribir, copiar y menos aun registrar un signo que muestre similitud con las marcas de Amay Commercial Inc., siendo el signo solicitado tan sólo una variación de otras marcas ya utilizadas por su empresa en su país de origen como en muchos otros países.

(v) Su empresa es titular de un diseño idéntico al solicitado reconocido como derecho de autor, el cual ha sido creado y adquirido inclusive con mucha anterioridad a la fecha en que la opositora obtuviera el registro de su diseño de tigre en el Perú.

(vi) Resulta inadmisible que, por el solo hecho de tener registrada una marca mixta o figurativa que representa una figura o un diseño específico, se le vaya a reconocer a su titular el uso exclusivo y excluyente del concepto que representa, como sucede en el presente caso con el concepto de felino o tigre, más aun si en la clase 30 existen diversas marcas conformadas por diseños de felinos.

 

Citó jurisprudencia que consideró aplicable y ofreció las pruebas presentadas en el expediente N° 223186-2004 consistentes en diversas resoluciones, oposiciones, certificados de registro de marcas y de obras registradas como derecho de autor.

 

Con fecha 31 de enero del 2006, Kellogg Company manifestó que excluye de su solicitud toda referencia a “productos de confitería y especialmente caramelos”.

 

Mediante proveído de fecha 1° de febrero del 2006, la Oficina de Signos Distintivos accedió a la limitación solicitada.

 

Con fecha 22 de febrero del 2006, Amay Commercial Inc. manifestó que su oposición también está respaldada por la nueva solicitud de la marca TONY efectuada mediante expediente N° 234110-2005, la cual es una variante de su marca TONY registrada bajo certificado N° 88481. Señaló que resulta contradictorio que en el presente procedimiento la solicitante alegue que los signos en cuestión no son confundibles cuando ha formulado oposición a la solicitud de registro de la nueva versión de su marca TONY.

 

Con fecha 1° de marzo del 2007, Amay Commercial Inc. manifestó que mediante Resolución N° 366-2007/TPI-INDECOPI de fecha 20 de febrero del 2007, se ha denegado la pretendida solicitud de la marca TONY efectuada por Kellogg Company en el expediente N° 244746-2005 y se ha dispuesto otorgar el registro de la marca TONY efectuada por su empresa en el expediente N° 234110-2005.

 

Mediante Resolución N° 5586-2007/OSD-INDECOPI de fecha 30 de marzo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. La Oficina consideró lo siguiente:

 

(i) Los registros concedidos a la solicitante en otros países no le otorgan derecho registral alguno en nuestro país. Asimismo, la titularidad sobre las marcas registradas bajo certificados N°s 9142 y 29991, así como la titularidad sobre ciertos derechos de autor a favor de la solicitante, no generan a su titular derecho alguno sobre la presente solicitud de registro.

(ii) El signo solicitado y las marcas registradas distinguen productos alimenticios de la clase 30 y productos que tienen los mismos canales de comercialización.

(iii) El signo solicitado TONY y logotipo y la marca registrada bajo certificado N° 10469 no son similares gráfica ni fonéticamente, por lo que es posible su coexistencia sin generar confusión en el público consumidor.

(iv) Si bien el signo solicitado TONY y logotipo y las marcas EL TIGRE y logotipo registradas bajo certificados N°s 34554 y 9607 presentan similitud conceptual al llevar el nombre del felino TIGRE, no generan confusión al grado de inducir a confusión al público consumidor pudiendo coexistir pacíficamente.

(v) Dado que el signo solicitado TONY y logotipo y la marca TONY registrada bajo certificado N° 88481 tienen en común la expresión TONY, ello podría generar que el público consumidor considere que el signo solicitado constituye tan sólo una variación de la marca registrada y se perciba a los signos como provenientes de un mismo origen empresarial.

(vi) Si bien el signo solicitado TONY y logotipo y las marcas registradas EL TIGRE TIN (certificado N° 9997) y EL TIGRE BEBE (certificado N° 19234) presentan similitud conceptual, no son capaces de inducir a error al consumidor, siendo posible su coexistencia.

(vii) En tal sentido, dado que el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 88481 son similares y están destinadas a identificar productos relacionados de la clase 30, ello genera que no sea posible su coexistencia sin generar confusión, lo que determina que el signo solicitado se encuentre incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

Con fecha 25 de abril del 2007, Kellogg Company interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados con la inexistencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado TONY y logotipo y la marca registrada TONY, registrada bajo certificado N° 88481; con el hecho que TONY es el nombre de un personaje (felino) de su propiedad y creado desde hace varios años y que conforma varias marcas registradas a su favor, razón por la que el signo solicitado sólo resulta una ligera variación de sus marcas anteriores; así como con el hecho que es titular de un diseño idéntico al signo solicitado como un derecho de autor creado y adquirido con mucha anterioridad. Señaló que resulta bastante improbable que el consumidor peruano vaya a identificar al signo solicitado a registro como TONY al estar dicho nombre prácticamente “escondido” dentro del pañuelo del felino que conforma el signo solicitado. Agregó que no existe conexión o similitud entre los productos que distinguen los signos en cuestión, puesto que no existe conexión competitiva entre las hojuelas de maíz que comercializa su empresa y los productos que distingue la marca de Amay Commercial Inc. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

Con fecha 31 de mayo del 2007, Kellogg Company manifestó que ha iniciado recientemente una acción contencioso administrativa contra Amay Commercial Inc. y el INDECOPI solicitando al Poder Judicial la declaración de invalidez e ineficacia de la Resolución N° 366-2007/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 244746-2005/OSD-INDECOPI acumulado al expediente N° 234110-2005. En tal sentido, solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva en última instancia judicial el referido proceso.

 

Con fecha 5 de junio del 2007, Amay Commercial Inc. absolvió el traslado de la apelación interpuesta manifestando que el signo solicitado pretende distinguir productos que sí guardan relación con los que distingue su marca registrada. Señaló que resulta irrelevante el hecho que la solicitante haya venido usando la denominación TONY como el nombre de un personaje felino en Estados Unidos y que si bien su marca registrada TONY coexiste con las marcas registradas bajo certificados N°s 9142 y 29991, ninguna de ellas posee la denominación TONY en su conformación y más bien su empresa interpuso una acción por infracción contra la solicitante por hacer uso sin su autorización de la denominación TONY en sus productos, la cual fue declarada fundada y le prohibió a la solicitante el uso de la denominación TONY en forma independiente o conjuntamente con otros elementos. Agregó que la titularidad de ciertos derechos de autor sobre determinada obra no generan a su titular derecho sobre marca alguna y que debe tenerse en cuenta al momento de resolver el hecho de que su empresa es titular también de la marca TONY (certificado N° 126462) que amplía la gama de productos que su empresa distingue con el certificado N° 88481. Precisó que la Fiscalía Superior Civil de Lima ha declarado infundada la demanda de nulidad de la Resolución N° 427-2005/TPI-INDECOPI, recaída en el referido procedimiento de acción por infracción.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo TONY y logotipo solicitado por Kellogg Company y la marca registrada TONY (certificado N° 88481).

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a) Amay Commercial Inc. (Panamá) es titular de la marca de producto TONY, que distingue chocolatería y caramelos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 88481, vigente hasta el 2 de octubre del 2015.

 

Cabe precisar que la marca en cuestión distingue actualmente dicha lista de productos en virtud de lo resuelto en la acción de cancelación por falta de uso iniciada con fecha 18 de octubre del 2004 por Kellogg Company en el expediente N° 222627-2004.

 

En efecto, mediante Resolución N° 097-2006/TPI-INDECOPI de fecha 26 de enero del 2006, se dispuso, entre otros aspectos, cancelar parcialmente el registro de la marca de producto TONY, registrada a favor de Amay Commercial Inc., bajo certificado N° 88481, con relación a “galletas, confitería, bombones, dulces, turrones, cocoa”, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, manteniendo vigente la marca únicamente para “caramelos, chocolatería” de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

b) Asimismo, Amay Commercial Inc. (Panamá) es titular, entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

 

Signo	Certificado
EL TIGRE TIN	N° 9997
	N° 34554
	N° 9607
	N° 10469
TONY	N° 126462[2]

 

c) Kellogg Company (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

 

Signo	Certificado
	N° 47949
	N° 51035
	N° 29991
	N° 9142

 

d) Asimismo, Kellogg Company (Estados Unidos de América) ha solicitado el registro de las siguientes marcas de producto:

 

- El diseño caricaturizado de un tigre sonriente y de pie, que lleva puesto un pañuelo en el cuello con la denominación TONY escrita en letras características, y con la extremidad superior izquierda levantada; conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro presentada con fecha 22 de octubre del 2004 mediante expediente N° 223186-2004.

 

 

Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

 

- El diseño caricaturizado de un tigre que lleva un pañuelo atado al cuello con la denominación TIGRE TOÑO escrita en letras características, todo en los colores anaranjado, azul, amarillo, rojo, blanco y negro; conforme al modelo, para distinguir preparaciones hechas de cereales para el desayuno, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro presentada con fecha 11 de mayo del 2007 mediante expediente N° 314540-2007.

 

 

Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

 

2. Cuestión previa

 

Previamente a resolver el presente caso, la Sala considera necesario efectuar las siguientes precisiones:

 

(i) Kellogg Company ha manifestado que TONY es el nombre de un personaje (felino) de su propiedad y creado desde hace varios años y que conforma varias marcas registradas a su favor, por lo que el signo solicitado sólo resulta una ligera variación de sus marcas anteriores. Asimismo, ha señalado que es titular de un diseño idéntico al signo solicitado como un derecho de autor creado y adquirido con mucha anterioridad.

 

Al respecto, cabe precisar que ello no significa que el signo solicitado en el presente expediente sea registrable, puesto que los registros anteriores no tienen relevancia más allá del caso concreto y no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud.

 

Además, el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Sala, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

 

Asimismo, la existencia de una obra protegida por el derecho de autor no determina su registro de forma automática como marca de producto o servicio, al tratarse de figuras jurídicas autónomas.

 

(ii) Kellogg Company ha manifestado que ha iniciado recientemente una acción contencioso administrativa solicitando la declaración de invalidez e ineficacia de la Resolución N° 366-2007/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 244746-2005/OSD-INDECOPI acumulado al expediente N° 234110-2005, por lo que ha solicitado la suspensión del presente procedimiento hasta que dicho proceso se resuelva en última instancia judicial.

 

Al respecto, cabe precisar que si bien Kellogg Company ha impugnado ante el Poder Judicial la resolución que dispuso denegar el registro de la marca de producto TONY solicitado en el expediente N° 244746-2005 por Kellogg Company y otorgar el registro de la marca de producto TONY, solicitado en el expediente N° 234110-2005 por Amay Commercial Inc. (actualmente registrada bajo certificado N° 126462), dado que dicha materia ya ha sido discutida anteriormente por esta Sala, se ha considerado que no resulta necesario esperar la decisión a la que arribe el Poder Judicial para resolver el presente procedimiento.

 

(iii) Amay Commercial Inc. formuló oposición a la presente solicitud de registro sobre la base de las siguientes marcas de producto en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

 

Signo	Certificado
TONY	N° 88481
EL TIGRE TIN	N° 9997
EL TIGRE BEBE	N° 19234
	N° 34554
	N° 9607
	N° 10469

 

No obstante lo anterior, si bien la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada, sólo consideró que existía riesgo de confusión entre el signo solicitado TONY y logotipo y la marca TONY, registrada bajo certificado N° 88481, lo cual no ha sido cuestionado por Amay Commercial Inc., razón por la cual a continuación sólo corresponderá efectuar el examen comparativo correspondiente entre el signo solicitado TONY y logotipo y la marca TONY, registrada bajo certificado N° 88481.

 

3. Determinación del riesgo de confusión

 

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[3].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486[4] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005[5], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

 

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro”.

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005[6], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

3.1 Similitud o conexión competitiva

 

En el presente caso, se advierte que el signo TONY y logotipo solicitado por Kellogg Company pretende distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Por su parte, la marca TONY (certificado N° 88481) registrada a favor de Amay Commercial Inc. distingue chocolatería y caramelos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, tal como lo estableció en la Resolución N° 366-2007/TPI-INDECOPI de fecha 20 de febrero del 2007, la Sala advierte que existe vinculación entre los productos que distinguen los signos, ya que el “cacao” que pretende distinguir el signo solicitado guarda estrecha vinculación con los productos de “chocolatería” que distingue la marca registrada, además del hecho que los productos de “chocolatería” suelen ser elaborados, proporcionados y comercializados por las mismas empresas que se dedican a los productos de “pastelería”.

 

3.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[7] y 156-IP-2005[8].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, los productos a que se refieren los signos en cuestión son de consumo masivo, por lo que resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará un alto grado de atención al momento de adquirir el producto que desee.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

 

a)    que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)    que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa[9], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

 

En el presente caso, la Sala considera que, en el signo solicitado TONY y logotipo, tanto el elemento denominativo como el figurativo del mismo son relevantes a efectos de identificar un origen empresarial determinado. Si bien la denominación TONY ocupa un lugar reducido en el signo, dicha denominación es presentada en una posición predominante dentro del elemento figurativo (en la bufanda que rodea el cuello del tigre humanizado), tal como se aprecia a continuación:

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado TONY y logotipo y la marca registrada TONY, se advierte que son fonética y conceptualmente idénticos.

 

Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten la denominación TONY, los elementos figurativos y cromáticos del signo solicitado determinan que el impacto visual de los signos sea diferente.

 

3.3 Riesgo de confusión

 

Por las consideraciones anteriores, la vinculación existente entre los productos que distinguen los signos en cuestión, así como la identidad fonética y conceptual de los signos, determinan que su concurrencia en el mercado sea susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 5586-2007/OSD-INDECOPI de fecha 30 de marzo del 2007, que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta donde se aprecia la figura de un tigre sonriente y levantando el brazo izquierdo, con una bufanda en la que se aprecia la denominación TONY escrita en letras características, todo en la combinación de colores rojo, anaranjado, azul oscuro, negro, blanco y amarillo; conforme al modelo, solicitado por Kellogg Company.

 

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

 

 

 

 

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

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