Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 06 de abril de 2016. Resolución Número: 890-2016 TPI-INDECOPI
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN Nº 2727-2014/CSD INDECOPI
EXPEDIENTE : 558351-2013
ACCIONANTE : BODEGAS ESMERALDA S.A.
EMPLAZADA : LIMACHE HUANCA, LUIS
MATERIA : CANCELACIÓN DE MARCA DE PRODUCTO
POR FALTA DE USO
Lima, 04 de setiembre de 2014
1. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de diciembre de 2013, BODEGAS ESMERALDA S.A., de Argentina, solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de una casa que contiene la denominación AGROINDUSTRIAS "EL ALAMO", así como la figura de un árbol, unos barriles, botellas y arbustos; en los colores marrón, verde y blanco; conforme al modelo adjunto:
Para distinguir licores, vinos, aguardientes, licor macerado de frutas y licores para después de las comidas, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) de la clase 33 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 133089, vigente hasta el 29 de noviembre de 2017, a favor de LIMACHE HUANCA, LUIS, de Perú.
La empresa accionante BODEGAS ESMERALDA, S.A., señaló que viene solicitando el registro de la marca ALAMOS para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional. Asimismo, precisó haber tomado conocimiento que la marca no se encuentra en uso por parte de su titular ni por licenciatario alguno desde hace más de tres años consecutivos.
Mediante providencia de fecha 15 de enero de 2014, se corrió traslado de la presente acción de cancelación.
El emplazado, mediante escrito de fecha 15 de abril de 2014, absolvió el traslado de la cancelación presentada y señaló que es propietario de un terreno agrícola cultivado de viñedo y donde cuenta con una bodega equipada en funcionamiento desde el año 2008 hasta la actualidad de pisco, vinos de uva, macerados, aguardientes de muña y coca con la marca EL ALAMO. Señaló que desde el 2008 a la fecha sus licores artesanales se venden en Tradición Tacneña “El Alamo”, establecimiento comercial del emplazado. Adjuntó medios probatorios con los cuales pretende demostrar el uso de la marca materia de análisis.
Mediante providencia de fecha 22 de abril de 2014, se tuvo por contestada la acción de cancelación.
La empresa accionante BODEGAS ESMERALDA S.A., mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2014, señaló que de la revisión de las pruebas presentadas por el emplazada, se desprende que las mismas no demuestran el uso de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo. Solicitó audiencia de exhibición de las boletas de venta presentadas.
Mediante proveído de fecha 19 de agosto de 2014, se citó a las partes intervinientes en el presente procedimiento a audiencia de exhibición a fin que el emplazado exhiba los originales de las boletas de venta presentadas mediante escrito de fecha 15 de abril de 2014 en calidad de medios probatorios así como los libros de registros de ventas.
Mediante Acta de Audiencia de Exhibición de fecha 26 de agosto de 2014, se dejó constancia que las copias de las boletas de venta presentadas por el emplazado LIMACHE HUANCA, LUIS coinciden con los originales exhibidos y en su mayoría no se encuentran registradas en el registro de ventas.
Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2014, el emplazado LIMACHE HUANCA LUIS, señaló que las pruebas presentadas contienen la marca registrada ALAMO, siendo que el término AGROINDUSTRIAS no es relevante. Reiteró sus argumentos y adjuntó medios probatorios adicionales con los cuales pretende demostrar el uso de la marca materia de análisis.
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo, inscrita con certificado Nº 133089, a favor de LIMACHE HUANCA, LUIS, de Perú.
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
3.1. Informe de antecedentes
Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que LIMACHE HUANCA, LUIS, de Perú, es titular del registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de una casa que contiene la denominación AGROINDUSTRIAS "EL ALAMO", así como la figura de un árbol, unos barriles, botellas y arbustos; en los colores marrón, verde y blanco; conforme al modelo adjunto:
Para distinguir licores, vinos, aguardientes, licor macerado de frutas y licores para después de las comidas, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) de la clase 33 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 133089, vigente hasta el 29 de noviembre de 2017. Dicho registro se otorgó por mandato de la Resolución N° 21187-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 29 de noviembre de 2007, la misma que fue notificada el 09 de enero de 2008.
3.2. Cancelación del registro de una marca
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Al respecto, se debe tener en cuenta lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, recaída en el expediente Nº 199324-2003 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486):
“La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que la Autoridad deberá tomar en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.
La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:
a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:
i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o
ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.
Finalmente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes descritos, la Autoridad procederá a la cancelación del registro, tal como sucede cuando no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.”
Análisis del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación en el mercado.
Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.
En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso documentos emitidos por terceras personas – como por ejemplo facturas, boletas de venta, publicidad, entre otros –, teniendo en cuenta que tales documentos han sido presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.
En el presente caso, el emplazado, LIMACHE HUANCA, LUIS a fin de acreditar el uso de la marca de producto AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo, inscrita con certificado Nº 133089, presentó los siguientes medios probatorios:
1) Contrato privado de Licencia de uso de marca (fojas 32)
2) Diversas boletas de venta (fojas 34 a 207, 337 a 366).
3) Etiquetas del producto “vino” (fojas 208, 209).
4) Resolución N° 323-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 28 de enero de 2013 (fojas 210 a 213).
5) Facturas emitidas a favor de AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA EL ALAMO S.R.L. y LIMACHE HUANCA, LUIS (fojas 215 y 216, 222, 232).
6) Listado de plan de pagos original de la Caja Municipal de Arequipa (fojas 217 y 218).
7) Informe de Ensayo Físico Químico N° 02-0692/13 (fojas 219)
8) Oficio Mult. N° 154-2013-AATAC-DR/DRAT/GOB.REG.TACNA (fojas 220).
9) Licencia de Autorización Municipal de Funcionamiento (fojas 221).
10) Partida Registral de la empresa AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA EL ALAMO S.R.L. (fojas 223 a 228).
11) Constancias de participación en exposiciones de LIMACHE HUANCA, LUIS (fojas 229 y 230).
12) Licencia Municipal de Funcionamiento otorgado a MARÍA TEODOSIA SAAVEDRA (fojas 231).
13) Partida Registral de la empresa TRADICION TACNEÑA EL ALAMO E.I.R.L. (fojas 233 a 237).
14) Acta de matrimonio de MARÍA TEODOSIA SAAVEDRA (fojas 238).
15) Impresiones de fotografías de participación de eventos de AGROINDUSTRIA EL ALAMO (fojas 241 a 245, 326 a 330).
16) Constancia de implementación del programa de Certificación de Calidad (fojas 246).
17) Revistas “El Alamo de Tacna” e “Imágenes del Perú” (fojas 247 a 286, 287 a 292).
18) Tríptico y carta menú del Restaurante Campestre El Alamo (fojas 293, 294).
19) Carta de Participación en ferias (fojas 325).
20) Fotografía del producto vino semi seco y etiqueta (fojas 331).
Previamente al análisis de los medios probatorios presentados, conviene precisar que los mismos deberán acreditar el uso de la marca materia de cancelación en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 17 de diciembre de 2013, debe acreditarse el uso de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo, (certificado Nº 133089), durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2010 y el 16 de diciembre de 2013.
En el presente caso, no se tomarán en cuenta las facturas emitidas a favor de AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA EL ALAMO S.R.L. y LIMACHE HUANCA, LUIS (fojas 215 y 216, 232), toda vez que los mismos no se encuentran dentro del plazo relevante.
De la revisión de los demás medios probatorios presentados, se desprende lo siguiente:
(i) En el Contrato privado de Licencia de uso de marca se verifica que LIMACHE HUANCA, LUIS, otorga licencia de uso exclusiva de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo, a favor de la empresa Tradición Tacneña El Álamo E.I.R.L., cuya gerencia está a cargo de su esposa MARÍA TEODOSIA SAAVEDRA RODRÍGUEZ[1].
(ii) Las boletas de venta que obran de fojas 34 a 207, 337 a 366, han sido emitidas por la empresa TRADICION TACNEÑA EL ALAMO E.I.R.L., la misma que si bien difiere del titular de la marca cuya cancelación se pretende, teniendo en cuenta el Contrato Privado de Licencia de Uso -mencionado en el numeral precedente- y además que las mismas han sido presentadas por el propio emplazado (LIMACHE HUANCA, LUIS), se determina que han sido emitidas por una empresa autorizada.
Dichas boletas de venta, han sido emitidas por consumo de diferentes alimentos, así entre ellos se verifica la venta de vinos “Alamo”, licor de muña, pisco sour “Alamo”, apreciándose la marca en el fondo de la descripción de las citadas boletas, tal como se puede ver a continuación:
(iii) En las etiquetas del producto “vino” (fojas 208) y en la fotografía del producto vino semi seco y etiqueta (fojas 331) se aprecia la marca tal como se encuentra registrada la cual es utilizada para identificar el producto “vino seco” y “vino semi seco”. Asimismo, en dichas etiquetas se aprecia el número de Resolución mediante la cual se otorgó el registro de la marca materia de análisis, conforme se aprecia a continuación:
(iv) En las etiquetas de productos (fojas 209), únicamente se aprecia los licores fabricados y embotellados por la empresa AGROINDUSTRIAS EL ALAMO E.I.R.L.
(v) En la Resolución N° 323-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 28 de enero de 2013, se aprecia que la empresa RICO POLLO S.A.C., mediante expediente N° 484784-2012, solicitó la marca LOS ALAMOS para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional, la misma que fue denegada por ser confundible con la marca materia de la presente acción.
(vi) En el Listado de plan de pagos original de la Caja Municipal de Arequipa, se verifica el crédito solicitado que la empresa AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAS EL ALAMO.
(vi) En el Informe de Ensayo químico (fojas 219), se aprecia el análisis físico químico elaborado al VINO VARIEDAD: NEGRA CRIOLLA/BURDEO, a solicitud de AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAS EL ALAMO.
(vii) En el Oficio Mult. N° 154-2013-AATAC-DR/DRAT/GOB.REG.TACNA (fojas 220), dirigido a BODEGA EL ALAMO, se aprecia la invitación al Curso Taller Aplicación de Normas Técnicas Peruanas.
(viii) La Licencia de Autorización Municipal de Funcionamiento (fojas 221), ha sido otorgada a HUANCA LIMACHE LUIS, autorizándolo a la venta de vinos.
(ix) En la Partida Registral de la empresa AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA EL ALAMO S.R.L., se verifica que el emplazado es el socio fundador de la citada empresa.
(x) En las Constancias de participación en exposiciones de LIMACHE HUANCA, LUIS, se verifica que las mismas se llevaron por el día del campesino, el cual incluía la venta de productos.
(xi) La Licencia Municipal de Funcionamiento otorgado a MARÍA TEODOSIA SAAVEDRA, se verifica que la misma le fue otorgada autorizando el funcionamiento del establecimiento TRADICION TACNEÑA EL ALAMO E.I.R.L.
(xi) En la Partida Registral de la empresa TRADICION TACNEÑA EL ALAMO E.I.R.L. se verifica que la titular de la citada empresa es la señora MARÍA TEODOSIA SAAVEDRA.
(xii) En la Constancia otorgada a la empresa AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA EL ALAMO S.R.L., se aprecia que dicha empresa viene implementando el programa de certificación de calidad y formalización mediante registro sanitario para vinos desde el año 2012 a 2014 en periodo de ejecución del Proyecto vid.
(xiii) En las revistas y tríptico, se aprecia la promoción a restaurant Restaurant Tradición Tacneña.
(xiv) En la carta menú del Restaurant Tradición Tacneña se verifica los licores ofrecidos por AGROINDUSTRIAS EL ALAMO.
De la revisión en conjunto de los medios probatorios presentados, se advierte que los mismos acreditan el uso de la marca AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (certificado N° 133089), para distinguir vinos de la clase 33 de la Clasificación Internacional, dentro del periodo de prueba relevante, los cuales además han sido comercializados en cantidades razonables, lo que demuestra la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha marca y, por ende, su disponibilidad en el mercado, en la cantidad que corresponde de acuerdo a la naturaleza de los productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
Ahora bien, la marca registrada AGROINDUSTRIAS EL ALAMO y logotipo (certificado N° 133089), distingue licores, vinos, aguardientes, licor macerado de frutas y licores para después de las comidas, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) de la clase 33 de la Clasificación Internacional, habiéndose acreditado en el presente caso únicamente la comercialización de vinos.
Así, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para todos los productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional, para los que se concedió el registro de la marca, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486 y de conformidad con el precedente de observancia obligatoria antes citado, corresponde restringir la lista de productos consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente vinos de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN
Declarar FUNDADA en parte la acción de cancelación interpuesta por BODEGAS ESMERALDA S.A., de Argentina, y en consecuencia CANCELAR parcialmente el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de una casa que contiene la denominación AGROINDUSTRIAS "EL ALAMO", así como la figura de un árbol, unos barriles, botellas y arbustos; en los colores marrón, verde y blanco; conforme al modelo adjunto, inscrita con certificado N° 133089, vigente hasta el 29 de noviembre de 2017, a favor de LIMACHE HUANCA, LUIS, de Perú, la cual en adelante distinguirá únicamente vinos, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.
Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda y Sandra Patricia Li Carmelino.
Regístrese y Comuníquese
RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos