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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2844-2014/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528980-2013/DSD

 

SOLICITANTE: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

 

Falta de distintividad del signo solicitado

 

Lima, veintiocho de agosto de dos mil catorce.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 5 de abril de 2013, Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la figura (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, pasta de chocolate, cremas para untar (comprendidas en la clase), preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, dulces; confitería azucarada; azúcar; goma de mascar (que no sea para uso médico); productos de panadería, pan, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, caramelos; cremas heladas (helados), helados comestibles a partir de agua, sorbetes (helados), confitería helada, tartas heladas, yogurts helados; cereales para el desayuno, muesli, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; pizzas; sándwich; mezclas de pastas alimenticias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Mediante Resolución N° 19694-2013/DSD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2013, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. La Dirección consideró lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado se encuentra constituido por una figura que representa un wafer bañado en chocolate y partido por la mitrad, no siendo susceptible de ser asociado con origen empresarial alguno por el público del sector al que se encuentran dirigidos los productos que se pretende distinguir, al no presentar característica alguna que pueda ser el elemento que genere en la mente del público consumidor referencia a algún origen empresarial determinado.

 

(ii) La figura solicitada a registro no será apreciada como un signo con características suficientes que permitan la identificación y diferenciación efectiva de los productos que se pretenden distinguir de aquellos de la misma o similar naturaleza que ofrecen sus competidores.

 

(iii) En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

Con fecha 2 de enero de 2014, Société des Produits Nestlé S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que el signo solicitado cumple con los requisitos y tiene los atributos necesarios que le permiten constituirse en una marca de producto, al estar constituido por un fondo de color rojo brillante, dos figuras que se refieren a barras de tres capas de wafer cubiertas de chocolate de forma piramidal trunca, cuyos bordes permiten apreciar sus contenidos y seis partículas de distintos tamaños y formas ubicadas entre las dos barras antes mencionadas. Señaló que el signo solicitado es una especial combinación de colores y formas que componen una marca de Nestlé que ya ha sido protegida en Australia, Canadá, India, Japón, Líbano, México, Noruega, Paquistán, Rusia y Arabia Saudita, habiendo incluso obtenido el registro OMPI como diseño industrial.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad para acceder a registro.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de Antecedentes

 

Se ha verificado que existen registrados en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial los siguientes signos:

 

 

       Certificado N° 10082         Certificado N° 97069                    Certificado N° 121464

 

 

                    Certificado N° 132561                                   Certificado N° 173416

 

 

                  Certificado N° 178080                                    Certificado N° 213756

 

 

                     Certificado N° 202228                                   Certificado N° 197544

 

2. Carácter distintivo del signo solicitado

 

2.1 Sobre la distintividad de los signos

 

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

 

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96[2] – durante la vigencia de la Decisión 344[3] –, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria. 

 

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005[4], ha señalado que: “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

 

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

 

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

 

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

 

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

 

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal[5] u otras razones[6] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

 

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

 

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

 

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, el signo solicitado está constituido por la figura que representa una barra de chocolate rellena de wafer que se encuentra partida en dos y pequeños trozos a su alrededor por el efecto de partir el producto en cuestión, todo ello dentro de un rectángulo de color rojo, y pretende distinguir café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, pasta de chocolate, cremas para untar (comprendidas en la clase), preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, dulces; confitería azucarada; azúcar; goma de mascar (que no sea para uso médico); productos de panadería, pan, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, caramelos; cremas heladas (helados), helados comestibles a partir de agua, sorbetes (helados), confitería helada, tartas heladas, yogurts helados; cereales para el desayuno, muesli, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; pizzas; sándwich; mezclas de pastas alimenticias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, tal como se aprecia a continuación:

 

 

Al respecto, cabe precisar que el signo solicitado constituye la simple representación de una barra de chocolate con un determinado relleno partida en dos, la cual no posee elementos que puedan determinar que el público consumidor pueda asociar dicha figura con un origen empresarial determinado, ello aun cuando se represente sobre un fondo de color rojo.

 

En efecto, el signo solicitado únicamente alude a la idea de un chocolate sin elementos adicionales que puedan generar en la mente del público consumidor una asociación con un origen empresaria determinado, por lo cual, dicha figura, por sí sola, no puede ser admitida a registro como marca.

 

Así, se ha podido verificar que representaciones semejantes a la del signo solicitado se encuentran presentes en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, tal como se desprende del Informe de antecedentes.

 

En tal sentido, al analizar el signo solicitado, se ha considerado que carece de elementos propios que le doten de una suficiente fuerza distintiva, no pudiendo identificar un origen empresarial determinado para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (principalmente, chocolate, productos de chocolatería, pasta de chocolate, confitería, golosinas, dulces; confitería azucarada).

 

En efecto, de otorgarse el registro solicitado, la solicitante tendría la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la reproducción exacta o cuasi-exacta de una figura de un chocolate partido en dos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de dichos productos.

 

Por lo tanto, al no contar el signo solicitado con elementos adicionales que permitan su diferenciación con relación a los demás productos de la clase 30 existentes en el mercado, carece de la capacidad distintiva exigida por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 para constituirse en una marca, por lo que no procede su registro.

 

Finalmente, respecto al hecho alegado por la solicitante, referido a que es titular del signo solicitado en Australia, Canadá, India, Japón, Líbano, México, Noruega, Paquistán, Rusia y Arabia Saudita, habiendo incluso obtenido el registro OMPI como diseño industrial, la Sala considera necesario precisar que, además del hecho de que no se ha acreditado lo expuesto, el registro de una marca en otros países no obliga a la Autoridad Administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el registro porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca o porque resulta confundible con una marca registrada en el Perú con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares.

 

No obstante, la Sala conviene en precisar que la solicitante ya es titular en nuestro país de la marca de producto constituida por la denominación NESTLE KIT KAT y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo[7], en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 202217.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 19694-2013/DSD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2013, que DENEGÓ el registro del signo constituido por la figura (se reivindica colores[8]), conforme al modelo, solicitado por Société des Produits Nestlé S.A.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/lt.