TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
EXPEDIENTE: 2014/10-EPI-01-8
ACTOR: *** ***********
México, Distrito Federal a veintiséis de septiembre de dos mil once.- “75 Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal”.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por las Magistradas que la componen, Licenciadas LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ en su carácter de Presidenta de la Sala, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO como Instructora en el juicio y ROSANA EDITH DE LA PEÑA ADAME, ante la Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada TANIA MONROY CAUDILLO; una vez que ha quedado cerrada la instrucción, de conformidad con lo previsto en el artículo 49, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad número 2014/10-EPI-01-8, promovido por *** ***********, en los siguientes términos:
R E S U L T A N D O.
1º.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 18 de octubre de 2010, compareció****** ***** *******, en representación legal de *** ***********, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio 59402 de 17 de agosto de 2010, por la cual el Coordinador Departamental de Examen de Fondo Área Mecánica de la Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Mecánica, Eléctrica y de Registros de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad de la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó el otorgamiento de la patente solicitada en el expediente MX/a/2007/******.
2º.- Por acuerdo de 3 de noviembre de 2010, se requirió a la parte actora la exhibición de la constancia de notificación de la resolución controvertida, misma que fue exhibida mediante escrito presentado en este Tribunal el 29 de noviembre de 2010.
3°.- Con fecha 10 de enero de 2011, se admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose que con las copias simples de la misma y de los anexos exhibidos, se corriera traslado a la autoridad demandada para que en el término de ley efectuara su contestación correspondiente. En el mismo auto se requirió a la enjuiciada para que exhibiera el expediente administrativo del cual derivó el acto impugnado, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se presumirían ciertos los hechos que con la misma la actora pretendiera acreditar.
4º.- Por acuerdo de 16 de mayo de 2011, se tuvo por contestada la demanda, mediante el oficio JNTF.2011.2165 ingresado en este Tribunal el 25 de marzo de 2011; asimismo, se dejó sin efectos el apercibimiento decretado en el auto de 10 de enero de 2011 y se tuvieron por exhibidas, en copias certificadas las constancias del expediente administrativo y por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer. Asimismo, se concedió a las partes el término de ley para que formularan sus alegatos por escrito.
5°.- Una vez transcurrido en exceso el término legal establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio y se procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Esta Sala es plenamente competente por materia y territorio, como se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 14, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en el artículo 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado el 13 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que la actora exhibió copia autógrafa de dicho documento, el cual fue plenamente reconocido por la autoridad al formular su contestación de demanda.
TERCERO .- Por cuestión de método y al guardar estrecha relación, se estudian en forman conjunta los conceptos de impugnación PRIMERO, y SEGUNDO, expuestos en el capítulo respectivo de la demanda, en los que la parte actora en esencia argumenta lo siguiente:
Que la resolución impugnada es nula de pleno derecho, toda vez que carece del principio de congruencia y exhaustividad, y en consecuencia de la debida y correcta motivación y fundamentación, esto en razón de que no valoró todos y cada uno de los argumentos expuestos ni las pruebas documentales exhibidas mediante escrito del 22 de julio de 2010, así como omitió respetar el principio de congruencia.
Que la autoridad demandada, en total omisión a los principios de congruencia y exhaustividad, consideró y resolvió negar el otorgamiento de la patente solicitada, derivado del no reconocimiento de las prioridades reclamadas, mencionando que la solicitud se presentó fuera de tiempo, consideración que deviene contradictoria con los criterios que hasta la fecha de presentación de la solicitud de patente estaba manejando la demandada, pues existen varias solicitudes de patente que dentro de la Fase Nacional Capítulo II del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, fueron presentadas dentro del mes 31, por lo que la solicitud de patente MX/a/2007/******, se encontraba en las mismas circunstancias, y por ello tenía que haberse aplicado el mismo criterio.
Que el criterio de la hoy demandada de aceptar solicitudes de patentes en el mes 31, conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se acredita con todas y cada una de las solicitudes ***************** ***************** **************** ***************** ***************** ***************** **************** , de las cuales exhibe diversos documentos.
Que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes entró en vigor a partir del 1 de enero de 1995, y a partir de esta fecha, la hoy autoridad demandada aceptó los trámites de solicitudes de patentes PCT, presentadas en fase nacional de conformidad con el Capítulo II, dentro del mes 31, algunas de las cuales, fueron concedidas en 2008.
Que se destaca el hecho de que la última solicitud de patente señalada, esto es la número PA/a/2006/******, fue concedida en el año 2008, siendo que la solicitud de patente MX/a/2007/******, cuya negativa se impugna, fue presentada el 9 de febrero de 2007, de lo cual se concluye que en el año 2007, la autoridad demandada aún admitía las solicitudes de PCT presentadas bajo la fase nacional Capítulos I y II, en el mes 31.
Que la demandada perdió de vista que en ningún momento se ha pretendido ir en contra de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento, ni el contenido del Tratado, mucho menos del Convenio de París, sino el actuar de la autoridad es contradictorio e ilegal.
Que el criterio de la autoridad de referencia está afectando sus intereses, sin que su actuar tenga justificación legal o lógica, además que la dejó en total estado de indefensión, perdiendo de vista que ninguna autoridad debe actuar por capricho, sino que debe ser coherente con sus propias determinaciones, pues por su actuar ilegal desconoce las prioridades reclamadas, lo cual provoca que las mismas solicitudes que fueron señaladas como prioridad, sean señalados por la autoridad como documentos que afectan la novedad de la patente solicitada y con base en dichas prioridades, niega la patente solicitada.
Que la misma patente solicitada vía PCT y que fue señalada como prioridad y presentada en diversos países en su fase nacional respectiva, como son Estados Unidos, Canadá y Japón, están constituyendo indebidamente impedimento, según los criterios de la autoridad demandada, por evidente error y contradicción en sus propias determinaciones en total contravención a la garantía de legalidad y seguridad jurídicas.
Que derivado de lo anterior, resulta procedente se declare la nulidad de la resolución combatida y en su lugar, le ordene a la autoridad demandada otorgar la patente solicitada, pues la única razón por la que se negó la patente es ilegal.
Que la autoridad mediante oficio MX/2007/26887 del 18 de abril de 2007, reconoce que la solicitud MX/a/2007/******, satisface los requisitos señalados en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la Ley de la Propiedad Industrial y sus Reglamentos, es decir, cumple con los requisitos de forma, tan es así tomó nota de las prioridades reclamadas.
Que de forma incongruente, ilegal y caprichosa, emitió el oficio con número de folio 40721 de fecha 14 de junio de 2010, en el cual señala que no se presentó de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y que por ello, tampoco reconoce las prioridades reclamadas.
Que la autoridad está revocando sus propias determinaciones, siendo que la Ley de la Propiedad Industrial, no lo faculta para ello, es más, ni en el oficio 40721, ni en el número 59402 (este último contiene la resolución impugnada), señala el fundamento legal que lo faculta a revocar el acuerdo contenido en el oficio MX/2007/26887, por lo que de entrada, el oficio carece de fundamentación, cabe destacar que las facultades de revocar las determinaciones de una autoridad administrativa, deben estar expresamente señaladas en un ordenamiento legal, en este caso, la Ley de la Propiedad Industrial, lo cual no acontece en el presente caso, por lo que, en consecuencia, la autoridad responsable contraviene la garantía de legalidad pues está actuando fuera de los límites y competencia que la misma ley de la materia le faculta, lo que trae como consecuencia que la resolución emitida en el oficio 59402, carezca de fundamentación.
Que por lo anterior, es importante mencionar que la autoridad tenía la obligación de señalar cuál es el precepto que le concedió la facultad de revocar sus propias determinaciones, pero no lo hace, por lo cual, es innegable que se está ante ausencia total de fundamentación, siendo que toda autoridad tiene la obligación de fundamentar correctamente y motivar debidamente su acto de autoridad, esto con la finalidad de no afectar la esfera jurídica del interesado.
Que el propio Tratado, faculta a las Oficinas Nacionales a ampliar los plazos para el cumplimiento de los requisitos que en el mismo se establecen, tal y como se desprende de los artículos 22 y 39 del mismo, por lo que se permite la ampliación de los plazos, siendo una prerrogativa que el mismo Tratado permite.
Que el plazo de un mes adicional, es decir, mes 31 que contempla el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, también se otorga en diversos países, tal es el caso de la Oficina Europea de Patentes, la cual permite que una solicitud de PCT, en la fase regional europea, pueda ser presentada en el mes 31, lo cual se aprecia en el documento Nueva Estructura de Tasas de la Oficina Europea de Patentes, en vigor desde el 1 de abril de 2009, con lo cual se pretende demostrar que la ampliación del plazo a 31 meses, no es ilegal y mucho menos controvierte el PCT, como falsamente lo afirma la autoridad demandada en la resolución impugnada.
Que si la hoy autoridad demandada aceptó la presentación de solicitudes en el mes 31, de ninguna manera contraviene el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es más, se acoge al beneficio que el mismo señala, pero sobre todo, debe tomarse en cuenta que desde que entró en vigor el Tratado multireferido, hasta el año 2008, la autoridad aceptó la prórroga de presentación antes mencionada, práctica que aplicó consecutivamente durante 13 años, sin problema alguno.
En respuesta a lo anterior, la autoridad enjuiciada defendió la validez del acto impugnado señalando que la prioridad presentada por el actor es de fecha 14 de julio de 2006 y según el artículo 80.2 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el plazo al que se refiere al artículo 39 (1) del citado Tratado, venció el 15 de enero de 2007, siendo que el actor la presentó en fecha 9 de febrero de 2007, es decir, 25 días después del vencimiento del plazo concedido.
Que el oficio impugnado mediante el cual se tiene por abandonada la solicitud de patente, goza de plena validez, ya que fue dictado conforme a derecho.
Asimismo, en vía de alegatos la representación de la autoridad demandada, solicita se tengan por reproducidos, en obvio de repeticiones inútiles e innecesarias, los argumentos expuestos en el oficio de contestación de la demanda, por su parte, la accionante de la nulidad, hizo valer en esencia, las mismas argumentaciones que en su escrito inicial de demanda.
A juicio de las suscritas Magistradas, los argumentos que se analizan soninfundados e insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en razón de las consideraciones legales que se exponen a continuación:
Del acto impugnado que corre agregadas de fojas 41 a 46 de los autos del presente expediente, al que se concede valor probatorio en términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 129, 197, 200 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que la autoridad demandada resolvió esencialmente lo siguiente:
…
En atención a su escrito de fecha 22 de julio de 2010 con folio de ingreso MX/E/2010/044518 en virtud del cual da respuesta al oficio de fondo identificado con el número de folio 40721 del día 14 de junio de 2010, notificado el 28 de junio de 2010, se procede a emitir resolución en el presente, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 9 de febrero de 2007, ****** ***** *******, en representación de *** *********** ingresó solicitud de patente a la que le correspondió el número de folio MX/E/2007/008488 y de solicitud MX/a/2007/*** ***.
II.- En la solicitud MX/a/2007/*** ***, se solicitó el otorgamiento de patente para la invención denominada *********** ** ******* *** ***********.
Es de hacer notar que en la solicitud MX/a/2007**** *** se indicó que se tramitaba bajo los supuestos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en base a la Solicitud Internacional *****************, con fecha de presentación internacional del 6 de junio de 2005, la cual a su vez indicaba como prioridad la solicitud de patente Japonesa ** *********** de fecha 14 de julio de 2004.
III.- El 16 de marzo de 2007 el apoderado legal del solicitante, mediante la promoción MX/E/2007/017343, presento Copia Fotostática del Documento de Carta Poder.
IV.- El día 30 de marzo de 2007 el apoderado legal del solicitante, mediante la promoción MX/E/2007/020504, presento Nueva Hoja de Solicitud, en duplicado, para substituir a la ya presentada y en la cual se corrigió un pequeño error tipográfico en la dirección de los inventores.
V.- Mediante oficio con número de folio 26887 de fecha 18 de abril de 2007, el entonces Coordinador Departamental de Examen de Forma del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tuvo por satisfecho el examen de forma.
VI.- Con fecha 14 de junio de 2010, el Coordinador Departamental de Examen de Fondo Área Mecánica, emitió 'oficio de requisitos de fondo con folio 40721, en el cual informaba al solicitante, por conducto de su apoderado, el resultado del examen de fondo indicando que no se reconocía el reclamo de prioridad en base a la solicitud de patente japonesa ** *********** de fecha 14 de julio de 2004, toda vez que la solicitud no puede ser considerada como una solicitud internacional la cual cuente con los beneficios que el PCT establece en cuanto a la fecha de presentación y prioridad.
Informándole de la misma manera que se tenía como fecha legal, la fecha de recepción de la solicitud en este Instituto, es decir el 9 de febrero de 2007 y no la fecha de presentación internacional.
De la misma manera requirió al solicitante para que repusiera el capítulo reivindicatorio de su solicitud y presentara argumentos para superar las objeciones realizadas respecto a la falta de novedad (cláusulas 1 a 3) de su solicitud, en base a determinados documentos pertenecientes al estado de la técnica.
El oficio de requisitos de fondo 40721 fue notificado legalmente el día 28 de junio de 2010.
Es de hacer notar que en el oficio 40721, se le concedió al solicitante un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de dicho oficio para satisfacer los requisitos mencionados, apercibiéndosele que de no cumplir dicho requerimiento en el plazo señalado se consideraría abandonada la solicitud de patente MX/a/2007/******, en base a lo establecido en los artículos 55 y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial.
VIL- El día 22 de julio de 2010, el Sr. Julián Guerrero Juk, presentó escrito con folio de entrada MX/E/2010/044518, mediante el cual, dio respuesta al oficio 40721 de requisitos de fondo señalado en el antecedente VI, firmando dicha promoción, por poder de *** ***********.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. De las constancias que obran en el expediente de la solicitud en que se actúa y de la solicitud internacional *****************, publicada como el documento WO ***********, se desprende que la fecha de presentación internacional de dicha solicitud ***************** es el 6 de junio de 2005 e indica como prioridad la solicitud japonesa J* *********** de fecha 14 de julio de 2004.
También se deriva que la solicitud MX/a/2007/****** se intenta tramitar en fase nacional desde el 9 de febrero de 2007, en base al Capítulo II establecido en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, tal como lo indica el solicitante y derivado también del comprobante de pago de la Tarifa correspondiente al artículo 1 C, por ello es aplicable lo establecido en los artículos 11 y 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), derivado de ello, es necesaria la transcripción de dichos preceptos.
(transcribe)
Como se puede ver claramente, la presente solicitud NO cumple con lo establecido en el artículo 39 (1) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en lo referente a la presentación de una copia de la solicitud internacional y su traducción antes del vencimiento del plazo de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad invocada, toda vez que tomando en cuenta que la fecha de prioridad reclamada es del 14 de julio de 2004 y lo establecido en el artículo 80.2 del Reglamento del PCT, el plazo a que se refiere el artículo 39 (1) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) venció el 15 de enero de 2007.
De esta manera, y toda vez que la solicitud de patente MX/a/2007/****** fue presentada el 9 de febrero de 2007 ante este Instituto, es decir, 25 días después del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, lo anterior sirve para establecer que la solicitud MX/a/2007/****** no fue presentada en tiempo como lo prevé el artículo 39 (1) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), por lo tanto, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 39 (2) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), al haberse presentado extemporánea la solicitud MX/a/2007/******, los efectos a que se refiere el artículo 11 (3) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en lo referente a que la fecha de presentación internacional será la fecha efectiva de presentación en el Estado designado han cesado, con lo cual, la presente solicitud ya no cuenta con los beneficios a que se refiere dicho artículo 11 (3) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
Aún más, como lo establece el artículo 39(2) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la solicitud internacional se tiene por retirada, al no haber realizado los actos que establecía la fracción (1) del mismo artículo, de esta manera, tampoco se considera que la solicitud MX/a/2007/****** se encuentre en trámite bajo el amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
Por lo tanto, las fechas tanto de presentación, como la fecha legal de la presente solicitud, es el día en que la solicitud MX/a/2007/****** fuera elevada ante este Instituto, y cumpliera con los requisitos establecidos en los artículos 38 y 38 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 38 de su Reglamento, es decir, el 9 de febrero de 2007, para todos los efectos legales a que esto conlleve, según lo establecido en los artículos 12 fracción VI y 38 BIS primer párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial.
SEGUNDO. Derivado del considerando primero, se desprende que la solicitud de patente MX/a/2007/****** no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial y artículo 4 (A) (1) y (C)(1 y 2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial como a continuación se detalla.
La solicitud de patente MX/a/2007/****** reclama fecha de prioridad en base a la solicitud Japonesa ** *********** de fecha 14 de julio de 2004, y considerando que en el considerando primero se acreditó que la fecha legal de la misma, es la fecha de presentación de la solicitud en México, es decir, el 9 de febrero de 2007. Se concluye que la presente solicitud no cumple con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la presentación de la solicitud MX/a/2007/****** se efectuó 30 meses y 25 días después de la presentación de la primer solicitud presentada en el extranjero para la misma invención, incumpliendo con ello el plazo establecido en el artículo 40 en comento, que era de doce meses.
Esta disposición es congruente con lo dispuesto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 4 (A) (1) y (C)(1 y 2), con lo cual tampoco se cumple con lo que establecen los tratados internacionales de los cuales México forma parte.
Para mayor abundamiento, a continuación se transcriben los preceptos antes mencionados:
(transcribe)
Por todo lo anteriormente expuesto, no se reconoce como prioridad a la solicitud Japonesa JP 2004-207081 de fecha 14 de julio de 2004 bajo los preceptos contenidos en los artículos 40 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 4 del Convenio de París, toda vez que la presente solicitud de patente con número de expediente MX/a/2007/****** fuera presentada 30 meses y 25 días después de la fecha que se reclama como prioridad en base a la solicitud Japonesa JP *********** de fecha 14 de julio de 2004.
TERCERO. El solicitante en resumen, manifiesta al respecto del primer oficio de requisitos de fondo lo siguiente:
... Como punto inicial, mediante su atento oficio número MX/2007/26887 de fecha 18 de abril de 2007, este H. Instituto nos notificó que "se tienen por satisfechos los requisitos señalados en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la Lev de la Propiedad Industrial y sus Reglamentos". Mediante este oficio, el H. Instituto obro tal y cómo lo establecía el criterio normal en su momento, notificando la aceptación de los requisitos de las leyes y tratados en cuestión, esto es, reconociendo la -prioridad arriba citada, enlistada en la presente solicitud de patente. Se anexa copia simple de dicho oficio.
Adicionalmente, mediante el mismo oficio, este H. Instituto nos notificó que se tomaba nota de la prioridad de la presente solicitud, arriba citada. En ningún momento se indicó que dichas prioridades no fueran reconocidas, ni que la presente solicitud de patente MX/a/2007/****** no cumpliera con los criterios establecidos por las Leyes y Reglamentos correspondientes, sino todo lo contrario. En ese momento, el criterio normal de aceptación de solicitudes de patente bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) era tal que se aceptaban sin ningún problema solicitudes 31 meses después de la fecha establecida por dicho Tratado.
Tan normal ha sido este criterio para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que no es difícil encontrar patentes concedidas en fechas posteriores, que tengan como característica esta misma "irregularidad". Esto prueba que mediante sus acciones el H. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha tenido como criterio normal aceptar solicitudes PCT capítulo II después de la fecha de vencimiento de 30 meses.
Por lo tanto, el H. Instituto debe ser congruente y consistente en sus acciones y reconocer las prioridades de la presente solicitud, tal y como era el criterio normal de aceptación al momento de la presentación de dicha solicitud.
... además, se desprende que dicho criterio normal de aceptar solicitudes de Patente PCT hasta el mes 31 en casos de solicitudes de Capitulo II estaba vigente hasta al menos el mes de diciembre de 2008. Puesto que la presente solicitud se presentó el 9 de febrero de de 2007, se debe proceder con su examen bajo el criterio normal en efecto en ese momento.
Adicionalmente, como puede notarse en dichas patentes citadas como ejemplo, estas corresponden a diferentes despachos de abogados, corroborando así, una vez más, que el criterio usado en esos momentos era generalizado y común para todos.
... Este H. Instituto ya ha otorgado títulos de patente a solicitudes entre las cuales se encuentran las arriba citadas, para ser consistente v congruente en sus acciones y decisiones, deberá entonces aplicar ese mismo criterio a la presente solicitud.
... Por lo que respecta a los documentos citados como anterioridades para la presente invención,... manifestamos que NO PROCEDE tal cita NI afecta para nada la novedad de la invención, ya que, corresponden a los MISMOS INVENTORES de la presente solicitud y también TODAS reclaman la misma prioridad (JP *********** - además de la *****************- también reclamada en la presente solicitud).
... Porto anteriormente expuesto, entonces, solicito que se reconozca la prioridad reclamada en la presente solicitud de patente, tal y como se estableció como criterio normal al momento de la presentación de la actual solicitud de patente, se desestimen las anterioridades citadas y se proceda con su concesión.
Al respecto es fundamental establecer que si bien el hecho de no reconocer la prioridad parece contrario a los precedentes aplicables, éste hecho fue debidamente explicado en el oficio de fondo 40721 así como en los Considerandos primero y segundo de ésta resolución, por lo que con base a la Legislación aplicable ha quedado demostrada la fecha de presentación correspondiente de esta solicitud, la pérdida de beneficios como solicitud PCT y en consecuencia el exceso incurrido por parte del solicitante en el plazo aplicable para el reconocimiento de prioridad. Por lo anterior, no es posible pasar por alto la legislación como pretende el solicitante al escudarse en criterios aplicados con anterioridad, siendo implícito su reconocimiento de haber excedido los plazos aplicables para la tramitación de su solicitud de patente.
Aunado a lo anterior, el solicitante debió de poner especial cuidado en los plazos que establece el PCT, por lo que el solicitante debió de ingresar la solicitud en fase nacional dentro del periodo de treinta meses posteriores a la fecha de prioridad más antigua, por lo que el Instituto se pronunció respecto a la situación en cuestión en el requisito de fondo con folio No. 40721. Más aún, la OMPI en su página web, especifica cuál es el Tiempo Límite para entrar en Fase Nacional/Regional bajo los capítulos I y II del PCT. (ver copia simple de documento anexo), en dicho listado se especifica que México otorga un plazo de 30 meses a partir de la prioridad más antigua para entrar en Fase Nacional, en vista de lo anteriormente expuesto, los argumentos no son válidos para reconocer la prioridad.
Ahora bien, contrario a lo que afirma el solicitante, la Coordinación Departamental de Examen de Forma no reconoció el reclamo de prioridad en base a la solicitud JP *********** toda vez que el oficio en el que se "toma nota de la prioridad invocada" no corresponde a un reconocimiento de ella, toda vez que pueden existir causas que hagan que ese reclamo sea inválido y que sean analizadas con posterioridad a la presentación de la solicitud, algunos de los casos los establece la propia Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 40 y 41, así como en el Convenio de París en su artículo 4, razón por la cual las Coordinaciones de Examen de Fondo tienen las facultades suficientes para hacerlo, como se puede apreciar claramente de la lectura del al artículo 5 inciso c) y penúltimo párrafo del Acuerdo que Delega Facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (publicado en el D.O.F. 15/12/1999 y reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).
Para mayor abundamiento se transcribe el precepto antes mencionado
(transcribe)
Con fundamento en lo anteriormente transcrito, se puede señalar que no le asiste la razón al solicitante al indicar que en el examen de fondo no se puede proceder a negar el reconocimiento de derechos de prioridad en base a la solicitud Japonesa JP *********** de fecha 14 de julio de 2004, toda vez que del análisis de los considerandos primero y segundo (arriba indicados) se desprende que el reclamo de prioridad fue realizado fuera del plazo de doce meses contemplados en la legislación aplicable, toda vez que la fecha de presentación de la solicitud es el 9 de febrero de 2007 tal y como se desprende las constancias que obran en el expediente y del oficio de forma con número de folio 26887, de fecha 18 de abril de 2007, en el que claramente se establece: "se da acuse de recibo su solicitud presentada el 9/02/2007".
De esta manera el solicitante no ha desvirtuado que su solicitud de patente haya sido presentada fuera del plazo establecido en el artículo 39(1) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT, por lo cual se confirma que la fecha de presentación de la solicitud es el 9 de febrero de 2007 y debido a ello lo procedente es negar el reconocimiento de la prioridad reclamada.
Anudado a lo anterior, el solicitante tampoco ha demostrado que exista materia susceptible de protección, toda vez que la materia que intenta proteger en su capítulo reivindicatorío contraviene lo establecido en el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial al carece de novedad a la luz de los documentos citados, tal como lo establece los artículos 12 fracciones I y II y 17 de la misma Ley, como quedó demostrado en el oficio de requisitos de fondo con folio 40721 de fecha 14 de junio de 2010.
Por lo antes expuesto, es de resolverse y se;
RESUELVE
PRIMERO.- Se niega el otorgamiento de la patente solicitada en el expediente PA/a/2006/******
SEGUNDO.- Notifíquese al interesado.
”
Una vez expuestos los argumentos de las partes, las Magistradas suscritas a esta Sala consideran infundados los agravios expresados por la parte actora, ya que de la relación sucinta de los hechos extraídos del expediente administrativo MX/a/2007/******, el cual obra en copia certificada exhibida por la autoridad demandada y ofrecido como prueba por la autoridad demandada, y que se valora en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende lo siguiente:
● Con fecha 9 de febrero de 2007, la C. Rebeca Reyes Mayorga en representación de *** ***********, ingresó solicitud de patente PCT, Fase Nacional, Capítulo II, a la que le correspondió el número de solicitud MX/a/2007/******.
● En dicha solicitud MX/a/2007/******, se solicitó el otorgamiento de patente para la invención denominada *********** ** ******* *** ************
● Asimismo, en la solicitud MX/a/2007/******, se indicó que se tramitaba bajo los supuestos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y reclamó como prioridades, las solicitudes de patente japonesas, *********** del 14 de julio de 2004 y ***************** del 6 de junio de 2005.
● El día 16 de marzo de 2007, la solicitante presentó la copia fotostática del documento de carta poder, para su compulsa, cuyo original se encuentra en el expediente de patente *** ****************
● Con fecha 30 de marzo de 2007, la interesada presentó nueva hoja de solicitud por duplicado, para sustituir a la ya presentada y en la cual se corrigió un pequeño error tipográfico en la dirección de los inventores.
● Mediante oficio con número de folio 26887 de 18 de abril de 2007, el entonces Coordinador Departamental de Examen de Forma del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, comunicó a la solicitante que “Se tienen por satisfechos los requisitos señalados en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la Ley de la Propiedad Industrial y sus Reglamentos”, asimismo, “tomó nota” de la prioridad reclamada:
“Se toma nota de la(s) siguiente(s) prioridad(es) (País, No. de Serie, Fecha de Presentación):
JP-*********** de fecha 14 de julio de 2004, así como su(s) traducción(es) al Español.
● El día 14 de junio de 2010, por oficio 40721 emitido por el Coordinador Departamental de Examen de Fondo Área Mecánica, se comunicó al solicitante el resultado del examen de fondo, se comunicó a la interesada que su solicitud no cumplía con lo establecido en el artículo 39 (1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en lo referente a la presentación de una copia de la solicitud internacional y su traducción antes del vencimiento del plazo de 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad, toda vez que tomando en cuenta que la fecha de prioridad reclamada es del 14 de julio de 2004, el plazo a que se refiere el artículo 39 (1) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, venció el 14 de enero de 2007, por lo que la solicitud ya no contaba con los beneficios a que se refiere dicho artículo 11 (3) del Tratado en comento, al haber sido presentada 30 meses y 26 días después. Que por lo anterior, la fecha de presentación y legal de la solicitud lo fue el día en que la misma fue elevada a ese Instituto, y cumpliera con los requisitos establecidos en los artículos 38 y 38 bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 38 de su Reglamento, es decir, el 9 de febrero de 2007.
Derivado de lo anterior, no se reconoció como prioridad a la solicitud JP *********** de fecha 14 de julio de 2004, bajo los preceptos contenidos en los artículos 40 de la Ley de la Propiedad Industrial y el 4 del Convenio de París y 8 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
En consecuencia, se dijo a la solicitante que la solicitud contenía materia que no es susceptible de protección, porque la materia que se pretende proteger en las cláusulas 1 a 3, carecen de novedad, contraviniendo lo establecido por el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo tanto, se efectuaron diversos requisitos a fin de poder continuar con la solicitud, para lo cual, se otorgó a la solicitante un término de dos meses.
● En cumplimiento a lo anterior, la solicitante exhibió ante las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sendo escrito del 22 de julio de 2010, argumentando lo que a su derecho convino, solicitando se reconociera la prioridad reclamada en la solicitud de patente MX/a/2007/******, se desestimaran las anterioridades citadas y se procediera a la concesión de la patente.
● Finalmente, el día 1 de julio de 2010, se dictó el oficio impugnado 59402, en el cual se resolvió negar el otorgamiento de la patente solicitada en el expediente MX/a/2007/ ******.
De lo anterior, se tiene que la parte actora solicitó la patente para la invención denominada *********** ** ******* *** ***********, el 9 de febrero de 2007, en base a la Solicitud Internacional ***************** con fecha de presentación internacional del 6 de junio de 2005, la cual a su vez indicó como prioridad la solicitud de patente japonesa JP 2004-207081 de fecha 14 de julio de 2004.
Siendo que por oficio 26887 del 18 de abril de 2007, el Coordinador Departamental de Examen de Forma del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señaló que se tenían por satisfechos los requisitos señalados en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la Ley de la Propiedad Industrial y sus Reglamentos y tomó nota de las prioridades reclamadas.
Al respecto, la parte actora argumenta que la autoridad enjuiciada, con dichos oficios, reconoció expresamente la prioridad reclamada, sin embargo, de forma incongruente, ilegal y caprichosa, emitió el oficio impugnado, en el cual se señaló que no se presentó de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y por ello, no reconoció la prioridad reclamada.
Argumento éste último que resulta fundado, pues tal como refiere la enjuiciante, el estudio del reconocimiento o no de la prioridad reclamada es materia del examen de forma que se practique a la solicitud de patente y no así materia del examen de fondo .
Lo anterior es así, considerando lo que previenen los artículos 11, 22 y 24 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y 40 y 41, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, que se citan a continuación:
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
(Elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, Enmendado el 28 de septiembre de 1979, Modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001)
“Artículo 11
Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional.
1) La Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud internacional, a condición de que en el momento de la recepción compruebe que:
i) el solicitante no carece manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora;
ii) la solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito;
iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:
a) la indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional;
b) la designación de un Estado contratante por lo menos;
c) el nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;
d) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción:
e) una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.
2) a) Si, en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud internacional no cumple los requisitos enumerados en el párrafo 1), requerirá al solicitante para que efectúe la corrección necesaria, según lo establecido en el Reglamento.
b) Si el solicitante satisface este requerimiento, según lo establecido en el Reglamento, la Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la corrección requerida.
3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.4), cualquier solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) y a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado.
4) La solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1), será equivalente a una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.”
Artículo 22
Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas
1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad . Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.
2) Cuando, según lo dispuesto en el Artículo 17.2)a), la Administración encargada de la búsqueda internacional declare que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el párrafo 1) del presente Artículo será el mismo que el estipulado en el párrafo 1).
3) Para el cumplimiento de los actos mencionados en los párrafos 1) o 2), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos de vencimiento más amplios que los que figuran en esos párrafos.”
“Artículo 24
Posible pérdida de efectos en los Estados designados
1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, en el caso previsto en el punto ii) infra los efectos de la solicitud internacional establecidos en el Artículo 11.3) cesarán en cualquier Estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado:
i) si el solicitante retira su solicitud internacional o la designación de ese Estado;
ii) si se considera retirada la solicitud internacional, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 12.3), 14.1)b), 14.3)a) o 14.4), o si se considera retirada la designación de ese Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.3)b);
iii) si el solicitante no realiza los actos mencionados en el Artículo 22 dentro del plazo aplicable.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina designada podrá mantener los efectos establecidos en el Artículo 11.3) aun cuando no se requiera que se mantengan tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25.2).”
Ley de la Propiedad Industrial
“Artículo 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.”
“Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:
I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
[…]”
(Énfasis añadido)
De los preceptos legales citados, se tiene que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como oficina receptora debe otorgar como fecha de presentación internacional, la fecha de recepción en la Oficina Internacional, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos formales que se establecen en el numeral 1, puntos i, ii y iii, incisos a) a e).
Asimismo, si en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud internacional no cumple con los requisitos del punto 1 del artículo 11 debe requerirse para que se cumpla, y una vez cumplimentado se otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la corrección requerida.
Del mismo modo, cualquier solicitud internacional que cumpla con los requisitos antes señalados surte los efectos de presentación nacional regular en cada Estado desde la fecha de presentación internacional que se considerará desde la fecha de presentación efectiva de cada Estado designado (por el solicitante).
Ahora bien, el solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad que reclame y si el solicitante no realiza dichos actos dentro del plazo aplicables los efectos de la solicitud internacional establecidos en el Artículo 11.3) cesarán en cualquier Estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado , lo que presupone que el estado de le técnica de una patente que servirá para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se tomará a partir de la fecha de su presentación en México
Ahora bien, en términos de la legislación interna previamente citada, cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquél en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen; asimismo, se establece como requisito para el reconocimiento de la prioridad, entre otros, que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.
Siguiendo con lo anterior, se hace necesario realizar un análisis de las cuestiones que constituyen materia del examen de forma y fondo que debe realizar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual, se transcriben los artículos 38 BIS, 41, 50, 52, 52 BIS, 53, 54 y 55 de la Ley de la Propiedad Industrial, que de manera específica regulan el procedimiento para la obtención de una patente:
“Artículo 38 BIS.- El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de esta Ley.
En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.
La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.
El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.”
“Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:
I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.
Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.
Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 BIS.”
“Artículo 50.- Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.”
“Artículo 52.- La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.”
“Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley.
El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.
La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley.”
“Artículo 53.- Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.
Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.”
“Artículo 54.- El Instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.”
“Artículo 55.- El Instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones que considere pertinentes cuando:
I.- A juicio del Instituto sea necesario para la realización del examen de fondo, y
II.- Durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención tal como fue solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.
Si dentro del plazo a que se refiere este artículo el solicitante no cumple con el requerimiento, su solicitud se considerará abandonada.”
Del contenido de los artículos antes citados, se tiene que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial; asimismo, es la fecha de presentación la que determina la prelación de las solicitudes.
Ahora bien, para el reconocimiento de la prioridad respecto de una solicitud internacional a la que se refiere el artículo 40, antes transcrito, deben acreditarse los requisitos siguientes:
1. Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.
2. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los de la solicitud internacional.
3. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
Asimismo, una vez presentada la solicitud –en la que se reclame una prioridad con los requisitos antes establecidos- el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe realizar un examen de forma pudiendo requerir datos o información faltante, así como aclaraciones y de no cumplirse con los requisitos de cita se tendrá por abandonada la solicitud.
Es así que, considerando el anterior contexto normativo, para esta Juzgadora el análisis del reconocimiento de prioridad debe hacerse en el examen de forma que al efecto practique la autoridad administrativa, pues claramente se estipula que al momento de presentarse la solicitud en la oficina receptora, y en ella se reclame una prioridad, ésta debe cerciorarse de que el reclamo de dicha prioridad cumpla con los requisitos establecidos tanto en la legislación internacional, como nacional, incluido aquél relativo a la oportunidad en el reclamo de dicha prioridad (30 meses), y de no ser así, requerir al solicitante a fin de que aclare o corrija lo asentado en su solicitud.
Visto así, de la lectura que se practica al resultado del examen de forma practicado a la solicitud de la parte actora, y que consta en el oficio con número de folio 26887 de fecha 18 de abril de 2007, mismo que se tiene a la vista por obrar a folio 31 del expediente en que se actúa y al que se confiere valor probatorio de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Coordinador Departamental de Examen de Forma de la Dirección Divisional de Patentes no analizó la oportunidad en relación a la solicitud de la demandante considerando el reclamo de la prioridad JP-2004-207081 de fecha 14 de julio de 2004.
En efecto, únicamente señaló expresamente y sin formular requisito alguno, que se tenían por satisfechos los requisitos señalados en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), así como de la Ley de la Propiedad Industrial y sus Reglamentos y se tomó nota de la Prioridad reclamada.
En esa tesitura, le asiste la razón a la parte actora, ya que el examen de forma tiene precisamente como finalidad, verificar que la solicitud presentada –en cuanto a documentación- cumple con los requisitos previstos tanto en la legislación internacional, como nacional, lo que necesariamente involucra la oportunidad en la presentación de la solicitud en la oficina receptora (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), cuando exista un reclamo de prioridad.
Ahora bien, dicha circunstancia es relevante al considerar que una vez practicado el examen de forma debe publicarse la solicitud de patente en trámite, lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de la presentación y, en su caso, de la prioridad reconocida acorde a lo que previene el artículo 52 de la Ley de la Materia.
Y dicha publicación se realiza en la Gaceta de Patentes, Registros de Modelos de Utilidad y de Diseños Industriales en la que se asientan los datos que previene el artículo 39, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y que a continuación se reproduce:
“ARTICULO 39.- La publicación en la Gaceta de la solicitud de patente en trámite, contendrá los datos bibliográficos comprendidos en la solicitud presentada , el resumen de la invención y, en su caso, el dibujo más ilustrativo de la misma o la fórmula química que mejor la caracterice. Si el Instituto estimase que ningún dibujo es útil para la comprensión del resumen, la publicación no irá acompañada de ningún dibujo cuando se realice.
No se publicarán las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de forma, las abandonadas, las desechadas, ni las modificaciones que se presenten con posterioridad a la conclusión del examen de forma.”
Como se ve, la publicación en la Gaceta de la solicitud en trámite debe contener, entre otros datos, los datos bibliográficos comprendidos en la solicitud presentada , datos que se desprenden de los artículos 38, 38 BIS, 40 y 41 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo relevante transcribir el último de los mencionados en su fracción I:
“Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:
I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
[…]”
En efecto, uno de los datos bibliográficos que se asientan en la publicación de la patente en trámite es la fecha de presentación de la solicitud de patente en otro país a fin de que se reconozca la prioridad reclamada.
Es así, que en el examen de forma de la solicitud de patente realizado en la oficina receptora debe existir el pronunciamiento en relación al reconocimiento de la prioridad que se reclame y por ende, la toma de nota respecto de la prioridad reclamada por la actora que la autoridad hizo en el oficio 26887 de 18 de abril de 2007, debe entenderse como una resolución favorable al particular promovente relativo a que cumplió con el requisito relativo a la oportunidad en la presentación de la solicitud en la oficina receptora Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Determinación que no puede ser revocada por la misma autoridad administrativa, pues ello se traduce en un estado de inseguridad jurídica en perjuicio del particular, pues es un reconocimiento que genera certeza de que la solicitud de patente cumplió con los requisitos formales exigidos por la legislación respectiva y no puede ser revocada con posterioridad.
De ahí que resulte infundado que la autoridad diga que únicamente tomó nota de dicha prioridad y con posterioridad acreditó que no se cumplen con los requisititos legales del artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (ello en el examen de fondo), pues tal como se dijo precedentemente, el análisis de la prioridad y la oportunidad de su reclamo en el país corresponden al examen de forma y no de fondo.
En ese orden de ideas, la autoridad a través del oficio con número de folio 40721 de 14 de junio de 2010 sí revocó una determinación previa, lo cual es ilegal, ya que, si bien en sus actos puede realizar aclaraciones, lo cierto es que no deben ir más allá revocando implícitamente determinaciones anteriores, y en el caso particular, no se está en el supuesto de que se pretenda subsanar o aclarar una omisión y por tanto, es indudable que tal pretensión se debió intentar a través del recurso ordinario que resultara procedente para lograr la nulidad de las actuaciones relativas.
Máxime que la determinación de la toma de nota de la prioridad creó un derecho a favor de la demandante que no puede ser desconocido con posterioridad, pues ello resultaría violatorio de las garantías de seguridad jurídica, siendo aplicable en lo substancial el siguiente criterio:
“Octava Época
Registro: 219975
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
IX, Abril de 1992
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 671
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. NO PUEDEN REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES.
En materia del juicio de nulidad, el tribunal administrativo no puede revocar sus propias determinaciones, sino a través de los recursos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, máxime cuando dichas determinaciones han creado derechos a favor del interesado, las cuales no pueden ser desconocidas al dictarse la sentencia que constituye el acto reclamado, ya que de ser así, se violarían en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 436/91. Adolfo Medina Rosales. 12 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ibarrola González. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.”
Lo anterior, sin que pase desapercibido que esta Sala ha sostenido que es correcto el reconocimiento de la prioridad en el examen de fondo que se practique a las solicitudes que se presenten; sin embargo, es claro que dicho análisis debe corresponder al estudio del examen de forma acorde a lo antes analizado.
Es por lo anterior que resultó ilegal negar la patente solicitada, ya que en la solicitud MX/a/2007/001629, no se reconoció la prioridad reclamada por la parte actora al momento de ser presentada, y con base en ello la autoridad determinó que carecía de novedad, ya que la invención no era nueva al 9 de febrero de 2007, pues se encontraba en el estado de la técnica, tal y como quedó precisado en el oficio de requisitos de fondo con folio 40721 del 11 de junio de 2010 .
En las relatadas consideraciones, es evidente que al haberse negado el otorgamiento de la patente solicitada por la parte actora en virtud de no haberse considerado como novedosa, como consecuencia del no reconocimiento de la prioridad reclamada, se contravino lo dispuesto por el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, en tal virtud, se actualiza en el presente caso la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues los hechos en que se sustentó la resolución impugnada se apreciaron en forma equivocada, siendo procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como el 40721 de fecha 14 de junio de 2007 (en el que se contiene el examen de fondo), para el efecto de que la autoridad demandada atendiendo a las consideraciones que anteceden y la toma de nota de la prioridad reclamada que fue reconocida en el oficio 26887 de 18 de abril de 2007, realice el examen de fondo y resuelva respecto de la solicitud de patente formulada por la actora conforme a derecho proceda; en el entendido de que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Siendo aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente que a la letra dicen:
“ SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que las Salas del Tribunal deben examinar todos los puntos controvertidos de la resolución impugnada, de la demanda y de la contestación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que deben abstenerse de estudiar todas las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de anulación fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada; pues siendo así resultaría innecesario analizar las demás argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que cualquiera que fuera el resultado de este estudio, en nada se variaría la anterior conclusión”
Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:
I.- Ha resultado procedente el juicio de nulidad promovido por NOK CORPORATION.;
II. La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia,
III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última parte considerativa de este fallo.
IV.- NOTIFÍQUESE.
Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe.
TMC*
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombre del actor, nombre del representante legal, expediente administrativo, números de solicitudes de patente, nombre de invención, patentes extranjeras; por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”