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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXPEDIENTE: 786/12-EPI-01-11 Y ACUMULADO

 

ACTOR: **** ************** *********** ****

 

TERCERO INTERESADO: ******** ***** *****

 

México Distrito Federal a veintiocho de junio de dos mil trece.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por las CC. Magistradas que la componen, Licenciadas MARIA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO como Instructora del juicio , LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y ROSANA EDITH DE LA PEÑA ADAME, en su carácter de Presidenta de la Sala, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio número786/12-EPI-01-11 Y ACUMULADO, promovido por **** ************** *********** ****, en los términos siguientes:

 

R E S U L T A N D O

 

1°.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala el 19 de abril de 2012, compareció el C. ***** **** ***, en representación de la empresa **** ************** *********** ***, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con folio 2558 de 31 de enero de 2012, por la que la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró administrativamente la nulidad de los registros marcarios ******* **** y ******* **** ************** * ******, dentro de los P.C. 730/2011 (N-187) 6933 y 85/2011 (N-35) 859, respectivamente y negó administrativamente la caducidad de la marca ****** **** Y DISEÑO, seguida en el P.C. 729/2011 (C-188) 6932, por los motivos y fundamentos que ahí se precisan.

 

2º.- Por diverso escrito presentado ante la Oficialía de Partes el 20 de abril de 2012, compareció el C. ******** ***** ****** *or derecho propio, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con folio 2558 de 31 de enero de 2012, por la que la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró administrativamente la nulidad de los registros marcarios ******* **** * ******* **** ************** * ******, dentro de los P.C. 730/2011 (N-187) 6933 y 85/2011 (N-35) 859, respectivamente y negó administrativamente la caducidad de la marca ****** **** * ******, seguida en el P.C. 729/2011 (C-188) 6932, por los motivos y fundamentos que ahí se precisan.

 

3º.- Mediante proveídos de fechas 19 y 20 de abril de 2012, respectivamente se admitieron a trámite las demandas de nulidad precisadas en los resultandos 1 y 2, ordenándose el emplazamiento de la autoridad demandada para que en el término legal respectivo produjera su contestación de demanda; asimismo, se ordenó correr el traslado de ley a los terceros interesados de cada juicio, para que en el término de ley se apersonaran a deducir sus derechos.

 

4º.- Mediante proveídos de fechas 1º y 14 de agosto de 2012, se tuvieron por contestadas las demandas de nulidad de los juicios 786/12-EPI-01-11 y 790/12-EPI-01-7, ordenándose que con copia de los oficios contestatorios presentados en dichos expedientes, se corriera traslado a la actora y a los terceros interesados que en cada juicio tienen tal carácter para los efectos legales conducentes.

 

5º.- Mediante proveídos diversos de 1º y 14 de agosto de 2012, dictado en los juicios 786/12-EPI-01-11 y 790/12-EPI-01-7, se tuvieron por apersonados a los terceros interesados en cada juicio respectivamente, ordenándose que con copia de los escritos respectivamente presentados se corriera el debido traslado a las demás partes para los efectos legales procedentes; asimismo, en el auto de 1º de agosto de 2012 de referencia, se admitió a trámite el incidente de falta de personalidad planteado por el tercero interesado en el juicio atrayente ******** ***** *****, por lo que se dio vista a la parte actora a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en el término legal respectivo.

 

6º.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el 3 de septiembre de 2012, la empresa actora realizó sus manifestaciones con relación al incidente de falta de personalidad antes referido, mismas que se tuvieron por realizadas en el auto de 1º de octubre de 2012, ordenándose remitir los autos a la Sala a fin de resolver el incidente de referencia, lo que ocurrió mediante sentencia interlocutoria de 24 de octubre de 2012, en la que se resolvió improcedente.

 

7º.- Por acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2012, dictado en el juicio 786/12-EPI-01-11, se dio cuenta con el oficio EPI-1-1-60808/12 por el que la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de esta Sala Especializada planteó el incidente de acumulación del juicio 790/12-EPI-01-7, al actualizarse posiblemente una causal de las previstas en el artículo 31, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, motivo por el cual se decretó la suspensión del juicio atrayente hasta en tanto se resolviera respecto de la acumulación planteada.

 

8º.- Mediante sentencia interlocutoria de fecha 6 de noviembre de 2012, esta Sala resolvió procedente y fundado el incidente de referencia, ordenándose la acumulación del expediente 790/12-EPI-01-7 al atrayente 786/12-EPI-01-11, ello en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

9º.- En virtud de lo anterior, por acuerdo de 7 de noviembre de 2012, se ordenó levantar la suspensión del procedimiento del presente juicio, reanudándose su instrucción; por lo que en ese mismo auto se solicitó a la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de esta Sala que remitiera las promociones que se encontraran pendientes de acordar en el juicio atraído.

 

10º.- Mediante oficio EPI-1-1-18816/13 de fecha 5 de marzo de 2013, la Magistrada de la Primera Ponencia de esta Sala, remitió la única promoción que se encontraba pendiente relativa al expediente atraído, misma que fue acordada mediante auto de 3 de abril de 2013.

 

11º.- Mediante acuerdo de 1º de abril de 2012, se dio cuenta con el oficio EPI-1-2-12602/13, presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el día 19 de febrero de 2013, por medio del cual, la Presidenta de esta Sala remitió los autos originales del juicio de nulidad 1273/12-EPI-01-8, a fin de que se estudiara su posible acumulación al diverso en que se actúa, por lo que se ordenó la suspensión del juicio de nulidad 786/12-EPI-01-11 hasta en tanto fuera resuelta la acumulación planteada, y se ordenó turnar los autos a la Sala a fin de emitir la resolución correspondiente, lo que ocurrió mediante la sentencia interlocutoria dictada por esta Sala el día 2 de abril de 2013, en la que se resolvió improcedente la acumulación planteada.

 

12º.- En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de 3 de abril de 2013, se levantó la suspensión decretada en el presente juicio, ordenándose la devolución del juicio 1273/12-EPI-01-8, a la instrucción correspondiente a fin de que continuara con su tramitación independiente.

 

13º.- Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, mediante auto de 4 de abril de 2013 se concedió a las partes el término de ley para formular sus respectivos alegatos.

 

14º.- Por proveído de fecha 14 de junio de 2013, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó reservar los autos a efecto de que se emitiera la sentencia correspondiente, lo cual se hace en los siguientes términos:

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO.- La competencia de esta Sala se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo 14, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; asimismo, esta Sala es competente según lo previsto por el artículo 31 de la misma Ley y 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2009.

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que tanto la empresa **** *************** *********** ***., y ******** ***** ***** exhibieron dicho documento, el cual fue plenamente reconocido por la autoridad al formular sus oficios de contestación de demanda en los juicios atrayente y atraído.

 

TERCERO. - En primer término, esta Sala estima necesaria la referencia de los siguientes antecedentes, mismos que se obtienen del acto impugnado tanto en el juicio atrayente como atraído, ello con la finalidad de contextualizar el presente fallo, y al mismo tiempo, establecer el orden en que deben analizarse los conceptos de impugnación expuestos por las partes:

 

1. Mediante escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2011, ***** **** *** en representación de **** ************** *********** ***** solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario ******* **** ************** * ****** propiedad de ******** ***** *****, invocando como causal de nulidad la prevista en el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

2. A dicho escrito recayó el oficio con folio 5786, de 15 de marzo de 2011, por el que la autoridad admitió la solicitud de declaración administrativa de nulidad que dio origen al expediente P.C. 85/2011 (N-35) 859, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada ******** ***** *****, a fin de que en el plazo de un mes diera contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad.

 

3. Por escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 2 de mayo de 2011 el C. ******** ***** *****, por derecho propio, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas.

 

4. Por escrito presentado ante la propia autoridad el 2 de mayo de 2011 ******** ***** *****, solicitó, en vía de reconvención, la declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** * ****** propiedad de **** ************** *********** ***, por considerar que se actualizaba la hipótesis del artículo 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que dio origen al expediente P.C. 729/2011 (C-188) 6932.

 

5. Dicha solicitud reconvencional fue admitida mediante oficio con folio 12027, ordenándose el emplazamiento de la titular afectada **** ************** *********** ***., a fin de que en el plazo legal de un mes diera contestación a dicha solicitud.

 

6. Por escrito presentado ante la propia autoridad el 2 de mayo de 2011 ******** ***** *****, solicitó, en vía de reconvención, la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* **** propiedad de **** ************** *********** **** por considerar que se actualizaba la hipótesis del artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que dio origen al expediente P.C. 730/2011 (N-187) 6933.

 

7. Dicha solicitud reconvencional fue admitida mediante oficio con folio 14980, ordenándose el emplazamiento de la titular afectada **** ************** *********** ***., a fin de que en el plazo legal de un mes diera contestación a dicha solicitud.

 

8. Una vez substanciados dichos procedimientos, mediante oficio con folio 2558 de 31 de enero de 2012, la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró administrativamente la nulidad de los registros marcarios ******* **** * ******* **** ************** * ******* dentro de los P.C. 730/2011 (N-187) 6933 y 85/2011 (N-35) 859, respectivamente y negó administrativamente la caducidad de la marca ****** **** * ******, seguida en el P.C. 729/2011 (C-188) 6932.

 

9. En contra de dicha resolución, tanto la empresa **** ************** *********** ***., como ******** ***** *****., promovieron Juicio Contencioso Administrativo Federal ante este Tribunal, quedando radicados bajo los expedientes 786/12-EPI-01-11 y 790/11-EPI-01-7, resolviéndose su acumulación por esta Sala ante la identidad del acto impugnado, tal como ha quedado establecido en el capítulo de resultandos de este mismo fallo.

 

Atendiendo a dicho contexto, la autoridad administrativa, en primer término procedió al estudio de la solicitud reconvencional de caducidad del registro de marca ****** **** * ******; posteriormente, estudio la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca ******* ****, y finalmente estudió la solicitud de nulidad respecto de la marca ******* **** ************** * ******; por lo que las partes litigantes en este juicio impugnan sólo algunos de los considerandos de la resolución impugnada, lo que permite el análisis de este juicio en el orden siguiente.

 

CUARTO.- En primer lugar, esta Sala analizará los argumentos expuestos en la primera parte del primer concepto de impugnación del juicio atraído 790/12-EPI-01-7 , en el que ******** ***** *****, controvierte el estudio de la falta de personalidad de la persona que contestó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** * ******, ello de conformidad con los argumentos siguientes:

 

“Causa agravio al suscrito, la ilegal determinación de la autoridad demandada de desestimar por improcedente la válida excepción y defensa opuesta en primer lugar en el escrito de contestación a la demanda.

 

Efectivamente, como única excepción, el suscrito argumenté, la improcedencia de la contestación de la demandada en la solicitud de declaración administrativa de caducidad, a lo que la autoridad demandada contestó lo siguiente:

(…)

De lo anterior claramente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace una valoración equivocada y errónea de los argumentos por los cuáles manifesté que el documento de poder exhibido por el licenciado ***** **** ***, el cual es un documento de poder limitado, tal y como se puede apreciar, es exclusivamente para... "el trámite de registro de marcas, nombres comerciales, y otros procedimientos ante este Instituto", sin que en ningún momento argumentara o cuestionara la validez del documento de poder, por lo que este documento no le sirve a **** ************** ************ ***., para demostrar la personalidad del licenciado ***** **** ****

 

En efecto, como podrán apreciar sus Señorías, el documento de poder no cumple con los requisitos para que el demandado en este caso, **** ************** *********** ****, pueda ser representada a través de su apoderado.

 

El mandato en cuestión incumple con lo dispuesto por los artículos 181 de la ley de la Propiedad Industrial y 2553, 2554 y 2555 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal por cuanto a que el mismo sólo fue otorgado para el trámite de registros de marca o de invenciones ante la autoridad demandada, sin que el documento cumpla con las formalidades legales, es decir, no es un poder general para pleitos y cobranzas o un poder especial para que el Señor Licenciado ***** **** *** pueda promover procedimientos administrativos de caducidad, nulidad o infracción, ante ese H. Instituto. El mandato del apoderado legal se encuentra limitado. Los artículos 2553, 2554 y 2555 del Código Civil para el DF establecen:

(…)

En tal virtud, procede que ese ese H. Tribunal, atento a lo dispuesto por el artículo 2557 y demás relativos del Código Civil, emita la nulidad de la resolución de fecha 31 de enero de 2012 y emita una de acuerdo a derecho y a los planteamientos que se expusieron a la autoridad demandada, por carecer de la facultad del Señor Licenciado ***** **** *** para poder iniciar procedimientos administrativos de caducidad o de nulidad, pues su mandato es limitado.

 

Me sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

La autoridad se excepcionó de conformidad con lo siguiente:

 

“Primeramente es de indicarse que contrario a lo que alega el actor la autoridad si se pronunció puntualmente en relación con las excepciones que hizo valer, baste que su Señoría se imponga de las consideraciones que integran las fajas 16 a 19 y 59 a 64, de la resolución controvertida.

 

Luego entonces, es obvio que la autoridad no incurrió en la omisión que le imputa el actor, ya que el poder a que se refiere la demandante, fue concedido conforme a la legislación del lugar en que se otorgó, por lo que los agravios expuestos por mi contraparte devienen en infundados, Baste la lectura del siguiente criterio de jurisprudencia:

 

Ahora bien, no debe pasar por alto para esa Superioridad, que de las consideraciones a las que respetuosamente remitimos, existe certeza de que bajo ninguna circunstancia el citado documento reviste la naturaleza de un poder limitado, pues por el contrario, queda claro, que abarca todos los procedimientos que se instauren ante este Instituto, recordando por ser de vital importancia, que este documento se encuentra ajustado a la legislación del lugar en que se otorgó.”

 

Asimismo, es importante el señalamiento de que dichos argumentos los reproduce en su excepción denominada “FALTA DE PERSONALIDAD”, del escrito por el que se apersonó en el juicio atrayente 786/12-EPI-01-11.

 

Y la empresa **** ************** *********** ***** sostuvo la validez y legalidad en el estudio de la excepción planteada, de conformidad con lo siguiente:

 

“En relación al P.C. 729/2011(C-188)6932, la actora menciona en numeral uno, la supuesta ilegal determinación de la autoridad demandada al desestimar por improcedente la única excepción hecha valer en su escrito de manifestaciones a la contestación de caducidad de fecha 22 de agosto de 2011 con folio 013711 argumentando que el poder presentado por mi mandante para acreditar la personalidad de su servidor no era suficiente, sin embargo después de haber revisado el mismo conforme al artículo 181 fracción IV de la [PI y 128, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determinó como suficiente ya que cumple con los requisitos de ley al haberse otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar en que se otorgó y que el documento fue suscrito de conformidad con los tratados internacionales.

 

Al respecto la hoy actora refiere a foja 7 de su escrito inicial:

 

(…)

 

Ya de forma oportuna en escrito de alegatos de fecha 30 de junio de 2011 con folio 010514 a foja 2 mi mandante refirió:

 

(…)

 

La actora insiste en calificar de insuficiente el poder presentado por mi mandante, sin embargo la hoy demandada manifestó oportunamente a foja 18 de la resolución que se impugna:

 

(…)

 

De lo trascrito con antelación y el poder que consta en autos, esa H. Sala puede constatar que el citado documento otorga facultades de representación en todo procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, incluido por supuesto el de caducidad cumpliendo con los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 181 de la LPI.”

 

A consideración de esta Sala, los argumentos planteados por ******** ***** ***** son infundados, toda vez que la excepción que planteó fue analizada por la autoridad demandada en el considerando tercero de la resolución impugnada, análisis que esta Sala estima apegado a derecho.

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de declaración administrativa de caducidad planteada por ******** ***** ***** con relación a la marca ****** **** * ******, fue contestada por ***** **** **** en representación de la empresa **** ************** *********** ***** mediante el escrito presentado ante la autoridad el 30 de junio de 2011, personalidad que solicitó se tuviera por reconocida en términos del artículo 181, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, en los términos de la carta poder que exhibió.

 

Ahora bien, dicho poder fue exhibido en el procedimiento administrativo con la apostilla respectiva, documental que se tiene a la vista por obrar en copias certificadas en el legajo de copias certificadas exhibido por la autoridad, y que se valoran en términos del artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Ahora bien, resulta oportuna la cita del artículo 181, de la Ley de la Propiedad Industrial, que en la fracción relativa a la representación de personas morales extranjeras establece:

 

“Artículo 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

 

[…]

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

 

[…]”

 

La porción normativa en comento es la que resulta aplicable al momento de acreditar la personalidad del representante de una persona moral extranjera en los procedimientos que se siguen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

Luego, basta la lectura de dicho poder para advertir que el mismo fue conferido a favor de diversas personas, entre ellas, el C. ***** **** ****

 

Asimismo, se desprende que, contrariamente a lo que sostiene el demandante, en dicho poder se otorgó un poder ilimitado para que en nombre y representación de **** ************** *********** ****, en los términos siguientes: “Para representarnos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad en México, en todos los procedimientos como solicitante o propietario en relación con todas las presentes y futuras solicitudes o registros de marca, así como también otros procedimientos ante este Instituto.”

 

Luego, es claro que la contestación a un procedimiento de declaración administrativa forma parte de los “otros procedimientos” que de forma genérica se señalaron en el poder, en el que la empresa **** ************** funge como propietario de la marca sujeta a caducidad, por lo que evidente resulta que el poder sí resultó suficiente.

 

Es por lo anterior que al ** ***** **** *** le fueron reconocidas facultades para intentar dicha vía, pues dicha facultad fue otorgada de manera enunciativa mas no limitativa en dicho poder.

 

Además, en el poder de cita, se da fe de la legal existencia de la empresa **** *************** ***** así como de las facultades del otorgante, a saber el C. *** ******* * ****** *****, quienes ostentan los cargos de “abogado general” de dicha empresa y “abogado superior” de la misma, respectivamente, acorde a la certificación notarial realizada en Israelm ante el Notario Público ********* ********

 

Luego las presunciones derivadas del artículo 181, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial respecto de la veracidad y legalidad del poder presentado, admite prueba en contrario, sin embargo, el actor únicamente realiza afirmaciones sin sustento, de ahí que deban desestimarse por infundadas.

 

QUINTO.- Ahora bien, se analizarán los argumentos expuestos en el primer concepto de impugnación del juicio atraído 790/12-EPI-01-7 , en los que ******** ***** ***** plantea la ilegalidad del CONSIDERANDO CUARTO y el SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO de la resolución impugnada en los que se negó la declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** * ******, en vía de reconvención, lo cual considera ilegal por lo siguiente:

 

“ Para dar lógica a la presente demanda, vamos a iniciar primeramente, con el estudio del P.C. 72912011 (C-188) 6932 en donde se demanda la caducidad de la marca ****** **** * ******, en demanda reconvencional, propiedad de **** ************** *********** ****, debido a que este es el orden de la resolución de fecha 31 de enero de 2012, con número de folio 2558, emitido por Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

[…]

 

En cuanto al fondo del procedimiento administrativo de caducidad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fija su postura de la siguiente manera:

 

(…)

 

La anterior determinación por la autoridad demandada es ilegal y contraria al debido proceso, por los siguientes hechos:

 

En primer lugar se demandó la caducidad del registro marcario No. ******* "**** * ******", propiedad de **** ************** *********** ***., en base al artículo 152 fracción II, relacionado con los artículos 128 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el laboratorio israelí haya probado el uso de la marca sujeta al procedimiento administrativo, mismos que se transcriben:

 

(…)

 

Por otra parte, y por lo que hace al inciso B) arriba indicado y que se refiere a que una marca es caduca cuando su titular haya dejado de usarlo durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, deseo reiterar lo manifestado por cuanto que la sociedad **** ************** *********** ***. ha dejado de usar en territorio nacional la marca "****" cuando menos durante el periodo que comprende los tres años a que se refieren los artículos 152 fracción II y 130 de la ley de la materia.

 

De lo anterior y de las probanzas aportadas por **** ************** *********** ***., probanzas ofrecidas por ésta, se confirma que **** ************** *********** ***** NO USA la marca **** * ****** para medicamentos. En efecto, de un análisis minucioso de todas las pruebas aportadas por la demandada se desprende que la marca **** no se ha usado ni se encuentra en uso en México desde hace tres años a la fecha.

 

En efecto, de las probanzas ofrecidas por **** ************** *********** ***., NO SE DEMUESTRA QUE HAYA USADO TRES AÑOS CONSECUTIVOS LA MARCA **** Y DISEÑO, para productos pertenecientes a la clase 5 internacional, es decir, medicamentos.

 

Las probanzas aportadas **** ************** *********** ***** son pruebas pertenecientes a terceros extraños al presente asunto, o bien, son probanzas expedidas por **** ************** *********** ***., para que terceros ajenos realicen la comercialización de diversos medicamentos que ostentan otras marcas, pero no la marca No. ******* "**** y DISEÑO" la cual como se ha mencionado, no se usa en México, por lo menos, desde el 2 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011.

 

Un estudio detallado de cada una de las pruebas aportadas por la demandada en el procedimiento administrativo de caducidad, se objetaron todas y cada una de ellas por pertenecer a tercero ajeno a la Litis. Así es, el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial simplemente no se valora mis argumentos de manera ilegal, ni hace un estudio detallado de cada una de ellas y de manera objetiva, tal y como lo exige el artículo 80 y 190 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia y de manera ilegal, me revierte la carga de la prueba, pues manifiesta que al no exhibir pruebas en contrario no toma en valoración mis argumentos y mis objeciones a las mismas. Lo anterior es ilegal, pues de la mecánica del procedimiento, las pruebas obran en poder de los titulares de las marcas, por lo que me veo en la necesidad de verter nuevamente mis argumentos ante este H. Tribunal y que éstos sean tomados en cuenta para llegar a la verdad jurídica, en base a las mismas pruebas aportadas por **** ************** *********** ***** en su contestación de demanda.

 

Siendo así las cosas, se pasan a transcribir las objeciones realizadas ante la Autoridad demandada a las pruebas aportadas por la titular del registro marcarlo No. ******* "**** y DISEÑO", las cuales no son valoradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, reconociendo el uso de la marca controvertida, sin que la titular del registro marcado haya inscrito licencia de uso de la marca en favor de las empresas morales que hacen el uso de la marca No. ******* "**** y DISEÑO" en nuestro país.

 

Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la demandada para demostrar el supuesto uso de la marca ****, por lo que comenzamos en el orden que van apareciendo en su escrito de contestación por parte de **** ************** *********** ****

 

La prueba uno se objeta debido a que el título de registro de la marca propiedad de la demandada no prueba que la misma se haya utilizado en México desde hace tres años, simplemente nos demuestra que existe un registro marcado el cual se encuentra caduco debido a que la demandada no pudo probar uso desde hace tres años a la fecha. La fecha cierta de la probanza es de 30 de junio de 2011, misma que es la fecha que se solicita sea expedida esta probanza, por lo que no corresponde al plazo que tiene que probar la demandada.

 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el título de registro de la marca ******* la cual no prueba el uso de la marca **** Y DISEÑO desde hace tres años a la fecha y la cual, como sucede en el caso anterior, es posterior a la fecha de presentación de la demanda de caducidad del registro marcario No. ******* "**** y DISEÑO". Y niego rotundamente que la marca esté relacionada con la marca ****, la cual es una marca completamente diferente y ajena a la Litis, es decir, a la probanza de que la marca **** SE HA USADO EN MÉXICO desde 2008 a la fecha.

 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el título de registro de la marca ******** propiedad de **** ************** *********** ***., esta simplemente comprueba que la marca es propiedad de la demandada, pero no prueba que la marca ****, SE HAYA UTILIZADO DESDE EL 2 DE MAYO DE 2008 AL 2 DE MAYO DE 2011, por lo que esta prueba es ajena a la Litis y excede el plazo para demostrar el uso, es decir, es posterior al 2 de mayo de 2011. Por lo tanto, se objeta.

 

Se objetan las probanzas marcadas con el número 4 debido a que las mismas se imprimieron después del 15 de junio de 2006, por lo que son de fecha cierta posterior al período de probanza, es decir, son probanzas de fecha 6 de junio del 2011 y otras son del 29 de junio del presente año. Estas probanzas exceden el plazo para probar el uso de la marca de la demandada, por lo que se objetan. Además, con las mismas no se acredita que la marca No. ******* "**** y DISEÑO" se haya usado desde hace tres años a la fecha, el 2 de mayo de 2011. Sin embargo, vamos a realizar un análisis detallado de cada una de ellas.

 

Me sirve de apoyo las siguientes tesis jurisprudencia es, las cuales se transcriben:

 

(…)

 

La probanza 4.1. ofrecida por la demandada hace alusión a la empresa **** ************** *********** ***** titular del registro marcarlo No. ******* "**** y DISEÑO", en la cual se hace alusión a la demandada como laboratorio y la menciona con la palabra ****, identificándola como el laboratorio ****; pero no menciona que **** tenga marcas ****, valga la redundancia. Asimismo, la misma probanza no habla o menciona la marca ****, por lo que se objeta para probar un uso desde el 2 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011 que es plazo que nos establece la Ley de la materia.

 

La probanza 4.2., de igual manera se objeta, debido a que nuevamente, se hace un recuento de **** ************** *********** ***., como laboratorio y como empresa innovadora, pero nunca se menciona que produzca productos con la marca ****, por lo que no hay que confundir la connotación de la palabra ****, por lo que está probanza, no prueba el uso de la marca **** como signo distintivo, sobre todo de medicamentos. Además, esta probanza es de fecha cierta de 15 de junio de 2011, por lo que excede el lapso que tenía la demandada para probar el uso de la marca ****, que es desde el 2 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011 que es plazo que nos establece la Ley de la materia.

 

En cuanto a la probanza 4.3., tenemos que la misma fue impresa el 15 de junio de 2011, por lo que se objeta esta probanza debido a que la misma excede el plazo que tenía la demandada para probar el uso de la marca ****, el cual era del 2 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011 que es plazo que nos establece la Ley de la materia. Además, nuevamente estamos ante una documental que habla de las bondades del producto farmacéutico ********, mismo que es ajeno a la Litis y que en ningún momento habla o menciona productos con la marca ****, por lo que se objeta. En efecto, del estudio cuidadoso que se haga de la probanza, tenemos que la misma menciona a su creador y titular como el laboratorio, es decir, lo menciona como ****, el laboratorio, pero nunca habla de la marca **** o menciona las cualidades de los productos bajo la marca ****, nuevamente, la connotación es diferente y el sentido, por lo que la demandada no se puede beneficiar de esta probanza. Me permito escanear la misma prueba 4.3., en la página 2 de 3 la misma que se encuentra en idioma inglés y que la Autoridad demandada le requiere a **** ************** *********** ***** que presente la correspondiente traducción al español, en la cual claramente se aprecia que quien distribuye y comercializa el producto ******** es **** ************* **C., siendo esta empresa una tercera ajena a la Litis y que no es licenciataria de la titular del registro marcario **** Y DISEÑO.

 

A continuación les presento un acercamiento referente al apartado que se refiere a "MARKETING AND DISTRIBUTION", en su idioma original:

 

(…)

 

De esta probanza ofrecida por **** ************** *********** ****, a continuación me permito ofrecer la traducción que se ofrece con la prueba sobre este apartado:

 

"******** fue lanzado por primera vez en Israel en uropea en 2001. Hasta La fecha, ******** ha sido probado para su comercialización en 52 países en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, todos los Estados miembros de la Unión Europea, Argentina, diciembre de 1996, seguido por los Estados Unidos en marzo de 1997 y obtuvo la aprobación de la Unión EAustralia, Brasil, Canadá, Israel, México, Noruega, Suiza y Rusia. En América del Norte, ******** es comercializado y distribuido por **** NEUROSCIENCE, INC. (Énfasis agregado)

 

Como es claro, el producto se comercializa por **** ************* ***., por lo que es un ajeno a la Litis y de las probanzas aportadas por **** ************** *********** ***., no se aprecia que sea su licenciatario inscrito, tal y como lo exige la Ley de la materia.

 

La probanza 4.4., sucede lo mismo que con la probanza 4.3., la cual habla de las bondades del producto farmacéutico *******, misma que se objeta en primer lugar debido a que la fecha de impresión de la probanza es de 29 de junio de 2011, por lo que es posterior al plazo que estaba obligada la demandada a probar, por lo tanto no debe ser considerada. Asimismo, se objeta porque la misma no prueba que la marca **** se haya utilizado desde el 2 de mayo de 2008, y de igual manera que la anterior, se menciona al laboratorio como ****, pero no habla de los productos marcados con la marca ****, por lo que esta probanza es ineficiente para probar uso desde hace tres años a la fecha. Y si bien en la parte inferior de la fotografía del producto se puede apreciar la marca ****, ésta a su vez lleva la palabra NEUROSCIENCE por lo que esta marca no es la que está registrada bajo el número *******; por lo que esta probanza no se demuestra el uso de la marca ****, registrada por el titular. Para mayor detalle, me permito insertar la misma prueba que fue ofrecida por la titular del registro marcario:

 

[…]

 

A continuación, una ampliación del **** ************ el cual, no es un elemento obscuro, lo que le otorga distintividad a la marca, la cual es muy diferente al registro marcario No. ******* "**** y DISEÑO".

 

Y el hecho de que en la marca **** lleve inserta la marca ************ se debe a la razón de que el producto es producido y comercializado por **** ************* ***** tal y como se demuestra con la misma prueba marcada con el numeral 4.5, aportada por **** ************** *********** ***., la cual a continuación, se escanea para que sus Señorías puedan apreciar la verdad de los hechos aquí planteados:

 

A continuación un acercamiento de la misma prueba:

 

(…)

 

Esta es la traducción al español ofrecida por la titular del registro marcario:

 

"******* fue lanzado por primera vez en Israel, en marzo de 2005, y poco después en los primeros países de [a UE, el Reino Unido y Alemania. En los EEUU, ******* fue lanzado en julio de 2006. En la actualidad, ******* está disponible en 38 países en todo el mundo. **** tiene un acuerdo a largo plazo para el desarrollo conjunto y comercialización de ******* en Europa y en algunos mercados adicionales con H. ******** A/S (www.********.com). En América del Norte, ******* está comercializado por **** cien por cien subsidiaria de **** ************* (www.*********.com) Énfasis agregado

 

Tenemos entonces que la Autoridad demandada, estaba obligada a realizar un análisis minucioso de las pruebas aportadas por **** ************** *********** ***., para así llegar a la verdad, por lo tanto, estas pruebas no demuestran que se haya usado la marca No. ******* "**** y DISEÑO" en los productos antes mencionados. Además, hay que agregar que la marca **** ************ mostrada con el medicamento ******* es diferente a la registrada No. ******* "**** y DISEÑO", contraviniendo lo establecido en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal y como ha quedado demostrado.

 

A continuación, vamos a realizar un estudio de las marcas, una del producto ******* y la que se encuentra en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial:

 

[…]

 

De la simple comparación, claramente se aprecia que las marcas son diferentes y que la autoridad marcarla estaba obligada a valorar, ya que son planteamientos que se hicieron valer en mi escrito de manifestaciones y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue omiso, contraviniendo, como lo manifesté, lo establecido en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual obliga a su titular a usar la marca tal y como fue registrada.

 

La probanza 4.5., se objeta debido a que la misma habla de las localidades en donde se encuentra el laboratorio **** en el mundo, pero con esta probanza se demuestra que **** ************** *********** ***., tiene oficinas en diversas partes del mundo. Sin embargo, esta probanza no demuestra que la demandada haya usado la marca No. ******* "**** y DISEÑO" desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha. Asimismo, se objeta debido a que la misma fue impresa el 29 de junio de 2011 y excede el plazo que tenía la demandada para probar el uso de la marca ****.

 

La probanza 4.6., se objeta debido a que la misma se imprimió e! 15 de junio de 2011, lo cual es posterior esta probanza al plazo que tenía la demandada para probar uso de la marca ****. Asimismo, de la probanza ofrecida, nuevamente tenemos que la misma habla del laboratorio **** y no de los productos ****, por lo que es muy diferente la connotación y el significado de la palabra **** como laboratorio a hablar de los productos farmacéuticos para lo cual se encuentra registrada la marca No. ******* "**** y DISEÑO" por su titular, por lo que en nada le beneficia esta probanza a la demandada para probar el uso de la marca **** para productos farmacéuticos o pertenecientes a la clase * internacional.

 

Asimismo, es importante mencionar que las probanzas son de fecha cierta hasta que son presentadas ante la autoridad competente para que las valore, por lo que las probanzas de la uno a la cuatro se objetan por este hecho. Sirve de apoyo las siguientes jurisprudencias:

 

(…)

 

Por lo anterior, podemos concluir que las documentales privadas aportadas por **** ************** *********** ***** en nada le benefician.

 

Las probanzas ofrecidas por la demandada en el numeral 5, consistentes en documentales privadas y que son contratos de distribución firmados entre **** ************** *********** ***** * ******* ***. ** ***** en las cuales se establece la obligación de comercializar productos del laboratorio titular del registro marcado No. ******* "**** y DISEÑO". En la lista de los productos que se pretenden comercializar en ningún momento se menciona el registro marcario ****, el cual es el que dio origen a la Litis presente. En efecto, la demandada pretende beneficiarse de los contratos de distribución manifestando que va implícito el uso de la marca **** en los productos que se van a comercializar y que sin embargo, se le ha dado esta designación a la palabra **** pero nombrando al laboratorio titular de los derecho marcarlos sin que se mencione explícitamente la explotación de la marca ****. Por lo tanto, se objetan debido a que no se menciona el registro marcario ******, sino otros medicamentos, pero nunca se hace referencia a la marca ****. Además, **** ************** *********** ***., se objetan estos contratos porque los mismos no han sido inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que tengan efectos ante terceros como lo exige la Ley de la Propiedad Industrial. En efecto, el artículo 136 relacionado con el artículo 141 de la ley de la materia establece que para que los contratos de distribución o de uso de marca se requiere que se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para mayor claridad, se transcriben:

 

(…)

 

Por lo tanto, **** ************** *********** ***., estaba obligada a inscribir estos contratos en ese H. Instituto para que entonces ****** , S.A. DE C.V., fuese su licenciatario autorizado y así poder utilizar las pruebas de uso de marca elaboradas por ******* **** ** ***** por lo tanto, se objetan las probanzas marcadas con el numeral 5, 5.1; 5.2. y 5.3; así como las probanzas marcadas con los numerales 11, 12, 13 y 14, por ser documentales expedidas por ******* **** ** **** quien es ajeno a la presente Litis y sus pruebas no pueden beneficiar a su titular. Por lo tanto, no demuestran que la marca **** * ****** se haya utilizado desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha, por lo que procede sea declarada su caducidad. Además, hay que sumarle a esas listas de productos que en ninguno se aprecia la comercialización de medicamentos con la marca **** como lo infiere la demandada, por lo que no se prueba el supuesto uso de la marca **** en las facturas elaboradas por ******.

 

Sin embargo, la Autoridad demandada en forma infundada y temeraria, por un lado reconoce que no existen las mencionadas inscripciones ante ella, tal y como se transcribe en su resolución de fecha 31 de enero de 2012:

 

...el uso de las marcas debe ser efectuado por su titular o por el usuario que tenga concedida la licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la sociedad Lernery, S.A. DE C.V., no es la titular ni tlene licencia inscrita ante el Instituto..."

 

(Énfasis agregado)

 

Y por otro lado reconoce el uso de la marca No. ******* "**** * ******", hecho por terceros, en este caso, por ******* **** ** ***., reconociendo además, atribuciones más allá de las estipuladas en los mismos contratos de distribución. Como se transcribe a continuación:

 

(…)

 

El anterior razonamiento de la demandada es subjetivo, sin que en los mencionados contratos, como le manifesté, se establezcan condiciones de modo y forma, por lo que este razonamiento sin que **** ************** *********** ***** haya aportado pruebas suficientes para acreditar este dicho. Si de la sentencia que más adelante se transcribe en forma análoga, en donde el socio director y administrador único no logra probar que la marca sujeta a un procedimiento similar, está bajo su control de las personas morales hacían sobre su signo distintivo, mucho menos a unos simples contratos de distribución, los cuales, CARECEN DE LAS FORMALIDADES DE MODO Y FORMA para que la supuesta licenciataria, ******* **** ** ***** comercialice el medicamento en México o que ésta forme parte de un conglomerado perteneciente a ****, sin que se haya probado en el procedimiento natural, por lo tanto, los argumentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son infundados.

 

En efecto, la demandada en la excepción estipulada en el artículo 1708, inciso 9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como lo dispuesto por el artículo 19 inciso 2 de la Sección 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) le reconoce a través de estos contratos que existe un control sobre la comercialización de los productos por **** ************** *********** ***., sobre ******* **** ** ***** lo cual es falso y carente de fundamentos y de pruebas, ya que de la correcta interpretación a las cláusulas de estos contratos, NO HAY CONDICIONES DE MODO Y FORMA, además de que los mencionados contratos NO HAN SIDO INSCRITOS en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le reconoce a **** ************** *********** ***., pleno control, situación que es falsa, como se pasa a demostrar:

 

De las cláusulas de los mencionados contratos de distribución, los cuales obran en autos y solicito a ese H. Tribunal proceda a su correcta valoración, se establece:

 

De los contratos, uno de fecha 27 de noviembre de 2005 y el otro de fecha 15 de julio de 2004, éstos son para la obtención de licencias sanitarias por parte de ******* **** ** ***., sin que el contrato establezca condiciones de modo y forma para que ******* **** ** ***., realice la distribución y la comercialización de la marca No. ******* "**** y DISEÑO", propiedad de **** ************** *********** ***. Tampoco, se demuestra que la titular de la marca No. ******* "**** * ******"* tenga acciones en ******* **** ** ***** o forme parte de su consejo directivo para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le reconociera a la titular que ésta tiene pleno control sobre la marca No. ******* "**** * ******" o de los demás medicamentos que distribuye ******* **** ** ****

 

El contrato de distribución de fecha 10 de mayo de 2007 se establecen simplemente las condiciones de la licencia es sobre productos cuyo ingrediente activo es afacalcidol 1.00 pg encapsulado en cápsulas de gelatina suave, el cual es el producto, de la cual se establece una licencia semi-exclusiva sin que se aprecien las condiciones de venta que deba hacer ******* **** ** ***** para los productos, por ello, la determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al estimar que existe pleno control por parte de **** ************** *********** ***** sobre ******, S.A. DE C.V., es aventurado y carente de fundamentos lógicos, ya que de estos contratos, no se infiere el supuesto control que le atribuye la demandada a **** ************** *********** ***** para entonces, aplicar lo dispuesto por el artículo 1708, inciso 9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como lo dispuesto por el artículo 19 inciso 2 de la Sección 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), lo cual, tampoco le beneficia, ya que son normas inaplicables al presente caso, ya que **** ************** *********** ***., es de nacionalidad ISRAELÍ.

 

La probanza marcada con el número 6 se objeta por ser este un contrato de explotación de patente, consistente en FORMAS CRISTALINAS NOVEDOSAS DE HEMICALCIO DE ATORVASTASTINA Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN ASÍ COMO PROCESOS NOVEDOSOS PARA PREPARAR OTRAS FORMAS, la cual es la patente no. 260435, misma que se encuentra inscrita para explotar una invención, lo cual es totalmente ajeno a la Litis y con esta probanza, **** ************** *********** ***** que se refiere a la explotación de una invención, pretende demostrar el uso de una marca, es decir, de un signo distintivo, en este caso, del registro No. ******* '** ** * ******", por lo que se objeta debido a que es una invención la que se encuentra patentada, es un elemento tangible, no un signo distintivo, por lo que en nada le beneficia a la titular de la marca **** debido a que existen los medios idóneos para demostrar el uso de una marca, y éste no es el correcto; aquí estamos hablando de un producto, pero podemos suponer que esta patente puede contener cualquier marca, sin que el demandado logre demostrar que la explotación de la patente se refiere a los productos marcados o etiquetados por la marca ****. Además, el contrato fue inscrito el 26 de noviembre de 2010 por lo que es a partir de esa fecha que surte efectos ante terceros como lo establece la ley de la materia, por lo que con esta probanza no se demuestra el uso de la marca **** desde el 2 de mayo de 2008.

 

Además, el contrato de explotación de patente, su fecha cierta es a partir del 26 de noviembre de 2010, por Co que con esta prueba, como lo he manifestado, no se demuestra el uso de la marca No. ******* "**** y DISEÑO", me sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

 

(…)

La probanza marcada con el numeral 7, se objetan todas y cada una de ellas, debido a que en las mismas, **** ************** *********** ****, titular del registro marcarlo No. ******* "**** * ******"* le vende productos marcados principalmente con las marcas ********* ********* *******, las cuales como lo establecen las probanzas marcadas con el numeral 4, ******** * ******* son comercializadas *** **** ************* ***** quien es un tercero ajeno a la Litis, por lo que con estas probanzas queda demostrado que estas facturas fueron elaboradas con el fin expreso de probar el uso de la marca No* ******* "**** * ******" * que es falso, porque como lo dice la misma demandada en el procedimiento natural, se comercializan diversos medicamentos, PERO NO LA MARCA ****, en ninguna de las facturas se aprecia que se comercialice medicamentos con la marca ****, por lo que el uso de la marca materia de esta Litis, no se acredita con estas probanzas. Con ello simplemente se demuestra que **** ************** *********** ***., le manda el producto a ******* **** DE C.V., para que esta empresa introduzca los medicamentos al mercado nacional, quien es un tercero ajeno, como ha quedado demostrado al no estar inscrita la licencia de uso de marca como lo establece la Ley de la materia y como la Autoridad demanda reconoce.

 

Me sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

 

(…)

 

Además, de la muestra física mostrada por la demandada podemos ver el diseño de la marca ****, el cual no es el que se encuentra registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que el medicamento ******* muestra la marca **** ************, la cual es *** diferente a la marca ****, actualmente registrada y que como se ha manifestado, está caduca porque no se usa ni se ha usado desde el 2 de mayo del 2008 a la fecha. La ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas deben ser usadas tal y como son registradas, sin que el demandado haya demostrado que efectivamente, la marca No. ******* "**** y DISEÑO" se esté usando con los productos. El artículo 128 de la ley de la materia establece:

 

(…)

 

Por lo tanto, la marca que se muestra en el empaque de la marca ******* claramente vemos la marca **** ************ y ro el registro de marca No* ******* "**** * ******", el cual es una marca muy diferente, por lo que el uso de marca no se demuestra. En cuanto a los argumentos de que en las facturas en la parte superior se aprecia la marca ****, ésta es una marca de servicios y no de productos, en este caso, de medicamentos, por lo que el hecho de que se aprecie la marca **** en la papelería corresponde a un uso diferente, en este caso, de servicios de comercialización, además de que las facturas marcadas en este numeral, fueron expedidas en el Estado de Israel, por lo que tampoco se puede beneficiar del uso de la marca **** de unas facturas que fueron elaboradas en otro país. Y esto es así que se requirió a la demandada para que ir^-adujera las facturas, por lo que son ineficaces por los motivos antes descritos. Además, deseo que la tabla de las referentes facturas en la página 9 de su escrito de contestación, se insertase a este escrito ya que en las mismas, en ninguna de ellas, se aprecia la marca ****.

 

Las probanzas marcadas con el numeral 8, consistentes en diversos pedimentos de importación, éstas se refieren a medicamentos, pero que contienen otras marcas muy diferentes, sin que se estipule que en ellas aparecen productos con la marca ****.

 

El pedimento original de importación número 10 43 3389 0002524 con fecha de entrada 18 de junio de 2010 en el que se importa el producto ******** (******* ** *********) pero no menciona nada de productos marcados con la marca **** Y DISEÑO, por lo que con esta probanza no se demuestra el uso de la marca de la demandada, por lo que se objeta porque no es el medio idóneo para demostrar el uso de la marca ****. Con esta probanza se demuestra que entró a nuestro país productos marcados con la marca ********.

 

La probanza 8.1. como lo menciona la demandada, es ******* **** ** ***., quien encomienda al agente aduanal gestionar la entrada del producto ******** a México, por lo que con esta probanza se demuestra que es ******* **** ** ***., quien realiza la comercialización de productos de la titular del registro marcarlo, pero no es **** ************** *********** ***** quien realiza la comercialización de sus productos en México, por lo que con esta probanza no se demuestra que se haya usado la marca **** desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha. Además, no ha que perder de vista que ******** es uno de los productos que comercializa **** ************* ***** * no la titular del registro marcarlo, como lo establece la misma demandada en su probanza no. 4.

 

De la probanza 8.2. concerniente a una factura de la AGENCIA ADUANERA DE AMERICA por las gestiones a favor de ******* **** ** ***** para introducir medicamentos marcados con la marca ********, es una documental que no prueba uso de la marca **** desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha, sino simplemente se demuestra que ******* **** ** ***., es la empresa encargada de comercializar los productos que produce **** ************** *********** ***., en nuestro país sin que sea su usuario autorizado, por lo que se objeta esta prueba por los argumentos antes vertidos, además, es una documental, procedente de un tercero ajeno a la Litis.

 

La prueba marcada con el numeral 8.2.1., es una documental procedente de un tercero ajeno al presente procedimiento administrativo de caducidad, por lo que se objeta, además, de la misma no se desprende el uso de la marca **** por parte de **** ************** *********** ****

 

Lo mismo sucede con las documentales privadas marcadas con el numeral 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4, 8.2.5, y 8.2.6, mismas que son expedidas por un tercero ajeno a la Litis y con ellas no se demuestra que **** ************** *********** LTD., esté usando la marca ****. Son tan inverosímiles estas pruebas que no pueden beneficiar a la demandada del usó de la marca ****. Por ejemplo, la factura marcada como probanza no 8.2.5. es para amparar servicios de guardia y custodia en movimiento, sin precisar qué es lo que están moviendo, por lo que se objeta debido a que no se demuestra el uso de la marca ****.

 

Pido se tengan aquí reproducidos los argumentos de la demandada con respecto a las probanzas ofrecidas en el numeral 8 debido a que como afirma, en estas se desprende el motivo de cada una de ellas, sin embargo, contrario a lo que afirma **** ************** *********** ***., estás probanzas son insuficientes para acreditar el uso de la marca **** por parte de su titular y contrariamente a lo que afirma la titular del registro marcarlo, para poder considerar a la empresa ******* **** ** ***** como su licenciataria autorizada, el contrato debe ser inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que tenga efectos ante terceros. Por los argumentos antes vertidos, se objetan todas y cada una de las probanzas ya que pertenecen a terceros ajenos a la litis.

 

En cuanto a los argumentos de **** ************** *********** ***., indicando que las documentales privadas ostentan la marca No. ******* "**** * ******"* se objetan debido a que se utiliza la marca **** pero indicando el nombre del laboratorio, sin que se demuestre que los medicamentos ******** contengan la marca de la demandada, por lo que además, quien emite las documentales privadas es ******* **** ** ***** sin que sea usuario o licenciatario registrado para usar la marca **** propiedad de **** ************** *********** ****

 

Las pruebas marcadas por el numeral 9, consistente en el pedimento original de importación 10 47 3573 0003628 con fecha de entrada 2 de junio de 2010 de igual manera se objeta porque en ella se menciona la marca *******, cuyo propietario es **** ************** *********** ***** sin embargo, en las probanzas 4 y 22 se demuestra que quien la distribuye es **** ************* ***., siendo falso que sea el titular de la marca quien realiza la comercialización y como se ha demostrado, en la parte inferior de la presentación del medicarriente marcado con la marca *******, claramente tenemos que la marca que ostenta es **** ************ la cual es diferente a la marca No. ******* "**** * ******", por lo que como se ha indicado, el titular de la marca está obligado a usar la marca tal y como ha sido registrada, por lo que si presenta variaciones en su diseño, entonces está obligado a registrar una nueva marca, tal y como lo establece el artículo 128 de la Ley de la materia. Además, esta documental no prueba que la demandada ha usado la marca **** Y DISEÑO desde el 2 de mayo del 2008, por lo que se objeta, se menciona que es medicamento que se identifica con la marca *******, sin que se mencione que es producto marcado además, con la marca ****, por lo que los argumentos de la demandada, son inoperantes para demostrar el uso de la marca **** con productos marcados con la marca *******.

 

Asimismo, se objetan las documentales marcadas con el numeral 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 por ser documentales privadas de terceros ajenos al presente negocio. Además, dichas probanzas demuestran que **** ************** *********** ***** le vende el producto a la empresa ******* **** ** ***** quien no es un licenciatario inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que no puede beneficiar en nada a la demandada del uso de la marca ****, tal y como lo reconoce la Autoridad demandada.

 

Pido se inserten los argumentos relativos a estas probanzas ofrecidos por parte de **** ************** *********** ****, para demostrar que en todos ellos se habla de cuestiones totalmente ajenas al presente procedimiento administrativo, por lo que en nada le benefician estas probanzas a la demandada.

 

En cuanto a la probanza marcada con el numeral 9.2, es una documental privada admitida por un tercero ajeno a la litis y que en ella se detalla el producto, el cual es *******, por lo que se objeta respeto a los alcances y sobre todo porque con ella no se prueba que la demandada haya usado la marca **** desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha.

 

La probanza consistente en el título de registro sanitario del medicamento *******, marcadas con los numerales 9.3.1 y 9.3.2, se objetan en primer término por ser emitida por un tercero ajeno a la litis, en este caso, por la Secretaría de Salud y porque son simplemente unos permisos sanitarios para comercializar los medicamentos de la marca *******. Con esta prueba, no se demuestra que **** ************** *********** ***** haya usado la marca **** desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha y en cuanto a la documental privada consistente en el escrito emitido por la empresa ******* **** ** ***** es una documental que en nada beneficia a la demandada debido a que no es su licenciatario inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, POR LO QUE EN NADA LE BENEFICIA A LA DEMANDADA esta probanza para demostrar que la marca **** se usa en México desde 2008 a la fecha. Asimismo, aunque la papelería de la empresa ******* **** ** ***., usa la marca **** es para referirse al laboratorio como prestador de servicios o fabricante y no a los medicamentos que protege la marca No. ******* "**** y DISEÑO".

En cuanto a las probanzas marcadas con los numerales 9.4 y 9.5, se objetan debido a que con ellas no se demuestra el uso de la marca No. ******* "**** * ******", sino es un permiso para importar el producto o medicamento *******, sin que en ellas se pueda apreciar la marca ****. En efecto, como la misma demandada dice en su probanza marcada con el numeral 4, el distribuidor es **** ************* ***. Además, a esto hay que agregar que el importador es ******* **** ** ***., quien no es un licenciatario inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por lo que en nada le beneficia estas probanzas a **** ************** *********** ***** además de que con ellas no se demuestra que la titular del registro marcarlo No. ******* "**** * ******" se haya usado desde el 2 de mayo del 2008 a la fecha.

 

Se objetan todas las pruebas ofrecidas en el numeral 10, debido a que son documentales públicas que se refieren a la entrada de mercancía cuyo fabricante es **** ************** *********** ***., para que sea la empresa ******* **** ** ***** quien comercialice los medicamentos los cuales tienen su marca propia y en ningún momento se aprecia que sea productos amparados con la marca No. ******* "**** * ******", además, como se ha venido mencionando, ******* **** ** ***. no es un licenciatario inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que en nada le beneficia a **** ************** *********** ***** por todo lo anterior, es que las probanzas son insuficientes para demostrar el uso de la marca **** desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha.

 

Para mayor claridad, me permito enlistar los pedimentos y los productos que ampara cada uno de ellas, como lo establece la ley, sin que en ninguno de ellos se mencione medicamentos marcados con la marca ****. Estos son los pedimentos que ofreció **** ************** *********** ****:

 

[…]

 

De la descripción del producto, en ninguno de los pedimentos de importación se aprecia que la autoridad haga mención de la marca ****, por lo que las probanzas son insuficientes para acreditar el uso de la marca ****. Asimismo, como se puede apreciar, el importador es ******* **** ** ***** quien es un tercero ajeno a la litis, por lo que quién realiza la venta de estos productos en México es precisamente esta empresa, sin que sea, como lo hemos mencionado, su licenciatario INSCRITO, POR LO QUE SE OBJETAN ESTAS PROBANZAS.

 

En cuanto a las probanzas consistentes en las facturas emitidas por ******* **** ** ***** se objetan por ser documentales privadas de un tercero ajeno a la litis, debido a que la Ley de la Propiedad Industrial exige que para que un titular se pueda beneficiar del uso de una marca, se requiere que los contratos de distribución o de uso de marca se encuentren registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que con estas probanzas **** ************** *********** *** ., no puede beneficiarse del uso que hace la empresa ******* **** ** ****

 

Asimismo, además de ser las facturas de un tercero ajeno, tenemos que las mismas no cuentan con los requisitos fiscales vigentes con la legislación mexicana, es decir, estas facturas se objetan porque en ellas no viene contenido el impresor, el número de folio que autorizó el SAT y la vigencia de las mismas, ponlo que son documentales que al no contar con estos requisitos, carecen de valor probatorio.

 

Me sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

 

(…)

 

Por último, deseo agregar que las facturas en los productos, no contiene productos marcados con la marca No* ******* "**** y DISEÑO", por lo que el uso de esa marca no se acredita con estas probanzas por parte de **** ************** *********** ****

 

Las documentales privadas consistentes en facturas electrónicas expedidas por ******* **** ** ***** se objetan por ser de un tercero ajeno a la presente Litis, debido, nuevamente, **** ************** *********** ***., no puede beneficiarse del uso de una marca si no ha registrado sus contratos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como lo exige la ley de la materia. Además, en dichas documentales, nuevamente se mencionan otros productos sin que en ellos se pueda apreciar que efectivamente, la demandada usa la marca No. ******* "**** y DISEÑO" y que además sea el diseño que se encuentra registrado, también como lo exige la ley de la Propiedad Industrial. Y aunque en la parte superior de dichas documentales se aprecie la marca **** **** *************** ****** es una marca diferente a la que actualmente se encuentra registrada en ese H. Instituto.

 

Lo mismo sucede con las documentales 13 y 14, estas documentales privadas son de ******* **** ** ***., y no de la demandada, por lo que en nada le beneficia a la demandada para demostrar el uso de la marca No* ******* "**** y DISEÑO". Además, nuevamente en las facturas aparece otros medicamentos los cuales tienen sus marcas propias, por lo que no podemos suponer que los productos además contienen la marca **** y que se utiliza como tal.

 

(…)

 

En cuanto a las documentales privadas consistentes en diversos folletos, los mismos se objetan por las siguientes razones:

 

De la documental marcada con el numeral 15.1 se objeta al carecer de la circunstancia de modo, tiempo y lugar. Además, en ella se muestra la marca **** ************** ****** como el laboratorio, siendo un tercero ajeno a la litis, no es **** ************** *********** ****, quien emite el presente folleto, por lo que esta probanza en nada le beneficia al demandado y en ella no se aprecia medicamentos con la marca ****. Y mucho menos, se puede demostrar que la documental sea del año 2008, al carecer de la fecha, por lo que se objeta debido los argumentos vertidos con anterioridad.

 

A esta documental, es de fecha cierta al momento de ser presentada ante el juez o la autoridad competente, por lo que es una documental de fecha cierta del 26 de julio del 2011.

 

Sirve de apoyo las siguientes jurisprudencias:

 

(…)

 

La prueba marcada con el numeral 15.2 se objeta porque la misma carece de fecha cierta, por lo que no le beneficia en nada a la demandada. Además, estamos hablando del medicamento marca *******, por lo que en ningún lugar se aprecia un medicamento o producto con la marca No. ******* "**** y DISEÑO", además de que en la misma probanza aparece como distribuidor de la misma a la empresa ******* **** DE C.V., por lo que en nada le beneficia a la demandada al ser una documental de un tercero ajeno.

 

De la documental marcada con el numero 15.3 consistente en la documental privada de la publicidad del medicamento *******, se objeta por carecer de fecha cierta, así como de modo y de lugar. Si bien es cierto, es publicidad, esta es de un medicamento el cual no es ****, sino ******* y aparece **** pero como el laboratorio, no los medicamentos con la marca ****, por lo que esta probanza es insuficiente para demostrar las pretensiones de la demandada. Y como sucede con la anterior prueba, la misma es emitida por **** *************** ****** y no la titular del registro marcario, **** ************** *********** ***., por lo que al no estar inscrito contrato de licencia de uso de marca entonces en nada le beneficia a la demandada esta probanza. Además, en la parte informativa aparece la empresa ******* **** ** ***. como la distribuidora, pero al carecer de licencia inscrita, en nada le beneficia al titular del registro marcarlo no. ****** **** * ******.

 

La prueba no 15.4 se objeta porque es una documental privada que carece de fecha, lugar y hora y además la misma se encuentra en idioma inglés, por lo que no es una documental para nuestro pais, por lo que no le beneficia a la demandada. Con ella no se demuestra el uso de la marca No. ******* "**** * ******" desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha.

 

De la prueba 15.5 se objeta porque en ella aparece nuevamente el medicamento ******* mismo que es distribuido por ******* **** ** ***** según se desprende de las mismas probanzas ofrecidas por **** ************** *********** ***** por lo que no se demuestra el uso de la marca No. ******* "**** * ******" y que como se ha venido indicando, la empresa ****** no es licenciataria inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El anuncio además está hecho por **** *************** ******, como se puede apreciar en la parte inferior de dicha probanza, por lo que no es la titular del registro marcario No. ******* "**** * ******", por lo que en nada le beneficia a su titular esta probanza.

 

Además, objeto la prueba porque el diseño que aparece en la parte inferior y cómo lo he manifestado con anterioridad, es la marca **** ************, una marca muy diferente a la No. ******* "**** * ******", por lo que es obligación de su titular verificar y tener el cuidado del uso de sus marcas. Además, como la misma **** ************** *********** ***** en su probanza 4, la comercialización de este producto en especial, la hace **** ************* INC., POR LO QUE EN NADA LE BENEFICIA A LA DEMANDADA ESTA PRUEBA.

 

La prueba marcada con el numeral 15.6 se objeta porque la misma carece de lugar y fecha cierta, en ella aparece una oferta del medicamento ******* y en las ofertas siempre lo primero que aparece, es la vigencia, por lo que niego categóricamente que esta sea una prueba desde el 2009. Además, objeto la prueba porque el diseño que aparece en la parte inferior y como lo he manifestado con anterioridad, es la marca **** ************, una marca muy diferente a la No. ******* "**** * ******", por lo que es obligación de su titular verificar y tener el cuidado del uso de sus marcas. Además, como la misma **** ************** *********** ***** en su probanza 4, la comercialización de este producto en especial, la hace **** ************* ***** POR LO QUE EN NADA LE BENEFICIA A LA DEMANDADA ESTA PRUEBA.

 

La prueba marcada con el numeral 15.7 se objeta porque la misma carece de fecha cierta, por lo que no le beneficia en nada a la demandada. Además, estamos hablando del medicamento marca *******, por lo que en ningún lugar se aprecia un medicamento o producto con la marca No. ******* "**** * ******", además de que en la misma probanza aparece como distribuidor de la misma a la empresa ******* **** ** ***** por lo que en nada le beneficia a la demandada al ser una documental de un tercero ajeno.

 

La probanza 15.8 se objeta por ser esta una prueba en donde no se aprecia la marca No. ******* "**** * ******", sino se aprecia que la publicidad pertenece a **** *************** ****** y no la dueña de la marca, **** ************** *********** ***., quien es la titular del registro marcario No. ******* "**** * ******". En estas condiciones, tenemos que es un tercero ajeno quien publicita la marca *******, además, como se ha venido mencionando, este producto quien hace su distribución es **** ************* ****

 

Las pruebas números 15.9 y 15.10 se objetan por ser documentales privadas consistentes en publicidad del medicamento *******, quien en forma clara se puede apreciar que la marca que ostenta la caja, es **** ************* esto es debido que como lo demostró la demandada con la prueba número 4, este medicamento es distribuido por **** ************* ***** además de que claramente se aprecia en el folleto que quien lo elabora es **** *************** ******. La prueba 15.10 tenemos que nuevamente esta **** *************** ****** anunciando el medicamento ******* para atacar la enfermedad del parkinson pero en ninguna de las pruebas se ven medicamentos amparados con la marca No. ******* "**** * ******", por lo tanto, en nada le benefician a la demandada, debido? que estas documentales son de un tercero ajeno a la Litis. Es importante mencionar que en la probanza 15.11 aparece **** *************** ******* **** ** ***** siendo este un tercero ajeno debido a que no es un licenciatario inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por lo tanto, el titular de la marca, no puede beneficiarse del uso de estas pruebas por pertenecer a una persona ajena a este litigio.

 

Por último, la prueba 15.11 anuncia nuevamente el medicamento *******, el cual es un medicamento que tiene su marca propia y en ella tenemos que quien patrocina esta prueba es **** *************** ******, por lo tanto, no puede beneficiar a **** ************** *********** ****, quien es la titular del registro marcario No. ******* "**** * ******".

 

Así las cosas, por lo tanto, de las probanzas marcadas con el numeral 15 tenemos que todas son de un tercero ajeno al presente procedimiento administrativo de caducidad y en ellas se hace mención de medicamentos que ostentan sus propias marcas propias y que de las probanzas ofrecidas por la misma demandada, no pueden beneficiarle para demostrar que efectivamente, desde el 2 de mayo de 2008 se encuentra usando la marca ****, tal y como fue registrada, sin alterarla sustancialmente, además de que **** ************** *********** ***., no ha registrado los contratos de distribución y de uso de marca a las empresas que se encuentran usando sus marcas y patentes. Por lo tanto, estas probanzas no han demostrado que ha usado la marca **** desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha.

 

Se objetan las pruebas marcadas por el numeral 16, ya que con ellas no se acredita el uso de la marca No. ******* "**** * ******" desde el 2 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011, como lo establece la ley de la materia. En efecto, aunque las probanzas consisten en folletos publicitarios, estos carecen de fecha cierta. En efecto, las probanzas que ofrece la demandada no contienen fecha, por lo que carecen de valor probatorio. Las probanzas que no ofrecen fecha del folleto son las 16.1, 16.2, 16.3, 16.6 y 16.10, mismas que no contienen fecha, por lo que se les debe aplicar las reglas para valorarlas, es decir, son de fecha cierta hasta que son presentadas ante el juez o la autoridad que las va a valorar. Además, las documentales son de terceros ajenos a la Litis, como por ejemplo, ******* **** ** ***** **** *************** ******* *** *** ********* ********* ***** ********** ****** **** ********* *** ******, por lo que en nada puede beneficiar a **** ************** *********** **** para demostrar que ha usado la marca No. ******* "**** * ******"*

 

Además, no hay que perder de vista que quien realiza la comercialización de los productos de **** ************** *********** ***., es y ******* **** ** ****, como ha quedado demostrado con las mismas probanzas que ha ofrecido la demandada en el procedimiento administrativo, por lo que a **** ************** *********** ***** en nada le beneficia la comercialización de medicamentos que hace y ******* **** ** ***** debido a que no es su usuario autorizado debidamente registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, como lo exige la ley de la materia.

 

También se objetan todas las probanzas ofrecidas bajo el numeral 16 porque en las mismas no se pueden apreciar productos medicinales con la marca No. ******* "**** y DISEÑO", se ofrecen otras medicinas en oferta o promoción y se puede apreciar un diseño similar a la marca ******, pero no es el mismo, y el uso que se hace de esa marca es para anunciar AL LABORATORIO, como fabricante, pero nunca a los productos medicinales con esa marca, por lo que en nada le beneficia a **** ************** *********** ***** estas probanzas para demostrar que ha usado en México la marca que se encuentra bajo el presente procedimiento. Por lo tanto, se objetan las pruebas 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10 y 16.11, y con la última probanza consistente en la publicación de ** *****, deseo manifestar que al no existir probanzas de lo que manifiesta la demandada que desde el año de 2008 haya usado la marca ****, esto es falso, debido en primer lugar que quien paga o publicita el medicamento es ******* **** ** ***., corno se puede apreciar en la parte inferior de la misma probanza 16.11, y en segundo, porque el producto que se anuncia es ********, sin que yo vea que se trata de un medicamento **** en alguna presentación, por lo que niego rotundamente que **** ************** *********** *** haya usado la marca No. ******* "**** * ******" desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha.

 

Se objetan las pruebas marcadas con el numeral 17, debido a que son documentales de un tercero ajeno al presente procedimiento administrativo de caducidad, en efecto, dichas documentales pertenecen * ************* ****** ** ** **** ** ***** por lo que publicita productos de la empresa **** *************** ******, siendo asimismo, éste un tercero extraño, sin que exista que esta empresa tenga alguna conexión con **** ************** *********** ***** a través de un contrato de uso de marca o de distribución o que incluso la misma sea una filial en México del titular del registro marcarlo No. ******* "**** * ******". Además, se publicitan medicamentos con sus propias marcas sin que se aprecie algún medicamento con la marca ****, por lo que estas pruebas en nada le benefician a la demandada. En efecto, en las pruebas 17.1, 17.2 y 17.3 claramente se aprecia que quien publicita los medicamentos es **** *************** ******* por lo tanto, en nada le benefician estas probanzas a la demandada. Además, como lo he venido manifestándolo, para que las probanzas que patrocina ******* **** ** ***** necesita tener licencia inscrita ante ese H. instituto para que las mismas tangan efectos ante terceros, tal y como lo exige la ley de la Propiedad Industrial en su artículo 130, el cual deja claro que para que un titular de un registro marcario puede beneficiarse de las pruebas de uso de un tercero requiere licencia inscrita, por lo que las manifestaciones de la demandada al hecho de que se anuncia la empresa ******* **** ** ***** como parte integrante o como miembro del grupo ****, este debe estar vinculado y perfeccionado a través de contratos. Y como es el caso, éste no es la excepción, requiere la empresa ******* **** ** ***., SER UN LICENCIATARIO INSCRITO para que entonces sus pruebas, le beneficien a **** ************** *********** ***** tal y como lo establece nuestra legislación marcarla. Entonces, estas pruebas en nada le benefician al titular del registro marcarlo No. ******* "**** * ******"*

En cuanto a las documentales marcadas con el número 18 se objetan debido a que las mismas son de ******* **** ** ***** quien no es licenciatario inscrito para comercializar productos de **** ************** *********** **** Por lo tanto, como lo he manifestado ya con anterioridad, para que beneficien a su titular se requiere que este convenio se perfeccione con un contrato inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que estas probanzas le beneficien a los titulares de registros marcarlos. Por lo tanto, las objeto por lo anteriormente descrito.

 

En cuanto a la probanza 19 se objeta porque es de un tercero ajeno a la Litis, es decir, quien publicita el catálogo es PLM DE GENÉRICOS INTERCAMBIABLES, por lo que en nada le beneficia a **** ************** *********** ****

 

Asimismo, se objeta porque quien publicita los productos es **** *************** ******, quien es un tercero ajeno a la Litis, siendo que quien patrocina estos anuncios es precisamente esta empresa que no es licenciatario inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que ésta probanza en nada le beneficia. Además, el diccionario tiene presencia en toda América Central y Sudamérica, por lo que al no contener en dónde se publicó también la objeto, porque ésta bien pudo ser una publicación, por ejemplo, de Panamá, por lo que con ella no queda probado que **** ************** *********** ***** haya comercializado productos con la marca No* ******* "**** * ******" desde el 2 de mayo de 2008 a la fecha en México.

 

De la prueba 20 en definitiva, es la mayor prueba de que **** ************** *********** ***** no tiene productos farmacéuticos con la marca No* ******* "**** * ******", por lo que la hago mía para demostrar que efectivamente, en el mercado nacional no hay un medicamentos o productos con la marca ****** ****, pertenecientes a la clase 5 internacional por lo que niego que la marca esté en uso para los productos para la cual fue registrada la marca. En la página no. 861 del propio índice de laboratorios, aparece claramente **** pero como laboratorio y tenemos que no aparece el titular de la marca, **** ************** *********** ***., sino claramente se aprecia la existencia de otro titular, **** *************** ******* **** ** ***., por lo que esta probanza claramente demuestra que los productos que en ella aparecen y que curiosamente no es ****, sino diversos medicamentos que por sí solos tienen sus propias marcas, por lo que es incorrecto que de esta probanza se demuestre que la marca **** esté en uso en nuestro país, cuando es un tercero ajeno quien hace uso de la misma. Por lo tanto, esta prueba la hago mía para demostrar mis pretensiones y que los productos que produce **** ************** *********** ***** son comercializados no por ella, sino por terceros ajenos al presente procedimiento y que al no ser USUARIOS AUTORIZADOS REGISTRADOS ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no pueden beneficiarle a la titular del registro marcario No. ******* "**** * ******" tal y como lo exige la Ley de la Propiedad Industrial.

 

En cuanto a la probanza no 21 se objeta debido a que es una documental ajena a la Litis, es decir, la misma es patrocinada por la empresa ******* **** ** ***., quien no es usuario autorizado registrado para comercializar y distribuir medicamentos, por lo que esta probanza nuevamente en nada le beneficia a la titular del registro marcario. Además, el diseño que se aprecia en todas las publicaciones referentes a publicidad, la marca que se aprecia es muy diferente a la del registro marcario No. ******* "**** * ******", por lo que tampoco beneficia a **** ************** *********** ***., esta probanza. Además, el producto que se comercializa es el NORMALEN, el cual no aparece en los pedimentos de importación que se ofrecieron desde el 2008, por lo que en nada le beneficia a la demandada.

 

En cuanto a las muestras físicas, éstas se objetan debido a que estos medicamentos se producen por un tercero ajeno a la Litis. En efecto, como la misma demandada prueba, con la muestra física marcada con el numeral 22.3, CLARAMENTE SE APRECIA EN EL AMPAQUE que QUIEN PRODUCE EL MEDICAMENTO ****** es **** ************** ***** ******* ******D y no **** ************** *********** **** por lo tanto se objetan estas pruebas porque si bien no puedo apreciar quien produce los medicamentos que en la misma caja de presentación aparecen, he de suponer que los mismos son producidos por este laboratorio, el cual, es un tercero ajeno, como claramente demuestra la demandada. Además, el medicamento ******* la marca que se aprecia en la caja es **** ***********, siendo esta una marca muy diferente a la marca **** registrada bajo el número ******. La misma titular de la marca en el procedimiento natural en su prueba 4 manifiesta que es **** ************* ***** quien comercializa este producto. Entonces, claramente podemos deducir que la marca No. ******* "**** y DISEÑO" NO ESTÁ EN USO POR SU TITULAR, por lo que procede se declare su caducidad. Además, la autoridad demandada olvidó que la venta, comercialización se realiza a través de la empresa ******, S.A. DE C.V. y **** ************* ******, quienes no son distribuidores registrados ante ese Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Y sin embargo, la Autoridad demandada en forma contraria al debido proceso, determina y modifica las pruebas, como a continuación se exhiben

 

[…]

 

En su valoración simplemente afirma que son productos que amparan la marca **** * ******, sin hacer el estudio que se planteó, debido a que comola misma titular de la marca ofrece en sus pruebas, en el medicamento ****** se aprecia que quien lo elabora es **** *************** ***** ******* y éste es distribuido por ******* **** ** **** y no la titular del registro marcarlo, que es **** ************** *********** ***** por lo tanto, la actuación de la Autoridad marcaria ha sido parcial y en favor del laboratorio israelí, violando el debido proceso y lo que establece todo nuestro sistema jurídico. Me permito insertar una aproximación del medicamento el cual ofreció como prueba **** ************** *********** ***** y como podrán apreciar sus Señorías, es el mismo que obra en el expediente de caducidad de la marca No. ******* "**** * ******", el cual simplemente es una ampliación para que se pueda apreciar mis afirmaciones, en donde la demandada desea, como ya lo manifesté, simular y ocultar la verdad jurídica.

 

Tan es así, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tomó las fotos de las pruebas físicas de forma ilegal y alterando las pruebas físicas para demostrar sus afirmaciones, excediendo sus facultades para que no se pudiese demostrar el fabricante de los medicamentos, el cual, debido a una investigación, son fabricados por otras personas morales, en el caso anterior claramente se ve que quien fabrica el medicamento es **** *************** ***** ******* y no **** ************** *********** ***** titular del registro marcario No. ******* `^**^**** * ******"*

 

Ante esta actuación arbitraria y contraria a derecho, es que me permito anexar fotos de otros medicamentos, los cuales claramente demuestran mi dicho y el por qué la demandada en forma ilegal, pretende ampararse mediante la simulación y ocultar la verdad. Al haber tomado fotos y no _/exhibir las mismas copias fotostáticas ofrecidas por **** ************** *********** ****, nos deja claro que algo pretende ocultar, y es la verdad jurídica. Es la convicción que obra en los archivos de este procedimiento administrativo que la autoridad marcarla, ha obrado parcialmente. Estas son fotos de algunos medicamentos de los cuales tomé fotos y que exhibo a manera de indicio, pues las pruebas físicas obran en el expediente de caducidad de marca No. ******* "**** * ******" y como afirmé, éstos son fabricados por otras personas morales.”

[…]

 

De los dos medicamentos los cuales ostentan la marca **** * ******* éstos son fabricados por **** *************** ******* **** ** ***., y no por **** ************** *********** ****, titular del registro marcarlo No. ******* "**** * ******", por lo que como lo manifesté, los medicamentos son elaborados por terceros ajenos a la Litis, es decir, no son de **** ************** *********** ***., quien como lo he venido afirmando, está obligado a cuidar sus marcas y sus signos distintivos. Lo que si llama la atención, es la forma en la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en este caso, La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha obrado total y completamente parcial en favor de la empresa ISRAELÍ, violando mis derechos y lo establecido en nuestra Constitución y en diversos Tratados Internacionales, de los que México forma parte y es el principio de Trato Nacional, el cual establece que todos somos iguales ante la ley y con este actuar, es evidente que la Autoridad demandada ha violado la ley. Con las fotos del medicamento y simular el uso de la marca, queda claro mis afirmaciones. Por lo tanto, pido a sus Señorías y a ese H. Tribunal que en base a mis argumentos y que la Autoridad marcaria está confesa al afirmar que no existen contratos de licencia de uso de marca inscritos, sea declarada nula la resolución de fecha 31 de enero de 2012 y se le ordene a la demandada emitir una conforme a derecho y a las disposiciones legales vigentes.

 

Y por último, sin que obre prueba alguna y aportada por **** ************** *********** ***** *esulta ilegal la determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al determinar que con la simple publicidad de un conglomerado de personas morales, determine y presuponga que existe una relación comercial o la existencia de un grupo comercial llamado ****, sin que, como lo he manifestado, estén vinculadas todas las empresas o personas morales mediante convenios escritos o de colaboración. En todo el expediente natural de caducidad de la marca No. ******* "**** * ******" no se aprecia un solo documento que pruebe la relación comercial de **** ************** *********** **** con otras personas morales, a excepción con ******* **** ** ***** pero como lo he venido afirmando y como la misma demandada reconoce, NO ESTÁN INSCRITOS. La titular del registro marcario sólo logra probar la existencia de una relación comercial con ******, S.A. DE C.V., sin que se encuentre legal su relación, al carecer de la debida inscripción ante la propia autoridad marcaría, tal y como lo exige la Ley que regula los contratos de uso de marca o de franquicias. No logro entender, cómo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial protector de derechos marcarios obra de manera parcial e ignorando los preceptos legales que se deben aplicar, en este caso, de uso de una marca por parte de sus titulares o por licenciatario debidamente inscrito tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Nuevamente manifiesto que los titulares de registros marcarlos así como obtienen derechos, también adquieren obligaciones y una de ellas es cuidar sus signos distintivos, a través de los mecanismos legales que les ofrecen las leyes y en el caso, claramente tenemos que **** ************** *********** ***** ha sido descuidada al no cuidar y cumplir con los requisitos legales establecidos en la ley, en este caso, en la Ley de la Propiedad Industrial, la que claramente establece en sus artículos 128, 130 relacionado con el 136 los requisitos que se deben cumplir para que un titular se pueda beneficiar de las pruebas de uso de una marca debe ser un licenciatario inscrito y en el caso, este supuesto no se presenta, por lo tanto, las probanzas ofrecidas por la demandada, en nada le benefician, porque no demuestra el titular de la marca No. ******* "**** * ******" que la haya usado desde el 2 de mayo de 2008 al 2 de mayo del 2011, por lo tanto, solicito sea declarada la caducidad del registro marcarlo No. ******* "**** * ******" por falta de uso en nuestro país.

 

Tan es así, que el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconoce que **** ************** *********** ***., no tiene licenciatario inscrito, mismo que aparece en la resolución de fecha 31 de enero de 2012, en la página 39 penúltimo párrafo establece:

 

"...el uso de las marcas debe ser efectuado por su titular o por el usuario que tenga concedida la licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la sociedad ******, S.A. DE C.V., no es la titular ni tiene licencia inscrita ante el Instituto..." (Énfasis agregado)

 

En efecto, la misma autoridad demandada reconoce que no existe contrato de licencia inscrita en el propio instituto, éste niega la caducidad del registro marcarlo No. ******* "**** * ******", propiedad de **** ************** *********** ***** violando lo establecido por el artículo 130 de la Ley de la materia, por lo que solicito a ese H. Tribunal, conceda la nulidad de la resolución emitida por La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

El registro de marcas en nuestro país concede deberes y derechos y entre las obligaciones de los titulares de registros marcados es precisamente, el uso; el uso que deben usar de los signos distintivos los dueños de la marca es una responsabilidad que les compete sólo a ellos ya que son ellos quienes tienen en su poder el manejo de las marcas y la manera de comercializar los productos. Y en efecto, **** ************** *********** ***** no es la excepción, es decir, a él le correspondía vigilar y acreditar que efectivamente, su marca **** que ampara precisamente medicamentos, se usa de la forma que ha sido registrada y en caso de ser una empresa extranjera, como es el caso, entonces inscribir los contratos de licencia de uso de marca para que terceros ajenos, se pueda beneficiar de la comercialización de los productos que hacen en nuestro territorio y sin embargo, la titular de la marca ****** **** no logra demostrar el uso de su marca por ella o por licenciatario inscrito. En efecto, de todas las probanzas ofrecidas por la demandada, no se usa la marca en México, por lo menos, no por **** ************** *********** ***** quien es la titular del registro marcado No. ******* "**** * ******"*

 

Y sin embargo, a todo lo anterior, de forma sorpresiva y carente de atribuciones jurídicas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece y manifiesta que existe una excepción contenida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Acuerdo Sobre los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio (ADPIC), siendo ilegal los preceptos que hace valer la hoy Autoridad demandada, tal y como se transcribe:

 

(…)

 

Esta excepción no fue hecha valer en su escrito de contestación por **** ************** *********** ***** por lo que la determinación de la Autoridad demandada es ilegal y me deja en estado de indefensión, contraviniendo lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 13, 14 y 16 que establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica además de que nadie puede ser juzgado al amparo de leyes especiales y lo establecido en el Artículo 78 de la Ley de Amparo.

 

De tal suerte, la demandada **** ************** *********** ****, no opuso como excepción en su escrito de contestación de demanda de caducidad del registro marcado No. ******* "**** * ****** " del cual es titular, la excepción contenida en el TLCAN y en ADPIC, por lo tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial obra en forma ilegal y excediéndose en sus atribuciones jurídicas, aplica la Institución de la Suplencia de la queja.

 

Me sirve de apoyo, la siguiente tesis jurisprudencial, misma que se transcribe:

 

(…)

 

Si bien **** ************** *********** ***., afirma en su escrito de alegatos de fecha 12 de enero de 2012:

 

(,,,)

 

De lo anterior, **** ************** *********** ***., hace valer como excepción lo establecido en el artículo 92 de la Ley de la materia relacionado con el Artículo 54 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial lo cual tampoco le beneficia. En efecto, estos artículos se establecen como una excepción para la 5; importación legítima de productos amparados por marcas registradas y que no producirán efectos ante terceros si cumplen con lo estipulado en el propio artículo 92 de la ley de la materia relacionado con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de la materia, de entre los cuales establece que para que un producto sea legítimo, la importación debe ser por el titular de la marca: de un mismo grupo económico, licenciatarios o sublicenciatarios, por lo que estamos ante otra hipótesis normativa, es decir, estos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial claramente establecen los requisitos para la importación de productos legítimos e introducirlos en el mercado nacional y en el presente caso no está en controversia si los productos son ilegales o no, producidos por **** ************** *********** ***., por lo tanto, no le beneficia esta hipótesis normativa y es inaplicable, debido a que las que se refieren a la caducidad y al uso de una marca, son las que se establecen en los artículos 152, 130 y 128 de la Ley de la Propiedad Industrial. Tan es así, que la Autoridad demandada es muda a los argumentos de la titular del registro marcario No. ******* "**** y DISEÑO" y no se manifiesta sobre los mismos. Ahora, si este fuese el caso, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no está sobre la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Me sirve de apoyo, la siguiente tesis jurisprudencial, la cual se transcribe:

 

(…)

 

El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que para que un tercero pueda beneficiarse del uso de una marca, debe inscribir el contrato de licencia de uso de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y así evitar que caduque su registro marcarlo cuando un tercero ajeno utilice su signo distintivo, como es el CASO, sin estipular si debe ser extranjero o nacional, por lo que este ordenamiento le es aplicable tanto a nacionales como a extranjeros. Todo sujeto que registre una marca, sea persona moral o física, nacional o extranjera; está obligada a cumplir con lo establecido en nuestro ordenamiento legal, por lo que los argumentos de **** ************** *********** ***** de que los extranjeros no están obligados a registrar sus contratos ante la Autoridad Marcarla son irrelevantes y contrarios al orden legal, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de la materia. Por lo tanto, pido atentamente sea declarada la nulidad que por esta vía se combate y se emita una acorde a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Y al no considerar los argumentos de la titular del registro marcarlo No. ******* "**** * ******", el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza la suplencia de la queja. Si bien la excepción a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte o Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no se hicieron valer por **** **************_•*********** ****, la autoridad demandada de forma ilegal los aplica dejándome en estado de indefensión y excediendo sus facultades, los aplica como una excepción para considerar y así valorar todas las pruebas de la titular de la marca ******, y beneficiarla del uso que diversas personas morales hacen de la mara ****, sin que sean aplicables al caso. En efecto, la excepción hecha valer por la demandada sólo aplica para conflictos entre Estadounidenses, Canadienses o Mexicanos, sin que éste sea el caso, porque la empresa **** ************** *********** ***., es una empresa ISRAELÍ, tal y como obra en el título de registro de la marca No* ******* "**** y DISEÑO"; por lo tanto, no le es aplicable el caso de la excepción hecha valer por La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que constituye una violación grave a la garantía del debido proceso.

 

Así lo estableció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo 379/2003-4914, de fecha 18 de febrero de 2004, el cual, mediante sentencia establece lo siguiente, y que me sirve en forma análoga al presente caso:

 

(…)

 

La anterior resolución si bien, se refiere a dos nacionales, este caso es análogo, ya que la empresa **** ************** *********** ***., es una empresa ISRAELÍ, por lo que no le aplica lo establecido en el artículo 1708, inciso 9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como lo dispuesto por el artículo 19 inciso 2 de la Sección 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

 

Lo anterior se demuestra debido a que la empresa Israelí, **** ************** *********** ****, no hace valer como excepción lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte o Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADP1C) o en sus alegatos de fecha 12 de enero de 2012, por lo que claramente se puede apreciar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial excedió sus facultades. La suplencia de la queja sólo opera en casos laborales, penales; en civil sólo tratándose de incapaces o menores de edad, y en materia administrativa, sólo que se haya dejado en estado de indefensión al quejoso, sin que éste sea el caso, por lo que la demandada contraviniendo lo establecido en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, aplica un precepto que no hizo valer **** ************** *********** ***., sino que lo aplica de forma arbitraria y parcial a favor del laboratorio israelí, lo que claramente es ilegal.

 

Nuestros más altos tribunales han establecido claramente cuándo opera la Institución de la suplencia de la queja, me sirve de apoyo las siguientes jurisprudencias, las cuales se transcriben en materia administrativa:

 

(…)

 

De las anteriores jurisprudencias, claramente se ve que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace la suplencia de la queja de forma ilegal y contraviniendo lo estipulado en nuestra legislación. De las constancias que obran en el expediente administrativo de caducidad se puede apreciar que **** ************** *********** LTD., se ha defendido y no se ha quedado en estado de indefensión, cuestión por la cual la Autoridad demandada se excedió en sus funciones, ya que no está facultada a realizar la suplencia de la queja a ninguna Persona. La actuación de la autoridad demandada me ha dejado en estado de indefensión, por lo que en base en los artículos 50 y 51 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, solicito la nulidad lisa y llana de la resolución de fecha 31 de enero de 2012 en la que se niega la caducidad del registro marcarlo No. ******* "**** * ******" propiedad de **** ************** *********** ***** y sea emitida otra conforme a derecho y en base a las pruebas aportadas por la propia demandada, **** ************** *********** ***** las mismas no logran probar que usa la marca No. ******* "**** * ******" para los productos para la cual fue registrada en nuestro país, sea declarada de caducidad del mencionado registro marcario.

 

De las mismas pruebas aportadas por la demandada **** ************** *********** ***** y que fueron valoradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de forma ilegal y sin tomar en cuenta mis argumentos que no probaban el uso de la marca **** Y ******* en México, pido atentamente a sus Señorías se declare la nulidad de fecha 31 de enero de 2012 en donde se niega la caducidad del registro de marca No. ******* "**** * ****ÑO", el cual no ha sido usado, como ha quedado probado, por su titular y además, por las violaciones graves a nuestro sistema jurídico por parte de La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tanto substantivas como adjetivas, pido atentamente, la nulidad lisa y llana de la resolución de fecha 31 de enero de 2012 con número de folio 2558 y se emita otra apegada al más estricto derecho.

 

Me sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias, mismas que se transcriben:

 

(…)

 

Esto son mis afirmaciones en cuanto al procedimiento administrativo de caducidad P.C. 729/2011 (C-188) 6932. En apartado posterior ofreceré las pruebas correspondientes a este procedimiento administrativo de caducidad.

 

[…]

 

La autoridad demandada sostuvo la validez y legalidad de la resolución impugnada de conformidad con los contraargumentos siguientes:

 

“REFUTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

 

Primero a Tercero.- Se refutan en conjunto.

 

[…]

 

Expuesto lo anterior, y respecto al procedimiento de caducidad P.C. 729/2011 (C-188) 6932, debe decirse que con el ánimo de no nublar la convicción de ese ente jurídico especializado, tenemos que el hoy tercero interesado y entonces demandado, aportó medios de prueba que resultaron bastantes y contundentes para evitar que en ésta autoridad se generara siquiera una mínima duda razonable de que la marca controvertida no se usaba en los términos que exige la ley para evitar la caducidad de su inscripción, y que el uso verificado no beneficiaba a su titular; sino por el contrario, el caudal probatorio aludido, verificó el descargo procesal a favor del titular de la marca registrada ****** **** * ******, y así evitar la caducidad del derecho de exclusiva que conlleva aparejado el registro en mención.

 

Ahora bien, toda vez que ese H. Tribunal es de plena jurisdicción, bastaría con que se impusiese de las constancias que integran los expediente que se envían en desahogo, para que corrobore lo señalado con antelación; sin embargo, por lo falaz que resulta el dicho de la demandante, es menester señalar que la excepción a que se refiere esta autoridad a foja 39 del oficio controvertido, es decir, la figura de "uso controlado", encuentra fundamento jurídico no sólo en la disposición del TLCAN a la que parcialmente se refiere la demandante; sino que también se soporta en el artículo 19, numerales 1 y 2 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el cual resulta aplicable al caso concreto y sin que exista justificación para gravar probatoriannente el Derecho aplicable, y menos aún si su Señoría retorna que la actuación impugnada posee si bien naturaleza formalmente administrativa, no existe razón para desvincularía con su naturaleza materialmente jurisdiccional.

 

Y es que no debe pasar por alto su Señoría que el Estado de Israel es miembro de la OMC, y por tanto, debido al mecanismo de adhesión resulta aplicable al caso concreto las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

 

Por tanto, no debe pasar por alto su Señoría que la hipótesis que prescribe el artículo 19, numerales 1 y 2, de dicha disposición internacional, es de manera en exceso explorada, Derecho positivo y vigente en nuestro país.

 

Así las cosas, esa Superioridad debe concluir que al emitir la resolución controvertida, esta demandada se limitó a verificar el uso de las facultades materialmente jurisdiccionales de las que fue investida por el legislador federal; por tanto, debe quedar aclarado que al actuar bajo la premisa de: Da mihi factual, dabo tibi ius (dame los hechos que yo te daré el Derecho), esta autoridad no podía excluirse de invocar que en el caso concreto resultaba aplicable la hipótesis que prescribe el artículo 19, numerales 1 y 2, del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, pues .es Derecho vigente y positivo en nuestro país, recordando que es obligación de quien imparte justicia, invocar excepciones de marcada notoriedad, como en el caso concreto, el que las pruebas aportadas en el procedimiento de origen, verifiquen la hipótesis de "CONTROL DE USO", a que se refiere la normativa aplicable.

 

Por tanto, al imponerse de las constancias que se envían en desahogo, su Señoría deberá concluir que el uso de la marca controvertida por parte de ******, S.A. de C.V., beneficia a la hoy tercero interesada, ello, debido al carácter de distribuidor del primero respecto del segundo, siendo que el uso acreditado está en el tenor que exige la ley para evitar la caducidad invocada; asimismo, que el titular se beneficia del uso que lleva a cabo su distribuidor, en virtud de que estamos frente a un uso del cual se tiene un control y que se acredita fehacientemente por vía contractual.

 

Dadas las características que reviste el procedimiento de solicitud administrativa de caducidad que contempla la legislación marcaria, la presente litis versa en determinar la legalidad del descargo procesal que en sede administrativa benefició a la entonces demandante; pues sujeta al procedimiento de origen, la hoy tercero fue llamada a defender sus intereses, a efecto de que acreditara el uso de la marca controvertida en los productos para los que fue registrada, durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha en que fue interpuesta la solicitud de declaración administrativa de caducidad por el hoy actor lett. 130 y 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial).

 

No obstante la claridad de lo anterior, además del pronunciamiento expreso que hace esta autoridad en la resolución controvertida respecto a quién corresponde la carga de la prueba en los procedimientos de solicitud de declaración administrativa de caducidad, resulta flagrante el desconocimiento de mi contraria de conceptos elementales de la materia procesal; toda vez que, sugiere que, el análisis de las probanzas en un proceso por parte del juzgador, como perfectamente debe reconocer esa Superioridad, atiende a dos momentos: el formal y el de fondo.

 

El aspecto formal atiende a los requisitos legales que debe cumplir un medio probatorio a efecto de que se le pueda otorgar un valor determinado. Una vez superado el aspecto formal, el juzgador atiende al aspecto de fondo, en el que determina, a través de las reglas de la sana crítica, si la probanza en cuestión tiene relación con los hechos alegados por su oferente.

 

De lo anterior se evidencia que aún y cuando en la práctica existe una tendencia a confundir valor y alcance aprobatorio, dichos conceptos no son equivalentes, ya que se reitera, mientras que el primero atiende a que se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente independiente ya que se aleja de los requisitos formales que impone la ley y descansa en la sana critica del juzgador

 

En esa tesitura, aprecie su Señoría que la enjuiciante en su demanda confunde el alcance probatorio de las pruebas aportadas por la entonces demandada con el valor que en derecho les corresponde; por tanto, el que se limite a afirmar sin fundamento, diverso alcance probatorio de las constancias que obran en el expediente de origen, es una situación que no opera para demostrar que esta enjuiciada omitió aplicar las reglas fundamentales de la prueba, o que la apreciación o valoración fue contraria a la lógica; máxime que por un lado, ha quedado demostrado que no es lo mismo valorar debida o indebidamente un medio de prueba (aspecto formal), a dar el alcance que caprichosamente sugiere la parte actora (aspecto de fondo), mientras que por otro, esa revisora y por ende menos el hoy actor se pueden sustituir en el criterio de esta enjuiciada respecto del alcance de dichas probanzas, toda vez que el presente juicio no se rige como una segunda instancia del procedimiento de origen, sirve de sustento a lo anterior, [os siguientes criterios jurisprudenciales:

 

(…)

 

Por último, respecto al procedimiento P.C. 85/2011 (N-35) 859, aprecie su Señoría que la demandante se limita a afirmar que entre los signos confrontados, no se surte la confusión que castiga la ley, en virtud de que amparan productos de distinta clases.

 

Tal como se advirtió en líneas pretéritas, bastaría con que su Señoría se impusiese de las constancias que integran los expediente que se envían en desahogo, para que corrobore lo infundado que resulta el argumento de la demandante; sin embargo, conviene a los intereses de esta demandada, hacer énfasis en la omisión en que incurre mi contraparte, pues pasa por alto que en razón de la finalidad y funcionalidad económica de las marcas; es que habitualmente los comerciantes se aprovechan del prestigio que en el mercado, tenga o haya adquirido un signo ya registrado, para crear algún otro semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación y de reputación ante los consumidores.

 

Por lo que para calificar a las prácticas comerciales como desleales, BASTA --- QUE HAYA UN RIESGO DE CONFUSIÓN -que opera subjetivamente en los consumidores‑ RESPECTO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE LAS MARCAS REPRESENTAN O DE LOS PROPIOS SIGNOS DE DIFERENTES EMPRESAS, -a partir de elementos o razones objetivas capaces de argumentar y concluir la confundibilidad- POR LO QUE DEBEN SER PARTICULAR Y ENFÁTICAMENTE DISTINTIVAS, INDEPENDIENTES Y ORIGINALES EN LO CONCERNIENTE A SU SIGNIFICANTE Y A SU SIGNIFICADO.

 

A mayor abundamiento, debe quedar claro que en jurisprudencia firme emanada de los tribunales federales, se ha determinado como referentes ENUNCIATIVOS y nunca exhaustivos, los siguientes elementos que sirven de guía al sano juicio para examinar si entre productos confrontados hay similitud al grado de crear confusión en los consumidores:

 

• debe comprobarse sí son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados;

 

• debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes;

 

• debe determinarse si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines; y

 

• debe identificarse el carácter de competidor o complementario.

 

En esa tesitura, resulta inconcuso que si en autos quedó evidenciado que EXISTE UNA ÍNTIMA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN LOS REGISTROS CONTROVERTIDOS, PUESTO QUE COINCIDEN EN CANALES NATURALES DE VENTA, A SABER FARMACIAS; AL FINAL DEL DÍA SE CONCLUYE QUE LOS PRODUCTOS QUE AMPARAN LOS REGISTROS EN CONFLICTO PARTICIPAN DE LA MISMA NATURALEZA POR COMPARTIR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, siendo evidente que los referentes señalados con antelación cobran verificativo en perjuicio de mi contraparte, ello, a la luz del principio de Derecho que obliga a esta autoridad a velar por los derechos de quien los acredite primero en el tiempo. Sirva de sustento a lo anterior, el criterio a que se refieren las líneas pretéritas:

 

(…)

 

No obstante lo anterior, esa juzgadora debe tener en cuenta que la semejanza o similitud a que alude la Ley, no queda limitada a artículos o servicios pertenecientes a la misma clase, sino que dicha similitud se extiende a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por CUALQUIER RELACION QUE ENTRE AMBOS EXISTA, BIEN SEA DE MEDIO A FIN O DE CAUSA A EFECTO, COMO LO ES EN EL PRESENTE CASO EL HECHO DE QUE LOS REGISTROS EN CONFLICTO PARTICIPAN DE LA MISMA NATURALEZA POR COMPARTIR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Lo anterior encuentra sustento tanto en la ley de la materia, como en los criterios de Jurisprudencia que en seguida se transcriben:

 

(…)

 

Por último, debe decirse que tal como se hizo saber en sede administrativa, tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, afirmación que es sustentada en forma toral por el siguiente criterio de jurisprudencia:

 

(…)

 

Corrobora el contenido del criterio que antecede, el hecho de que diversas fuentes formales del Derecho establezcan (y sin que la hoy actora pueda probar lo contrario) claramente las funciones que además de la distintividad son atribuibles a las marcas; así tenemos, la de PROTECCIÓN, la función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el producto que pretende adquirir; GARANTÍA DE CALIDAD, la función de garantía de calidad, radica en la perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrínsecamente lo califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que éste sea de una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor; y PROPAGANDA, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor.

 

Al final del día, queda enteramente probado que el actuar de esta demandada se encuentra apegado a derecho y por consiguiente debe, y así de la manera más atenta se solicita, negarse la pretensión de la actora y sea reconocida la validez de la resolución aquí impugnada, merced a los fundamentos y consideraciones expuestas en el cuerpo de esta contestación.”

 

El tercero interesado del juicio atraído **** ************** *********** ***, al respecto, manifestó lo siguiente:

 

“MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

 

[…]

 

DOS. En cuanto al fondo del procedimiento administrativo de caducidad. La hoy actora no argumenta de forma alguna que no se haya comprobado el uso durante el periodo que obliga la Ley (2 de mayo de 2008 al 02 de mayo de 2011), sino que dicho uso lo realizó, supuestamente, un tercero extraño al presente asunto.

 

La actora argumenta a foja 31, segundo párrafo:

 

(…)

 

Las manifestaciones vertidas por la actora carecen de fundamento puesto que la autoridad atendiendo a la Ley, requiere pruebas que desvirtúen las aportadas por mi mandante y en vista de que de ninguna manera se objetaron de falsas sino únicamente en su alcance, es que la autoridad otorgó el debido valor probatorio y al realizar la adminiculación de las mismas se otorgó certeza del dicho de mi mandante constatando el uso de la marca ****** **** * ******.

 

La actora afirma que la responsable no atendió a las objeciones hechas a las pruebas ofrecidas por mi apoderado, sin embargo se reitera, en ningún momento se tacharon de falsas, razón por la que la autoridad analizó y valoró correctamente todas y cada una de ellas. La actora nuevamente objeta las pruebas ofrecidas por mi mandante y refiere a foja 31 penúltimo párrafo:

 

(…)

 

La manifestación planteada por la hoy actora es francamente risible, habrá que explicarle que las pruebas no solo se estudian de manera individual sino conjuntamente con el objeto de dar certeza jurídica ya que son pocos los documentos que por sí mismos se consideran prueba plena sobre todo cuando se trata de probar el uso de un registro durante un periodo de tres años anteriores a la solicitud de caducidad.

 

Al respecto nuestros más altos Tribunales se han pronunciado de la siguiente manera:

 

(…)

 

Es claro que el título de registro de marca ****** **** y diseño no prueba el uso de la marca, sino, como se expresó en su ofrecimiento, es idónea para comprobar que se encuentra vigente y es propiedad de mi mandante, debiéndose adminicular con el resto de pruebas ofrecidas.

 

Ahora bien, la actora expresa que la fecha cierta del documento es del 30 de junio de 2011 por lo que no corresponde al plazo que se debía probar. Francamente la actora sorprende con este tipo de manifestaciones pues si bien la contestación de demanda tiene fecha de 30 de junio de 2011 el documento no se expidió en esa fecha lo que se solicitó fue la copia certificada del documento original que consta en expediente de ese H. Instituto y que por supuesto tiene fecha de solicitud del 15 de agosto de 1991 y concesión del 6 de julio de 1992 por la Autoridad Competente, resultando claro en que el dicho de la actora es falso.

 

La actora continúa objetando a foja 31 último párrafo:

 

(…)

 

La prueba en comento fue aportada por mi mandante demostrando que es de su propiedad debiéndose adminicular con el resto ya que como se explicó en el escrito de alegatos de fecha 3 de octubre de 2011, a foja diez, es evidente que la actora desconoce el término aplicado en materia de Propiedad Industrial denominado "umbrella trademark", en nuestro idioma, "marca paraguas".

 

Este tipo de marcas, como es el caso de **** y diseño se caracteriza porque protege varios productos con el fin principal de aprovechar un activo fundamental de la empresa titular, es decir que es la marca principal de una empresa, la que aglutino varias marcas dentro de ella:

 

El objetivo de este modelo de marca al cual se ha denominado "paraguas" es reducir los riesgos y costas derivados de la introducción de nuevos productos, esta reducción se basa en el aprovechamiento del activo de marca de la empresa, a través de la reputación de la marca ya existente que facilita la aceptación por parte de los consumidores y del aprovechamiento de las inversiones de marketing realizadas en la construcción de la marca madre o paraguas.

 

También se hizo Mención de lo anterior en el escrito de contestación de demanda de caducidad ya que **** Y DISEÑO es una marca madre que no solo protege un solo producto farmacéutico sino el total de los fabricados y comercializados por **** ************** ********** **** *o que implica un aprovechamiento del reconocimiento que de la marca tiene el público para disminuir el riesgo que implica lanzar un nuevo producto al mercado, es decir, que lo marca **** * ****** ampara cada una de las marcas propiedad de mi mandarte que identifican distintos productos farmacéuticos (clase 5).

 

También se hizo oportuna mención de que esta práctica es común en la industria farmacéutica proporcionándose Como ejemplos los siguientes:

 

(…)

 

La estrategia de mercado de la industria farmacéutica, a la que pertenece mi mandante es que el público consumidor identifique los productos farmacéuticos amparados por la marca madre y pueda identificar su origen y en su caso calidad del producto en general y las marcas secundarias distinguen el producto en particular. En el caso de la marca **** * ******, esta ampara todos los productos fabricados y comercializados por la demandada y en lo particular se identifica con la marca *******, medicamento para la esclerosis múltiple, pero SIEMPRE amparado bajo su marca paraguas, es decir, **** * ******.

 

Por lo anteriormente expuesto es falso el dicho de la actora pues ******* se encuentra probadamente vinculada con la marca ****** **** * ******.

 

La actora continúa manifestando a foja 32 segundo párrafo:

 

(…)

 

La actora se empeña en incidir negativamente en la Autoridad pretendiendo evitar que las pruebas sean relacionadas entre sí en el escrito de contestación de demanda de caducidad se ha probado que las marcas en comento son propiedad de mi mandante y éstas se encuentran claramente relacionadas en pruebas diversas como son muestras físicas, pedimentos, facturas, publicidad, etc., que se encuentran íntimamente vinculadas con la marca ****** **** * ****** siendo ésta última la marca madre o matriz de la empresa propietaria y por ende se usa junto con marcas que distinguen productos en lo particular, es decir ****** **** * ****** distingue todos los productos farmacéuticos de mi mandante por lo que sí existe razón para haber ofrecido el título de referencia.

 

Cabe reiterar que no se trata de prueba posterior puesto que de acuerdo al título ofrecido y cuyo original consta en el archivo de ese H. Instituto fue solicitada el 29 de marzo de 1994 y concedida el 20 de junio de ese mismo año, teniendo vigencia hasta nuestros días.

 

Continúa manifestando la actora a foja 32:

 

(…)

 

La actora se dedica a objetar las referidas impresiones a fojas 32 a 39 de su escrito inicial de demanda sin embargo el "análisis minucioso" no tiene razón de ser para lo fines que pretende puesto que el ofrecimiento de las mismas no tiene la finalidad de probar el uso de la marca ****** **** y diseño en el periodo del 02 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011 sino acreditar que **** ************** ********** ***** es una empresa mundialmente conocida y que publicita sus productos a través de su página oficial estructurándose en México mediante la adquisición de **** * ***** ***** a su vez propietario de ******, S.A. de C.V. comprobando que se trata de empresas del mismo grupo económico.

 

Por lo anterior la prueba 4.1 relacionada con la prueba] otorga certeza del giro de la empresa titular de la marca ****** **** y diseño y el que no mencione que "**** tenga marcas ****" como dice la actora, no implica que no la tenga puesto que para ello se ofreció el título de propiedad correspondiente.

 

La actora argumenta que la prueba 4.2 "...haceun recuento de **** ************** *********** **** comolaboratorio y como empresa innovadora, peronunca se menciona que produzca productos con la marca ****...", lo anterior por supuesto no la elimina como prueba ofrecida pues confirma que **** ************** *********** ***., es una empresa líder en genéricos en el mundo con productos innovadores como el ******** y el *******, por lo que los relaciona perfectamente junto con los títulos ofrecidos.

 

En relación a la prueba 4.3 expresa a foja 34 segundo párrafo: "... quien distribuye y comercializa el producto ******** es **** ************* ***** siendo esta empresa una tercera ajena a la Litis y que no es licencia tarja de la titular del registro marcarlo **** * ******"*

Al respecto se ha establecido y comprobado que mi mandante es un laboratorio farmacéutico de presencia mundial, es por ello que cuenta con una serie de filiales para poder cubrir las necesidades de los consumidores y facilitar sus operaciones. Una de estas filiales es **** ************ ***., la cual opera en los Estados Unidos, y se demuestra con la impresión de la página de internet: http://www.***********************************************.aspx de la cual se anexa impresión junto con su traducción al español. Es importante señalar que las muestras físicas ofrecidas son varias y no por ello implica que se debía de acreditar este nexo pues se ve claramente que es **** el diseño que predomina perteneciente claro a **** ************** *********** ****

 

En relación a la prueba 4.4, tal y como lo menciona la hoy actora dicha prueba menciona **** haciendo referencia a **** ************** ********** ***:, por lo que relaciona perfectamente que el productor y propietario de la marca ******* es precisamente mi mandante, razón por la cual la muestra física ofrecida por mi rnandante señala, tal y como lo refiere la autoridad demandada a foja 35 de la resolución que impugnó:

 

(…)

 

Ahora bien a foja 36 de la demanda que se contesta, la actora muestra fotografías de una caja refiriendo: "...Para mayor detalle, mepermito insertar lo misma prueba que fue ofrecida por el titular del registro marcaría".

 

Acto seguido coloca unas fotografías que claramente muestran que se trata de una caja con diez tabletas, cuando la prueba aportada fue de 30, es decir no se trata de la misma prueba ofrecida por mi mandante y es por dicho de la propia autoridad, que incluso, en el interior de la caja el medicamento se aprecia claramente la relación que existe entre ******* **** ** **** como distribuidor de la marca *****. Ahora bien suponiendo sin conceder que dicha fotografía corresponda a lo ofrecido por mi mandante, lo cual ya se expresó no es, es el vocablo **** el que cuenta con un diseño y grafía idéntica a la marca registrada propiedad de mi mandante y que el público consumidor identifica y distingue de inmediato.

 

Se reitera que **** ************** ********** ****, es un laboratorio mundialmente reconocido y que posee como es costumbre en esta industria una marca que hace alusión a su razón social como lo es "****" y dicha marca se convierte en la matriz, en la marca paraguas que ampara todas las demás que distinguen cada uno de los productos que dicho laboratorio fabrica. Es por ello que **** y diseño es la marca que avala y ampara a su vez el resto de las marcas propiedad de mi mandante.

 

Cabe Señalar que al traslado de demanda que se contesta le hace falta la página 37.

 

A foja 38 de la demanda, la actora muestra dos imágenes que a simple vista se observan como fotografías sin que se distinga dónde fueron tomadas. Se menciona que son fotografías porque el vocablo **** va seguido del signo ® es decir que fue tomada de algún producto amparado por ésta. Menciona que la foto pertenece a ******* cuanto con una imagen bastante borrosa y difícil de leer en lo que establece en su parte posterior al parecer podría tratarse de un signo O sin que efectivamente se distinga de ninguna manera de dónde se tomó.

 

La prueba marcada con el numeral 4.5, fue objetada en escrito que se contesta a foja 38 tercer párrafo que menciona:

 

(…)

 

Efectivamente, la referida prueba por sí sola no prueba el uso .de la marca, pero como se ha venido mencionando, lo que se pretendió al ofrecerla es generar certeza en esa H. autoridad pues al concatenarla se constata que mi mandante tiene presencia en nuestro país por lo que se da mayor certeza al uso qué se confirma mediante otras probanzas.

 

En cuanto a la prueba marcada con el numeral 4.6, fue objetada en escrito que se contesta a foja 38 último párrafo que menciona:

 

(…)

 

La prueba de referencia se ofreció con el objeto de que esa H. Autoridad pudiera verificar que mi mandante tiene presencia en México y que se estructuró mediante la adquisición de **** * ***** ***** a su vez propietarios de ******, distribuidor de productos de dicho laboratorio en nuestro país.

 

En lo que toca al pronunciamiento de la actora sobre las pruebas marcadas en numerales 4 sobre la fecha cierta, se reitera, no se pretende comprobar uso de la marca con las mismas, por lo que no necesariamente deben de pertenecer al periodo de tiempo requerido por la ley, sino que se relacionan con aquellas otorgando certeza de la presencia de mi mandante en nuestro país con marcas de su propiedad con lo es **** y diseño.

 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas bajo el numeral 5, la actora manifestó a foja 40 de su escrito inicial:

 

(…)

 

A este respecto, la actora establece tres puntos importantes a tratar:

 

a) Afirma que se tratan de contratos de distribución firmados entre mi mandante y ******, S.A. de C.V. Afirmación que hacemos nuestra ya que efectivamente demuestra la relación que existe entre estas dos empresas, reconociendo el tipo de relación entre ambas.

 

b) El que no se mencione textualmente la marca ****.

 

c) La no inscripción de los contratos ante el IMP1 de acuerdo con la LPI.

 

Como ya se refirió en el inciso a) es precisamente el objeto del ofrecimiento de la prueba, generar certeza de la relación que existe entre mi mandante y ******, S.A. de C.V. pues es precisamente de esa relación la que permite que en México se distribuyan y comercialicen productos legalmente registrados.

 

La relación existente entre mi mandante y ******* **** ** **** se demostró no solo mediante los contratos ofrecidos en el numeral 5, los cuales refieren claramente que lo nombra distribuidor del producto de **** en México, sino a través de páginas de internet, publicidad, y todas aquellas pruebas que concatenadas dan certeza del control que **** ************** ********** ***** ejerce sobre ******* **** ** ***. ya que ******** **** ** ***. forma parte de ***** ****, en donde mi mandante es la empresa controladora de todas las demás incluida esa.

 

Ahora bien, en cuanto al inciso b), es decir, que no mencionan textualmente la marca ****, sí mencionan productos concretos que como ya se probó igualmente mediante publicaciones y muestras físicas, la marca **** se trata de una marca paraguas del laboratorio, por lo que, no se^- aplica a un solo producto, sino a toda la gama de productos farmacéuticos que se producen independientemente de su marca secundaria la marca **** se plasma en envolturas, empaques, contendores, facturas, etc.

 

Por lo anterior no se pretende que los contratos hagan prueba plena por sí mismos, sin embargo la H. responsable realizó adecuadamente su función empleando las facultades que la propia ley fe concede, pudiendo allegarse claramente de la verdad.

 

Por lo que respecta al inciso c), relativo a la inscripción de los contratos ante el IMPI, efectivamente el artículo 136 de la LPI establece en su parte final: "la licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros", sin embargo existen no solo tratados internacionales que tratan el tema en cuestión, sino que nuestros más Altos Tribunales se han pronunciado claramente en el sentido de declarar que existe una laguna ya que no contempla el uso de la marca hecho por un tercero controlado por el titular de la marca.

 

La ausencia de una disposición legal en la LPI que prevea el uso a través de la negociación controlada por el titular no puede implicar un menoscabo al derecho del propietario de la marca bajo la .consideración de que, el artículo 1 de la LPI señala:

 

(…)

 

Por lo anterior, si bien las disposiciones de derecho internacional, como lo son los Tratados Internacionales no son rectoras absolutas de los actos jurídicos que se celebren entre particulares en nuestro país, estas son de cualquier forma parte del derecho positivo Mexicano tal y como lo indica el artículo 133 de Nuestra Constitución Política que señala:

 

(…)

 

Ahora bien, el artículo 130 de la LPI posee una laguna jurídica pues no hace referencia alguna al uso de la marca hecho por un tercero controlado por el titular, por lo que la LPI no debe ser interpretada en perjuicio del titular del registro cuando se ha demostrado la comercialización de la marca amparando productos a través de la negociación de la cual tiene control.

 

Lo anterior es dable debido a lo que refieren los artículos 1702 y 1708 del Tratado de Libreo Comercio publicado el 20 de diciembre de 1993 y que textualmente señalan:

 

(…)

 

Las disposiciones referidas con antelación suplen la deficiencia de nuestra ley puesto que si bien existe el artículo 136 de la LPL, no puede interpretarse la ley en perjuicio del titular del registro marcarlo, ya que la marca si se encuentra en uso controlado por su titular, lo cual de ninguna manera violenta el objeto de la LPI. Lo referente a la inscripción de la licencia debe entenderse corno única y exclusivamente para terceros ajenos al titular del registro.

 

Pero no solo el TLC hace referencia a lo anterior también el artículo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que a la letra señala:

 

ADPIC

 

Artículo 79. Requisito de uso

 

2. Cuando esté controlada por el titular', se considerara que lautilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Ambos Tratados establecen que no se debe declarar la caducidad de un registro marcarlo 'cuando se comprueba el uso por persona diversa del titular, siempre que dicho titular controle el referido uso.

 

Al respecto nuestro más Altos Tribunales se han pronunciado de la siguiente manera:

 

Por lo anteriormente trascrito, es evidente que nuestros más Altos Tribunales sentaron precedentes que siguió la hoy demandada de forma correcta al existir disposiciones internacionales que tiene injerencia en nuestro Derecho, ya que cubre cierta laguna pues las legislaciones de cada país pueden otorgar protección mas amplia pero no menor, es por ello que los Tratados Internacionales son aplicables al caso en concreto.

 

Al respecto la actora a foja 43 primer párrafo señala:

 

(…)

 

Por principio de cuentas, nuevamente se reitera para la actora que las pruebas deben ser estudiadas adminiculándolas entre sí ya que el conjunto de éstas es la que otorga certeza del dicho de mi mandante y se constata que ******* **** ** **** es parte de **** ************** ********** ****, y el que en los contratos no se especifiquen las condiciones de venta no implica de ninguna manera que no exista relación de subordinación entre mi mandante y su distribuidor.

 

Por otra parte menciona que los tratados no son aplicables por la nacionalidad de mi mandante pero el ADPIC fue firmado por los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dentro de los que se encuentran Israel desde el 21 de abril de 1995 y México desde 1° de enero de 1995.

 

Cabe señalar que el contrato ofrecido bajo el numeral 51 en su cláusula 4.1.2., menciona que la vigencia del mismo se extiende por periodos sucesivos adicionales de un año cada uno a menos de que una de las partes envíe notificación de que no se haga y como a la fecha no se ha realizado ninguna notificación el contrato sigue vigente.

 

En lo tocante a la prueba 6 la actora manifiesta a foja 43 segundo párrafo:

 

(…)

 

A este respecto ya a foja 8 del escrito de contestación de demanda ante el IMPI, mi mandante manifestó que la prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos manifestados en la misma y que es idónea para comprobar que ******* **** ** **** es distribuidor autorizado por el titular de la marca **** y diseño, facultado para promover, comercializar, distribuir y vender no solo productos con la marca en comento sino incluso patentes registradas a nombre de la empresa. La prueba genera certeza del vínculo existente entre las empresas debiendo ser relacionadas con todas la demás pruebas logrando comprobar fehacientemente que **** se usa en medicamentos farmacéuticos que se comercializan en México.

 

La prueba en comento afirma contundentemente que **** ************** *********** ***., tiene control sobre ******* **** ** ****

 

A foja 44 de la demanda que se contesta, la -actora manifestó:

 

(…)

 

De lo anterior la actora reconoce que las facturas implican certeza de que mi mandante le otorga producto farmacéutico a ****** y junto con los contratos de distribución se certifica que se trata de distribuidor autorizado y con las demás pruebas aportadas se constata que se trata de integrante de mi mandante por lo que tiene control sobre dicha empresa.

 

Ahora bien, en cuanto a los productos que se relacionan en las 38 facturas, ofrecidas, con fechas de expedición de 2008 a 2011, principalmente son ******** y *******, y de ambos medicamentos se ofrecieron los títulos de registro en México para demostrar que ambos productos también son propiedad de mi mandante, es decir, son productos farmacéuticos que a pesar de tener marcas propias se amparan bajo la marca matriz, **** y diseño y que por supuesto la demandada así lo reconoció.

 

La autoridad demandada observó bien que en cada una de las facturas ofrecidas no solo aparece el nombre de la empresa **** ************** *********** **** sino el diseño de la marca **** propiedad de mi mandante amparando la comercialización en México de producto farmacéutico también propiedad de mi mandante por distribuidor con uso controlado, durante el periodo de tiempo que marca la ley de la materia.

 

La actora, tendenciosamente refiere que ******** y ******* son comercializadas por **** ************ *** sin embargo el diseño **** se encuentra claramente señalado en el producto ******* ofrecido como prueba física y que la autoridad reconoció se encuentra el diseño de la marca **** en él, y que la actora ofreció una foto de caja diversa a la ofrecida. En cuanto a ******** no sabemos de dónde sacó que la comercializa **** ************ pues no se ofreció prueba física de dicho medicamento.

 

Empleando los mismos argumentos de la actora, suponiendo sin conceder, a foja 46 del escrito que se contesta refiere:

 

(…)

 

Del empaque presentado en el medicamento ******* con 30 cápsulas, se puede ver en cinco de sus seis caras el diseño de la marca **** corno predominante, en color verde con blanco, sin que haya lugar a duda para el consumidor de que es propiedad de **** ************** ********** ***, es decir, al ser **** lo predominante sin lugar a confusión, se ha respetado el artículo 128 de la LPI aunado a que en el interior se encontraba medicamento consistente en diez tabletas y al reverso del mismo se leía claramente ******* resagílina tabletas 1 mg ******* **** ** *****' **** ** lo cual no deja lugar a dudas para ningún consumidor de que se trata de marca registrada **** distribuida en México por ****** y por lo tanto se comprueba claramente el uso en nuestro país.

 

Son francamente rebuscados y absurdos los argumentos que hace la parte actora en relación a las facturas ofrecidas puesto que refiere que la marca **** supuestamente: "se trata de una marca de servicios y no de productos, en el este caso, de medicamentos, porlo que el hecho de que se aprecie la marca **** en la papelería corresponde a un uso diferente, en este caso, de servicios de comercialización además de que las facturas marcadas en este numeral, fueron expedidas en el Estado de Israel, por /oque tampoco se puede beneficiar del uso de la marca **** de unas facturas que fueron elaboradas en otro país".

 

Es evidente que la actora se vale de cualquier manifestación mentirosa y enredada para hacer creer que no hay uso, sin embargo la marca **** se muestra en la factura con el objeto de demostrar el nexo entre la misma, su titular y ******* **** ** ***. que ligado a los medicamentos ofrecidos dan certeza del uso en el empaque de los medicamentos que señalan las facturas. La marca no es de servicios, y en las facturas se refiere claramente el domicilio de ****** ** ****** ***. y que el medicamento se cargó en Israel y se descargó ya sea en Veracruz, o en el D.F. siendo trasportado en avión o en barco dependiendo del cargamento.

 

Es importante señalar que el Código Fiscal Federal es aplicables solo a facturas expedidas en territorio nacional, y lo que realmente deben de cumplir las facturas expedidas en el extranjero es con el PEDIMENTO, con la finalidad de realizar deducciones lo cual se encuentra regulado en el artículo 31 de la LISR:

 

(…)

 

De lo anterior se desprende que las facturas emitidas en el extranjero no están obligadas a contener todos los requisitos que el CFF menciona sino que es el pedimento lo que soporta su legalidad en nuestro país, documentos que fueron ofrecidos en original, expedidos por autoridad competente con todos los requisitos que marca la ley, avalando la legal operación de importación sobre los productos que ahí se indican teniendo como proveedor a **** ************** *********** ****

 

A foja 47 de la demanda que se contesta, la actora intenta absurdamente restar valor probatorio a los pedimentos ofrecidos por mi mandante como prueba 8 pues refiere que ******* **** ** **** es un tercero ajeno, siendo falso pues mediante [o manifestado con antelación se ha demostrado que es un distribuidor autorizado y que de acuerdo con el derecho internacional, que en nada violenta lo establecido por las leyes vigentes en nuestro país, la determina como empresa que realiza un uso controlado de marca en México, razón por la cual se encuentra autorizada. Igualmente se ofrecieron los documentos, tales como factura de carga de dichos pedimentos en donde se establece que son medicamentos farmacéuticos propiedad de mi mandante introducidos a México por ******* **** ** ***. a quien se le extendió factura de ****. Cabe señalar que en los pedimentos se señala claramente que el proveedor es mi mandante y el importador es ******** **** ** **** En cada pedimento se establecen las facturas que igualmente fueron ofrecidas como prueba.

 

Ahora bien, es importante hacer énfasis en el pedimento ofrecido como prueba bajo el numeral 9 de mi mandante, pues la actora aduce a foja 48 del escrito que se contesta que la comercializadora de ******* es **** ************* ***., y tacha de "falso" que **** ************** *********** ****, sea el titular, lo cual es una afirmación grave pues por principio de cuentas debió en su caso objetar de falso el documento revirtiendo la carga de la prueba y ofreciendo a su vez constancia de su dicho y por otro lado tacha de falso un documento público que no es emitido por mi mandante sino por una autoridad Mexicana y que en todas las ofrecidas refiere como proveedor a **** **^************** *********** ***** no se trata de objetar por objetar, es obligación de la actora, ofrecer pruebas de su dicho.

 

A foja 51 del escrito que se contesta la actora refiere:

 

(…)

 

Acto seguido, la actora trascribe una serie de tesis en relación a los requisitos fiscales de las facturas las cuales son cumplidos cabalmente por las facturas ofrecidas como pruebas 11, 12, 13 y 14.

 

Se difiere de lo manifestado por la actora al mencionar que la marca **** no se comprueba de las facturas de ******* **** ** ***. y se reitera que el diseño de la marca se encuentra impreso en cada una de ellas relacionándola con los productos que se mencionan en sus facturas y que concatenado con todas las demás pruebas otorgan certeza de que la marca se ha venido utilizando en productos farmacéuticos en el período que la ley marca. No se probó el uso por el solo hecho de ofrecer las facturas de referencia sino con del resultado del estudio en conjunto de pruebas ofrecidas.

 

En relación a la publicidad ofrecida, la actora objeta a foja 56 de la demanda que se contesta: "De la documentalmarcada con el numeral 153 se objeta al carecer dela circunstancia de modo, tiempo ylugar. Además, en ella se muestro la marca ******** ************** ****** como laboratorio,siendo un tercero ajeno a la litis, no es **** ************** *********** ***** quien emite el presente folleto, por lo que esta probanza en nada le beneficia al demandado y en ella no se apreció medicamentos con la marca ****. Y mucho menos, se pude demostrar que la documental sea del año 2008, al carecer de la fecha, por lo que se objeta debido los argumentos vertidos con anterioridad".

Habrá que recordar que mediante la prueba 4.6, se demuestra la relación que existe entre las empresas y que **** ************** *********** ***., llegó a México con esa razón social estructurándose sólidamente por medio de la adquisición de **** * ***** ****** propietario de ****** laboratorios. Es decir se comprobó la relación que existe ya que constituyen parte de un mismo grupo económico.

 

(…)

 

En la publicidad ofrecida como prueba se observa a simple golpe de vista el diseño característico de la marca "****" la cual es utilizada de acuerdo con el artículo 128 de la LPI.

 

En el mismo sentido la actora objeta las pruebas ofrecidas bajo los numerales 15.2 a 15.11, sin embargo se hace hincapié en que en todas ellas se muestra el diseño de la marca **** como una marca registrada. Particularmente hay que hacer mención de las pruebas:

 

a) 15.5 ya que en la parte central inferior se muestra: "Precios vigentes hasta diciembre 2008", fijando claramente el tiempo de dicha publicidad al igual que en la 15.8 en donde se muestra: "vigencia del 1° de marzo al 31 de mayo de 2010",

b) 15.3 se muestra el empaque del medicamento con denominación ******* y en dicho empaque se muestra el diseño de **** la cual al ser relacionada con el resto de las pruebas ofrecidas proporciona seguridad de que es mi mandante el titular y usuario del registro marcario.

 

c) 15.9, en la segunda página, se menciona en la tercera columna de izquierda a derecha, penúltimo párrafo: "Hecho en Israel por: ****************** ********** Limited"... "Acondicionado y/o distribuido por. ******** **** ** ****", refiriéndose a la Marca ******** que claramente se menciona en la misma publicidad.

 

Al respecto, correctamente citó la autoridad responsable a foja 39, segundo párrafo de la resolución impugnada:

 

(…)

 

En relación a las pruebas marcadas en el numeral 16 la hoy actora objeta las mismas argumentando de forma reiterada que ******* **** ** **** no es un licenciatario autorizado, lo cual en este mismo escrito se ha demostrado como falso, y que en obvio de inútiles repeticiones se solicita se tenga por trascrito como si a la letra se insertase, también menciona que **** se ostenta como laboratorio y no como marca registrada lo cual es falso ya que en toda se presenta el diseño de la marca propiedad de mi mandante e incluso en la prueba 16.8, en la segunda página se muestra claramente el diseño ****® haciendo referencia a la marca lo cual se interpreta del mismo modo en el resto de la publicidad.

 

Se hace hincapié en las pruebas marcadas con los numerales 16.4 que menciona: "vigencia hasta el 30 de junio 2009", 16.5 que refiere: "vigencia hasta el 30 de junio de 2009, 16.7 menciona: "Vigencia hasta el 30 de noviembre del 2009', en la 16.8 se lee claramente "vigencia al 31 de diciembre de 2070" y 16.9 en la que se observa: "Vigencia hasta el 37 de marzo del 2070", comprobando fehacientemente el uso de la marca ****® por mi mandante en el periodo solicitado por la Ley.

 

Al respecto, correctamente señaló la autoridad demandada a foja 39 tercer párrafo de la resolución impugnada:

 

(…)

 

En relación a las pruebas marcadas en el numeral 17, la actora las objeta aduciendo, falsamente, que "... las documentales pertenecen a DISTRIBUIDOR LEVIC, S. DE R.L. DE C.V." lo cual por supuesto es falso, pues ya se demostró la propiedad de la marca a nombre de mi mandante y LEVIC es el medio en especie revista por medio del cual se publicitó, lo cual por supuesto no requiere de ningún tipo de contrato ni licencia como lo refiere la actora. En las revistas ofrecidas se aprecia claramente en repetidas ocasiones la marca ****® siendo utilizada por ******* **** ** **** integrante de Grupo **** y con quien mi mandante tiene un uso controlado de la marca, como se demostró fehacientemente.

 

Las pruebas 18 y 19, consistentes en publicaciones en periódicos y ejemplar de VANDEMECUM comprueban el uso de la marca ****® por mi mandante a través de su distribuidor autorizado ya que ejerce control del uso del registro y pertenece al mismo grupo económico. La vigencia de las publicaciones es clara y demuestra el tiempo en que se utilizó, correspondiendo al periodo solicitado por la ley.

En cuanto a la prueba marcada con el número 20, la actora pretende hacerla suya porque, según su dicho, le es benéfica ya que menciona que no se demuestra que exista un medicamento con la marca ****, por lo que nuevamente se manifiesta que la marca **** es una marca matriz de mi mandante por lo que se aplica a todo producto farmacéutico que se fabrica por **** ************** ********** *** o miembros del mismo grupo económico sobre los que ejerce un control de uso, independientemente de la denominación dada a cada uno, el cual también se registra como marca, tal es caso de ******* * ********.

 

En la prueba 21 se puede apreciar a foja 255. que ***** ******* **** la refieren como una misma, refiriéndolas con la misma página de internet y números telefónicos precisamente porque se trata de miembros del mismo grupo y se identifican de la misma forma.

 

Al respecto de estas pruebas la demandada se pronunció correctamente a foja 39 antepenúltimo párrafo, se fa siguiente manera:

 

(…)

 

Finalmente en lo que se refiere a las pruebas marcadas en el numeral 22, consistentes en muestras físicas habrá que estar a cada una de ellas.

 

- 22.1 y 22.2, la demandada no hizo pronunciamiento alguno pues reconoce de forma tácita que se comprueba fehacientemente el uso de la marca ****® por mi mandante.

 

- 22.3, a foja 63 segundo párrafo del escrito que se contesta la demandada señala que: "... EN EL EMPAQUE que QUIEN PRODUCE EL MEDICAMENTO ****** es **** ************** ***** ******* ******* y no **** ************** ********** ********

Y sin embargo la autoridad demanda en forma contraria al debido proceso determina y modifico las pruebas, como a continuación se exhiben:".

Ahora bien, concretamente en el producto 22.3 ****** efectivamente se señala - en su empaque: "Hecho en Hungría por; **** ************** ***** *******", el cual también es parte del mismo grupo económico, y es la empresa que opera en HUNGRÍA, tal y como se muestra en la página http://****************************************/************************* en la que se observa claramente la relación entre **** ************** ********** *** * **** ************** ***** ******* como miembro del mismo grupo e incluso establecen al público consumidor la historia de **** con el objeto de que dejar clara la relación que existe con **** ************** *********** ***, ****:*************************************. Se anexan impresiones de las páginas en comento y sus traducciones al español.

 

Por lo anterior, y solo en lo que respecta a la prueba marcada con el numeral 22.3 se hace mención de que se fabrica por un miembro del mismo grupo económico, mientras que todas la demás pruebas físicas las elabora directamente mi mandante.

 

Se solicita a esa H. Autoridad se sirva verificar lo estudiado por la demandada pues claramente corresponde con la realidad y se comprueba que son productos fabricados por mi mandante en los que se usa la marca y se distribuye por empresa a la que se controla el uso tal y como se ha expuesto en el presente y correctamente ha argumentado la autoridad demandada.

 

Ahora bien, a foja 66 de la demanda que se contesta, la actora señala dos fotos con las que pretende demostrar que mi rnandante "oculta información", lo cual por supuesto es falso, y se solicita a esa H. Autoridad se tengan como no presentadas pues no fueron ofrecidas como pruebas de mi mandante y lo único que pretende es confundir a esa H. Autoridad, aunque, suponiendo sin conceder, IVAX PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, también es parte el mismo grupo económico y varias de las pruebas referidas por mi mandante así lo señalan como por ejemplo, las páginas de Internet y el prueba 21.

 

Cabe señalar que a foja 67, primer párrafo, del escrito que se contesta, la actora reconoce expresamente la relación comercial que existe entre **** ************** ********** *** * ******* **** ** ***.

 

Como ya se mencionó en la presente, la demandada hizo valer en la resolución que impugna la parte actora, la validez del uso de la marca **** y diseño en México a través de un uso controlado por **** ************** ********** *** a favor de ******* **** ** **** con fundamento en los artículos 1702 y 1708 del TLCAN, así como el artículo 19 inciso 2 del ADPIC, a lo que la actora argumenta a foja 70 del escrito que se contesta:

 

(…)

 

La actora se encuentra en un error puesto que de ninguna manera la responsable se excedió en sus atribuciones jurídicas ya que conforme al artículo 4°, fracción IV de la LH, tiene facultades para sustanciar los procedimientos de caducidad, es decir, conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta dictar sentencia, esto es que tiene la facultad para conducir el juicio por la vía adecuada, aunado a que es perito en la materia y dado que mi mandante manifestó que existe un distribuidor autorizado de los productos amparados por la marca **** y diseño a saber: ******* **** ** **** que constituye parte del mismo grupo económico que mi mandante conforme a los artículo 92 de la LPI y 54y 55 del Reglamento de la misma ley.

 

Lo anterior es claramente indicador de la relación de control de uso que existe entre mi mandante y ******, S.A. de C.V., lo cual se comprueba de la adminiculación de las pruebas ofrecidas en tiempo y forma y a pesar de que el fundamento citado era el RLPI, esto dio pauta LEGAL a la autoridad demandada para argumentar en favor de mi mandante lo establecido por los tratados internacionales de los cuales México es signante.

Si bien es cierto la suplencia de la queja no es ilimitada, si es aplicable cuando se desprende de los argumentos indicios y razonamientos de la causa de pedir y así lo realizó esa H. Autoridad, aplicable en la parte conducente es las siguientes tesis.

 

(…)

 

Por las anteriores tesis y derivado de que mi mandante sí expreso razonamiento e incluso pruebas que relacionan a **** ************** ********** ***, y a ******* **** ** **** es que la autoridad hoy demandada actuó y resolvió legalmente.

 

La actora refiere que los artículos citados por mi mandante citan otra hipótesis normativa, sin embargo en ellos se refiere el tema de importación de mercancías y el trato que debe darse al importador y el proveedor cuando sean de un mismo grupo económico, lo cual acontece en este asunto lo que refiere claramente la relación de dos empresas por cuestión de control de uso de una marca.

 

De acuerdo a dicho razonamiento se reitera, por las probanzas aportadas en tiempo, la autoridad tiene elementos legales suficientes para aplicar lo conducente en el ADFIC y se reitera que el artículo 130 de la LH posee una laguna pues no hace referencia alguna al uso de la marca hecho por un tercero controlado por el titular, por lo que la LP1 no debe ser interpretada en perjuicio del titular del registro cuando se ha demostrado la comercialización de la marca amparando productos a través de la negociación de la cual tiene control.

 

En obvio de inútiles repeticiones se solicita se tengan por trascritas las tesis referidas a fojas 13, 14 y 15 del presente escrito.

 

Por lo anteriormente expuesto en relación al P.C. 729/2011 (C-188) 6932 se reitera que mi mandante presentó pruebas contundentes del uso de la marca ****** **** y DISEÑO por **** ************** ********** ***, en México a través de ******* **** ** ***., pruebas que concatenadas entre sí no dejan lugar a dudas del uso del registro durante el tiempo que señala la Ley, debiéndose confirmar la negativa de declaración administrativa de caducidad, protegiendo los derechos marcarios de mi mandante.

 

[…]”

 

A consideración de este órgano colegiado, los argumentos expuestos por la ******** ***** *****, son parcialmente fundados pero insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en la parte relativa al estudio y resolución de la caducidad planteada respecto del registro de marca ****** **** * ****** (considerando cuarto y punto resolutivo segundo).

Para efecto de acreditar lo anterior, se hace necesario transcribir el texto de los artículos 130 y 152, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen lo siguiente:

 

“Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro , salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad , o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

 

“Artículo 152 .- El registro caducará en los siguientes casos:

 

…II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad , salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

 

(Énfasis añadido)

 

De conformidad con lo anterior, procederá la caducidad de un registro marcario cuando no sea usado durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrado, estableciéndose como caso de excepción que el titular de dicho registro, o bien, el usuario que tenga concedida una licencia inscrita, la hubiere usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

 

En la especie, tal como se dijo precedentemente, se advierte que mediante escrito ingresado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el día 2 de mayo de 2011, ******** ***** *****, presentó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** * ******, al considerar que se actualizaba la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Ante dicha solicitud, tal y como quedó señalado en la resolución impugnada, correspondía al titular del registro de la marca ****** **** * ******, acreditar el uso de la misma durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la declaración administrativa de caducidad que se presentó ante la autoridad demandada; por lo que en ese sentido, si la fecha en que se presentó la referida solicitud fue el día 2 de mayo de 2011, el titular de la marca aludida debía acreditar su uso en el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2008 y 2 de mayo de 2011, a fin de desvirtuar la caducidad imputada.

 

Ahora bien, la empresa **** ************** *********** ****, es la persona moral que cuenta con la titularidad del registro de la marca ****** **** * ******, para amparar productos correspondientes a la clase 5 internacional, siendo éstos: “PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS; SUBSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES;EMPLASTOS, MATERIAL PARA CURAS (APOSITOS); MATERIAS PARA EMPASTARLOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES,PRODUCTOSPARA LA DESTRUCCION DE LOS ANIMALES DAÑINOS FUNGICIDAS,HERBICIDAS, INCLUYENDO SUBSTANCIAS Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, PREPARACIONES PARA REFRESCAR EL AIRE, PREPARACIONES PURIFICADORAS DEL AIRE, ANTISEPTICOS, DETERGENTES PARA USO MEDICO”; tal y como se desprende del título respectivo, mismo que se ubica en los autos del expediente administrativo P.C. 729/2011 (C-188) 6932, que en copias certificadas remitió la autoridad demandada, y al que se confiere valor probatorio de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Sin embargo, mediante el acto impugnado se negó la caducidad del registro ****** **** * ******, por haber considerado la autoridad, que de la relación de las pruebas ofrecidas era posible advertir el uso de la marca en el período cuestionado, estimación que el actor del juicio atraído estima equivocada, argumentando un indebido análisis y valoración de las pruebas ofrecidas, aunado a que en todo caso, el uso de la marca **** * ****** no es atribuible a la titular de la marca sino a una persona moral ajena.

 

Lo anterior permite fijar la litis a dilucidar, que se ciñe a determinar si con las pruebas aportadas, la empresa **** ************** *********** ***** acreditó el uso de la marca **** * ****** registrada con el número ******, en el período comprendido del 2 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011.

 

Para ese efecto, resulta oportuno señalar que la empresa titular de la marca controvertida ofreció como pruebas las siguientes:

 

1. Documental pública consistente en la copia certificada del título de registro de la marca ****** **** * ******.

 

2. Documental pública consistente en la copia certificada del título de la marca ****** ********

 

3. Documental pública consistente en la copia certificada del título de la marca ****** *********

 

4. Documental privada consistente en seis páginas de internet y sus traducciones al español.

 

5. Documental privada consistente en tres acuerdos de distribución entre **** ************** ********** * ******* **** ** ****

 

6. Documental Privada consistente en copia certificada del contrato de licencia para la comercialización de productos protegidos por una patente, y copias certificadas de las constancias que comprueban su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

7. Documental privada consistente en original de treinta y ocho facturas expedidas por **** ************** *********** ***** a favor de ******* **** ** ****

 

8. Documental pública consistente en Pedimento original de importación número 10333890002524 con fecha de entrada de 10 de junio de 201, con sus respectivos anexos.

 

9. Documental pública consistente en el original del pedimento de importación número 104730003628 con fecha de entrada 2 de junio de 2010, y sus anexos.

 

10. Documental Pública consistente en veinticinco pedimentos originales.

 

11. Documental privada consistente en veinticuatro facturas correspondientes al año 2008 expedidas por ******* **** ** ***** exhibidas en copias simples.

 

12. Documental Privada consistente en veinticuatro facturas del año 2009, con sello electrónico, expedidas por ******* **** ** ****

 

13. Documental Privada consistente en veinticuatro facturas del año 2010, con sello electrónico, expedidas por ******* **** ** ****

 

14. Documental Privada consistente en veinticuatro facturas del año 2011, con sello electrónico, expedidas por ******* **** ** ****

 

15. Documental Privada consistente en once ejemplares de publicidad impresa de la marca ****** **** * ******.

 

16. Documental Privada consistente en once ejemplares de publicidad impresa de la marca ****** **** * *******

 

17. Documental Privada consistente en tres ejemplares de la revista ************* ****** ** ** **** ** ****

 

18. Documental Privada consistente en dos ejemplares de periódicos.

 

19. Documental Privada consistente en la sexta edición del VADEMÉCUM DE GENÉRICOS INTERCAMBIABLES 2008/2009.

 

20. Documental Privada consistente en un ejemplar 2009 de P. R. VADEMÉCUM.

 

21. Documental Privada consistente en un ejemplar 2010 de la décima cuarta edición de PLA PLUS Directorio de Productos de Libre Acceso.

 

22. Muestras físicas, consistentes en cinco cajas de productos farmacéuticos varios y su contenido en tres de ellas.

 

23. La Instrumental de Actuaciones

 

24. La presuncional Legal y Humana.

 

Ahora bien, atendiendo a la valoración de dichas pruebas que la autoridad hizo a partir de la foja 23, del acto impugnado, la autoridad llegó a las conclusiones siguientes:

 

► De los registros de marca ofrecidos bajo los numerales 1, 2 y 3, concluyó que acreditaban la existencia de las marcas a favor de **** ************** *********** ****

 

► De las páginas de internet cuyas impresiones se ofrecieron bajo el numeral 4, estableció que generaban un indicio de la existencia de dichas páginas de internet, así como de su contenido.

 

► De los acuerdos de distribución ofrecidos bajo el numeral 5, señaló que acreditaban la relación comercial entre **** ************** *********** *** y ******* **** ** ****

 

► De la copia certificada del contrato de licencia y su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ofrecidas bajo el numeral 6, con relación a la patente ****** ****** ** ********* ********* ** ********** ** ************* * ******** **** ** *********** *** **** ******** ********* **** ******** ***** ******, señaló la autoridad que acreditaban la relación comercial entre la empresa **** ************** *********** *** * ******* **** ** ****

 

► De las treinta y ocho facturas ofrecidas bajo el numeral 7, expedidas por **** ************** *********** *** a favor de ******* **** ** ***., se acreditó la comercialización de distintos productos farmacéuticos bajo las denominaciones ******** * ********

 

► Del pedimento original de importación ofrecido bajo el numeral 8 se desprendió que fueron desaduanadas mercancías importadas por ******* **** ** ***** y exportadas por **** ************** *********** ***** por un valor de 1’890,000.00 dólares relativos a un medicamento denominado ********.

 

► Del pedimento original de importación ofrecido bajo el numeral 9, se desprendió que fueron desaduanadas mercancías importadas por ******* **** ** ***., y exportadas por **** ************** *********** ***** por un valor de 200,491.20 dólares relativos a un medicamento denominado *******

 

► De los veinticinco pedimentos originales exhibidos bajo el numeral 10 se acreditó que en las fechas que ostentan, fueron ingresadas mercancías identificadas con las denominaciones, ******** * *******, al territorio nacional importadas por ******* **** ** ***., y exportadas por **** ************** *********** *****

 

► De las veinticuatro facturas ofrecidas bajo el numeral 11 correspondientes al año 2008, se desprende la comercialización de medicamentos por parte de la empresa ******* **** ** ***** al amparo de las denominaciones ******** ********* ********** ****** * ******** siendo en su mayoría *******.

 

► De las veinticuatro facturas ofrecidas bajo el numeral 12 correspondientes al año 2009, se desprende la comercialización de medicamentos por parte de la empresa ******* **** ** ***., al amparo de denominaciones ******** ********* ********* ******* ******** ******** ********* ******* ******** ******** ************ ******* * ********.

 

► De las veinticuatro facturas ofrecidas bajo el numeral 13 correspondientes al año 2010, se desprendió la comercialización de medicamentos por parte de la empresa ******* **** ** ***** al amparo de denominaciones ******** ********* ********** ********* ********* ********* ******** ******** ********* ********* ******* * *******.

 

► De las diez facturas ofrecidas bajo el numeral 14 correspondientes al año 2008, se desprende la comercialización de medicamentos por parte de la empresa ******* **** ** ***** al amparo de denominaciones ********* ******** ********** * *******.

 

► De la publicidad ofrecida bajo el numeral 15, se advierte que la autoridad tuvo a la vista un folleto para uso de representantes médicos en cuya portada, en el margen inferior izquierdo, se observó la marca ****, publicitando un medicamento para el mal de Parkinson; asimismo, observó un folleto publicitario en cuyo margen inferior izquierdo se muestra la marca **** publicitando un medicamento para el mal de Parkinson denominado *******, y al reverso, en el margen inferior derecho, se muestra una caja del producto ******* en cuya parte inferior izquierda, es apreciable la marca ****; Igualmente, apreció una hoja publicitaria de la marca ******* en la que se menciona que es un producto para el mal de Parkinson fabricado por ****; también tuvo a la vista un folleto informativo del producto ******* en donde se observó la marca **** y en el reverso, en el margen inferior izquierdo, es apreciable la marca ****; asimismo, se observó un folleto de presentaciones/códigos de mayoristas en donde apareció el precio máximo al público del producto ******* y en el margen inferior izquierdo, la marca ****; también, un talonario de publicidad con diez folletos en el que apreció la marca **** junto con la denominación ******, señalándose en donde puede encontrarse el producto, particularmente, en farmacias especializadas; un folleto ilustrativo de la enfermedad de Parkinson publicitando el medicamento *******, observándose la marca **** y la denominación ******, **** ** **** como miembro del grupo **** y distribuidor del producto; y, unl folleto de publicidad en el que se muestra en la parte superior la palabra **** junto con la denominación ******* publicitando el precio del medicamento y tiendas de autoservicio en que se encuentra disponible ese medicamento, a saber: ******** ********* ***’** ****** ******** * ****** ******* *******.; finalmente, señaló que dicha publicidad tenía una vigencia que corrió del 1º al 31 de marzo de 2010; también tuvo a la vista un fólder publicitario en cuyo interior apreció una hoja informativa de las características del producto ******* amparado bajo la marca **** en cuyo margen inferior derecho aparece un logo con el nombre de la empresa ******* **** ** ***., señalándose como miembro del grupo **** y foto del empaque del medicamento denominado *******; asimismo, señaló que puede verse el diseño de la marca ****; conjuntamente, un folleto publicitario en cuya portada en la parte superior derecha se aprecia la marca **** junto a la denominación ******* y en la contraportada es apreciable la denominación ******* **** ** ***.; finalmente, un folleto publicitario dirigido a médicos del medicamento ******* en contra del mal de Parkinson en el que se puede apreciar la marca ****.

 

► De la publicidad ofrecida bajo el numeral 16, la autoridad señaló que tuvo a la vista un folleto publicitario amparado por la marca ****, en ambas caras, en el margen superior izquierdo aparecía dicha marca y en cada uno de estos medicamentos también aparecía la marca controvertida; también se menciona un folleto publicitario de medicamentos en cuyo centro pudo observarse la marca ****, así como en cada uno de los medicamentos ofertados; un folleto publicitario informativo de medicamentos genéricos intercambiables, señalándose el nombre de los laboratorios que se dedican a su fabricación y en la primera página, vigésima primera y contraportada se apreció la marca ****; un folleto publicitario de la farmacia ***, de medicamentos varios amparados por la marca **** Y DISEÑO asimismo, se menciona que la vigencia es al 30 de junio de 2009; del folleto publicitario de ******** se observaron medicamentos de la marca **** con una vigencia al 30 de junio de 2009; un folleto publicitario de un medicamento amparado por la marca **** * ****** propiedad de **** ************** *********** *** en cuyo margen superior izquierdo apreció el diseño de la marca citada; del folleto publicitario de ********* ************ **** ** ***., se observó un medicamento con la marca **** y en la parte inferior se puede leer “******* *** ***** *********** * **** ** ****”, con una vigencia hasta el 30 de junio de 2009; En el folleto publicitario de ****** *** se hacía referencia a medicamentos amparados por la marca **** * ****** mostrando al margen inferior derecho el diseño de la marca ****, y al reverso en la parte central puede verse el diseño de la marca **** y se señala que es el laboratorio farmacéutico número 1 en genéricos en E.U.A y Europa, con una vigencia al 31 de diciembre de 2010; Del folleto publicitario de medicamento amparado por la marca **** y diseño, se apreció en el margen superior izquierdo la marca en análisis, con vigencia al 31 de marzo de 2010; del folleto publicitario de ********* *** ****** se observa la publicidad de medicamentos amparados por la marca ****; finalmente, de la Revista ** ***** en su página 60 pudo advertirse un anuncio de medicamento farmacéutico al amparo de la marca **** * ******, y en la parte inferior del anuncio se lee: “******* *** ** ***** miembro de “***** ****”, junto con el diseño de la marca ****, dicha revista ostenta una fecha de 4 de enero de 2011.

 

► De los tres ejemplares de la revista ************* ****** ** ** **** ** ***** ofrecidos bajo el numeral 17 lograron advertirse anuncios de medicamentos bajo la marca **** atribuibles a ******* ** ** ** ****

 

► De los ejemplares de los periódicos ofrecidos bajo el numeral 18, también pudo apreciarse publicidad relativa a medicamentos bajo la marca ****, atribuibles a ******* **** ** ****

 

► De la sexta edición del VADEMÉCUM DE GENÉRICOS INTERCAMBIABLES 2008/2009 ofrecido bajo el numeral 19, señaló que aparecían 48 imágenes de medicamentos genéricos todos amparados bajo la marca **** y un separador publicitario del que se desprenden diversos medicamentos genéricos amparados por la marca ****.

 

► Del ejemplar 2009 de P.R. VADEMÉCUM, ofrecido bajo el numeral 20, señaló que en su página 189 aparece un medicamento identificado como ******** como un medicamento de ****.

 

► Del ejemplar 2010 de la décima cuarta edición de PLA PLUS, Directorio de Productos de Libre Acceso, se advirtió la publicidad de un medicamento denominado ******** y en la parte inferior izquierda aparece la marca **** **** *************** ******, Miembro del ***** **** ******* **** ** ****

► De las muestras físicas exhibidas, consistentes en cinco cajas de productos farmacéuticos identificados como ********** *************** ******* ***** * *******, señaló que en todas ellas, en cinco de sus seis caras se apreciaba la marca ****.

 

De la relación de los hechos señalados, la autoridad administrativa concluyó lo siguiente:

 

1. Que **** ************** *********** ***., es titular de la marca **** * ******, para productos de la clase 5 Internacional.

 

2. Que además, es titular de las marcas ******* * ********

 

3. Que existe una relación comercial entre la empresa **** ************** *********** **** * ******* ***. ** ***., derivado de diversos contratos de distribución y licencia de patente para la comercialización de un producto final amparado por la misma, que se ve traducida en la exportación de productos médicos de la primera y quien los importa es la segunda empresa mencionada, misma que los pone a la venta en Territorio Nacional.

 

4. Que la empresa ******* **** ** **** es la que ha venido usando la marca **** durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, y que si bien no es licenciataria con licencia inscrita sí realiza un uso controlado sobre la marca **** * ******, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

 

Ahora bien, se tienen a la vista las pruebas estudiadas por la autoridad demandada, con excepción de las orecidas bajo los numerales 15 y 16, así como los tres ejemplares de la revista ************* ****** ** ** **** ** ***. ofrecida bajo el numeral 17 y los dos periódicos ofrecidos bajo el numeral 18, ya que no fueron exhibidos por la autoridad demandada, no obstante que formó parte del expediente administrativo correspondiente, por lo que de conformidad con el artículo 14, fracción V y 45, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tienen por ciertos los hechos que con dichas documentales pretende probar el actor ******** ***** *****.

 

No obstante, es oportuno señalar que la titular de la marca ofreció pedimentos de importación, facturas, muestras físicas, publicidad y un catálogo de productos, es decir medios de prueba indirectos que precisaban de su relación a fin de acreditar el hecho pretendido,

 

Lo anterior es importante destacarlo, toda vez que el actor objeta todas las pruebas aportadas por la titular de la marca **** * ******,analizado una a una las probanzas exhibidas, lo que evidentemente lleva a una conclusión diversa partiendo de lo que no se acredita con cada probanza, lo que resulta incorrecto.

 

En efecto, la valoración de las pruebas a la hora de analizar el uso de una marca no puede realizarse de forma aislada, sino que deben considerarse los medios de prueba de forma vinculada, sean directos o indirectos.

 

A mayor abundamiento, en términos del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial con relación a las disposiciones del Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe distinguirse entre medios probatorios directos e indirectos. Los primeros son aquellos que demuestran por si solos el hecho alegado por la parte oferente; en cambio, los medios probatorios indirectos per sé no acreditan el hecho alegado, sin embargo, en cualquier caso, es necesario examinar la fuerza probatoria que deriva de su conjunción .

 

Es aplicable, por analogía la Jurisprudencia I.4o.A. J/72 emitida por el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2287:

 

PRUEBA INDIRECTA. SU CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN . Una prueba es indirecta cuando de la demostración de la existencia de un hecho secundario (hecho probado) sea posible extraer inferencias que fundamenten la hipótesis del hecho principal (hecho por probar o presunto). Así, la prueba indirecta ofrece elementos de confirmación de la hipótesis de existencia de un hecho principal, pero a través de un paso lógico, que parte de un hecho secundario. En ese orden de ideas, el grado de apoyo de la hipótesis a probar dependerá de: a) el nivel de aceptación de la existencia del hecho secundario, es decir, si ésta está suficientemente probada y, b) el grado de aprobación de la inferencia, que se funda en la eficiencia y suficiencia del hecho secundario, cuya existencia ha sido probada, lo que, por lo general, implica acudir a máximas de experiencia solventes y a argumentos basados en la sana crítica. En conclusión, para determinar el grado de aceptación de la inferencia, que parte del hecho secundario o probado hacia el principal o inferido presuntivamente (hecho por probar), es necesario conocer el criterio en el que dicha inferencia se apoya, que comúnmente son enunciados de carácter general que convencen de la pertinencia y suficiencia de los indicios para aseverar la hipótesis o conclusión, también conocidos como máximas de experiencia. Así, mientras más preciso y seguro sea el criterio, mayor será el grado de aceptación de la inferencia.

 

Sobre el particular es relevante tomar en cuenta la parte de la valuación de la prueba de la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es del tenor siguiente:

 

Capítulo VIII.

 

"Presunciones.

 

"En rigor, es la presunción un acto espiritual, el resultado lógico de una apreciación de datos que induce a presumir ciertos otros datos no conocidos. Fuera de la convicción lograda por la constatación directa de hechos, por parte de los jueces, toda otra prueba proporciona sólo un indicio de verdad, y, de la sistemática apreciación de indicios, según que provoquen unos, una mayor sensación de seguridad que sus contrarios, los jueces darán la razón a una o a otra parte, en los límites de la convicción lograda. Sólo cuando no existen oposiciones iniciales, como cuando las pruebas se corroboran entre sí, o cuando se trata de única prueba, no hay necesidad de pesar contradictoriamente los datos de la investigación; pero aun aquí no se excluye la facultad de apreciación judicial, a no ser en los casos en que la excluya la ley, porque ella misma fije el valor que necesariamente deba darse a una prueba. La prueba presuncional es, pues, la verdadera prueba de fondo, la que se constituye por los elementos de significación contenidos en los diversos medios probatorios que se hayan utilizado en el proceso, no es prueba especial autónoma, sino una derivación de otras pruebas, incluídas, en ellas, las del derecho, pues éste debe tenerse siempre por probado por la sola existencia de la ley, salvas las excepciones en que es preciso demostrarlo por otros medios de convicción.

 

"Siendo las presunciones el resultado del trabajo mental de los jueces en el proceso de análisis, síntesis y valoración de las pruebas, es evidente que no son susceptibles de ofrecerse ni de rendirse como pruebas, pues lo único que de ello es susceptible es la aportación de los datos que han de servir de indicios para, sobre su base, establecer las presunciones de verdad que han de servir para resolver la disputa y para que se tenga como verdad la de las conclusiones establecidas en el fallo.

 

"Capítulo IX.

 

"Valuación de la prueba.

 

" La eficacia de la prueba está subordinada a su idoneidad . En otras palabras: no puede establecerse ningún valor material o intrínseco de una prueba, mientras no se demuestre que es formal o extrínsicamente valiosa, o sea, que fueron satisfechos los requisitos exigidos por la ley, para su formación y recepción. Depurando un conjunto de pruebas de las que no sean idóneas, todas las restantes deben concurrir a formar la convicción última del tribunal, resultante del balance de las fuerzas contradictorias que lo estimulan a tener como verdaderos unos u otros de los hechos posibles en la situación jurídica debatida .

 

"No puede sentarse regla alguna conforme a la cual debiera practicarse la contradicción; ni siquiera es dable establecer un orden de medios de prueba, según la cual ciertas especies fueran preferidas a otras, que deberían ceder en presencia de las primeras; porque es evidente que en una inspección judicial puede contrariar el sentido de una confesión, aunque la inspección acaso resulte opuesta a las conclusiones de un juicio pericial, o aun al dicho de unos testigos que asistieron a una preparación del lugar u objeto inspeccionado, realizada con la especial finalidad de cambiar su apariencia, para que la fe judicial resultase otra que la que resultaría sin ese cambio; y como estos ejemplos pueden variarse "ad infinitum", queda demostrado, con ello, que no es dable establecer un orden jerárquico de medios de prueba; sino que, cuando concurren varios, todos ellos tienen igual eficacia, y la preferencia que se dé a unos respecto de otros no ha de ser debida a su simple diversidad de naturaleza, sino a las peculiaridades que, en cada caso concreto, lleven a los tribunales a reconocer una mayor fuerza convicta a unas pruebas sobre otras, como resultado del análisis conjunto de los elementos demostrativos llevados al juicio. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, pues la ley dispone, a veces, que ciertos actos se prueben sólo de determinada manera, con exclusión de otra cualquiera, o prohibe la admisión de alguna especie de prueba, aun dejando libertad respecto de las demás. El artículo 197 responde a las ideas aquí expuestas, pues otorga, a los jueces, la más amplia libertad de apreciación de la prueba, dentro de las limitaciones que la ley consigna para casos especiales.

 

En este contexto, tomando en cuenta los elementos apuntados, se estima que el uso de una marca mixta puede ser acreditado, a través de medios probatorios indirectos, es decir, mediante la fuerza probatoria que deriva del conjunto de los indicios de cada prueba en lo particular.

 

En consecuencia, es claro que aun cuando asiste razón a la parte actora cuando señala que algunas de las pruebas carecen de la certificación de fecha modo y lugar de su emisión, aunado a que no en todas ellas el uso es atribuible a la titular de la marca, cierto es también que contienen datos que indiciariamente llevan a suponer un uso de la marca **** * ****** en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

 

Se sostiene lo anterior, toda vez que, en principio, de las treinta y ocho facturas exhibidas bajo el numeral 7, mismas que se tienen a la vista por obrar en copias certificadas como parte del legajo remitido por la autoridad, se advierte que todas ellas fueron emitidas por la empresa **** ************** *********** *** a favor de la empresa ******* **** ** ***** en fechas que van del 29 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2011, y en la parte relativa a la descripción del producto, se hace referencia a “********” y “*******.”

 

Ahora bien, del correcto análisis que se practica a dichas pruebas, es perceptible que en el margen superior izquierdo se aprecia la marca **** acompañada del diseño con el que se encuentra registrada:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

Y, de los datos de dichas facturas también se desprende que fueron emitidas justamente por la empresa **** ************** *********** **** no así por **** ************* ****, por lo que es incorrecto que la parte actora diga que los productos a los que se refieren dichas facturas son comercializados por **** ************, pues las facturas que se analizan son incuestionablemente emitidas por la empresa titular de la marca.

 

Lo anterior, con independencia de que de otros medios de prueba se aprecie que los mismos productos se encuentran siendo comercializados por la empresa **** ************ ***., pues dicha circunstancia es irrelevante para resolver la litis que se plantea, aunado a que dichas facturas tienen valor probatorio suficiente de conformidad con el artículo 192, de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Ahora bien, de los datos que identifican a los productos, se advierte que se hace referencia a los productos ******* * ********* sin embargo, por una parte, del margen superior izquierdo de las mismas se aprecia el registro de marca cuestionado, **** * ******* y además, con la finalidad de lograr establecer fehacientemente el uso de la marca, dichas facturas deben vincularse con otros medios de prueba, tal como lo hizo la autoridad administrativa.

 

De inicio, con los títulos de marca ofrecidos bajo los numerales 2 y 3, pues se trata de los registros de las marcas ****** ******* y ****** *********, mismas que obran en copias certificadas en el legajo exhibido por la autoridad demandada, por lo que tienen valor probatorio de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Dichos registros de marca se encuentran amparando e identificando los siguientes productos, acorde a los títulos que se tienen a la vista:

 

****** ******* : ************* ************* **** ** *********** ** ******** ** ********* * ***** ********** ** ** ******* ******** *******

 

****** ******** : *** *********** ************ **** ****** ** ******** ****** **** ** *********** ** ********** *********

 

Dichos productos son de la clase 5 Internacional y corresponden a productos farmacéuticos, mismos para los que fue registrada la marca **** * ****** con el número de registro ******.

 

Lo anterior es relevante, toda vez que de la adminiculación que se hace de las pruebas antes señaladas, es posible determinar, que la empresa **** ************** *********** ***., vendió a la empresa ******* **** ** ***** productos de las ****** ******* * ********* consistentes en productos farmacéuticos para el tratamiento del mal de Parkinson y de la esclerosis múltiple.

 

Y además, todas las facturas fueron emitidas por **** ************** *********** ***** y ostentan la marca **** * ****** con la descripción de productos farmacéuticos, y en fechas comprendidas del 29 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2011.

 

Por otro lado, la parte actora señala que los títulos de las marcas ******** * ******* no acreditan el uso de la marca, sin embargo, tal como se dijo antes, a simple vista y de manera aislada efectivamente no lo acreditan, pero su relación con las demás pruebas contribuyen al acreditamiento del uso de la marca ****.

 

Ahora bien, la circunstancia de que la marca **** se use en conjunción con otras marcas, como son ******* * ******** no demerita su uso, pues no existe precepto legal alguno que no permita el uso combinado de marcas.

 

En ese sentido, la circunstancia de que los elementos nominativos ******* * ******** se encuentren presentes en un mismo producto al que también se aplica la marca **** no implica que la marca **** más su diseño no estén siendo usados.

 

Más aún, las muestras físicas exhibidas por la empresa **** ************** *********** ***., ofrecidas bajo el numeral 22, que aun cuando no fueron exhibidas por la autoridad administrativa, y llevaría a tener por ciertos los hechos que el actor quiere probar con esas muestras físicas en términos del artículo 45, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cierto es también que, los hechos que deben tenerse por ciertos, acorde a las objeciones que el actor planteó con relación a dichas pruebas físicas, es que no acreditan el uso de la marca **** por la empresa titular de la marca.

 

Ello porque señala que de la tercera muestra física, consistente en una caja de “ ****** *********** ******** ************ **** ******* ******** ********** ** *** *g.”, con una fecha de caducidad de octubre de 2010, aparece que quien produce el medicamento es **** ************* ***** ******* ******* y NO **** ************** *********** ***** lo que la lleva a determinar que todas las muestras físicas fueron producidas por una empresa ajena.

 

Sobre este punto debe señalarse, que dicho hecho se presume cierto, pero púnicamente con relación a la tercera muestra física que corresponde a la caja de medicamento “******” pues de la lectura y apreciación que esta Sala advierte de las muestras físicas, digitalizadas todas ellas en el acto impugnado, se aprecia que se trata de cinco cajas identificadas con los nombres “*********”, “*************”, “******”, “*****” y *******”, que acorde a lo señalado por la autoridad, en cinco de sus seis caras se aprecia la denominación ****.

 

En ese sentido, no puede concluirse en los términos que hace al actora, con relación a que la caja que corresponde al medicamento ******, por señalar que su fabricante es una empresa de nombre **** ************** ***** *******, quiere ello decir que todas las demás también tengan dicho señalamiento, pues debió acreditar su afirmación, en términos del artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que no ocurre.

 

Por el contrario, el actor nada dice con relación al fabricante de las cajas de los medicamentos “*********”, “*************, “*****” y *******”, por lo que es una presunción legal a favor de la empresa **** ************** ********** ***, con relación a que son pruebas que le favorecen, pues con esa finalidad fueron ofrecidas y el actor no lo desacredita

 

Ahora bien, dentro de las muestras físicas, se aprecia una caja de medicamento con denominación *******, que además incorpora la marca ****, lo que lleva a una presunción con relación a que dicho medicamento se usa con ambas marcas como elementos que la identifican, lo que permite vincular dicha muestra física con las treinta y ocho facturas antes referidas y los títulos de marca que pertenecen a la empresa **** ************** *********** ****

 

En ese sentido, aun cuando dichas muestras físicas, en lo individual carecen de la certificación del tiempo modo y lugar en que fueron obtenidas, sí permiten establecer un indicio con relación a que la marca **** se usa en productos farmacéuticos, aun cuando se hace en combinación de otras marcas que también pertenecen a la empresa **** *************** *********** ****

 

Ahora bien, la parte actora también objeta dichas pruebas a la luz de la persona moral que puso en el comercio dichos productos, pues señala que son comercializadas por ******* **** ** **** y **** *************** ******, ambas ajenas a la litis planteada.

 

Dicho señalamiento lleva al análisis de la persona que comercializa los productos farmacéuticos bajo la marca **** * *******

 

Ello es así, pues el actor insiste en que son puestos en el comercio por personas ajenas a la litis planteada en este juicio, lo que a consideración de esta Sala es equivocado.

 

Se sostiene lo anterior, en razón de que si bien de las probanzas exhibidas en el procedimiento administrativo, se aprecia que quien introdujo las mercancías al país y efectivamente las comercializa en el territorio nacional, fue una empresa diversa, lo cierto es que no debe omitirse la consideración de que el uso realizado se encontraba siendo controlado por la titular de la marca.

 

De inicio, debe señalarse que la empresa **** ************** *********** ***., ofreció como pruebas bajo el numeral 4, las impresiones de las páginas de internet ****:************************** ****:***************************** ****:************************ ****:**************************** ****:**********************************_*********** y ****:*********************

 

Dichas páginas de internet, tal como apunta el actor ******** ***** *****, evidentemente fueron impresas con una fecha posterior al período cuestionado de la marca **** * ******* sin embargo, el objeto de su ofrecimiento, fue acreditar el giro de la empresa **** ************** *********** ***** como una empresa mundialmente conocida que publicita sus productos a través de sus páginas de internet.

 

En ese sentido, aun cuando por sí mismas son inconducentes, pues son de fechas posteriores al periodo cuestionado lo cierto es que contribuyen a establecer un indicio con relación a la actividad empresarial de la empresa **** ************** *********** LTD, pues, por ejemplo, de la página http://www.**********com/about/ se advierte que la empresa **** ************** *********** **** es una compañía farmacéutica global especializada en el desarrollo, producción y comercialización de ingredientes farmacéuticos genéricos y productos farmacéuticos de marca propia y activa, así como que lleva más de un siglo de experiencia con presencia a nivel internacional.

 

Asimismo, de la página http://www***********com/research/, se aprecia el señalamiento de que se trata de una empresa líder en genéricos en el mundo.

 

Por otra parte, en las páginas http://www.**********************/ y http://www.********************** se advierte una ficha técnica de los productos ******** y ******* que consisten en medicamentos para el tratamiento de la Esclerosis múltiple y para el mal de Parkinson respectivamente, haciendo un breve resumen de las enfermedades que tratan, para posteriormente describir que los medicamentos son innovadores de ****, el perfil de cada producto, una breve referencia al desarrollo clínico de los productos, marketing y Distribución de los mismos en diversos países.

 

Asimismo, de la página http://www.****************************_************ es perceptible la cita de las regiones en el mundo en donde tiene presencia la empresa actora a través de subsidiarias, como es el caso de México, con **** *************** ******, según se advierte de la página http://www.**************, de donde se advierte la historia de **** en nuestro país.

 

Por ende, aun cuando de dichas páginas no se haga señalamiento alguno con relación a que la empresa **** tenga registradas marcas con la denominación ****, ni que fabrique dichos productos, lo cierto es que establece un indicio de que la empresa **** ************** *********** ***., es una empresa con presencia internacional líder en la fabricación, producción y comercialización de medicamentos genéricos e innovadores.

 

Asimismo se percibe que dos de sus medicamentos innovadores son los denominados ******* y ********, que aun como sostiene la actora no son las marcas sujetas a debate, tal como se señaló precedentemente, son productos que se comercializan con esos nombres y bajo el amparo de la marca ****.

 

Ahora bien, el actor señala que en la página relativa al medicamento *******, se advierte que se plasma una imagen del producto del que si bien se desprende la marca ****, lo cierto es que se agrega la palabra ************, de manera que no se trata de la misma marca en términos del artículo 128, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Al respecto, debe decirse que no debe perderse de vista que dichas pruebas constituyen un medio indiciario con relación al giro de la empresa y de su relación con la comercialización de los medicamentos ******** * *******, pero no para establecer el uso de la marca **** en el periodo sujeto a prueba, pues tal como lo razona el actor, y antes fue señalado por esta Sala, su consulta e impresión fue realizada en fechas posteriores al periodo en que debe acreditarse el uso de la marca, por lo que la reproducción de la marca **** * ****** acompañada de otros elementos en pruebas que superan ese periodo, es intrascendente, máxime que en las que sí lo acreditan no se aprecia el uso en los términos punteados por el actor, siendo por tanto, concluyente, que el demandante nuevamente recurre al análisis aislado de cada prueba, lo cual es incorrecto.

 

Del mismo modo aun cuando de dichas páginas se advierta una referencia a que dichos productos son comercializados por una empresa ajena denominada **** ************* ***** ello no quiere decir que la empresa **** ************** *********** ***, la haya dejado de usar, pues de las treinta y ocho facturas previamente analizadas se desprende el uso realizado por dicha empresa, como exportadora, con la finalidad de introducirlos al país, por conducto de la empresa ******* **** ** **** , uso que reconoce el artículo 62, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

 

“ARTICULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.”

 

Por otro lado, la circunstancia de que la marca **** * ******, esté siendo usada por ******* **** ** ***., es la otra parte de los argumentos que corresponde analizar.

 

La autoridad demandada estableció en el acto impugnado, que la empresa ******* **** ** ***** realiza un uso controlado de la marca **** * ******, registrada bajo el número ******, loq ue a consideración de esta Sala es acertado.

 

Lo anterior, fue acreditado por la autoridad a partir de las pruebas siguientes:

 

- Documental privada consistente en tres acuerdos de distribución entre **** ************** ********** * ******* **** ** ****

 

- Documental privada consistente en original de treinta y ocho facturas expedidas por **** ************** *********** ***** a favor de ******* **** ** ****

 

- Documental pública consistente en el Pedimento original de importación número 10333890002524 con fecha de entrada de 22 de junio de 2010 con sus respectivos anexos.

 

- Documental pública consistente en el original del pedimento de importación número 104730003628 con fecha de entrada 2 de junio de 2010 y sus anexos.

 

- Documental Pública consistente en veinticinco pedimentos originales.

 

Todas las pruebas mencionadas se tienen a la vista, por encontrarse agregadas en el legajo de copias certificadas remitidas por la autoridad demandada, de cuya relación es posible advertir, únicamente de algunas de ellas la relación comercial apuntada por la autoridad de conformidad con los siguientes hechos:

 

1. Que la empresa **** ************** *********** ***., en fechas 10 de mayo de 2007, 27 de noviembre de 2005 y 10 de agosto de 2004, firmaron tres acuerdos de distribución por cinco años de duración el primero, tres años el segundo y un año el tercero, todos estos acuerdos se ofrecieron bajo el numeral 5 del capítulo de pruebas.

 

No obstante, de dichos contratos de distribución, sólo favorece a **** ************** ********** ***., el segundo de los mencionados, toda vez que el primer acuerdo de distribución limita su objeto en su primera parte considerativa, de conformidad con lo siguiente: “ CONSIDERANDO que **** es el propietario del expediente y de todos los derechos de propiedad y de los conocimientos técnicos pertenecientes a medicamentos que tienen como un ingrediente activo alfacalcidol 1.00 ug encapsulado en cápsulas de gelatina suave “el “PRODUCTO”) Estableciéndose todo el clausulado del acuerdo en función de dicho producto, sin que se deprenda que se trate de un producto farmacéutico comercializado bajo la marca ****, o bien, que pueda establecerse una relación con las demás probanzas antes estudiadas, que permitan concluir que se trata de un producto con el ingrediente activo de los medicamentos ******* * ********, que se usa con la marca ****, de ahí que no resulte idóneo.

 

Por lo que hace al tercer acuerdo de distribución, es perceptible que fue firmado en el año 2004, con un periodo de duración de un año, es decir, dicho acuerdo estuvo vigente hasta el año 2005, fecha anterior al 2 de mayo de 2008, que inicia el periodo sujeto a prueba de la marca **** * *******

 

No obstante, del segundo acuerdo, firmado el 17 de diciembre de 2005, con una duración de tres años, es decir, perdería vigencia el 17 de diciembre de 2008, fecha que se encuentra dentro del periodo sujeto a prueba (2 de mayo de 2008 al 2 de mayo de 2011), es posible advertir lo siguiente:

 

-Que se trata de un contrato de distribución entre las empresas **** ************** *********** ***, y ******* **** ** ***** celebrado el 17 de diciembre de 2005 y su vigencia sería por tres años.

 

-Que la empresa **** ************** *********** ***** es una compañía Israelí, y que la empresa ******* **** ** ***** es una compañía farmacéutica legalmente conformada conforme a la legislación mexicana

 

-Que la empresa **** ************** *********** ***** es la propietaria del expediente y de los conocimientos técnicos para los productos farmacéuticos genéricos establecidos en el Adjunto I de dicho acuerdo, y que serían los productos a los que se referiría dicho acuerdo de distribución.

 

-Del Adjunto I, del Acuerdo mencionado, es perceptible una lista de productos, entre ellos uno denominado “********** ********”, que, vinculado con el pedimento de importación ofrecido como prueba bajo el numeral 9, es perceptible que se trata del medicamento identificado como *******.

 

-Que la empresa **** ************** ********** ***** otorgó su autorización para que ******* **** ** **** distribuyera y vendiera los productos en territorio nacional.

 

-Que la empresa ******* **** ** ***., obtendría la autorización de las autoridades sanitarias en México, que permitieran su comercialización.

 

-Que la empresa **** ************** *********** ***** se comprometió a abastecer los productos a la empresa mexicana y ésta a su vez, a comprárselos a la empresa israelí.

 

2. Con relación a las treinta y ocho facturas exhibidas bajo el numeral 7, mismas que se tienen a la vista por obrar en copias certificadas como parte del legajo remitido por la autoridad, y que fueron antes señaladas, se advierte que todas ellas fueron emitidas por la empresa **** ************** *********** *** a favor de la empresa ******* **** ** ***** en fechas que van del 29 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2011, y en la parte relativa a la descripción del producto, se hace referencia a “********” * “********”

 

Asimismo, antes se dijo que de todas las facturas se aprecia el uso de la denominación y diseño protegidos bajo la marca ****** **** * *******

 

De igual forma, tal como se razonó y relacionó previamente, dichas facturas identifican a los productos ******* * ******** que se usan en combinación con la marca **** * *******

 

Ahora bien, el actor controvierte estas facturas porque a su consideración, no cumplen con los requisitos que establece la legislación fiscal como son el nombre del impresor, número de folio que autorizó el Servicio de Administración Tributaria, y la vigencia de las mismas; sin embargo, dicha manifestación es inoperante además de insuficiente.

 

Inoperante, porque no señala cómo es que dichos requisitos fiscales hace que no sean idóneas para acreditar el uso de un derecho de propiedad industrial que es la finalidad de su ofrecimiento en este juicio, por lo que su argumento es insuficiente.

 

3. Del Pedimento original de importación número 10333890002524 con fecha de entrada de 22 de junio de 2010 con sus respectivos anexos ofrecidos bajo el numeral 8, es perceptible que la empresa ******* **** ** ***** importó productos que le fueron vendidos por **** ************** *********** ***** y de sus anexos se destaca la Carta de Encomienda de 3 de junio de 2010, con relación a dicha mercancía, en cuyo margen inferior derecho aparece la marca **** * ******, en donde se describe la mercancía relativa a dicho pedimento consistente en: “200 cajas de ******** “, POR UN VALOR DE 1’890,090.00 dólares.

 

4. De la Documental pública consistente en el original del pedimento de importación número 104730003628 con fecha de entrada 2 de junio de 2010 y sus anexos, ofrecidos bajo el numeral 9, es perceptible que la empresa ******* **** ** ***** importó productos que le fueron vendidos por **** ************** *********** ***., del que se advierte, que el producto importado fue “******* ******** ** **********” , lo que vinculado con la factura 7718 emitida por ******* ********** **** ** **** que se encargó del transporte de dicha mercancía, y destaca de entre los anexos de dicho pedimento, se desprende que se refería a 200 bultos del producto *******.

 

5. Finalmente, de los veinticinco pedimentos de importación ofrecidos bajo el numeral 10, se advierte que con fechas que van del 1º de enero de 2009 al 11 de abril de 2011, fueron introducidos al país los productos ******** * ******* cuyo importador fue ******* **** ** **** y el exportado fue **** ************** *********** ****

 

Ahora bien, la copia certificada del contrato de licencia y copias certificadas de las constancias que comprueban su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ofrecida bajo el numeral 6, no es idónea para acreditar el uso de la marca **** por parte de ******* **** ** ***., pues de dicha documental únicamente se advierte un contrato de licencia celebrado por **** ************** *********** ***** * ******* **** ** ***** con relación a la patente ****** ****** *********** ********* ** ********** ** ************** * ******** **** ** *********** *** **** ******** ********* **** ******** ***** ******, y que fue inscrito dicho contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día 2 de diciembre de 2010 a solicitud de la empresa licenciataria.

 

En ese sentido, si bien dicha prueba acredita una relación comercial entre las empresas **** ************** *********** ***** * ******* ***** * ***** ello es con relación a una patente que resulta ajena la litis planteada en este juicio, por lo que asiste razón al actor en cuanto a su falta de idoneidad.

 

No obstante de la relación de las demás pruebas antes apuntadas, es perceptible establecer una relación comercial entre la empresa **** ************** *********** **** * ******* **** ** ***** a fin de que la segunda de las mencionadas distribuyera productos farmacéuticos en el territorio nacional, lo que se ha venido haciendo mediante la importación de dichos productos por parte de la empresa ******* **** ** ***. y su posterior venta a diversas personas morales en el territorio nacional.

 

Lo anterior se afirma, toda vez que la empresa ******, S.A. DE C.V., ha puesto en el comercio de forma en la que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, los productos ******* y ********, como se acreditó con las facturas ofrecidas bajo el numeral 11, todas ellas emitidas por ******* **** ** ***** a favor de distintas empresas de las que se advierte que son 24 facturas emitidas en fechas entre el 11 de enero de 2008 y 11 de diciembre de 2009, que corresponden a la comercialización de los productos ******* y ********, entre otros, que tal como se ha establecido a partir de la relación de las muestras físicas y títulos de marca correspondientes, se usan en combinación de la marca **** * *******

 

Asimismo, es perceptible que el uso de dicha marca ha seguido siendo realizado por la empresa ******* **** ** ***., en los años 210 y 2011, según se aprecia de las facturas ofrecidas bajo los numerales 12, 13 y 14, que corresponden a facturas también emitidas por ******* **** ** ***** en dichos años con relación a los mismos productos.

 

Por otra parte, las pruebas orecidas bajo los numerales 15 y 16, así como los tres ejemplares de la revista ************* ****** ** ** **** ** ***. ofrecida bajo el numeral 17 y los dos periódicos ofrecidos bajo el numeral 18, ya que no fueron exhibidos por la autoridad demandada, no obstante que formó parte del expediente administrativo correspondiente, por lo que de conformidad con el artículo 14, fracción V y 45, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tienen por ciertos los hechos que con dichas documentales pretende probar el actor ******** ***** *****.

 

Por otro lado, asiste razón al actor cuando señala que las pruebas ofrecidas bajo los numerales 19 y 20, no favorecen a su oferente, pues la primera de ellas, consistente en el Vademécum de Genéricos Intercambiables, presumiblemente publicado en el año 2009, mismo que es atribuible a una empresa denominada **** *************** ******* que no acredita su relación comercial con la empresa **** ************** *********** ***; asimismo, la documental ofrecida bajo el numeral 20, consistente en el PR VADEMÉCUM también correspondiente al año 2009, se desprende que se exhibió un listado de medicamentos, entre los que se incluye el denominado ******** y ********, apareciendo tal como señala el actor, que se atribuye a **** como laboratorio, mas no como marca y posteriormente aparece un listado de medicamentos controlados, por laboratorio que los produce, apareciendo **** *************** ******* **** ** ***** que, como ya se dijo, no acredita su relación comercial con la empresa titular de la marca ****.

 

Tampoco, la décima cuarta edición del Directorio de Productos de Libre Acceso correspondiente al año 2010, favorece a su oferente, pues e aprecia la publicidad del producto farmacéutico denominado ******** para el tratamiento del insomnio y en la parte inferior izquierda aparece la marca **** y por debajo de este **** *************** ****** y del lado derecho el nombre ******, S.A. DE C.V., señalando que es miembro del grupo ****; y del Directorio Laboratorios que subsigue a dicho promocional se aprecia la leyenda: “***** ******* ****”, y datos de contacto como teléfonos y la página de internet www.***********com, sin que se mencione a la empresa **** ************** *********** ***** sin que se acredite el vínculo comercial entre **** *************** ****** * ******* **** ** ****

 

No obstante, de la relación de las facturas, pedimentos de importación, acuerdo de distribución y muestras físicas primeramente analizadas, es dable establecer el uso de la marca **** * ******* aplicada a medicamentos, con submarcas como ******* y ********, por la empresa **** ************** ********** *** (en virtud de la exportación de productos) y por la empresa ******* **** ** ***., uso que esta última lleva a cabo de manera controlada por el titular de la marca, es decir, por **** ************** *********** ****

 

Por tanto, a consideración de esta Sala sí se acredita el uso de la marca en el período cuestionado.

 

Es aplicable la tesis VI-TASR-EPI-297 emitida por esta Sala, publicada en la revista 27, Sexta Época, Año III, marzo de 2010, página 415.

 

CADUCIDAD MARCARIA.- LA ADMINICULACIÓN DE DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS PUEDE ACREDITAR EL USO DE LA MARCA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la valoración de las pruebas queda al prudente arbitrio del juzgador, siempre y cuando la prueba de trato, no se encuentre reglada expresamente por dicho ordenamiento, siendo que las documentales públicas adquieren pleno valor probatorio de los hechos ahí asentados, siempre que no sean hechos manifestados por las partes y que su autenticidad no sea desvirtuada, asimismo, las documentales privadas, serán valoradas al prudente arbitrio judicial y podrán adquirir pleno valor probatorio, bajo ciertas circunstancias y, siempre que se adminiculen con otras probanzas encaminadas a acreditar los mismos hechos. Así las cosas, si de la adminiculación de las documentales públicas y privadas desahogadas en un procedimiento de declaración administrativa de caducidad, se advierte el uso de la marca cuya caducidad se aduce, sin que se hubieren aportado probanzas que le resten valor a tales documentales, dichos elementos deben tener el alcance de desvirtuar la negativa de uso de la solicitante de la caducidad marcaria, en términos de los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Sobre el particular, también cobra aplicación el criterio que sigue:

 

Séptima Época

Registro: 256092

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

47 Sexta Parte

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 39

 

MARCAS, USO DE. RELACION DE PRUEBAS.

Para desechar las pruebas que la propietaria de una marca rinda sobre el uso de la misma, en los cinco años anteriores a la demanda de extinción por falta de uso, no basta analizarlas una por una y concluir que aisladamente considerada, ninguna de ellas es bastante para probar plenamente el uso de que se trata. Pues dichas probanzas deben, además, ser relacionadas entre sí, para determinar si entrelazadas forman un conjunto de indicios que lleve razonablemente a la convicción de que la marca sí ha sido usada, de tal manera que la conclusión contraria repugne más al análisis lógico de las pruebas, es decir, que resulte menos razonable.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 951/70 (5607/58). N. V. Philips Gloeilampsenfabrieken. 6 de noviembre de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

 

Entonces, conforme al artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial con relación a las disposiciones del Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles y la tesis VI-TASR-EPI-297, la adminiculación de documentales públicas y privadas puede acreditar el uso de una marca, lo que en la especie ocurre, pues a pesar que las pruebas indirectas son, en algunos casos, documentos privados que no cuentan con la certificación del tiempo, lugar y circunstancias en que fueron elaborados, cierto es también que fueron relacionados, lo que permite la convicción respecto a que los productos de la clase 5 internacional, se encontraban siendo comercializados por la demandante en el periodo cuestionado.

 

Ahora bien, el actor controvierte que en la especie no se acredita el uso controlado de la marca **** * ****** de conformidad con lo analizado por la autoridad demandada, pues la autoridad funda su determinación en el artículo 19 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio ADPIC, así como 1780 punto 9, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establecen lo siguiente:

 

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

 

Artículo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

 

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

 

“Artículo 1708: Marcas

[…]

 

9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular”

 

[…]”

 

Los preceptos legales en comento admiten y reconocen el uso controlado de una marca, es decir, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando aun cuando no sea realizado por el titular, sí esté siendo controlado dicho uso por el titular.

 

Siendo importante, señalar que asiste razón al actor ******** ***** ***** , cuando señala que la autoridad demandada aplicó indebidamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte , pues se trata de un instrumento internacional celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos (México), de Canadá y de los Estados Unidos de América (Estados Unidos), con el objetivo de establecer una zona de libre comercio, que entró en vigor el 1º de enero de 1994.

 

En esa tesitura, es claro que si, tal como se ha visto, la empresa **** ************** *********** ***** es originaria de Israel, no podía beneficiarse de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto de sus relaciones comerciales con una empresa mexicana, pues su país no forma parte del dicho Tratado.

 

En efecto, la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, particularmente en su Parte Cuarta, relativa a “Los Tratados y los Terceros Estados”, establece en su artículo 34 lo que se cita enseguida:

 

“ 34. Norma general concerniente a terceros Estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.”

 

En efecto, un Tratado Internacional, únicamente obliga a los Estados signatarios del mismo, por lo que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no puede crear derechos u obligaciones a favor de un tercer Estado sin el consentimiento de éste, por lo que las prerrogativas con relación al uso controlado de marcas que establece dicho instrumento internacional, no pueden favorecer al Estado de Israel por no haber expresado su consentimiento.

 

Sobre este aspecto, es aplicable la tesis siguiente:

 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Septiembre de 2007; Pág. 2678

TRATADOS INTERNACIONALES. SÓLO OBLIGAN AL ESTADO QUE LO SUSCRIBE.

 

De acuerdo a la doctrina aceptada, sobre el derecho internacional, no todo tratado internacional o documento internacional que suscriba y ratifique un Estado como México, puede ser aplicado a otro Estado si este último es ajeno a dicho pacto; es decir aunque para México dicha convención es obligatoria, ello sólo ocurre con los Estados parte de dicho documento y no puede aplicarse a aquellos sujetos de derecho internacional que no formen parte de él. Por otro lado, conforme a los artículos 4º, 17, 27, 19, 24, 28 y 34 de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ", los tratados internacionales entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales estén sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la convención, sólo se aplicarán a los Estados que los hayan celebrado, por haber dado su consentimiento, el cual sólo surtirá efecto si el tratado lo permite o los Estados celebrantes y las organizaciones celebrantes o, según el caso, las organizaciones suscriptoras convienen en ello, y si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento. De lo anterior, se deriva que un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales sólo será obligatorio para cada uno de los Estados que formaron parte de los mismos, de tal suerte que, un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado o una tercera organización sin el consentimiento de ese Estado o de esa organización.

 

DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

 

No obstante, el actor pierde vista que también se citó el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio ADPIC, que se trata de un acuerdo celebrado por los miembros de la Organización Mundial de Comercio cuyo objetivo fue reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad industrial en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes y que entró en vigor el 1º de enero de 1995, siendo México miembro de la OMC desde dicha fecha ¹ e Israel desde el 21 de abril de 1995. ²

(Notas al final del documento)

 

También es oportuno señalar que dicho Acuerdo estableció normas mínimas para la protección de la propiedad intelectual, quedando a discreción de los Estados miembros (de la OMC pues son los Estados signantes de dicho acuerdo), ampliar dicha protección, pero de ninguna manera el efecto contrario, es decir, no pueden desconocerse las prerrogativas que otorga o restringirse, lo que se desprende del artículo 1º, punto primero de dicho Acuerdo:

 

“Artículo1

 

Naturaleza y alcance de las obligaciones

 

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.”

 

Por lo anterior, es dable establecer las reglas de propiedad intelectual incorporadas al comercio en virtud del instrumento internacional de cita a las relaciones comerciales establecidas por ambas empresas, les favorecen.

 

Entonces, dicho Acuerdo, al estar suscrito por México y por el Estado de Israel hace posible que las normas mínimas fijadas para la protección del derecho de marcas, particularmente con relación al uso de las mismas para efecto de su vigencia, deban ser obligatorias para ambas partes, de ahí que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debía observar sus normas al caso concreto.

 

Establecido lo anterior, en la especie, el actor señaló que la empresa **** ************** ********** ***., no acreditó con medio de prueba alguno que ejerce control sobre la empresa ******* **** ** ****

 

No obstante, contrariamente a su dicho, tal como se ha apuntado con anterioridad, la empresa **** *************** *********** ***., celebró un acuerdo de distribución con relación a medicamentos, que, también se ha establecido, se comercializan bajo la marca **** en combinación con otras marcas.

 

Aunado a ello, la empresa **** ************** *********** ***** ha vendido a la empresa ******* **** ** **** medicamentos que ha importado en cantidades que permiten concluir que dichas mercancías se encuentran en el comercio de la forma que corresponde a los usos comerciales.

 

Ahora bien, la parte actora alega que el contrato de distribución carece de la forma que permita establecer que sus cláusulas permitan inferir que efectivamente se trata de un contrato de distribución, sin embargo, del Acuerdo de Distribución de fecha 17 de diciembre de 2005 (único idóneo), se desprende que las partes convinieron específicamente la distribución de los productos y, como medio preparatorio de dicha comercialización, se estableció que la licenciataria se obligó a tramitar y obtener los registros sanitarios correspondientes, sin que ello implique únicamente debía obligarse a obtener los registros sanitarios, pues ninguna finalidad práctica comercial tendría dicho extremo.

 

Asimismo, la inscripción de dicho Acuerdo ante la autoridad demandada no precisaba de su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues es claro que operó el uso controlado de la marca en términos de la legislación internacional aplicable.

 

Ahora bien, con relación a que no se acreditó que la empresa **** ************** *********** ***** tuviera acciones en la empresa ******* **** ** ****, a fin de acreditar el control de la primera sobre al segunda, es un argumento que debe desestimarse por infundado.

 

Lo anterior es así, toda vez que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), claramente estipula que para fines de mantener el registro de una marca, se considera que su utilización por otra persona, constituye el uso de la misma, siempre que ésta se encuentre controlada por su titular, sin que se establezca una disposición adicional en el sentido que pretende el actor, es decir, de ninguna manera se encuentra establecido que dicho control se encuentre supeditado a que la empresa titular de la marca sea accionista de la empresa que detenta el uso de la marca.

 

Quinta época

Año VII No. 77, Mayo de 2007

Segunda Sección

Tesis: V-P-2As-674

Página: 241

 

USO CONTROLADO, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LOS SUPUESTOS DE CADUCIDAD PREVISTOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

 

El artículo 152, fracción II, de la citada ley establece que para la actualización de la causal de caducidad de una marca es necesario que se surtan los siguientes supuestos: a) Que la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad; y, b) Que además, no exista causa que justifique la falta de uso. Sin embargo, dichos presupuestos para la extinción del signo distintivo, encuentran una excepción, en tratándose del uso controlado por parte del titular de una marca sobre su franquiciatario; figura prevista tanto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), pues tal como lo dispone la Sexta Parte, Capítulo XVII, artículos 1702 y 1708, inciso 9, del TLCAN y los numerales 1°, inciso 1 y 19, inciso 2, del ADPIC, para fines de mantener el registro se debe reconocer el uso de una marca por una persona distinta al titular de la misma, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular; desprendiéndose con claridad, además, que las disposiciones en comento aluden al "control sobre el uso de la marca" y no "control de la empresa". (16) Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35739/04-17-05-6/655/05-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2007)

 

En efecto, no debe confundirse el “control sobre el uso de la marca” con el “control de la empresa”, pues existe una sensible diferencia que cabe aclarar para efectos de este juicio.

 

Una empresa controladora es aquella que ejerce control sobre la vida de la denominada controlada, en aspectos de función, organización y toma de decisiones, y lo normal de ese control es que tenga su base en la apropiación de parte del capital de la empresa controlada, en proporción tal, que se justifique que la controladora decida sobre la controlada. ³

(Nota al final del documento)

 

Asimismo, es oportuno señalar que dicho control tiene fines preponderantemente fiscales, específicamente en términos del Régimen de Consolidación Fiscal, que no se acerca a los efectos del uso de una marca.

 

Lo anterior no impide que una empresa Controladora sea titular de una marca y a través de su controlada detente el uso de una marca en términos de la legislación internacional, pero no puede suponerse que en todos los casos sea así, por no establecerse en esos términos en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

 

Sobre dicha base, a consideración de esta Sala, es suficiente que la titular de la marca demuestre el uso detentado por una empresa tercera, pues lo que debe demostrarse es el control del titular sobre el uso de la marca, con independencia de si la empresa titular es controladora de la usuaria de la marca.

 

Este tema, fue analizado por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, en el precedente que a la letra señala:

 

“V-P-2aS-318

 

USO DE MARCAS A TRAVÉS DE UN TERCERO. NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA DEL NORTE. SU APLICACIÓN EN EL.- Los artículos 1708, inciso 9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el 19, inciso 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ambos suscritos por nuestro país, establecen en términos muy similares que para fines de mantener el registro de una marca, se considera que su utilización por otra persona, constituye el uso de la misma, siempre que ésta se encuentre controlada por su titular; por lo que, aplicando dichas disposiciones en forma correlacionada con lo establecido por el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, se debe considerar que se encuentra en uso, cuando se haya puesto en el comercio por una persona distinta a su titular, siempre y cuando el titular de la marca siga teniendo el control de la misma, y lo demuestre con documentos idóneos y suficientes , para fines de mantener el registro de esa marca, ya que de lo dispuesto en esos Convenios Internacionales, es concluyente que cuando el actor allega elementos probatorios suficientes para acreditar que se ha puesto en el comercio la marca en territorio nacional y que el titular de ella sigue teniendo su control, se cumple con los extremos de dichas disposiciones . (30)

 

Juicio No. 3261/02-17-11-6/134/02-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de abril de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez. (Tesis aprobada en sesión de 11 de noviembre de 2003)

 

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2004. p. 385.”

 

A fin de clarificar aún más este aspecto, debe considerarse lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que establecen los objetivos, naturaleza y alcances de las obligaciones ahí contenidas y que en la parte de nuestro interés, establecen:

 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

“Artículo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

 

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo . Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

 

[…]

 

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros ⁴ el trato previsto en el presente Acuerdo . […]”

(Nota al final del documento)

 

Artículo 3

 

Trato nacional

 

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual […]”

 

(Énfasis añadido)

 

De los preceptos anteriormente transcritos, esencialmente, puede desprenderse la siguiente premisa:

 

1. Que los países contratantes se comprometen a exigir el uso de las marcas registradas en sus países, a fin de mantener la vigencia de los mismos, de conformidad con el mínimo de reglas ahí establecidas, en específico, a través del uso controlado de la marca por su titular, debiéndose entender como “control” el dominio, mando o preponderancia [Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española] que el titular marcario siga ejerciendo de la marca a través de un tercero.

 

En este sentido, dichos preceptos hacen un ejercicio diferenciado entre los alcances de las figuras del “control” y la “licencia” de marcas, siendo que en cuanto al primero, establece, como regla general, que el uso de una marca podrá acreditarse a través de un tercero, siempre y cuando se encuentre sujeta a control del titular de la marca, lo que permite incluir diversas hipótesis sobre el control de las marcas; mientras que, en cuanto al segundo, establece que cada una de las partes, deberá regular las condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas.

 

2. Que las anteriores reglas deberán proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes, y que deberán ser observadas en las legislaciones locales e internas de cada país contratante , e incluso, podrán ser ampliadas por los países signantes, siempre y cuando esto no contravenga las disposiciones establecidas en estos ordenamientos internacionales.

 

3. Que los países contratantes también se comprometen a otorgar dicha protección a los nacionales de las otras partes, debiendo en todo caso, otorgar un trato nacional a éstos, es decir, aplicarán las mismas reglas que en todo caso se prevean en la legislación interna o local.

 

Así las cosas, se puede concluir que las reglas del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en cuanto a marcas se refiere, son aplicables para cada una de las partes contratantes, siendo que deben ser observadas tanto a nivel interno como hacia el exterior de cada país.

En otras palabras, cada país contratante se compromete a observar, dentro de su legislación y contexto interno, es decir, para sus connacionales, los beneficios adquiridos con dichos ordenamientos internacionales, pero también se compromete a observar, dentro del territorio, para los nacionales de los otros países miembros, los mismos beneficios adquiridos con los mencionados acuerdos internacionales, lo que resulta congruente con el espíritu de dichos acuerdos, pues permite que se homologuen los derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual en todos los países contratantes, a fin de adquirir reglas equitativas de comercio entre estos.

 

Ello es así, pues actualmente se encuentra establecida la trascendencia e importancia de los compromisos legales internacionales, que no sólo obligan a un país a nivel interno, sino que además lo comprometen ante los demás países, entendiendo con ello que la naturaleza de los acuerdos y tratados en materia internacional es de carácter mixto.

Es decir, obligan al país contratante a nivel internacional, ante los demás países contratantes, haciendo respetar las reglas para los nacionales de los mismos, pero también lo obligan a respetar las disposiciones a nivel interno, es decir, a aplicar las mismas disposiciones para sus connacionales, lo que expresamente se dispone como ley suprema de la Unión, por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión . Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

 

(Énfasis añadido)

 

Conforme a lo anterior, se tiene que es infundado que el actor pretenda que los acuerdos signados entre **** ************** *********** **** * ******* **** ** ***** se encontraran inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues por una parte, nuestro país, se encuentra obligado, a la luz del Acuerdo Internacional aplicable a reconocer el uso controlado de una marca, y por otro lado, lo que además, permite establecer un ejercicio diferenciado entre la figura del “control” y la “licencia” de las marcas, previstas por los ordenamientos que se analizan, ya que si bien inicialmente el actor se encontraba obligado a acreditar, en términos de los artículos 130, 136, 141 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, el uso legal de su marca, a través de un tercero, mediante licencia inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cierto es que, conforme a las pruebas aportadas en la instancia administrativa, se tiene con que basta para acreditar el uso de su marca, el “control” que éste tenga sobre el uso efectuado por un tercero , de conformidad con el ordenamiento de cuenta que sí le resulta aplicable, siendo que para acreditar dicho control, se podrá realizar a través de cualquier medio legalmente permitido que permita adquirir convicción del dominio, mando o preponderancia [Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española] que el titular marcario ejerza sobre un tercero que utilice su marca.

 

Por lo que, en el presente caso, es evidente la relación comercial entre **** ************** *********** ***., y la empresa ******* **** ** ***** lo que permite concluir que la empresa mencionada en segundo término hacía uso de la marca **** en productos farmacéuticos en el período cuestionado bajo el control de su titular, pues es claro que la empresa mexicana únicamente pone en el comercio los productos farmacéuticos que adquiere a la empresa **** ************** *********** ***** de ahí que se acredite un control de la marca aplicada a los productos para los que fue registrada.

 

No obsta para lo anterior que el actor diga que la empresa **** ************** ********** ***., no hizo valer en la instancia administrativa la aplicación del uso controlado de su marca y que la autoridad lo analizó de oficio, supliendo la deficiencia de los argumentos defensivos de la titular de la marca.

 

Lo anterior es así, pues del escrito por el que **** ************** *********** ***** dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, se advierte que realizó manifestaciones que obligadamente llevaban a dicho análisis.

 

Lo anterior es así, toda vez que a fin de dar congruencia a su resolución, la autoridad demandada debía analizar todos los argumentos de las partes y proceder a emitir su resolución correspondiente, pues a ello se encuentra obligada en términos del artículo 59, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aunado a que, en ningún momento fueron variados los hechos planteados por la empresa titular de la marca.

 

A mayor abundamiento, la empresa **** ************** *********** ***., señaló que guardaba una relación comercial con la empresa ******* **** ** ***., en virtud de que pertenecían a un mismo grupo económico (ver folio 3 del escrito por el que contestó la solicitud de declaración administrativa).

 

Asimismo, al momento de ofrecer todas sus pruebas, señaló que varias de ellas, que han sido analizadas precedentemente, acreditaban dicha relación comercial, por lo que dichos hechos no podían pasarse por alto por la autoridad administrativa, de ahí lo infundado de su argumento.

 

SEXTO.- Corresponde el análisis de los argumentos planteados en el juicio atrayente 786/12-EPI-01-11 , pues en dicho juicio, la empresa **** ************** *********** ****, controvirtió la resolución del procedimiento P.C. 730/2011 (N-187) 6933, en el que se declaró la nulidad de la marca ******* ****, ello en vía de reconvención.

 

Sin embargo, preliminarmente, debe hacerse un pronunciamiento con relación a las causales que, a consideración de ******** ***** *****, tercero interesado del juicio atrayente, impiden entrar al fondo de la cuestión planteada, consideraciones que realiza en el escrito de fecha 22 de junio de 2012, por el que se apersonó a deducir sus derechos en este juicio, de conformidad con lo siguiente:

 

“PRIMERA.- FALTA DE PERSONALIDAD.- En virtud de que al señor ***** **** *** para instaurar la acción que pretende en virtud de que el documento de poder que exhibe en el presente procedimiento, es un poder limitado, el cual no cumple con los requisitos legales para legitimar la personalidad que Je „otorgó la farmacéutica **** ************** *********** ***., para iniciar la demanda de nulidad instaurada en contra del registro marcario citado al rubro.

 

En efecto, del análisis que se haga del documento de poder (que ni siquiera se llama así, sino que lo nombran como "Autorización General") que presenta el Señor Licenciado ***** **** ***, se desprende que el mismo es exclusivamente para el trámite de registro de marcas, nombres comerciales, y otros procedimientos ante este Instituto (el cual, se refiere de forma clara exclusivamente para el trámite de registros marcarios) y no procedimientos administrativos como el que se contesta. En efecto, la misma Autorización General establece, (según traducción de la misma)

 

(…)

 

Resulta importante hacer notar a ese H. Tribunal que en el expediente que nos ocupa, no obra documento alguno otorgado conforme a derecho mediante el cual se debería acreditar la personalidad del presunto apoderado de mi contraparte por lo que es imposible que se continúe con el procedimiento administrativo que nos ocupa. El mandato en cuestión incumple con lo dispuesto por los artículos 181 de la ley de la Propiedad Industrial y 2553, 2554 y 2555 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal por cuanto a que el mismo sólo fue otorgado para el trámite de registros de marca o de invenciones ante ese H. Instituto, sin que el documento cumpla con las formalidades legales, es decir, no es un poder general para pleitos y cobranzas o un poder especial para que el Señor Licenciado ***** **** *** pueda promover procedimientos administrativos de caducidad, nulidad o infracción, ante la autoridad demandada. El mandato del apoderado legal se encuentra limitado. Los artículos 2553, 2554 y 2555 del Código Civil para el DF establecen:

 

(…)

 

En tal virtud, procede que ese H. Tribunal, atento a lo dispuesto por el artículo 2557 y demás relativos del Código Civil, considere nulo dicho mandato, por carecer de la facultad del Señor Licenciado ***** **** *** para poder iniciar procedimientos administrativos de caducidad o de nulidad, pues su mandato es limitado, declare la FALTA DE PERSONALIDAD del apoderado legal de **** ************** *********** ****

 

Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

SEGUNDA.- FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, por parte de la (sic) **** ************** *********** ***., en virtud de que el registro cuya nulidad promueve no afecta en nada sus intereses, ni mucho menos la que alega ser su esfera jurídica, puesto que para que exista interés jurídico para ejercitar la acción que por esta vía se contesta, no basta con que manifieste ostentar los derechos derivados del registro de la marca ******* "**** * ******", sino que es menester que acredite fehacientemente los hechos en los que sustenta sus pretensiones y la afectación directa y actual a dicho derecho.

 

Lo anterior se deriva del hecho de que el registro marcario ******* está caduco, y así deberá declararse, atento a la causal de caducidad que se hizo valer en el PC. 729/2011 (C-188)6932, en vía de reconvención, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que debería ser resuelta en primer término. Sin embargo, la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó la caducidad de la marca ****** ****, cuestión que se combate en el respectivo juicio de nulidad 790/12-EPI-01-7 promovido en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa el 29 de abril de 2012, por lo que primero deberá resolverse el juicio de nulidad 790/12-EPI­01-7., debido a que el registro marcario ****** **** propiedad del actor en el presente procedimiento, no es usado en México por su titular, por lo que el presente juicio de nulidad está subjudice, es decir, en primer instancia se debe resolver la controversia referente a la caducidad de la marca referida y en segundo lugar la nulidad de la marca ******* **** **************, la cual es para cosméticos y que se combate en el mismo juicio de nulidad de fecha 29 de abril de 2012 ante esa misma H. Sala.

 

Deseo manifestarles a Sus Señorías que el registro marcario ******** **** es una posterioridad, en efecto, esta marca fue otorgada existiendo la solicitud de registro de marca 806,598 de fecha legal 14 de septiembre de 2006 la cual se encontraba negada ante la Autoridad marcaria, sin embargo, se promovió juicio de nulidad en contra de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no estaba firme, por lo que la ahora demanda debió negar el registro de la marca 1'103,828 ****, propiedad de la actora, contraviniendo lo establecido en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que, en vía de reconvención se demandó la nulidad de dicho registro marcario, la cual fue resuelta por la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declarando la nulidad del registro marcado ******* *****

 

En consecuencia, podemos afirmar que al no poseer la actora título o interés legítimo, válido y actual alguno que se vea realmente afectado por el registro marcario de mi propiedad, a dicha persona no le asiste el interés jurídico necesario para iniciar y, desde luego, prosperar en una acción como la que nos ocupa, ya que los hechos que narra y los derechos que menciona, no pueden ni someramente sustentar interés jurídico alguno, por lo menos en los términos en los que lo han definido los más altos tribunales de este país, que exigen no sólo que exista un interés en el sentido semántico del término, sino un interés que se sustente en un derecho público subjetivo, y además que sea actual, licito directo, circunstancias que a todas luces no se surten ni medianamente en el caso a estudio, lo que contraviene las más elementales regías procedimentales, y concretamente los requisitos de procedencia que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia.

 

A consideración de este órgano colegiado, los argumentos que expone eltercero interesado ******** ***** *****, son infundados, en atención a las consideraciones legales siguientes:

 

Por lo que hace al primer planteamiento, es decir, con relación a que ***** **** **** carece de personalidad para haber instaurado esta acción en nombre y representación de **** ************** ********** ***., resulta necesario establecer qué es la “legitimación ad procesum .”

La legitimación ad procesum, es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro .

 

En este sentido, la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, que puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo, siendo ilustrativa sobre este tema la tesis siguiente:

 

Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: VII, Enero de 1998.- Tesis: 2a./J. 75/97.- Página: 351.

 

LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO . Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.

 

Ahora bien, es procedente transcribir los preceptos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se prevé las formas de acreditar la personalidad ante este Tribunal:

 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

“ARTÍCULO 5o.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.

 

La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva.

 

La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las Entidades Federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales.

 

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.”

 

“ARTÍCULO 15.- El demandante deberá adjuntar a su demanda:

 

(…)

 

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

 

(…)”

 

(Énfasis añadido)

 

De los preceptos antes transcritos, se advierte, en primer lugar, que de conformidad con el artículo 5° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la representación de los particulares se otorgará:

 

a) En escritura pública.

b) En carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal.

 

Ahora bien, en el numeral 15 antes citado, se señala que el demandante debe adjuntar a su demanda:

 

a) El documento que acredite su personalidad o,

b) El documento en el que conste que le fue reconocida su personalidad por la autoridad demandada o,

c) Señale los datos de registro del documento con el que este acreditada su personalidad.

 

De lo antes expuesto, se tiene que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, obliga al promovente a acreditar su personalidad exhibiendo el documento mediante el cual pretenda realizar dicho acreditamiento, con su escrito de demanda, teniendo la posibilidad de acreditar dicha personalidad de diversas formas, como son: mediante el documento en el que conste que la personalidad le fue reconocida por la autoridad demandada, los datos de registro del documento con la que tiene acreditada dicha personalidad ante el Tribunal, escritura pública o una carta poder que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 5° de la Ley en comento.

 

Ahora bien, de la revisión realizada a los autos del juicio de nulidad en que se actúa, se advierte que el C. ***** **** *** acreditó su personalidad por tenerla reconocida ante la autoridad demandada, lo que probó con la exhibición de la resolución impugnada en cuya foja 1 (foja 17 de autos), se reconoce a ***** **** ***, como apoderada legal de **** ************** *********** ****

 

En esa virtud, sí se cumple cabalmente con una de las formas de acreditar la personalidad, prevista en el numeral 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al tener el C. ***** **** **** reconocida su personalidad como apoderado legal del actora, por la autoridad demandada.

 

Ahora bien, el tercero interesado insiste en el argumento relativo a que el poder conferido a ***** **** *** en el procedimiento administrativo es limitado y no podía servir para acreditar su personalidad en dicho procedimiento.

 

Al respecto, debe señalarse, en primer término que el representante de la parte actora acreditó su personalidad en el procedimiento administrativo mediante el poder debidamente apostillado y cuyo análisis se realizó en el CUARTO considerando de esta sentencia, por lo que en obvio de inútiles repeticiones, debe remitirse a las consideraciones expuestas en dicho Considerando.

 

No obstante, vale la pena retomar la consideración relativa a que mediante dicho poder sí se confirieron facultades de representación ilimitadas para que en nombre y representación de **** ************** *********** ****: “Para representarnos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad en México, en todos los procedimientos como solicitante o propietario en relación con todas las presentes y futuras solicitudes o registros de marca, así como también otros procedimientos ante este Instituto.”

 

En tal virtud, contrario a lo que sostiene el tercero interesado, el C. ***** **** ***, acreditó conforme a la ley su personalidad como apoderado legal del actor, sin que resulte necesario como lo alega, la exhibición de algún otro documento.

 

Aunado a ello, se reitera, la personalidad de ***** **** *** en este juicio, se acreditó fehacientemente en términos de los artículos 5º y 15, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que sus argumentos son infundados.

 

Por lo que hace al segundo planteamiento, en torno a la Falta de interés Jurídico de la empresa **** ************** ********** ***** para impugnar la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* ****, también debe desestimarse por infundado.

 

Lo anterior, porque el tercero interesado ******** ***** ***** señala que la empresa **** ************** *********** ***., carece de interés jurídico pues el registro cuya nulidad promueve no afecta sus intereses jurídicos, y además, para ejercitar la acción que contestó mediante su escrito de apersonamiento, no bastaba con ostentar los derechos derivados del registro de la marca ****** **** * ******* sino que debía acreditar los hechos en que se sustenta su acción.

 

Al respecto, debe señalarse en primer lugar, que la resolución impugnada en el juicio atrayente 786/12-EPI-01-11, es el oficio con folio 25558 de 31 de enero de 2012, por el que se declaró administrativamente la nulidad de los registros de las marcas ******* **** y ******* **** ************** * ****** y se negó administrativamente la caducidad de la marca ****** **** * *******

 

Dicha acotación es importante, toda vez que en el juicio atrayente, únicamente se encuentra controvertida la resolución antes precisada, en la parte en la que se declaró administrativamente la nulidad de la marca ******* ****, por lo que la empresa **** ************** *********** ***., sí contaba con interés jurídico para controvertir dicha decisión administrativa.

 

Para efecto de acreditar lo anterior, resulta necesario en primer término transcribir los artículos 181, 187, 188 y 190 de la Ley de la propiedad Industrial, así como 16 y 17 de su Reglamento, mismos que establecen lo siguiente:

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

“Artículo 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

 

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

 

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

 

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

 

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

 

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

 

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite .

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.”

 

“Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles .”

 

“Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.”

 

“Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

 

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.”

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

“ARTICULO 16.- El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetará a lo siguiente:

 

I.- La carta poder a que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la Ley, deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros;

 

II.- Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas;

 

III.- En los casos previstos en los artículos 187 y 200 de la Ley, los solicitantes o promoventes podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas;

 

IV.- Los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron, y

 

V.- Los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.”

 

“ARTÍCULO 17.- El Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripción en el Registro General de Poderes será opcional.

 

En cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes.”

 

De la interpretación armónica de los preceptos legales y reglamentarios previamente citados, se advierte que l as solicitudes de declaración administrativa se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de la Propiedad Industrial, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles .

 

Asimismo, dichos procedimientos puede iniciarlos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión.

 

Ahora bien, el interés jurídico, de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, se define como: “ la pretensión que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado .”

Sobre el particular, también debe considerarse las connotaciones del concepto de interés jurídico precisadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 315/2010.

Así, la ejecutoria de mérito está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, julio de 2011, página 1028, cuyo texto correspondiente es el siguiente:

 

[…]

 

CUARTO. Estudio de las cuestiones jurídicas planteadas. Como muestra el relato de antecedentes procesales y argumentales contenido en el considerando anterior, la cuestión jurídica básica que nos corresponde abordar nos insta a examinar si es o no correcta la determinación del Juez de Distrito de sobreseer el juicio de amparo por considerar que el quejoso carece de interés jurídico para interponerlo.

 

En efecto: en su primer agravio, el quejoso denuncia el razonamiento por el cual el juez decreta el sobreseimiento del juicio, el cual refleja —considera— una concepción errónea de lo que debe entenderse por interés jurídico para interponer un amparo en defensa de los derechos fundamentales. En los otros agravios lo que se plantea tiene que ver con el estudio de los conceptos de violación hechos valer en la primera fase del juicio, y cuestiones que tienen que ver con el principio de inmediación en el amparo.

 

A juicio de esta Corte y como vamos a exponer en lo que sigue, este primer agravio es fundado, en tanto muestra la insuficiencia del argumento utilizado para decretar el sobreseimiento —la apelación a la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo—. El estudio de los conceptos de violación sobre la inconstitucionalidad de las reformas legales que se cuestionan, sin embargo, viene también mediatizado, como mostraremos, por el impacto en el presente asunto de otras de las reglas que rigen el desarrollo del funcionamiento del juicio de amparo como medio de garantía de los derechos con efectos inter partes, abierto a los ciudadanos bajo condiciones y con efectos distintos a los que rigen y caracterizan otras vías de control jurisdiccional de la constitucionalidad de normas y actos de autoridad —como son, en particular, la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional—.

 

Nuestra argumentación transitará los siguientes apartados: 1) en primer lugar, abordaremos la discusión relativa al interés jurídico. En ella concluiremos que los argumentos del juez de distrito son insuficientes para justificar la decisión de sobreseer; 2) en segundo lugar, desarrollaremos una serie de criterios que deben orientar la determinación del tipo de reclamos que pueden analizarse en vía de amparo y que, como veremos, obligan a la Corte a adentrarse en el ámbito de las evaluaciones casuísticas; 3) finalmente, abordaremos el caso concreto y determinaremos si se plantean argumentos que consideremos que pueden ser objeto de estudio de fondo.

 

[…]

 

El interés jurídico

 

Como hemos visto, el Juez de Distrito sobreseyó el juicio de amparo al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo.

 

El juez estimó que el decreto impugnado por el quejoso no ocasionaba la afectación jurídica en sus derechos requerida por las reglas procesales del amparo por no haber demostrado el quejoso ser “destinatario de la norma”. Por un lado, el juez establece que las normas impugnadas son autoaplicativas, porque las obligaciones que prevén las obligaciones que prevén son inevitables desde que entran en vigor; vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho y no exigen la actualización de alguna condición para su aplicación.

 

Pero por otro lado, el juez señala que para acreditar la aplicación de las normas impugnadas, la parte quejosa debió acreditar tener alguna de las siguientes calidades: publicista o promotor de productos derivados del tabaco; propietario o poseedor de lugares concurridos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior; o consumidor de productos derivados del tabaco. Y a su juicio la parte quejosa no las acreditó: en referencia a las primeras dos, no exhibió ninguna prueba y en referencia a la tercera, no demostró su calidad de fumador de manera fehaciente. El juez subraya que el quejoso no demostró fehacientemente ”ser sujeto de las normas que impugna” ni que las normas lo priven de un derecho adquirido, pues no aportó ninguna prueba de ello y no se advierte que las normas establecieran prerrogativas en favor de sujeto alguno.

 

El juez considera que no es obstáculo para alcanzar la conclusión anterior que el quejoso aduzca violaciones al derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4º constitucional y en los tratados internacionales que invoca, toda vez que dichas normas tutelan un derecho indeterminado y se refieren a una situación abstracta: a una prerrogativa que asisten a la colectividad de manera genérica. El interés jurídico que tutela el juicio de amparo se traduce en la protección de derechos subjetivos determinados que deben obedecer a situaciones que se concretan de manera individualizada en los gobernados.

 

Para el recurrente , por el contrario, la noción de interés jurídico que rige en el juicio de amparo se define como la pretensión reconocida por las normas para tutelar un derecho subjetivo mediante el ejercicio de una acción jurisdiccional. En el juicio de amparo, señala, este interés se funda en la afectación del gobernado por un acto de autoridad. En el caso, destaca, el juez partió de la falsa apreciación de que la norma que se combate en el amparo contra leyes debe estar destinada al quejoso, cuando su finalidad es tutelar el derecho a la salud. El recurrente señala que la construcción histórica de la Corte sobre la noción de interés jurídico, desde la jurisprudencia de la Quinta Época, es una concepción “mecanicista”, asociada con una manera de ejercer la jurisdicción en la que las violaciones al texto constitucional no se sujetaban al escrutinio judicial a menos que existiera una norma secundaria que desarrollara el contenido de las garantías individuales, pero que ya en el siglo XXI, reconocido el carácter normativo de la Constitución, lo único que se puede exigir es una afectación a la esfera jurídica del implicado; el juez, destaca, razonó erróneamente cuando exigió que el quejoso fuera destinatario de la norma, pues una norma dirigida a terceros puede afectar la esfera jurídica de una persona, y generarle un perjuicio en un derecho público subjetivo como en el caso es el derecho a la salud.

 

A juicio de este tribunal, los argumentos de la parte recurrente resultan esencialmente fundados. Como mostraremos a lo largo del presente apartado, el quejoso y ahora recurrente sí cuenta con el interés jurídico requerido para interponer un amparo que en su opinión vulnera su derecho a la salud y a la información.

 

Como es sabido, esta Suprema Corte tiene una amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de “interés jurídico” para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Muchos de ellos, como señala el recurrente, provienen de la Quinta época. Pero con posterioridad y como no puede ser de otro modo, el tema ha seguido siendo tocado por la jurisprudencia. Los precedentes históricos de la época citada señalan, por ejemplo, que el “perjuicio” que sirve de base para definir el interés jurídico, es sinónimo de ofensa o lesión hecha a los intereses y derechos de una persona (en contraposición, en la tesis en cita, a la noción de privación de una ganancia lícita), y que se trata de un perjuicio que “únicamente puede conocer el quejoso”, lo cual impide que pueda decretarse el sobreseimiento por falta de interés sobre la base de una simple apreciación del juez. Asimismo, los precedentes de la Quinta época enfatizan constantemente que un interés sólo es propiamente jurídico cuando el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas : aunque de toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, destacó la Corte, éste no siempre puede calificarse de jurídico; un puro interés material, que no esté tutelado por el ordenamiento por alguna de sus normas, no puede ser protegido por el juicio de garantías, subraya otras tesis de la Quinta época . En la Sexta época encontramos criterios que, en líneas similares a las anteriores, destacan que el juicio de amparo debe solicitarse por la persona que estime que se le ha privado de algún derecho, propiedad o posesión, pues el interés jurídico se refiere a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados.

 

La jurisprudencia de la Séptima época también se refirió abundantemente al concepto de “interés jurídico”. Así, este tribunal destacó, por ejemplo, que surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, derivados de las normas del derecho objetivo , en contraposición, de nuevo, a la noción de simple prejuicio económico sufrido por una persona o conjunto de personas, que no se estima suficiente para justificar la procedencia del juicio de garantías. El interés jurídico, subraya otra tesis, se refiere a la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Además, se sostuvo que la afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo, no puede ser una afectación mediata .

 

En los mismos años se dijo, de nuevo , que el interés jurídico debe correlacionarse con un derecho reconocido por la ley, es un derecho subjetivo, entendido como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho . Se contrapone la noción a la de “interés simple” y a la de “mera facultad”: el derecho subjetivo, según se dice, está presente siempre que confluyan dos elementos: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto puede ser un particular (en ese caso se habla de derecho subjetivo privado) o un órgano del Estado (caso en el cual se habla de derecho subjetivo público; no hay, dijo la Corte, interés jurídico en las situaciones en las que la gente tiene una mera facultad o potestad, que es lo que sucede cuando el ordenamiento otorga o regula una situación particular pero no un poder de imposición coercitiva sobre otro sujeto —un “poder de exigencia imperativa”—; tampoco hay interés jurídico cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo cual sucede, dijo la Corte, cuando la norma jurídica objetiva no consigna una facultad de exigir sino una situación que puede aprovechar el sujeto, si es benéfica para él, pero cuya observancia no puede ser reclamada por favorecido porque el ordenamiento no concede la facultad de obtener coactivamente su respeto . Eso es lo que sucede, dijo la Corte, cuando existen leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica o consagran una determinada situación abstracta a favor de la colectividad. Si este estado de cosas es contravenido por un sujeto, ninguno de los particulares puede reaccionar contra ello a menos que la propia ley o reglamento que creaba esa situación beneficiosa le diera el derecho específico a exigir el cese de esa contravención .

 

Finalmente, en la Novena época tenemos un criterio que — siguiendo un precedente de la Octava— destaca, por ejemplo, que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio ; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: “la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados”. La Segunda Sala ha destacado, por su parte, que para acreditar el interés jurídico, el promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica . Haciéndose eco de los precedentes históricos ha subrayado que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia —la tesis lo ejemplifica con una apelación al caso concreto: “los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos a su desarrollo”—.

 

Del recorrido anterior se desprende que el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual podemos hablar de la existencia de un derecho “objetivo” conferido por las normas del ordenamiento jurídico , en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que las tesis denominan “un beneficio”, una ventaja “fáctica” o “material ” (como hemos visto hay referencias reiteradas a los beneficios económicos). Ése es el primer gran criterio definicional, estimamos, que recorre la noción clásica de “interés jurídico”. El segundo consideramos que puede sintetizarse en la apelación a la necesidad de que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada por parte de las autoridades responsables . En este requisito nos centraremos con posterioridad. Desarrollemos ahora un poco más el primero.

 

En opinión de esta Corte, es claro que la conclusión según la cual en un caso como el que nos ocupa es preciso sobreseer por falta de interés jurídico reposa en un particular —y, como mostraremos, equivocado— entendimiento del contenido y de la densidad normativa del derecho a la salud. El problema no está en que sea necesario que exista “un interés tutelado por el derecho objetivo a través de alguna de sus normas”, por decirlo en términos de la primera de las tesis de la Quinta época que hemos citado, sino en que no se considere que en el caso dicha hipótesis se actualiza.

 

Como es sabido, en México estamos en una fase de intensa transformación en el modo en que identificamos la sustancia normativa de la Constitución y sus consecuencias para la mecánica de funcionamiento del juicio de amparo.

 

[…]

 

(Énfasis añadido)

 

De ahí derivó la tesis P. XIV/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34:

 

INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO “OBJETIVO” CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de “interés jurídico” para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho “objetivo” conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como “un beneficio” o una ventaja “fáctica” o “material”.

 

De ahí que el derecho que ha sido desconocido o violado es precisamente el derecho subjetivo que en su acepción más simple es el bien jurídicamente tutelado.

 

Correlativamente, el derecho subjetivo debe entenderse como un poder que otorga la norma a un particular a fin de exigir la satisfacción de un interés que tutela el derecho, lo que trasladado a este caso, implica que la actora pretende el reconocimiento de un derecho, mismo que considera fue desconocido o violado por la autoridad administrativa al momento de declarar la nulidad de su registro de marca ******* **** *

 

En esa tesitura, la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* ****, confiere a su titular, el interés jurídico para la promoción del medio de defensa procedente y tendiente a inconformarse con dicha declaratoria, pues implica el cese de sus efectos de manera retroactiva a la fecha de su concesión, lo que deviene en un menoscabo objetivamente apreciable que lleva a la determinación de que sí cuenta con interés jurídico para la promoción de este juicio, pues mediante este juicio pretende anular la resolución que declaró la nulidad de su registro.

 

Ahora bien, el tercero interesado, también refiere que la empresa **** ************** *********** ***., no cuenta con interés jurídico para haber peticionado la nulidad promovida, pues no resultaba suficiente acreditar el registro de la marca ****** **** Y DISEÑO, sino que debía acreditar sus pretensiones, lo que se deriva del hecho de que el registro marcario ****** se encuentra caduco.

 

Dicho argumento más bien atañe al interés jurídico de la empresa **** ************** ********** ***** para haber solicitado la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* **** **************, cuyo análisis nos ocupará en el considerando Octavo del presente fallo.

 

En consecuencia, las causales hechas valer por el tercero interesado resultan infundadas y, por lo tanto, procede el estudio de los conceptos de impugnación planteados por la actora en el juicio atrayente, lo cual se realizará a partir del siguiente Considerando

 

SÉPTIMO.- Seguidamente, esta Sala analizará, de manera conjunta los cuatro conceptos de impugnación expuestos por la empresa **** ************** *********** ***, en el juicio atrayente 786/12-EPI-01-11, toda vez que controvierte la legalidad en el análisis de fondo del procedimiento de nulidad P.C. 730/2011 (N-187) 6933, (considerando sexto y punto resolutivo Tercero del acto impugnado), ello de conformidad con los siguientes argumentos:

 

“PRIMERO.- Se impugna la resolución PI/S/2012/002558 de fecha 31 de enero de 2012 del P.C. 730/2011(N-187)6933 signada por la C. *** ***** ********** ***** Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la equivocada aplicación de la Ley de Propiedad lndustrial al declarar administrativamente la nulidad del registro ******* ****. Lo anterior fundado en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al aplicar de forma incorrecta la fracción 1 del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con la fracción XVI del artículo 90 de la misma Ley.

 

Los artículos en comento refieren textualmente:

(…)

Es importante referir a esta H. Autoridad que la entonces actora, ******** ***** *****, en sus escrito inicial de solicitud de declaración administrativa de nulidad de fecha 02 de mayo de 2011 con folio 006933 únicamente la fundó en la fracción !del artículo 151 de la LPI en relación con la fracción XVI del artículo 90 de la LPI, el cual no es el aplicable al supuesto planteado ya que el propio Artículo 151 contiene disposición especial para su pretensión. El escrito inicial de demanda referido con antelación, conforme a lo solicitado en la prueba marcada con el numeral III del capítulo de pruebas de la presente consistente en instrumental de actuaciones, deberá ser remitido por la responsable a esta H. Sala, haciendo prueba del dicho de mi mandante.

 

Por lo anterior, si bien es cierto que en un primer momento dicha causal de nulidad, suponiendo sin conceder, pudiera encuadrar perfectamente en la fracción I del artículo 151 de la LPI en relación con la fracción XVI del artículo 90 de la misma Ley, lo cierto es que, la fracción IV del artículo 151 en forma específica y expresa contempla el supuesto de que una marca que se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, como motivo de nulidad de una marca determinada, por lo que en tal caso, se debe atender al principio general de "la disposición especial deroga a la general", la causal de nulidad que prevalece y, por consecuencia que procede, es la contemplada en la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y que si bien posee relación con la fracción XVI del artículo 90 sobre el mismo supuesto, el legislador previó fracción específica que debió ser invocada de forma correcta por la entonces actora. La fracción en la que debió fundarse la solicitud de declaración administrativa de nulidad refiere textualmente:

 

Como puede advertirse existe fracción específica que hace referencia al supuesto plantead por la actora, razón por la cual disposición especial, es decir la fracción IV, DERO9A a la general, es decir la fracción 1 en relación con la fracción XVI del artículo 99 de la LPI.

 

Ahora bien, es requisito de toda demanda, conforme al artículo 322, fracción IV del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, lo siguiente:

 

(…)

 

La distinción sobre plantear la demanda en la fracción IV, a la fracción 1 del artículo 151 de la LPI radica en los tiempos en que se puede presentar la demanda y si bien la actora estuvo en tiempo de presentar la demanda conforme a la fracción IV del artículo en comento, es requisito fundar debidamente la demanda planteada, lo cual la actora no realizó.

 

SEGUNDO:- Se impugna la resolución PI/S/2012/002558 de fecha 31 de enero de 2012 del P.C. 730/2011(N-187)6933 signada por fa C. *** ***** ********** ***** Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la equivocada aplicación de la Ley de Propiedad Industrial al declarar administrativamente fa nulidad del registro ******* ****. Lo anterior fundado en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al dejar de aplicar correctamente disposiciones, criterios y efectos jurídicos tales como el artículo 45 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la materia.

 

Como se refirió en numeral trece del capítulo de hechos de la presente, por oficio PI/S/2012/002558 de fecha 31 de enero de 2012 se dictó resolución que declara administrativamente la nulidad del registro ******* ***** y en la que también se declaró la' nulidad del registro ******* **** ************** y diseño propiedad de ******** ***** *****, y se negó la declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** y diseño propiedad de mi mandante.

 

Lo anterior es de suma importancia ya que los efectos jurídicos de la declaración de nulidad del registro ******* **** ************** * ******, repercuten directamente en el caso que nos ocupa.

 

Como esa H. Autoridad sabe, la conexidad se presenta cuando dos o más litigios distintos, sometidos a procesos diversos, se vinculan por provenir, en este caso, de las mismas partes, dicha conexidad subjetiva evita se dicten por separado las respectivas sentencias con el objeto de que no sean contrarias o contradictorias, es decir, procede la acumulación de los procesos que se tramitan por cuerda separada pero al momento de resolver se hace en una sola sentencia, tal y como se hizo en el caso que nos ocupa.

 

Lo anterior es importante ya que esa H. Autoridad, al amparo del artículo 45 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la materia, dictó una sola resolución en los P.C. 85/2011(N-35) 859, P.C. 72912011(C-188)6932 y P.C. 730/2011(N-187) 6933, El artículo en comento señala:

 

(…)

 

La finalidad de acumular los procesos en razón de la conexidad subjetiva es, que atendiendo al principio de economía procesal, se resuelvan en una sola sentencia los procedimientos razón por la cual una misma autoridad tiene una línea de tiempo clara en la consecución de hechos y un estudio amplio de las litis que se ventilan.

 

La H. Responsable durante el estudio realizado para resolver las litis planteadas tuvo conocimiento y pruebas suficientes de que la marca 11 ***** **** ************** y diseño, propiedad de ******* ***** ***** fue solicitada el 14 de septiembre de 2006 y conforme al procedimiento P.C. 85/2011(N-35)859 fue declarada nula, esta declaración resulta en que se considera que nunca surtió sus efectos, pues se trata de una nulidad absoluta.

 

El artículo 2226 del Código Civil Federal establece que: "Nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efecto, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede valerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción".

 

Por lo anterior la declaración de nulidad del registro ******* **** ************** * ****** propiedad de la hoy tercero Interesada, tiene efectos retroactivos, resultando en que dicha marca se considera como si nunca se hubiera registrado y como fue solicitada antes que la marca ******* **** propiedad de mi mandante, :eso significa que no existe razón para declarar la nulidad de este último registro pues conforme a la declaración de nulidad, suponiendo sin conceder la semejanza, deja de ser un obstáculo para el registro de la marca de mi mandante por lo que legalmente procede su existencia.

 

A este resultado debió de haber llegado la Autoridad puesto que las tres litis señaladas las resolvió en una misma sentencia, razón por la que tuvo todos los antecedentes y pruebas necesarias para evitar resoluciones contradictorias ya que no existe razón jurídica para declarar la nulidad de la marca ******* **** por la supuesta semejanza en grado de confusión con ******* **** ************** y diseño pues la marca fue declarada nula por la semejanza en grado de confusión con la marca ****** **** * ******, solicitada por mi mandante el 15 de agosto de 1991 y concedida el 6 de julio de 1992.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, contradictorio significa:

 

contradictorio, ria. (Del lat. contradictorrus). 1. adj. Que tiene contradicción con algo. 2. f. Fil. Cada una de las dos proposiciones, de las cuales una afirma lo que la otra niega, y no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas.

La declaración de nulidad de la marca ******* ***** propiedad de mi mandante es contradictoria pues no puede declararse la nulidad de una marca motivada por la semejanza de una marca que a su vez también fue declarada nula por la semejanza con una marca anterior propiedad igualmente de mi mandante.

La declaración de nulidad del registro ******* **** ************** y diseño propiedad *** *** ***** *****, la cual por supuesto se declaró legalmente siendo debidamente fundada y motivada en sentencia de fecha 31 de enero de 2012, reconoce claramente que al momento de su concesión existía la marca ****** **** y diseño la cual después de un estudio completo determinó que es semejante en grado de confusión en los aspectos fonético y gráfico además de que amparan productos similares atendiendo a la naturaleza de los mismos siendo comercializados en farmacias, compartiendo rutas de distribución, puntos de venta y mercado aunado a que tanto los productos farmacéuticos como cosméticos se comercializan en presentaciones tales como crema.

 

Lo anterior es de suma relevancia ya que la declaración de nulidad fundada en la semejanza en grado de confusión con una solicitud o registro previo posee de fondo el reconocimiento intrínseco del H. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de que se otorgó por error o inadvertencia un registro cuando existía impedimento conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la LPE. Así las cosas, el error o inadvertencia de conceder el registro a la marca **** ************** y diseño se efectuó antes por lo que debe corregirse en el orden en el que lo cometieron, ya que de lo contrario se siguen realizando errores al anular registros que conforme a las disposiciones de Le deben continuar surtiendo efectos.

Es la línea de tiempo la que permite claramente entender que la destrucción retroactiva de los efectos del registro ******* **** ************** y diseño como si nunca hubiera existido implica que se destruye la causal de solicitud de nulidad de la marca ******* **** y que siendo la finalidad de la acumulación de autos por conexidad subjetiva el que no se emitan resoluciones contradictoras y más cuando la autoridad tuvo a su alcance todos los elementos de prueba necesarios debió negar la declaración de nulidad del registro ******* **** pues no puede declarar la nulidad de una marca fundado en la semejanza de un registro que igualmente es nulo.

 

TERCERO.- Se impugna la resolución PI/S/2012/002558 de fecha 31 de enero de 2012 del P.C. 730/2011(N-187)6933 signada por la C. *** ***** ********** ****, Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la equivocada aplicación de la Ley de Propiedad Industrial al declarar administrativamente la nulidad del registro ******* ****. Lo anterior fundado en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no interpretar y aplicar correctamente la parte final de la fracción XVI del artículo 90 de la LPI, omitiendo el contenido de los artículos 128 y 2, fracción VI del mismo ordenamiento.

 

La responsable refiere a foja 59 de la resolución que se impugno:

 

(…)

 

Consideramos el razonamiento de esa H. Autoridad como erróneo pues no utiliza su facultad de interpretación ya que de la Ley aplicable a la materia se infiere el deseo del Legislador de que no se considere textual la palabra "idéntica" sino con los fines que la propia Ley señala.

 

Al respecto se deben atender a varios preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial:

 

Ley de la Propiedad industrial.

 

(…)

 

La fracción anterior determina que las marcas no serán registrables en dos situaciones: cuando sean idénticas o cuando sean semejantes en grado de confusión, es decir a contrario sensu, cuando las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión pueden registrarse si es que son propiedad de un mismo titular, esto porque precisamente el objeto de prohibir el registro cuando no sean del mismo titular evita sea confundido como el fabricante y comercializador de productos que no son suyos.

 

(…)

 

Este artículo es sumamente importante pues se entiende que la marca puede no usarse de forma idéntica a la cual se registró siempre y cuando de ninguna manera varíe sus signos distintivos característicos pues el registro pierde el sentido, es decir si se modifica de manera drástica un signo pierde su distintividad debiendo realizarse un nuevo registro.

 

Lo anterior es importante puesto que nuestros más Altos Tribunales han determinado que el logo o diseño de una marca es secundario teniendo que atender primero a la denominación.

 

(…)

 

Los registros en cuestión son:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

Ambos registros son propiedad de mi mandante **** ************** *********** ***** amparando productos íntimamente relacionados en clase 05 y clase 03 respectivamente compartiendo rutas de distribución, puntos de venta y mercado.

Como puede observar esa H. Autoridad el que la marca ****** **** y diseño sea mixta y la ******* **** sea nominativa no implica que no se tengan como idénticas pues poseen exactamente la misma denominación, compuesta por las mismas letras sin variación alguna aunado a que el diseño únicamente posee un tipografía específica pero no aporta ningún diseño diverso de la propia denominación.

 

Mi mandante solicitó el registro de la marca ******* **** para poder proteger la fabricación y comercialización de productos de ciase 03 íntimamente relacionados con la clase 05 buscando la protección que tiene obligación de brindarle el IMPI como bien lo señala el artículo siguiente:

 

(…)

 

Basta con leer ambas marcas para darse cuenta que seguramente el titular de ambas es el mismo pues su única "variante" es que una posee una tipografía especial y la otra no, pero la esencia de los registros es exactamente el mismo amparando productos similares que se relacionan unos con otros. La concesión del registro evita que un tercero, como lo fue Yedid ***** solicitara una marca semejante en grado de confusión provocando competencia desleal sobre un registro concedido muchos años antes en productos ampliamente relacionados.

 

(…)

 

Por lo anteriormente expuesto se acredita que la excepción de impedimento de registro planteada en la fracción XVI del artículo 90 de la LPI si es aplicable al registro ******* **** razón por la que fue correctamente otorgado el pasado 05 de junio de 2009.

 

Por lo anterior, independientemente a lo señalado en el segundo concepto de impugnación, la concesión del registro ******* **** fue legal debido a la previa existencia del registro ****** **** y diseño razón por la cual la existencia del registro **** ************** y diseño, no era en su momento obstáculo, más bien, el otorgamiento del registro **** ************** y diseño fue el que se dio por inadvertencia del registro ****** **** * diseño y a la fecha se ha declarado legalmente su nulidad.

 

Cabe resaltar que el *** ***** ***** propietario del registro **** ************** y diseño afirmó expresamente en su demanda de declaración administrativa de nulidad de fecha 02 de mayo de 2011 que existe semejanza en grado de confusión entre el vocablo **** * **** ************** pues el vocablo **** es el dominante en ambas denominaciones y es con dicho vocablo con el que el consumidor promedio se guía para adquirir los productos que amparan, lo cual constituye una confesión ficta de la semejanza entre las denominaciones y al haberse comprobado la semejanza igualmente entre los productos que se amparan, se declaró la nulidad del único registro que por inadvertencia se otorgó equivocadamente y es el de **** ************** * ******.

 

CUARTO.- Se impugna la resolución PI/S/2012/002558 de fecha 31 de enero de 2012 del P.C. 730/2011(N-187)6933 signada por la C. *** ***** ********** ***** Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la equivocada aplicación de la Ley de Propiedad Industrial al declarar administrativamente la nulidad del registro ******* ****. Lo anterior fundado en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no interpretar y aplicar correctamente el artículo 122 en relación con la fracción XVI del artículo 90, ambos de la LPI.

 

La H. Responsable refiere a foja 59 de la resolución que se impugna:

 

(…)

 

Efectivamente, a la H. Responsable le asiste la razón al argumentar que la resolución que había negado el registro **** ************** y diseño no se encontraba firme, sin embargo de forma clara, su omisión violentó gravemente los derechos de mi mandante al dejarlo en estado de indefensión puesto que la Ley de la materia dispone como obligación del IMPI realizar un estudio de fondo precisamente en el que se notifiquen posibles impedimentos.

 

Es el caso que el artículo 122 de la LPI señala:

 

(…)

 

El que la resolución no se encontrara firme no obligaba al IMPI a otorgar de forma inmediata el registro, dicha resolución solo verso sobre el que la marca **** ********* dejaba de ser un obstáculo lo cual de ninguna manera significa que no pudieran existir otros registros que con antelación e incluso en el proceso contencioso administrativo se constituyeran como otro impedimento de registro.

 

Es importante señalar que una vez que se determinó que **** ********* dejó de ser impedimento para el registro de **** ************** y diseño, nada restringía al IMPI a realizar un nuevo estudio de fondo pues debió citarle corno impedimento el registro de marca ****** **** y diseño que ampara productos de clase 05 y el ******* **** que ampara productos de clase 03 éste último legalmente otorgado pues como se expresó en el tercer concepto de impugnación de la presente, la interpretación de la Ley señala que su solicitud de registro se ubica en la excepción de la fracción XVI del artículo 90 de la LPI.

 

El artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial obliga a la autoridad revisora a realizar estudio de fondo de las solicitudes de marca, pero de ninguna manera señala que solo por una ocasión, y en la práctica es sabido que si la Autoridad detecta registro o solicitud anterior puede girar nuevo oficio aún y cuando ya lo haya hecho con antelación en el mismo expediente.

 

Por lo anteriormente expuesto el error del lMPI no versó sobre el otorgamiento del registro ******* **** propiedad de mi rnandante, sino sobre el otorgamiento del registro de marca ******* **** ************** * ****** hoy legalmente declarado nulo, no resultando impedimento alguno para que el registro ******* continúe vigente y surtiendo efectos contra terceros.

 

Es importante mencionar que el registro de marca ******* **** propiedad de mi mandante fue publicado en la Gaceta del IMPI de junio de 2009, surtiendo efectos frente a terceros al día siguiente, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 8 de la LPI, es decir los derechos de propiedad de mi mandante se hicieron públicos y facultan a mi mandante a ejercerlos y defenderlos frente a terceros con un año dos meses de antelación que los derechos erróneamente otorgados a ******* ***** ***** a través del título ******* **** ************** * ******* el cual fue publicado en Gaceta del IMPI hasta agosto de 2010.

 

Lo anterior es de importancia pues el registro de marca ******* **** se hizo del conocimiento público mucho antes que el de la hoy actora y el público consumidor lo relaciona con la marca ****** **** Y DISEÑO también propiedad de mi mandante otorgada en 1992, registro que confiere legalidad a la marca *******

 

Sobre el particular, la autoridad demandada señaló lo siguiente:

“REFUTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

PRIMERO. Manifiesta esencialmente la parte actora que la resolución impugnada es ilegal porque —dice- la autoridad responsable decidió ilegalmente aceptar la causal de nulidad planteada por el hoy tercero interesado basada en la fracción 1 del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

No le asiste la razón al actor en el sentido de que dicha causal de nulidad que invoca el hoy tercero interesado en el procedimiento de origen, a saber, la hipótesis consignada en el artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, si es dable de ser tomada en cuenta por esta autoridad.

 

Cabe aclarar que si bien es cierto que la fracción I del mencionado artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, regula una causal genérica de nulidad de registros marcarios, es dable el aceptar que si en la especie se intenta la nulidad de una marca basada en el riesgo de confusión existente entre signos registrados cuando uno es preexistente y con posterioridad se otorga uno similar en detrimento de la marca ya registrada, mientras sea interpuesta en el tiempo previsto por la Ley, es decir, dentro de los 5 años, a partir de que se publique la marca que se desea anular. Continúa actualizándose la causal de nulidad contemplada en la fracción I, como regla general, a pesar de que el propio artículo 151 en su fracción IV contempla la causal de nulidad para el caso de riesgo de confusión.

 

SEGUNDO. Manifiesta esencialmente la parte actora que la resolución impugnada es ilegal porque —dice- la autoridad responsable omitió tomar en cuenta que la nulidad del registro ******* **** **************, tiene efectos retroactivos, pues dicho registro al ser declarado nulo ya no podía ser tomado en cuenta como una marca con la cual entablar un examen de semejanza y así poder declarar la nulidad de la marca ******* *****

 

Tampoco le asiste la razón al actor en el sentido de que la nulidad de la marca ******* **** fue declarada válidamente y con anterioridad al estudio de la propia nulidad de la marca ******* **** **************, propiedad del tercero interesado.

 

Decimos lo anterior pues una vez que el actor solicitó la nufdad del registro ******* **** ************** Y DISEÑO, el C. ******** ***** *****, solicitó en vía de reconvención la caducidad de la ***** ****** **** * ****** y la nulidad de la marca ******* ****, tramitadas en los procedimientos contencioso identificados corno P.C. 729/2011 (C-188) 6932 y P.C. 730/2011 (N-187) 6933, respectivamente.

 

Así las cosas, por cuestión de método y a fin de conservar la materia de la litis _o se procede en primer lugar al estudio de las reconvenciones planteadas por el C. ******** ***** *****.

 

Por lo tanto, del caudal de pruebas ofrecidas en los procedimientos de origen se determinó, por una parte, negar la solicitud de declaración de caducidad de la marca ****** **** * ******* y por otra parte declarar la nulidad de la marca ******* ****, en virtud de que ésta última resultó ser similar en grado de confusión respecto al registro vigente en ese momento ******* **** **************, propiedad del C. ******** ***** *****, actualizando la causal genérica de nulidad contemplada en la fracción I del artículo 151 de la ley de la Propiedad Industrial.

 

Ante dicho panorama resultan fuera de lugar las afirmaciones del actor en el sentido de que al ser declarada nula la marca ******* **** **************, y tomando en cuenta los efectos retroactivos de la nulidad, ya no se constituía dicha marca como un parámetro con el cual comparar a su marca ******* **** y de esa manera declarar la nulidad. Pues como ya dijimos, al ser estudiada en primer lugar la reconvención fue precisamente la marca ******* ^***** la que fue declarada nula en un primer momento, estando vigente la diversa ******* **** *************** misma que en la propia resolución que por este medio se impugna también se declaró nula, pero en un momento procesal posterior.

 

TERCERO. Manifiesta esencialmente la parte actora que la resolución impugnada es ilegal porque —dice- la autoridad responsable omitió tomar en cuenta la excepción prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Tampoco le asiste la razón en el sentido que dicha fracción establece que si se permitirá el registro de una marca idéntica a otra ya registrada planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares, siendo en la especie improcedente, pues las marcas ******* **** y ****** **** * ******, no son idénticas, siendo tal información evidente por el simple hecho de ser una marca nominativa y la otra mixta.

 

En las referidas circunstancias, tan sólo resta aducir que procede decretar la validez de la resolución impugnada, todo ello atento a las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en la presente contestación de demanda.”

 

El tercero interesado del juicio atrayente ******** ***** *****, sostuvo la validez y legalidad de la declaración de nulidad de la marca *******, de conformidad con los siguientes contraargumentos:

 

“CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

 

La actora **** ************** *********** ***** se duele de la incorrecta valoración de los artículos 151, fracciones 1 y IV, relacionado con el artículo 90 fracción XVI por parte de la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo cual es correcto. En efecto, mi demanda de nulidad está basada en el artículo 151 de la Ley de la Materia, fracción I, la cual establece que la marca de la actora en la presente controversia fue otorgada contraviniendo lo establecido en el referido artículo relacionado con el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, debido a que la marca ******* **** ************** tiene mejor uso, debido a que la marca de mi propiedad fue presentada con anterioridad a la marca de la actora, ******* ***** por lo que la determinación de la autoridad marcarla es correcta.

 

En efecto, de la correcta interpretación de los artículos antes mencionados y en los cuales fundé mi demanda de nulidad, son los que se de en aplicar a] caso concreto, es decir, la actora no manifestó tener un mejor uso de la marca **** para cosméticos, lo que origina que la determinación de la demandada fuese la correcta y apegada a derecho.

 

**** ************** *********** ***., en el presente procedimiento, esgrime argumentos por los cuales considera que se actualiza la fracción I del artículo 151 en relación con el artículo 90 fracción XVI y 122 de la de la materia, que a la letra dispone:

 

(…)

 

Realizando una interpretación del precepto transcrito anteriormente, se deduce que para la procedencia de la causal contenida en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta necesaria la actualización varios supuestos, a saber:

 

a) Se haya otorgado un registro en contravención de las disposiciones de
esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro

 

Este primer supuesto no se actualiza debido a que la marca de mi propiedad fue otorgada en base a una sentencia de alzada, es decir, debido a que los C. Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordenaron a ese H. Instituto la expedición del título de registro de marca 1'176,341 "**** ************** * ******", de mi propiedad, la cual tiene fecha anterior a la marca *'******* ***** por lo que no se actualiza la hipótesis, tal y como ha quedado manifestado.

 

En cuanto al registro de marca ******* "**** * ******" este pertenece a productos de la clase 5 internacional, la cual comprende PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS; SUBSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA CURAS (APOSITOS); MATERIAS PARA EMPASTARLOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES, PRODUCTOSPARA LA DESTRUCCION DE LOS ANIMALES DAÑINOS FUNGICIDAS,HERBICIDAS, INCLUYENDO SUBSTANCIAS Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, PREPARACIONES PARA REFRESCAR EL AIRE, PREPARACIONES PURIFICADORAS DEL AIRE, ANTISEPTICOS, DETERGENTES PARA USO MEDICO, productos muy diferentes a los que protege la marca de mi propiedad, a saber CREMAS, MASCARILLAS DE BELLEZA Y COSMÉTICOS EN GENERAL (EXCEPTO PARAANIMALES), por lo que no puede ser la marca ******* **** * ******" un impedimento para la obtención de la marca **** ************** pues como es bien sabido, las marcas se encuentran clasificadas en productos y servicios, por lo que no puede haber confusión de una marca que es para medicamentos en general a una de cosméticos, como es el caso. Me sirve a apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

Aunado a lo anterior, la caducidad de la marca ****** **** y DISEÑO, deberá resolverse en primer término en el procedimiento 790/12-EPI-01-7, la cual no se usa por su titular, lo que no puede ocasionarle daños la existencia de la marca **** ************** de mi propiedad.

 

Las marcas en comento no pueden producir confusión debido a que los productos que amparan son muy diferentes, pues la empresa **** ************** *********** ****, se dedica especialmente a los medicamentos, y la marca de mi propiedad, está registrada para amparar cosméticos y mascarillas.

 

En cuanto a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, deseo afirmar que la marca 1'176,341 "**** ************** * ******" es de fecha legal de 14 de septiembre de 2006 y la marca *'******* **** es una posterioridad, es decir, es de fecha legal 21 de enero de 2009, la cual se encuentra viciada de nulidad, debido a que la marca de mi propiedad tiene mejor uso y es de fecha previa a la marca de la actora en el presente juicio.

 

Deseo resaltar el hecho de que **** ************** *********** ***** al momento de solicitar la marca ******* **** para la clase 3 internacional, no menciona fecha de primer uso, así como tampoco lo hace en el extranjero, lo que nos lleva a la conclusión de que la titular de la marca, preponderantemente se dedica a producir medicamentos, por lo que la determinación de la demandada es correcta al haber decretado la nulidad de la marca **** de la actora para la clase 3 internacional.

 

Me sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

Además, como lo he afirmado, los registros marcarios de la actora se encuentran sometidos a diferentes litigios, el registro de marca ******* "**** * ******" se encuentra caduco y así deberá dictaminarse en el juicio de nulidad 790/12-EPI-01-7 y la marca *'******* **** está viciado de nulidad debido a que es de una fecha posterior a mi registro marcario *'******* "**** ************** * ******"*

 

Cabe resaltar que, entre la marca ******* "**** * ******" propiedad de la actora, perteneciente a la clase 5 internacional y la marca de mi propiedad, *'******* "**** ************** * ******", no hay confusión entre ambas denominaciones. De conformidad con el precepto transcrito, para que una denominación incurra en la causal de nulidad, es indispensable que entre las marcas no solo exista similitud sino que tal similitud alcance grado de confusión. El caso que procedemos a analizar, como es la similitud entre estos dos registros, no se configura, como lo afirma el actor. Además, sus Señorías no deben de perder de vista que esta marca está caduca, misma que deberá estudiarse en el juicio de nulidad 790/12-EPI-01-7, tramitado ante esa misma Sala Especializada, de la cual, la actora no demuestra el uso de la marca en México.

En este sentido, que fonéticamente las marcas no alcanzan grado de confusión, esto es, ni siquiera una semejanza tal que amerite una nulidad, basta con pronunciar ambas marcas para cerciorarse de esto, por lo que no se cumple el requisito obligatorio exigido por la ley, esto es, no sólo que haya alguna semejanza, sino que la misma alcance el grado de confusión, precisamente porque la marca previamente registrada propiedad de la actora se pronuncia y escucha de manera breve y tajante en tan solo dos golpes de voz, mientras que la marca registrada por nuestra representada se pronuncia de forma prolongada y armoniosa "******************".

 

Por último, en el aspecto CONCEPTUAL, resulta pertinente señalar que la marca registrada por mi carece de significado alguno, habiendo nacido de la imaginación mía. En este sentido resulta por demás absurda la afirmación de la actora en la que señala que DERMACOSMETICS es un vocablo que evoca la finalidad de los productos amparados, lo cual es falso, debido a que no existe traducción al español de este vocablo ni existe esta palabra en el diccionario de [a Lengua Española. Sin embargo, si se divide el vocablo DERMA COSMETICS, entonces estarnos hablando de COSMÉTICOS DERMIS, que no hacen referencia a nada y que el común de las personas no identifica este vocablo con COSMÉTICOS. Sin embargo, la marca de mi propiedad no se compone de dos palabras sino de una, por lo que no pueden separarse para darles algún significado. La marca es un término de dos palabras que deben ser analizadas en su conjunto y no separadamente, así lo ha establecido nuestros más altos tribunales. Me sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

Por otro lado, la definición de la palabra o del vocablo DERMACOSMETICS no existe en el diccionario de la lengua española, lo que determina es que este elemento no es un elemento obscuro y carente de distintividad. También es importante destacar que la marca de la actora ******* "**** * ******" es una marca destinada básicamente para medicamentos, por lo que si bien, pueden concurrir en un mismo establecimiento, las marcas van destinadas a mercados bien diferenciados y que no ocasionan confusión al público consumidor.

 

Sin embargo, la marca ******* “**** * ******” es una marca que no se encuentra en uso en territorio nacional y la cual se encuentra en un procedimiento de caducidad, por lo que no le produce daño al actor la existencia de mi registro marcario ******** "**** ************** * ******"*

 

SEGUNDO.‑

 

**** ************** *********** ***** se duele de la incorrecta aplicación del artículo 51, fracción IV de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sin embargo, deseo hacer mención que efectivamente, la autoridad marcada erróneamente decretó la nulidad de la marca ******* **** ************** y negó la caducidad de la marca ****** ****, lo anterior contrario a derecho, ocasionándome un grave daño, ya que la determinación de la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no fue apegada a derecho, por lo que el día 29 de abril de 2012 promoví juicio de nulidad de la resolución de fecha 31 de enero de 2012, en donde se decreta la nulidad de la marca ******* **** ************** y la marca de la actora en el presente juicio de nulidad y se niega la caducidad de la marca ****** ***** por lo que primero deberá resolverse el juicio de nulidad 790/12-EPI-01-7 y en segundo lugar, el presente juicio, al estar íntimamente relacionados. En efecto, de la correcta aplicación y valoración de la verdad histórica, se puede llegar a la conclusión de la marca ***** de mi propiedad fue nulificada incorrectamente por la hoy demandada, por lo que pido atentamente a Sus Señorías que primero debe ser resuelto el procedimiento 790/12-EPI-01-7 y posteriormente éste.

 

TERCERO.-

 

En cuanto a las manifestaciones de la actora en este punto, deseo manifestar que la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es correcta, ya que las marcas no son idénticas. En efecto, la marca ****** **** * ******, es una marca mixta, mientras que la marca ******* **** es una marca nominativa.

 

Nuestra legislación determina la existencia de cuatro diferentes tipos de signos distintivos, por lo que el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial contempla solamente que la marca sea idéntica, y en el caso, no se actualiza la hipótesis normativa, ya que la marca en primer lugar es diferente, son idénticas al pronunciarlas, pero jurídicamente son diferentes, tal y como lo establece el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, aunado a que una de las marcas es para medicamentos y la otra es para artículos de limpieza y cosméticos, por lo que fue correcta la determinación de la C.; Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Además, Sus Señorías no deben de perder de vista que la marca ******* **** es una posterioridad a la marca ******* de mi propiedad, por lo que no le es aplicable la excepción contemplada en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la materia, por lo que es procedente determinar su nulidad. En efecto, **** ************** *********** ***** al momento de registrar la marca ****, no hace referencia a uso previo, situación muy trascendente en materia de derechos de propiedad industrial, por lo que también los argumentos de la actora son improcedentes.

 

Como es bien sabido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está obligado a realizar un estudio de cada solicitud de marca, por lo que no puede afirmar la autora en el presente juicio de nulidad que obró de forma incorrecta al existir el registro de marca ****** **** que ampara básicamente medicamentos, por lo que también son inoperantes las manifestaciones del referido laboratorio. Como es bien sabido, dentro de las facultades de la autoridad marcaria demandada, es hacer un estudio de cada solicitud de marca, tal y como se lo exige la Ley, por lo que no hay una violación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a los derechos de **** ************** *********** ****

Aunado a lo anterior, es importante dejar en claro que en e momento de registrar la marca ******* **** ésta no hacía ni hace productos relacionados con la clase 3 internacional. En efecto, de las pruebas aportadas por la actora en el PC. 730/2011 (N-187)6933 no hay un solo producto que pertenezca a la clase 3 internacional. Todas sus pruebas están relacionadas con medicamentos, por lo que son inoperantes sus argumentos o mejor dicho, no le benefician.

 

En cuanto a la probable confusión con la marca ****** **** * ******, deseo manifestar que ésta marca es para medicamentos y el hecho de que en farmacias se comercialicen medicamentos y cosméticos ello no quiere decir que ambas marcas están relacionadas, por lo que la determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue correcta al emitir el título de registro de la marca ******* **** ************** de mi propiedad, por lo que no hay similitud entre ambas marcas, aunado a lo anterior que la marca **** *************** como lo afirmé, está compuesta de dos elementos que le otorgan la suficiente distintividad para coexistir en el mercado. Además, esta controversia es materia de otra Litis, en específico, en el juicio de nulidad 790/12-EPI-01-7, en donde precisamente hago valer estos argumentos en contra de la resolución de la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha 31 de enero de 2012 y que también, me ocasiona graves daños.

 

Sin embargo, si me ocasiona daño la existencia de la marca **** propiedad de la actora en el presente juicio. Además, deseo resaltar que, por ejemplo, en tiendas departamentales y de autoservicio, los productos se encuentran perfectamente divididos, es decir, hay uno para cosméticos y otro para los medicamentos, por lo que los argumentos de la actora son improcedentes en cuanto a que son productos relacionados por tener un solo punto de venta en común. Y sin embargo, dentro de las farmacias, estos departamentos están perfectamente divididos.

 

Y por último, pido a Sus Señorías que tornen en cuenta que la resolución emitida por la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha 31 de enero de 2012 no está firme, debido a que la misma se encuentra en el juicio de nulidad 790/12-EPI-01 -7 de fecha 29 de abril de 2012 en donde se combate por un lado la caducidad del registro marcario ****** **** * ****** propiedad de **** ************** *********** *** ., así como la nulidad de la marca ******* **** ************** * ****** de mi propiedad, por lo que los argumentos de la actora son improcedentes hasta en tanto no se resuelva la controversia planteada por mí en primer término.

 

CUARTO.-

 

En cuanto a las manifestaciones de la actora, también son improcedentes debido a que como se ha manifestado, **** ************** *********** ***** no hace cosméticos o productos relacionados con la clase 3 Internacional. En efecto, de las probanzas de la actora no se desprende que elabore cosméticos, tan es así que al momento de solicitar su marca ******* **** no mencionó fecha de primer uso, así como tampoco manifiesta uso previo, por lo que no puede dolerse de una supuesta mala apreciación por parte de la autoridad marcaria, al haber otorgado el registro de la marca ******* **** ************** de mi propiedad, por lo que no puede dolerse. En efecto, la actora ofrece corno pruebas las documentales privadas consistentes en que diversas farmacias contemplan la venta de cosméticos, sin que publiciten uno solo con la marca ****, por lo tanto, esto, en nada le perjudica a la actora la actuación de la demandada.

 

Y si bien, la autoridad marcaria, al momento de haber hecho el estudio de la marca ******* **** *************** el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizó el estudio correspondiente, en la clase 3 internacional, la cual corresponde a productos de aseo personal y de embellecimiento, por lo que es importante tener en cuenta que los signos distintivos se clasifican de acuerdo a sus productos o servicios, por lo que la autoridad marcaria al hacer el estudio en cuestión, lo realizó de forma correcta, porque la marca ******* **** ************** es diferente a la marca ****** **** * ****** perteneciente a la clase 5 internacional, lo que el proceder de la demandada fue apegado a derecho.

 

Lo que si fue incorrecto por parte de la demanda, es que existía la marca ******* **** ************** antes que la marca ******* ****, propiedad de la actora, por lo que no debió otorgar el registro de la marca ******* ***** aunado a que contrario a lo que afirma **** ************** *********** ***** sobre la existencia de una excepción en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la materia, ya que la marca ******* **** no es idéntica a la marca ****** **** * ******, por lo que no puede beneficiarse de lo que establece el referido artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Además, pido atentamente a ese H. Tribunal, que tome en consideración que los registros de marca son independientes, es decir, cada solicitud de marca debe ser analizada por separado por parte de la Autoridad marcaria para poder determinar el otorgamiento del respectivo título de registro a sus titulares, tal y como lo establecen los artículos 113, 119, 121, 122 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial. Para mayor claridad, me permito transcribir los artículos antes mencionados:

 

(…)

 

Por todo lo anterior, los argumentos vertidos por la actora, en este sentido son infundados y carentes de sustento legal, ya que pretende beneficiarse de la relación entre la marca ****** **** * ****** y la marca ******* ****, lo cual, es ilegal; tal y como lo establecen los artículos antes transcritos de la Ley de la materia, además, la marca ****** **** está caduca, cuestión que se está tramitando en el juicio de nulidad 790112-EPI-01-7 de fecha 29 de abril de 2012, por lo que pido atentamente a ese H. Tribunal, sea resuelta esta cuestión antes de entrar al estudio del presente juicio, el cual, como se ha demostrado, la marca ******* **** es una posterioridad.”

 

A consideración de esta Sala, los argumentos que se analizan son infundados e insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en razón de las consideraciones legales que se exponen a continuación:

 

En primer término la parte actora controvierte el fundamento de la causal de nulidad invocada por ******** ***** *****, con relación a la marca ******* ****, pues considera que se planteó equivocadamente, y por ende, el análisis que al respecto hizo la autoridad demandada es ilegal.

 

De la resolución impugnada, se obtiene que la autoridad declaró administrativamente la nulidad de la marca ******* ****, ello con apoyo en la causal de nulidad de una marca en términos del artículo 151, fracción I, con relación a lo que establece la fracción XVI, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, análisis que se encuentra a partir de la foja 46 del acto impugnado (ver folio 39 reverso de autos).

 

Ahora bien, el planteamiento que hizo el tercero interesado ******** ***** ***** no resulta equivocado, y por lo tanto, no deviene ilegal que la autoridad haya analizado la causal de nulidad invocada de conformidad con dicha hipótesis, si se atiende a que los artículos 151, fracción I, con relación al 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial prevén un supuesto de nulidad marcario distinto a aquel que prevé la fracción IV, del artículo 151, del mismo ordenamiento legal.

 

Para efecto de acreditar lo anterior, conviene la cita de los artículos 151, fracciones I y 90 fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, así como del propio 151, pero en su fracción IV:

 

“ARTÍCULO 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

 

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

 

[…]”

 

“ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:

 

[…]

 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

 

[…]”

“Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

 

[...]

 

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

 

[…]

 

De igual forma es conveniente transcribir el último párrafo del mismo artículo 151, que se cita:

 

“[…]

 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.”

 

De lo anterior, pueden desprenderse las premisas siguientes:

 

a) El registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o la que hubiese estado vigente en la época de su registro;

 

b) El registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;

 

c) La acción de nulidad se podrá ejercer en cualquier momento, en los casos en que el registro se haya otorgado en contravención de las disposiciones de Ley de la Propiedad Industrial o la que hubiese estado vigente en la época de su registro; y

 

d) La acción de nulidad se deberá ejercer dentro del plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los casos en que se haya otorgado indebidamente el registro por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación.

 

De lo anterior, es perceptible una diferencia entre las hipótesis anotadas.

 

Lo anterior se considera así, partiendo de la base de que el artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial fija un supuesto de nulidad genérico con la finalidad de poder anular una marca cuando se actualice cualquier contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, lo que vinculado a la hipótesis establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la misma Ley, lleva a la determinación de que procede la nulidad de un registro de marca en dos supuestos:

 

1. Se haya otorgado existiendo otra semejante en grado de confusión previamente registrada aplicada a los mismos o similares productos o servicios .

 

2. Se haya otorgado existiendo otra en trámite de registro presentada con anterioridad, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

 

Como se ve, aun entre los supuestos del artículo 90, fracción XVI, existe una distinción que debe señalarse, pues mientras que el primer caso llevaría a confrontar marcas registradas, caso en el cual la declaratoria de nulidad sobrevendría en razón de que, al momento del registro de la marca tildada de nula debió oponerse la marca registrada y vigente y al no haberse hecho así, se pide su nulidad, presupuesto este que se acerca a la causal que contempla el artículo 151, fracción IV.

 

Mientras que en el segundo caso, se pediría la nulidad, derivado de que en el momento del trámite de la marca tildada de nula, existía otro trámite con un mejor derecho que día oponerse, y al haberse pasado por alto debe declararse la nulidad del registrado indebidamente.

 

Ahora bien, la causal de nulidad que previene la fracción IV del artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a la nulidad de una marca por haberse otorgado por error, inadvertencia o falta de apreciación, en razón que al momento de su otorgamiento se encontraba registrada y vigente una idéntica o parecida en grado de confusión aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

 

Es decir, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial hace una distinción entre aquellos casos en que se demanda la nulidad del registro marcario, porque se otorgó en clara contravención a las disposiciones de Ley de la Propiedad Industrial vigente en la época de su otorgamiento, en los que puede incluirse el supuesto del otorgamiento de marcas otorgadas existiendo otra ya registrada o bien, otra en trámite de registro idéntica o semejante en grado de confusión; y aquellos supuestos en los que se solicita la nulidad, en virtud de que el registro marcario se concedió indebidamente por un error, inadvertencia, o diferencia de apreciación por haberse otorgado existiendo otro idéntico o semejante en grado de confusión aplicado a los mismos o similares productos o servicios..

 

Es decir, la causal de nulidad con apoyo en el artículo 151, fracción I, relacionado con lo dispuesto por el 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, puede dividirse en dos:

 

- Por una parte, cuando una marca fue registrada existiendo otra ya registrada y resulten idénticas o semejantes en grado de confusión.

 

- Por otra, que la marca haya sido registrada existiendo en trámite otra idéntica o semejante en grado de confusión, y que por lo tanto haya gozado de un mejor derecho que debía anteponerse al registro posteriormente pretendido .

 

Esta separación es importante en el asunto que se plantea, toda vez que si bien es posible plantear la nulidad de una marca en los términos del artículo 151, fracción I, con relación al 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, su análisis resultará procedente en la medida que, la petición sea anular una marca que haya sido otorgada existiendo en trámite otra idéntica o semejante en grado de confusión con un mejor derecho por haberse presentado con anterioridad.

 

Ello con independencia de que al momento de peticionar la nulidad de la marca, ya se encuentre registrada la marca base del interés jurídico, pues el presupuesto que debe cumplirse es que la marca tildada de nula se haya registrado cuando estaba en trámite una solicitud de marca idéntica o semejante en grado de confusión que haya sido presentada con anterioridad.

 

Distinto es el caso del primer supuesto resaltado con anterioridad, pues establece las mismas condiciones fácticas que provocan la nulidad de un registro de marca en términos del artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

A mayor abundamiento, el planteamiento de la nulidad de una marca por haberse concedido existiendo registrada una idéntica o semejante en grado de confusión, se encuentra prevista, aparentemente, en dos hipótesis legales distintas, ante lo cual, resulta valido aplicar el principio de especialidad, toda vez que éste es considerado como un criterio tradicional de solución de las antinomias, entendiendo por éstas las contradicciones normativas que se producen cuando, ante unas mismas condiciones fácticas, se imputan consecuencias jurídicas que no pueden observarse simultáneamente, lo cual acontece en el caso, pues hay una contradicción en cuanto al plazo que se tiene para ejercitar la acción de nulidad con respecto a un registro de marca, ya que para la fracción I puede ser en cualquier tiempo, mientras que para la fracción IV es de cinco años contados a partir de la fecha en que surtió efectos la publicación del registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

 

En este sentido, el tercero interesado podía hacer valer la nulidad del registro de la marca considerando que al momento en que **** ************** *********** ***., presentó la solicitud del registro de la marca **** que culminó con el registro *******, se encontraba en trámite la marca **** **************, ello en el expediente ****** que prosperó en el registro *******.

 

Es útil a fin de clarificar esta cuestión, representar esquemáticamente la sucesión de fechas con relación a los signos a confrontar en los mismos términos que lo hace la autoridad en el acto impugnado:

 

MARCA AFECTADA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CONCESIÓN
******* **** ************** * ******	14 DE SEPTIEMBRE DE 2006	27 DE AGOSTO DE 2010
MARCA DEL DEMANDADO
******* ****	21 DE ENERO DE 2009	5 DE JUNIO DE 2009

 

En ese sentido, al momento en que se solicitó el registro de la marca ****, se encontraba en trámite el registro de la marca **** **************, circunstancia que hacía procedente pedir la nulidad de la primera en términos del artículo 151, fracción I, vinculado con el diverso 90, fracción XVI, y no en términos del artículo 151, fracción IV, pues es evidente que la marca **** ************** no se encontraba registrada, sino en trámite al momento de la solicitud de la marca **** e incluso al momento en que fue concedida.

 

En esa tesitura, contrariamente a lo que punta la parte actora **** ************** *********** ***., no se contravino el artículo 322, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues la solicitud de declaración administrativa de nulidad fue correctamente planteada por el tercero interesado y analizada por la autoridad demandada.

 

Por otro lado , la parte actora **** ************** *********** ***** considera que la resolución es ilegal, toda vez que, no existía razón legal para declarar la nulidad de la marca ******* **** por una supuesta semejanza en grado de confusión con la marca ******* **** ************** * ******, toda vez que esta última fue declarada también nula en el propio acto impugnado.

 

Dicha manifestación es infundada, atendiendo a la causa que dio origen al procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la marca ******* *****

 

Para efecto de acreditar lo anterior, conviene retomar los algunos de los antecedentes de los procedimientos resueltos mediante el acto impugnado, que fueron señalados en el tercer considerando de este mismo fallo:

 

1. Mediante escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2011* ***** **** *** en representación de **** ************** *********** ***., solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario ******* **** ************** * ****** propiedad de ******** ***** *****, invocando como causal de nulidad la prevista en el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Por escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 2 de mayo de 2011 el C. ******** ***** *****, por derecho propio, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas, planteando además, en vía de reconvención la declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** * ****** propiedad de **** ************** *********** ***, y la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* **** propiedad de **** ************** *********** ****

 

De conformidad con lo anterior, es perceptible que ******** ***** *****, promovió el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la marca ******* ****, en vía de reconvención a la solicitud de declaración administrativa de nulidad que, a su vez, planteó **** ************** *********** ****

 

Esa circunstancia, hacía necesario el análisis preliminar de los procedimientos planteados en vía de reconvención atendiendo a la naturaleza de la misma.

 

A mayor abundamiento, la acción reconvencional es autónoma e independiente de la que dio origen al procedimiento administrativo, toda vez que el demandado (******** ***** *****), además de las defensas respecto de la nulidad planteada de su registro de marca, no buscaba únicamente desestimar la nulidad planteada sino que perseguía en favor propio una declaratoria de nulidad diversa respecto de registros diversos pero que servían para destruir la acción principal .

 

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia siguiente:

 

J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007; Pág. 2386

RECONVENCIÓN. NATURALEZA DE LA

 

La reconvención es la contrademanda que formula el demandado al dar contestación a la demanda, la cual está sujeta a las reglas señaladas por la ley, relativas a la forma de toda demanda. A través de la reconvención se hace valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio, toda vez que el demandado, aparte de las defensas que le competen contra la acción que se deduce en su contra, ejercita a su vez una acción que trae como consecuencia que la relación procesal adquiera un contenido nuevo, que habría podido formar parte de una relación procesal separada, además de que por virtud de la reconvención, el demandado tiende ya no únicamente a neutralizar la acción y lograr la desestimación de la demanda, como sucede en tratándose de las excepciones, sino que persigue en favor propio una determinada prestación, declaración o condena, con independencia de la desestimación de la demanda del actor; de ahí que la reconvención esté sujeta a los términos y condiciones que para el ejercicio de cualquier acción fija la ley, sin que pueda considerarse como un acto meramente accesorio de la demanda principal.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

 

Dicha autonomía, hace que la acción reconvencional deba analizarse y resolverse de manera autónoma con independencia de la desestimación de la demanda que da origen a la acción principal, razón por la que no asiste razón a la parte actora cuando señala que por haberse declarado la nulidad de la marca ******* **** ************** * ******* que dio origen a la acción principal.

 

Más aun, dicha acción reconvencional debe resolverse preliminarmente, pues tal como se ha dicho antes la acción reconvencional busca, además destruir la acción principal, y correlativamente, una declaración o una prestación en favor de su promovente.

 

Es por lo anterior que, aun cuando el registro de la marca del tercero interesado ******* también fue declarada nula en el procedimiento administrativo, la autoridad debía hacer preliminarmente el estudio relativo a los procedimientos reconvencionales, con independencia del sentido de la resolución de la acción principal.

 

Por otra parte, es oportuno señalar que la parte actora no controvierte los motivos y fundamentos que llevaron a la autoridad a declarar la nulidad del registro de la marca ******* *****

 

En efecto, de la lectura que se practica a los argumentos de la parte actora, es importante señalar que no desvirtúa la declaración administrativa de nulidad de su registro de marca por considerar que la marca **** no resultaba semejante en grado de confusión a la marca **** **************, que se encontraba en trámite de registro al momento de la concesión del registro declarado nulo, sino que sus planteamientos se refieren a la justificación de la legalidad del registro ******* por dos razones:

 

-Por una parte, porque señala que el registro de la marca ******* **** fue registrado legalmente en virtud de la existencia previa de la marca ****** **** * ******, por lo que su registro respondió a la aplicación de la excepción a la que se refiere el artículo 90, en su fracción XVI.

-Por otro lado, porque señala que al momento de otorgarse la marca ******* **** había sido negado el registro de la marca ******* **** *************** y si bien no se encontraba firme dicha negativa, lo cierto es que la posterior procedencia del registro fue en virtud de haberse eliminado como obstáculo la marca **** *********, sin que ello implicara que pudieran existir otros registros que le fueran oponibles, ante lo cual, debía citarse como oponible la marca ****** ****, pues nada impedía a la autoridad hacerlo.

 

Dichos argumentos son infundados en virtud de las consideraciones legales siguientes.

 

Por lo que hace al primer planteamiento, debe desestimarse por infundado, siendo necesario establecer las siguientes precisiones, mismas que se obtienen del acto impugnado:

 

1. El día 14 de septiembre de 2006 ******** ***** ***** solicitó el registro de la marca **** ************** * ****** a fin de amparar productos de la clase 3 internacional, particularmente mascarillas de belleza y cosméticos en general (excepto animales).

 

2. Mediante oficio con folio MA/M/0985/0806598 de 31 de julio de 2007, por el que se negó el registro de la marca **** ************** * ****** por haberse considerado que resultaba semejante en grado de confusión a la marca ****** **** *********, solicitado con anterioridad para amparar los mismos productos.

 

3. No obstante, toda vez que fue eliminado el obstáculo señalado, la marca **** ************** * ****** fue otorgada el día 27 de agosto de 2010.

 

Ahora bien, la parte actora, controvierte que si bien es verdad, fue eliminado el registro de la marca ****** **** *********, lo cierto es que, la autoridad administrativa debía realizar un nuevo examen con relación a la solicitud de la marca **** ************** Y DISEÑO con la finalidad de citar como oponible el registro de la marca **** con número de registro ****** ****, cuya titularidad corresponde a **** ************** *********** ***., lo cual es incorrecto, pues la autoridad procedió al registro de la marca por haber desaparecido el obstáculo relativo a la marca **** **********

 

En esa tesitura, si la autoridad registró la marca del tercero interesado sin haber citado la marca **** con número de registro ******, se debió a un error, inadvertencia o diferencia de apreciación que la titular de la marca pudo hacer valer a través de la solicitud de declaración administrativa de nulidad que establece el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que en la especie ocurrió así, pues en el propio acto impugnado se declaró administrativamente la nulidad de la marca ******* **** en los términos de la solicitud planteada por **** ************** *********** ****

 

En esa tesitura, dicho argumento no desvirtúalos verdaderos motivos y fundamentos de la declaratoria de nulidad de la marca ******* ****, por lo que deben desestimarse al ser insuficientes.

 

Ahora bien, por lo que hace al segundo planteamiento de la demandante, con relación a que, aun cuando la marca ******** **** fue otorgada encontrándose en trámite el expediente de la marca **** **************, lo cierto es que el registro de la marca **** fue procedente por haber operado la excepción del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues se encontraba vigente el registro de la marca ****** **** * ******, debe desestimarse por infundado.

 

Lo anterior es así, toda vez que la parte actora es omisa en exhibir las constancias que acrediten el extremo de su afirmación, toda vez que no exhibió ni en la instancia administrativa ni en este juicio la solicitud de la marca **** que prosperó en el registro ********, tampoco exhibe algún oficio de impedimento emitido por la autoridad correspondiente en que se haya citado como oponible a su registro el expediente de marca del tercero interesado y que en respuesta dicho impedimento haya hecho valer la procedencia de su registro en virtud de encontrarse registrada la marca ****** **** * ******, y que en virtud de dicha manifestación la autoridad haya procedido al registro de la marca ******* ****.

 

Aunado a lo anterior, en todo caso la pretensión de la parte actora es infundada, toda vez que el supuesto de excepción que previene el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a marcas idénticas, lo que hace procedente el registro de una marca idéntica a otra registrada siempre que haya sido solicitada por el mismo titular.

 

En la especie, la marca ****** **** * ****** es mixta, conformada por una denominación y un diseño, en tanto que la marca registrada ******* **** es nominativa, por lo que no se actualiza el supuesto de identidad de signos que exige el artículo 90, fracción XVI, al establecer la única excepción a la prohibición que dicha porción normativa contempla.

 

En ese sentido, los argumentos de la parte actora al no controvertir los verdaderos motivos y fundamentos que sustentan el acto impugnado en la parte en que se declaró administrativamente la nulidad de la marca ******* ****, deben desestimarse por insuficientes, ello con apoyo en la jurisprudencia siguiente:

 

[J]; 8a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; 86-1, Febrero de 1995; Pág. 45 ; Registro: 208 986

 

CONCEPTOS DE VIOLACION QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES.

 

Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir.

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

 

Por otro lado, con relación al segundo planteamiento de la parte actora

 

Asimismo, este Tribunal se ha pronunciado en similar sentido e el criterio que se cita enseguida:

 

V-P-SS-467

 

AGRAVIOS INOPERANTES.- TIENEN ESTA NATURALEZA LOS EXPRESADOS POR LA ACTORA SI NO SE REFIEREN A LOS RAZONAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- Los conceptos de anulación hechos valer por la parte actora, en su escrito de demanda, resultan inoperantes, si no están orientados a controvertir los razonamientos esenciales que dan la motivación y fundamentación de la resolución impugnada, teniendo como consecuencia el reconocimiento de la validez de la resolución. (5)

 

Juicio No. 14098/01-17-05-9/763/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de octubre de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Martín García Lizama.- Engrose: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

 

(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2003)PRECEDENTES:III-PSS-21Juicio de Competencia Atrayente No. 21/89.- Resuelto en sesión de 23 de noviembre de 1989, por mayoría de 4 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adalberto Gaspar Salgado Borrego.R.T.F.F. Tercera Época. Año II. No. 23. Noviembre 1989. p. 13III-PSS-492Juicio Atrayente No. 135/90/232/90-II.- Resuelto en sesión de 28 de septiembre de 1995, por mayoría de 5 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Margarita Aguirre de Arriaga.- Secretaria: Lic. Rosana Edith de la Peña Adame. (Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 1995)R.T.F.F. Tercera Época. Año VIII. No. 93. Septiembre 1995. p. 23

 

//R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 106

Fe de Erratas. R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 45. Septiembre 2004. p. 424

 

OCTAVO.- Corresponde el análisis de los argumentos planteados en el juicio atraído 790/12-EPI-01-11 , pues en dicho juicio, ******** ***** ***** controvierte la resolución del procedimiento P.C. 85/2011 (N-35) 859, en el que se declaró la nulidad de la marca ******* **** ************** * *******

 

Sin embargo, preliminarmente, debe hacerse un pronunciamiento con relación a los argumentos que expone el actor en su tercer concepto de impugnación del juicio atraído 790/12-EPI-01-7, puntos PRIMERO Y SEGUNDO, en los que ******** ***** *****, controvierte el estudio de la falta de personalidad de la persona que contestó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** * ******, así como la falta de interés jurídico de la empresa **** ************** ********** ***** para pretender la nulidad de la marca ******* **** ************** * ****** ello de conformidad con los argumentos siguientes:

 

“TRES

PRIMERO.-

Causa agravio al suscrito, la ilegal determinación de la autoridad demandada de desestimar por improcedente la válida excepción y defensa opuesta en primer lugar en el escrito de contestación a la demanda de nulidad de la marca ******* **** ************** * *******

 

Efectivamente, como excepciones, el suscrito argumenté, la falta de personalidad por parte del apoderado por parte del Licenciado ***** **** *** para demandar la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* **** ************** * ******, a lo que la autoridad demandada contestó lo siguiente:

 

(…)

 

De lo anterior claramente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace una valoración equivocada y errónea de los argumentos por los cuáles manifesté que el documento de poder exhibido por el licenciado ***** **** ***, el cual es un documento de poder limitado, tal y como se puede apreciar, es exclusivamente para... "el trámite de registro de marcas, nombres comerciales, y otros procedimientos ante este Instituto", sin que en ningún momento argumentara o cuestionara la validez del documento de poder, por lo que este documento no le sirve a **** ************** ************ ***** para demostrar la personalidad del licenciado ***** **** ****

 

En efecto, como podrán apreciar sus Señorías, el documento de poder no cumple con los requisitos para que el demandado en este caso, **** ************** *********** ***** pueda ser representada a través de su apoderado.

 

El mandato en cuestión incumple con lo dispuesto por los artículos 181 de la ley de la Propiedad Industrial y 2553, 2554 y 2555 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal por cuanto a que el mismo sólo fue otorgado para el trámite de registros de marca o de invenciones ante la autoridad demandada, sin que el documento cumpla con las formalidades legales, es decir, no es un poder general para pleitos y cobranzas o un poder especial para que el Señor Licenciado ***** **** *** pueda promover procedimientos administrativos de caducidad, nulidad o infracción, ante ese H. Instituto. El mandato del apoderado legal se encuentra limitado. Los artículos 2553, 2554 y 2555 del Código Civil para el DF establecen:

(…)

 

En tal virtud, procede que ese ese H. Tribunal, atento a lo dispuesto por el artículo 2557 y demás relativos del Código Civil, emita la nulidad de la resolución de fecha 31 de enero de 2012 y emita una de acuerdo a derecho y a los planteamientos que se expusieron a la autoridad demandada, por carecer de la facultad del Señor Licenciado ***** **** *** para poder iniciar procedimientos administrativos de caducidad o de nulidad, pues su mandato es limitado.

 

Me sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

SEGUNDA.-

FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, por parte de **** ************** *********** ****, en virtud de que el registro cuya nulidad promueve no afecta en nada sus intereses, ni mucho menos la que alega ser su esfera jurídica, puesto que para que exista interés jurídico para ejercitar la acción que por esta vía se contesta, no basta con que manifieste ostentar los derechos derivados del registro de la marca ******* "**** * ******", sino que es menester que acredite fehacientemente los hechos en los que sustenta sus pretensiones y la afectación directa y actual a dicho derecho.

 

Lo anterior se deriva del hecho de que el registro marcarlo ******* está caduco, y así deberá declararse, atento a mis argumentos vertidos con anterioridad en el capítulo UNO y que deberá ser resuelta eh primer término, misma que fue resuelta de forma ilegal por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

Asimismo, el registro marcario *'******* **** es una posterioridad, en efecto, esta marca fue otorgada existiendo la solicitud de registro de marca 806,598 de fecha legal 14 de septiembre de 2006 la cual se encontraba en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que debió negar el registro de la marca *'******* ****, contraviniendo lo establecido en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que, en vía de reconvención se demanda la nulidad de dicho registro marcarlo, el cual deberá resolverse primero antes de entrar al fondo del presente procedimiento y así ha quedado establecido por la demandada al declarar la nulidad de la marca en la misma resolución de fecha 31 de enero de 2012.

 

En consecuencia, podemos afirmar que al no poseer la actora titulo o interés legítimo, válido y actual alguno que se vea realmente afectado por el registro marcado de mi propiedad, a dicha persona no le asiste el interés jurídico necesario para iniciar y, desde luego, prosperar en una acción como la que nos ocupa, ya que los hechos que narra y los derechos que menciona, no pueden ni someramente sustentar interés jurídico alguno, por lo menos en los términos en los que lo han definido los más altos tribunales de este país, que exigen no sólo que exista un interés en el sentido semántico del término, sino un interés que se sustente en un derecho público subjetivo, y además que sea actual, licito y directo, circunstancias que a todas luces no se surten ni medianamente en el caso a estudio, lo que contraviene las más elementales reglas procedimentales, y concretamente los requisitos de procedencia que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia.

 

Sobre el particular, la autoridad demandada adujo lo siguiente:

 

“Primero a Tercero.- Se refutan en conjunto.

 

Primeramente es de indicarse que contrario a lo que alega el actor la autoridad si se pronunció puntualmente en relación con las excepciones que hizo valer, baste que su Señoría se imponga de las consideraciones que integran las fajas 16 a 19 y 59 a 64, de la resolución controvertida.

 

Luego entonces, es obvio que la autoridad no incurrió en la omisión que le imputa el actor, ya que el poder a que se refiere la demandante, fue concedido conforme a la legislación del lugar en que se otorgó, por lo que los agravios expuestos por mi contraparte devienen en infundados, Baste la lectura del siguiente criterio de jurisprudencia:

 

Ahora bien, no debe pasar por alto para esa Superioridad, que de las consideraciones a las que respetuosamente remitimos, existe certeza de que bajo ninguna circunstancia el citado documento reviste la naturaleza de un poder limitado, pues por el contrario, queda claro, que abarca todos los procedimientos que se instauren ante este Instituto, recordando por ser de vital importancia, que este documento se encuentra ajustado a la legislación del lugar en que se otorgó

 

[…]”

 

Y la empresa **** ************** *********** ****, tercera interesada en el juicio atraído que nos ocupa, manifestó lo siguiente:

 

“TRES.- En lo que respecta al P.C. 85/2011(N-35)859 el cual declara la nulidad de la marca ******* **** ************** * ******, la actora manifiesta que el IMPI hizo, supuestamente, una errónea valoración de su excepción de falta de personalidad sin embargo, tal y como se refirió en el numeral primero de este documento a fojas 2y 3, manifestaciones que en obvio de inútiles repeticiones se solicita se tengan por trascritas, el procedimiento de declaración de nulidad es propiamente otro procedimiento ante el Instituto, por lo que el poder presentado faculta a su servidor para representar a **** ************** ********** ****

 

Ahora bien, a foja 88 del escrito que se contesta la actora se duele que la autoridad negó su excepción de la falta de interés pues, de acuerdo a su dicho, mi mandante tiene que acreditar fehacientemente los hechos en que sustentó las pretensiones y afectación directa, sin embargo se reitera el hecho de que mi mandante cuenta con un registro inscrito y vigente ante el IMPI otorgándole el interés jurídico necesario para interponer la demanda de solicitud de declaración administrativa de nulidad y dentro de dicha demanda se fundó debidamente la petición, requisito que solicita el artículo 188 de la 1..1¹'1. Existen dos registros propiedad de mi mandante que otorgaron el interés jurídico: ****** **** * diseño el cual se encuentra vigente y ******* *****

 

Por lo anteriormente expuesto no fueron procedentes las excepciones planteadas por la entonces demandada derivado de 'un adecuado estudio de la Autoridad.”

 

A consideración de este órgano Colegiado, los argumentos que expone el actor ******** ***** *****, son infundados e insuficientes

 

En primer lugar, por lo que hace al planteamiento de la falta de personalidad de ***** **** ***, para haber promovido la acción de nulidad de la marca ******* **** ************** * ******, debe remitirse a los argumentos expuestos en los considerandos cuarto y sexto considerando de este fallo, pues ***** **** ***, solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca *******, acreditando su personalidad a través del mismo poder con el que acreditó su representación en el procedimiento de declaración administrativa de caducidad P.C. 729/2011 (C-188) 6932, cuya legalidad y suficiencia ha quedado analizada en los considerandos de referencia términos del artículo 181, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Aunado a lo anterior, en este juicio, se tuvo por reconocida su personalidad en este juicio de conformidad con el artículo 15, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que en obvio de inútiles repeticiones se tienen por reproducidas las consideraciones antes expuestas.

 

Ahora bien, por lo que se refiere al interés jurídico de la empresa **** ************** ********** ***., para haber solicitado la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* **** **************, cuyo análisis se reservó, por cuestión de orden, para ser estudiado en el presente considerando (ver penúltimo párrafo del sexto considerando de este mismo fallo), deben desestimarse por infundadas las manifestaciones de la parte actora.

 

Lo anterior es así, toda vez que retomando el análisis en torno al concepto de interés jurídico que se realizó en el sexto considerando de esta sentencia, el interés jurídico debe entenderse como “ la pretensión que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado .”

 

Asimismo, de conformidad con las connotaciones del concepto de interés jurídico precisadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 315/2010, que dio lugar a la P. XIV/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, ambas citadas previamente, se señaló que el interés jurídico se entiende como pretensión para acudir a los tribunales con la finalidad de reclamar un derecho que haya sido desconocido o violado.

 

Y, el derecho que ha sido desconocido o violado es precisamente el derecho subjetivo que en su acepción más simple es el bien jurídicamente tutelado.

 

Por tal motivo, el derecho subjetivo debe entenderse como un poder que otorga la norma a un particular a fin de exigir la satisfacción de un interés que tutela el derecho, lo que trasladado a la materia de solicitudes de declaración administrativa, implica que tendrá interés jurídico en solicitarla aquella persona que sufra un detrimento un derecho que tiene derivado de un registro , por considerarse que es idéntica o semejante en grado de confusión a una marca registrada con un mejor derecho.

 

En ese sentido, la parte actora parte de una falsa apreciación al considerar que **** ************** *********** ***., carece de interés jurídico para solicitar la nulidad de la marca ******* **** ************** * ******, en virtud de que la marca base de su acción se encontraba caduca.

 

Lo anterior es así, toda vez que, la forma de acreditar el interés jurídico al momento de solicitar la declaración administrativa de nulidad de una marca, lo da precisamente el hecho de que la marca cuya declaración administrativa se pretenda fue otorgada existiendo una que es parecida en grado de confusión.

 

En efecto, tal como se dijo precedentemente, el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial es muy claro al señalar que las acciones de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones pueden intentarlas quienes tengan, es decir, quienes en ese momento vean afectados derechos marcarios en virtud de un error o inadvertencia por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

En esa tesitura, la accionante, en el escrito de solicitud de declaración administrativa de nulidad, acreditó su interés jurídico mediante la exhibición del título de registro de marca ****** **** * ******, vigente en el momento de la presentación de su solicitud.

 

Aunado a ello, la solicitud de declaración administrativa de caducidad fue negada por la autoridad administrativa, lo que a consideración de esta Sala es acertado acorde a lo analizado en párrafos que preceden.

 

Luego entonces, el título del registro de marca que consideró invadido concede a **** ************** *********** ***** el interés jurídico necesario y suficiente para iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la marca **** *************** pues esta última fue concedida con posterioridad y estima que resulta parecida en grado de confusión, por lo que su registro se debió a una inadvertencia, error o falta de apreciación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en términos del artículo 151, fracción IV.

 

Por ende, se desprende que la acción administrativa para solicitar el cese de los efectos de una marca o aviso comercial, está contemplada a favor de quienes vean afectados sus derechos en esa materia, por ende, es correcta la apreciación de la autoridad en el sentido de fundar el interés jurídico de la empresa **** ************** ********** ***** en el hecho de que la existencia del registro ******* **** ************** * ******* produce una afectación en su esfera jurídica.

 

Ello con independencia que la titular afectada, haya promovido en vía de reconvención una solicitud de declaración administrativa de caducidad en contra de la marca ****** **** ************** * ******, base de la acción de nulidad, pues además que dicha acción fue infundada e incluso fue motivo de análisis en este mismo fallo, lo cierto es que dicha marca sigue vigente aunado a que en todo caso, y en el supuesto no concedido que hubiere sido procedente la caducidad de dicho registro, lo cierto es que la eficacia de la caducidad sobreviene con la declaratoria y, no sólo ello, sino que se precisa que haya quedado firme, y no se retrotrae como erróneamente pretende hacer ver la parte actora en el juicio atraído.

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis siguiente:

 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Pág. 1335 MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

 

El hecho de que el numeral de referencia disponga que un registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, no implica que de proceder la declaración de caducidad, sus efectos se retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres años de referencia, puesto que dicho periodo únicamente sirve como punto final del cómputo que debe hacerse de los años de mérito, mas no se advierte de su texto que la intención del legislador haya sido la de que el titular de un registro marcario pierda su derecho de uso exclusivo con anterioridad a la declaración de caducidad emitida por autoridad competente; de ahí que los efectos de la caducidad del registro marcario nacen a la vida jurídica cuando la declaración quede firme y no en un momento anterior.

 

En esa tesitura, es desacertado que la parte actora pretenda que no se entrara al fondo de la solicitud de nulidad de marca ******* **** ************** * ******* pues es claro que dicha empresa, al momento de solicitar la nulidad de la marca de cita, era titular del derecho violado (además que sigue siéndolo)

 

En esa tesitura, la empresa **** ************** ******** ***. sí acreditó el interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, al encontrarse el derecho que estimó vulnerado, es decir, el registro de marca ****** **** * ******* vigente al momento en que solicitó la declaratoria de su caducidad.

 

Lo anterior, con independencia de la declaratoria de nulidad de la marca ******* ****, que también fue base del interés jurídico de la solicitud de nulidad de la marca del actor ******** ***** ***** pues tal como razonó la autoridad demandada, el interés jurídico de la empresa **** ************** *********** ***., subsiste en razón de la vigencia de la marca ****** **** * *******

 

NOVENO.- Finalmente, esta Juzgadora analizará el tercer concepto de impugnación, apartado denominado “único”, expuesto por ******** ***** *****.,en la demanda del juicio atraído 790/12-EPI-01-7, en donde controvierte la legalidad de la declaración administrativa de nulidad del registro de la MARCA ******* **** ************** * ******* ello al tenor de los argumentos siguientes:

 

“ ÚNICO.-

En cuanto al fondo del procedimiento administrativo de nulidad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fija su postura de la siguiente manera, lo cual me causa agravio:

(…)

De la anterior determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la misma es ilegal, en base a lo siguiente:

 

**** ************** *********** ***** esgrime argumentos por los cuales considera que se actualiza la fracción I del artículo 151 en relación con el artículo 90 fracción XVI y 122 de ley de la materia, que a la letra dispone:

 

(…)

 

Realizando una interpretación del precepto transcrito anteriormente, se deduce que para la procedencia de la causal contenida en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta necesaria la actualización varios supuestos, a saber:

 

a) Se haya otorgado un registro en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

 

Este primer supuesto no se actualiza debido a que la marca de mi propiedad fue otorgada en base a una sentencia de alzada, es decir, debido a que los C. Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordenaron a ese H. Instituto fa expedición del título de registro de marca *'******* "**** ************** * ******"* de mi propiedad, la cual tiene fecha anterior a la marca *'******* ****, por lo que no se actualiza la hipótesis.

 

En cuanto al registro de marca ******* "**** * ****** " este pertenece a productos de la clase 5 internacional, la cual comprende PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS; SUBSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES;EMPLASTOS, MATERIAL PARA CURAS (APOSITOS); MATERIAS PARA EMPASTARLOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DES I NFECTANTES,PRODUCTOSPARA LA DESTRUCCION DE LOS ANIMALES DAÑINOS FUNGICIDAS,HERBICIDAS, INCLUYENDO SUBSTANCIAS Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, PREPARACIONES PARA REFRESCAR EL AIRE, PREPARACIONES PURIFICADORAS DEL AIRE, ANTISEPTICOS, DETERGENTES PARA USO MEDICO, productos muy diferentes a los que protege la marca de mi propiedad, a saber CREMAS, MASCARILLAS DE BELLEZA Y COSMÉTICOS EN GENERAL (EXCEPTO PARA ANIMALES), por lo que no puede ser la marca ******* "**** * ******" un impedimento para la obtención de la marca **** ************** pues como es bien sabido, las marcas se encuentran clasificadas en productos y servicios, por lo que no puede haber confusión de una marca que es para medicamentos en general a una de cosméticos, como es el caso. Me sirve a apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

Y sin embargo, La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de forma ilegal determina que existe confusión con debido a que en el mercado podemos encontrar diversos puntos de venta en donde es factible encontrar tanto medicamentos como cosméticos y' que el público consumidor se confunda, sin tomar en valoración que para que se comercialice un medicamento se requiere receta médica. Además, si este fuese el caso, uno encuentra separados los medicamentos de los cosméticos en las farmacias, que es el lugar al que se refiere particularmente la demandada y **** ************** *********** ***** hacen alusión a la supuesta confusión de marca que se pudiese generar.

 

De lo anterior se desprende que las marcas en comento no pueden producir confusión debido a que los productos que amparan son muy diferentes, pues la empresa **** ************** *********** ***** se dedica especialmente a los medicamentos, y la marca de mi propiedad, está registrada para amparar cosméticos y mascarillas. Además afirma fa Autoridad demandada, que el hecho de que ciertos medicamentos sean precisamente cremas, se pueden confundir con los cosméticos, siendo éste un argumento subjetivo, debido a que el laboratorio israelí, en todas sus pruebas aportadas en ningún momento ha presentado alguna presentación de algún tipo de crema medicinal y que pudiese generar la supuesta confusión de la cual habla. También deseo manifestar que la determinación de la Autoridad demandada se basa simplemente en presuncionales, sin que se haya acreditado esta confusión o vinculación entre las marcas en controversia. Los fundamentos de la demandada se basan en hechos futuros de realización incierta, ya que **** ************** *********** ***** manifiesta que pretende hacer cremas, cuando es un hecho futuro que aún no se lleva a cabo por el mencionado laboratorio. Por lo que considero ilegal que la Autoridad demandada haya aceptado las pruebas de diversas farmacias, cuando, por ejemplo, en tiendas departamentales o supermercados que contienen farmacias, están divididas las medicinas de los cosméticos, por lo que estos argumentos no pueden determinar que las marcas se confundan plenamente para dictaminar que opera la nulidad por ésta supuesta confusión.

 

Además, como lo he afirmado, los registros marcarios de la actora se encuentran sometidos a diferentes litigios, el registro de marca ******* "**** * ******" se encuentra caduco y la marca *'******* **** está viciado de nulidad debido a que es de una fecha posterior a mi registro marcarlo *'******* "**** ************** * ******"*

 

Cabe resaltar que, entre la marca ******* "**** * ******" propiedad de **** ************** *********** ***., perteneciente a la clase 5 internacional y la marca de mi propiedad, *'******* "**** ************** * ******", no hay confusión entre ambas denominaciones. De conformidad con el precepto transcrito, para que una denominación incurra en la causal de nulidad, es indispensable que entre las marcas no solo exista similitud, sino que tal similitud alcance grado de confusión. El caso que procedemos a analizar, como es la similitud entre estos dos registros, no se configura, como lo afirma **** ************** *********** ***., y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

En este sentido, que fonéticamente las marcas no alcanzan grado de confusión, esto es, ni siquiera una semejanza tal que amerite una nulidad, basta con pronunciar ambas marcas para cerciorarse de esto, por lo que no se cumple el requisito obligatorio exigido por la ley, esto es, no sólo que haya alguna semejanza, sino que la misma alcance el grado de confusión, precisamente porque la marca previamente registrada propiedad de la actora se pronuncia y escucha de manera breve y tajante en tan solo dos golpes de voz, mientras que la marca registrada por nuestra representada se pronuncia de forma prolongada y armoniosa "******************".

 

Con todo lo anterior, de forma ilegal La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determina que SÍ EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, para declarar la nulidad de la marca ******* **** ************** * ******, de la cual soy el titular. En efecto, las facultades de las autoridades rnarcarias para establecer si existe semejanza en grado de confusión entre dos marcas, son limitadas y están sujetas al control constitucional, es decir, las autoridades deben ajustar sus actos a los principios de legalidad, fundannentación y motivación, de lo contrario, incurren como es el caso, en una actuación arbitraria e ilegal.

 

Como esa H. Sala lo podrá corroborar, la Autoridad demandada realizó un análisis de confusión de marcas ilegal, esto es, contrario a la Ley de la Propiedad Industrial, a la jurisprudencia y a la doctrina, toda vez que dividió y mutiló las marcas involucradas, para enfocarse en uno solo de los elementos de dichas marcas, a saber, la palabra ****, contraviniendo así el principio rector en materia de cotejo marcario, que consiste en que las marcas deben analizarse en SU CONJUNTO, o sea, tomando en cuenta el signo distintivo como un TODO UNITARIO y no sólo una de sus partes o elementos.

Como se aprecia en el acto de autoridad, la demandada en franca contradicción a lo que expone en el cuerpo de su resolución, donde precisamente invoca el principio señalado de apreciar las marcas en su totalidad, es decir, en su conjunto, al momento de efectuar el cotejo marcado simple y sencillamente no se apegó a dicho derecho.

 

Esto es lo que expone el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

 

(…)

 

Como se habrá percatado esa H. Sala, la autoridad demandada se contradice flagrantemente dado que por una parte establece que las marcas "deben apreciarse en su totalidad y atendiendo a las semejanzas que resulten de su examen global, pero después indica lo contrario, ya que según dicha autoridad la imitación de una marca se da debido a que el elemento distintivo **** se encuentra reproducido en la marca cuya nulidad se solicitó, sin que la demandada se haya pronunciado al respecto del elemento DERMACOSMETICS, el cual es un elemento que forma parte de la marca *******, contraviniendo lo que establece la actual legislación marcaria, ya que éste es un elemento que le otorga distintividad a mi signo marcarlo, ya que no es un elemento obscuro ni de uso genérico, debido a que fa palabra DERMACOSMETICS no existe en la lengua española ni tampoco se puede inferir que es una palabra en otro idioma, para determinar que la palabra DERMACOSMETICS no deba ser tomada en cuenta por la autoridad marcaría y que al estar combinada con la palabra **** le otorga la suficiente distintividad para no ser confundida con la marca de **** ************** *********** ****

 

Es decir, por una parte al señalar la autoridad demandada que las marcas deben apreciarse en su totalidad y examinarse globalmente, está reconociendo que _lel principio rector en materia de cotejo marcarlo es el análisis de las marcas en su conjunto, pero después, precisamente al momento de comparar las marcas involucradas, decide apartarse de dicho principio, dividiendo o mutilando la marca de mi propiedad, eliminando o siendo omisa al referirse al estudio de la palabra DERMACOSMETICS, el cual es un elemento de la marca ******* **** ************** * *******

 

o que se infiere del ilegal acto de autoridad que se impugna es que para la autoridad demandada el cotejo marcarlo es una tarea simple, sencilla y superficial, cuando en realidad es todo lo contrario. Efectivamente, como lo han avalado los tribunales en nuestro país, así como se reconoce en la doctrina mexicana del derecho marcarlo y el derecho comparado, el cotejo de marcas es un ejercicio verdaderamente complejo, ya que precisamente hay que tomar en cuenta todos los elementos de las marcas, sin dividirlas ni seccionarías, y además hacer un balance de las tres vertientes donde se puede dar la confusión de las marcas, que son el aspecto visual, el fonético y el conceptual o ideológico. A este respecto para la autoridad demandada, haciendo gala de su simpleza, sólo bastó el cotejo fonético, minimizando el aspecto visual (en sus vertientes, ortográfico y gráfico).

 

Para mayor claridad, se ponen ambos signos marcarlo en pugna en comparación para que Sus Señorías puedan apreciar las marcas conjuntamente, y no separadas como las coloca la demandada.

 

[…]

 

Gráficamente las marcas son diferentes, por lo que no se actualiza una de las causales necesarias para declarar la nulidad de la marca ******* **** ************** * ****** de mi propiedad.

 

Por último, en el aspecto CONCEPTUAL, resulta pertinente señalar que la marca registrada por mi carece de significado alguno, habiendo nacido de la imaginación mía. En este sentido resulta por demás absurda la afirmación de **** ************** *********** ***. en la que señala que DERMACOSMETICS es un vocablo que evoca la finalidad de los productos amparados, lo cual es falso, debido a que no existe traducción al español de este vocablo, así como tampoco existe en el lenguaje al español, sino que es una palabra de mi invención, la cual le otorga distintividad a el signo distintivo de mi propiedad. Y sin embargo, la actora en el procedimiento natural divide la marca **** ************** * ******, siendo ilegal seccionar las marcas para determinar su similitud o confusión, el vocablo en las palabras DERMA COSMET1CS, y hace la traducción al español, manifestando que estamos hablando de COSMÉTICOS DERMIS, es decir, cosméticos y piel, siendo esto falso, ya que las palabras por sí solas no hacen referencia a nada y presumir que el común de las personas identifica este vocablo con COSMÉTICOS, es un argumento muy subjetivo, carente de toda lógica.

 

Sin embargo, la marca de mi propiedad no se compone de una palabra, sino de dos palabras, las cuales conforman un conjunto, lo que demuestra es que mi marca es lo suficientemente distintiva para darle independencia de la marca **** la cual es para medicamentos, por lo que no el hecho de dividir y seccionar la marca de mi propiedad para darles algún significado es un procedimiento ilegal y contrario a la ley y a la jurisprudencia. La marca ******* **** ************** * ****** es una marca compuesta de dos palabras que deben ser analizadas en su conjunto y no separadamente, así lo ha establecido nuestros más altos tribunales. Me sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

Por otro lado, la definición de la palabra o del vocablo DERMACOSMETICS no existe en el diccionario de la lengua española, lo que determina es que este elemento no es un elemento obscuro y carente de distintividad. También es importante destacar que la marca de **** ************** *********** ***** ******* "**** * ******" es una marca destinada básicamente para medicamentos, por lo que si bien, pueden concurrir en un mismo establecimiento, las marcas van destinadas a mercados bien diferenciados y que' no ocasionan confusión al público consumidor.

 

Sin embargo, la marca ******* "**** * ******" es una marca que no se encuentra en uso en territorio nacional y la cual se encuentra en un procedimiento de caducidad, por lo que no le produce daño al actor la existencia de mi registro marcario ******** "**** ************** * ******".

 

Los argumentos hechos valer anteriormente, llevan a la conclusión de que las marcas pretendidamente en conflicto no existe la semejanza en el grado que exige la ley de la materia para que opere válidamente fa causal de nulidad respectiva, además que tanto en el aspecto comercial como en el registra', la marca registrada por mí, puede coexistir a la par de la registrada por la el laboratorio israelí. En este sentido se pronuncian las tesis de jurisprudencia, emitidas por nuestros Tribunales Colegiados, que a manera enunciativa, más no limitativa, se pasan a transcribir:

 

(…)

 

En consecuencia, pido atentamente a H. Sala declaré la nulidad de la resolución controvertida, ya que como se ha reiterado en forma continua, el hecho de haya coincidencia parcial en alguno de los elementos que constituyen las marcas en conflicto, no es suficiente para afirmar con absoluta certeza que existe semejanza en grado de confusión, aplicando el criterio de las jurisprudencias transcritas y lo que ha establecido por nuestros más altos tribunales.

 

b) Que las marcas en pugna se apliquen a los mismos o similares productos.

 

En este sentido, nuestra ley de la materia, con el objeto de proteger a consumidores y productores, comerciantes o prestadores de servicios, ha previsto disposiciones tendientes a evitar la confusión. Sin embargo, también se ha dispuesto a través de su aplicación confirmada por criterios de nuestros más altos Tribunales, por criterios jurisprudenciales y por opiniones doctrinales, que para que se pueda ejercitar válidamente una prohibición de registro, o en este caso una nulidad, no es suficiente basarse en la clasificación reglamentaria, ya que los registros marcarios iguales o semejantes pueden válidamente coexistir, aun cuando se refieran a la misma clase de la nomenclatura oficial, si ambos amparan productos diversos.

Los argumentos hechos valer anteriormente, llevan a la conclusión de que las marcas pretendidamente en conflicto no existe la semejanza en el grado que exige la ley de la materia para que opere válidamente la nulidad respectiva además que tanto en el aspecto comercial como en el registra], la marca registrada por mí, puede coexistir a la par de la marca de **** ************** *********** ***** toda vez que no son semejantes en grado de confusión, siendo por lo tanto, improcedente la causal de nulidad invocada. En este sentido se pronuncian las tesis de jurisprudencia, emitidas por nuestros Tribunales Colegiados, que a manera enunciativa, más no limitativa, se pasan a transcribir:

 

(…)

 

Además, recuérdese que la venta de medicamentos se requiere receta médica, no son de venta libre como lo son los cosméticos, por lo que las aseveraciones de la actora en cuanto a la confusión de las marcas en el mercado es absurda. Sobre todo entre lo que es un ungüento y lo que es una crema. Si bien podría pensarse que los ungüentos medicinales se confunden con una mascarilla o un maquillaje, esto no ocurre, porque ambos productos tienen su mercado perfectamente delimitado. Me sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:

 

(…)

 

Por lo anterior es claro que el conflicto entre la marca *'******* "**** ************** * ******" de mi propiedad la cual es destinada para cosméticos no produce error ni confusión al público consumidor que pretende adquirir algún medicamento para tratarse algún síntoma o malestar en su cuerpo, mientras que la marca que ampara cosméticos, éstos tienen la finalidad de embellecer la apariencia de las personas o del público consumidor.

Resulta a todas luces claro que, al no haber semejanza en el grado que exige la ley de la materia, entre las marcas presuntamente en conflicto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no encontró razón alguna para citarla como posible anterioridad oponible a la marca de nuestra representada.

 

En conclusión, en base a los anteriores argumentos vertidos a lo largo de la presente demanda, solicito atentamente a ese H. Tribunal declare la nulidad de la resolución emitida por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha 31 de enero de 2012 con número de folio 2554, en la cual por un lado se niega la declaración administrativa de caducidad de la marca ****** **** * ****** y por el otro, se declara la nulidad de la marca ******* **** ************** * ****** de mi propiedad.”

 

La autoridad demandada, refutó lo anterior de conformidad con los contraargumentos siguientes:

 

“[…] Por último, respecto al procedimiento P.C. 85/2011 (N-35) 859, aprecie su Señoría que la demandante se limita a afirmar que entre los signos confrontados, no se surte la confusión que castiga la ley, en virtud de que amparan productos de distinta clases.

Tal como se advirtió en líneas pretéritas, bastaría con que su Señoría se impusiese de las constancias que integran los expediente que se envían en desahogo, para que corrobore lo infundado que resulta el argumento de la demandante; sin embargo, conviene a los intereses de esta demandada, hacer énfasis en la omisión en que incurre mi contraparte, pues pasa por alto que en razón de la finalidad y funcionalidad económica de las marcas; es que habitualmente los comerciantes se aprovechan del prestigio que en el mercado, tenga o haya adquirido un signo ya registrado, para crear algún otro semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación y de reputación ante los consumidores.

 

Por lo que para calificar a las prácticas comerciales como desleales, BASTA --- QUE HAYA UN RIESGO DE CONFUSIÓN -que opera subjetivamente en los consumidores‑ RESPECTO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE LAS MARCAS REPRESENTAN O DE LOS PROPIOS SIGNOS DE DIFERENTES EMPRESAS, -a partir de elementos o razones objetivas capaces de argumentar y concluir la confundibilidad- POR LO QUE DEBEN SER PARTICULAR Y ENFÁTICAMENTE DISTINTIVAS, INDEPENDIENTES Y ORIGINALES EN LO CONCERNIENTE A SU SIGNIFICANTE Y A SU SIGNIFICADO.

 

A mayor abundamiento, debe quedar claro que en jurisprudencia firme emanada de los tribunales federales, se ha determinado como referentes ENUNCIATIVOS y nunca exhaustivos, los siguientes elementos que sirven de guía al sano juicio para examinar si entre productos confrontados hay similitud al grado de crear confusión en los consumidores:

 

• debe comprobarse sí son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados;

• debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes;

 

• debe determinarse si el producto y servicio tienen unanaturaleza, estructura o características idénticas o afines; y

• debe identificarse el carácter de competidor o complementario.

 

En esa tesitura, resulta inconcuso que si en autos quedó evidenciado que EXISTE UNA ÍNTIMA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN LOS REGISTROS CONTROVERTIDOS, PUESTO QUE COINCIDEN EN CANALES NATURALES DE VENTA, A SABER FARMACIAS; AL FINAL DEL DÍA SE CONCLUYE QUE LOS PRODUCTOS QUE AMPARAN LOS REGISTROS EN CONFLICTO PARTICIPAN DE LA MISMA NATURALEZA POR COMPARTIR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, siendo evidente que los referentes señalados con antelación cobran verificativo en perjuicio de mi contraparte, ello, a la luz del principio de Derecho que obliga a esta autoridad a velar por los derechos de quien los acredite primero en el tiempo. Sirva de sustento a lo anterior, el criterio a que se refieren las líneas pretéritas:

 

(…)

 

No obstante lo anterior, esa juzgadora debe tener en cuenta que la semejanza o similitud a que alude la Ley, no queda limitada a artículos o servicios pertenecientes a la misma clase, sino que dicha similitud se extiende a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por CUALQUIER RELACION QUE ENTRE AMBOS EXISTA, BIEN SEA DE MEDIO A FIN O DE CAUSA A EFECTO, COMO LO ES EN EL PRESENTE CASO EL HECHO DE QUE LOS REGISTROS EN CONFLICTO PARTICIPAN DE LA MISMA NATURALEZA POR COMPARTIR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Lo anterior encuentra sustento tanto en la ley de la materia, como en los criterios de Jurisprudencia que en seguida se transcriben:

 

(…)

 

Por último, debe decirse que tal como se hizo saber en sede administrativa, tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, afirmación que es sustentada en forma toral por el siguiente criterio de jurisprudencia:

 

(…)

 

Corrobora el contenido del criterio que antecede, el hecho de que diversas fuentes formales del Derecho establezcan (y sin que la hoy actora pueda probar lo contrario) claramente las funciones que además de la distintividad son atribuibles a las marcas; así tenemos, la de PROTECCIÓN, la función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el producto que pretende adquirir; GARANTÍA DE CALIDAD, la función de garantía de calidad, radica en la perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrínsecamente lo califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que éste sea de una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor; y PROPAGANDA, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor.

 

Al final del día, queda enteramente probado que el actuar de esta demandada se encuentra apegado a derecho y por consiguiente debe, y así de la manera más atenta se solicita, negarse la pretensión de la actora y sea reconocida la validez de la resolución aquí impugnada, merced a los fundamentos y consideraciones expuestas en el cuerpo de esta contestación.”

 

Y la tercera interesada en el juicio atraído, expuso lo siguiente:

 

“[…] En relación propiamente a las causales de nulidad la hoy actora argumenta equivocadamente que la negativa de derecho violenta sus derechos cuando existe fundamento legal que respalda la determinación de la H. Autoridad.

 

Efectivamente para que se actualice la causal de nulidad fundada en los artículos 151 fracción I, en relación con el 90 fracción XVI, y 122 todos de la LPI es necesario que se actualicen los siguientes supuestos:

 

a) Que la acción se haya intentado en tiempo.

 

b) Que la marca impugnada hubiese sido otorgada existiendo en vigor otra que se considere invadida.

 

c) Que las marcas en pugna sean iguales o semejantes en grado de confusión.

 

d) Que las marcas en contienda se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

 

El supuesto del inciso a) se actualizó pues el registro marcario ******* **** ************** * ******* hoy nulo, fue publicado en la gaceta en el mes de agosto de 2010, puesta en circulación en noviembre de ese mismo año y la solicitud de declaración administrativa de nulidad se presentó el 19 de enero de 2011.

 

La hipótesis del inciso b) también se actualizó pues el registro ****** **** y diseño fue solicitado el 15 de agosto de 1991, es decir, 15 años antes que el registro ******* solicitado el 14 de septiembre de 2006.

 

El supuesto marcado en el inciso c) igualmente se cumple puesto que existe semejanza fonética entre **** * **** ************** pues el vocablo **** se encuentra íntegramente contenido en la marca declarada nula y además sin variante alguna y en primer término por lo que el consumidor promedio puede confundir fácilmente la marca **** ************** como una variante de la marca **** y diseño propiedad de mi mandante, lo cual es una clara causa de nulidad pues representa competencia desleal y mi mandante merece protección de la LPI como titular anterior de la marca en comento.

 

[…]

 

Conceptualmente es claro que también existe semejanza pues la marca **** se relaciona directamente con la razón social de mi mandante: **** ************** *********** ***., y por ello el consumidor lo relaciona inmediatamente con el titular de la marca y el que **** ************** contemple de forma íntegra el vocablo **** provoca la errónea idea de que el titular es el mismo, lo cual es falso ergo la idea que proporciona al público, también lo es.

 

[…]

 

La autoridad responsable a foja 76, párrafos tercero y cuarto señaló:

 

(…)

 

Finalmente la hipótesis del inciso d) también se actualiza pues no contempla únicamente que los productos y/o servicios sean idénticos, sino que se considera como semejanza el que sean productos similares.

 

Efectivamente las clases en las que están registradas son diversas, a saber ****** **** * ****** ampara productos de clase 5 y la ******* **** ************** y Diseño de clase 3, sin embargo, como esa H. Sala sabe, lo que se evalúa es el riesgo de confusión independientemente de la clase en que se encuentren los productos y en el caso que nos ocupa, dada la naturaleza de los mismos y al compartir, rutas de distribución, puntos de venta y mercado es claro que igualmente se configura la semejanza.

 

Al respecto la Autoridad responsable señaló a foja 77 de la resolución que se impugna:

 

(…)

 

De lo anteriormente trascrito se desprende que la responsable realizó un adecuado estudio de las causales contenidas en los artículos 151, fracción l en relación con el 90 fracción XVI y 122 de la LPI declarando la nulidad del registro ******* **** ************** * *******

 

La titular del registro declarado nulo menciona a foja 103 del escrito que se contesta al ser clases diversas no puede configurarse el supuesto, y trascribe tesis de 1988 y 1980, la cuales por supuesto ya no son aplicables pues existen tesis posteriores y recientes que establecen claramente que la semejanza es independiente a la ciase, y depende de la naturaleza de los productos, rutas de distribución, puntos de venta, mercado, etc. el que sean o no declarados semejantes.

 

"DERMACOSMETICS" no es un vocablo suficientemente distintivo ya que es **** el que funge como principal y de ahí que se confunda en una derivación de la marca de mi mandante, no se trata de que se haya desmembrado el registro de mi contraria, sino que es uno palabra que de ninguna manera denota que se trata de titular distinto, lo que definitivamente genera confusión entre el público consumidor.

 

La actora intenta argumentar que los mercados son distintos pero es bien sabido que en la práctica y comercialización del área de farmacia se encuentra combinada con el de los cosméticos, cremas, mascarillas, etc, razón por la que comparten puntos de venta y al tener ambas como elemento relevante "****" la confusión es inevitable.

 

Al respecto nuestros más Altos Tribunales se han manifestado de la siguiente manera:

 

(…)

 

Finalmente la actora, en un intento desesperado de argumentar a su favor, establece a foja 111 del escrito que se contesta:

 

(…)

 

Lo anterior es completamente falso y se recuerda a la hoy actora que ya a foja 8 del escrito de fecha 2 de junio de 2011 de manifestaciones al escrito de contestación de demanda mi mandante citó el artículo 226 de la Ley General de Salud que establece que existen varias categorías de medicamentos y algunos requieren receta y otros no, y siendo que la marca ****** **** y diseño se encuentra amparando MEDICAMENTOS EN GENERAL, protege tanto los que se venden con o sin receta, dando lugar de forma clara a que se confunda con productos como lo son cosméticos y cremas que igualmente se venden sin receta.

 

Ahora bien atendiendo a los tiempos actuales, esa H. Sala tiene conocimiento de que existen en el mercado muchos medicamentos que cumplen una doble función, la de aliviar algún •padecimientó y adicionalmente mejoran la apariencia estética por lo que se confunden los puntos de venta.

 

[…]”

 

A juicio de esta Sala, los argumentos en estudio son infundados e insuficientes para acceder a la nulidad solicitada en virtud de las consideraciones legales que subsiguen:

 

Lo anterior es así, toda vez que según las constancias que obran en autos, la empresa **** ************** *********** **** solicitó por conducto de su representante legal, la declaración administrativa de nulidad del registro de marca ******* **** ************** * ****** cuya titularidad corresponde al actor ******** ***** *****., por considerar que se ubica en la causal de nulidad contenida en el artículo 151, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Ahora bien, de la lectura que se practica al acto combatido, se advierte que la autoridad demandada resolvió fundada la causal de nulidad solicitada y por tanto, declaró administrativamente la nulidad de la marca de cita.

 

Preliminarmente, debe establecerse que el actor parte de una falsa apreciación al considerar que la autoridad administrativa consideró procedente la causal invocada por **** ************** *********S ***., en términos del artículo 151, fracción I, con relación al artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues tal como se advierte de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca ******* **** ************** * ******, la empresa solicitante planteó dos causales de nulidad, sin embargo la autoridad únicamente analizó de la solicitud planteada en términos , del artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

En ese orden de ideas, se hace necesaria la transcripción del artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que a la letra dispone lo que a continuación se reproduce:

 

“Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

 

[...]

 

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y “

 

En términos del precepto y fracción de cita, el registro de una marca será nulo cuando se hubiere otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y se aplique a servicios o productos similares, situación la anterior que la solicitante estimó que se actualizaba en relación al registro de marca cuya titularidad pertenece a ******** ***** *****.

 

Siguiendo con lo anterior, la causal de nulidad invocada por el actor precisaba de la concurrencia de los siguientes supuestos para su configuración:

 

1. Que la acción se hubiera ejercitado en tiempo.

 

2. Que el registro marcario sujeto a nulidad hubiese sido otorgado existiendo en vigor el del solicitante de la declaración de nulidad

 

3. Que el registro objeto del procedimiento sea igual o semejante en grado de confusión a otra marca ya registrada y vigente.

 

4. Que ambas marcas se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

 

Ahora bien, en el acto combatido la autoridad demandada consideró que se colmaban los anteriores presupuestos, lo cual la parte actora estima indebidamente analizado particularmente en relación a la semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto, así como en relación a que las marcas no se destinan a los mismos o similares productos.

 

En efecto, en los conceptos de nulidad que se analizan, el enjuiciante sustenta la ilegalidad de la declaración administrativa de nulidad de la marca **** ************** * ******, atendiendo al análisis que realizó la demandada en relación a la confusión entre dicha marca y la marca ****** **** * ******; que estima se llevó a cabo de manera incorrecta, siendo ésta última consideración infundada

 

Ello es así, toda vez que a juicio de esta Sala, entre la marca **** * ****** y la marca **** ************** * ******, sí existe semejanza en grado de confusión, ello atendiendo a lo que debe entenderse como tal, para lo cual, resulta oportuno transcribir la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, en donde se establece la forma de analizar la similitud en grado de confusión en materia de marcas, jurisprudencia, la cual establece lo siguiente:

 

“Novena Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IX, Enero de 1999

Tesis: I.3o.A. J/22

Página: 686

 

MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca , la regla aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen . La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.”

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

En esa tesitura, del precepto legal y jurisprudencia en cita se infiere que partiendo de la base que la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genere el aparato productivo, debiendo ser distintiva por sí misma la marca respectiva; luego entonces, LA CONFUSIÓN PUEDE SER DE TRES TIPOS FONÉTICA, GRÁFICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA, dándose la primera cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar; la confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación obedeciendo ese tipo de confusión a la manera en que se percibe la marca y no cómo se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual; y por último, el contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca; por ello, cuando el recuerdo es el mismo por ser el mismo contenido conceptual la confusión es inevitable, aún cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas.

 

Aunado a lo anterior, para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, debiendo tenerse en cuenta la semejanza que hay al apreciar la marca en su conjunto; la comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; la imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; la similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio que preste la atención común y ordinaria; lo que implica que la marca debe apreciarse en su totalidad sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo.

 

En efecto, para determinar si las marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias; por lo que es necesario al momento de resolver la cuestión efectivamente planteada, tener en cuenta las siguientes reglas:

 

a).- La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;

 

b).- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto .

 

c) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla un consumidor usual, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.

 

Lo que implica claramente que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, esto es, no considerándolos de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a semejanzas que resulten de su examen global, y así poder determinar sus elementos primordiales que le den el carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso o detallista de signos marcarios.

 

Bajo el anterior contexto, contrario a lo que aduce el enjuiciante, entre la marca **** ************** * ****** y la marca **** * ******, no existen elementos suficientemente distintivos que impidan una asociación entre dichas marcas, pues las marcas son semejantes en grado de confusión, atendiendo además, al elemento que domina ambas marcas.

 

A mayor abundamiento, el examen de las marcas debe hacerse a partir de su naturaleza (nominativa, gráfica o mixta), de manera que, si en la especie los signos confrontados son mixtos, lo procedente es centrar el análisis en la parte icónica de las marcas, lo que se obtiene a partir de su análisis alternativo:

 

• Registro de marca ********** * ******:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

• Registro de marca *******:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

De lo anterior, es perceptible que las marcas confrontadas con mixtas, constituidas por un diseño y una denominación, sin embargo, la parte icónica de amas marcas es su denominación, pues en ambos casos el diseño de las marcas es la representación, con letras estilizadas de las palabras que conforman a cada marca.

 

Aunado a ello, es perceptible, a primer golpe de vista que en ambos diseños buscó destacarse el elemente “****”, que es el que el consumidor advertirá preliminarmente al contacto con los productos que ampara una y otra marca, lo que resulta del examen global de ambos signos

 

Al respecto, es aplicable en lo substancial la jurisprudencia siguiente:

 

Registro No. 160376

Localización:

Décima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IV, Enero de 2012

Página: 4103

Tesis: I.15o.A. J/14 (9a.)

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.

 

La palabra isotipo hace referencia a aquello que es "igual al tipo", por lo que el elemento isotípico se refiere a la parte icónica o más reconocible y fundamental de un diseño de identidad, de ahí que en cualquier bosquejo o proyecto en que aparezca ese componente determinante, automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que proviene del titular de una marca con cierto prestigio o reconocida en el ámbito comercial. En ese tenor, cuando se comparan marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál es el componente fundamental o isotipo del diseño, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo para realizar el escrutinio, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito. En esa tesitura, si el isotipo de una marca mixta registrada consiste en una imagen o dibujo bien definido, éste no podrá ser utilizado por otro signo marcario que proteja productos o servicios de la misma clase, pues no puede permitirse que otro diseño destinado a operar en el mismo sector comercial se registre utilizando una figura similar, ya que podría generar confusión en los consumidores de esos productos, al inducirlos al error de pensar que provienen de un solo titular, dado que aquéllos únicamente toman en cuenta las similitudes que a "golpe de vista" tengan las figuras, sin particularizar en diferencias que sólo puedan apreciarse con un análisis minucioso y detallado, con lo que se aprovecharía del prestigio que la marca registrada tenga en el sector en que se comercialice.

 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

En efecto, la naturaleza de los signos es un factor determinante para realizar el estudio de confusión de marcas, pues no es lo mismo confrontar marcas nominativas, en las que el aspecto fundamental que las distingue es el fonético , que hacer un examen comparativo entre marcas tridimensionales o mixtas, que deben atender a otros elementos como el visual e ideológico.

 

Con base en lo anterior, a consideración de este órgano colegiado, es acertado el análisis de confusión hecho por la autoridad demandada en la resolución impugnada, pues del examen que se realiza a las marcas**** * ****** y **** ************** * ******, se advierte que existe confusión desde el punto de vista fonético, siendo conveniente analizar los registros en mención fin de advertir dicha semejanza, de donde se obtiene lo siguiente:

 

1. La marca **** * ******, es una marca mixta, cuya denominación se compone de una sola palabra que fonéticamente se reproduce como sigue:

 

• ***** (2 emisiones de voz)

 

2. La marca impugnada **** ************** * ******* es también mixta, que se integra por dos palabras con las siguientes emisiones de voz:

 

• ***** ( 2 emisiones de voz)

• ****************** (5 emisiones de voz)

 

Asimismo, se aprecia que ambas marcas cuentan con los diseños antes analizados.

 

De lo anterior, se obtiene que la denominación **** **************, sí resulta semejante en grado de confusión a la marca **** en que **** ************** *********** ***** sustentó su acción de nulidad, toda vez que son muy similares, de manera que no existe una diferencia que proporcione suficiente distintividad a las marcas de la actora que desestime su confusión.

 

Ello pues es acertado que la marca **** ************** registrada por el demandante únicamente tiene como variante el haber agregado a la palabra **** un término evocativo de los productos a los que se destina, sin que dicha adición resulte trascendente al momento de advertir a primer golpe de vista las marcas en conflicto de manera conjunta y alternativa.

 

En efecto, debe recordarse que la marcadebe ser analizada en su conjunto, esto es, sin seccionarla y atendiendo a las semejanzas preferentemente sobre las diferencias; consideraciones que fueron adecuadamente observadas por la autoridad demandada.

 

En efecto, la palabra artificiosamente articulada “DERMACOSMETICS”, no contribuye a establecer una distinción marcaria, pues dicha palabra aun cuando se encuentra formulada como si se tratara de una sola, permite generar la idea de que los productos son cosméticos y que son para la piel (en virtud del término “derma”).

 

En ese sentido, la función distintiva de la marca **** ************** se ubica necesariamente en la palabra ****, que resulta fonéticamente idéntica a la única palabra que conforma la marca ****** **** * *******

 

En ese sentido, el enjuiciante pierde de vista que atendiendo a sus semejanzas, las marcas comparten el elemento ****, que es que el único elemento que conforma a la marca de la empresa **** ************** ********** ***., por lo que la marca **** ************** * ****** la reproduce en su totalidad, lo que llevaría a pensar que la marca **** ************** * ******* deriva de ****.

 

Ello es así, pues debe insistirse en que el análisis entre marcas debe hacerse atendiendo a una percepción global de los signos, pues es ésta la forma en que lo hace el consumidor, lo cual no es incompatible con otorgar mayor relevancia al elemento dominante de las marcas analizadas cuando este por su fuerza fonética condiciona la percepción global, lo que en la especie ocurre en relación al elemento ****, en ambas marcas incluida, siendo aplicable a lo anterior la tesis siguiente:

 

V-P-SS-799

 

CONFUSIÓN DE MARCAS. CUANDO INCLUYEN UN MISMO PREFIJO. DEBE ANALIZARSE EN FORMA GLOBAL LOS ELEMENTOS QUE LAS INTEGRAN.- El análisis de la determinación de la posible confusión entre marcas, debe realizarse en forma instantánea, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión. Así pues, la comparación debe de realizarse desde un punto de vista sintético, es decir, integrando en una percepción global todos los elementos, tal como lo hace el consumidor que atiende a la impresión de conjunto y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente, pues no es ésta la forma en la que el consumidor percibe las diferencias; máxime que no siempre el consumidor tiene a la vista las marcas que compara, sino que la elección se hace entre aquellas que recuerda. La anterior exigencia no es incompatible con la necesidad de otorgar especial relevancia al elemento dominante, cuando el mismo, por su fuerza de impacto visual o fonético, condiciona la percepción global, o viceversa, otorgarle poco énfasis al elemento que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, por ser poco distintivo. Así pues, cuando las marcas incluyen un mismo prefijo que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, el análisis debe centrarse primordialmente en la parte restante de la denominación, sin que esto conlleve a perder de vista el conjunto total de las marcas. (2)

 

Juicio No. 14771/01-17-05-6/1163/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de noviembre de 2005)

 

//R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 66. Junio 2006. p. 15

 

En tal virtud, al analizarse conjuntamente la palabra ************** con la palabra que le antecede –****-, y de manera global y alternativa con la marca **** propiedad del tercero interesado en el juicio atraído, es dable una asociación marcaria, pues la palabra ****, tal como se dijo antes es el elemento que domina a las marcas y resulta idéntico.

 

La razón por la que se estima que el elemento **** es el elemento icónico es porque es el único que identifica la marca propiedad de **** ************** *********** ***. y la parte actora únicamente adiciona el elemento **************, que acorde a lo antes señalado no sirve como elemento identificador de la marca sino como elemento evocativo que a pesar de no tener significado alguno, sí proporciona una evocación de los productos que ampara, lo que produce que pase a un plano secundario al momento de advertir alternativamente las marcas confrontadas según se ilustra enseguida:

 

****

**** **************

 

Según se advierte, al momento de que el consumidor aprecie en el mercado no estimara que la marca **** ************** Y DISEÑO se trata de una marca propiedad de una empresa distinta a aquella que comercializa los mismos productos con la marca ****, sino que las asociara en virtud del elemento que ya conoce, es decir, el que ya está posicionado en el mercado, ello atendiendo a la forma en que percibe el consumidor las marcas que se le presentan y que encuentra sustento en la jurisprudencia siguiente:

 

Novena Época

Registro: 163387

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Diciembre de 2010

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A. J/89

Página: 1606

 

CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.

Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Lo anterior, a propósito de la diferencia que pretende establecer la parte actora a partir del elemento fonético **************, el cual no pasa inadvertido, sin embargo, es un elemento de orden secundario al momento de la confrontación de marcas, que no será apreciado por el consumidor como distintivo.

 

En ese sentido, es infundado que la parte actora diga que la autoridad demandada analizó parcialmente y de forma simplista las marcas por haberlas seccionado, pues dicha circunstancia es infundada, ya que basta le lectura que se realice al acto impugnado para advertir que la demandada analizó las marcas de forma integral, y en relación a sus semejanzas de conformidad con los criterios doctrinales, así como los emitidos por los Tribunales de la Federación.

 

Ahora bien, para la configuración de la hipótesis de nulidad de un registro en términos del artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, debe existir la concurrencia de dos aspectos:

1. Por una parte, las marcas que se sometan a análisis, deben ser idénticas o semejantes en grado de confusión; y

2. Que las marcas que se analicen amparen los mismos o similares productos.

 

En el caso concreto, la primera hipótesis sí se actualiza en virtud de lo que fue expuesto en líneas antecedentes; y por lo que hace a los productos que amparan una y otra marca, acorde a las constancias que obran en autos, son los siguientes:

 

• ****** **** * ****** : ***** * *************: ********* ************** ************ * **********; *********** ********** **** *** ******* ********* **** *****;********** ******** **** ***** (********); ******** **** *********** ******* * **** ****** ********; **************************** ** *********** ** *** ******** ******* ********************** ********** *********** * ************* ************* **** *** ****** * ************ ************* **** ********* ** ***** ************* ************* *** ***** ************* *********** **** *** *******

 

• ******* **** ************** * ****** : ******* *********** ** ******* * ********** ** ******* (******* **** ********)*

 

En ese sentido, aun cuando ambas marcas se destinan a productos que se encuentran en clases distintas del Nomenclátor Oficial, ello no impide que concurran en un mismo sector de consumo.

 

Lo anterior es así, toda vez que la determinación de cuándo dos marcas son destinadas a los mismos o similares productos o servicios va más allá de su ubicación en la Clasificación Internacional establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, pues si bien dicha clasificación agrupa productos y servicios, lo cierto es que al momento de evaluar su posible confusión, debe valorarse con detenimiento qué tipo de producto o servicio es, para qué sirve, a quiénes se dirigen y los establecimientos en que estarán disponibles para el consumidor; es decir, deben responderse las cuestiones siguientes:

 

1. Naturaleza del Producto o Servicio

 

2. Finalidad del producto o servicio

 

3. Consumidor potencial

 

4. Canal de distribución

 

Sin duda, en muchas ocasiones la naturaleza de los productos es suficiente para advertir una semejanza, no obstante, existen otros casos que requieren el análisis de los otros tres elementos pues en ellos la naturaleza de los productos no es determinante para afirmar su identidad o similitud.

 

En ese sentido, consideración de esta Sala, contrariamente a lo que refiere el actor, es acertada la conclusión que sobre el particular realiza la autoridad demandada, toda vez que los productos cosméticos que comercializa en muchas ocasiones se pueden encontrar también en farmacias en donde también se comercializan los productos farmacéuticos que comercializa **** ************** *********** ***., de ahí que devienen infundadas sus manifestaciones.

 

Por citar un ejemplo, las composiciones farmacéuticas para uso humano que ampara la marca **** * ******, pueden consistir en cremas medicinales que pueden encontrarse en farmacias en donde también pueden encontrarse productos cosméticos.

 

En razón de lo expuesto, esta Sala estima acertado que la autoridad haya entrado al análisis de fondo de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca ******* **** ************** * ******, y además, al haberse configurado los presupuestos de la causal de nulidad contemplada en el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, lo procedente era declarar su nulidad.

 

Sin que obste para lo anterior, que el actor señale como parte de sus argumentos que el registro de la marca ******* **** ************** * ****** se debió a que fue ordenado por esta Sala, pues aun de considerarse dicho argumento, lo cierto es que la procedencia de dicho registro por haberse eliminado un impedimento, no lo exime de su posterior declaración administrativa de nulidad e incluso caducidad o cancelación si se actualizan las hipótesis legales que en su caso se hagan valer en su contra.

 

En tal virtud, esta Sala se pronuncia por reconocer la validez de la resolución impugnada en ambos juicios, ello al haber resultado infundados e insuficientes los agravios expuestos por la parte actora tanto en el juicio atrayente, como en el atraído, por acreditar los hechos constitutivos de su acción, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 49, 50 y 51, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

 

I.- Resultaron procedentes los juicios de nulidad interpuestos por **** ************** *********** *** y ******** ***** *****., en contra de la resolución detallada en los resultandos Primero y Segundo de la presente sentencia.

 

II.- Toda vez que **** ************** *********** *** y ******** ***** *****, actoras en el juicio atrayente y atraído, respectivamente, no acreditaron los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia;

 

III.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, misma que fue debidamente detallada en los resultandos primero y segundo de este fallo.

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IV.- NOTIFÍQUESE.

 

Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe.

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor, del tercero interesado, de sus apoderados y de terceros ajenos al juicio; así como los datos de las marcas materia del juicio, marcas ajenas al procedimiento y nombres de productos ajenos, así como los datos de los expedientes de marca que llevarían a la identificación de las partes, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”

 

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