sen-1-0034-333577
Sala Primera de la Corte
Resolución Nº 00855 – 2005
Fecha de la Resolución: 10 de Noviembre del 2005
Expediente: 02-000579-0638-CI
Redactado por: Román Solís Zelaya
Clase de Asunto: Excepción de prescripción
Analizado por: DIGESTO DE JURISPRUDENCIA
Contenido de Interés:
Temas (descriptores): Marca notoria, Signos distintivos, Razón social, Prescripción, Derechos de autor
Subtemas (restrictores): Desarrollo histórico y normativo, Desarrollo histórico y normativo aplicable a la marca registrada y a la notoria, Generalidades, desarrollo histórico y normativo aplicable a la marca registrada y a la notoria, Plazo aplicable con respecto a la solicitud de nulidad del registro de una marca notoria, Plazo de prescripción aplicable con respecto a la solicitud de nulidad del registro de una marca notoria, Plazo de prescripción aplicable con respecto a la solicitud de nulidad del registro de una razón social
Tipo de contenido: Voto de mayoría
Rama del derecho: Derecho Comercial
"III.- Generalidades en torno a la propiedad intelectual. Propiedad industrial y signos distintivos. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en otras áreas del quehacer jurídico de moderno acuñamiento, la propiedad intelectual ha venido gozando de tutela jurídica desde muy vieja data. Así, en efecto, no sólo el constituyente de 1949 dejó esbozada una norma en este sentido, -pues el canon 47 señala: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.”- sino que también el legislador ordinario, desde inicios del siglo pasado, fue prolífico en promulgar leyes que se ocuparon de la materia. Lo mismo ocurre con la doctrina, nacional y foránea que, también desde vieja data, viene ocupándose del estudio y defensa de las creaciones del intelecto. Tradicionalmente, el marco teórico de la propiedad intelectual suele subdividirse, para facilitar su estudio, en dos grandes sub-áreas, cuales son, en primer término, los derechos de autor y derechos conexos y, por otra parte, la propiedad industrial. Dentro de esta última se ubica la especialidad de los signos distintivos. Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista –aún cuando otros ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles. De modo tal, el titular de los derechos lesionados no cuenta con una única vía para solicitar el resguardo de sus derechos subjetivos. IV.-De la marca registrada a la marca notoria y renombrada. La necesidad de extender la protección a las marcas incorporadas en los productos o servicios que circulan allende las fronteras del país, hicieron patente el menester de llegar a acuerdos que permitieran alcanzar este objeto. Por tal motivo, dentro del Ordenamiento se encuentran numerosas iniciativas bilaterales y multilaterales orientadas en este sentido. Entre otras, pueden mencionarse la Convención con Gran Bretaña sobre Marcas de Fábrica Ley nº 12 del 30 de mayo de 1900, el acuerdo de Protección de Marcas de Fábrica y Comercio con Bélgica Ley nº 63 del 5 de agosto de 1902, la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica con España Ley nº 190 del 6 de septiembre de 1923, la Convención de Marcas de Fábrica y Comercio Ley nº 46 del 7 de agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Ley nº 4543 del 18 de marzo de 1970, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de mayo de 1995 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, más conocido como Acuerdo sobre los ADPIC, incorporado en el Acta Final de la Ronda de Uruguay que corresponde a la Ley nº 7475. Tanto a nivel nacional como internacional, en lo que a materia marcaria se refiere, la tutela brindada, en sus primeros tiempos, se constreñía a las marcas registradas, sin embargo, el proceso de apertura de mercados aunado al advenimiento de la era de las comunicaciones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus marcas, que no necesariamente contaban con registro en el país de ingreso. Esto propició el acuñamiento de la noción de marca notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos distintivos que lograban posicionamiento en el sector pertinente de consumidores o usuarios, aún cuando no estaban registrados, pues no era jurídicamente admisible sostener la legitimidad del uso o registro realizado por terceros que pretendían aprovecharse del reconocimiento nacional o internacional de una marca que venía explotando otro sujeto. Aún cuando la legislación no hizo eco de estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con análisis de la doctrina imperante en la época, admitieron la tutela para marcas que se consideraban famosas. Así, el Voto nº 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956 se señaló: “V. De los sistemas que informan las legislaciones sobre marcas de fábrica y de comercio, la ley nuestra sigue indudablemente el que se conoce como sistema atributivo, por el cual “sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección” (...), sistema del legislador alemán y que se enfrentan al llamado declarativo o francés, por el cual, “el comerciante se limita a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías. El registro nada agrega al derecho preexistente” (...). Y se dice que es atributivo nuestro sistema, en virtud de las reglas contenidas, entre otros, en los siguientes artículos de la Ley de Marcas: “Las marcas constituyen una propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo con la presente ley” (artículo 2); “El derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio de certificado de inscripción expedido por el Registro de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento de registro, emanadas de esa oficina”, (artículo 13). Ahora bien ¿dentro del sistema atributivo, -y por eso al amparo de nuestra legislación-, carece de todo valor, de toda eficacia, de toda protección, la marca no inscrita y la denominación corriente o usual de ella o del producto que protege? Por lo pronto se observa de inmediato que nuestro repetido estatuto marcario se hace cargo de la posibilidad de la existencia de un distintivo no registral, supuesto que sienta la regla general de que “El empleo y registro de la marca son facultativos...” (artículo 14); y agrega el número 15: “La propiedad de las marcas se regula en general, por las leyes que rigen los bienes muebles; mas para que se valga debe estar inscrita debidamente...”. Luego, que sería desconocer los avances doctrinarios en la materia y arribar a soluciones reñidas con principios legales y de ética, empeñarse en desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata.”. En esta misma orientación el voto nº 46 de las 14 horas 15 minutos del 28 de mayo de 1982 sostuvo: “Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación Argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que se distingue (sic) sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo ... Pero como no hay regla sin excepción, aun dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda protección, (...)” Luego esta sentencia transcribe porciones del fallo antes citado y agrega, refiriéndose a las marcas de renombre o notorias, que: “deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquieren (sic) por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria ” Repite estos precedentes el fallo nº 33 de las 10 horas 5 minutos horas del 1 de julio de 1988. Este afán de tutela propiciado por la jurisprudencia no tuvo eco en el derecho positivo costarricense, sino hasta la aprobación del Convenio de París que reguló la marca notoria en su numeral 6 bis, el cual indica: “1.-Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Asimismo, la actual Ley de Marcas Nº 7978 del 1 de febrero del 2000, en su ordinal 45 señala como criterios para determinar si la marca es notoriamente conocida, a modo ejemplificativo: “a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”. En sus inicios, este tipo de signo fue protegido cuando se pretendía su uso o registro por parte de terceros, en productos idénticos o similares a aquél en que había adquirido su posicionamiento (principio de especialidad). Para superar las limitaciones de este criterio, se acuñó la figura de marca de alto renombre, que algunos suelen asimilar al concepto de marca mundialmente conocida o famosa. No es pacífico si la misma constituye una categoría autónoma, o una subespecie de la marca notoria, mas, no obstante, goza de consenso el que su particularidad reside en un elevado nivel de difusión que supera el estricto ámbito de los consumidores o usuarios del producto o servicio, pues también los que no lo consumen o usan, en buena medida, conocen su marca y la identifican, de ahí que el principio de especialidad no se aplica, y se resguarda el uso de estos signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilización por terceros en productos o clases diversas a aquella en la que el bien identificado con la marca adquirió reconocimiento. Empero, debe aclararse, el principio de especialidad predicado para las marcas notorias, ha venido flexibilizándose, al punto de que el artículo 16 inciso 3 del ADPIC en marcas de fábrica o de comercio establece que: “El artículo 6bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. (El destacado es suplido). V.- El extremo medular del reclamo de la parte actora, aún cuando es aderezado con la invocación de diversas normas, estriba en que, en su dicho, en lugar del ordinal 868 del Código Civil, ha de aplicarse el canon 6 bis del Convenio de París, lo que conduce a la vigencia de sus pretensiones. Para determinar la regla actuable a la controversia, debe hacerse un recuento puntual de ciertos datos objetivos que constan en el expediente. En primer término, Pele Industrial Sociedad Anónima fue inscrita el 17 de setiembre de 1987 y dentro de su objeto social está “...la importación y distribución de calzado, y ropa y (sic) artículos deportivos...” (certificación de folio 52). Durante ese tiempo estaba vigente la anterior Ley de Marcas 559 del 24 de junio de 1946, que disponía en su ordinal 30 que las acciones civiles provenientes de la ley, tenían un plazo de prescripción de tres años. Luego, en 1995, el Convenio de París establece una duplicidad de plazos, pues fija que prescribe en 5 años el derecho a pedir la nulidad del registro de una marca notoria, y establece la imprescriptibilidad del reclamo que invoca este mismo pedimento, o bien, solicita se prohiba el uso de una marca notoria, cuando los actos atacados se hubieren realizado de mala fe. A fin de determinar el modo en que debe realizarse el cómputo del plazo para el decaimiento del derecho, debe tomarse en cuenta lo establecido de manera reciente por esta Sala, en un caso con elementos comunes al que ahora se conoce. En el voto nº 455 de las 10 horas del 30 de junio del 2005 se señaló: “... el quid del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en la particularidades del acto desleal, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles... Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo ... el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar...”. En lo que toca al sub-judice, -y sin prejuzgar sobre la naturaleza legítima o abusiva de la conducta de la demandada-, el uso de una razón social tiene la particularidad de ser constante, continuo y sucesivo, pues no agota sus efectos en el momento de la inscripción de la sociedad, sino que, por el contrario, se verifica durante toda la vida de la entidad, por el simple hecho de su mantenimiento en el Registro Público, y más aún, cuando celebra negocios jurídicos o, entre otros, realiza actos de publicidad. Esto implica que si lo debatido consiste en el uso indebido de una marca, en la razón social de la demandada, no se trata de un suceso que tuvo lugar en un determinado momento y ya no volvió a acontecer, sino que, por el contrario, es un hecho continuado que se renueva constantemente, y sus efectos nunca cesan. Como corolario de lo señalado, el titular de la marca en cuestión, por las particularidades del caso, está habilitado para que se defina la procedencia de sus pretensiones, al no haber prescrito el derecho de solicitar la tutela jurisdiccional. En consecuencia, por los motivos señalados, debe acogerse el recurso de casación formulado, para anular la sentencia del Ad Quem en cuanto acogió la prescripción alegada. Resolviendo por el fondo, debe confirmarse la del Juzgado en lo resuelto sobre este extremo."
Texto de la resolución
EXP: 02-000579-0638-CI
RES: 000855-F-2005
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas del diez de noviembre del año dos mil cinco.
Excepción de prescripción dentro del proceso ordinario establecido en el Juzgado Civil de Alajuela, por “GLORY ESTABLISMENT” contra “PELÉ INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA” (PELÉ INDUSTRIAL S.A.) representada por sus apoderados generalísimos Jorge Chaves Lizano, casado, comerciante y Nelson Edyn Espinoza Fuentes, casado, industrial. Figuran como apoderados especiales judiciales de las partes, la licenciada Denisse Garnier Acuña y el licenciado Rodrigo Mora Salazar, respectivamente.
RESULTANDO
1º.- La jueza María Inés Mendoza Morales, en resolución interlocutoria No. 08-02 de las 9 horas 26 minutos del 7 de febrero del 2003, resolvió: “De conformidad con lo expuesto, SE RECHAZAN las excepciones planteadas de LITISCONSORCIO NECESARIO INCOMPLETO, COSA JUZGADA MATERIAL y PRESCRIPCIÓN”.
2º.- La demandada PELE INDUSTRIAL S.A. apeló y el Tribunal Civil de Alajuela, integrado por los jueces Carlos Alfaro Muñoz, Marta Alfaro Obando y Alejandro Araya Rojas, en sentencia No. 450-2004 de las 10 horas del 17 de setiembre del 2004, dispuso: “Se confirma la resolución apelada en cuanto deniega la excepción de litis consorcio necesario incompleto. Se revoca en cuanto rechaza la excepción de prescripción, la que en su lugar se acoge, declarándose prescrito el presente asunto, y ordenándose el archivo del expediente sin especial condena en costas”.
3º.- La licenciada Denisse Garnier Acuña en su expresado carácter formula recurso de casación. Alega violación de los artículos 1, 2 y 868 del Código Civil, 7 de la Constitución Política y 6 bis inciso 3) del Convenio de París.
4º.- Intervienen en la decisión de este asunto los Magistrados Suplentes Enrique Ulate Chacón y Diego Baudrit Carrillo.
5º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.
REDACTA EL MAGISTRADO SOLÍS ZELAYA; y,
CONSIDERANDO:
I.- La apoderada general judicial de Corporación Glory Establisment, sociedad constituida siguiendo las leyes del Principado de Liechtenstein, formuló demanda ordinaria contra la empresa costarricense Pelé Industrial Sociedad Anónima. Señala la actora que el señor Edson Arantes do Nascimento, es su propietario y a través de ella mantiene y administra sus marcas, particularmente el signo distintivo “Pele”, que se trata de su seudónimo. Peticiona, en lo medular, se cancele de la razón social de la entidad demandada el término “Pelé”, por tratarse de un uso no autorizado de una marca registrada, constitutivo de competencia desleal. El apoderado general sin límite de suma de la empresa demandada opuso las excepciones previas de litis consorcio necesario incompleto, cosa juzgada material y prescripción. En forma posterior contestó de manera negativa y reconvino a la actora. Al resolver las excepciones previas el A Quo las denegó. No satisfecho con lo decidido, la compañía costarricense apeló, ante lo cual el Ad Quem confirmó el rechazo del litis consorcio necesario incompleto y respecto de la prescripción, modificó el fallo del inferior para acogerla. En esta instancia, la actora formula recurso ante esta Sala.
II.- Recrimina un único motivo por razones de fondo. Censura no haber sido aplicados los ordinales 6 bis inciso 3) del Convenio de París, 1 y 2 del Código Civil, 7 de la Constitución Política y erróneamente actuado el artículo 868 del Código Civil. Aún cuando la recurrente cita diversas normas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial del 20 de febrero de 1929, no lo hace con el objeto de evidenciar yerro respecto de ellas, pues las invoca a guisa de proemios de sus verdaderas disconformidades, por lo cual, no se rescatan acá. Tocante al Convenio de París, señala que su primer numeral define como objeto de tutela, entre otros, a las marcas y los nombres comerciales, y el segundo incorpora el principio de trato nacional para los extranjeros de los países suscriptores. En su tesitura, por haber sido ratificado ese instrumento, de conformidad con el canon 7 de la Constitución Política y 1 del Código Civil, tiene rango superior a la ley, de ahí que se imponga sobre el artículo 868 del Código Civil. El numeral 6 bis citado señala la tutela que ha de brindarse a las marcas notoriamente conocidas, y en su párrafo 3 indica que no habrá plazo para solicitar la nulidad o cese del uso de los signos distintivos registrados o utilizados de mala fe. Menciona los ordinales 25 y 44 de la Ley de Marcas. El canon 29 del mismo cuerpo normativo, continúa, prohíbe utilizar este signo distintivo como parte de una razón o denominación social. Por otro lado, cita los artículos 16 y 45 de la Ley Nº 7475 que le confiere al Acta Final de la Ronda de Uruguay el carácter de convenio internacional. Así, manifiesta, se evidencia la facultad del titular de una marca de repeler el mal uso o abuso de sus derechos. El Tribunal, dice, yerra al aseverar que el derecho reclamado por la parte actora prescribió, pues aún cuando el nombre de la sociedad demandada quedó inscrito en setiembre de 1987, obvia el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París, que establece la imprescriptibilidad del derecho para accionar, y aplica erróneamente el ordinal 868 del Código Civil. Al existir dos normas contradictorias en materia de prescripción negativa, de diferente jerarquía, agrega, la tesis esgrimida por el Ad Quem quebranta los ordinales 1 y 2 de ese último cuerpo legal, el cual privilegia a los tratados internacionales respecto de las leyes, en cuanto al rango de las fuentes escritas del Ordenamiento. Las disposiciones del derecho marcario, continúa, se aplican cuando se introduce el uso de una marca –siendo el caso de PELE-, como parte del nombre de una sociedad anónima, porque lo buscado es su uso, de mala fe, con el objeto de obtener ventajas comerciales, aprovechándose de la imagen que acompaña a la marca. Cita un precedente del Tribunal Superior Segundo Civil sobre el tema de competencia desleal en el uso de estos signos distintivos, y menciona otro del mismo órgano el que, en su dicho, resuelve la improcedencia del reclamo de prescripción por haber registrado una marca con mala fe, la cual, concluye, coincide plenamente con los hechos debatidos.
III.- Generalidades en torno a la propiedad intelectual. Propiedad industrial y signos distintivos. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en otras áreas del quehacer jurídico de moderno acuñamiento, la propiedad intelectual ha venido gozando de tutela jurídica desde muy vieja data. Así, en efecto, no sólo el constituyente de 1949 dejó esbozada una norma en este sentido, -pues el canon 47 señala: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.”- sino que también el legislador ordinario, desde inicios del siglo pasado, fue prolífico en promulgar leyes que se ocuparon de la materia. Lo mismo ocurre con la doctrina, nacional y foránea que, también desde vieja data, viene ocupándose del estudio y defensa de las creaciones del intelecto. Tradicionalmente, el marco teórico de la propiedad intelectual suele subdividirse, para facilitar su estudio, en dos grandes sub-áreas, cuales son, en primer término, los derechos de autor y derechos conexos y, por otra parte, la propiedad industrial. Dentro de esta última se ubica la especialidad de los signos distintivos. Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista –aún cuando otros ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles. De modo tal, el titular de los derechos lesionados no cuenta con una única vía para solicitar el resguardo de sus derechos subjetivos.
IV.-De la marca registrada a la marca notoria y renombrada. La necesidad de extender la protección a las marcas incorporadas en los productos o servicios que circulan allende las fronteras del país, hicieron patente el menester de llegar a acuerdos que permitieran alcanzar este objeto. Por tal motivo, dentro del Ordenamiento se encuentran numerosas iniciativas bilaterales y multilaterales orientadas en este sentido. Entre otras, pueden mencionarse la Convención con Gran Bretaña sobre Marcas de Fábrica Ley nº 12 del 30 de mayo de 1900, el acuerdo de Protección de Marcas de Fábrica y Comercio con Bélgica Ley nº 63 del 5 de agosto de 1902, la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica con España Ley nº 190 del 6 de septiembre de 1923, la Convención de Marcas de Fábrica y Comercio Ley nº 46 del 7 de agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Ley nº 4543 del 18 de marzo de 1970, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de mayo de 1995 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, más conocido como Acuerdo sobre los ADPIC, incorporado en el Acta Final de la Ronda de Uruguay que corresponde a la Ley nº 7475. Tanto a nivel nacional como internacional, en lo que a materia marcaria se refiere, la tutela brindada, en sus primeros tiempos, se constreñía a las marcas registradas, sin embargo, el proceso de apertura de mercados aunado al advenimiento de la era de las comunicaciones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus marcas, que no necesariamente contaban con registro en el país de ingreso. Esto propició el acuñamiento de la noción de marca notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos distintivos que lograban posicionamiento en el sector pertinente de consumidores o usuarios, aún cuando no estaban registrados, pues no era jurídicamente admisible sostener la legitimidad del uso o registro realizado por terceros que pretendían aprovecharse del reconocimiento nacional o internacional de una marca que venía explotando otro sujeto. Aún cuando la legislación no hizo eco de estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con análisis de la doctrina imperante en la época, admitieron la tutela para marcas que se consideraban famosas. Así, el Voto nº 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956 se señaló: “V. De los sistemas que informan las legislaciones sobre marcas de fábrica y de comercio, la ley nuestra sigue indudablemente el que se conoce como sistema atributivo, por el cual “sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección” (...), sistema del legislador alemán y que se enfrentan al llamado declarativo o francés, por el cual, “el comerciante se limita a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías. El registro nada agrega al derecho preexistente” (...). Y se dice que es atributivo nuestro sistema, en virtud de las reglas contenidas, entre otros, en los siguientes artículos de la Ley de Marcas: “Las marcas constituyen una propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo con la presente ley” (artículo 2); “El derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio de certificado de inscripción expedido por el Registro de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento de registro, emanadas de esa oficina”, (artículo 13). Ahora bien ¿dentro del sistema atributivo, -y por eso al amparo de nuestra legislación-, carece de todo valor, de toda eficacia, de toda protección, la marca no inscrita y la denominación corriente o usual de ella o del producto que protege? Por lo pronto se observa de inmediato que nuestro repetido estatuto marcario se hace cargo de la posibilidad de la existencia de un distintivo no registral, supuesto que sienta la regla general de que “El empleo y registro de la marca son facultativos...” (artículo 14); y agrega el número 15: “La propiedad de las marcas se regula en general, por las leyes que rigen los bienes muebles; mas para que se valga debe estar inscrita debidamente...”. Luego, que sería desconocer los avances doctrinarios en la materia y arribar a soluciones reñidas con principios legales y de ética, empeñarse en desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata.”. En esta misma orientación el voto nº 46 de las 14 horas 15 minutos del 28 de mayo de 1982 sostuvo: “Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación Argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que se distingue (sic) sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo ... Pero como no hay regla sin excepción, aun dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda protección, (...)” Luego esta sentencia transcribe porciones del fallo antes citado y agrega, refiriéndose a las marcas de renombre o notorias, que: “deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquieren (sic) por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria ” Repite estos precedentes el fallo nº 33 de las 10 horas 5 minutos horas del 1 de julio de 1988. Este afán de tutela propiciado por la jurisprudencia no tuvo eco en el derecho positivo costarricense, sino hasta la aprobación del Convenio de París que reguló la marca notoria en su numeral 6 bis, el cual indica: “1.-Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Asimismo, la actual Ley de Marcas Nº 7978 del 1 de febrero del 2000, en su ordinal 45 señala como criterios para determinar si la marca es notoriamente conocida, a modo ejemplificativo: “a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”. En sus inicios, este tipo de signo fue protegido cuando se pretendía su uso o registro por parte de terceros, en productos idénticos o similares a aquél en que había adquirido su posicionamiento (principio de especialidad). Para superar las limitaciones de este criterio, se acuñó la figura de marca de alto renombre, que algunos suelen asimilar al concepto de marca mundialmente conocida o famosa. No es pacífico si la misma constituye una categoría autónoma, o una subespecie de la marca notoria, mas, no obstante, goza de consenso el que su particularidad reside en un elevado nivel de difusión que supera el estricto ámbito de los consumidores o usuarios del producto o servicio, pues también los que no lo consumen o usan, en buena medida, conocen su marca y la identifican, de ahí que el principio de especialidad no se aplica, y se resguarda el uso de estos signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilización por terceros en productos o clases diversas a aquella en la que el bien identificado con la marca adquirió reconocimiento. Empero, debe aclararse, el principio de especialidad predicado para las marcas notorias, ha venido flexibilizándose, al punto de que el artículo 16 inciso 3 del ADPIC en marcas de fábrica o de comercio establece que: “El artículo 6bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. (El destacado es suplido).
V.- El extremo medular del reclamo de la parte actora, aún cuando es aderezado con la invocación de diversas normas, estriba en que, en su dicho, en lugar del ordinal 868 del Código Civil, ha de aplicarse el canon 6 bis del Convenio de París, lo que conduce a la vigencia de sus pretensiones. Para determinar la regla actuable a la controversia, debe hacerse un recuento puntual de ciertos datos objetivos que constan en el expediente. En primer término, Pele Industrial Sociedad Anónima fue inscrita el 17 de setiembre de 1987 y dentro de su objeto social está “...la importación y distribución de calzado, y ropa y (sic) artículos deportivos...” (certificación de folio 52). Durante ese tiempo estaba vigente la anterior Ley de Marcas 559 del 24 de junio de 1946, que disponía en su ordinal 30 que las acciones civiles provenientes de la ley, tenían un plazo de prescripción de tres años. Luego, en 1995, el Convenio de París establece una duplicidad de plazos, pues fija que prescribe en 5 años el derecho a pedir la nulidad del registro de una marca notoria, y establece la imprescriptibilidad del reclamo que invoca este mismo pedimento, o bien, solicita se prohiba el uso de una marca notoria, cuando los actos atacados se hubieren realizado de mala fe. A fin de determinar el modo en que debe realizarse el cómputo del plazo para el decaimiento del derecho, debe tomarse en cuenta lo establecido de manera reciente por esta Sala, en un caso con elementos comunes al que ahora se conoce. En el voto nº 455 de las 10 horas del 30 de junio del 2005 se señaló: “... el quid del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en la particularidades del acto desleal, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles... Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo ... el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar...”. En lo que toca al sub-judice, -y sin prejuzgar sobre la naturaleza legítima o abusiva de la conducta de la demandada-, el uso de una razón social tiene la particularidad de ser constante, continuo y sucesivo, pues no agota sus efectos en el momento de la inscripción de la sociedad, sino que, por el contrario, se verifica durante toda la vida de la entidad, por el simple hecho de su mantenimiento en el Registro Público, y más aún, cuando celebra negocios jurídicos o, entre otros, realiza actos de publicidad. Esto implica que si lo debatido consiste en el uso indebido de una marca, en la razón social de la demandada, no se trata de un suceso que tuvo lugar en un determinado momento y ya no volvió a acontecer, sino que, por el contrario, es un hecho continuado que se renueva constantemente, y sus efectos nunca cesan. Como corolario de lo señalado, el titular de la marca en cuestión, por las particularidades del caso, está habilitado para que se defina la procedencia de sus pretensiones, al no haber prescrito el derecho de solicitar la tutela jurisdiccional. En consecuencia, por los motivos señalados, debe acogerse el recurso de casación formulado, para anular la sentencia del Ad Quem en cuanto acogió la prescripción alegada. Resolviendo por el fondo, debe confirmarse la del Juzgado en lo resuelto sobre este extremo.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora. Se anula el fallo del Ad Quem que acogió la excepción de prescripción, y al resolver por el fondo, por las razones dadas, se confirma el del A Quo.
Anabelle León Feoli
Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho
Enrique Ulate Chacón Diego Baudrit Carrillo
Rec: 943-05
Fcz
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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 24-01-2019 13:18:05.