关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

巴西

BR197-j

返回

STJ. REsp 1039011/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011

RECURSO ESPECIAL Nº 1.039.011 - RJ (2008/0053676-1) (f)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI

RECORRENTE : PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ADVOGADO : MARCELO MANOEL BARBOSA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DA MARCA "PORTAPRONTA". PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE TERMOS COMUNS E SIMPLESMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTO QUE VISAM A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124, VI.

1.- Para a composição da marca "PortaPronta" a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade.

2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos".

3.- Recurso Especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrighi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 14 de junho de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO SIDNEI BENETI

Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.039.011 - RJ (2008/0053676-1) (f)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI

RECORRENTE : PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ADVOGADO : MARCELO MANOEL BARBOSA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- Trata-se de Recurso Especial interposto por PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

2.- A Recorrente moveu contra o recorrido "ação de anulação parcial de ato administrativo", consistente no registro da marca nº 817024247 como marca mista, "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos" (cf. Certificado de Registro de Marca, fls. 26), expondo, na petição inicial, o seguinte (fls. 3):

Uma das funções principais do registro marcário é assegurar ao seu titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, tendo assim legitimidade para impedir que terceiros utilizem indevidamente a expressão.

O registro em tela foi concedido pelo INPI com o seguinte apostilamento: "CONCEDIDA SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS", ou seja, na verdade a autora possui apenas direito ao uso exclusivo da parte figurativa da marca.

Este é o objeto da presente ação, reformular o ato do INPI a fim de que NO CONJUNTO a autora tenha direito ao uso exclusivo da expressão PORTAPRONTA, e o meio para que isso se torne possível é o acréscimo da expressão isoladamente após a ressalva constante no registro da autora.

Pediu, então, a Autora, ora Recorrente, que fosse "decretada a nulidade parcial do ato administrativo em causa, para o fim de ser acrescentado, definitivamente, a expressão isoladamente no registro sob nº 817024247, para que seja mantido o apostilamento da seguinte maneira: concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos isoladamente" (fl. 12).

Contra a Sentença de improcedência (fls. 83/86), a Recorrente interpôs Apelação, que foi improvida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. LILIANE RORIZ, em Acórdão assim ementado (fl. 136):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO. LIMITAÇÃO DE USO. ART. 124, INCISO VI, LEI Nº 9.279/96.

1.                           A marca registrada junto ao INPI sem direito ao uso exclusivo torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores.

2.                           O art. 124, inciso VI, da LPI veda o registro como marca do “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

3.                           O produto designado pela marca em questão se consubstancia em um mecanismo de instalação rápida para portas, daí tendo decorrido a idéia central do signo “PORTAPRONTA”, que somente foi considerado passível de registro por apresentar ao lado do elemento nominativo, um elemento figurativo, conferindo-lhe a necessária distintividade.

4.                           Inobstante a apelante alegar que não está requerendo a exclusividade sobre as palavras “PORTA” e “PRONTA” e sim da expressão resultante da soma das duas – “PORTAPRONTA”, é evidente que esta não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos signos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (secondary meaning), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio.

5.                           Apelação improvida.

3.- A Recorrente aponta como violado o art. 129 da Lei 9.279/96, que dispõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquiri-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Alega que sem a concessão do registro marcário com exclusividade sobre os elementos nominativos, ficou sem proteção contra o uso da marca por terceiros, sofrendo as consequências da concorrência parasitária. Argumenta que a expressão "porta pronta" não é comum no segmento de materiais de construção, muito menos uma expressão necessária. Assim, "não extraiu uma expressão já conhecida do mercado para investir na mesma a ponto de lhe outorgar um sentido secundário. O que a recorrente fez, foi desenvolver uma expressão que melhor se adequasse à sua descoberta, dando-lhe um sentido próprio" (fl. 144). Conclui que a junção das palavras comuns "porta" e "pronta", formando uma só palavra ("Portaprontra") para os produtos, goza de suficiente cunho distintivo, de modo a fazer jus às observações "isoladamente".

Afirma a ocorrência de dissídio jurisprudencial sobre a matéria e indica como paradigmas Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fl. 147) e do Superior Tribunal de Justiça (fl. 148).

4.- O Recorrido apresentou as contrarrazões de fls. 171/176. Alega que a matéria suscitada no Recurso Especial não está prequestionada. Sustenta que o Acórdão recorrido deve ser mantido, porquanto a marca em questão é constituída de elementos comuns, designativos do próprio produto comercializado. E conclui que a autora, ora recorrente merece, a pretendida exclusividade, pois "ficariam todos aqueles que atuam neste segmento de mercado, e em segmentos afins, impedidos de utilizar a expressão "PORTAPRONTA" para identificar, junto ao público consumidor, o seu produto, como também o seu final de acabamento, uma vez que "Porta Pronta" é o próprio produto" (fl. 175).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.039.011 - RJ (2008/0053676-1) (f)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(RELATOR):

5.- A autora, ora recorrente, obteve da marca, composta de elemento figurativo, consiste em, à esquerda, quadrilátero com uma espécie de cilindro seccionado verticalmente ao meio, e, à sua direita, as palavras “porta” e “pronta”, mas a primeira em linha acima e a segunda em linha abaixo, iniciando-se a primeira letra da segunda palavra (letra “p”, de pronta).

Dado o componente de suas palavras comuns, genéricas (porta e pronta), o registro da marca foi concedido a observação: “Marca mista. Concedida sem exclusividade de usos elementos nominativos” (Certificado, fls. 16).

A autora, ora recorrente, pretende que o registro seja substituído por “concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos isoladamente” (fls. 12).

6.- Salientou o clássico CARVALHO DE MENDONÇA que “ o industrial e o comerciante tem a liberdade na escolha das marcas, para assinalarem os seus produtos ou as suas mercadorias, salvo restrições que visam manter a lealdade na concorrência comercial, garantir a ordem pública, assegurar a moralidade e o respeito a direitos de terceiros” (“Tratado de Direito Commercial Brasileiro”, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, Vol. V, Livro III, 1934, p. 249, em ortografia atualizada).

LUIS FERNANDO CARDOSO DE GUSMÃO, em escrito descritivo geral, para enciclopédia, aponta o núcleo do objeto da proteção marcaria, salientado a expressão “sinal distintivo”, ao assinalar que “a marca de industria ou de comércio é por excelência um sinal distintivo de procedência dos artigos que assinala” (cf. “Marca de Industria ou de comércio”, em “Dicionário Enciclopédico do Direito Brasileiro”, de CARVALHO SANTOS, Rio de Janeiro,Ed. Borsoi, vol. XXXIII, p. 97). A ideia central de “sinal distintivo” permeia toda a doutrina (por todos, antigos e novos, GAMA CERQUEIRA, "Tratando da Propriedade Industrial", Rio de Janeiro, Lumen Juris, Vol. II, Tomo II, p. 5); PEDRO BARBOSA PEREIRA, “Curso Direito Comercial”, S. Paulo, Revista dos Tribunais, vol. I; 1975, p. 179; NEWTON SILVEIRA, “A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial”, S. Paulo, Saraiva, 1996, p. 28; THOMAZ THEDIM LOBO, “Introdução à Nova Lei de Propriedade Industrial”, S. Paulo, Ed. Atlas, 1997, p. 877).

Entre os mais recentes doutrinadores, por todos, HAROLDO MALHEIROS DUCRLERC VERÇOSA destaca que “marcas” são sinais distintivos, visualmente perceptíveis” (“Curso de Direito Comercial”, p. S. Paulo, Ed. Malheiros, 2008, p. 357), e DENIS BORGES BARBOSA, com os olhos no Direito Positivo, esclarece que “na lei interna marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços” (“Tratado da Propriedade Industrial”, Rio de Janeiro, Ed. Lumem Júris, 2010, p.877).

Na marca, sempre presente a noção de “sinal”, elemento integrante da substância do ser (de “sub + stare”, isto é, o que se sustenta por si mesmo, de modo que se identifica de imediato), o que remete, em ultima análise, ao principio da identidade do ser, sobranceiro na definição clássica de que “todo ser é uno por essência” (R. JOLIVET, “Curso de Filosofia”, S. Paulo, Ed. Agir, 17ª Ed., 1987, p. 269).

A marca deve identificar-se por si mesma, qualquer que seja a espécie ou forma de composição.

E não se pode ignorar a advertência de HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA de que a marca, atualmente, não é mais somente uma “assinatura” do produtor, mas, sim, “é um sinal destinado aos consumidores, como forma de identificar um produto ou serviço diferentemente de outros da mesma natureza” (ob cit., 357), a ela agregando-se, pois, verdadeiro sentido social de comunicação inequívoca ao consumidor.

7.- Não se olvidando a saborosa observação a que somente um Mestre como CARVALHO DE MENDONÇA poderia ousar, de que “os escritores costumam fazer diversas classificações das marcas de indústria e de comércio, mas, parece-nos, esse trabalho somente concorre para obscurecer o que todos facilmente entendem” (ob. Cit., p. 251, tem-se, no caso, que a marca em exame classificou-se como “marca mista”, isto é, marca em que “ao lado da forma nominal há a forma emblemática” (ob. cit., p. 252).

Discutem-se, no caso, as palavras usadas na marca mista. PONTES DE MIRANDA lembra que, nas marcas caracterizadas por palavras, “o vocábulo figura, então, como elemento do sinal distintivo, desde que não seja o nome do produto ou da mercadoria, como entraria a cor, ou a forma”, podendo “ser composição arbitraria, para ter em si-mesmo a distintividade” (“Tratado de Direito Privado”, XVII, Rio de Janeiro, Ed. Borsoi, 1971, 3ª reimpressão, p. 20.).

De qualquer forma, seja qual for a modalidade de marca, deve ser observado o requisito da apropriabilidade (DENIS BORGES BARBOSA, ob. loc. cit.) o que será relevante no caso de acionamento a envolver diverso usuário da marca (HERBERT F. SCHWARTZ, “Patent Law & Practice”, Washington, DC Federal Judicial Center, 2nd Ed., 1995, p. 117), não perdendo, a marca, com o passar do tempo, a ligação com o produto do industrial (MAXIMILIAN HAEDICKE, “Patentrecht”, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2009, p.39).

8.- No caso, havendo a autora, ora Recorrente, requerido o registro de marca consistente em elemento figurativo consistente em simples figura genérica, sem identificação de produto, tendo ao lado as palavras, em sequência, mas uma em linha acima e outra em linha embaixo, “porta” e 'pronta”, desligadas (não foi uma só palavra nova criada, como o seria “PortaPronta”), sem hífen a ligar as palavras (o que teria transformado as duas palavras em uma só, Porta-Pronta”) “materiais para construção e pavimentação em Geral”, “Edificações, Estruturas e Módulos Pré-Fabricados ou Pré-moldados”, “Madeiras em Bruto ou Parcialmente Preparadas”, não havia como obrigar-se a atividade registrária a escolher a modalidade mais terminantemente protetiva, ora pretendida pela Recorrente, mediante a frase “concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos isoladamente” (fls.12)

Diante da ausência de criação de elementos diversos dos dois étimos gerais (“porta” e “pronta”, oferecidos em separado, ainda que em sequência, mas em linhas diversas), somente podia, mesmo, o instituto acionado deferir o registro da marca como “Marca mista. Concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos” (Certificado, fls. 16).

Do contrario, teria havido registro em nome individual de termos genéricos, ferindo-se irremediavelmente a exigência de apropriabilidade da marca, que desencadeia relevantes consequência como as acima assinaladas (cf. DENIS BORGES BARBOSA, HERBERT F. SCHWARTZ, MAXIMILIAN HAEDICKE, supra).

9.- Observe-se que, no estrito campo do Direito Marcário registrário, não há, no caso, possibilidade de, alterando os precisos termos gráficos da marca submetida ao Recorrido, amparar em parte nenhum pleito judicial ou recurso, para imaginável deferimento em parte do requerido, no “mare magnum” dos registros de propriedade industrial e comercial, nunca se poderia desconsiderar a possibilidade de já ter havido registro de alguma outra forma variante do requerido.

10.- Como se vê, buscou a Recorrente obter exclusividade sobre o uso da marca "Portapronta", pleiteando a retificação do registro no INPI para que o uso dos dois termos, em conjunto, seja exclusivo, com a ressalva de que apenas quando utilizados isoladamente não fossem objeto da exclusividade.

Todavia, para a confecção sua marca a Recorrente valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso muito corriqueiro e desprovidas de originalidade.

O acolhimento da pretensão formulada nestes autos acabaria por criar indevido monopólio, porquanto ficaria vedado aos concorrentes anunciar a comercialização de portas prontas. Ou, ao menos, seria imposto aos concorrentes o dever de agir com excessivo escrúpulo a fim de anunciar um bem trivial (porta) sem a utilização daquelas palavras.

É justamente com o fim de afastar tal inconveniente que a Lei 9.279/96

dispõe o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; É o que se dá no caso concreto, em que o sinal de caráter comum simplesmente descreve o produto comercializado.

Caso semelhante, em que se examinava marca constituída por nomes comuns, já foi apreciado por esta Corte:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1.                           Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2.                           Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do patent misuse.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/03/2011).

11.- O dissídio jurisprudencial, a seu turno, não está caracterizado. A

Recorrente citou como paradigmas dois julgados cujas peculiaridades não permitem a conclusão de que tratam de hipóteses fáticas semelhantes.

Ambos, o do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o do Superior Tribunal de Justiça, tratam de nome comercial, enquanto no presente caso se está a discutir registro de marca. Marca e nome comercial são coisas distintas, e o registro de cada qual não possui critérios idênticos nem é feito pelos mesmos órgãos.

De fato, nome comercial identifica a pessoa empresária, de cujos atos cuida o Registro de Comércio. Marca, que tem o registro feito pelo INPI, identifica produtos, mercadorias e serviços. Os paradigmas não versaram sobre o tema da marca, apenas sobre controvérsia envolvendo nomes comerciais.

12.- Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial.

Ministro SIDNEI BENETI Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2008/0053676-1 REsp 1.039.011 / RJ

Números Origem: 200102010381533   9900231139

PAUTA: 14/06/2011 JULGADO: 14/06/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro SIDNEI BENETI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ADVOGADO : MARCELO MANOEL BARBOSA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrighi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.