SENTENCIA
ES:TS:2020:1616
ANTECEDENTES DE HECHO:
Nadorcott Protection S.A.R.L. (en adelante, Nadorcott Protection)
es la titular de una variedad vegetal denominada Nadorcott. Carpa Dorada, S.A.
es la licenciataria en exclusiva de los derechos sobre esta variedad vegetal,
habiendo esta última, encomendado a la demandante, Club de Variedades Vegetales
Protegidas, el ejercicio de las acciones que se dirimen en el presente pleito
en base a la supuesta infracción de esos derechos por parte del demandado D.
Federico.
Nadorcott Protection solicitó la variedad vegetal en liza el 22 de
agosto de 1995 ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales,
publicándose dicha solicitud el 22 de febrero de 1996 en el Boletín Oficial de
la citada Oficina, que concedió la protección el 4 de octubre de 2004,
publicando la misma el 15 de diciembre de 2004. Esa protección fue recurrida
por la Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas, que interpuso recurso
el 14 de abril de 2005. El recurso produjo efectos suspensivos sobre la
concesión de la variedad, hasta que el 8 de noviembre de 2005 fue desestimado
por la Sala de Recursos de la Oficina Comunitaria de Variedades, resolución que
fue publicada el 15 de febrero de 2006. Esta decisión volvió a ser impugnada
ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, sin que la misma
tuviera efectos suspensivos sobre los derechos de la concesión de la variedad
vegetal. El tribunal desestimó la impugnación mediante sentencia de 31 de enero
de 2008.
El particular demandado es titular de dos parcelas en la que
fueron plantados 998 y 506 árboles de la variedad Nadorcott. Los plantones de
la primera parcela se plantaron en primavera de 2006, mientras que los de la
segunda se plantaron en la primavera de 2005. Desde entonces, en la primera
parcela se han realizado 88 reposiciones y 12 en la segunda. Los plantones
fueron adquiridos por el demandado antes de 2005 en un vivero abierto al
público.
La demandante Club de Variedades Vegetales Protegidas interpuso
demanda contra el demandado por infracción de derechos sobre la variedad
vegetal Nadorcott, por haber plantado, injertado o explotado comercialmente
dicha variedad. Las acciones de la demanda se basaban en la protección
provisional respecto a los actos infractores anteriores a la concesión de la
variedad (el 15 de febrero de 2006), así como en acciones de infracción
respecto de los actos posteriores. La demandante solicita: i) la declaración de
la infracción; ii) el cese de los actos de infracción, incluyendo la
comercialización de la fruta obtenida con la variedad protegida; iii) una
indemnización de daños y perjuicios tanto por el periodo provisional como por
el periodo posterior y iv) la publicación de la sentencia.
El juzgado de primera instancia desestimó la falta de legitimación
activa objetada por el demandado, al entender que existía un reconocimiento
extrajudicial por parte de la demandada a Club de Variedades Vegetales
Protegidas. En cambio, sí que estimó la excepción de prescripción de la acción,
al entender que “no había existido actividad probatoria que justificara
razonablemente que el obtentor no hubiera podido ejercitar razonablemente su
derecho en la fase de reproducción (en el vivero en el que adquirió los
plantones el demandado) y que esa se hubiera realizado sin su autorización,
pues sólo en esos casos podría ejercitar la acción sobre el producto de la
cosecha” (FD1.3).
La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por
la demandante, apreciando la Audiencia Provincial la improcedencia de la
prescripción, pero confirmando la desestimación de la demanda al entender que
la demandante carecía de acción frente a la demandada. El juzgador llega a las
anteriores conclusiones en primer lugar haciendo una interpretación del
artículo 96 del Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994,
relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales (en adelante,
Reglamento 2100/94) y aplicando dicha interpretación a la doctrina: “En
relación con la prescripción y el cómputo del plazo (la sentencia de apelación
recuerda) ‘(…) el artículo 96 del Reglamento (CE) 2100/1994 (…) tal y como
resulta del precepto el plazo de tres años comenzará a correr desde que, en
forma conjunta, se den los dos presupuestos para el ejercicio de las acciones,
que son el conocimiento del acto y de la identidad del infractor y que se haya
concedido finalmente la protección’ y concluye que la acción no estaba
prescrita: resulta de lo actuado que en fecha 15 de febrero de 2006 se obtuvo
la concesión definitiva, el 11 de mayo de 2011 se giró la vista de inspección a
las fincas del demandado, en fecha 29 de enero de 2013 se practicó requerimiento
al mismo y en fecha 2 de abril siguiente se presentó la demanda, por lo que no
cabe sino desestimar la excepción de prescripción por el transcurso de tres
años a que se refiere el artículo 96 del Reglamento invocado ya que no
concurren los presupuestos para apreciar la prescripción transcrita. Como se
indica en la resolución transcrita los requisitos exigidos por la norma deben
concurrir conjuntamente (como sostuvo la demandante en su escrito de apelación)
y en el caso de que se somete a nuestra consideración los dos presupuestos
legales para el inicio del cómputo del plazo no convergen al menos hasta el
momento en que se giró la inspección a la finca del demandado, razón por lo que
el motivo de apelación debe ser acogido’” (FD1.4).
En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa y pasiva,
la Audiencia Provincial aplica el artículo 85 Real Decreto de 22 de agosto de
1885 por el que se publica el Código de Comercio (en adelante, Ccom) al
entender que la compra de los plantones se había realizado en un
establecimiento abierto al público.
Frente a la sentencia de apelación, el Club de Variedades
Vegetales Protegidas formuló recurso extraordinario por infracción procesal y
recurso de casación.
El recurso extraordinario por infracción procesal se fundaba en
los siguientes motivos: i) falta de congruencia (vulneración del artículo
469.1.2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC);
ii) situación de indefensión (artículo 465.5 LEC) y
iii) error manifiesto en la valoración de la prueba (artículos
24.1 y 469.1.4 LEC) y iv) infracción de las reglas de distribución de la carga
de la prueba (artículo 217 LEC).
Por su parte, el recurso de casación se funda en la supuesta
extralimitación del juzgador al aplicar el artículo 85 Ccom, cuando la acción
se basa en derechos de propiedad intelectual, de exclusiva, derivados de la
concesión de la variedad vegetal.
En su primera deliberación para resolver el presente caso el
Tribunal Superior planteó cuestión prejudicial al TJUE, que resolvió por
sentencia de 19 de diciembre de 2019, en el siguiente sentido: “1) El artículo
13, apartado 2, letra a ), y apartado 3, del Reglamento (CE) 2100/94 del
Consejo, de 27 de julio de 1994 , relativo a la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que la actividad de
plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables
como material de propagación, exige la autorización del titular de la
protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a dicha variedad
vegetal en la medida en que concurran los requisitos establecidos en el
artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento. 2) El artículo 13, apartado 3,
del Reglamento 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que los frutos de
una variedad vegetal no utilizables como material de propagación no pueden
considerarse obtenidos "mediante el empleo no autorizado de
componentes" de dicha variedad vegetal, según los términos de esa
disposición, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de
la variedad a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de
la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa
variedad vegetal y la concesión de dicha protección. En el caso de que, tras la
concesión de esa protección, dichos componentes de la variedad hayan sido
multiplicados y vendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección,
este último puede invocar los derechos que le confiere el artículo 13, apartado
2, letra a), y apartado 3, de este Reglamento en lo que respecta a tales
frutos, siempre y cuando ese titular no haya tenido una oportunidad razonable
de ejercer sus derechos sobre esos mismos componentes de la variedad".
(FD1.5)
RESUMEN:
El Tribunal Supremo desestima íntegramente tanto el recurso
extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación interpuestos
por el Club de Variedades Vegetales Protegidas.
En relación a los primeros motivos esgrimidos en el recurso
extraordinario de infracción procesal, el Tribunal Supremo concluye que “el
juez de primera instancia analizó y estimó la excepción de prescripción de la
acción, sin que antes hubiera resuelto aquella objeción de falta de acción por
aplicación del artículo 85 Ccom. En consecuencia, cuando la sentencia de
apelación entiende que la prescripción habría sido indebidamente apreciada en
primera instancia, entra a analizar el resto de las excepciones y causas de
oposición. Es cierto que la excepción de falta de legitimación activa ya había
quedado juzgada en primera instancia, pero no cabe decir lo mismo de lo que la
demandada denominaba falta de legitimación pasiva, en relación con la falta de
acción por aplicación del artículo 85 Ccom. En la medida que esta objeción no
había sido analizada en primera instancia y suponía una razón o causa de
oposición respecto del fondo del asunto, podía ser analizada por la Audiencia
al juzgar sobre la procedencia de la demanda, sin necesidad de que la demandada
lo hubiera vuelto a reiterar en su oposición al recurso de apelación. Por lo
tanto, ni existe incongruencia, pues esta cuestión (la aplicación del artículo
85 CCom para negar acción frente al demandado) formaba parte del objeto
litigioso, ni tampoco cabe apreciar que la Audiencia se hubiera pronunciado
sobre un punto ajeno a lo que podía ser discutido en la apelación. Estimada la
impugnación de la sentencia de primera instancia porque no debía aplicarse en
este caso la prescripción de la acción, la Audiencia debía entrar a juzgar
sobre la procedencia de la demanda a la vista de las objeciones contenidas en
la contestación no resueltas en primera instancia.” (FD2.2).
En cuanto al error en la valoración de la prueba, el Tribunal
Supremo también desestima ese argumento, aclarando que el Tribunal Supremo no
es una tercera instancia para la valoración de pruebas, y que esta situación
sólo es muy excepcional al amparo del apartado 4 del artículo 469.1 LEC si
existe un error patente o arbitrario, circunstancias que se entiende concurran
en el caso.
En relación al cuarto argumento sobre la infracción de las reglas
de distribución de la carga de la prueba, el mismo también se desestima dado
que la Audiencia Provincial ha declarado acreditada la compra de plantones en
el vivero titularidad de Eurovivers Sat 11 CV a la vista de la prueba
practicada, lo que no es un error dado que, tal y como ya ha establecido
anteriormente el propio Tribunal Supremo: “las reglas de distribución de la
carga de la prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos
hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las
reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía
probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o
deficiencia probatoria” (FJ2.6)
El motivo de casación se funda en “’la infracción del art. 85 del
Código de Comercio en relación con el art. 464 del Código Civil, así como de la
jurisprudencia de esta sala sentada en las Sentencias 969/2006, de 5 de octubre
, 362/1992, de 15 de abril , y 138/1998, de 20 de febrero: la aplicación
indebida que efectúa la sentencia de la prescripción a favor del demandado del
derecho a continuar explotando la obtención vegetal Nadorcott sin contar con la
preceptiva autorización es contraria a los arts. 13 , 15 , 94 y 95 del
Reglamento CE 2100/94 (...) relativo a la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales y a la doctrina jurisprudencial asentada por esta sala”. En
el desarrollo del motivo se argumenta que el demandante para fundar su acción
invoca un derecho de propiedad intelectual, el derivado de la obtención de una
variedad vegetal en la Oficina de la Unión Europea, respecto del que no resulta
de aplicación la previsión contenida en el artículo. 85 Ccom, pues la acción
ejercitada no afecta strictu sensu a la propiedad de los ejemplares físicos de
esa variedad (árboles o plantones). En la demanda no se ejercita una acción
reivindicatoria sobre los árboles o plantones adquiridos en el vivero, sino una
acción basada en los derechos de propiedad intelectual, de exclusiva, derivados
de la concesión de la variedad vegetal. Esto es, la sentencia recurrida
"extralimita de un modo realmente llamativo el alcance del precepto en
cuestión (art. 85 Ccom ) más allá de los confines típicos del derecho de
propiedad strictu sensu" (FD3.1.).
El Tribunal Supremo desestima este motivo dando diferentes y
detallados argumentos. En primer lugar, el Tribunal Supremo comienza su
exposición explicando que, si bien el registro de una variedad vegetal
“confiere a su titular, y en su caso al licenciatario, unos derechos de
exclusiva en los términos previstos en los arts. 13 y ss del Reglamento (…)
estos derechos de exclusiva se traducen en un ius prohibendi y en una serie de
acciones para el caso de infracción (…) (arts. 94 y 95). Estos derechos, como
otros de propiedad industrial en sentido amplio (…) son ajenos al efecto
previsto en el art. 85 Ccom. En aras de seguridad jurídica, el art. 85 CCom
establece, a favor del comprador, un efecto de irreivindicabilidad de los
bienes adquiridos en establecimientos mercantiles (almacenes o tiendas)
abiertos al público (…)Del mismo modo que en el ámbito de los derechos de
propiedad intelectual en sentido estricto, se distingue entre el corpus
mechanicum (cuerpo material) y el corpus mysticum (creación intelectual) para
el cual el primero sirve de soporte material, en el caso de un plantón de una
variedad vegetal registrada en la oficina comunitaria, puede distinguirse entre
la materialidad del plantón y la creación que supone la obtención de esa
variedad vegetal. De tal forma que, así como la irreivindicabilidad del art. 85
Ccom se aplica a la propiedad del corpus mechanicum y no a los derechos de
propiedad intelectual que contiene, también en nuestro caso, afecta a la
propiedad de los plantones o a los árboles adquiridos en el vivero, pero no
impide que el titular de los derechos sobre la variedad vegetal pueda ejercitar
esos derechos que el reconocimiento de su obtención le confiere conforme al
Reglamento CE 2100/94. El alcance del ius prohibendi del obtentor y su
agotamiento se rigen por la propia normativa de las variedades vegetales por
las que se reconoce este derecho, en nuestro caso, por el Reglamento
comunitario, sin que resulten de aplicación otras formas o medios de
agotamiento del derecho propio del dominio sobre los bienes materiales. Aunque
lo argumentado hasta ahora nos debería llevar a estimar el motivo, sin que
fuera necesario entrar a analizar el motivo segundo que incide sobre lo mismo,
el recurso debe ser desestimado por falta de efecto útil, ya que sobre la base
de los hechos acreditados en la instancia y de acuerdo con la interpretación
del Tribunal de Justicia de la normativa aplicable, emitida al contestar a la
cuestión prejudicial planteada por esta sala, no habría habido infracción de
los derechos de la demandante.” (FD3.2)
El Tribunal Supremo recuerda que el propio artículo 95 del
Reglamento 2100/94 “distingue entre las acciones de infracción propiamente
dicha, frente a actos de infracción posteriores a la concesión, y la protección
provisional respecto de actos anteriores a la concesión” (FD3.4) y es
precisamente esa distinción temporal la que lleva a la conclusión de que “el
demandado no habría realizado ninguna de las conductas reseñadas en el apartado
2 del art. 13 RCE 2100/94, pues la producción o reproducción se referiría a los
plantones que habrían sido realizados por el vivero y adquiridos antes de que
generara efectos la obtención de la variedad vegetal; y no alcanzaría ni a su
plantación ni a la recolección de la cosecha de mandarinas, que en ambos casos
resulta indiferente que pudieran haberse realizado después de la publicación de
la variedad vegetal. La responsabilidad del demandado que plantó estos árboles
por la cosecha de las mandarinas derivaría, en su caso, de la aplicación del
apartado 3 del art. 13 RCE 2100/94, que permite extender la protección prevista
en el apartado 2 al material cosechado, siempre y cuando se cumplan dos
condiciones: que se hubiera obtenido mediante el empleo no autorizado de
componentes de la variedad protegida; y que el titular no hubiera tenido
oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes de la
variedad” (FD3.2). A más abundamiento, la sentencia C176/19 del TJUE de 19 de
diciembre de 2019 (Club de Variedades Vegetales) aclara el artículo 13.3 del
Reglamento 2100/94 (argumento reproducido en los Antecedentes de Hecho), por lo
que el Tribunal Supremo concluye que “como ha quedado acreditado que los
plantones fueron adquiridos con anterioridad a 2005, tampoco se cumplen estos
requisitos que permitirían la responsabilidad en cascada por la cosecha de las
mandarinas” (DF3.6) y por lo tanto “no existe responsabilidad del demandado por
los actos de plantación y recolección de las mandarinas realizadas con
posterioridad a la concesión de la obtención vegetal, conforme a lo argumentado
hasta ahora, tampoco la hay por las plantaciones y recolecciones de mandarinas
realizadas durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud
de la variedad y su concesión. El presupuesto esencial para que opere la protección
provisional prevista en el art. 95 del Reglamento, es que el demandado
"haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sido
prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal". En
la medida en que estos mismos actos denunciados en la demanda, de plantación y
recolección de mandarinas realizados por el demandado después de la concesión
de la variedad, estaban fuera del ius prohibendi que confería al obtentor la
concesión de la variedad vegetal Nadorcott, también lo estarían los realizados
antes de la concesión de la variedad respecto de la protección provisional”
(FD4.7).
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante porque es una detallada sentencia del Tribunal Supremo sobre diferentes cuestiones que atañen a la posible vulneración de un derecho de variedad vegetal protegida, a saber: si existe o no infracción cuando el plantón de la variedad vegetal en liza se compró antes de que la misma estuviera protegida; el alcance del ius prohibendi del obtentor y su agotamiento con arreglo al Reglamento comunitario 2100/94 o los matices en la aplicación del art. 85 Ccom a infracciones de variedades vegetales. Además, esta sentencia resulta interesante porque es la primera sentencia del Tribunal Supremo en la que se aplica la sentencia c176/19 del TSJUE de 19 de diciembre de 2019 (Club de Variedades Vegetales) en la que el TSJUE aclara la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a fin de aclarar los arts. 3, 13.2.a, 13.3 del citado Reglamento.