关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

西班牙

ES090-j

返回

“MÉTODOS Y SISTEMAS PARA CUBRIR Y SELLAR EN INTERIOR DE SISTEMAS DE TUBERÍAS” (Ecomadrifso, S.L.) vs. (Pipe Restoration Technologies, LLC), Resolución No 196/2019 decidida por la Audiencia Provincial de Madrid el 10 de abril de 2019

Documento

SENTENCIA ES: APM:2019:9686

ANTECEDENTES DE HECHO:

Pipe Restoration Technologies (“Pipe”) es titular de la patente española 2430202 (en adelante, "ES-202"), validación en España de la patente europea EP 2099581, con el título "Métodos y sistemas para recubrir y sellar el interior de sistemas de tuberías".

Ecomadrifso, S.L. ("Ecomadrifso") presentó demanda contra Pipe a fin de que se declarase la nulidad de la patente española ES-202. Basaba tal petición en: (i) falta de novedad; (ii) falta de actividad inventiva; y, con carácter subsidiario, (iii) el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada (adición de materia) y (iv) insuficiencia descriptiva.

El Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid dictó sentencia desestimando la demanda de Ecomadrifso, quien recurrió en apelación, manteniendo las mismas causas de nulidad invocadas en la primera instancia.

RESUMEN:

En primer lugar, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) pone de manifiesto que con fecha 31 de marzo de 2016, la División de Oposición de la EPO resolvió revocar la patente europea EP 2099581, cuya validación en España es la patente ES-202.

La División de Oposición de la EPO sustenta su decisión en que la reivindicación 1, tal como se concedió, incluye contenido que excede del de la solicitud tal como fue presentada, en contra de lo establecido en el artículo 123.2 del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973 ("CPE").

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 138 del CPE, los Tribunales de los Estados Contratantes pueden declarar nula una patente europea, con efectos para el Estado Contratante de que se trate, incluso en aquellos supuestos en que las Divisiones de Oposición o, en su caso, las Cámaras de Recurso de la EPO hubieran decidido mantener la patente. Lo que no pueden hacer los tribunales de los Estados Contratantes es rehabilitar o mantener la validez de una patente europea que haya sido revocada por las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la EPO.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que pueden surgir de este modo situaciones conflictivas, derivadas de la existencia de procedimientos en paralelo ante la EPO y ante las autoridades judiciales de los Estados contratantes en los que esté en juego la validez de la patente.

El CPE no estableció ningún mecanismo en evitación de las eventuales disfunciones que, ante un escenario tal, podría ocasionar el que, tras pronunciarse los tribunales nacionales a favor de la validez de la patente, la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen. Únicamente para el supuesto de pendencia de un procedimiento ante las autoridades nacionales en el que se estén ejercitando acciones de violación, las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office" contemplan la posibilidad de que en los procedimientos de oposición y en los procedimientos de recurso se aplique un procedimiento acelerado, a petición de parte o cuando medie notificación del órgano jurisdiccional.

La normativa española no contempla específicamente el supuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación en paralelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante los tribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partes estuviesen de acuerdo.

En el caso presente, al tiempo de promoverse la demanda el demandante, junto con un tercero, había formulado ante la EPO oposición a la patente raíz. No ha mediado solicitud conjunta de las partes interesando la suspensión del curso de las actuaciones en contemplación de tal circunstancia.

Sin embargo, el 3 de mayo de 2016, Ecomadrifso aportó copia de la resolución de la División de Oposición de la EPO revocando la patente raíz, fechada el 31 de marzo del mismo año.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) recuerda que las resoluciones de la División de Oposición de la EPO no vinculan a los tribunales nacionales. Si bien, dicha afirmación debe ser matizada cuando lo que se resuelve es revocar la patente. De este modo, surge la cuestión de si el dictado de la resolución aportada a las actuaciones debería suponer algún obstáculo o condicionante a la hora de entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa, a la vista de lo que establece el artículo 99.2 del CPE.

En este sentido, el artículo 106.1 CPE dispone que la decisión de la División de Oposición no supone obstáculo alguno para entrar en el análisis de la nulidad de la patente española ES-202, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha decisión de la EPO.

En cuanto a la falta de novedad, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que lo que Ecomadrifso argumenta, en definitiva, es que un valor concreto destruye la novedad de un rango en el que aquel se incluye y afirma que en este caso nos encontramos en un supuesto de solapamiento de rangos.

En esta materia, la EPO apunta dos criterios para la evaluación de la novedad. Por una parte, se considera que son aplicables por analogía los criterios establecidos para los subrangos, en particular si la solicitud de la patente contiene, en relación con el rango reivindicado, alguna enseñanza técnica nueva. Por otra parte, ha desarrollado el denominado "serious contemplation test", conforme al cual ha de valorarse si el experto en la materia consideraría seriamente, a la luz de los datos técnicos, aplicar la enseñanza técnica del documento ya divulgado en el intervalo de solapamiento, de modo que, si podemos asumir razonablemente que lo haría, deberíamos concluir que no concurre novedad.

 Tal esquema se recoge en las Guidelines for Examination at the European Patent Office, Part G, Chapter VI, 8 y en las Directrices de Examen de la OEPM (Parte E, 6.4.10). Estas últimas señalan que el examen de novedad debe partir de la pregunta de si en el intervalo de solapamiento la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva. Si la respuesta es positiva, la patente es novedosa, siempre que en la anterioridad no se incluya un ejemplo específico que caiga dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido esté excluido mediante un "disclaimer". Si la respuesta es negativa, deberá valorarse si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento, caso en el que no habría novedad.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que no supone falta de novedad que tan sólo se anticipen algunas de las características técnicas en una anterioridad, sino que sería preciso que ésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento del estado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparación objetiva con lo anteriormente conocido. El problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva.

A la luz de tales consideraciones, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que resultan infundados los alegatos de falta de novedad respecto de la invención reflejada en la reivindicación 1. Y, por tanto, respecto de las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente y desestima el motivo de nulidad por falta de novedad.

En cuanto a la alegación de falta de actividad inventiva, la Audiencia Provincial de Madrid hace referencia a que tal y como ha afirmado el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de abril de 2015, "el examen de la actividad inventiva que se realiza para determinar la patentabilidad de una invención no se realiza elemento por elemento, sino sobre la invención como tal, considerada de modo conjunto, y es respecto de este conjunto del que debe decidirse si resulta o no del estado de la técnica [...] de un modo evidente para el experto en la materia. Esto es, no se enjuicia la actividad inventiva de sus características técnicas tomadas de forma aislada, sino de la solución global en que la invención consiste".

En similares términos se pronuncian las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", Part G, Chapter VII, apartado 7 ("The invention claimed must normally be considered as a whole").

No es este el criterio seguido por Ecomadrifso, pues su discurso se sustenta en la contemplación diferenciada de los dos elementos integrantes de la parte caracterizadora de la reivindicación 1 de la patente cuya validez pone en tela de juicio.

Cierto es que, siguiendo las pautas señaladas en las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", cabría excepcionar aquellos supuestos en que la invención reivindicada se presenta como mero agregado o yuxtaposición y no como una combinación de determinadas características técnicas, situación en la que bastaría con demostrar que tales características individualmente consideradas son obvias para concluir que no hay mérito inventivo.

Dicha situación se produciría, según las Guidelines cuando la interacción de las características contempladas no produjera un

efecto técnico combinado diferente de la suma de los efectos técnicos derivados de aquellas individualmente consideradas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) entiende que no parece ser este el caso que nos ocupa, en el que la correlación entre viscosidad del material de recubrimiento y la presión del aire en el proceso de aplicación del mismo aparece como un elemento clave.

En el mismo sentido, no ha resultado acreditado que la enseñanza reflejada en la invención cuestionada pudiera obtenerse a partir del estado de la ciencia existente por ensayos puramente rutinarios de prueba/error, como Ecomadrifso sostiene.

Por todo ello, la Audiencia Provincial considera infundados los alegatos de que la invención reflejada en la reivindicación 1 adolece de actividad inventiva, así como aquellos referentes a las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente. Por ello, desestima el motivo.

En cuanto a la adición de materia, el tribunal hace referencia a la resolución de la División de la Oposición de la EPO de 31 de marzo de 2016 que revocó la patente europea EP 2099581, al considerar que el objeto de aquella excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada. Dicha resolución no determina el resultado del litigio, pero constituye un elemento de juicio relevante que habremos de tener en cuenta en nuestro análisis.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que la idea que subyace al artículo 123.2 CPE y al artículo 138.1.c) CPE, es que no se debe permitir a un solicitante mejorar su posición mediante la adición de contenido no divulgado en la solicitud inicialmente presentada, pues lo contrario le proporcionaría una ventaja injustificada y podría resultar lesivo para la seguridad jurídica de terceros que confiaron en el contenido de la solicitud inicial. La fecha de prioridad seguiría viniendo determinada por la de presentación de la solicitud. En este sentido, según tienen señalado con reiteración las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la EPO, el "contenido de la solicitud tal como se haya presentado" hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos.

En sentencia de 3 de mayo de 2013 la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) asumió expresamente este criterio como pauta de interpretación del artículo 138.1.c) CPE, a tenor del cual la patente europea podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado Contratante, cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada. De este modo, concluye que el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizadora no constituye motivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que debemos entender que se ha producido una modificación no autorizada de la solicitud de una patente europea cuando como consecuencia de tal modificación el experto en la materia se encuentra con una información que no deriva o no se deduce directamente y sin ambigüedades de la que previamente se contenía en la solicitud, incluso de forma implícita. Esto es lo que aquí sucede, pues lo único que cabe deducir de lo que se dice en la solicitud es que en la realización descrita puede utilizarse un compresor con capacidad para suministrar un flujo de aire con un caudal de hasta 1600 CFM (0,755 m3/s).

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) comparte la respuesta dada por la Cámara de Oposición de la EPO, en el sentido de que hacer referencia a un compresor que puede utilizarse con un sistema de tuberías no es lo mismo que aplicar efectivamente, en el sistema o en un extremo del sistema de tuberías, un caudal de aire comprimido hasta el máximo que puede proporcionar el compresor, y que lo mismo puede decirse del pasaje relativo al cabezal o distribuidor, añadiendo, en cuanto a este último, que incluso en el supuesto de que se conectara directamente en un extremo del sistema de tuberías del edificio sobre el que se opera, el pasaje solo enseña las capacidades de trabajo del componente, no los flujos y presiones gestionados efectivamente por el mismo durante el procedimiento y, menos aún, aquellos efectivamente suministrados en un extremo del sistema de tuberías del edificio

Asimismo, comparte la postura de la Cámara de Oposición de que de la disponibilidad de determinados flujos y presiones un experto en la materia no deduciría de forma directa y sin ambigüedades que tales flujos y presiones se utilizarán efectivamente en su completitud en el procedimiento, y aún menos que así se haga suministrándolos en el sistema de tuberías del edificio.

Por todo ello, estima el recurso e impone a Pipe las costas de primera instancia. Sin embargo, a tenor de lo establecido en el artículo 398.2 LEC no impone las costas del recurso.

COMENTARIO:

La sentencia resulta muy relevante, ya que aclara que la decisión de la División de Oposición de la EPO no supone obstáculo alguno para analizar la nulidad de una patente española, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha resolución de la EPO. Asimismo, precisa que los tribunales nacionales podrían pronunciarse a favor de la validez de la patente si la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen.

Por otro lado, analiza cuestiones relevantes en relación con la novedad y la actividad inventiva como el solapamiento de rangos o el “serious contemplation test”.

Por último, matiza que el "contenido de la solicitud tal como se haya presentado" hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos y el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizadora, no constituye motivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.