SENTENCIA
ES: TS:2019:2852
ANTECEDENTES DE HECHO:
En diciembre de 2010 Gestevisión Telecinco S.A., nombre anterior
de Mediaset España Comunicación S.A. (en adelante, Mediaset) interpuso demanda
de juicio ordinario contra ITV Global Entertainment Limited (en adelante, ITV)
solicitando entre otros la nulidad de los denominados Heads of Agreement sobre
el programa televisivo PASAPALABRA con ITV. Con dichos acuerdos ITV daba la
licencia a Mediaset de los derechos necesarios para la producción y emisión en
España del programa PASAPALABRA. Mediaset impugna los acuerdos al entender que
ITV no era titular de los derechos de formato necesarios para la producción ni
para la emisión del programa, ni de los derechos sobre su título.
ITV contestó a la demanda formulando reconvención y solicitando a
su vez que se declarase que el canal de televisión Telecinco (titularidad del
grupo Mediaset) había incumplido el citado acuerdo, destacando entre otras la
petición declarativa de titularidad sobre el formato televisivo de PASAPALABRA
como derecho de propiedad intelectual y la denominación del programa como marca
notoria no registrada, derecho de propiedad industrial. IVT también pide que se
declare la violación por parte de Telecinco de los derechos que ITV ostenta
sobre el formato y la denominación del programa televisivo PASAPALABRA.
Asimismo, solicita: una condena total de más de casi 15 millones de euros; el
cese inmediato del programa PASAPALABRA; la prohibición de emisión de cualquier
programa futuro con el mismo formato o denominación: y la venta de productos de
merchandising relacionados con PASAPALABRA.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda
inicial formulada por Mediaset y estimó parcialmente la demanda reconvencional
de ITV en todos los aspectos recogidos anteriormente. Dicha resolución fue
recurrida en apelación por Mediaset e impugnada por ITV.
La AP estimó en parte tanto la apelación como la impugnación,
reduciendo las cantidades condenatorias que Mediaset debía pagar a ITV.
Ambas partes interpusieron recursos extraordinarios por infracción
procesal y de casación contra la sentencia de la AP.
RESUMEN:
El TS solo admite el recurso de casación en lo que respecta a la
condena a Mediaset que la AP confirma de la primera instancia, y por la cual se
condena a Mediaset “a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas
negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como
consecuencia del uso del formato y título de la obra “PASAPALABRA” y productos
de merchandising del programa en los que se consigne la denominación “PASAPALABRA”,
desde el día 1.8.2012.” (FD1.5)
En relación a esta cuestión, Mediaset argumenta que el
pronunciamiento de primera instancia sobre esta condena “pasa por alto el hecho
de que ITV no hubiera podido explotar por si misma el programa PASAPALABRA (…)
ITV eligió (en su demanda reconvencional) un criterio de cuantificación de los
daños y perjuicios, el de los beneficios obtenidos por Telecinco con la
explotación del programa (art. 140.2.a TRLPI), que está claramente desconectado
de la realidad, puesto que ITV solamente explota su formato mediante licencia,
y ha decidido no optar, ni siquiera de manera subsidiaria, por el criterio de
la regalía hipotética” (FD2.2).
El TS desestima el recurso y confirma la sentencia recurrida. Para
ello analiza el art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE, su posterior trasposición
al art. 140.2 TRLPI y su presencia en la legislación española de los diferentes
títulos de propiedad industrial. Tal y como explica el TS, el citado artículo
bebe de la doctrina alemana “dreifache Schadensberechnung” o triple cálculo del
perjuicio. “Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía
ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el
lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución
del titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la
injerencia. Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia
de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente
indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el
titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en
el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción
(…)” (FD3).
El TS falla siguiendo la jurisprudencia reiterada, corroborando
que no es necesario que el titular del derecho en exclusiva infringido haya
sufrido un quebrantamiento patrimonial para que el cálculo indemnizatorio
utilizado sea el lucro obtenido por el infractor con la injerencia y por lo
tanto considera que ITV ha realizado correctamente el cálculo indemnizatorio.
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante por varias razones. En primer
lugar, esta sentencia tuvo un gran impacto mediático en España ya que el
programa PASAPALABRA era muy popular en el país y su emisión cesó de un día
para otro a raíz de este litigio. En segundo lugar, el fallo del TS analiza la
doctrina del triple cálculo del perjuicio como criterio de cuantificación de
daños y perjuicios, clave en cualquier litigio de propiedad industrial e
intelectual y reflejado en la legislación nacional española sobre propiedad
industrial e intelectual. Así, falla manteniendo la jurisprudencia reiterada al
explicar que no es necesario que el titular del derecho en exclusiva infringido
haya sufrido un quebrantamiento patrimonial para que el cálculo indemnizatorio
utilizado pueda ser el lucro obtenido por el infractor con la injerencia.