|
Entrada N°36665-2024
Proceso Acumulado de Oposición a las Solicitudes de Registro n.°295355 de la marca OLIMPO Y DISEÑO, n.°295356 de la marca OLIMPOBET, n.°295358 de la marca OLIMPO BET y n.°295359 de la marca OLIMPO.BET Y DISEÑO, todas en la clase 41 internacional, propuesto por COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE en contra de NG GAMING PANAMÁ, S.A.
Mgda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz
Sentencia Apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
V I S T O S:
Procedente del Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, ingresa a esta Colegiatura, en grado de apelación, el Proceso de Oposición Acumulado interpuesto por COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE contra NG GAMING PANAMÁ, S.A., como quiera que la representación judicial de esta última se manifiesta en desacuerdo con la Sentencia n.°11 de 22 de febrero de 2024 que resuelve: «PRIMERO: ACCEDER a la pretensión de la parte actora en este Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°295356 correspondiente a la marca “OLIMPOBET”, en la clase 41 internacional, propuesto por COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE en contra de NG GAMING PANAMÁ, S.A.
SEGUNDO: NEGAR el Registro de la marca “OLIMPOBET” en la clase 41 internacional, cuya inscripción solicitó NG GAMING PANAMÁ, S.A., mediante formulario N°295356 de 4 de abril de 2022, ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.
TERCERO: ACCEDER a la pretensión de la parte actora en este Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°295358 correspondiente a la marca “OLIMPO BET”, en la clase 41 internacional, propuesto por COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE en contra de NG GAMING PANAMÁ, S.A.
CUARTO: NEGAR el Registro de la marca “OLIMPO BET” en la clase 41 internacional, cuya inscripción solicitó NG GAMING PANAMÁ, S.A., mediante formulario N°295358 de 4 de abril de 2022, ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.
QUINTO: ACCEDER a la pretensión de la parte actora en este Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°295359 correspondiente a la marca “OLIMPO.BET Y DISEÑO”, en la clase 41 internacional, propuesto por COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE en contra de NG GAMING PANAMÁ, S.A.
SEXTO: NEGAR el Registro de la marca “OLIMPO BET” en la clase 41 internacional, cuya inscripción solicitó NG GAMING PANAMÁ, S.A., mediante formulario N° 295359 de 4 de abril de 2022, ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada las cuales se fijan en la suma de TRES MIL BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/.3,000.00).
LIQUIDE el secretario los gastos que por ley le corresponden.
OCTAVO: COMUNÍQUESE lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHÍVESE el expediente previa inscripción de su salida en el libro de registro respectivo.»
Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), la sentencia recurrida fue emitida y publicada el 22 de febrero de 2024 y notificada a las partes con arreglo a la normativa correspondiente.
El recurso ordinario de apelación fue anunciado oportunamente, el 28 de febrero de 2024, en un acto de notificación personal por la firma forense ARIAS, ALEMÁN & MORA que, en aquel momento, representaba los intereses de la sociedad demandada (cfr. secuencial 146), por lo que se tiene que fue interpuesto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon 199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012.
Luego, el tribunal de primera instancia, a través de la providencia de 20 de marzo de 2024, concedió el recurso impetrado en el efecto suspensivo y dispuso la remisión del expediente electrónico a esta esfera jurisdiccional de segundo grado para que se surtiera la alzada.
Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), el cuaderno digital ingresa a esta Magistratura que procede con la revisión de las constancias procesales y, luego de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Culminada esta etapa, mediante providencia de 28 de agosto de 2024 (cfr. f. 14 del expediente físico), se señaló a las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996, oportunidad que fue aprovechada tanto por la recurrente como por la opositora (cfr. fs. 16 a 30 y 34 a 46 del expediente físico), en circuntancias que, ahora, la representación judicial de la sociedad NG GAMING PANAMÁ, S.A. la ostenta la firma de abogados ALFARO, FERRER & RAMÍREZ, por virtud de nuevo poder especial otorgado por persona hábil, por virtud del cual revoca cualquier autorización previa (cfr. fs. 32 y 33 del expediente físico el poder y el certificado de persona jurídica del cual se desprende la existencia y representación legal de la demandada/recurrente).
MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA APELADA
La Sentencia n.°11 de 22 de febrero de 2024, a secuencial 141, fue expedida con fundamento en las siguientes motivaciones:
POSICIÓN DE LA DEMANDADA RECURRENTE (cfr. fs. 16 a 30 del expediente físico)
La licenciada Nicole López Luque de la firma de abogados ALFARO, FERRER & RAMÍREZ, apoderada judicial de NG GAMING PANAMÁ, S.A., a través del recurso vertical promovido, pretende que esta Magistratura revoque en todas sus partes la Sentencia n.°11 de 22 de febrero de 2024, y que, en consecuencia, se niegue la pretensión de la actora, y se ordene la continuación del trámite de las solicitudes de registro n.°295356 (marca OLIMPOBET), n.°295358 (marca OLIMPO BET); n.°295359 (marca OLIMPO.BET Y DISEÑO); y, n.°295355 (marca OLIMPO Y DISEÑO), todas en la clase 41 internacional.
La recurrente construyó el escrito de apelación a partir de los siguientes argumentos:
La primera es una organización internacional sin fines de lucro creada desde 1894, con una trayectoria de 130 años, dedicada a la organización, supervisión y administración de todo lo concerniente a los Juegos Olímpicos, su publicidad, la selección de las ciudades que serán sede para los juegos cada 4 años, entre otras actividades; la segunda es una entidad debidamente autorizada por la Junta de Control de Juegos de la República de Panamá, que es parte de un grupo económico que ofrece a los consumidores de este específico nicho la posibilidad de iniciar apuestas deportivas y otros juegos a través del sitio web www.olimpo.bet.
ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (cfr. fs. 34 a 46 del expediente físico)
El licenciado FERNANDO GONZÁLEZ-RUIZ M., asociado de la firma forense ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, presentó memorial de oposición, solicitando que se confirme en todas sus partes la sentencia apelada, y, en consecuencia, se mantenga la negativa de continuar con los trámites de registro de las marcas OLIMPO.BET Y DISEÑO (solicitud n.°295359), OLIMPO BET (solicitud n.°295358), OLIMPOBET (solicitud n.°295356) y OLIMPO Y DISEÑO (solicitud n.°295355), todas en la clase 41 internacional, con base en los derechos prioritarios que han sido acreditados por su mandante con relación a sus marcas OLYMPICS, THE OLYMPICS, THE OLYMPICS Y DISEÑO y OLYMPIAD, para proteger productos y servicios en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 14, 16, 27, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y otras.
La opositora, en resumen, arguye lo siguiente:
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado como de los escritos de sustentación de la alzada y de oposición que fueran aportados por las representaciones judiciales de las partes en litigio, corresponde a esta instancia judicial resolver la alzada en el presente proceso de propiedad industrial en el cual el juez, en primera instancia, accedió a lo pedido por la actora.
Se desprende del material probatorio que sirve al presente proceso que, tanto en el COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, como en NG GAMING PANAMÁ, S.A., concurre la legitimación en causa para participar y figurar como demandante y demandada.
El primero porque, como se verá a continuación, ha demostrado contar con derechos de propiedad industrial susceptibles de ser protegidos en nuestro país, y, la segunda, porque, efectivamente, presentó ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de registro de marcas n.°295355-01 (para OLIMPO Y DISEÑO), n.°295356 (para OLIMPOBET), n.°295358-01 (para OLIMPO BET), y, n.°295359-01 (para OLIMPO.BET Y DISEÑO), todas para distinguir servicios de entretenimiento y actividades deportivas; apuestas deportivas y juegos de azar en línea en la clase 41 internacional (cfr. secuencial 110 doc 6thj2309281ec60 PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE (A), pp. 2 y 3; y, secuencial 126 contentivo de la respuesta ofrecida por la DIGERPI al oficio n.°1215 de 8 de noviembre de 2023, a través de la cual remitió copias autenticadas de las aplicaciones y las publicaciones en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial).
Las normas jurídicas aplicables a la solución de la presente controversia, están contenidas en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se regula lo relativo a la propiedad industrial, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017. Estas disposiciones resultan suficientes para solucionar la controversia planteada, como quiera que, la demandante, natural de Suiza, acreditó en proceso que cuenta con derechos marcarios preferentes registrados en la República de Panamá (aunque también en Nueva Zelanda, Dinamarca y Suiza), respecto de los cuales ha reclamado protección, misma que ha de serle dispensada tomando en cuenta, además, el principio de trato nacional al que hace referencia el artículo 2 de la Ley n.°41 de 13 de julio de 1995 por la cual, la República de Panamá, aprobó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del cual Suiza también es parte contratante.
Del examen del material probatorio aportado a la causa por la actora, resulta inobjetable (incluso para la demandada, que, de hecho, no lo refuta en su apelación, y, por el contrario, expresamente indica que no pretende negar que la demandante tenga el derecho de uso exclusivo de sus marcas ya que representan y se apegan específicamente al rubro de servicios que protegen: juegos olímpicos) el mejor derecho que asiste al COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE respecto de sus marcas, así:
EN PANAMÁ (cfr. secuencial 110 doc 6thj2309281ec60 PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE (A); doc 8de4230928ohgm7 PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE (B), acto de audiencia de 28 de septiembre de 2023).
1. OLYMPICS, para las clases 41, 9, 11, 14, 29, 35, 36, 30, 43 y 32, certificados de registro n.°192722 01, n.° 192711 01, n.°192713 01, n.°192715, n.°192716 01, n.°192719 01, n.°192720 01, n.°192717 01, n.°172725 01, y n.°192718, respectivamente, todos de 20 de agosto de 2010, con vigencia inicial hasta el 20 de agosto de 2020, y renovados hasta el 20 de agosto de 2030.
2. OLYMPICS, para las clases 1, 2, 3, 5, 7, 37, 38 y 42, certificados de registro n.°207548 01, n.°207547 01, n.°207549 01, n.°207550 01, n.°207551 01, n.°207552 01, n.°207553 01 y n.°207554 01, respectivamente, todos de 23 de diciembre de 2011, con vigencia inicial hasta el 23 de diciembre de 2021, y renovados hasta el 23 de diciembre de 2031.
3. OLYMPIAD, para las clases 41 y 30, certificados de registro n.°192704 01 y n.°192697 01, respectivamente, ambos de 20 de agosto de 2010, con vigencia inicial hasta el 20 de agosto de 2020, y renovados hasta el 20 de agosto de 2030.
4. THE OLYMPICS Y DISEÑO, para las clases 12, 16, 25, y 28, certificados de registro n.°207555 01 y n.°207556 01 de 23 de diciembre de 2011, con validez inicial hasta el 23 de diciembre de 2021, y prorrogados hasta el 23 de diciembre de 2031; y n.°192708 01 y n.°192709 01, de 20 de agosto de 2010, con vigencia inicial hasta el 20 de agosto de 2020, y renovados hasta el 20 de agosto de 2030, respectivamente.
NUEVA ZELANDA (cfr. secuencial 123, pp. 3 a 18, copia certificada, apostillada, verificada y traducida al español del certificado de registro 230578 de 15 de julio de 1998, con vigencia hasta el 1 de abril de 2024).
1. OLYMPIC, para la clase 41, con fecha de prioridad de 1 de abril de 1993.
DINAMARCA (cfr. secuencial 123, pp. 19 a 37, copia certificada, apostillada, verificada y traducida al español del certificado de registro 199507962 de 24 de noviembre de 1995, con vigencia hasta el 24 de noviembre de 2025).
1. OLYMPIC para las clases 38 y 41, con fecha de prioridad de 1 de abril de 1993.
SUIZA (cfr. secuencial 134, pp. 2 a 36, copias certificadas, apostilladas, y traducidas al español de los certificados de registro respectivos).
1. OLYMPIC, para las clases 9, 14, 15, 36, 38 y 41, con prioridad de uso de 1894, certificado de registro n.°406021 de 1 de abril de 1993, con vigencia hasta el 1 de abril de 2033.
2. THE OLYMPICS, para las clases que van de la 1 a la 45, certificado de registro n.°501446 de 23 de abril de 2002, con vigencia hasta el 23 de abril de 2032.
3. OLYMPIC GAMES, para las clases que van de la 1 a la 45, certificado de registro n.°514484 de 4 de diciembre de 2002, con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2032.
4. OLYMPIC GAMES, para las clases 9, 14, 16, 36, 38 y 41, certificado de registro n.°410111 de 1 de abril de 1993, con vigencia hasta el 1 de abril de 2033.
Cabe destacar que, el derecho prioritario de propiedad industrial de COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, nace del certificado de registro n.°406021 expedido en Suiza el 1 de abril de 1993, de la marca OLYMPIC, para distinguir productos y servicios en las clases 9, 14, 15, 36, 38 y 41, a través del cual se reinvidicó un uso precedente que data de 1894. Ha sostenido la procuradora judicial de NG GAMING PANAMÁ, S.A. que la demandante no acreditó que sus marcas sean famosas; no obstante, la antigüedad (de al menos 130 años), en el uso de la marca OLYMPIC (y la celebración de los juegos olímpicos, desde entonces, cada 4 años), permite concluir que este signo distintivo sino renombrado, al menos sí ha logrado captar la atención del grupo de consumidores al que van dirigidos los productos y servicios identificados con él, lo que lo hace una marca notoria o conocida.
Con todo, al margen del renombre o la notoriedad, lo relevante aquí es que, la demandante ha acreditado que los signos distintivos de su propiedad (OLYMPIC, THE OLYMPICS, OLYMPIC GAMES, OLYMPICS, OLYMPIAD y THE OLYMPICS Y DISEÑO) fueron registrados con anterioridad a la presentación por la demandada de las solicitudes para el registro de las marcas OLIMPO Y DISEÑO, OLIMPO BET, OLIMPO.BET Y DISEÑO, y OLIMPOBET, en la clase 41 internacional1.
De modo que, COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE cumplió con el deber que le viene impuesto por el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996 y el canon 124 del Decreto Ejecutivo 85 de 2017, en cuanto a que la marca prioritaria tiene que demostrar que cuenta con un mejor derecho sobre la impugnada (el demandante debe probar que el signo distintivo de su propiedad viene siendo usado o conocido, o que está registrado o en trámite de registro, con anterioridad a la solicitud de registro de la nueva marca a cuya inscripción se opone por considerarla idéntica, semejante o parecida a la suya).
La recurrente está en desacuerdo con lo decidido por el juzgador de primera instancia ya que estima que está probada la diferencia entre los servicios que ofrecen y protegen las marcas de una y otra parte (organización de las olimpíadas vs apuestas deportivas y otros juegos a través del sitio web www.olimpo.bet), con lo cual no hay posibilidad de que se produzca confusión o asociación, sobre todo si se toma en cuenta que la demandante es una asociación sin fines de lucro y la demandada, por el contrario, sí desarrolla actividades con fines de lucro.
Además, censura el cotejo realizado por el juzgador de primer grado, argumentando que este diseccionó las marcas y no las comparó en conjunto y de manera global. Pone de relieve que la palabra OLIMPO tiene una definición propia que contrasta con el significado al español del vocablo OLYMPICS (olimpíadas), lo que evidencia una diferenciación conceptual que, afirma, debe ser considerada por este Tercer Tribunal Superior.
Así las cosas, la atención de la Sala se dirigirá al cotejo de las marcas en conflicto, a saber: OLIMPO BET, OLIMPO.BET Y DISEÑO, OLIMPOBET y OLIMPO Y DISEÑO frente a OLYMPIC, THE OLYMPICS, OLYMPIC GAMES, OLYMPICS, OLYMPIAD y THE OLYMPICS Y DISEÑO, para establecer si la conclusión a la que arribó el operador de justicia primario fue correcta o no.
La recurrente ha hecho énfasis en que la comparación debe hacerse a través de un análisis de conjunto a partir del cual, afirma, se podrán apreciar importantes elementos visuales diferenciadores que no fueron evaluados ni examinados por la primera instancia, lo que trajo como resultado que esta dedujera, erróneamente, que no había, entre los signos, elementos de tal categoría (diferenciadores) que provocaran distintividad.
Sobre el particular, esta Magistratura ha de indicar que este punto de vista de la procuradora judicial de la apelante es incorrecto. Y lo es ya que, la colación intermarcaria, si bien, se realiza a partir de una visión del conjunto (de manera sucesiva y no simultánea), supone que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
El numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, prohíbe el registro de marcas (o como elementos de estas) de aquellas que «... sean idénticas, semejantes o parecidas en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. ...».
En este examen, para determinar si existen semejanzas en grado de confusión entre las marcas en contraposición, a fin de definir si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse algunos lineamientos, mismos que exponemos a continuación:
A la postre, la definición del presente negocio exige someter las marcas cuyo registro pretende la demandada al método del cotejo intermarcario (lo que atinadamente identificó el operador de justicia de primer nivel), lo que se hace de sucesivamente, haciendo énfasis en los parecidos intersignos (que es donde podría apreciarse el riesgo de confusión), lo que, además, implica colocarse en el lugar del consumidor medio quien tiene derecho a elegir libremente, y sin errores, los productos y servicios de su preferencia, a los efectos de satisfacer sus necesidades.
En ese sentido, esta Superioridad detecta, sin esfuerzos, como lo hizo el juez de primer grado, que, entre las marcas cuestionadas OLIMPO BET, OLIMPO.BET Y DISEÑO, OLIMPOBET y OLIMPO Y DISEÑO, y, los signos prioritarios OLYMPIC, THE OLYMPICS, OLYMPIC GAMES, OLYMPICS, OLYMPIAD y THE OLYMPICS Y DISEÑO, los elementos coincidentes son de orden denominativo (ortográfico, gráfico, fonético y visual) y residen en los caracteres OLYMP / OLIMP (que suenan igual al leerlos y pronunciarlos), similitud que no se atenúa por la presencia de la palabra bet o los diseños y colores en los signos OLIMPO.BET y OLIMPO de la demandada, así:
Las semejanzas indicadas tampoco se ven mitigadas por el hecho de que la palabra OLIMPO tenga definiciones propias en el español (cfr. secuencial 135, p. 1, búsqueda en el sitio web www.rae.es del significado del término OLIMPO); de hecho, la primera y la segunda de las acepciones designan como olimpo a la morada de los dioses del paganismo y al conjunto de los dioses mitológicos que residían en el monte Olimpo, en circunstancias que, un consumidor medio podría asociar el origen de las olimpiadas o los juegos olímpicos a tales acepciones (OLIMPO/OLIMPIA/OLIMPIADAS), e incluso suponer que se trata de una familia de marcas. De modo que, fue acertada la apreciación que hizo el juez primario de las similitudes que encontró.
El cotejo intermarcario realizado bajo una óptica global o de conjunto, pone de manifiesto, como se ha adelantado, que, entre las marcas en controversia existe una irrefutable proximidad en el plano ortográfico, gráfico, fonético y visual, situación que, a juicio de esta Colegiatura, puede llevar al público consumidor a equívocos en cuanto a la procedencia de los servicios distinguidos por una y otra marca; y es que, existe la posibilidad real de que, tanto la demandante como la demandada, distingan en el mercado panameño servicios de la clase 41 internacional, consistentes en servicios de entretenimiento y actividades deportivas y similares, apuestas deportivas y juegos de azar (la actora ha mostrado interés en la organización de loterías y competiciones y servicios de apuestas y de juego relacionados con o en conjunto con el deporte para lo cual tiene registradas sus marcas OLYMPICS y OLYMPIAD en Panamá -vid. en especial los certificados de registro n.°192722 01 y n.°192704 01 de 20 de agosto de 2010, de la demandante, a secuencial 110 doc 6thj2309281ec60 PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE (A), pp. 11 a 24).
A juicio de este Tribunal Superior, la cercanía de los vocablos OLYMPIC, OLYMPICS, OLYMPIAD y OLIMPO, y la coincidencia en el tipo de servicios a distinguir, podrían conducir a un consumidor medio a asociar y relacionar con un mismo origen (sea este empresarial o no, constituido por una organización o persona moral con fines de lucro o no), las marcas de la actora y la demandada2, lo que puede, incluso, debilitar la capacidad distintiva de los signos de propiedad de COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE que, se ha dicho, probado está, tienen prelación.
De manera que, esta Colegiatura, coincide con el criterio del juzgador de primer grado en el sentido de que los signos cuyo registro pretende la demandada no son lo suficientemente distintivos como para individualizar, con rotundo éxito, sus servicios y diferenciarlos '>de aquellos que ya identifica en el mercado la demandante con sus marcas precedentes. En este caso, como puede advertirse, el riesgo de confusión, se determina, incluso, sin necesidad de exceder el marco de la regla de la especialidad.
Ante la preexistencia de los signos distintivos de la actora en el mercado, las marcas cuyo registro pretende la demandada/recurrente se muestran desprovistas de la capacidad distintiva o diferenciadora inherente a la función esencial que debe cumplir toda marca a fin de garantizarle al consumidor o usuario final, su derecho a identificar, sin equívocos, el origen o la procedencia de los productos o servicios que va a adquirir.
El doctrinario Christian Schmitz Vaccaro, en su artículo denominado «Distintividad y uso de las marcas comerciales», publicado en la Revista Chilena de Derecho, vol. 39, n.°1, 2012, pp. 9-31, define la distintividad en los términos siguientes: «es la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los de otros competidores. Indudablemente incide en esa capacidad, el uso que se le da a la marca y ese uso estará regularmente referido a los productos o servicios a los que va a identificar. De esta forma, hay que tener en cuenta que para calificar el carácter distintivo de un signo concreto, es necesario evaluar el signo en relación: – a la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitado, – al público que habitualmente consume o use dichos productos o servicios, y – a los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión».
Por su parte, la autora panameña Zereth Torres Méndez ha explicado lo siguiente: «...Es por ello que nuestra Ley de propiedad industrial señala claramente en su artículo 89, cuando define el concepto de marca, que la misma tiene que ser susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio. Esta posición es compartida tanto por el Derecho comparado (la legislación española, hondureña, mexicana, peruana, entre otras), como por los convenios internacionales y la doctrina. Todos coinciden en que la marca tiene por objetivo distinguir los productos o servicios de una persona (natural/jurídica) de los productos o servicios de otra persona (natural/jurídica) que se encuentra en el mercado. La marca que no tenga carácter distintivo no es marca. Es decir, sin carácter distintivo no hay marca y, por ende, la solicitud de su registro debe ser denegada, debido a que una marca no puede considerarse como tal, si no cumple la función de distinguir o individualizar un producto o servicio sobre el resto que se encuentra en el mercado. Aunque nuestro derecho marcario no señala en forma expresa como en otras legislaciones (la hondureña en su artículo 83 y la peruana en el literal a del artículo 129), que no puede registrarse como marca ni como elementos de éstas, una marca que no sea distintiva, está tácito y sobreentendido que el signo que se desea registrar como marca, si no se ajusta a lo contemplado por la definición brindado por nuestra Ley, tendrá como consecuencia su denegación por parte de las autoridades competentes que, en el caso de Panamá, sería la...». (Derecho de Marcas, Zereth Torres Méndez, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Primera Edición, Junio 2002, p. 95).
Sumado a lo que proscribe nuestra normativa, la jurisprudencia de este Tribunal Superior reiteradamente ha sostenido que la distintividad de la marca es la función consustancial a esta, que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto o servicio, evitándoles incurrir en confusiones con otros productos o servicios de distinta procedencia, por lo que, esta función, requiere que los nuevos oferentes seleccionen signos distintivos, que sean claramente diferenciados de los que ya existen en el mercado.
En definitiva, las similitudes advertidas por la Sala entre las marcas en litigio, perfeccionan la causal de prohibición contenida en el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, ya que son aptas para inducir al público consumidor a errores, confusiones, equivocaciones o engaños respecto a los servicios en sí mismos o a su procedencia empresarial; esto con independencia de que la actora haya demostrado, o no, la fama o notoriedad de sus marcas, o si sus actividades están dirigidas a lucrar o no. El caso es que, la causal de prohibición de la referencia, no condiciona su perfeccionamiento a la acreditación de esos extremos. Por demás, tiene sumo mérito el que la demandante haya acreditado, con amplitud, que ha sido diligente al proteger sus marcas en diversas clases de la clasificación internacional, y ya no solo en la 41.
Finalmente, esta sede de segundo grado atenderá el otro punto controvertido por la demandada y que corresponde a la condena al pago de las costas que fueron fijadas en la sentencia apelada en la suma de B/.3,000.00.
La representación judicial de la demandada es de la consideración que la condena en costas es injusta y exorbitante; asevera que su mandante ha actuado con evidente buena fe, en ejercicio del legítimo derecho que tiene de pretender registrar sus marcas, lo cual se confirma con todas sus actuaciones procesales que, afirma, son acordes con las normas de competencia leal y el debido proceso.
El Código Judicial define las costas como aquellos gastos que se nacen por los litigantes en el curso del proceso, para la conveniente y acertada defensa de sus derechos, estableciendo que al juzgador le corresponde tasar el trabajo invertido por el litigante o por su apoderado a consecuencia del proceso; el trabajo en derecho, bien por la parte o por su apoderado, ya sea verbal o por escrito; y cualquier otro gasto que, a su juicio, sea necesario para la secuela del proceso (artículo 1069, numerales 1, 2 y 5).
Es del caso que, para los efectos de la imposición de costas rige el principio del vencimiento objetivo; es así que el canon 1071 del Código Judicial determina que en toda sentencia se condenará en costas a la parte contra la cual se pronuncie, salvo que a juicio del juez haya actuado con evidente buena fe sobre lo cual se motivará expresamente en la resolución.
La condena que se impuso en primera instancia se basó en el hecho objetivo de la derrota y no en un actuar malicioso o temerario de la parte demandada, de manera que no es injusta. Luego del examen de la conducta procesal de la demandada-apelante durante la presente causa, esta Sala Colegiada es del criterio que tal conducta no reporta la evidente buena fe que le haría acreedora a una exoneración del pago de costas.
Con relación a la suma en que se fijaron esas costas en la primera instancia, se tiene que el artículo 1070 del Código Judicial estatuye que, cuando haya lugar a condena de costas, se tasarán las de los ordinales 1, 2 y 5 del canon 1069 por el juzgador, mientras que la disposición 1078 preceptúa que, para tal fin, el tribunal deberá tomar como base la tarifa que haya establecido el Colegio de Abogados, aprobada por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, pudiendo alterarla hasta en un 30%, según la cuantía del proceso, la naturaleza y calidad del trabajo realizado y cualquier otra circunstancia especial.
A este respecto, observa esta Magistratura que, el sub punto 7.6.2. (del punto 7.6 relativo a «Otros Procesos en materia de Comercio») del Acuerdo n.°609-A de 4 de junio de 2021, por el cual se aprueba la tarifa de honorarios profesionales mínimos de los abogados en la República de Panamá, determina que, en los procesos sobre «Cancelaciones, nulidades, competencia desleal, justificación del proceder, prohibición del uso, etc., en primera instancia o única instancia, según el caso», el honorario profesional mínimo es de B/.1,500.00.
Tomando en consideración que se trata de un proceso acumulado que aglutinó el trabajo en derecho para cuatro demandas de oposición y que la tarifa establece como honorario mínimo la suma de B/.1,500.00, este Tribunal Colegiado estima que la condena en costas impuesta por el juzgador de primera instancia no fue exorbitante; más bien, estuvo por debajo de ese mínimo si se considera que la tasación pudo hacerse a razón de B/.1,500.00 por cada memorial introductor respecto del cual la actora desplegó toda una estrategia de defensa y un ejercicio probatorio significativo (trayendo incluso pruebas del extranjero), en circunstancias que la realidad procesal pone de manifiesto que el operador de justicia primario efectuó el cálculo a razón de de B/.1,000.00 por cada solicitud de registro objeto de oposición en torno a la cual reconoció lo pretendido por la demandante (las identificadas con los números 295356, 295358 y 295359).
Así las cosas, esta Sede Superior, no encuentra motivos válidos para variar las costas impuestas para la primera instancia.
Advirtió también la recurrente que, en la parte resolutiva de la Sentencia n.° 11 de 22 de febrero de 2024, se omitió el pronunciamiento que corresponde a la solicitud de registro n.°295355 de la marca OLIMPO Y DISEÑO, incluida en el Auto n.°500 de 4 de julio de 2023 que ordenó la acumulación de procesos. Y, en efecto, le asiste razón.
De modo que, esta esfera jurisdiccional, luego de analizar los distintos aspectos que fueron traídos a su justipreciación en alzada, concluye que la sentencia apelada requiere modificación, pero solo a propósito de adicionar las declaraciones correspondientes a la pretensión relacionada a la solicitud de registro n.°295355 de la marca OLIMPO Y DISEÑO.
No habrá lugar a la imposición de costas de segunda instancia, en vista de que la demandada sometió a la consideración de esta Colegiatura una cuestión jurídica que ameritaba ser atendida y que, a la postre, trajo consigo la variación de la sentencia venida en apelación.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la Sentencia n.°11 de veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso Acumulado de Oposición a las Solicitudes de Registro n.°295355 de la marca OLIMPO Y DISEÑO, n.°295356 de la marca OLIMPOBET, n.°295358 de la marca OLIMPO BET y n.°295359 de la marca OLIMPO.BET Y DISEÑO, todas en la clase 41 internacional, propuesto por COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE en contra de NG GAMING PANAMÁ, S.A., para:
ADICIONAR LA DECLARACIÓN QUE CORRESPONDE AL RECONOCIMIENTO de la pretensión de la parte actora en relación con su demanda de oposición a la Solicitud de Registro n.°295355-01, que implica la NEGATIVA del registro de la marca OLIMPO Y DISEÑO en la clase 41 internacional, cuya inscripción solicitó NG GAMING PANAMÁ, S.A., ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, mediante formulario n.°295355-01 de 4 de abril de 2022.
SE MANTIENE la Sentencia n.°11 de veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) en todo lo demás.
Sin condena en costas por el trámite de segunda instancia, por las razones explicadas en la parte motiva de esta resolución.
SE ADMITE el poder especial otorgado por NG GAMING PANAMÁ, S.A. a la firma forense ALFARO, FERRER & RAMÍREZ, en los términos en que fue conferido y con conocimiento de la contraparte. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO SECRETARIA JUDICIAL IIIR
________
1 De ahí que sí tengan relevancia, y no sean dilatorios o ineficaces (contrario a lo que ha considerado la recurrente), los registros en la República de Panamá, de las marcas OLYMPICS (en las clases 01, 02, 03, 05, 07, 11, 12, 14, 29, 30, 32, 37 y 43); THE OLYMPICS Y DISEÑO (en las clases 12, 28 y 43); y OLYMPIAD (en clase 30). De hecho, la Ley de Propiedad Industrial es clara cuando establece, en el numeral 9 del artículo 91, que «Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes no se considerarán disímiles entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza».
2 No tiene incidencia, a propósito de la solución de la controversia, el hecho de que en el mercado coexistan, junto a las marcas de la demandante, otras de titularidad de terceros que no forman parte del presente proceso y que, ha afirmado la recurrente, cuentan con las mismas características que se debaten en esta causa respecto de los signos que pretende registrar, intención a la que se ha opuesto COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE. Ninguno de esos signos le otorga a la demandada un derecho preferente a obtener los registros que solicitó. |
|
|