DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 3757 -2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 734594-2018

 

SOLICITANTE : CONSORCIO LYNCH E.I.R.L.

 

OPOSITORA : DUKES ROAD S.L.

 

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO

OPOSICIÓN

 

Lima, 17 de julio de 2018.

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 17 de enero de 2018, CONSORCIO LYNCH E.I.R.L., de Perú, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación DIVERXO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir servicios de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante escrito de fecha 02 de marzo de 2018, DUKES ROAD S.L., de España, formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es titular de la marca (certificado Nº 311186) en España y  ante la OAMI (certificado Nº 008623274) para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

- Los servicios que distinguen los signos en conflicto son los mismos.

- Los signos en conflicto son similares gráfica y fonéticamente.

- En cuanto a la mala fe de la solicitante, señala que, no bastando con la similitud en las denominaciones, ha copiado la partícula , por lo que la confusión que se podría generar es aún mayor.

- Su marca registrada posee un grado de notoriedad importante, dado que es el único restaurante de tres estrellas Michelin en Madrid y el propietario y chef del mismo David Muñoz es propietario de DUKE ROAD, S.L.

 

Adjuntó medios probatorios.

 

Amparó su oposición en lo establecido en los artículos 136 incisos a) y h) y 146 de la Decisión 486, en el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, así como en el artículo 6bis del Convenio de Paris.

 

Citó jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera aplicable al caso concreto.

 

Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2018, la opositora adjuntó medios probatorios

 

No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada por DUKES ROAD S.L. razón por la que, mediante providencia de fecha 04 de mayo de 2018, se dejó constancia de tal hecho, y, habiéndose vencido el plazo para contestarla, se pasó el expediente a resolver.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar:

 

i.  Si las marcas  y  de DUKES ROAD S.L. tienen la calidad de notorias y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

ii.  Si resulta procedente la oposición formulada por DUKES ROAD S.L. en base a su marca registrada en España y ante la OAMI.

iii.  Si la presente solicitud ha sido presentada de mala fe.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1. Notoriedad de la marca DIVERXO y logotipo

 

DUKES ROAD S.L., sostuvo que sus marcas registradas poseen un grado de notoriedad importante, dado que es el único restaurante de tres estrellas Michelin en Madrid.

 

3.1.1. Marco conceptual y legal

 

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

 

Previamente al análisis de la notoriedad de las referidas marcas, cabe precisar que el artículo 6 bis del Convenio de París establece disposiciones referentes a la denegatoria o invalidación del registro o uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso considere que en dicho país es notoriamente conocida.

 

Al respecto, cabe señalar que la figura de la marca notoriamente conocida y la protección excepcional que ésta merece, se encuentra regulada en la Decisión 486, norma comunitaria que tiene carácter supranacional. En ese sentido, si bien la empresa opositora invoca la aplicación del artículo 6 bis del CUP, corresponde analizar la notoriedad alegada bajo lo establecido en la Decisión 486.

 

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

 

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

 

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

 

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

 

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

 

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009^[1], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

 

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

 

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"^[2].

 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

 

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

 

3.1.2.   Medios de prueba presentados por la opositora

 

En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad de sus marcas  y , la opositora, adjuntó los siguientes medios probatorios:

 

1. Copia de los registros de la marca en España y  ante la OAMI. (fojas 46 a 50).

2. Copia de la Resolución de fecha 17 de octubre de 2014, emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas. (fojas 51 a 57)

3. Reportes emitidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la OAMI sobre las marcas registradas de la opositora. (fojas 58 a 63)

4. Copia del artículo “TRIESTRELLADO DAVID MUÑOZ ES CONSIDERADO CHEF DEL FUTURO” de fecha 11 de abril de 2014. (fojas 64 a 68)

5. Copia de diversos artículos de medios españoles e italianos, así como en THE NEW YORK TIMES, SQUIRE COLOMBIA sobre el restaurante DIVERXO, sus reconocimientos en el rubro de la gastronomía, su propietario David Muñoz, de los años 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. (fojas 69 a 197)

 

3.1.3. Evaluación de los medios probatorios:

 

Del análisis de los demás medios probatorios, se determina que:

 

a) De las pruebas señaladas en el numeral 1) se advierte que la opositora tiene derechos registrales en España y ante la OAMI, con relación a las marcas  y , para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

b) De las pruebas señaladas en el numeral 2) se advierte una resolución en la que la Oficina Española de Patentes y Marcas señala, al momento de realizar el correspondiente examen comparativo dentro del procedimiento de registro del signo DIVERXO, solicitado por un tercero ante dicha oficina, que las marcas de la opositora son notorias.

c) De las pruebas señaladas en el numeral 3) se advierten reportes emitidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la OAMI, sobre las marcas y , registradas ante dichas autoridades.

d) De las pruebas señaladas en los numerales 4) y 5) se advierte diversa información (auge de negocio, planes de expansión en Europa, entrevistas y similares) sobre el restaurante DIVERXO ubicado en España, y, sobre su propietario, así como los reconocimientos recibidos por ambos. Dicha información ha sido emitida por un diario peruano (El Comercio), diversos medios españoles e italianos, THE NEW YORK TIMES y SQUIRE COLOMBIA.

 

Del análisis en conjunto de las pruebas antes mencionadas se advierte que, si bien se logra acreditar que la opositora tiene derechos registrales en España y ante la OAMI para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional, que el restaurante denominado DIVERXO y logotipo así como su propietario gozan de la aceptación y reconocimiento del público español, italiano y norteamericano; ello tan solo acredita el interés en la protección de la referida marca y la prestación de los servicios de restauración para los que ha sido registrada en España y ante la OAMI; por lo que los medios probatorios adjuntados no logran  acreditar el grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se invoca ni el nivel de implantación de dicho signo en el mercado peruano o andino, y por ende, no acreditan que la referida marca sea notoriamente conocida entre el público consumidor del Perú u otro País Miembro de la Comunidad Andina con anterioridad al inicio del presente procedimiento.

 

3.1.4. Conclusión

 

Por lo expuesto, se concluye que no se ha acreditado que las marcas y  gocen de la calidad de notoriamente conocidas en el Perú o en algún otro País Miembro de la Comunidad Andina. Siendo así, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486.

 

3.2. Legítimo Interés de DUKES ROAD S.L. en relación su marca registrada en España y ante la OAMI

 

Al respecto, el artículo 146 de la Decisión 486 señala que “dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”.

 

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo”.

 

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una lesión de otorgarse el registro solicitado.

 

En el presente caso, DUKES ROAD S.L., de España, manifestó que el signo solicitado es semejante y distingue los mismos servicios que sus marcas registradas en España y ante la OAMI,  y , por lo que su coexistencia generará confusión en el público consumidor. Asimismo, invocó la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

Cabe señalar que el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”

 

Ahora bien, la Comisión conviene en precisar que, según el Principio de Territorialidad, los derechos sobre un signo distintivo se circunscriben al ámbito geográfico del país en el que se concedió el registro de dicho signo, careciendo de protección extraterritorial, de modo que no puede extenderse la misma de forma inmediata a otros países. No obstante lo expuesto, se prevén algunas excepciones al Principio de Territorialidad, como es el caso de los signos notoriamente conocidos, la existencia de mala fe por parte de la solicitante, el supuesto contemplado en el artículo 147 de la Decisión 486, que permite formular oposición andina en base a marcas registradas o previamente solicitadas registro en países de la Comunidad Andina o la existencia de algún convenio internacional entre diversos países que reconozca y extienda la protección de dichos derechos, como por ejemplo la Convención de Washington, excepciones que no resultan aplicables al presente caso.

 

De esta manera, en virtud del Principio de Territorialidad, los derechos marcarios existentes en países distintos al nuestro que no se encuentren en las excepciones señaladas en el párrafo anterior, como es el caso de los derechos invocados por la opositora, no pueden ser amparados en nuestro país.

 

Así, DUKES ROAD S.L. invocó como sustento de su oposición la titularidad de sus marcas en España y ante la OAMI para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

 

En ese sentido, la prohibición relativa de registro contemplada en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 no resulta aplicable al caso concreto, ya que tal prohibición contempla la posible afectación del derecho de un tercero respecto de una marca registrada o previamente solicitada a registro en el Perú o en algún otro País Miembro de la Comunidad Andina, supuesto que no se verifica de los fundamentos de la oposición.

 

En conclusión, dado que la opositora DUKES ROAD S.L. no cuenta con derechos que resulten oponibles al signo solicitado, la oposición formulada deviene en improcedente en este extremo.

 

3.3.      Mala fe

 

DUKES ROAD S.L., señaló, en cuanto a la mala fe de la solicitante que, no bastando con la similitud en las denominaciones, ha copiado la partícula , por lo que la confusión que se podría generar es aún mayor.

 

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (…)”.^[3]

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo^[4]”

 

En el presente caso, a efectos de acreditar la mala fe imputada a la solicitante y su supuesta conducta desleal, la opositora presentó los medios probatorios señalados en el numeral 3.1.2. de la presente Resolución.

 

De los medios probatorios presentados, se advierte lo siguiente:

 

a) De las pruebas señaladas en el numeral 1) se advierte que la opositora tiene derechos registrales en España y ante la OAMI, con relación a las marcas y , para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

b) De las pruebas señaladas en el numeral 2) se advierte una resolución en la que la Oficina Española de Patentes y Marcas señala, al momento de realizar el correspondiente examen comparativo dentro del procedimiento de registro del signo DIVERXO, solicitado por un tercero ante dicha oficina, que las marcas de la opositora son notorias.

c) De las pruebas señaladas en el numeral 3) se advierten reportes emitidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la OAMI, sobre las marcas y , registradas ante dichas autoridades.

d) De las pruebas señaladas en los numerales 4) y 5) se advierte diversa información (auge de negocio, planes de expansión en Europa, entrevistas y similares) sobre el restaurante DIVERXO ubicado en España, y, sobre su propietario, así como los reconocimientos recibidos por ambos. Dicha información ha sido emitida por un diario peruano (El Comercio), diversos medios españoles e italianos, THE NEW YORK TIMES y SQUIRE COLOMBIA.

 

Del análisis de las pruebas antes mencionadas, se advierte lo siguiente: (i) que la opositora tiene registrada las marcas  y  en España y ante la OAMI, (ii) que el signo solicitado  reproduce de manera idéntica el elemento denominativo y en forma parcial el elemento gráfico de la marca , asimismo, reproduce en forma idéntica el elemento denominativo y gráfico de la marca , registradas por la opositora, por lo que además, los referidos signos, son idénticos a nivel fonético (iii) el término DIVERXO constituye un signo de fantasía, iv) que el signo solicitado pretende distinguir los mismos servicios que aquéllos que distinguen las marcas registradas de la opositora; v) que tanto la solicitante como la opositora se dedican al mismo rubro, esto es, a la prestación de servicios de restauración (según lo señalado como uno de los objetos sociales de la empresa CONSORCIO LYNCH E.I.R.L. en la Partida Registral, obrante a fojas 5 del presente expediente).

 

En ese sentido, se determina que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que la solicitante pretenda registrar un signo cuasi idéntico e idéntico a las marcas invocadas por la opositora, sino al deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno, por lo que razonablemente se puede establecer que la solicitante conocía o estaba en la posibilidad de conocer la existencia de dichas marcas, en relación a servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro materia de autos.

 

Por lo expuesto, esta Comisión considera que existen elementos que permiten determinar que la presente solicitud de registro ha sido presentada mediando mala fe; razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

 

3.4. Aplicación de jurisprudencia invocada

 

De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

 

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual).

 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

 

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

 

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa."

 

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

 

En el presente caso la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

 

3.7.  Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que cumple con ser susceptible de representación gráfica, además de ser apto para distinguir los productos en cuestión en el mercado, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos en los artículos 135 y 136 de la referida normativa; sin embargo, ha sido solicitado mediando mala fe, por lo que corresponde denegar su registro.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Declarar FUNDADA la oposición formulada por DUKES ROAD S.L., de España, y, en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por CONSORCIO LYNCH E.I.R.L., de Perú.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese.

 

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA

 

Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos