DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN Nº 4294-2018/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE: 736342-2018
SOLICITANTE: RODRIGUEZ INFANTE, MARJORIE STEPHANIE
OPOSITORA : SPRINGFIELD INC.
MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
Lima, 14 de agosto de 2018
1. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de marzo de 2018, RODRIGUEZ INFANTE, MARJORIE STEPHANIE, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación SPRINGFIELD, para distinguir armas de fuego y municiones, de la clase 13 de la Clasificación Internacional.
Mediante escrito de fecha 02 de mayo de 2018, SPRINGFIELD INC., de Estados Unidos de América, formuló oposición manifestando lo siguiente:
- La opositora es titular de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), en Estados Unidos de América; y (certificados N° 010396505 y 016616948) en la Unión Europea, para distinguir productos de la clase 13.
- En el presente caso resulta de aplicación el artículo 7 de la Convención de Washington, así, se acredita la titularidad de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), en Estados Unidos de América, en la clase 13; los signos son semejantes y distinguen productos de la clase 13; el signo solicitado no obedece a una simple casualidad sino que la solicitante ha conocido las marcas previamente e intenta obtener el registro de un signo que goza de prestigio en el mercado; las marcas de la opositora han sido y continúan usándose en el mercado, conforme a su página web https://www.springfield-armory.com/
- La solicitante ha reproducido toda la marca de la opositora, para distinguir productos de la clase 13, lo cual no es de casualidad sino se debe a la mala fe y con la finalidad de perpetrar un acto de competencia desleal.
- Es evidente el conocimiento de la marca de la opositora por parte de la solicitante. De otorgarse el registro se impediría que la opositora pueda actuar en el mercado.
- Asimismo, la solicitante mediante expediente N° 736020-2018 solicitó la marca BERETTA, en donde ha reproducido la marca de la empresa FABRICA D’ARMI P. BERETTA S.P.A.
- Adjuntó medios probatorios.
Amparó su oposición en el artículo 137 de la Decisión 486. Así como en el artículo 7 del Convenio de Washington.
Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2018, la solicitante al absolver el traslado de la oposición manifestó lo siguiente:
- La opositora no cuenta con derechos en territorio peruano, dado que sus registros marcarios son en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.
- La opositora no tiene interés en ingresar sus productos a territorio peruano.
- El término SPRINGFIELD es una ciudad ubicada en el estado de Massachusetts, ciudad conocida por la serie de televisión “Los Simpsons”, por lo que no debe de ser extraño que se haya escogido dicho nombre por dicha ciudad y no por el ánimo de imitar o copiar la marca de la opositora.
- La opositora no ha demostrado algún vínculo entre ellas, ni que haya comercializado sus productos en Perú o en la CAN, en ese sentido, no se puede probar el conocimiento previo de su marca.
- Existen diversas marcas registradas a nivel mundial que contienen el término SPRINGFIELD (inserta un cuadro informativo). Por lo que dicho término es de uso frecuente en el mercado.
- Sobre la solicitud de la marca BERETTA, con ello no se demuestra la mala fe, dado que también existen diversos registros en el extranjero con dicho término o muy similares.
- De una búsqueda en Google la opositora no aparece en las primeras páginas, lo cual demuestra que no es conocida en el sector (inserta el pantallazo).
- La opositora no ha demostrado la mala fe alegada. Asimismo, el presente registro de marca no ha sido presentado de mala fe.
Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN
La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar lo siguiente:
i. Si resulta aplicable el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington.
ii. Si la presente solicitud de registro se ha efectuado mediando mala fe, y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN
3.1. Informe de antecedentes
De los antecedentes que obran en autos se ha verificado que Springfield, Inc., de Estados Unidos de América, con fecha 18 de mayo de 2018, mediante expediente N° 750476-2018, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación SPRINGFIELD, para distinguir armas de fuego; accesorios para armas de fuego, a saber, fundas de pistola, cargadores, saquitos para depósitos de municiones, cargadores de recámara, miras de puntería no telescópicas, soportes para fijar miras telescópicas a las armas de fuego, cubiertas protectoras especialmente adaptadas para miras de puntería no telescópicas, estuches para armas de fuego; armas de fuego de réplica; pistolas de aire comprimido; armas de aire comprimido; pistolas de perdigones; accesorios para armas de fuego de réplica, a saber, cargadores, empuñaduras, miras no telescópicas y fundas de pistola; municiones para armas de fuego de réplica; municiones para pistolas de aire comprimido y pistolas de perdigones, a saber, perdigones de metal, caucho y plástico, y bolas de pólvora, de la clase 13 de la Clasificación Internacional.
Cabe señalar que, a la fecha, dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Dirección de Signos Distintivos.
3.2. Aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington
La opositora señaló ser titular en los Estados Unidos de América, de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), en la clase 13 de la Clasificación Internacional; los signos son semejantes y distinguen productos de la clase 13; el signo solicitado no obedece a una simple casualidad sino a que la solicitante ya conocía las marcas de la opositora previamente e intenta obtener el registro de un signo que goza de prestigio en el mercado; las marcas de la opositora han sido y continúan usándose en el mercado, conforme a su página web https://www.springfield-armory.com/. En ese sentido, invocó la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.
El artículo 7 de la Convención de Washington dispone que “todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención”.
En este caso, la empresa opositora invoca la aplicación de dicha norma, sustentándose en la titularidad de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), las cuales se encontrarían inscritas en los Estados Unidos de América, estado contratante de la Convención de Washington.
En ese sentido, en atención a las consideraciones expuestas, corresponde analizar la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington en base a las marcas de producto en la que sustenta su oposición.
Ahora bien, del análisis de la referida norma, se advierte que para su aplicación es necesario que se cumplan conjuntamente con los siguientes requisitos:
- Protección legal anterior de la marca a favor del opositor en alguno de los Países Contratantes (conforme a la legislación interna de ese país);
- La marca sustento de la oposición ha sido usada y aplicada y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase;
- Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca en que se basa la oposición.
- El signo debe ser sustancialmente igual a la marca en la cual se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a los que se apliquen.
En tal virtud, corresponde evaluar los medios probatorios presentados por la opositora, a efectos de determinar si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.
Cabe precisar que la opositora presentó lo siguientes medios probatorios:
1) Copia de los registros, en Estados Unidos de América, de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), que distinguen productos de la clase 13 de la Clasificación Internacional.
2) Imágenes insertas del link https://www.springfield-armory.com/.
a) Protección legal anterior de las marcas en la que se basa la oposición en alguno de los Países Contratantes
En el presente caso, se ha podido verificar que la opositora es titular en Estados Unidos de América, de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784). En ese sentido, las marcas base de la oposición goza de protección legal con anterioridad a la presente solicitud de registro.
b) Las marcas sustento de la oposición ha sido usada y aplicada y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase
A fin de analizar si la marca ha sido usada y aplicada a productos de la misma clase, se tomará en cuenta el contenido de la página web https://www.springfield-armory.com/.
Al respecto, de los certificados expedidos por la United States Patent and Trademark Office, correspondiente a las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563[1], 4394804[2], 4374821[3], 4382460[4], 4390784[5] y 4378784[6]), se advierte las fechas de primer uso de las marcas citadas.
Asimismo, de la información contenida en la página web antes referida se acredita el uso continuo de las referidas marcas y que son aplicadas en el mercado norteamericano para distinguir los productos para los cuales han sido registradas hasta por lo menos julio de 2018.
c) Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de las marcas en que se basa la oposición
Al respecto, resulta conveniente señalar que a criterio de esta Comisión el conocimiento al que se refiere el artículo 7 de la Convención de Washington no cabe inferirlo de la prueba aportada, sino que este conocimiento debe quedar plena e inequívocamente acreditado.
En ese sentido, la opositora debe probar que la solicitante tenía conocimiento de la existencia y uso de las marcas base de la oposición; sin embargo, en el presente caso, se advierte que los medios probatorios presentados por la opositora (mencionados en el punto anterior) no acreditan de manera fehaciente que la solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia de la marca registrada en Estados Unidos de América.
d) El signo solicitado debe ser sustancialmente igual a la marca en la cual se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos a que se apliquen
En el presente caso, se aprecia que el signo solicitado SPRINGFIELD resulta semejante a las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), toda vez que están conformadas por la misma denominación y están referidas a algunos de los mismos productos de la clase 13 de la Clasificación Internacional. En ese sentido, es susceptible de producir riesgo de confusión con las marcas registradas de la opositora.
Conclusión
Por lo expuesto, esta Comisión determina que no se han configurado todos los supuestos contenidos en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, por lo que dicha norma no resulta de aplicación al presente caso. En ese sentido, resulta infundada la oposición formulada en este extremo.
3.4 Mala fe y aplicación del artículo 137 de la Decisión 486
Springfield, Inc., de Estados Unidos de América, señaló que el signo solicitado ha sido solicitado con mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dado que la reproducción del signo no puede obedecer a una coincidencia.
Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.
La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(..) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos.”
La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.
En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.
De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.
El artículo 137 de la Decisión 486 establece que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”
Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”
Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario.”
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.
Ahora bien, la opositora para acreditar la mala fe y los supuestos actos de competencia desleal atribuidos a la solicitante adjuntó los medios probatorios siguientes:
1) Copia de los registros, en Estados Unidos de América, de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), y de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 010396505 y 016616948) en la Unión Europea, que distinguen productos de la clase 13 de la Clasificación Internacional.
2) Imágenes insertas del link https://www.springfield-armory.com/.
Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios presentados, cabe indicar que la mala fe y competencia desleal atribuida a la solicitante debe ser acreditada con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro de la marca, esto es, 31 de enero de 2018. Así, no serán tomados en cuenta los medios probatorios que presenten información que verse únicamente sobre hechos posteriores a la mencionada fecha y aquellos medios probatorios que presente información relativa a hechos de los cuales no sea posible advertir fecha alguna.
De los medios probatorios presentados por la opositora se advierte lo siguiente:
• De la copia de los registros, en Estados Unidos de América, de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784), y de las marcas SPRINGFIELD (certificados N° 010396505 y 016616948) en la Unión Europea; se advierte que la opositora es titular en Estados Unidos y en la Unión Europea de las marcas SPRINGFIELD para distinguir productos de la clase 13 de la Clasificación Internacional.
• Del link https://www.springfield-armory.com/, se advierte que corresponde a la página web de la tienda Springfield, en donde se ofrecen sus productos SPRINGFIELD.
Del análisis en conjunto de los medios probatorios se advierte lo siguiente: (i) El signo solicitado reproduce de forma idéntica la denominación SPRINGFIELD; (ii) La denominación SPRINGFIELD es una denominación arbitraria para distinguir productos de la clase 13 de la Clasificación Internacional; y, iii) El hecho que la solicitante pretenda distinguir algunos de los mismos productos de la clase 13 (armas de fuego) que los que distinguen las marcas registradas en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.
Por lo expuesto, no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que la solicitante haya reproducido de manera idéntica el elemento denominativo SPRINGFIELD de la marca registrada en el extranjero a favor de la opositora, sino al deliberado propósito de apropiarse del signo de un tercero, actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar. Por lo tanto, la Comisión determina que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la solicitante a la que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1075.
Asimismo, esta Comisión considera que existen evidencias que permiten inferir que el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.
3.5 Jurisprudencia invocada
- De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
En el presente caso, la opositora y la solicitante invocaron la aplicación de los criterios contenidos en algunas de las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.
Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi: “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.
Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.
En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa.
3.6 Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Asimismo, se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada normativa, no resulta de aplicación el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington; sin embargo, incurre en el supuesto previsto en el artículo 137 de dicha normativa y ha sido solicitado mediando mala fe, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN
Declarar FUNDADA la oposición formulada por SPRINGFIELD INC., de Estados Unidos de América; y en consecuencia DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por RODRIGUEZ INFANTE, MARJORIE STEPHANIE, de Perú.
Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.
Regístrese y comuníquese
RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos