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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 0817-2006/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 207746-2004

 

SOLICITANTE : NATURA COSMÉTICOS S/A

 

OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

 

Notoriedad de una marca: Acreditada - Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 3 y 32 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Similitud o conexión competitiva

 

Lima, veintidós de junio del dos mil seis.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 14 de abril del 2004, Natura Cosméticos S/A (Brasil) solicitó el registro de la marca de producto CRISTALPLANT, para distinguir agua de tocador, agua de colonia, agua de lavanda; aceites esenciales, aceite de trementina para desengrasar, aceites etéreos, aceites de limpieza, aceites para uso cosmético, aceites para perfumes y aromas, aceites de tocador, aceites esenciales cítricos, aceite de jazmín, aceite de lavanda; aceite y jabón de almendras; jabones de tocador; jabón desodorante; cosméticos; kits cosméticos; preparaciones cosméticas para el baño, sales para el baño que no sean para uso médico; desodorante para uso personal; jabón para la sudoración de los pies; shampoos; preparaciones para afeitarse, jabón para afeitarse, lociones para después de afeitarse; algodón hidrófilo para uso cosmético e hisopos de algodón para uso cosmético; tintes para la barba; potpurris aromáticos, madera aromática; dentífricos, enjuagues bucales que no sean para uso médico; leche de almendras para uso cosmético, máscaras de belleza, decolorantes para uso cosmético, sales para blanquear, tiza limpiadora, leche limpiadora para uso cosmético, preparaciones cosméticas reductoras; pomadas y cremas para uso cosmético, lociones para uso cosmético; papel impregnado con lociones cosméticas; cremas para blanquear; maquillaje y preparaciones para el maquillaje, preparaciones para remover el maquillaje, polvos para el maquillaje, máscara, mascarillas de belleza; grasa para uso cosmético; colorantes y tintes para el cabello; aerosol para el cabello, preparaciones para la ondulación del cabello, neutralizantes para permanentes; leche limpiadora para uso cosmético, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; productos depilatorios, cera depilatoria; tintes cosméticos; cremas para blanquear la piel; preparaciones bloqueadoras, preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel; lápices de labios; perfumes de flores, extractos de perfumes de flores, base para perfumes de flores, perfumería, productos perfumados para fumigaciones; lápices y cosméticos para cejas, lápices cosméticos; preparaciones cosméticas para las pestañas; preparaciones para el cuidado de las uñas; barniz y brillo para uñas; adhesivos para usos cosméticos, adhesivos para fijar pestañas postizas; pestañas y uñas postizas, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 12 de agosto del 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición al registro manifestando lo siguiente:

 

(i) CRISTAL es una marca que se encuentra en el mercado nacional desde la década del 20, como correlato de esa presencia se ha constituido como una marca notoriamente conocida. Además, su empresa posee diversas marcas registradas, las cuales mencionó.

(ii) La notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual, por lo que su marca merece una protección especial contra el riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva.

(iii) Desde el 2 de junio de 1922, ha producido y comercializado cerveza CRISTAL, convirtiéndose en el transcurso de los años en la marca de cerveza más vendida del país, cuyo uso ha sido constante, siendo una de las marcas con mayor inversión publicitaria.

(iv) Las ventas de cerveza CRISTAL han llegado a más del 50% de las ventas totales de cerveza en el mercado nacional, manteniéndose en el liderazgo de ventas y difusión. La comercialización de sus productos se realiza a través de 140 distribuidoras que llegan a 206 843 puntos de venta de un universo total nacional de 294 515. Su posición de liderazgo es reconocida en todas las publicaciones referidas a la industria cervecera y por su competencia, lo que demuestra el carácter notorio que su marca CRISTAL mantiene.

(v) Adicionalmente, ha otorgado licencia para fabricar y usar la marca CRISTAL a Cervecería San Juan, establecida en la ciudad de Pucallpa, quien abastece a la región amazónica, y a la Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.A., en Arequipa y Cusco.

(vi) La idoneidad de sus procesos de producción y distribución de sus plantas Rímac, Ate y Motupe han sido objeto del certificado ISO 9002 y su proceso de gestión de calidad cuenta con los certificados ISO 9001 e ISO 14001.

(vii) Entre su empresa y el consumidor, en la gran mayoría de los casos, sólo hay un intermediario, ya que comercializa sus productos a través de centrales y mayoristas llegando directamente a los puntos de venta de los minoristas.

(viii) Aun cuando no exista confusión, la marca notoria CRISTAL corre el riesgo de diluirse, debido a que el público puede encontrar una marca semejante en otro tipo de productos. Aunque la primera marca no provoque confusión en cuanto al origen, haría recordar al público la marca notoria aunque sea subconscientemente. De esa forma, poco a poco el consumidor se iría acostumbrando al hecho de que otra empresa también use la marca, lo que determinaría que la marca famosa se apague, su atracción publicitaria disminuya y su posición de exclusividad desaparezca.

(ix) Siendo la marca CRISTAL notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca de producto CRISTAL (debió decir CRISTALPLANT), que contiene íntegramente a su marca registrada CRISTAL.

(x) El uso de una marca notoria para distinguir cualquier tipo de productos incluso en clases distintas a la que es materia de registro, constituye la fórmula típica de la dilución.

(xi) La legislación nacional protege a las marcas notorias no sólo del riesgo de confusión, sino también de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca.

 

Con fecha 21 de octubre del 2004, Natura Cosméticos S/A manifestó lo siguiente:

 

(i) La opositora no ha ofrecido ningún medio probatorio para acreditar la notoriedad de su marca, por lo que se debe denegar la oposición, toda vez que sostener que una marca es notoria requiere necesariamente de probanza.

(ii) CRISTAL no es una marca notoriamente conocida, ya que existen varias marcas que contienen la palabra CRISTAL, tales como DEO CRISTAL, BIC CRISTAL, entre otras que mencionó, registradas en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial.

(iii) Es evidente que la denominación CRISTAL es de uso común en el universo de clases de la Nomenclatura Oficial.

(iv) Existen conocidas cervezas en Chile y Portugal, que contienen la marca CRISTAL, y que son comercializadas por terceros en el mercado interno de dichos países y en el mercado internacional a través de la exportación de dichos productos.

 

Mediante Resolución N° 977-2006/OSD-INDECOPI de fecha 30 de enero del 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i) La empresa opositora sustentó su oposición en la notoriedad de su marca CRISTAL entre la generalidad del público consumidor peruano. Del análisis de lo actuado, verificó que la notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por las dos instancias del INDECOPI en 1995 y 1996. Además, mediante Resolución Nº 1027-2003/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual consideró que se cumplían todos los supuestos para determinar la notoriedad de la marca CRISTAL de la empresa opositora. En tal sentido, pese al carácter dinámico y variable que reviste el complejo fenómeno de la notoriedad de una marca, la marca CRISTAL continúa gozando de la calidad de notoriamente conocida, como signo distintivo que identifica cervezas, siendo merecedora de la protección especial que la ley otorga a este tipo especial de marcas.

(ii) La marca de la opositora distingue principalmente cervezas, los cuales constituyen productos de consumo masivo y ordinario, que están dirigidos a un público consumidor medio que no requiere conocimientos especializados a fin de adquirir el producto; dicho conocimiento puede darse a través de distintos medios (revistas, publicidad radial o televisiva, medios de comunicación escrita, recomendaciones verbales, entre otros), muchos de los cuales son de fácil acceso al consumidor en general. Dada la gran difusión, prestigio (goodwill), uso y mención constante de la marca CRISTAL en nuestro país, se ha podido determinar que la misma es conocida no sólo por el sector relevante de los consumidores potenciales de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, sino prácticamente por la totalidad de dicho sector de consumidores de cervezas.

(iii) Analizados los signos en su conjunto, determinó que el signo solicitado CRISTALPLANT incluye en su conformación, junto a otro elemento denominativo, una partícula (CRISTAL) que resulta idéntica al único elemento que conforma la marca notoria CRISTAL, por lo que estamos frente a un supuesto de transcripción total del signo notorio.

(iv) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial y las cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, que distingue la marca notoria CRISTAL, tienen una distinta naturaleza y finalidad, ya que los productos que pretende distinguir el signo solicitado constituyen básicamente productos de limpieza y aseo, esto es, aplicables a objetos o al cuerpo humano o sus partes, de manera que se trata de bienes que pueden ser elaborados por empresas pertenecientes a la industria de artículos para el hogar (limpieza) o al cuidado personal, siendo productos de consumo masivo que son expendidos en bodegas y mercados, mientras que los productos que distingue la marca notoria constituyen bebidas para el consumo humano con bajo contenido alcohólico, elaborada a base de cebada y malta. Adicionalmente, se trata de productos que no están dirigidos al mismo público consumidor, por lo que no constituyen productos competidores en el mercado. En tal sentido, no existe vinculación entre los productos, razón por la cual no existe riesgo de confusión entre los signos.

(v) No se dan las condiciones necesarias para establecer que la presencia en el mercado del signo solicitado CRISTALPLANT podría diluir el poder distintivo, valor comercial o publicitario de la marca notoria CRISTAL, en tanto la sola presencia de la denominación CRISTAL aplicada a los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial no hará recordar al público consumidor a la marca notoria de la empresa opositora.

(vi) Precisó que la marca CRISTAL no es de fantasía, sino que se trata de una palabra propia del idioma español que es frecuentemente utilizada en la conformación de distintas marcas registradas a favor de terceros en diversas clases de la Nomenclatura Oficial. En consecuencia, al escuchar o apreciar en el mercado la denominación CRISTALPLANT, utilizada con relación a los productos que se pretende distinguir, el consumidor no va a relacionarla con la marca notoria CRISTAL, por lo que ésta no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(vii) La presencia de la partícula CRISTAL en la conformación del signo solicitado no ocasionaría que el prestigio de la marca notoriamente conocida le sea atribuido a dicho signo, ya que la imagen que se asocia a la marca notoria es la de una cerveza de gran calidad, sabor y cuerpo, cualidades que no son transferibles a productos tan diferentes como los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado, razón por la cual no es posible establecer la obtención de un beneficio económico a favor de la empresa solicitante por la utilización de la marca CRISTALPLANT.

(viii) En virtud a las consideraciones expuestas, el signo solicitado no es susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con la marca notoria, ni se generará un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(ix) Por lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición.

(x) El signo solicitado cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

 

Con fecha 15 de febrero del 2006, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) Debe considerarse que la marca CRISTAL ostenta un grado de notoriedad de tal magnitud que no solamente se circunscribe a los consumidores a los que se dirige sino a la generalidad de los consumidores.

(ii) Su marca notoria CRISTAL ostenta un grado de distintividad tal que merece ser protegida contra el principio de especialidad, no sólo del riesgo de confusión o asociación, sino además, del aprovechamiento injustificado de su notoriedad o dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

(iii) Su marca notoria CRISTAL merece ser protegida del fenómeno de la dilución, debido a que de accederse al registro de marcas idénticas o similares, aun cuando distingan productos o servicios distintos, corre el riesgo de diluirse, de perder la mayor parte de su magia y su poder de atracción, puesto que aun cuando el signo solicitado no provoque confusión en cuanto al origen, haría recordar al público la marca notoria CRISTAL, aunque sea subconscientemente, y así poco a poco el público consumidor se va acostumbrando al hecho de que otra empresa también usa la marca, por lo que la distintividad de su marca quedaría mermada, y su atracción publicitaria disminuiría.

(iv) El riesgo de dilución se produce por la utilización por parte de terceros para distinguir productos o servicios totalmente diferentes y que no guardan semejanza alguna con los que distingue la marca notoria, por lo que no es correcto que la Oficina de Signos Distintivos afirme que la aplicación del signo CRISTALPLANT, para distinguir productos de aseo y limpieza, no ocasiona un riesgo de dilución de la marca notoria.

(v) Debe tenerse en cuenta que si el público contempla la marca notoria en relación con productos diversos a los que viene diferenciando, recordará la marca notoria y al comprobar que es usada no solamente por la empresa titular, la fuerza distintiva de la marca notoria se desvanecerá y su potencia publicitaria disminuirá.

(vi) El hecho de que la palabra CRISTAL tenga un significado en el idioma castellano no restringe su derecho a impedir que terceros la utilicen como marca, en tanto no es un requisito para que su marca goce de protección que esté constituido por un término de fantasía, sino que lo importante es su capacidad distintiva, la cual es indiscutible en el presente caso, al grado de haber adquirido el máximo grado de notoriedad que reconoce nuestra legislación, siendo la única limitación la imposibilidad de oponerse a que la palabra CRISTAL sea utilizada como indicación descriptiva, pero no como marca.

(vii) Su marca notoria CRISTAL viene siendo desprotegida por parte de la autoridad administrativa contra el riesgo de dilución, lo que no solamente se restringe al caso en cuestión, pues en el período 2000-2005 se han otorgado diversas marcas que son materia de impugnación ante el Poder Judicial, las cuales mencionó.

(viii) No se puede señalar que al estar permitiendo que la marca sea empleada cada vez en más sectores, no se producirá una pérdida progresiva de su fuerza distintiva, debido a que el uso continuo de las marcas hará que el público recuerde su marca notoria y al percibir que la misma no es usada por el titular, sino por diversas empresas, se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca.

(ix) Al evaluarse el riesgo de dilución de la marca, debe tenerse en cuenta los antecedentes, lo que permitirá verificar con mayor nitidez la pérdida del poder distintivo de su marca notoria CRISTAL, que está ocasionando el otorgamiento de nuevas marcas.

 

Adjuntó medios probatorios, como el Dictamen sobre la marca CRISTAL del Dr. Carlos Fernández-Novoa y la Sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República emitida en el expediente Nº 1593-2003.

 

Con fecha 21 de marzo del 2006, Natura Cosméticos S/A absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado CRISTALPLANT reúne características propias que lo hacen suficientemente distinto. Además, existen varias marcas registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial que tienen el término CRISTAL, alguna de las cuales mencionó.

(ii) El signo solicitado tiene vocación propia y no existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a la marca de la opositora.

(iii) La marca CRISTAL no es una marca fuerte, teniendo una muy limitada distintividad intrínseca, pues evoca de manera directa a aquello que resulta claro, transparente - como el vidrio. Además, constituye una denominación que se emplea en otros países como marca para distinguir cervezas, existiendo cerveza CRISTAL en Cuba, Chile o Portugal.

(iv) El signo solicitado reúne los requisitos para constituir una marca, no encontrándose incurso en ninguna de las prohibiciones absolutas de registro contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486, así como tampoco entre las prohibiciones relativas de registro de que trata el artículo 136 de la Decisión 486.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si la marca CRISTAL de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. tiene la calidad de notoria.

b) De ser el caso, si el signo solicitado CRISTALPLANT se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que, en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares las marcas CRISTAL COLOR GARNIER, CRISTAL SOLEIL GARNIER, CRYSTAL AIR, CRYSTAL CLEAN, REXONA CRYSTAL.

 

2. Notoriedad de la marca CRISTAL

 

2.1 Marco conceptual

 

La calificación de un signo distintivo notoriamente conocido constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral, territorialidad, que inclusive puede trascender el principio de especialidad.

 

De ahí que la notoriedad de un signo distintivo se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

 

Para facilitar la calificación de un signo distintivo como notorio, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad. Dichos criterios son los siguientes:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

En virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad del signo, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”[1] En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

 

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción del signo. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.[2]

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

Teniendo en cuenta que la notoriedad alegada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha sido reconocida por la Sala de Propiedad Intelectual desde el año 2000[3], y que las situaciones de hecho y derecho no han variado desde la fecha de la resolución más reciente (Resolución N° 591-2006/TPI-INDECOPI de fecha 9 de mayo del 2006[4]), corresponde reconocer la notoriedad de la marca CRISTAL en relación con las cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, al cumplir con los supuestos exigidos por la legislación para ser considerada una marca con dicha calidad.

 

Conforme se señaló en las mencionadas resoluciones, se deja constancia que la denominación que conforma la marca notoria (CRISTAL) posee un significado en el idioma español[5], que dependiendo del contexto en el que se use puede tener una connotación particular (de información), lo que determina que en relación con algunos productos el uso de dicha denominación sea necesario.

 

Por lo anterior, no se podrá prohibir totalmente el uso de la denominación CRISTAL en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productos o servicios que se pretende distinguir.

 

3. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

Habiéndose determinado que la marca CRISTAL goza de la calidad de notoriamente conocida de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, y que su titular ha formulado oposición a la solicitud de registro del signo CRISTALPLANT, efectuada por Natura Cosméticos S/A, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

 

Al respecto, conviene tener en cuenta lo señalado en la Resolución Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI - precedente de observancia obligatoria – a fin de determinar previamente el significado conceptual de estos términos.

 

- Se entiende por reproducción la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.[6] En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.[7]

 

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.[8] Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

 

- Se entiende por traducción la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.[9] Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

 

- Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripción, copiar en una parte lo escrito en otra[10]. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida.

 

- Transliteración, escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

 

En el caso concreto, dado que el término CRISTAL, que forma parte del elemento denominativo del signo solicitado CRISTALPLANT, resulta fonéticamente idéntico al único término que conforma la marca notoria (CRISTAL), se trata de la transcripción parcial de la marca notoria CRISTAL.

 

En consecuencia, corresponde determinar si el signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

3.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación

 

El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos, no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy poca.

 

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000[11], el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

El riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el Derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486[12]. A decir de Fernández - Novoa[13], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión[14], y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión[15].

 

El Tribunal de Justicia Europeo en Sentencia del 11 de noviembre de 1997, recaída en el caso Sabel BV contra Puma AG, ha señalado que según los términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva “el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión”[16], con lo cual se encuentra rechazando los argumentos de la primera de las tesis mencionadas.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de fecha 20 de julio del 2005, recaída en el Proceso N° 89-IP-2005, señala que: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 478)”.

 

Cabe precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trata de manera conjunta al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.

 

En atención a lo expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

 

3.1.1 Similitud o conexión competitiva entre los productos

 

En el caso concreto, se advierte que no existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial y los productos que distingue la marca notoria (cerveza, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial), dada su diferente naturaleza y finalidad.

 

En efecto, los productos que pretende distinguir el signo solicitado constituyen productos para el aseo y limpieza, así como productos de tocador, cosméticos y para el cuidado personal, a diferencia de la marca notoria que distingue una bebida hecha a base de cebada y con cierto contenido alcohólico, la cual está dirigida al consumidor en general, que no requiere de conocimientos especializados a fin de adquirir el producto. Además, la infraestructura que se emplea para cada caso es disímil.

 

3.1.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[17] y 156-IP-2005[18].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, debido a la naturaleza de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca notoria, es razonable suponer que los consumidores, en ambos casos, prestarán atención al momento de adquirirlos.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CRISTALPLANT y la marca notoria CRISTAL, desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien comparten la partícula CRISTAL, la presencia de la partícula PLANT en el signo solicitado determina que la pronunciación e impresión sonora sea diferente.

 

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien comparten las grafías que conforman la partícula CRISTAL, difieren por la presencia de la partícula PLANT en el signo solicitado, lo que determina que la escritura e impresión visual de conjunto de los signos sea diferente.

 

3.1.3 Riesgo de confusión y de asociación

 

Por lo expuesto, atendiendo a la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos y a las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, su coexistencia no es capaz de inducir a confusión o asociación al público consumidor.

 

3.2 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

 

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y - sobre todo - a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

 

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo[19].

 

En el caso concreto, no se ha acreditado que Natura Cosméticos S/A aplique o pretenda aplicar la marca notoria CRISTAL a sus propios productos, ya que el signo que pretende registrar es CRISTALPLANT. Además la imagen de una cerveza de gran calidad, sabor y cuerpo que el público asocia con la marca notoria no es transferible a los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, que se pretende distinguir con el signo solicitado.

 

Por lo anterior, el supuesto de que la solicitante pretenda aprovecharse del prestigio de la marca notoria no es aplicable al presente caso.

 

3.3 Dilución de la marca

 

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. Según opinión de la doctrina y jurisprudencia comparada, esta figura sólo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas[20], es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad preeminente.

 

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia[21].

 

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.[22] Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.[23]

 

Dicho autor también precisa - en base a las exigencias demandadas por la doctrina - que los requisitos que permiten acceder a las marcas renombradas a este superior grado de protección son en concreto: “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”[24].

 

En el presente caso, no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL -según lo manifestado en el punto 2.2- no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español – lo que explica que forme parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial –, por lo que no presenta un carácter excepcional o especial.

 

Asimismo, conforme se desprende del informe de antecedentes, en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial existen otras marcas registradas que incluyen o están conformadas por el término CRISTAL/CRYSTAL.

 

En este sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, la marca notoria no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

3.4 Conclusión

 

Habiéndose determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, la Sala considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 977-2006/OSD-INDECOPI de fecha 30 de enero del 2006, que OTORGÓ el registro de la marca de producto CRISTALPLANT, solicitado por Natura Cosméticos S/A (Brasil), para distinguir agua de tocador, agua de colonia, agua de lavanda; aceites esenciales, aceite de trementina para desengrasar, aceites etéreos, aceites de limpieza, aceites para uso cosmético, aceites para perfumes y aromas, aceites de tocador, aceites esenciales cítricos, aceite de jazmín, aceite de lavanda; aceite y jabón de almendras; jabones de tocador; jabón desodorante; cosméticos; kits cosméticos; preparaciones cosméticas para el baño, sales para el baño que no sean para uso médico; desodorante para uso personal; jabón para la sudoración de los pies; shampoos; preparaciones para afeitarse, jabón para afeitarse, lociones para después de afeitarse; algodón hidrófilo para uso cosmético e hisopos de algodón para uso cosmético; tintes para la barba; potpurris aromáticos, madera aromática; dentífricos, enjuagues bucales que no sean para uso médico; leche de almendras para uso cosmético, máscaras de belleza, decolorantes para uso cosmético, sales para blanquear, tiza limpiadora, leche limpiadora para uso cosmético, preparaciones cosméticas reductoras; pomadas y cremas para uso cosmético, lociones para uso cosmético; papel impregnado con lociones cosméticas; cremas para blanquear; maquillaje y preparaciones para el maquillaje, preparaciones para remover el maquillaje, polvos para el maquillaje, máscara, mascarillas de belleza; grasa para uso cosmético; colorantes y tintes para el cabello; aerosol para el cabello, preparaciones para la ondulación del cabello, neutralizantes para permanentes; leche limpiadora para uso cosmético, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; productos depilatorios, cera depilatoria; tintes cosméticos; cremas para blanquear la piel; preparaciones bloqueadoras, preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel; lápices de labios; perfumes de flores, extractos de perfumes de flores, base para perfumes de flores, perfumería, productos perfumados para fumigaciones; lápices y cosméticos para cejas, lápices cosméticos; preparaciones cosméticas para las pestañas; preparaciones para el cuidado de las uñas; barniz y brillo para uñas; adhesivos para usos cosméticos, adhesivos para fijar pestañas postizas; pestañas y uñas postizas, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

 

 

 

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/lp.